De techniekrestrictie in het modellenrecht. Een kritische beschouwing over de juiste interpretatie van artikel 8 Gemeenschapsmodellenverordening

Transcriptie

1 De techniekrestrictie in het modellenrecht Een kritische beschouwing over de juiste interpretatie van artikel 8 Gemeenschapsmodellenverordening Masterscriptie Privaatrecht Naam: D.C. Windeij Studentnummer: Scriptiebegeleider: prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen Universiteit Utrecht 22 april 2010

2 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Lijst met gebruikte afkortingen 4 Proloog 5 Hoofdstuk 1: Introductie van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer Enanef/Eurosolar De apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer Techniek en functie Overzicht 11 Hoofdstuk 2: De techniekrestrictie in het merkenrecht De ratio van het merkenrecht Wat kan een merk zijn? Vormmerken Philips/Remington Casus De beoordeling door het Hof van Justitie De conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer Commentaar op Philips/Remington Conclusie Philips/Remington Lego Conclusie Wezenlijke functionele kenmerken die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven Verhouding merkenrecht en modellenrecht 24 Hoofdstuk 3: Auteursrecht en techniek Wanneer is er sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk? Een eigen, oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker behoudens in geval het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische effect Conclusie auteursrechtelijk beschermd werk Functioneel design Beschermingsomvang Jurisprudentie Tripp Trapp Stokke/Fikszo Conclusie Tripp Trapp Conclusie Verhouding auteursrecht en modellenrecht 41 Hoofdstuk 4: Het modellenrecht De totstandkoming van het modellenrecht Vereisten voor bescherming Een model Nieuwheid Eigen karakter Verschil met het auteursrecht? De techniekrestrictie in het modellenrecht Synergys/Geha 46 2

3 4.3.2 Easydrain Carmo/Reich Europochette Conclusie jurisprudentie Beschermingsomvang Verschil met het auteursrecht? Herleving van de slaafse nabootsing Beschermingscriterium Hyster Karry Krane Vergelijking met functioneel gelijkwaardige alternatieve vormen Conclusie 55 Hoofdstuk 5: Analyse van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer Definitie van de apparaatgerichte en de resultaatgerichte leer Artikel 8 lid 1 GModVo Grammaticale interpretatie Teleologische interpretatie Vergelijking met de Engelse interpretatie Opvattingen in de literatuur Voorstanders van de apparaatgerichte leer Voorstanders van de resultaatgerichte leer De leer van de alternatieve vormgeving Analyse van de interpretaties van de techniekrestrictie Conclusie 69 Hoofdstuk 6: Conclusie Merkenrecht: het Lego-blokje Auteursrecht: de Tripp Trapp Modelrecht: Enanef/Eurosolar 71 Epiloog 73 Literatuurlijst 75 Jurisprudentielijst 76 3

4 Lijst met gebruikte afkortingen AA Ars Aequi Aw Auteurswet 1912 AMI Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht B9 Boek9.nl Bb Bedrijfsjuridische berichten BenGH Benelux-Gerechtshof BIE Bijblad bij de industriële eigendom BMW Benelux Merkenwet BTMW Benelux Tekeningen- en Modellenwet BVIE Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom C.s. Cum suis DW Daan Windeij (toevoegingen bij citaten door de auteur van deze scriptie worden hiermee aangegeven) E.a. En anderen Etc. Etcetera E.v. En volgende GModVo Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen GMVo Gemeenschapsmerkenverordening GvEA Gerecht van Eerste Aanleg HR Hoge Raad HvJ Hof van Justitie IER Intellectuele Eigendom en Reclamerecht M. nt. Met noot van ModRl Modellenrichtlijn MRl Merkenrichtlijn NJ Nederlandse Jurisprudentie NJB Nederlands Juristenblad NtEr Nederlands tijdschrift voor Europees recht P. Pagina Para. Paragraaf PbEG Publicatieblad der Europese Gemeenschappen Rb. Arrondissementsrechtbank R.o. Rechtsoverweging ROW Rijksoctrooiwet Vtn. Voetnoot Vzr. Voorzieningenrechter 4

5 Proloog Wat mij fascineert in het intellectueel eigendomsrecht zijn de verschillende rechtsgebieden die in het leven zijn geroepen voor de verschillende immateriële prestaties. Elk rechtsgebied kent haar eigen beschermingsregime speciaal ontworpen met in gedachten het object waaraan bescherming wordt verleend. Dat heeft tot gevolg dat de beschermingsomvang qua duur en inhoud per rechtsgebied aanzienlijk kan verschillen. Zo kan een merk in beginsel eeuwigdurende bescherming genieten, terwijl een uitvinding in beginsel maximaal 20 jaar beschermd kan worden door middel van een octrooi. Daarnaast wordt in het auteursrecht de geestelijke creatie (corpus mysticum) van de maker beschermd en ontstaat het recht van rechtswege, terwijl in het merkenrecht slechts beschermd wordt wat is ingeschreven als merk in het merkenregister. Deze verschillen zijn mijns inziens verklaarbaar en gerechtvaardigd, omdat per rechtsgebied de belangen van de rechthebbende van de intellectuele prestatie worden afgewogen tegen het belang van de concurrentie en het publiek om deze prestaties eveneens te kunnen toepassen. Het is niet meer dan logisch dat de afweging van deze belangen per rechtsgebied zal leiden tot een unieke uitkomst. Het intellectueel eigendomsrecht is in theorie dan ook keurig geordend en nauwkeurig geregeld. Wie een boek schrijft, kan zich beroepen op het auteursrecht voor bescherming van zijn intellectuele prestatie. Als iemand een medicijn uitvindt, zal hij een octrooi kunnen aanvragen. Gebruikt iemand een teken om zijn producten of diensten te onderscheiden, dan zal hij dit teken in beginsel kunnen registreren als merk. Helaas is de praktijk minder rooskleurig. Ten eerste ontstaan er nieuwe ontwikkelingen die een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming lijken te vereisen, maar waarvoor geen eigen wettelijk stelsel is ontworpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan software en domeinnamen. Er kan weliswaar (een mate van) bescherming verleend worden aan deze fenomenen binnen respectievelijk het auteursrecht en merk- en handelsnamenrecht, maar het moge duidelijk zijn dat het auteursrecht 1 noch het merk- en handelsnamenrecht geschreven zijn met het oog op deze ontwikkelingen. Het is dus noodzakelijk dat bepaalde regimes, zoals het auteursrecht, een zekere mate van flexibiliteit bezitten, zodat nieuwe ontwikkelingen zonder al teveel moeite opgenomen kunnen worden in het bestaande stelsel. Het heeft echter ook tot gevolg dat bepaalde criteria kunnen vervagen. 2 Ten tweede is het mogelijk dat een bepaald object voor verschillende beschermingsregimes in aanmerking komt. Immers, een bepaald product, zoals bijvoorbeeld een uniek ontworpen parfumfles, kan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, maar waarschijnlijk eveneens voor modelrechtelijke bescherming. Voorts is het denkbaar dat de parfumfles als vormmerk geregistreerd kan worden, mits de fles als teken geschikt is om de waren te onderscheiden. Op zichzelf leidt samenloop van verschillende beschermingsregimes niet tot problemen. In beginsel kunnen de verschillende beschermingsregimes cumulatief worden toegepast, wat in de praktijk dan ook veelvuldig voorkomt. Echter, verruiming van bestaande regimes in combinatie met veelvuldige samenloop van deze regimes kan leiden tot vervaging tussen de grenzen van de keurig geordende intellectuele eigendomsrechten. Cru gezegd, heeft het modellenrecht nog wel bestaansrecht als er vrijwel altijd eveneens een beroep kan worden gedaan op het auteursrecht? Waarom zou je een product laten registreren als model als het product eveneens voor eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt? 1 Er bestaat een Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s, Richtlijn 91/250/EEG, welke is geïmplementeerd in de Auteurswet. Deze richtlijn is juist een illustratie van het vereiste dat de regimes een bepaalde mate van flexibiliteit moeten bezitten om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen nemen binnen het wettelijk stelsel. Dit geldt met name voor het auteursrecht. 2 Zie voor een kritische beschouwing over de ruime toepassing van het auteursrecht: P.B. Hugenholtz, Auteursrecht op alles, NJB 2008, 7, p

6 In mijn scriptie wil ik het modellenrecht als uitgangspunt nemen. Ik heb daarvoor gekozen, omdat het modellenrecht vaak kan samenlopen met het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht. Ik wil graag onderzoeken hoe het modellenrecht dient te worden afgebakend ten opzichte van de andere rechtsgebieden. Daarvoor heb ik de techniekrestrictie 3 in het modellenrecht als specifiek onderwerp van mijn scriptie gekozen. De onderzoeksvraag van mijn scriptie luidt: Hoe dient in het modellenrecht de uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald te worden geïnterpreteerd? Deze onderzoeksvraag is gebaseerd op artikel 8 lid 1 van de Verordening EG nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. Artikel 8 lid 1 GModVo luidt: Een recht op een Gemeenschapsmodel geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Artikel 3.2 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom heeft een soortgelijke strekking. Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE luidt: Van de bescherming uit hoofde van deze titel zijn uitgesloten: a. de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald Ik heb gekozen voor de interpretatie van artikel 8 lid 1 GModVo als centraal thema in mijn scriptie, omdat dit artikel in de eerste plaats de grens tussen het modellenrecht en het octrooirecht lijkt af te bakenen. Immers, uitsluitend het octrooirecht kan techniek beschermen, althans zo lijkt de heersende gedachte te zijn. Echter, de techniekrestrictie is eveneens een heet hangijzer gebleken (en is het nog steeds) in het merkenrecht en het auteursrecht. Een bepaalde interpretatie van artikel 8 lid 1 GModVo leidt onvermijdelijk tot een indirecte afbakening tussen het modellenrecht en het auteursrecht en merkenrecht. Bij de interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht spelen twee leerstellingen een belangrijke rol, namelijk de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Deze leren zijn geïntroduceerd in het proefschift van Quaedvlieg. 4 De apparaatgerichte leer schrijft voor dat beoordeeld moet worden of de vormgeving van het model wordt gedicteerd door de techniek. Is dat het geval dan kan het model of de desbetreffende kenmerken van het model niet beschermd worden. De resultaatgerichte leer hanteert als maatstaf dat beoordeeld dient te worden of het resultaat door middel van andere technische alternatieven kan worden bereikt. Zijn er technische alternatieven beschikbaar dan kan het model worden beschermd. Is er maar één weg om het resultaat te bereiken dan zijn de kenmerken die noodzakelijk zijn om dit resultaat te bereiken van bescherming uitgesloten. In mijn scriptie zal ik deze leren uitgebreid beschouwen en in mijn conclusie zal ik aangeven wat in mijn ogen de juiste interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht dient te zijn. 3 De term techniekrestrictie is afkomstig van J.H. Spoor in zijn noot bij het Philips/Remington-arrest in NJ 2003, 481. Hierna zal ik deze term eveneens gebruiken als afkorting van de uitsluiting van kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. 4 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31 e.v. 6

7 Hoofdstuk 1: Introductie van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer 1.1 Enanef/Eurosolar In het vonnis 5 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 4 maart 2008 kwam de volgende situatie aan bod. Enanef Limited is houdster van een gemeenschapsmodel ingeschreven onder nummer Het model betreft een trainingsapparaat waarmee de been- en buikspieren kunnen worden getraind. De modelinschrijving bevat de volgende afbeeldingen: Eurosolar BV biedt een trainingsapparaat aan onder de naam Leg Trainer Pro. Eurosolar geeft op haar website aan dat de Leg Trainer Pro geschikt is om de benen, billen en heupen te trainen en in vorm te brengen. Op haar website heeft Eurosolar de volgende afbeeldingen van de Leg Trainer Pro weergegeven 6 : Op grond van deze omstandigheden heeft Enanef Eurosolar gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Enanef stelde dat de Leg Trainer Pro inbreuk maakt op haar modelrecht. Eurosolar stelde dat artikel 8 GModVo bepaalt dat er geen modelrecht 5 Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar) m. nt. J.L.R.A.H. 6 Vindplaats: onder kopje Leg Trainer Pro. Geraadpleegd op 6 april

8 geldt voor de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Enanef had ter zitting echter uitvoerig betoogd dat Eurosolar tal van mogelijkheden had om hetzelfde technische resultaat te behalen zonder de kenmerken van het model over te nemen. De voorzieningenrechter hakt een knoop door in zijn vonnis en geeft in rechtsoverweging 4.5 ronduit te kennen: Bij de beoordeling is een apparaatgerichte maatstaf in aanmerking te nemen. Het gaat er dus om of de kenmerken van het apparaat door de technische functie worden bepaald. In rechtsoverweging 4.6 licht de voorzieningenrechter zijn oordeel nader toe: De voorzieningenrechter begrijpt dat Enanef in het modelrecht een plaats zou willen geven aan de zogenoemde resultaatgerichte leer. Het modelrecht is evenwel nog minder dan het merkenrecht aangewezen voor toepassing van deze leer (vergelijk voor het merkenrecht HvJ EG 18 juni 2002, Philips/Remington). De resultaatgerichte leer zou immers met zich meebrengen dat techniek welke principieel vrij is het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi en ook equivalenten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn. Op grond van deze overwegingen komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat er een aanmerkelijke kans bestaat dat de bodemrechter het model van Enanef in het licht van artikel 8 GModVo nietig zal verklaren. Dientengevolge worden de vorderingen van Enanef afgewezen en wordt zij tevens in de proceskosten veroordeeld. Dit vonnis lijkt duidelijkheid te verschaffen. De voorzieningenrechter geeft onomwonden te kennen dat de apparaatgerichte maatstaf gehanteerd dient te worden bij artikel 8 GModVo, wijst de resultaatgerichte leer uitdrukkelijk af en motiveert waarom hij deze keuze maakt. Echter, Huydecoper 7 geeft in zijn noot te kennen dat hij van mening is dat de apparaatgerichte leer niet toegepast dient te worden in het modellenrecht. Volgens hem wordt het uiterlijk van modellen in heel veel gevallen door de functionaliteit bepaalt. Als voorbeeld noemt hij een koffiekopje. Een koffiekopje bestaat meestal uit twee elementen, te weten een kom met een open bovenzijde dat als functie heeft de warme vloeistof te bewaren en een handvat, of een oortje, dat als functie heeft de gebruiker het kopje gemakkelijk op te kunnen laten tillen zonder zijn vingers te branden. Volgens Huydecoper zou de apparaatgerichte leer tot gevolg hebben dat het koffiekopje niet beschermd zou kunnen worden in het modellenrecht, althans niet wat betreft deze functionele elementen. Huydecoper voegt hieraan toe dat men zonder moeite tientallen andere voorbeelden zou kunnen noemen waarvoor hetzelfde geldt als voor het koffiekopje, zoals serviesgoed, bestek, allerlei verpakkingen, meubels, apparatuur en schoeisel. De voortbrengsels van deze voorbeelden zullen nagenoeg allemaal primair bepaald zijn door de functie en dus in het licht van de apparaatgerichte maatstaf niet in aanmerking komen voor bescherming in het modellenrecht. Huydecoper komt dus tot de conclusie dat de apparaatgerichte leer in het modellenrecht tot gevolg zou hebben dat een groot aantal producten niet langer voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, althans niet voor wat betreft hun vormgeving. Zijn conclusie luidt dan ook: Ik hoop hiermee te hebben aangetoond dat een apparaatgerichte uitleg van de art. 8 GmodV, art. 7 lid 1 ModRl en art. 3.2 lid 1 onder a. BVIE inderdaad leidt tot wat ik daar eerder 7 J.L.R.A. Huydecoper in zijn noot bij Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar). 8

9 van heb gezegd: een vergaande uitholling van datgene waar het bij modelbescherming juist om te doen is: de verdienstelijke vormgeving van het uiterlijk van voortbrengsels waarvan het uiterlijk geheel of voor een zeer groot deel met functionele en/of technisch bepaalde eigenschappen samenvalt, of minstens: daarmee moet sporen. In deze naar eerste indruk relatief eenvoudige zaak staan dus twee opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. De opvatting van de voorzieningenrechter dat de apparaatgerichte leer als maatstaf moeten worden toegepast in het modellenrecht, omdat de resultaatgerichte leer in het modellenrecht nog minder dan in het merkenrecht is aangewezen voor toepassing staat tegenover de opvatting van Huydecoper die stelt dat toepassing van de apparaatgerichte leer in het modellenrecht zal leiden tot een vergaande uitholling van het modellenrecht, wat tot gevolg heeft dat het modellenrecht slechts een marginale plaats zal overhouden. Het is mijn bedoeling om in deze scriptie deze twee leren nader te beschouwen evenals de uitsluiting van technisch bepaalde kenmerken in het merkenrecht en het auteursrecht. In mijn conclusie zal ik op deze zaak terugkomen en dan aangeven wat mijns inziens de juiste maatstaf is die in deze zaak toegepast dient te worden. 1.2 De apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer Het is voor de formulering van een antwoord op de onderzoeksvraag van belang om een goed beeld te hebben van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer. Wat houden deze leren nu precies in? Wat is de juiste definitie van deze termen en wat is hun juridische status? De apparaatgerichte en resultaatgerichte leer worden voor het eerst vermeld in het proefschrift 8 van Quaedvlieg. Quaedvlieg beschouwt hierin artikel 2 lid 1 van de Benelux Tekeningen en Modellenwet. De BTMW werd later gewijzigd door de modellenrichtlijn 9 en is inmiddels is opgevolgd door de BVIE. Echter, ten tijde van het proefschrift van Quaedvlieg luidde artikel 2 lid 1 BTMW als volgt: Van de bescherming uit hoofde van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Quaedvlieg merkt op dat in deze bepaling een eigenaardige dubbelzinnigheid zit opgesloten. 10 Als voorbeeld noemt hij een kurkentrekker met schroefdraad. De vorm van het handvat is niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een technisch effect en biedt veel vrijheid aan de ontwerper, maar de schroefdraad daarentegen verschaft niet een dergelijke vrijheid. Volgens Quaedvlieg kan men met betrekking tot de schroefdraad twee kanten op redeneren. Men zou kunnen stellen dat de vorm van de schroefdraad noodzakelijk is voor het verkrijgen van het technisch effect en er geen mogelijkheid bestaat om de vorm te veranderen. Quaedvlieg noemt deze benadering apparaatgericht. In deze benadering worden de elementen onderscheiden die al dan niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van het technisch effect. In het voorbeeld is volgens deze redenering de vorm van het handvat niet noodzakelijk om het technisch effect te verkrijgen, maar de vorm van de schroefdraad wel. Men kan ook een andere redering volgen. De schroefdraad is niet noodzakelijk om het technisch effect, namelijk het ontkurken van een fles, te bereiken. Er bestaan immers ook andere methoden om een kurk te trekken. Als voorbeeld noemt Quaedvlieg de methode die veel gebruikt wordt door Franse obers, waarin het model geen schroefdraad heeft maar twee dunne metalen lippen die tussen de fles en de kurk ingeschoven kan worden om de fles op deze wijze te ontkurken. Volgens deze redenering is de (vorm van de) schroefdraad niet noodzakelijk om het technisch effect te verkrijgen. Quaedvlieg noemt deze benadering resultaatgericht. 8 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31 e.v. 9 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen. 10 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p

10 De apparaatgerichte leer heeft dus tot gevolg dat techniek altijd uitgesloten wordt van bescherming in het modellenrecht, terwijl de resultaatgerichte leer toestaat dat techniek beschermd kan worden zolang er alternatieven bestaan om hetzelfde technische effect te verkrijgen. Overigens dienen beide leren wel op een redelijke wijze te worden uitgelegd. Ten aanzien van de resultaatgerichte leer meent Verkade 11 overigens zonder de resultaatgerichte leer expliciet te noemen dat, indien men lang genoeg zoekt, er altijd wel andere, afwijkende vormen met hetzelfde technisch effect gevonden zou kunnen worden. Verkade meent dat er sprake dient te zijn van hic et nunc realiter beschikbare alternatieven waarmee eenzelfde technisch effect (praktische bruikbaarheid) kan worden bereikt. 12 Ook mag de apparaatgerichte leer er niet toe leiden dat het hele model van bescherming wordt uitgesloten indien het model een technisch aspect heeft en zelfs niet als het model grotendeels bestaat uit technisch bepaalde kenmerken. 13 De apparaatgerichte leer zal er wel toe leiden dat de technisch bepaalde kenmerken niet voor bescherming in aanmerking komen, maar desalniettemin kunnen de andere kenmerken beschermd worden. Zo zal het kenmerk dat een stoel vier poten heeft of bepaalde afmetingen moet hebben niet voor bescherming in aanmerking komen, maar een uniek gevormde armleuning wel. Interessant is dat bijna 25 jaar geleden reeds hetzelfde vraagstuk bestond omtrent de kwestie hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht geïnterpreteerd diende te worden. Weliswaar is de BTMW inmiddels vervallen, hetzelfde probleem doet zich voor in het huidige modellenrecht, zoals in de Enanef/Eurosolar zaak wordt geïllustreerd. Eveneens is interessant dat Quaedvlieg in zijn proefschrift de apparaatgerichte leer aanhangt, terwijl Verkade geen probleem lijkt te hebben met het hanteren van redelijke alternatieven bij de uitleg van de techniekrestrictie, net zoals de voorzieningenrechter en Huydecoper van mening verschillen ten aanzien van de situatie in Enanef/Eurosolar. 1.3 Techniek en functie Net zoals de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer gedefinieerd dienen te worden voor een helder begrip van het onderwerp, lijkt het mij ook nuttig om de termen techniek, technisch effect, technische functie, technische uitkomst of andere termen met een soortgelijke strekking toe te lichten. Het is echter lastig om een nauwkeurige definitie te geven van deze begrippen. Quaedvlieg lijkt techniek te omschrijven als apparatuur, verrichtingen of een bedrevenheid, die gericht zijn op het bereiken van een praktisch resultaat. 14 Volgens Pinckaers kan een maatregel als technisch worden aangemerkt indien deze volgens de natuurwetten een controleerbare oplossing geeft voor een probleem. 15 Onder het begrip technisch effect in artikel 2 lid 1 BTMW (oud) werd door Van Nieuwenhoven Helbach 16 en Verkade 17 hetzelfde verstaan als het begrip uitkomst in artikel 3 ROW 1910 (oud). Beiden geven aan dat er sprake is van een technisch effect als de vormgeving van invloed is op de gebruiksfunctie van het model. Van Engelen sluit zich hierbij aan en meent dat van een technisch effect sprake is wanneer de vorm van belang is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het voorwerp. 18 Mijns inziens is van een technische functie sprake indien een vorm of een kenmerk van een vorm een praktisch nut oplevert of het gebruik van het product bevordert of vergemakkelijkt. In ieder geval is er 11 D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p Idem. 13 A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p Idem, p J.C.S. Pinkaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: D.J.G. Visser, D.W.F. Verkade, Een eigen oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor, DeLex Amsterdam 2007, p E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Technische modellen, BIE 1986, p D.W.F. Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, Kluwer Deventer 1985, p Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, Tjeenk Willink Zwolle 1994, p

11 geen sprake van techniek indien de vorm vanuit esthetische overwegingen is gekozen en als doel heeft de fraaiheid ervan te vergroten. 1.4 Overzicht In dit hoofdstuk is aan de hand van het Enanef/Eurosolar vonnis de probleemstelling geïntroduceerd. In de hoofdstukken 2 en 3 zal ik respectievelijk in het merkenrecht en auteursrecht nagaan hoe de techniekrestrictie in de desbetreffende rechtsgebieden wordt gehanteerd. In hoofdstuk 4 zal ik het systeem van het modellenrecht schetsen en aangeven hoe er in de jurisprudentie nu wordt omgesprongen met de techniekrestrictie in het modellenrecht. In hoofdstuk 5 zal ik de resultaatgerichte en apparaatgerichte leer nader beschouwen en de verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 8 GModVo onder de loep nemen. Uiteindelijk zal ik in hoofdstuk 6 een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag en de door mij gekozen interpretatie van de techniekrestrictie verdedigen. 11

12 Hoofdstuk 2: De techniekrestrictie in het merkenrecht In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de voorzieningenrechter in Enanef/Eurosolar verwijst naar het Philips/Remington-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ter motivatie van zijn keuze voor de apparaatgerichte leer in het modellenrecht. 19 In dit hoofdstuk zal ik de weigering van tekens die bestaan uit een vorm die uitsluitend door de technische functie worden bepaald beschouwen. Voordat ik daaraan toekom zal ik een korte schets geven van de ratio van het merkenrecht. Daarna zal ik aan de hand van het Philips/Remington-arrest aangeven wat nu de heersende leer is bij het hanteren van de techniekrestrictie in het merkenrecht. Voorts zal ik het vraagstuk met betrekking tot de techniekrestrictie in het Lego-arrest beschouwen. In mijn conclusie van dit hoofdstuk zal ik aangeven hoe de criteria van het Philips/Remington-arrest mijns inziens geïnterpreteerd dienen te worden en aangeven of het merkenrecht een aanwijzing geeft dat deze criteria eveneens kunnen worden toegepast in het modellenrecht. 2.1 De ratio van het merkenrecht Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding of individualisering van waren of diensten in het economische verkeer. 20 Het merkenrecht heeft als doel het verband te beschermen tussen de gebruiker van het merk en de waren of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt. 21 Enerzijds worden hiermee de belangen van de merkhouder beschermd, omdat hij kan optreden tegen concurrenten die dit verband verstoren door bijvoorbeeld een overeenstemmend teken te gebruiken ter onderscheiding van hun waren of diensten. Anderzijds worden ook de belangen van het publiek beschermd doordat er geen onjuiste voorstelling van zaken kan worden gegeven van de waren of diensten die worden aangeboden, bijvoorbeeld doordat er gesuggereerd wordt dat de waren of diensten afkomstig zijn van een bepaalde onderneming terwijl zij dat in feite niet zijn. Over de functies van het merk is in de literatuur veel gedebatteerd. Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat de herkomstfunctie de meest belangrijke en wezenlijke functie van het merk is. 22 De consument of de eindgebruiker dient de waren of diensten te kunnen onderscheiden van andere waren of diensten zodat de consument of eindgebruiker bij een positieve ervaring in staat is om deze waren of diensten opnieuw te kunnen aanschaffen. De herkomstfunctie houdt niet in dat de consument of eindgebruiker ook daadwerkelijk weet van welke onderneming de waren of diensten afkomstig zijn. Het is voldoende dat de consument of eindgebruiker op grond van het merk kan begrijpen dat de waren of diensten afkomstig zijn van een bepaalde onderneming en deze kan onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen. 23 De herkomstfunctie is echter niet de enige functie van het merk. Zo heeft een merk tevens een kwaliteitsfunctie, waardoor aan een merk een bepaalde kwaliteit kan worden toegedicht. Verder bezit een merk een reclamefunctie. 24 Vooral bij consumentenproducten zal een merk door middel van reclame moeten worden gepromoot, zodat het merk als communicatiemiddel fungeert tussen de onderneming die het merk gebruikt en de consument. Overigens kan een merk mede door deze functies een bepaalde reputatie of goodwill verwerven. De goodwill van het merk vormt vooral bij merken met een prestigieuze of luxueuze reputatie dan een functie van het merk zelf. Dit wordt de goodwillfunctie genoemd. 25 Zo zal een baseball petje of een laptop met het merk van Ferrari erop 19 Vzr. Rb. Den Haag 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar) m. nt. J.L.R.A.H, r.o T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p Idem, p HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS (Arsenal/Reed) r.o T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p Voor een voorbeeld in de jurisprudentie waarin de reclamefunctie expliciet wordt vermeld: HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m. nt. DWFV (Rover/Robelcocar) r.o T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p

13 profiteren van de reputatie van de luxe sportwagenfabrikant, ook al is het duidelijk dat het petje of de laptop niet afkomstig zijn van de sportwagenfabrikant zelf. Het merk vervult dan geen herkomstfunctie of kwaliteitsfunctie, maar een goodwillfunctie. De functies van het merk zijn niet duidelijk van elkaar te scheiden en overlappen elkaar. Zo beschouwt het Hof van Justitie de kwaliteitsfunctie als onderdeel van de herkomstfunctie. 26 Hoewel het Hof de herkomstfunctie nog steeds als de wezenlijke functie van het merk beschouwt, erkent zij ook de andere functies van het merk en heeft uitgemaakt dat een merkhouder onder omstandigheden eveneens kan optreden tegen gebruikers van een teken die niet de herkomstfunctie verstoren, maar wel een van de andere functies van het merk. 27 Niettemin zijn de functies van het merk mijns inziens een logisch uitvloeisel van de ratio van het merkenrecht, namelijk het beschermen van het verband tussen de gebruiker van het merk en de waren of diensten waarvoor het merk wordt gebruikt. De herkomstfunctie lijkt mij als wezenlijke functie dan ook primair gericht om dit verband te beschermen. De overige functies van het merk ondersteunen de bescherming van dit verband, waarbij de ene keer voornamelijk de belangen van de consument of eindgebruiker worden beschermd, zoals bij de kwaliteitsfunctie, en de andere keer de belangen van de gebruiker van het merk, zoals bij de goodwillfunctie. 2.2 Wat kan een merk zijn? Nu de ratio van het merkenrecht is besproken, stuit men op de volgende vraagstuk: wat is een merk? Artikel 2.1 lid 1 BVIE 28 verschaft een definitie van het begrip merk: Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te scheiden. In het wetsartikel worden drie vereisten genoemd. Er dient sprake te zijn van een teken (1) dat vatbaar is voor een grafische voorstelling (2) en geschikt is om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden (3). Het begrip teken moet zeer ruim worden uitgelegd, zoals ook blijkt uit de uitgebreide en niet limitatieve opsomming van voorbeelden. Het begrip teken lijkt slechts te vereisen dat het in staat moet zijn om door het in aanmerking komende publiek opgemerkt te worden als signaal. 29 De eis dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling houdt niet in dat het teken visueel waarneembaar moet zijn. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat een teken, dat niet visueel waarneembaar is, ingeschreven kan worden als merk mits het teken vatbaar is voor grafische voorstelling door middel van figuren, lijnen of lettertekens en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. 30 Het derde vereiste bepaalt dat het teken geschikt moet zijn om waren of diensten te onderscheiden. Dit betekent dat een merk voldoende onderscheidend vermogen moet bezitten. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat het merk zich dient te lenen om de waar of dienst waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd als van een bepaalde onderneming afkomstig te identificeren en dus om deze waar van die van 26 Het Hof van Justitie spreekt over een herkomstgarantiefunctie. HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 (Arsenal/Reed) m. nt. MRM r.o. 50, 60 en HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, NJ 2009, 576 m. nt. JHS (L Oréal/Bellure) r.o. 58, 65. Het Hof noemt als andere functies: de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Mijns inziens stemmen deze functies (grotendeels) overeen met de functies die hierboven besproken zijn, maar het moge duidelijk zijn dat de functies niet helder van elkaar zijn afgebakend. Zie ook: HvJ EG 23 maart 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08. B (Google Adwords) r.o Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 4 van de Verordening EG nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en artikel 2 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten (MRl). 29 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, NJ 2003, 600 m. nt. JHS (Sieckmann) r.o

14 andere ondernemingen te onderscheiden. 31 Bij de beoordeling of hiervan sprake is gaat het om de wijze waarop het relevante publiek het teken percipieert Vormmerken In artikel 2.1 lid 1 BVIE worden de vormen van waren of van verpakking uitdrukkelijk vermeld als een voorbeeld van wat een teken zou kunnen zijn. Op zichzelf is dit ook helemaal niet vreemd, omdat vormen van waren geschikt kunnen zijn om te fungeren als merk. Als bekend voorbeeld hiervoor kan gedacht worden aan het gedraaide Coca Cola-flesje. Immers, dit flesje is als teken (1) geschikt om de waar te onderscheiden (2) van die van andere ondernemingen en is vatbaar voor grafische voorstelling (3) door middel van het deponeren van foto s of tekeningen van het flesje. Toch is bescherming van vormmerken in Nederland pas erkend sinds de invoering van de BMW in De erkenning van vormmerken heeft een belangrijke behoefte in het merkenrecht vervuld, 33 maar desalniettemin zijn vormmerken met de nodige wantrouwen beschouwd. Zo zijn vormen van huis uit meestal ongeschikt om waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. Immers, het relevante publiek zal de vorm in beginsel niet als onderscheidingsteken opvatten. 34 Een vorm zal dus in beginsel als merk worden geweigerd, omdat het voldoende onderscheidend vermogen ontbeert. Dit gebrek aan onderscheidend vermogen kan echter wel weer gecompenseerd doordat het merk door middel van inburgering alsnog voldoende onderscheidend vermogen verwerft. 35 Het Hof van Justitie lijkt echter wel van mening te zijn dat alleen een vorm, die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, onderscheidend vermogen kan bezitten. 36 Ook vermeldt artikel 2.1 lid 2 BVIE een drietal absolute uitsluitingsgronden specifiek met betrekking tot vormmerken. Artikel 2.1 lid 2 BVIE 37 luidt: Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Ten eerste zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar worden bepaald uitgesloten van het merkenrecht. De ratio hierachter is dat concurrenten niet beperkt mogen worden in het gebruik van een vorm die onontbeerlijk is voor het vervaardigen of in het verkeer brengen van een waar, zoals bijvoorbeeld de vorm van een rechthoek voor een schilderij en een oor en een tuit voor een theepot. 38 Ten tweede zijn vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming. Met de waarde van de waar wordt de intrinsieke waarde van het product bedoelt, immers de vormgeving van de waar zal vrijwel altijd wel enige aantrekkelijkheidswaarde bevatten. 39 Hoewel het in de praktijk vaak lastig te bepalen is of een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, wordt de uitsluitingsgrond in ieder geval gehanteerd voor producten die voornamelijk om hun vormgeving worden aangeschaft, zoals vazen, serviezen, beeldhouwwerken, etc. Als derde weigeringsgrond wordt genoemd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Met deze bepaling wordt de techniekrestrictie in het merkenrecht geïntroduceerd. De toelichting van het BBIE geeft aan dat het 31 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m. nt. DWVF (Windsurfing Chiemsee) r.o T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p Idem, p HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/BHIM) r.o HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) r.o HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/BHIM) r.o Soortgelijke bepalingen zijn te vinden in artikel 7 lid 1 sub e GMVo en artikel 3 lid 1 sub e MRl. 38 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p Idem, p

15 begrip technische uitkomst ruimer is dan het begrip uitvinding in het octrooirecht. De toelichting vermeldt: 40 Om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, is het dus niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen. Het merkenrecht is niet bestemd om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden. Op het eerste gezicht lijkt er een contradictie te bestaan tussen de eerste en de tweede zin. Eerst wordt aangegeven dat het octrooirecht niet betrokken mag worden bij de beoordeling of een vorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt en daarna wordt aangegeven dat het merkenrecht niet mag dienen om eeuwigdurende bescherming te verlenen aan vormen die door andere in tijd beperkte intellectuele eigendomsrechten beschermd kunnen worden. Bij nader inzien dient deze schijnbare contradictie te worden gerelativeerd. In het licht van het Burberry s I-arrest 41 dient de uitzonderingsgrond niet te worden opgevat als een regeling ter voorkoming van samenloop met andere intellectuele eigendomsrechten, maar dient deze uitsluitingsgrond te worden opgevat dat aldus voorkomen wordt dat een merkhouder een eeuwigdurend monopolie zou kunnen verkrijgen op technisch bepaalde of functionele kenmerken van een waar, waardoor concurrenten beperkt worden in het aanbieden van waren met deze kenmerken Philips/Remington Het vraagstuk dat in dit hoofdstuk centraal staat is waarom de voorzieningenrechter in het Enanef/Eurosolar-vonnis ter rechtvaardiging voor apparaatgerichte leer in het modellenrecht verwijst naar het Philips/Remington-arrest. In het bovenstaande is kort de regeling van vormmerken in het merkenrecht besproken. Daaruit bleek dat een van de drie uitzonderingsgronden van het merkenrecht met betrekking tot vormen aangaf dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet als merk kunnen worden beschouwd. Hoewel de ratio achter deze uitzonderingsgrond al is aangegeven, blijft de vraag hoe deze uitzonderingsgrond in de praktijk moet worden toegepast. Het Hof van Justitie heeft hierover zijn licht laten schijnen in het Philips/Remington-arrest Casus Philips ontwikkelde in 1966 een nieuw type elektrisch scheerapparaat met een bovenstuk bestaande uit drie roterende scheerkoppen. In 1985 registreerde Philips een merk dat bestond uit de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van dit type scheerapparaat. De grafische voorstelling ziet er als volgt uit: 40 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Te vinden op: 41 Idem. 42 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington). 15

16 Remington heeft vanaf 1995 een scheerapparaat aangeboden dat eveneens drie roterende scheerkoppen bevat en waarvan de configuratie lijkt op die van Philips. Philips heeft zich op het standpunt gesteld dat de scheerapparaat van Remington inbreuk maakt op haar merkrecht. Remington vordert in reconventie de nietigverklaring van het merk. De Engelse rechter, die de zaak behandelt, vraagt het Hof van Justitie om uitleg van artikel 3 lid 1 sub e MRl en vraagt of, bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, het relevant is dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Artikel 3 lid 1 sub e MRl luidt: 1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: ( ) e. tekens die uitsluitend bestaan uit: - de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of - de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of - de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft Philips heeft aangevoerd dat deze bepaling de strekking heeft om te voorkomen dat de merkhouder een monopolie kan bezitten op een technische uitkomst. Als er echter voldoende alternatieven bestaan die de concurrent evengoed had kunnen toepassen, dan worden de concurrenten niet onredelijk in hun vrijheid beperkt en zou de desbetreffende vorm, die een technische uitkomst vertolkt, mogen worden ingeschreven als merk. Volgens Philips bestaan er talrijke alternatieve oplossingen waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen. Remington voerde aan dat artikel 3 lid 1 sub e MRl niet vereist dat de vorm die een functie vervult de enige vorm is die deze functie kan vervullen. De uitleg die Philips geeft aan artikel 3 lid 1 sub e zou de bescherming van het algemeen belang niet kunnen verzekeren De beoordeling door het Hof van Justitie Het Hof van Justitie begint met het uitleggen van de ratio van artikel 3 lid 1 sub e MRl. Het Hof overweegt: 44 De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. Het Hof zet dus uiteen waarvoor de weigeringsgronden bedoeld zijn. De weigeringsgronden verhinderen dat het merkrecht verder gaat dan het beschermen van tekens waarmee de merkhouder zijn waren of diensten kan onderscheiden. Onderscheiden is dus de kernfunctie van het merk, zoals in het begin van dit hoofdstuk is besproken. De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e MRl (en tevens artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 7 lid 1 sub e GMVo) geven in zekere mate de grenzen van het merkenrecht aan en moeten worden uitgelegd in het licht van de ratio van het merkenrecht. 44 Idem, r.o

17 Voorts gaat het Hof ertoe over om de uitsluiting van de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen te beschouwen. Het Hof overweegt dat artikel 3 lid 1 sub e MRl een doel van algemeen belang nastreeft, namelijk dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt. 45 Aldus staat het merkenrecht niet toe dat de merkhouder een merk in kan schrijven op grond waarvan hij de uitsluitende rechten op technische oplossingen kan verkrijgen of bestendigen. De conclusie van het Hof luidt dan ook: 46 Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten. (onderstreping toegevoegd, DW) Het Hof geeft dus uitdrukkelijk aan dat het bestaan van alternatieven die dezelfde technische uitkomst beogen niet relevant is bij de toepassing van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl. Voldoende is dat de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven De conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer Interessant is wat advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer overweegt in zijn conclusie met betrekking tot de uitsluiting van tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Hij komt tot de conclusie dat artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl als doel heeft te voorkomen dat het door het merkenrecht verleende exclusieve en duurzame recht gebruikt wordt ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen. 47 Hij noemt daarbij expliciet het octrooirecht en het modellenrecht. Hij vervolgt dat als deze uitsluiting niet zou bestaan, het gemakkelijk zou zijn om het in het algemeen belang zijnde evenwicht te verstoren dat moet bestaan tussen een juiste beloning van het streven naar innovatie door het verlenen van een exclusieve bescherming en de bevordering van de industriële ontwikkeling door aan deze bescherming een termijn te stellen, zodat het product na afloop van deze periode vrij beschikbaar komt. Volgens Ruiz-Jarabo Colomer heeft de gemeenschapswetgever met artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl de werkingsfeer van merkenrechtelijke bescherming willen afbakenen van die van octrooirechtelijke bescherming. Daarop voortbouwend stelt hij dat op dezelfde wijze moet onderscheid worden gemaakt tussen de respectieve werkingssferen van octrooien en modellen. 48 Hij vergelijkt de formulering van de uitsluitingsgrond van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl met die van artikel 7 lid 1 ModRl. Ruiz-Jarabo Colomer constateert dat de formuleringen van deze uitsluitingsgronden niet geheel overeenstemmen. Met betrekking hierop overweegt hij: 49 Dit verschil is niet willekeurig. Terwijl de eerstgenoemde richtlijn (modellenrichtlijn, DW) de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald ongeschikt verklaart, sluit de laatstgenoemde richtlijn (merkenrichtlijn, DW) de tekens 45 Idem, r.o Idem, r.o Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Philips/Remington) para. 30 e.v. 48 Idem, para Idem, para

18 die uitsluitend bestaan uit de vorm van een waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen van bescherming uit. Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer veronderstelt dat de uitzonderingsgrond van artikel 7 lid 1 van de ModRl strengere eisen stelt dan de uitzonderingsgrond van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl. Artikel 7 lid 1 ModRl in aanmerking nemend, overweegt hij: 50 Het betrokken kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie bepaalt de vorm (form follows function). Dat betekent dat een functioneel model toch in aanmerking kan komen voor bescherming voor zover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. (onderstreping toegevoegd, DW) Artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de MRl daarentegen sluit alle vormen uit, die ter verkrijging van een technische uitkomst noodzakelijk zijn, aldus de advocaat-generaal. Dat betekent dat zodra de wezenlijke kenmerken van een vorm noodzakelijk zijn om een functie te vervullen, bescherming van het merk moet worden geweigerd zonder dat hoeft te worden onderzocht of deze functie ook met andere middelen zou kunnen worden verwezenlijkt. 51 (Onderstreping toegevoegd, DW) Aldus komt de advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer tot de conclusie dat in het modellenrecht voor wat betreft de techniekrestrictie een andere maatstaf geldt dan in het merkenrecht. In het modellenrecht is het relevant of dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. Is dat het geval dan kan de vorm of kunnen de kenmerken van de vorm voor bescherming in het modellenrecht in aanmerking komen. Voor het merkenrecht geldt een andere maatstaf. Uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming zijn vormen waarvan de wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische functie te vervullen. Bij de beoordeling daarvan is het niet relevant of er ook andere vormen bestaan die dezelfde technische functie kunnen vervullen. Ter rechtvaardiging van dit verschil voert de advocaat-generaal aan dat een merk de herkomstidentificatie van het product beoogt te beschermen. 52 Het modellenrecht beschermt de economische waarde van het model. Op grond hiervan meent de advocaat-generaal dat het volledig logisch is dat de wetgever zich minder bezighoudt met een strikte afbakening tussen modellen en octrooien dan met een strikte afbakening tussen merken en octrooien. Bovendien kunnen modellen die esthetische en functionele kenmerken combineren gemakkelijker worden beschermd door middel van het hanteren van een andere maatstaf. Voorts voert de advocaat-generaal aan dat de rechten op modellen in tijd beperkt zijn, terwijl merken een onbeperkte beschermingsduur kunnen genieten. Het is daarom volgens de advocaat-generaal wenselijk dat het merkenrecht een strenger criterium hanteert. Hoewel de advocaat-generaal een uitgebreid betoog houdt voor een andere interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht, is het opmerkelijk dat het Hof van Justitie daar geen woord over rept. Het Hof beperkt zich tot de techniekrestrictie in het merkenrecht en het is dan ook maar de vraag of het Hof het eens is met de advocaat-generaal. In mijn ogen echter, kan men ter rechtvaardiging van een andere interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht niet volstaan met een verwijzing naar de conclusie van de advocaat-generaal. 50 Idem. 51 Idem, para Idem, para

19 2.3.4 Commentaar op Philips/Remington Het Philips/Remington-arrest is een belangrijk arrest gebleken voor het merkenrecht. Het arrest heeft dan ook het nodige teweeg gebracht in de literatuur. Grosheide stelt in zijn noot bij het arrest dat het Hof van Justitie twee oordelen met betrekking tot artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl formuleert. 53 Ten eerste verwerpt het Hof de door Philips aangedragen leer van de meervoudige vorm. Grosheide is van mening dat dit oordeel geheel conform de tekst van de bepaling is. Echter, het tweede oordeel van het Hof luidt dat de bepaling van artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen moet worden gelezen als tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar en waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Grosheide uit zijn twijfels over het nut van dit oordeel. Zijns inziens wordt met dit oordeel aan de verwijzende rechter een paar open normen aangereikt, die weer nader moeten worden ingevuld. Wat zijn wezenlijke functionele kenmerken en wanneer zijn deze uitsluitend toe te schrijven aan de technische uitkomst? Volgens Grosheide wordt een vormmerk op grond van deze criteria alleen uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming indien de vorm van de waar volledig wordt gedicteerd door de functie en het realiseren van deze functie geheel wordt gedicteerd door een bepaalde techniek. Grosheide meent dat vormmerken dus zelden zullen worden uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming, maar hij vermeldt hierbij dat het allemaal niet erg helder is. Spoor interpreteert dit arrest op een minder restrictieve wijze. 54 Volgens hem wordt met de term uitsluitend aan een technische uitkomst toe te schrijven niet bedoeld dat de vorm geheel en al wordt gedicteerd door de techniek, zoals Grosheide meent. Beslissend is of de vorm werd ingegeven door technische overwegingen, aldus Spoor. Dat een karakteristieke vorm wellicht tevens een zijdelings functioneel voordeel heeft zoals de insnoering van de Claeryn-jeneverfles, die niet slechts onderscheidend is maar de gebruiker tevens een goed houvast biedt maakt haar nog niet ongeschikt als merk. Als de functie echter voorop staat is aan deze voorwaarde voldaan. De term wezenlijke functionele kenmerken legt Spoor uit als kenmerken die zowel karakteristiek als technisch van aard zijn. Ook vormen die slechts ten dele technisch bepaald zijn kunnen onder dit criterium vallen. Hierbij is volgens Spoor het woord functionele van cruciaal belang. Dit woord geeft namelijk aan dat de techniekrestrictie ook van toepassing is op vormen waarvan slechts een deel van de wezenlijke kenmerken van functionele aard zijn. Concretiserend is volgens Spoor de gelijkzijdige driehoek met de drie scheerkoppen van het merk van Philips een wezenlijk kenmerk die ófwel het resultaat is van voornamelijk technische overwegingen en dus uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven ófwel voornamelijk vanuit esthetische, althans niet-technische, overwegingen is gekozen zodat het géén functioneel kenmerk is. Ook Gielen 55 worstelt met de criteria wezenlijke functionele kenmerken en uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven. Met name in het woordje uitsluitend ziet hij een beperking en biedt volgens hem aan Philips de ruimte om aan te tonen dat de gelijkzijdige driehoek met de drie scheerkoppen niet uitsluitend aan een technische uitkomst is toe te schrijven, maar ook aan iets anders, zoals bijvoorbeeld de fraaiheid ervan. Volgens Gielen mag op grond van de door het Hof gegeven criteria een vormmerk functionele kenmerken bevatten, zolang deze functionele kenmerken maar niet aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven. Voorts beschouwt Gielen wat de advocaat-generaal heeft overwogen met betrekking tot de techniekrestrictie in het modellenrecht. 56 Gielen merkt daarover op: ik denk dat hij (advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer, DW) gelijk heeft. Quaedvlieg 57 vindt het criterium wezenlijke functionele kenmerken, die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven verwarringwekkend geformuleerd, omdat volgens hem niet de vraag is 53 F.W. Grosheide in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, IER 2002, 42 m. nt. FWG. 54 J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 (Philips/Remington) m. nt. JHS. 55 Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, AA 2003, p. 43, m. nt. ChG. 56 Zie vorige paragraaf: A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, BIE 2003, 89 (Philips/Remington) m. nt. AAQ. 19

20 of de functionele kenmerken van de vorm functioneel zijn, maar of de wezenlijke kenmerken van het merk beantwoorden aan een technische functie. Hiermee lijkt hij bezwaar te maken tegen het woord functionele, in tegenstelling tot Spoor die het woord functionele juist als van cruciaal belang heeft beschouwd. Quaedvlieg komt tot de conclusie dat de maatstaf die bij de techniekrestrictie in het merkenrecht gehanteerd dient te worden is of het merk een functie is en daarom beschouwt Quaedvlieg de toets die het Hof hanteert apparaatgericht. Quaedvlieg is van mening dat de apparaatgerichte maatstaf eveneens gehanteerd dient te worden in het modellenrecht 58 en kan zich niet verenigen met de conclusie van Ruiz-Jarabo Colomer op dit punt. Waar Ruiz-Jarabo Colomer een verschil in bewoordingen opmerkt tussen artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl en artikel 7 lid 1 ModRl en op grond daarvan aanneemt dat voor het modellenrecht een andere maatstaf gehanteerd dient te worden, meent Quaedvlieg dat juist de bewoordingen van artikel 7 lid 1 ModRl toepassing van de apparaatgerichte leer rechtvaardigen. Immers de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, blijven door die functie bepaald al is er een onbeperkt aantal alternatieven. Zij zijn dus uitgesloten van modelbescherming. In het boek Cohen Jehoram/Van Nispen/ Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 wordt aangegeven dat het Hof van Justitie heeft gekozen voor de apparaatgerichte leer in plaats van de resultaatgerichte leer. 59 In navolging van Quaedvlieg, wordt in het boek aangevoerd dat het woord functionele in het criterium wezenlijke functionele kenmerken overbodig of dubbelop is, omdat de functionaliteit van de kenmerken blijkt uit het criterium uitsluitend aan de uitkomst toe te schrijven. Met het criterium wezenlijke functionele kenmerken wordt bedoeld de onderscheidende elementen van een vorm die een technisch effect bewerkstelligen. Anders dan Spoor betoogt, vindt de uitzondering geen toepassing indien de vorm ook nog andere onderscheidende elementen bevat, mits voldoende onderscheidend, die geen technisch effect bewerkstelligen. De vorm zal in dat geval ingeschreven kunnen worden als merk, doch de beschermingsomvang zal zich niet uitstrekken tot die kenmerken die wel uitsluitend zijn toe te schrijven aan een technische functie. Met het criterium uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven wordt bedoeld dat de vorm van de wezenlijke kenmerken ook gekozen is ter wille van de technische uitkomst. Immers, alle vormen zullen wel enige functies vervullen, maar desalniettemin vooral gekozen zijn vanuit andere, bijvoorbeeld esthetische, overwegingen. Als voorbeeld wordt genoemd de grille van een auto. 60 Hoewel de grille een technische functie vervult, namelijk het toevoeren van lucht naar de motor, wordt de specifieke vorm voornamelijk gekozen vanwege de esthetische waarde of het gebruik als herkenningsteken Conclusie Philips/Remington Hoewel het oordeel van het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest op het eerste gezicht duidelijkheid lijkt te scheppen met betrekking tot de techniekrestrictie in het merkenrecht, moet bij nader inzien daar toch de nodige kantekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat het Hof de resultaatgerichte leer voor wat betreft het merkenrecht verwerpt. Het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen kan de uitsluitingsgrond niet opzij zetten. De literatuur lijkt eenstemmig de opvatting te delen dat binnen het merkenrecht geen plaats is voor de resultaatgerichte leer. Wat is nu echter het criterium dat gehanteerd dient te worden bij de techniekrestrictie in het merkenrecht? Kiest het Hof voor een apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie? Het Hof overweegt in rechtsoverweging 84 dat de techniekrestrictie zo uitgelegd dient te worden dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar ( ) niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje MRl lijkt hergeformuleerd te kunnen 58 Quaedvlieg heeft deze opvatting immers al eerder geopenbaard in zijn proefschrift waarin hij de apparaatgerichte en resultaatgerichte leer introduceerde, A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek, Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 44, T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom deel 2 merkenrecht, Kluwer Deventer 2008, p Vgl: GvEA 6 maart 2003, T-128/01 (DaimlerChrysler/BHIM) r.o