Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Transcriptie

1 Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

2

3

4 HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl. en art. 2.1 lid 2 BVIE)

5 BenGH 14 april 1989 Burberrys-I De onderscheidende vorm van een waar kan alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden beschouwd indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.

6 De HR vroeg: kan de wezenlijke waarde veranderen door bekendheid? (Kan de aantrekkelijkheid van de bekendheid zwaarder gaan wegen dan de aantrekkelijkheid van de fraaiheid of oorspronkelijk karakter HvJ EG: Nee. (Zie Philips/Remington)

7 HvJ EG: de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.

8

9 Louis-Ferdinand Céline ( ), de meest vertaalde Franse auteur van de twintigste eeuw, met een fles Budweiser.

10

11

12 C É L I N E HvJ EG 11 september 2007, C 17/06 Céline SARL tegen Céline SA B9 4654

13 De feiten Céline SA bestaat sinds 1928 en heeft sinds 1948 een merk Céline voor kleding. (zie Céline SARL voert sinds 1950 de handelsnaam en het bedrijfsembleem Céline

14 De rechtsvraag Maakt de jongere handelsnaam Céline (voor een kledingwinkel) inbreuk op een identiek ouder merk Céline (voor kleding)? onder artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn (gebruik voor waren of diensten)

15 Hoe beantwoordden wij deze vraag naar NL/Benelux recht?

16 Artikel 5a Handelsnaamwet Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

17 Art lid 1 sub d BVIE wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

18 De oude Benelux-jurisprudentie BenGH 7 november 1988, nr. A87/3 (Omnisport), NJ 1989, 300, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach Over artikel 13 A lid 1 sub 1

19 Art. 13 A Benelux Merkenwet (vóór 1996) De merkhouder kan zich verzetten tegen: 1. elk gebruik, dat van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; 2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.

20 Omnisport (BenGH 1988): In het algemeen kan gebruik van een handelsbenaming of handelsnaam niet worden aangemerkt als gebruik van eens anders merk of van een daarmede overeenstemmend teken in de zin van artikel 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, ook niet indien in de onderneming welke met die naam wordt aangeduid, waren worden verhandeld waarvoor dat merk is gedeponeerd.

21 Omnisport (BenGH 1988): Van zodanig gebruik is echter wel sprake, indien de handelsnaam in feite zodanig wordt gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die anderen worden onderscheiden, hetgeen zich ook kan voordoen indien de naam niet op de waren zelf, hun verpakking of etiketten wordt aangebracht.

22 D e -jurisprudentie Robelco, HvJ EG 21 november 2002 Budweiser, HvJ EG 16 november 2004

23 Robelco HvJ EG 21 november 2002 Artikel 5, lid 5 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

24 Budweiser, HvJ EG 16 nov Anheuser Busch vroeg in Finland op grond van haar woordmerk Budweiser o.a. een verbod op het voeren van de handelsnaam Budweiser Budvar door Bud jovický Budvar

25 Art. 16 TRIPs De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. [ ]

26 Art. 17 TRIPs (Uitzonderingen) De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden.

27 HvJ EG Budweiser: Een handelsnaam kan een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPsovereenkomst vormen. Deze bepaling beoogt de houder van een merk het uitsluitende recht te verlenen om het gebruik ervan door een derde te beletten indien het betrokken gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen. (dictum)

28 HvJ EG Budweiser: De in artikel 17 TRIPs bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel, de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde evenwel dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

29 welke uitzonderingen? Artikel 6 lid 1 Merkenrichtlijn 1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken : a ) van diens naam en adres; [ ] voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (= art lid 1 sub a BVIE)

30 In Budweiser oordeelde het HvJ dat art. 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn ook betrekking heeft op (handels)namen van rechtspersonen en niet alleen op namen van natuurlijke personen (ov ). En daarmee werd de toetsing verschoven naar de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

31 Terug naar Céline (ov. 16) Art. 5 lid 1 sub a, vier cumulatieve voorwaarden: 1. In het economische verkeer 2. Zonder toestemming 3. Gebruik voor dezelfde waren of diensten 4. Afbreuk doen aan de functies van het merk, met name de wezenlijke (herkomst) functie.

32 Gebruik voor waren Gebruik van handelsnaam of bedrijfsembleem als zodanig géén gebruik voor waren. Bij aanbrengen op de waren wél gebruik voor waren.

33 Céline (ov. 23) Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik voor [...] waren of diensten in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.

34 De wezenlijke (herkomst) functie Waar komt ie vandaan? Van het specifieke voorwerp uit de parallelimportjurisprudentie (en van ov. 10 Mrl.). HvJ EG 23 mei 1978 Hoffmann-La Roche

35 HvJ EG 23 mei 1978 Hoffmann-La Roche, 102/77 : overwegende dat het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een produkt als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van het merk valselijk voorziene produkten te verkopen.

36

37 Arsenal/Reed HvJ EG 12 november 2002

38

39 Opel/Autec HvJ EG 25 januari 2007

40 Wanneer afbreuk aan de wezenlijke (herkomst) functie bij Céline? Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten. (ov. 27)

41 Maar dan zijn we er nog niet Het HvJ EG geeft (ongevraagd) ook uitleg aan art. 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. (zie ook Budweiser) Gebruik van diens naam in het economisch verkeer mag voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

42 Bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn (ov. 34).

43 Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming ervan wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (ov. 34).

44 De nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden van het hoofdgeding (ov. 35)

45 Art. 5a Hnw. Art lid 1 sub d BVIE een verband? (Fitnessworld/Adidas?) voordeel trekken of afbreuk doen. Art lid 1 sub a (of ook b?) BVIE een verband tussen handelsnaam en waren Art lid 1 sub a BVIE eerlijke gebruiken in nijverheid en handel een verband tussen handelsnaam en merk opzet? voordeel trekken uit bekendheid

46 Samenvatting - Céline vervangt Omnisport. - Er verandert in de praktijk vermoedelijk niets.