Overeenstemming en gevaar voor verwarring Algemene beginselen en methodologie

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL C OPPOSITIE AFDELING 2 DUBBELE GELIJKHEID EN GEVAAR VOOR VERWARRING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEGINSELEN EN METHODOLOGIE Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Artikel 8, lid 1 VGM Artikel 8, lid 1, onder a), VGM gelijkheid Gelijkheid als grond Artikel 8, lid 1, onder b), VGM gevaar voor verwarring Het begrip gevaar voor verwarring Inleiding Gevaar voor verwarring en gevaar van associatie Gevaar voor verwarring en groter onderscheidend vermogen Gevaar voor verwarring: feitelijke vragen en rechtsvragen Feit en recht overeenstemming van waren/diensten en van tekens Feit en recht bewijs Evaluatie van de factoren die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van gevaar voor verwarring Het relevante punt in de tijd Methodologische aanpak van het Bureau Vergelijking van waren en diensten Vergelijking van tekens Onderscheidende en dominante elementen van handelsmerken Onderscheidend vermogen van het oudere handelsmerk Relevante publiek aandachtsniveau Globale beoordeling, andere argumenten en conclusie Bijlage I Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 2

3 1 Inleiding Dit hoofdstuk vormt een inleiding op en biedt een overzicht van de begrippen i) gelijkheid en ii) gevaar voor verwarring, die worden toegepast in conflictsituaties tussen merken in oppositieprocedures krachtens artikel 8, lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk ( VGM ). In de hiernavolgende paragrafen wordt een uiteenzetting gegeven van de aard en de wettelijke onderbouwing van deze begrippen zoals vastgelegd in de desbetreffende wetgeving en zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (het Hof ) 1. De wettelijke begrippen gelijkheid en gevaar voor verwarring worden gebruikt om handelsmerken te beschermen en tegelijkertijd om hun draagwijdte te bepalen. Het is derhalve belangrijk om te weten welke aspecten of functies van handelsmerken bescherming verdienen. Handelsmerken hebben verschillende functies. De meest fundamentele daarvan is die van herkomstaanduiding van commerciële waren/diensten. Dit is hun wezenlijke functie. In het arrest Canon oordeelde het Hof dat: ( ) volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin [is] gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. (Zie het arrest van 29/09/1998 in zaak C-39/97, Canon, punt 28.) De wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding is herhaaldelijk onderstreept en is een grondregel van het merkenrecht van de Europese Unie geworden (zie het arrest van 18/06/2002 in zaak C-299/99, Philips, punt 30, en het arrest van 06/10/2005 in zaak C-120/04, Medion, punt 23). Hoewel herkomstaanduiding de wezenlijke functie van merken is, is het niet de enige functie. De term wezenlijke functie impliceert dat merken ook andere functies hebben. Het Hof heeft diverse keren naar deze andere functies van merken verwezen (zie het arrest van 16/11/2004 in zaak C-245/02, Anheuser-Busch, punt 59, en het arrest van 25/01/2007 in zaak C-48/05, Adam Opel, punt 21), maar is rechtstreeks op deze functies ingegaan in de zaak L'Oréal (zie het arrest van 18/06/2009 in zaak C-487/07, L Oréal, punten 58-59, en het arrest van 23/03/2010 in gevoegde zaken C-236/08 t/m C-238/08, Google France en Google, punten 75-79), waarin het Hof over de functies van merken het volgende verklaarde: Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (nadruk toegevoegd). 1 Feitelijk heeft het Hof vaak uitleg gegeven aan de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (de Richtlijn ), die voor de doeleinden van interpretatie in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de artikelen 8 en 9, VGM. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 3

4 Bij het onderzoek van de begrippen gelijkheid en gevaar voor verwarring worden in dit hoofdstuk verschillende thema s aangestipt die in volgende hoofdstukken van de richtlijnen uitgebreid worden toegelicht. De bijlage bevat een samenvatting van de belangrijkste zaken die betrekking hebben op de kernbeginselen en -begrippen ten aanzien van het begrip gevaar voor verwarring. 2 Artikel 8, lid 1 VGM Artikel 8, lid 1, onder a), VGM geeft de houder van een ouder recht de mogelijkheid om in een reeks situaties oppositie in te stellen tegen de inschrijving van later aangevraagde Gemeenschapsmerken. Dit hoofdstuk zal zich beperken tot de interpretatie van gelijkheid en gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, VGM. Een oppositie krachtens artikel 8, lid 1, VGM kan worden gebaseerd op oudere inschrijvingen of aanvragen van merken (artikel 8, lid 2, onder a) en b), VGM) en op oudere, algemeen bekende merken (artikel 8, lid 2, onder c), VGM) Artikel 8, lid 1, onder a), VGM gelijkheid Artikel 8, lid 1, onder a), VGM voorziet in oppositie op basis van gelijkheid. Artikel 8, lid 1, onder a), VGM bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, VGM, de inschrijving van een aanvraag van een Gemeenschapsmerk wordt geweigerd: wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven. De bewoording van artikel 8, lid 1, onder a), VGM vereist duidelijk gelijkheid tussen zowel de betrokken tekens als de waren/diensten in kwestie. Deze situatie wordt aangeduid als dubbele gelijkheid. Of er sprake is van dubbele gelijkheid is een juridische bevinding die moet worden vastgesteld door de twee conflicterende tekens en de waren/diensten in kwestie rechtstreeks met elkaar te vergelijken 3. Wanneer dubbele gelijkheid is vastgesteld, is de opposant niet verplicht om gevaar voor verwarring aan te tonen om in het gelijk te worden gesteld. De bescherming die wordt verleend door artikel 8, lid 1, onder a), VGM is absoluut. Dientengevolge is er, wanneer er sprake is van dubbele gelijkheid, geen noodzaak om een evaluatie van het gevaar voor verwarring uit te voeren en zal de oppositie automatisch worden toegewezen Gelijkheid als grond Hoewel de specifieke voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), VGM van elkaar verschillen, zijn ze aan elkaar gerelateerd. Bijgevolg zal het Bureau in opposities krachtens artikel 8, lid 1, VGM, indien artikel 8, lid 1, onder a) de 2 Voor meer informatie over oudere, algemeen bekende merken, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM). 3 Voor meer informatie over de criteria om gelijkheid tussen waren en diensten en tussen tekens vast te stellen, zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 2, Vergelijking van waren en diensten, en hoofdstuk 3, Vergelijking van tekens. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 4

5 enige grond is die wordt aangevoerd, maar geen gelijkheid tussen de tekens en/of de waren/diensten kan worden vastgesteld, de zaak nog steeds onderzoeken op grond van artikel 8, lid 1, onder b), VGM, dat ten minste overeenstemming tussen de tekens en waren/diensten en daardoor gevaar voor verwarring vereist. Overeenstemming heeft betrekking op situaties waarin zowel merken als waren/diensten met elkaar overeenstemmen en ook op situaties waarin de merken identiek zijn en de waren/diensten met elkaar overeenstemmen of andersom. Evenzo zal een oppositie die uitsluitend is gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder b), VGM en die aan de eisen van artikel 8, lid 1, onder a), VGM voldoet, worden behandeld op grond van deze laatste bepaling, zonder dat er een onderzoek op grond van artikel 8, lid 1, onder b), VGM zal plaatsvinden. 2.2 Artikel 8, lid 1, onder b), VGM gevaar voor verwarring Artikel 8, lid 1, onder b), VGM bepaalt dat na oppositie een aanvraag van een Gemeenschapsmerk niet wordt ingeschreven: ( ) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op identieke of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk (nadruk toegevoegd). Dientengevolge kan een ouder merk, in tegenstelling tot situaties waarin sprake is van dubbele gelijkheid, zoals hierboven beschreven, in gevallen waarin alleen overeenstemming tussen de tekens en de waren/diensten of gelijkheid van slechts een van deze twee factoren bestaat, een aanvraag van een Gemeenschapsmerk alleen met succes betwisten op grond van artikel 8, lid 1, onder b), VGM indien er gevaar voor verwarring bestaat. 3 Het begrip gevaar voor verwarring 3.1 Inleiding De beoordeling van het begrip gevaar voor verwarring is een analyse die wordt toegepast in conflictsituaties tussen twee merken in oppositieprocedures die zijn ingesteld op grond van de VGM en in inbreukprocedures bij de rechtbanken van de Europese Unie. Noch de VGM, noch de richtlijn bevat echter een definitie van gevaar voor verwarring of een verklaring van wat precies met verwarring wordt bedoeld. Het wekt derhalve geen verassing dat de precieze betekenis van de term gevaar voor verwarring onderwerp van veel debat en rechtsgeschillen is geweest. Zoals hieronder wordt geïllustreerd, is het nu al geruime tijd vaste rechtspraak dat het begrip gevaar voor verwarring in essentie betrekking heeft op situaties waarin: 1) het publiek de conflicterende merken rechtstreeks met elkaar verwart; 2) het publiek een verband legt tussen de conflicterende merken en aanneemt dat de waren/diensten in kwestie afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 5

6 een economisch aan deze onderneming verbonden onderneming (gevaar van associatie). Deze twee situaties worden hieronder (paragraaf 3.2) nader besproken. Het enkele feit dat de perceptie van een jonger handelsmerk doet denken aan een ouder merk is niet constitutief voor gevaar voor verwarring. Ook heeft het Hof in beginsel bevestigd dat merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming genieten dan merken met een gering onderscheidend vermogen (zie paragraaf 3.3 hieronder). Tot slot moet het begrip gevaar voor verwarring zoals dat door het Hof is ontwikkeld worden beschouwd als een wettelijk begrip en niet als een zuiver realistische weerspiegeling van cognitief gedrag en koopgewoonten van consumenten (zie paragraaf 3.4 hieronder). 3.2 Gevaar voor verwarring en gevaar van associatie Het Hof is uitgebreid ingegaan op het begrip gevaar voor verwarring in de zaak Sabèl (zie het arrest van 11/11/1997 in zaak C-251/95, Sabèl ). In de equivalenten van artikel 8, lid 1, onder b), VGM en overweging 8 van de VGM wordt duidelijk gemaakt dat gevaar voor verwarring verband houdt met verwarring over de herkomst van waren/diensten, maar het Hof moest zich uitspreken over wat precies onder dit begrip moet worden verstaan omdat er tegengestelde opvattingen bestonden over de betekenis van en de relatie tussen de begrippen gevaar voor verwarring en gevaar van associatie, die beide in artikel 8, lid 1, onder b), VGM worden gebruikt. Deze kwestie moest worden opgelost omdat werd aangevoerd dat gevaar van associatie breder was dan gevaar voor verwarring, aangezien het eerste begrip ook situaties zou kunnen omvatten waarin een jonger merk doet denken aan een ouder merk, maar de consument niet denkt dat de waren/diensten dezelfde commerciële herkomst hebben 4. Uiteindelijk was het probleem in de zaak Sabèl of de formulering het gevaar voor verwarring omvat het gevaar van associatie betekende dat gevaar voor verwarring ook betrekking kon hebben op een situatie waarin merken die geen aanleiding tot verwarring over hun herkomst geven met elkaar worden geassocieerd. In de zaak Sabèl oordeelde het Hof dat gevaar van associatie geen alternatief is voor gevaar voor verwarring, maar louter dient om de draagwijdte daarvan te preciseren. Derhalve vereist een bevinding van gevaar voor verwarring dat er verwarring over de herkomst bestaat. In de zaak Canon (punten 29-30) heeft het Hof het toepassingsgebied van verwarring over de herkomst verduidelijkt door te bepalen dat: (...) er sprake [is] van gevaar voor verwarring wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (...) Dit gevaar voor verwarring moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de 4 Het begrip was overgenomen uit jurisprudentie van de Benelux en werd onder andere toegepast op nietgereputeerde merken. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 6

7 betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (nadruk toegevoegd). Zoals hierboven is opgemerkt, heeft gevaar voor verwarring betrekking op verwarring over de commerciële herkomst van waren/diensten, waaronder ook economisch verbonden ondernemingen vallen. Wat essentieel is, is dat het publiek denkt dat de controle over de betrokken waren/diensten wordt uitgeoefend door één enkele onderneming. Het Hof heeft het begrip economisch verbonden ondernemingen niet geïnterpreteerd in de context van gevaar voor verwarring, maar wel met betrekking tot het vrije verkeer van waren/diensten. In de zaak Ideal Standard oordeelde het Hof als volgt: ( ) Verscheidene situaties zijn denkbaar: de producten worden in het verkeer gebracht door dezelfde onderneming, door een licentiehouder, door een moedermaatschappij, door een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of door een exclusieve verdeler. (...) In alle bovengenoemde gevallen is er sprake van controle door een en dezelfde eenheid: het concern in het geval van producten die door een dochtermaatschappij in het verkeer worden gebracht; de fabrikant in het geval van producten die door de verdeler worden verhandeld, en de licentiegever in het geval van producten die door een licentiehouder op de markt worden gebracht. In het geval van een licentie kan de licentiegever de kwaliteit van de producten van de licentiehouder controleren door in de overeenkomst clausules op te nemen die de licentiehouder verplichten, zich aan zijn instructies te houden, en hem zelf de mogelijkheid bieden, de naleving van die instructies te verzekeren. De herkomst die het merk moet garanderen, is dezelfde: zij wordt niet bepaald door de persoon van de fabrikant, maar door het centrum van waaruit de fabricage wordt geleid. (Zie het arrest van 22/06/1994 in zaak C-9/93, Ideal Standard, punten 34 en 37.) Bijgevolg zullen economische banden worden verondersteld wanneer de consument aanneemt dat de respectieve waren of diensten in de handel worden gebracht onder controle van de eigenaar van het merk. Deze controle kan worden verondersteld te bestaan in het geval van ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen behoren en in geval van licentie-, merchandising- of distributieregelingen, evenals in elke andere situatie waarin de consument aanneemt dat het gebruik van het merk normaliter alleen mogelijk is met toestemming van de eigenaar van het merk. Op basis van deze premissen oordeelde het Hof daarom dat gevaar voor verwarring betrekking heeft op situaties waarin de consument de merken zelf rechtstreeks met elkaar verwart of de consument een verband legt tussen de conflicterende tekens en aanneemt dat de betrokken waren/diensten afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming. Vandaar dat, wanneer de perceptie van een jonger merk doet denken aan een ouder merk, maar de consument niet aanneemt dat ze dezelfde commerciële herkomst hebben, er geen sprake van gevaar voor verwarring is 5. 5 Hoewel in deze situatie ongerechtvaardigd voordeel getrokken zou kunnen worden uit of afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 5, VGM. Zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 5, Bekende merken (artikel 8, lid 5, VGM). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 7

8 3.3 Gevaar voor verwarring en groter onderscheidend vermogen Het onderscheidend vermogen van het oudere merk is door het Hof aangemerkt als een belangrijke factor in de beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring. De belangrijkste bevindingen van het Hof zijn: hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, des te groter het gevaar voor verwarring (zie Sabèl, punt 24); merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een groot onderscheidend vermogen, genieten een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (zie Canon, punt 18). Een consequentie van deze bevindingen is dat gevaar voor verwarring tussen conflicterende merken kan worden vastgesteld wanneer de oppositie zich beroept op oudere merken met een sterk onderscheidend vermogen, ook wanneer de mate van overeenstemming tussen de betrokken waren gering is (zie de conclusie van de advocaat-generaal van 21/03/2002 in zaak C-292/00, Davidoff, punt 48) Gevaar voor verwarring: feitelijke vragen en rechtsvragen Het begrip gevaar voor verwarring is een wettelijk begrip en vormt geen zuiver feitelijke evaluatie van de rationele oordelen en emotionele voorkeuren die ten grondslag liggen aan het cognitieve gedrag en de koopgewoonten van consumenten. De beoordeling van gevaar voor verwarring hangt derhalve af van zowel rechtsvragen als rechtsfeiten Feit en recht overeenstemming van waren/diensten en van tekens Het bepalen van de relevante factoren voor het vaststellen van gevaar voor verwarring en of deze factoren bestaan is een rechtsvraag, d.w.z. dat deze factoren worden vastgesteld door de toepasselijke wetgeving, in dit geval de VGM en de jurisprudentie. Zo wordt in artikel 8, lid 1, VGM bepaald dat de gelijkheid/overeenstemming van waren/diensten een voorwaarde is voor gevaar voor verwarring. Ook de vraag welke factoren relevant zijn voor een beoordeling van de vraag of deze voorwaarde wordt vervuld is een rechtsvraag. Het Hof heeft vastgesteld dat de volgende factoren bepalend zijn voor een beoordeling of waren/diensten overeenstemmen: hun aard; hun beoogde bestemming; de wijze waarop ze worden gebruikt; of ze complementair zijn of niet; of ze met elkaar concurreren dan wel onderling inwisselbaar zijn; hun distributiekanalen/verkooppunten; hun relevante publiek; hun gebruikelijke herkomst. 6 Zie de richtsnoeren, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 8, Algemene beoordeling. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 8

9 (Zie het arrest in zaak C-39/97, Canon.) Al deze factoren zijn juridische begrippen, en het bepalen van de criteria om ze te evalueren is eveneens een rechtsvraag. Het is echter een feitelijke vraag of, en in welke mate, de wettelijke criteria voor het vaststellen van aard in een specifieke zaak zijn vervuld. Een voorbeeld: vetproducten om mee te koken hebben niet dezelfde aard als uit aardolie vervaardigde smeeroliën en -vetten, ook al bevatten beide producten vet. Vetproducten om mee te koken worden gebruikt om voedsel voor menselijke consumptie te bereiden, terwijl smeeroliën en -vetten worden gebruikt om machines mee te smeren. De overweging of aard een relevante factor is in de analyse van overeenstemming van waren/diensten is een rechtsvraag. Anderzijds is de verklaring dat vetproducten om mee te koken worden gebruikt om voedsel voor menselijke consumptie te bereiden en dat smeeroliën en -vetten worden gebruikt om machines mee te smeren een rechtsfeit. Op vergelijkbare wijze, met betrekking tot de vergelijking van tekens, bepaalt artikel 8, lid 1, VGM dat de gelijkheid/overeenstemming van tekens een voorwaarde is voor gevaar voor verwarring. Het is een rechtsvraag of een begripsmatige overeenstemming tussen tekens deze soortgelijk kan maken voor de doeleinden van de VGM, maar het is een feitelijke vraag of, bijvoorbeeld, het woord fghryz enige betekenis heeft voor het Spaanse publiek Feit en recht bewijs In oppositieprocedures moeten de partijen de feiten met betrekking tot de overeenstemming van waren/diensten aanvoeren en indien nodig bewijzen. Dit volgt uit artikel 76, lid 1, VGM, volgens welke het onderzoek van het Bureau in oppositieprocedures beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Het is derhalve aan de opposant om de feiten aan te voeren waarop de vordering van overeenstemming is gebaseerd en om ondersteunend bewijs over te leggen. Indien bijvoorbeeld slijtvast gietijzer moet worden vergeleken met medische implantaten, is het niet aan het Bureau om de vraag te beantwoorden of slijtvast gietijzer feitelijk wordt gebruikt in medische implantaten. Dit moet door de opposant worden aangetoond, aangezien het onwaarschijnlijk lijkt (zie het besluit van 14/05/2002, R 0684/ Tinox ). Het aanvoeren door de aanvrager van wettelijke begrippen als gevaar voor verwarring of soortgelijkheid van waren/diensten is op zichzelf irrelevant. Dit ontslaat het Bureau niet van de plicht om deze begrippen te analyseren en een beslissing over het bestaan ervan te nemen. Dit is niet in strijd met artikel 76, lid 1, VGM, dat voor het Bureau alleen bindend is wat betreft de feiten, bewijsmiddelen en argumenten en zich niet uitstrekt tot de juridische evaluatie daarvan. De partijen kunnen derhalve wel overeenstemming bereiken over welke feiten zijn bewezen of niet, maar kunnen niet bepalen of deze feiten voldoende zijn voor het bestaan van de respectieve wettelijke begrippen, zoals overeenstemming van waren/diensten, overeenstemming van de tekens of gevaar voor verwarring. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 9

10 Artikel 76, lid 1, VGM belet het Bureau niet om, op eigen initiatief, feiten in aanmerking te nemen die reeds algemeen bekend of bekend zijn of die beschikbaar zijn in voor het algemene publiek toegankelijke bronnen, bijvoorbeeld of PICASSO door Europese consumenten zal worden erkend als een beroemde Spaanse schilder (zie het arrest van 22/06/2004 in zaak T-185/02, Picaro, zaak C-361/04P, verworpen). Het Bureau kan echter niet ambtshalve nieuwe feiten of argumenten (zoals de reputatie of de mate van bekendheid van het oudere merk enz.) aanvoeren. Bovendien mag het Bureau, hoewel bepaalde merken in het dagelijks leven soms als generieke term voor de betrokken waren of diensten worden gebruikt, dit nooit als een feit aannemen. Met andere woorden, merken mogen nooit worden aangemerkt (of geïnterpreteerd) als een generieke term of als een categorie van waren. Het feit dat in het dagelijkse leven een deel van het publiek bijvoorbeeld X zegt wanneer het over yoghurt gaat (waarbij X een merk van yoghurt is), mag er niet toe leiden dat X als generieke term voor yoghurt wordt gebruikt. 4 Evaluatie van de factoren die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van gevaar voor verwarring Nadat hierboven is vastgesteld wat er wordt bedoeld met gevaar voor verwarring, wordt in deze paragraaf een toelichting gegeven op de verschillende factoren die worden onderzocht om te evalueren of er al dan niet sprake is van gevaar voor verwarring en op de wisselwerking tussen deze factoren. 4.1 Het relevante punt in de tijd Het relevante moment voor de beoordeling van gevaar voor verwarring is het moment waarop de beslissing over de oppositie wordt genomen. Wanneer de opposant een groter onderscheidend vermogen van een ouder handelsmerk aanvoert, moeten de voorwaarden hiervoor zijn vervuld op of voor de datum van indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk (of een datum van voorrang) en moeten ze nog steeds zijn vervuld ten tijde van de beslissing. Het is de praktijk van het Bureau om aan te nemen dat dit het geval is, tenzij er aanwijzingen voor het tegendeel zijn. Wanneer de aanvrager van het Gemeenschapsmerk een kleinere mate van bescherming (zwakheid) van het oudere merk aanvoert, is alleen de datum van de beslissing relevant. 4.2 Methodologische aanpak van het Bureau In de zaak Sabèl heeft het Hof in punt 23 bepaald dat: [de] globale beoordeling ( ) wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming betreft [dient] te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominante bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, onder b), van de richtlijn, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan ( ), speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 10

11 betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Met andere woorden, of er al dan niet sprake van gevaar voor verwarring is, hangt af van een globale beoordeling van diverse, onderling van elkaar afhankelijke factoren, waaronder: i) de overeenstemming van de waren en diensten, ii) de overeenstemming van de tekens, iii) de onderscheidende en dominante elementen van de conflicterende tekens, iv) het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en v) het relevante publiek. De eerste stap bij het beoordelen of er sprake is van gevaar voor verwarring bestaat uit het onderzoeken van deze factoren (zie paragraaf 4.3 en volgende hieronder). De tweede stap is dat hun relevantie moet worden bepaald in een afzonderlijke globale beoordeling, waarin een conclusie over het bestaan van gevaar voor verwarring wordt bereikt na het afwegen van deze verschillende factoren, die elkaar kunnen aanvullen of elkaar kunnen compenseren en die een verschillende mate van relevantie hebben naar gelang de specifieke omstandigheden. De methode die het Bureau hierbij volgt verschilt van benaderingen waarin de beoordeling van de factoren wordt gebundeld tot één enkele evaluatie van de vraag of de merken dermate overeenstemmen dat verwarring ontstaat. Dit verschil zou in beginsel geen gevolgen moeten hebben voor de globale beoordeling, die op verschillende wijzen tot stand kan worden gebracht. 4.3 Vergelijking van waren en diensten Overeenstemming en/of gelijkheid van waren/diensten is een conditio sine qua voor het vaststellen van gevaar voor verwarring. Voor meer informatie over de vergelijking van waren/diensten, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 2, Vergelijking van waren en diensten. Als er geen enkele mate van overeenstemming tussen de waren/diensten bestaat, zal het onderzoek op dit punt worden beëindigd voor zover het gevaar voor verwarring betreft. Als er wel enige mate van overeenstemming bestaat, wordt het onderzoek vervolgd met het onderzoek van andere factoren. 4.4 Vergelijking van tekens Ten minste een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens is eveneens een noodzakelijke voorwaarde voor de bevinding dat er sprake is van gevaar voor verwarring. De vergelijking van tekens omvat een globale afweging van hun visuele, auditieve en/of conceptuele kenmerken. Indien een van deze drie aspecten overeenstemt, worden de tekens geacht overeen te stemmen. Of de tekens voldoende overeenstemmen om tot gevaar voor verwarring te leiden, wordt vastgesteld in de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring. Voor meer informatie over de vergelijking van tekens, zien de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 3, Vergelijking van tekens. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 11

12 De tekens zijn alleen ongelijksoortig indien geen van de drie aspecten overeenstemt. Als er geen enkele mate van overeenstemming tussen de tekens bestaat, zal het onderzoek op dit punt worden beëindigd voor zover het gevaar voor verwarring betreft. Als wel enige mate van overeenstemming bestaat, wordt het onderzoek vervolgd met het onderzoek van andere factoren. 4.5 Onderscheidende en dominante elementen van handelsmerken De globale beoordeling van de conflicterende handelsmerken moet zijn gebaseerd op de totaalindruk die door de handelsmerken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominante bestanddelen. Voor meer informatie over de analyse van onderscheidende en dominante bestanddelen, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen, en hoofdstuk 5, Dominant karakter. 4.6 Onderscheidend vermogen van het oudere handelsmerk Wanneer een opposant uitdrukkelijk stelt dat een ouder handelsmerk bijzonder onderscheidend is vanwege intensief gebruik of reputatie, zal deze bewering worden onderzocht en geëvalueerd. Voor meer informatie over het onderscheidend vermogen van het oudere handelsmerk, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen. 4.7 Relevante publiek aandachtsniveau Het relevante publiek speelt een belangrijke rol in de beoordeling van andere elementen van gevaar voor verwarring (zoals de vergelijking van waren en diensten, de vergelijking van tekens, de beoordeling van onderscheidend vermogen). Daarnaast is een van de factoren die een bevinding van gevaar voor verwarring kan ondersteunen of juist niet, het aandachtsniveau van het publiek. Voor meer informatie over het relevante publiek en aandachtsniveau, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 6, Relevant publiek en aandachtsniveau. 4.8 Globale beoordeling, andere argumenten en conclusie In de globale beoordeling worden: andere factoren en beginselen die relevant zijn voor de evaluatie van gevaar voor verwarring (zoals een familie van merken, het naast elkaar bestaan van merken of de wijze van aankoop van de waren/diensten) beschreven; en een beoordeling gemaakt van het relatieve belang van alle onderling afhankelijke factoren, die elkaar kunnen aanvullen of elkaar kunnen compenseren, om een beslissing over het gevaar voor verwarring te kunnen nemen. Zo kunnen merken Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 12

13 onderscheidend zijn voor bepaalde waren of diensten, maar niet voor andere, en bestaat er derhalve mogelijk alleen gevaar voor verwarring voor de waren en diensten waarvoor het oudere merk onderscheidend vermogen wordt geacht te hebben. Voor meer informatie over andere factoren en de globale beoordeling, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 7, Overige factoren, en hoofdstuk 8, Algemene beoordeling. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 13

14 Bijlage I Algemene beginselen, afgeleid uit jurisprudentie 7 Arrest van 11 november 1997 in zaak C-251/95, Sabèl - Het gevaar voor verwarring dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (punt 22). - Het gevaar voor verwarring hangt af van vele factoren, en met name van de bekendheid van het handelsmerk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is tussen de twee merken, en van de mate van overeenstemming tussen de tekens en de waren (punt 22). - De globale beoordeling van de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominante bestanddelen (punt 23). - De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (punt 23). - Hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, des te groter het gevaar voor verwarring (punt 24). - Het kan niet worden uitgesloten dat een begripsmatige overeenstemming die voortvloeit uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzonder onderscheidend vermogen bezit (punt 24). - Wanneer het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met een weinig suggestieve inhoud, volstaat een louter begripsmatige overeenstemming tussen de merken niet om gevaar voor verwarring te scheppen (punt 25). - Het begrip gevaar van associatie is geen alternatief voor het begrip gevaar voor verwarring, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan (punt 18). - De associatie die het publiek kan maken tussen twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud vormt op zichzelf onvoldoende grond om te concluderen dat er gevaar voor verwarring bestaat (punt 26). Arrest van 29 september 1998 in zaak C-39/97, Canon - Er is sprake van gevaar voor verwarring wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (punt 29). - Er kan daarentegen geen sprake van gevaar voor verwarring zijn wanneer het publiek niet kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming (of van een economisch verbonden onderneming) afkomstig zijn (punt 30). - Bij de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken (punt 23). - Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik van de waren of diensten, maar ook of ze met elkaar concurreren dan wel complementair aan elkaar zijn (punt 23). - Een globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de relevante factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de overeenstemming van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Een geringe mate van overeenstemming van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (punt 17). - Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een gering onderscheidend vermogen (punt 18). - De inschrijving van een merk moet mogelijk worden geweigerd, ondanks een geringe mate van overeenstemming van de desbetreffende waren of diensten, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een groot onderscheidend vermogen en meer bepaald een grote bekendheid heeft (punt 19). - Het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, moet in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben voldoende overeenstemmen om een gevaar voor verwarring te scheppen (punt 24). - Ook kan er sprake van gevaar voor verwarring zijn wanneer de betrokken waren naar de mening van het publiek op verschillende plaatsen worden vervaardigd of verricht (punt 30). 7 Dit zijn geen rechtstreekse citaten. Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 14

15 Arrest van 22 juni 1999 in zaak C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer - Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, die geacht wordt een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument te zijn, kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten (punt 26). - Daarbij dient er evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet vertrouwen op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (punt 26). - Bij het beoordelen van de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming kan het passend zijn om het belang dat aan elk van deze elementen wordt gehecht te evalueren door de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in de handel worden gebracht in aanmerking te nemen (punt 27). - Het is mogelijk dat enkele auditieve overeenstemming al tot gevaar voor verwarring kan leiden (punt 28). - Om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen en dus te beoordelen of het een groter onderscheidend vermogen heeft, moet globaal worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren (punt 22). - Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (punt 23). - Het is niet in algemene zin te zeggen, bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen, wanneer een merk een groot onderscheidend vermogen heeft (punt 24). Arrest van 22 juni 2000 in zaak C-425/98, Marca Mode - De bekendheid van een merk is geen grond om het bestaan van gevaar voor verwarring te vermoeden, enkel omdat er gevaar van associatie in enge zin bestaat (punt 41). - Artikel 5, lid 1, onder b), van de richtlijn kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzonder onderscheidend vermogen bezit, en een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor identieke of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer het onderscheidend vermogen van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan (nadruk toegevoegd) (punt 42). Arrest van 6 oktober 2005 in zaak C-120/04, Medion - Er kan bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten bestaan wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (punt 37). Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau, deel C, Oppositie Blz. 15