Hoofdstuk 7 - Opgaven

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7 - Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: inbreuk op merk: opgaven Plan van aanpak: opgaven Juridisch kader bij bescherming van merk: opgaven Risico s voor de merkhouder: opgave 7.19 Oplossing praktijkprobleem: opgaven Hulp van specialisten: opgave 7.22 Bijzondere situaties bij intellectuele eigendom: opgaven Stel, u besluit een nieuw product op de markt te brengen. U hebt een naam en logo laten ontwerpen en daarna start u met de verkoop. Wie schetst uw verbazing wanneer u na enkele maanden ontdekt dat uw concurrent hetzelfde product onder hetzelfde merk verhandelt. Geef globaal aan wat uw positie is ten aanzien van deze concurrent. Praktijkprobleem: inbreuk op merk 7.2 Waarom wilt u niet dat een ander uw merk gebruikt? 7.3 Waarom is het van belang dat Nobril bv snel handelt? Plan van aanpak 7.4 Formuleer het praktijkprobleem. 7.5 Enkel het voeren van een merk is niet voldoende om anderen het gebruik van uw merk te verbieden. Welke handeling moet u verrichten om met succes uw merk te kunnen beschermen? Gebruik internet als bron. 7.6 Welke factoren spelen nog meer een rol als u wilt vaststellen of er daadwerkelijk inbreuk op uw merk door Swieten bv wordt gemaakt? 7.7 Welke vragen moet u beantwoorden als u moet kiezen uit een aantal oplossingsmogelijkheden? 7.8 Geef gemotiveerd aan waarom partijen vaak de voorkeur geven aan een schikking en niet aan een oplossing door de rechter. Juridisch kader bij bescherming van merk 7.9 Een merk moet onderscheidend vermogen hebben. a Leg uit wat dit betekent. b Bedenk een aantal voorbeelden van merken die weinig onderscheidend vermogen hebben. c Bedenk een aantal voorbeelden van merken die veel onderscheidend vermogen hebben Waarom is het voor de merkhouder van belang dat het merk onderscheidend vermogen heeft? 7.11 Waarom is het zo belangrijk dat de merkhouder een monopoliepositie heeft? Recht doen 1

2 7.12 Geef aan welke gegevens Nobril bv nog mist of nader moet onderzoeken om het probleem met Swieten bv op te lossen? 7.13 U wilt uw merk deponeren bij het BBIE in Den Haag. Geef aan wat u in ieder geval op het daartoe bestemde formulier moet vermelden. Gebruik de internetsite van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Hoe deponeert u een merk dat u wilt handhaven in Frankrijk? 7.15 Stel, u wilt uw gedeponeerde merk niet zelf gebruiken. Welke mogelijkheden heeft u dan wanneer u wel de financiële vruchten ervan wilt plukken? 7.16 U bent tandpastafabrikant en u brengt een nieuwe tandpasta op de markt onder het merk Superdentos. U hebt dit merk gedeponeerd voor de Benelux. Aan een producent in Wenen (Oostenrijk) hebt u licentie verleend dit merk te gebruiken voor zijn tandpasta s. Op een kwade dag ontdekt u dat deze Oostenrijker zijn tandpasta Superdentos naar Nederland exporteert. Het product ligt in de schappen van de grote supermarkten. Kunt u de Oostenrijker verbieden uw merk in de Benelux te gebruiken? 7.17 Dior is houder van het gelijknamige merk voor luxe parfums. Deze producten worden in door Dior geselecteerde winkels in onder andere Nederland verkocht. Hoewel de Kruidvat-drogisterijen geen deel uitmaken van het distributienetwerk van Dior, verkopen deze wel zijn parfums. Men koopt deze in bij Europese handelaars. In reclamefolders worden de Dior-parfums gepresenteerd op een manier die volgens Dior afbreuk doet aan het luxe imago van zijn producten. Om die reden wil Dior de verkoop van Dior-parfums in Kruidvat-drogisterijen verbieden. Schat de kansen van Dior in Lees het krantenartikel over Adidas en Ralph Lauren en beantwoord daarna de vragen. Adidas daagt Polo Ralph Lauren voor rechter om strepen Door een onzer redacteuren München, 26 augustus Adidas heeft het Amerikaanse kledingconcern Polo Ralph Lauren voor de rechter gedaagd. De Duitse sportartikelenfabrikant hanteert drie strepen als logo en meent dat de twee strepen die Ralph Lauren onlangs op zijn jacks heeft gezet, de klant in verwarring brengen. Dat meldde de Duitse krant Handelsblatt vandaag. Eerder heeft Adidas in Nederland een zaak aangespannen tegen Fitnessworld. Dat bedrijf brengt sportkleding met twee streepjes op de markt. In oktober vorig jaar verloor Adidas deze zaak voor het Europees Hof, dat oordeelde dat de drie schuine strepen van Adidas gezien kunnen worden als versiering. Bron: NRC Handelsblad, 26 augustus 2004 a Waarom is het vastleggen van het merk inclusief de strepen zo belangrijk voor Adidas? b Waarom is het voor Adidas zo moeilijk om zich met succes te verweren tegen Polo Ralph Lauren? 2 Opgaven hoofdstuk 7

3 Risico s voor de merkhouder 7.19 Vervolg op opgave U brengt tandpasta op de markt onder het merk Superdentos. Tot uw grote ergenis merkt u dat een Nederlandse snoepfabrikant tandenstokers onder uw merk op de markt brengt. Bij navraag blijkt dat hij dit merk na u heeft gedeponeerd bij het BBIE. a Kunt u dit depot vernietigen? Stel dat u het depot hebt kunnen vernietigen. b Kunt u nu het gebruik van uw merk door uw concurrent tegengaan? c Stel, uw merk is door uw concurrent in de Benelux gedeponeerd voor snoepgoed. Kunt u dit depot vernietigen? Bestudeer hierbij art. 3 en 14 BMW. d Stel dat het depot vernietigd kan worden. Zal in hiervoor genoemde omstandigheden verbod van het gebruik mogelijk zijn? Oplossing praktijkprobleem 7.20 Waarom is het aannemelijk dat er bij het publiek associatie optreedt tussen het merk Nobril en Notbril? 7.21 In stap 5 wordt de brief genoemd die Nobril bv aan Swieten bv kan sturen. Schrijf deze brief met gebruikmaking van de opmerkingen die bij stap 5 zijn gegeven. Hulp van specialisten 7.22 KPN heeft ook al eens een kort geding aangespannen om gebruik van de kleur groen door een concurrent tegen te gaan. Waarom is een kort geding een geschikte procedure om een dergelijk verbod te vragen? Bijzondere situaties bij intellectuele eigendom 7.23 Bakker Joosten drijft in Haren (Groningen) een goedlopende banketbakkerszaak genaamd De Heerlijkheid. Op een dag hoort hij van een klant dat er in Arnhem eveneens een banketbakkerszaak onder de naam De Heerlijkheid is. Het gebak daar kan echter niet tippen aan uw gebak, zegt de klant. Joosten gaat op onderzoek uit en inderdaad vindt hij de banketbakkerij. Hij schrijft een brief aan de zaak in Arnhem waarin hij eist dat deze haar handelsnaam wijzigt omdat het bedrijf van Joosten ouder is en hij dus meer rechten heeft op de gewraakte naam. Het bedrijf reageert niet. a Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam? b Joosten wil gerechtelijke stappen ondernemen. Hoe moet hij dat aanpakken? c Zal Joosten succes hebben met zijn actie? d Net als Joosten bekomen is van de enerverende strijd met de zaak in Arnhem, ontdekt hij dat een fabrikant van Groninger koek een nieuwe koek in de handel heeft gebracht onder de merknaam De Heerlijkheid. Wat kan Joosten hiertegen ondernemen? 7.24 Maartens is werkzaam op de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling bij een vuurwerkfabriek. Hij vindt op zekere dag een spectaculair nieuw ontstekingsmechanisme uit. Hij wil octrooi voor Nederland aanvragen, maar merkt dat zijn werkgever hem voor is geweest. a Kan Maartens op grond van de Octrooiwet actie tegen zijn werkgever ondernemen? b Stel, de werkgever heeft octrooi voor Nederland verkregen. Een Spaanse vuurwerkfabriek heeft belangstelling voor de uitvinding. De Nederlandse octrooigerechtigde besluit deze fabriek licentie te verlenen. Wat houdt dat in? c Na verkrijging van de licentie exporteert de Spaanse vuurwerkfabriek het vuurwerk (met nieuw ontstekingsmechanisme) naar Nederland. Dit tot groot ongenoegen van de Nederlandse octrooihouder. Kan deze zich tegen import van het bewuste vuurwerk verzetten? Recht doen 3

4 7.25 Een octrooiaanvraag wordt meestal pas na achttien maanden gepubliceerd. Wat is de achtergrond van deze lange termijn? Kijk op de volgende pagina voor de antwoorden. 4 Opgaven hoofdstuk 7

5 Antwoorden opgaven hoofdstuk U hebt een zwakke positie, omdat u het merk niet hebt vastgelegd. Dan is het moeilijk, zo niet onmogelijk, op te treden tegen inbreukmakers. 7.2 De merkhouder heeft financiële belangen. Bovendien bouwt hij met zijn merk een bepaalde reputatie op, die niet door een ander aangetast mag worden. 7.3 Als Swieten bv de reclamecampagne langdurig voortzet, wordt uw schade steeds groter. Bovendien is het voor Swieten bv goedkoper het merk in een zo vroeg mogelijk stadium te veranderen. 7.4 Nobril bv voert het merk Nobril voor contactlenzen. Swieten bv gebruikt het merk Notbril voor producten op het gebied van brillen en contactlenzen. Nobril bv wil dit gebruik tegengaan. 7.5 U moet uw merk deponeren. Afhankelijk van het gebied waarbinnen u uw merk wilt beschermen, kunt u een Benelux-, internationaal of gemeenschapsmerk deponeren. 7.6 Het uiterlijk van zowel uw als Swietens merk, de producten waarvoor beide merken gebruikt worden en het gebied waarbinnen de merken verhandeld worden. 7.7 Vragen: Welke mogelijkheid zal het meest succesvol zijn? Hoe snel moet het probleem worden opgelost? Hoeveel mag het kosten? 7.8 Een minnelijke schikking gaat sneller en is goedkoper. Bovendien is de kans kleiner dat de verhoudingen tussen partijen worden verstoord. 7.9 a Het merk moet duidelijk te herkennen zijn in vergelijking met door ons dagelijks gebruikte woorden of tekens. b Postbank/ De Bank (ABN-AMRO)/ Deventer koek. c Coca-Cola, inclusief de vorm van het flesje; Levis Hoe meer onderscheidend vermogen, hoe beter uw merk door het publiek herkend zal worden. Bovendien is uw positie ten aanzien van inbreukmakers sterker Hij wil zijn merk te gelde maken. Dat kan alleen als een ander dit merk niet hanteert en de merkhouder tegen inbreukmakers stevig kan optreden Nobril bv moet onderzoeken of het merk Nobril genoeg onderscheidend vermogen heeft en of het gedeponeerd is. Verder kan Nobril bv informeren of het merk Notbril door van Swieten bv gedeponeerd is. En (misschien ten overvloede) moet gecontroleerd worden of Nobril bv aan Swieten bv een licentie verleend heeft voor gebruik van het merk Vermelden op formulier; behalve identiteit aanvrager onder andere: het merk; voor welk land: de Benelux; voor welk product Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het Benelux-Merkenbureau. Vervolgens moet u volgens de wettelijke regels van Frankrijk deponeren Licentie op uw merk verlenen of het overdragen. Recht doen 5

6 7.16 Nee, uw recht is uitgewerkt. U hebt een binnen de Europese Unie gevestigd bedrijf toestemming gegeven uw merk te gebruiken. Daarmee kunt u de handel onder uw merk binnen de EU niet meer tegengaan Vanaf het moment dat Dior haar parfums binnen de EU verkoopt, gaat de uitputtingsregel gelden. De rechten van Dior op haar gemerkte artikelen zijn uitgewerkt. Kruidvat betrekt haar producten van handelaren binnen de EU, die waarschijnlijk contractueel aan Dior gebonden zijn. In principe kan Dior zich niet verzetten tegen de handelwijze van Kruidvat. De rechter heeft uitgesproken dat de vrijheid van verkeer van goederen binnen de EU zich hiertegen verzet. Hierop is echter één uitzondering. Als wordt aangetoond dat door gebruik van het merk door een ander de reputatie van het merk ernstig schade lijdt, kan op de uitputtingsregel een uitzondering worden toegelaten (art BVIE) a De strepen zijn een onderdeel van het merk en bepalen mede het onderscheidend vermogen ervan. b De strepen kunnen enkel als versiering gezien worden en zijn op zich niet onderscheidend genoeg a Het probleem is dat de producten waarvoor het merk is gedeponeerd, verschillen. Het zijn echter soortgelijke waren. Het tweede depot kan vernietigd worden (art lid 3 sub a jo. art 2.3 sub b BVIE). b Ja, het is een gebruik in het economisch verkeer van uw merk voor soortgelijke waren. De kans is groot dat er een associatie wordt gewekt bij het publiek. c Ander product. Volgens art lid 3 sub a jo. art 2.3 sub c BVIE is hier vernietiging van het depot mogelijk indien het gebruik zonder geldige reden plaatsvindt in het economisch verkeer en er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van uw merk. Dit moet dus naar de feitelijke omstandigheden beoordeeld worden. d Het gaat hier om gebruik van het merk voor niet-soortgelijke waren in de Benelux. De tandpastafabrikant moet aantonen dat de snoepfabrikant het merk zonder geldige reden (dat is hier het geval, immers er kan ook een andere naam gekozen worden) in het economisch verkeer gebruikt (ja) en er een ongerechtvaardigd voordeel mee behaalt. Ook kan de tandpastafabrikant proberen aan te tonen dat het gebruik van het merk door een snoepfabrikant afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk (tandpasta versus snoep) Nobril is een merk dat gevoerd wordt ter onderscheiding van contactlenzen; Notbril wordt gebruikt voor contactlenzenvloeistoffen. Doordat de beide merken sterk op elkaar lijken en ook de beide producten in elkaars lijn liggen, is het voor het publiek niet duidelijk dat beide producten geproduceerd worden door verschillende ondernemingen Er is een spoedeisend belang. Wanneer een verbod in een bodemprocedure wordt gevraagd, is het leed al voor de uitspraak geleden. Immers de concurrent kan dan een aantal jaren ongestoord gebruikmaken van de merkbekendheid van de KPN en daardoor de KPN grote verliezen berokkenen a Dit recht ontstaat van rechtswege door het enkele gebruik ervan. b De kantonrechter benaderen in een verzoekschrift met de vraag de zaak in Arnhem te veroordelen de naam dusdanig te veranderen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 Hnw). c Nee: de eis is dat er gelet op de aard van de onderneming en de plaats van vestiging verwarring bij het publiek te verwachten is (art. 5 Hnw). Hoewel het om twee banketbakkerijen gaat, zijn de plaatsen van vestiging zo ver van elkaar verwijderd dat er geen verwarring bij het publiek op zal treden. 6 Opgaven hoofdstuk 7

7 d De Handelsnaamwet biedt de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming tegen de gebruiker van zijn naam als merk. Joosten kan dan ook alleen optreden op grond van onrechtmatige daad, art. 6:162 BW a Nee, de werkgever heeft recht op het octrooi omdat de werknemer op grond van zijn taak de uitvinding heeft kunnen doen. b De Spaanse fabriek mag nu (voor een bepaalde tijd en tegen een bepaald bedrag) de uitvinding gebruiken in Spanje. c Nee, met medewerking van de Nederlandse octrooihouder wordt het bewuste vuurwerk in Spanje (EU-staat) geproduceerd. Verhandeling van dit vuurwerk binnen Europa kan dan niet door de licentieverlener tegengehouden worden. Er is sprake van uitputting van het recht van de Nederlandse firma Er vindt een onderzoek plaats naar de nieuwheid van de uitvinding. De aanvrager heeft de gelegenheid zich te bezinnen op de stappen die hij wil nemen na een eventuele octrooiverlening. Hij kan besluiten de octrooiaanvraag terug te trekken, zonder dat zijn concurrenten ervan op de hoogte raken. Recht doen 7