Date de réception : 13/12/2011

Transcriptie

1 Date de réception : 13/12/2011

2 Resumé C-561/11-1 Zaak C-561/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van indiening: Verwijzende rechter: 8 november 2011 Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (als rechtbank voor het gemeenschapsmerk nr. 1) Datum van de verwijzingsbeslissing: Verzoekende partij: Verwerende partij: 27 oktober 2011 Fédération Cynologique Internationale Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding Het hoofdgeding betreft een vordering wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarvan verzoekster houder is, alsook een vordering tot nietigverklaring, wegens kwade trouw en verwarringsgevaar, van de nationale merken van verweerster. Verweerster betwist het bestaan van een inbreuk op de grond dat er geen gevaar voor verwarring is en vordert in reconventie nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmerk wegens kwade trouw en gevaar voor verwarring met haar nationale merk dat voorrang geniet. Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek De verwijzende rechterlijke instantie wenst in wezen te vernemen of het uitsluitende recht dat in artikel 9 van verordening nr. 207/2009 aan de houder van een gemeenschapsmerk wordt verleend, jegens iedere derde geldt dan wel of degene die ook een merk heeft laten inschrijven, hoewel later, niet onder het NL

3 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-561/11 begrip derde in de zin van artikel 9 valt zolang laatstgenoemd merk niet nietig is verklaard. Prejudiciële vraag De verwijzende rechterlijke instantie stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende prejudiciële vraag: Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard? Aangevoerde gemeenschapsbepalingen Artikelen 1, lid 2, 9, 54, 56, lid 3, 95, 96, 98 en 100 van verordening nr. 207/2009 Aangevoerde bepalingen van nationaal recht Artikelen 6, 51 en 52 van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken) van 7 december 2001 Artikel 55 van Ley 11/1986 de Patentes (wet 11/1986 op octrooien) van 20 maart 1986 Artikel 51, lid 2, van Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (wet 20/2003 betreffende de rechtsbescherming van industriële modellen) van 7 juli 2003 Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding 1 Fédération Cynologique Internationale (hierna: verzoekster ) is een prestigieuze particuliere vereniging op het gebied van kynologie en houder van gecombineerd gemeenschapsmerk nr FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, dat op 5 juli 2006 is verleend en is ingeschreven voor de klassen 35 (public relations op het gebied van het fokken, verzorgen en houden van honden; het organiseren en houden van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden en/of reclamedoeleinden ten aanzien van honden), 41 (opleiding en 2

4 bijscholing, met name op het gebied van het fokken, verzorgen en houden van honden; het organiseren en houden van seminars en scholingen, met name op het gebied van het fokken, verzorgen en houden van honden; het organiseren en houden van fokshows betreffende honden), 42 (het opstellen van afkomst- en controlebewijzen betreffende honden op het gebied van de populatie en genetica) en 44 (het fokken en verzorgen van honden, overeenkomstige advisering bij het fokken, verzorgen en houden van honden, diensten van een dierenarts): 2 Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (hierna: verweerster ) is een in 2004 opgerichte particuliere vereniging en houder van de volgende merken: nationaal woordmerk nr FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA F.C.I., verleend op 20 juni 2005 en ingeschreven voor klasse 16 (Stamboek voor zuivere hondenrassen. Publicaties en drukwerken); gecombineerd nationaal merk nr FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, verleend op 12 maart 2008 en ingeschreven voor klasse 16 (Stamboek voor zuivere hondenrassen. Publicaties en drukwerken): gecombineerd nationaal merk nr FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., verleend op 26 augustus 2008 en ingeschreven voor waren van klasse 16 [papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto s; 3

5 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-561/11 schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés. Hondenstamboeken en allerlei soorten hondenwedstrijden- en tentoonstellingen. Allerlei soorten titels en diploma s met betrekking tot zuivere hondenrassen]: gemeenschapsmerk nr , ingeschreven voor waren van klasse 16 [papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; wedstrijden en tentoonstellingen van zuivere rassen; uitgifte van titels, diploma s en accreditatiebewijzen; publicaties, drukwerken en materiaal met betrekking tot stambomen van honden; publicaties en catalogussen over zuivere hondenrassen]: 3 Op 12 februari 2009 diende verweerster een aanvraag voor gemeenschapsmerk nr in. Dat gemeenschapsmerk werd haar op 3 september 2010 door het BHIM verleend. In februari 2010 had verzoekster bij het BHIM oppositie 4

6 ingesteld tegen de inschrijving van dat merk, doch niet op de juiste wijze. Op 18 november 2010 verzocht verzoekster het BHIM nogmaals om nietigverklaring van het betrokken merk. Die procedure is nog aanhangig. Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding 4 Verzoekster heeft bij de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (als rechtbank voor het gemeenschapsmerk nr. 1) in haar verzoekschrift van 18 juni 2010 twee verschillende vorderingen ingesteld tegen verweerster: a) vordering wegens inbreuk op gecombineerd gemeenschapsmerk nr , ingeschreven voor de klassen 35, 41 en 42 en bekend in kynologische kringen, en dit op grond van de artikelen 14, lid 1, en [9, lid 1,] sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), en b) vordering tot nietigverklaring van de nationale merken nrs , en , ingeschreven voor klasse 16, wegens een te kwader trouw gedane inschrijving op grond van de Spaanse wet inzake merken en wegens een relatieve nietigheidsgrond gelet op het gevaar voor verwarring met verzoeksters gemeenschapsmerk dat voorrang geniet [artikel 52 juncto artikel 6, lid 1, sub b, van de Spaanse wet inzake merken]. 5 Verzoekster stelt dat zij in haar merkrechten wordt aangetast door de handelwijze van verweerster, die een beeld en anagrammen heeft laten inschrijven die sterk gelijken op haar eigen merk, en die daarvan gebruikt maakt om het publiek te misleiden en te profiteren van de bekendheid van dat merk. 6 Een van de vermeende inbreuken is volgens verzoekster het gebruik en parallel daaraan de aanvraag en inschrijving door verweerster van gemeenschapsmerk nr Verweerster betwist dit alles, stelt dat er geen inbreuk is omdat er geen verwarringsgevaar is, en vordert in reconventie nietigverklaring van verzoeksters gemeenschapsmerk nr wegens kwade trouw en wegens het gevaar voor verwarring met haar nationale merk nr dat voorrang geniet. Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing 8 De verwijzende rechterlijke instantie kan verweersters nationale merken nietig verklaren, wat niet geldt voor gemeenschapsmerk nr , daar het in dat geval een bevoegdheid van het BHIM betreft. De vraag die voor de verwijzende rechterlijke instantie rijst is of het door verweerster gemaakte gebruik van dat merk, ook al luidt het oordeel dat dit gebruik inbreukmakend is, kan worden verboden op grond van artikel 9 van verordening nr. 207/

7 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-561/11 9 Artikel 9[, lid 1,] van verordening nr. 207/2009 luidt: Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden: a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk; c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. 10 De verwijzende rechterlijke instantie wenst in wezen te vernemen welke uitlegging moet worden gegeven aan het begrip derde in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Artikel 9 en met name het begrip derde in lid 1 kunnen op twee wijzen worden uitgelegd: 6 volgens de zienswijze dat er een uitzondering op basis van inschrijving bestaat, moet het voorschrift aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk het gebruik ervan waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven, [in de gevallen van artikel 9, lid 1, sub a, b en c,] niet kan verbieden aan een derde die zelf houder is van een ander ingeschreven merk dat daarmee kan worden verward, en die dat merk gebruikt. De reden daarvoor is dat die derde, als merkhouder, het recht heeft het merk te gebruiken [en zelfs de plicht, aangezien volgens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 het niet gebruiken tot vervallenverklaring ervan leidt]. Alleen bij een eerdere of gelijktijdige nietigverklaring van zijn merk kan tegen die derde een vordering wegens inbreuk worden ingesteld. Volgens deze zienswijze valt degene die zelf beschikt over een ingeschreven merk dat niet nietig is verklaard, niet onder het begrip derde in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009; de andere mogelijke uitlegging van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is dat het ius prohibendi van de houder van het ingeschreven merk geldt jegens iedere derde, met inbegrip van

8 degenen die houder zijn van een later ingeschreven merk, zelfs indien dat merk niet eerder nietig is of gelijktijdig nietig wordt verklaard. 11 De eerste zienswijze, met betrekking tot de uitzondering op basis van inschrijving, berust op het recht om gebruik te maken van het ingeschreven teken op grond van het algemene beginsel wie zijn recht gebruikt, benadeelt niemand, en wordt gevolgd in de Spaanse rechtspraak (hooggerechtshof en rechtbank voor het gemeenschapsmerk) wanneer er een conflict rijst tussen het ius prohibendi van de houder van een merk dat voorrang geniet, en het recht van de houder van een jonger merk om dat merk te gebruiken, en de eerste merkhouder tegen de tweede merkhouder een vordering wegens inbreuk instelt. 12 De tweede zienswijze is gebaseerd op verschillende argumenten: een grammaticaal argument: in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wordt bij de vaststelling van het recht van de houder van het gemeenschapsmerk om het gebruik daarvan te verbieden geen onderscheid gemaakt tussen derden. In deze bepaling is alleen sprake van derden die niet zijn toestemming hebben verkregen; een systematisch argument: in de eerste plaats is in geen enkel artikel van afdeling 2 van titel II van verordening nr. 207/2009 voorzien in een dergelijke uitzondering voor een houder van een later ingeschreven merk; in de tweede plaats is in geen enkel voorschrift bepaald dat de procedure wegens inbreuk pas voor de nationale rechtbanken voor het gemeenschapsmerk kan worden gestart nadat het jongere gemeenschapsmerk door het BHIM nietig is verklaard; in de derde plaats zijn het instellen van een vordering tot nietigverklaring en het instellen van een vordering wegens inbreuk in artikel 54 van verordening nr. 207/2009 alternatieven en geldt het instellen van de vordering tot nietigverklaring van het jongere merk niet als voorwaarde om bezwaar te kunnen maken tegen het gebruik daarvan; een logisch argument: het uitsluitende gebruiksrecht van een merkhouder kan slechts worden beschermd indien het geen afbreuk doet aan andermans rechten, zoals de rechten van de houder van een ouder gemeenschapsmerk dat voorrang heeft. De bedoeling is dat geen verder gebruik wordt gemaakt van een teken dat inbreuk maakt op een voorrang hebbend recht; de voorafgaande nietigverklaring van dat teken is daartoe niet vereist. Het volstaat dat in het kader van een vordering wegens inbreuk wordt vastgesteld dat het inbreukmakende teken onverenigbaar is met het voorrang hebbende ingeschreven teken van degene die de vordering heeft ingesteld; een functioneel argument: indien wordt aanvaard dat er een uitzondering op basis van inschrijving bestaat, zouden de in 7

9 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-561/11 8 artikel 95 van verordening nr. 207/2009 bedoelde rechtbanken geen uitspraak kunnen doen in een procedure wegens een inbreuk op een gemeenschapsmerk [waartoe zij bevoegd zijn krachtens artikel 96, sub a, van de verordening] zolang het later ingeschreven merk van de verwerende partij niet nietig is verklaard. Indien de vordering tot nietigverklaring een gemeenschapsmerk betreft, kan zij alleen bij het BHIM worden ingesteld (artikel 52 van de verordening); de (nationale) rechterlijke instantie waarbij de vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt, kan geen kennis nemen van de vordering tot nietigverklaring, aangezien haar bevoegdheid inzake nietigverklaring alleen ziet op reconventionele vorderingen, niet op rechtstreekse vorderingen [artikel 96, sub d, van de verordening]. Dat kan leiden tot vertraging bij het justitieel optreden tegen de vermeende inbreuk; indien het gemeenschapsmerk dat voorrang geniet, pas wordt beschermd nadat het later ingeschreven merk nietig is verklaard, dan zou dat voorrang hebbende gemeenschapsmerk in het geval van nationale merken (die in verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven), een andere strekking hebben naargelang de nietigverklaring al dan niet is verkregen in elk van die staten. Dit zou afbreuk kunnen doen aan de uniforme strekking van het gemeenschapsmerk en daarenboven leiden tot tal van gedingen (zo veel als er later ingeschreven nationale merken in de verschillende lidstaten zijn), aangezien de rechtbank voor het gemeenschapsmerk van elke lidstaat waarvoor een beroep wordt gedaan op de bescherming van het voorrang hebbende gemeenschapsmerk, slechts bevoegd is om nationale merken van de eigen staat nietig te verklaren, maar niet die van andere staten; ten slotte is het niet maken van een uitzondering op basis van inschrijving voor de houder van een later ingeschreven merk in overeenstemming met het Spaanse industriële-eigendomsrecht, zoals blijkt uit artikel 55 van wet 11/1986 op octrooien, volgens hetwelk [d]e houder van een octrooi [...] daarop geen beroep [kan] doen om zich te verweren tegen vorderingen die tegen hem zijn ingesteld wegens inbreuk op andere octrooien die een oudere voorrangsdatum hebben dan zijn octrooi, en uit artikel 51, lid 2, van wet 20/2003, betreffende de rechtsbescherming van industriële modellen, dat luidt dat [o]p het recht op het ingeschreven model [...] geen beroep [kan] worden gedaan om de houder ervan te ontslaan van de verplichting zich te verantwoorden in het kader van tegen hem ingestelde vorderingen wegens inbreuk op andere intellectuele- of industriële-eigendomsrechten met een oudere voorrangsdatum. 13 Indien wordt aanvaard dat er een uitzondering op basis van inschrijving bestaat, moet de vordering in casu worden afgewezen, aangezien verweerster dan niet kan

10 worden belet gebruik te maken van haar gemeenschapsmerk dat verwarring kan doen ontstaan met verzoeksters gemeenschapsmerk dat voorrang geniet, nu verweerster over een geldige inschrijving beschikt. In het andere geval daarentegen kan het later ingeschreven merk, ook al is het niet nietig verklaard, geen bescherming bieden voor het inbreukmakende gebruik ervan. 14 De verwijzende rechterlijke instantie sluit zich aan bij het oordeel dat artikel 9 van verordening nr. 207/2009 ruim moet worden uitgelegd in die zin dat het uitsluitende recht jegens iedere derde geldt, maar wijst erop dat dit niet betekent dat er op dit punt geen twijfel meer mogelijk is en de vraag geen beantwoording door de hoogste instantie voor de uitlegging van het Unierecht behoeft, vooral wanneer er in Spanje rechtspraak is volgens welke het begrip derde uitsluitend betrekking heeft op degenen die niet door een merkinschrijving worden beschermd, en dus niet op degenen die hun teken gebruiken op basis van een merkinschrijving. Gelet op een en ander moet de behandeling van de zaak worden geschorst en bij het Hof van Justitie van de Europese Unie een verzoek om een prejudiciële beslissing worden ingediend. 9