Geen merkbescherming voor plastic Coca Cola-flesjes D.A. Grobokopatel. 1. Inleiding

Transcriptie

1 Geen merkbescherming voor plastic Coca Cola-flesjes D.A. Grobokopatel 1. Inleiding Onlangs heeft het Gerecht van Eerste Aanleg (hierna: het Gerecht ) geoordeeld dat de vorm van het bovenstaand weergegeven plastic Coca Cola-flesje zonder verticale groeven niet als merk kan worden beschermd. 1 Kort gezegd was het Gerecht van mening dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft. In dit artikel wordt beschreven hoe het Gerecht tot dit oordeel had kunnen komen. Alvorens hierop wordt ingegaan, zullen eerst de juridische aspecten van vormmerken uiteen worden gezet. Daarna wordt beschreven waarom het Gerecht het Coca Colaflesje geen merkbescherming toekende. Vervolgens zullen alternatieve beschermingsmogelijkheden voor het Coca Cola-flesje aan bod komen. Ter afronding zal worden afgesloten met een conclusie. 2. Juridische aspecten vormmerken Onderscheidend vermogen Een teken met onderscheidend vermogen en dat vatbaar is voor grafische voorstelling kan een merk vormen (art. 2.1 BVIE). 2 Met onderscheidend vermogen wordt bedoeld dat het merk in staat moet zijn om de waren of diensten waarvoor merkbescherming is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. 3 Mist het aangevraagde merk onderscheidend vermogen, dan kan hiervoor geen merkbescherming worden verleend. 1 GvEA 24 februari 2016, T-411/14, ECLI:EU:T:2016:94 (Coca Cola/OHIM). 2 In het nieuwe merkenrecht zal het vereiste van vatbaarheid voor grafische voorstelling komen te vervallen. Zie hiervoor art. 3 van Richtlijn (EU) 2015/2436 en art. 4 Verordening (EU) 2015/ HvJ EG 29 april 2004, C-456/01 P en C-467/01 P, ECLI:C:2004:258 (Henkel/OHIM).

2 Ten aanzien van vormmerken is het HvJ van mening dat de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan. 4 Daarom eist het HvJ dat de aanvrager moet aantonen dat een vormmerk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. 5 Meer in het bijzonder voor het deponeren van flessen als vormmerken is het HvJ van mening dat de gemiddelde consument aan een fles in beginsel een verpakkingsfunctie toeschrijft. Een dergelijke verpakking is slechts onderscheidend wanneer dit merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar mogelijk maakt om deze waar zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van de waren van andere ondernemingen te onderscheiden. 6 Voorts moet het onderscheidend vermogen enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek. 7 Het HvJ is daarnaast van mening dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een vormmerk geen strenger criterium moet worden gehanteerd dan voor andere soorten merken. 8 Dat standpunt is terug te vinden in de toepassing van de Postkantoor-criteria op vormmerken: bestaat het aangevraagde merk uit elementen die op zichzelf niet onderscheidend zijn, dan heeft het aangevraagde merk alleen onderscheidend vermogen indien de samenstelling van deze elementen verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. 9 Inburgering Heeft het aangevraagde vormmerk geen onderscheidend vermogen, dan kan dit vormmerk alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen doordat dit vormmerk intensief is gebruikt; het teken kan inburgeren. 10 Het vormmerk moet dan wel in alle lidstaten zijn ingeburgerd. De inburgering c.q. het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een merk kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een inschreven merk, als uit het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. 11 Uitsluitingsgronden voor vormmerken Voor vormmerken gelden naast de gebruikelijke regels voor merken nog aanvullende uitsluitingsgronden. Art. 2.1 lid 2 BVIE vermeldt dat aan tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, geen merkbescherming kan worden verleend. Indien meerdere uitsluitingsgronden van toepassing kunnen zijn op hetzelfde vormmerk, dient minstens één van deze uitsluitingsgronden afzonderlijk te kunnen worden toegepast op het gehele teken. 12 In dit kader dient te worden opgemerkt dat in het toekomstige merkenrecht de reikwijdte van deze uitsluitingsgronden niet meer wordt beperkt tot vormmerken, maar tevens wordt uitgebreid naar andere kenmerken van een merk. Hierdoor wordt benadrukt dat vormmerken juridisch gezien gelijk worden behandeld als andere merken. Daarnaast wordt het merkenrecht nog duidelijker afgebakend 4 HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02, ECLI:EU:C:2004:592 (Mag Instruments/OHIM). 5 HvJ EG 12 februari 2004, C-218/01, ECLI:EU:C:2004:88 (Henkel/DPMA). 6 Id. 7 HvJ EG 29 april 2004, C-456/01 P en C-467/01 P, ECLI:C:2004:258 (Henkel/OHIM). 8 HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01, ECLI:NL:XX:2007:BG01, IER 2007/99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (Benetton/G-Star). 9 HvJ EU 7 mei 2015, C-445/13 P, ECLI:EU:C:2015:303 (Voss of Norway/OHIM). 10 HvJ 22 juni 2006, C-25/05, ECLI:NL:XX:2006:BA5136 (Storck/OHIM). 11 HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, EU:C:2005:432 (Nestlé/Mars). 12 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, IER 2015/24 m.nt. J.C.S Pinckaers. NJ 2015/349 m.nt. C.E.F.M. Gielen (Hauck/Stokke). Zie ook HvJ EU 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, IEPT m.nt. A.A. Quaedvlieg (Nestlé/Cadbury).

3 van andere IE-rechten, zoals het auteursrecht en het octrooirecht. Verwezen zij naar art. 4 lid 1 sub e van Richtlijn (EU) 2015/2436 en art. 7 lid 1 sub e van Verordening (EU) 2015/ De weigering van merkbescherming voor het plastic Coca Cola-flesje Het Gerecht is van oordeel dat het plastic Coca Cola-flesje geen onderscheidend vermogen heeft. Het Gerecht stelde eerst vast dat het aangevraagde merk een samengesteld teken is met verschillende kenmerken, bestaande uit: een vlakke basis met een welving naar buiten om een gewelfde indruk te geven, een kegelvormige deel dat naar binnen toeloopt en naar buiten uitloopt tot aan de eerste horizontale lijn om een trapeziumvorm aan te geven, een licht verzonken uitspringend middendeel met een vlakke indruk, hoewel de zijden licht gebogen zijn, om een vlak profiel te geven, en een bovendeel dat naar boven spits toeloopt als een trechter en licht gewelfd is ter hoogte van de hals. Alle afzonderlijke elementen hebben volgens het Gerecht geen onderscheidend vermogen aangezien deze elementen niet significant afwijken van hetgeen gebruikelijk is in de betrokken sector. Ook de combinatie van deze elementen schept geen onderscheidend vermogen. Volgens het Gerecht verschilt het aangevraagde merk namelijk niet van de loutere som van zijn bestanddelen. Het aangevraagde vormmerk verschilt niet van de meeste flessen op de markt en is slechts een variant op de vorm en de verpakking van andere flessen op de markt. Het Gerecht erkent dat bij het ontwerpen van een plastic flesje weinig vrijheid bestaat. Hierdoor zijn minimale afwijkingen van de gebruikelijke vormen niet toereikend om merkbescherming voor plastic flesjes te rechtvaardigen. Tevens heeft het aangevraagde vormmerk geen onderscheidend vermogen verkregen door inburgering. Coca Cola heeft een marktonderzoek overgelegd, welk onderzoek in tien lidstaten is uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat het aangevraagde merk bij een groot deel van het publiek wel in staat is om de producten van Coca Cola te onderscheiden. Het Gerecht vond dat het marktonderzoek niet representatief was voor alle lidstaten. Voor inburgering in de EU is immers vereist dat het merk in alle lidstaten moet zijn ingeburgerd. Daarnaast bevatte het marktonderzoek verkoopcijfers en reclamekosten. Volgens het Gerecht waren deze gegevens niet zodanig gespecificeerd dat deze zagen op de inburgering van het aangevraagde vormmerk. Deze gegevens hadden namelijk betrekking op de verkoopcijfers en reclamekosten van het Coca Cola-drankje. Hierdoor was het Gerecht tevens niet overtuigd dat het vormmerk is ingeburgerd. Tevens was het Gerecht niet overtuigd dat de gemiddelde consument het aangevraagde vormmerk als onderscheidingsmiddel van Coca Cola zou herkennen, zonder dat het vormmerk gepaard gaat met een etiket waarop Coca Cola staat. Coca Cola maakte immers nooit reclame waarop het plastic flesje zonder het etiket is te zien. Daarnaast was het Gerecht van mening dat de gemiddelde consument het plastic flesje zonder contouren niet als onderscheidingsmiddel van Coca Cola zou opvatten. Ten slotte was het Gerecht van mening dat het aangevraagde vormmerk niet kan worden opgevat als een onderdeel van een ingeburgerde teken van Coca Cola, zoals een flesje met contouren of een flesje met een etiket. Voor inburgering van een merk, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, moet de merkaanvrager namelijk bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming Vgl. HvJ EU 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604, IEPT m.nt. A.A. Quaedvlieg (Nestlé/Cadbury).

4 Jammer voor Coca Cola. Althans, voorlopig dan. Niet is uitgesloten dat het onderscheidend vermogen voor een aangevraagde vormmerk in de toekomst zou kunnen worden aangetoond. Coca Cola dient dan een marktonderzoek te overleggen waaruit specifiek blijkt dat het marktonderzoek ziet op het contour- en etiketloze flesje. Daarnaast mag het marktonderzoek in meerdere lidstaten worden uitgevoerd. 4. Staat Coca Cola nu met lege handen? Merkbescherming zou mooi meegenomen zijn voor Coca Cola: een eeuwigdurende monopolie op het uiterlijk van een flesje. Net als bij het legendarische glazen flesje van Coca Cola. Nu Coca Cola geen merkbescherming heeft, rijst de vraag of Coca Cola nog andere mogelijkheden heeft om te zorgen dat andere marktdeelnemers niet hetzelfde flesje gaan gebruiken. Het valt te betwijfelen of het flesje zonder contouren een auteursrechtelijke werk kan zijn. Het is te ver gevoerd om de auteursrechtelijke aspecten uitvoerig te bespreken. Volstaan wordt met de volgende vermelding. De ontwerper van het flesje heeft weliswaar voldoende creatieve keuzes kunnen maken waardoor de eigen intellectuele schepping van deze ontwerper terug is te vinden in het flesje, maar niet is uitgesloten dat het contour- en etiketloze flesje als te banaal of triviaal wordt ervaren. Het is bij flesjes immers lastig om deze opvallend te laten maken ten opzichte van andere bestaande flesjes. De kans dat aan het flesje geen auteursrechtelijke bescherming wordt verleend, is reëel. Daarnaast had Coca Cola een modelrecht kunnen aanvragen. Hiervoor is Coca Cola echter te laat aangezien het flesje niet op tijd geregistreerd is en daardoor modelrechtelijk gezien nieuwheidsschadelijk is. Wel kan het flesje van Coca Cola bij gebreke van een modelinschrijving bescherming krijgen als een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel. Deze bescherming duurt echter maar drie jaar. Aan de reeds besproken alternatieve beschermingsvormen, met uitzondering van het modellenrecht, kleeft echter een nadeel: zij zijn in tijdsduur beperkt. In Nederland zou Coca Cola op grond van de slaafse nabootsingsleer wel een tijdloze monopolie op zijn plastic flesje kunnen verkrijgen. 14 Daarvoor is onder andere vereist dat het flesje een eigen plaats op de markt heeft. Met andere woorden: het moet een uniek product zijn. Ik acht de kans niet uitgesloten dat Coca Cola s flesje als een uniek product zal worden gekwalificeerd. Indien het Coca Cola-flesje een eigen plaats op de markt heeft, hebben andere marktdeelnemers de zorgplicht om de uiterlijke vormgeving van hun flesjes zodanig aan te passen dat nodeloos verwarringsgevaar wordt vermeden. Hierdoor zou Coca Cola bescherming genieten die kenmerken heeft van zowel het modellen- als het merkenrecht. De slaafse nabootsingsleer heeft met het modellenrecht gemeen dat in een namaakgeschil de in het geding zijnde producten qua totaalindruk moeten overeenstemmen. In aanvulling op het modellenrecht vereist de slaafse nabootsingsleer echter dat tevens sprake moet zijn van nodeloos verwarringsgevaar. Elementen van het merkenrecht zijn in de slaafse nabootsingsleer terug te vinden doordat de slaafse nabootsingsleer een zekere mate van herkomstbescherming biedt. De 14 Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat ook de bescherming krachtens de slaafse nabootsingsleer niet tijdloos hoeft te zijn. Een product met een eigen plaats op de markt kan deze plaats, en dus ook de bescherming krachtens de slaafse nabootsingsleer, verliezen. Vgl. Gerechtshof Arnhem 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BL3568, IER 2010/15 m.nt. F.W. Grosheide (Kymco).

5 slaafse nabootsingsleer biedt anders dan het merkenrecht meer ruimte om de uiterlijke vormgeving van een product als onderscheidingsmiddel te beschermen. 15 Derhalve kan het flesje van Coca Cola bescherming genieten krachtens het auteursrecht, het modellenrecht 16 en/of de slaafse nabootsingsleer. Het nadeel van deze alternatieve beschermingsmogelijkheden is dat de beschermingsomvang vooraf niet vaststaat. Bij deze alternatieve beschermingsmogelijkheden is geen inschrijving vereist zoals bij het merkenrecht wel het geval is. Hierdoor moet Coca Cola in onzekerheid leven over zijn beschermingsomvang totdat Coca Cola in een gerechtelijke procedure belandt. 5. Slotsom Het staat niet vast dat het flesje van Coca Cola zonder contouren onderscheidend vermogen heeft. Hierdoor kan geen merkbescherming worden geboden. Of het flesje daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft is een ander verhaal. Coca Cola dient dit te bewijzen, en daar is Coca Cola in gefaald door het verstrekken van een marktonderzoek dat niet in staat is om het onderscheidend vermogen van het flesje aan te tonen en dat niet representatief is voor de EU. Ondertussen is het wel mogelijk dat Coca Cola s flesje een auteursrechtelijke werk kan zijn, een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel kan zijn en/of dat het flesje in aanmerking komt voor bescherming krachtens de slaafse nabootsingsleer. Echter, de beschermingsomvang van deze alternatieve beschermingsomvang is niet op voorhand te bepalen. Hiervoor moet Coca Cola procederen. Derhalve zal Coca Cola een beter marktonderzoek moeten uitvoeren waarbij het onderscheidend vermogen van het contour- en etiketloze flesje in de EU wordt aangetoond. Op deze wijze zou Coca Cola dan toch merkbescherming kunnen genieten en is de beschermingsomvang ten opzichte van het flesje op voorhand beter vast te stellen. 15 Vgl. C.E.F.M. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing, in: D.J.G. Visser (red.), Een eigen oorspronkelijk karakter, Delex: Amsterdam 2007, p Zie ook A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomsperspectief, BIE 1992/12, p Althans, als een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel.