Bescherming van techniek in merken- en modellenrecht:

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN TILBURG Bescherming van techniek in merken- en modellenrecht: De techniekrestrictie nader bekeken. Monica Leenders S Ter afronding van Master Rechtsgeleerdheid - Universiteit van Tilburg Begeleider: Mr. S.L. Gellaerts 28 juli 2011

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 i. Lijst met gebruikte afkortingen Inleiding en verantwoording Techniek in het intellectuele eigendomsrecht Bescherming van techniek in het merken- en modellenrecht Ieder recht beschermt een eigen object Onderzoeksvraag Plan van behandeling Bescherming van techniek door het octrooirecht Bescherming van techniek in het intellectuele eigendomsrecht Object van het octrooirecht Ratio en functie van het octrooirecht Samenloop Na afloop van octrooirechtelijke bescherming Bescherming van techniek door het merkenrecht Object van het merkenrecht Ratio en functie van het merkenrecht Techniekrestrictie in het BVIE De aard van de waar Wezenlijke waarde van de waar Vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen Techniekrestrictie in de rechtsliteratuur Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Leer van de alternatieve vormgeving Techniekrestrictie in de jurisprudentie Rechtspraak vóór HvJ Philips/Remington HvJ Philips/Remington Rechtspraak na HvJ Philips/Remington Samenloop Samenloop tussen octrooirecht en merkenrecht

3 3.7 Neem nou: Coca-Cola flesje & Lego Samenvatting Bescherming van techniek door het modellenrecht Object van het modellenrecht Ratio en functie van het modellenrecht Techniekrestrictie in het BVIE Mechanische samenvoegingen en verbindingen Uitsluitend door de technische functie bepaald Techniekrestrictie in de rechtsliteratuur Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Leer van de alternatieve vormgeving Techniekrestrictie in de jurisprudentie Tot 1975: jurisprudentie volgens slaafse nabootsingsleer : jurisprudentie modelbescherming via BTMW Na 2003: jurisprudentie modelbescherming via BTMW en BVIE Jurisprudentie volgens apparaatgerichte leer Jurisprudentie volgens resultaatgerichte leer Na 2003: (model)bescherming via slaafse nabootsing Samenloop Samenloop tussen merkenrecht en modellenrecht Samenloop tussen octrooirecht en modellenrecht Neem nou: Coca-Cola flesje & Lego Samenvatting Conclusie Techniek in het intellectuele eigendomsrecht: octrooirecht Merkenrecht Modellenrecht Negatieve reflexwerking iii. Literatuurlijst iv. Overzicht van jurisprudentie

4 i. Lijst met gebruikte afkortingen BBIE Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom BenGH Benelux-Gerechtshof BIE Bijblad bij de industriële eigendom, thans Berichten industriële eigendom BMMB Beneluxvereniging van Merken- en Modellengemachtigden Bulletin BTMW Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen [in 2003 vervangen door BVIE] BVIE Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom E.a. En anderen E.I.P.R. European Intellectual Property Review EOV Europees Octrooiverdrag 1975 GvEA Gerecht van Eerste Aanleg van de EG / thans EU GModVo Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, PbEG 5 januari 2002, L3/1 GMVo Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, PbEG 14 januari 1994, L11/1 HR Hoge Raad der Nederlanden HvJ Hof van Justitie van de EG / thans EU IER Intellectuele Eigendom en Reclamerecht IEF IE-forum.nl Jur. Jurisprudentie van het Hof van Justitie (publicatieblad) LJN Landelijk jurisprudentie nummer OHIM Office for Harmonization in the Internal Market [trademarks and designs] M. nt. Met noot van ModRl Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, PbEG 28 oktober 1998, L289/1 Mrl Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG 1 februari 1989, L40/1 NJ Nederlandse Jurisprudentie NJB Nederlands Juristenblad Nr. Nummer Para. Paragraaf PbEG Publicatieblad der Europese Gemeenschappen Rb. Rechtbank R.o. Rechtsoverweging ROW Rijksoctrooiwet 1995 TRIPS Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom Afkortingen van annotatoren: AAQ A.A. Quaedvlieg JLRAH J.L.R.A. Huydecoper AKS A.W.J. Kamperman Sanders HB L.J. Hijmans van den Bergh ChG Ch. Gielen HMHS H.M.H. Speyart DWFV D.W.F. Verkade LWH L. Wichers Hoeth FWG F.W. Grosheide MRM M.R. Mok JHS J.H. Spoor SdW S. de Wit 4

5 1 Inleiding en verantwoording Iedereen kent het karakteristieke flesje van Coca-Cola en het Lego-steentje: beiden zijn voorbeelden van een karakteristieke vormgeving van een product. Maar dit flesje en steentje zijn meer dan een bekende vorm, zij zijn ook een vorm van techniek. Naast de vormgeving die maakt dat men de vorm kan herkennen, zit er ook een technisch bepaald aspect aan deze vormen. Het Lego-steentje is gemakkelijk op een ander Lego-steentje te klikken, waardoor een bouwwerk kan ontstaan. Lego heeft octrooibescherming genoten voor deze uitvinding. Is het dan gerechtvaardigd om hierna een eeuwigdurend merkenrechtelijk monopolie te creëren op dit steentje voor Lego? Nu er al sprake is geweest van octrooirechtelijke bescherming kan dat een bezwaar zijn voor bescherming van de vorm via het merkenrecht omdat het een technisch bepaalde vorm betreft. Techniek wordt traditioneel beschermd door het octrooirecht, niet door het merkenrecht. Lego heeft octrooirechtelijke bescherming genoten op het Lego-steentje, maar hetzelfde kan niet worden gezegd over het flesje van Coca-Cola. Dat flesje is onderwerp geweest van modelrechtelijke bescherming van de vormgeving en is ook gedeponeerd als merk. Ook van het flesje kan worden gezegd dat de vormgeving technisch bepaald is, maar is dat voldoende om het flesje uit te sluiten van modelrechtelijke bescherming? Dan zouden weinig vormen in aanmerking komen voor een modelrecht. Hoort techniek ook thuis in het merkenrecht? Door de bescherming van het flesje als vormmerk, heeft Coca-Cola een eeuwigdurend monopolie verkregen op die vorm en kan Coca-Cola anderen verbieden eenzelfde vorm op de markt te brengen. Is het gerechtvaardigd om een vorm met zulke technisch/functioneel bepaalde kenmerken via het merkenrecht voor te behouden aan één producent? 1.1 Techniek in het intellectuele eigendomsrecht Het octrooirecht beschermt een technische uitvinding en geeft de rechthebbende de kans zijn uitvinding voor twintig jaar te beschermen. Algemeen wordt aangenomen dat de bescherming van techniek is voorbehouden aan het octrooirecht 1. Om deze reden wordt in andere wetgeving zoals in het merken- en modellenrecht techniek uitgesloten van bescherming. Onduidelijk is echter hoe ver deze restrictie gaat: kan een vorm die technisch is bepaald nooit voor bescherming in aanmerking komen of valt de beoordeling anders uit wanneer het technisch aspect ondergeschikt is dan wel dat er alternatieven zijn? 1 Holzhauer & Gellaerts 2008, p. 23. Ook kwekersrecht en modellenrecht kunnen techniek beschermen maar het octrooirecht is het sterkste recht om techniek te beschermen. 5

6 1.2 Bescherming van techniek in het merken- en modellenrecht Dit onderzoek tracht de samenloop en afbakening tussen modellenrecht en merkenrecht aan de ene kant en octrooirecht aan de andere kant weer te geven aan de hand van een beschouwing van technisch bepaalde objecten. Aansprekende voorbeelden hierbij zijn het bekende Coca-Cola flesje en het Legoblokje. De Europese en Benelux-wetgever hebben ervoor gekozen voortbrengselen die technisch bepaald zijn uit te sluiten van bescherming door het merken- en modellenrecht, maar het is aan de rechter om deze begrippen concreet in te vullen en vorm te geven. Het doel van deze scriptie is de jurisprudentie en literatuur op dit punt te analyseren, om zo tot een invulling van de techniekrestrictie 2 in het merken- en modellenrecht te komen en deze invulling met elkaar te vergelijken en kritisch te beschouwen in het licht van de mogelijkheid van octrooirechtelijke bescherming. Auteursrechtelijke bescherming blijft buiten dit onderzoek. Naast de huidige situatie te beschrijven en een invulling te geven aan de techniekrestrictie beoogt dit onderzoek ook de invulling van dat begrip te vergelijken en verklaren op het gebied van merken- en modellenrecht. Wordt de techniekrestrictie op dezelfde manier ingevuld binnen het merken- en modellenrecht of juist niet? Hebben de verschillende functies van het merken- en modellenrecht nog invloed op de invulling van de techniekrestrictie? De grondslagen van de industriële eigendomsrechten zijn van belang bij de beantwoording van de onderzoeksvraag. De grenzen tussen deze beschermingsregimes vervagen naarmate een object via meerdere regimes kan worden beschermd. Is dat wenselijk of dient er een strikte scheiding te zijn tussen de rechtsgebieden? Gaat er een negatieve reflexwerking uit van het octrooirecht, in de zin dat een eenmaal genoten octrooirecht bescherming via het merken- en modellenrecht onmogelijk maakt? 1.3 Ieder recht beschermt een eigen object Het gebied van de intellectuele eigendomsrechten bestaat uit een aantal wetten die als doel hebben immateriële prestaties, technische vindingen, onderscheidingsmiddelen en industriële vormgeving te beschermen. De industriële eigendom omvat alle gebieden van de intellectuele eigendom, met uitzondering van het auteursrecht en aanverwante rechten zoals naburige rechten en databankenrecht. Ieder recht kent een eigen beschermingsobject en een eigen beschermingsomvang en -duur. Octrooirechtelijke bescherming ziet op een uitvinding: een technische vinding die nieuw is, inventief en toepasbaar op het gebied van de nijverheid. Het modellenrecht beschermt een voortbrengsel dat nieuw is en een eigen karakter heeft en ziet op de esthetische aspecten van een voortbrengsel. Het merkenrecht beschermt een teken dat dient ter onderscheiding van waren of diensten in het economisch verkeer. Het octrooirecht beschermt een technische uitvinding. Voor een uitvinding kan octrooi worden aangevraagd wanneer die uitvinding nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en toegepast kan 2 Term geïntroduceerd door J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ Philips/Remington, NJ 2003, 481. Zie ook Pinckaers 2007, p en Hof s-gravenhage 30 november 2010, BIE 2011, 62 m. nt. JLRAH (Hansgrohe/Tiger) waar de term techniekrestrictie door het Hof wordt gebruikt als aanduiding voor artikel 8 lid 1 GModVo. 6

7 worden op het gebied van de nijverheid 3. Uitvindingen die zien op een ontdekking, natuurwetenschappelijke theorie of wiskundige methode, esthetische vormgeving, geestelijke arbeid, computerprogramma s en presentaties van gegevens zijn niet octrooieerbaar 4. Het modellenrecht beschermt een model. Een model is de uiterlijke verschijningsvorm van een voortbrengsel 5, een op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigt voorwerp 6. De bescherming ziet op het uiterlijk van het voortbrengsel, op de vormgeving. Niet vereist is dat het model esthetische waarde bezit 7. Het modellenrecht is het rechtsgebied dat gedeponeerde modellen met een nieuw en inventief karakter beschermt 8. Het merkenrecht beschermt een grafische voorstelling met onderscheidend vermogen. Een grafische voorstelling van een teken zoals benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, kunnen als merk worden beschermd indien zij dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden 9. Het merkenrecht beschermt een gedeponeerd merk tegen gebruik van het teken door een ander voor dezelfde of soortgelijke waren en wanneer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk 10. Een vormmerk is de grafische voorstelling waarbij het teken wordt gevormd door de vorm van de waar of de verpakking. Daarbij gaat het om het vastleggen van een driedimensionale tekening of foto van de vorm. Hier zal worden uitgegaan van de definitie die enkel de driedimensionale vorm omvat en niet ook de tweedimensionale vorm 11. Een uitvinding wordt door het octrooirecht voor een periode van maximaal twintig jaar beschermd terwijl modelrechtelijke bescherming een monopolie verstrekt voor maximaal 25 jaar. Een merk kan daarentegen eeuwigdurend worden verlengd. Het octrooirecht 12 en modellenrecht creëren een in tijd beperkt monopolie op het object als beloning voor de prestatie van de uitvinder/maker, het merkenrecht geeft een beloning voor opgebouwde goodwill. Techniek kan via het merkenrecht en modellenrecht beperkt worden beschermd. Dat levert spanning op met de functie van het intellectuele eigendomsrecht: het merkenrecht beoogt goodwill te beschermen en geen eeuwigdurend monopolie te creëren op een technische vinding. Het octrooirecht creëert wel een monopolie op een technische uitvinding, maar dat monopolie is in tijd gelimiteerd. 3 Artikel 2 lid 1 ROW 1995, artikel 52 lid 1 EOV. 4 Artikel 2 lid 2 ROW 1995, artikel 52 lid 2 EOV. 5 Artikel 3.1 lid 2 BVIE, artikel 1 sub a ModRL, artikel 3 sub a GModVo. 6 Artikel 3.1 lid 4 BVIE, artikel 1 sub b ModRL, artikel 3 sub b GModVo. 7 Overweging 14 ModRl en overweging 10 GModVo. 8 Artikel 3.1 lid 1 BVIE, artikel 3 lid 2 ModRL, artikel 4 lid 1 GModVo. 9 Artikel 2.1 lid 1 BVIE, artikel 2 MRL, artikel 4 GMVo. 10 Artikel 2.20 BVIE, artikel 5 MRL, artikel 9 GMVo. 11 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Daarbij begrepen, maar niet verder van belang voor dit onderzoek, het kwekersrecht. 7

8 Het is mogelijk dat een object voor bescherming onder verschillende beschermingsregimes in aanmerking komt, samenloop 13 wordt door het IE-recht niet uitgesloten 14. Denk aan het bekende, karakteristieke flesje van Coca-Cola: dit flesje wordt en werd door het modelrecht beschermd 15. Daarnaast is het flesje gedeponeerd als vormmerk 16 en heeft The Coca-Cola Company een auteursrechtelijke aanspraak van ten minste 70 jaar 17. In beginsel zijn deze beschermingsregimes cumulatief 18. Daarmee heeft The Coca-Cola Company de mogelijkheid het flesje onder meerdere regimes te deponeren en beschermen. Nu bescherming via het merkenrecht in beginsel eeuwigdurend is, verkrijgt Coca-Cola een merkenrechtelijk monopolie op het flesje. De vraag is of deze bescherming wenselijk is. Dit onderzoek behandelt de technisch bepaalde aspecten van een vormmerk en model, maar wat kan worden verstaan onder technisch bepaald of technisch karakter? Pinckaers probeert een definitie te geven van techniek. Techniek in het licht van de techniekrestrictie moet volgens hem worden gezien als planmatig gebruik van natuurkrachten in de breedste zin 19. De uitvinding moet toepasbaar zijn en kunnen worden herhaald. Een maatregel kan als technisch worden aangemerkt indien deze volgens de natuurwetten een controleerbare oplossing geeft voor een probleem. Of een maatregel technisch is, een technisch effect of een technische uitkomst heeft, hangt af van de context waarnaar wordt gekeken 20. Daarbij gaat het om bescherming van techniek via het merken- en modellenrecht, niet van vormgeving op zich. Niet iedere vormgeving is technisch bepaald, ook esthetische aspecten en de mogelijkheid om het product te onderscheiden van de markt spelen een rol. 1.4 Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag luidt dan ook: Op welke wijze doet de invulling van de uitsluiting van techniek in het merken- en modellenrecht recht aan de plaats die deze rechten innemen in het domein van het industriële eigendomsrecht ten opzichte van het octrooirecht? 13 Samenloop verwijst naar het vervagen van de grenzen tussen rechtsgebieden, waar cumulatie betekent dat een object door meer dan één rechtsgebied kan worden beschermd. 14 HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 m. nt. DWFV en AAQ (Decaux/Mediamax). 15 Het bekende flesje dat ook in het donker herkenbaar is, is reeds in 1916 gemaakt [ Het oorspronkelijke model zou nu niet meer door het modellenrecht beschermd kunnen worden vanwege het vereiste van nieuwheid en de maximale beschermingsduur van 25 jaar. Een licht afwijkend model is als Gemeenschapsmodel gedeponeerd onder nummer in 2005 en nummer op Zie voor het karakteristieke, glazen model vastgelegd als Benelux merk sinds Een Europees vormmerk heb ik niet kunnen vinden. 17 Indien het land van herkomst van de maker onder de Auteursrechtrichtlijn valt. Wanneer het land van herkomst is aangesloten bij de Berner Conventie en/of TRIPs is de beschermingstermijn minimaal 50 jaar na vervaardiging door de onderneming. The Coca-Cola Company is auteursrechthebbende op het flesje, wanneer deze volgens de aanwijzingen van de onderneming en binnen de functie is vervaardigd door een werknemer. Het blijft evenwel gissen hoe lang de auteursrechtelijke bescherming op het flesje is en wie rechthebbende is nu er geen register bestaat waar auteursrechten worden geregistreerd. Dat is niet mogelijk omdat het auteursrecht vormvrij ontstaat, artikel 5 BC. 18 Van der Kooij 2007, p Pinckaers 2007, p Pinckaers 2007, p

9 Daarbij zal worden gekeken naar de Nederlandse situatie en rechtspraak die van toepassing is in Nederland: uitspraken van de Nederlandse, Benelux en Europese rechter. De Nederlandse rechters en het Benelux-Gerechtshof zijn van belang bij de uitleg van het BVIE, terwijl het Hof van Justitie van de EG het laatste woord heeft waar het gaat om geharmoniseerde delen van het merken- en modellenrecht. Daarnaast is het Hof van Justitie ook de hoogste rechter voor beslissingen op basis van de Gemeenschapsmerkenverordening en Gemeenschapsmodellenverordening. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Unie in de plaats getreden voor de Europese Gemeenschap. De naam van het Hof van Justitie EG is daarmee gewijzigd naar het Europees Hof van Justitie, ook wel Hof van Justitie EU. De mogelijkheid om techniek te beschermen via het merken- en modellenrecht is relevant voor de praktijk omdat op deze manier een monopolie kan worden gecreëerd op een vorm die technisch is bepaald terwijl bescherming van techniek traditioneel is voorbehouden aan het octrooirecht. Wanneer techniek op een andere manier dan via het octrooirecht voor bescherming in aanmerking komt, wordt het tijdelijk recht dat het octrooirecht creëert omzeild. Wanneer techniek beschermd kan worden via het merkenrecht, zou de bescherming eeuwigdurend zijn. De vraag is of dat wenselijk is en hoe ver bescherming via andere rechtsgebieden dan het octrooirecht zou moeten gaan. 1.5 Plan van behandeling Om een antwoord op de onderzoeksvraag te vinden zal gebruik worden gemaakt van diverse onderzoeksmethoden. Er zullen argumenten gepresenteerd worden die steunen op de literatuur, wetgeving en uitleg van de wetgever. Daarnaast maakt jurisprudentieonderzoek een groot deel uit van het onderzoek uit en zal de rechtspraak worden bekeken in het licht van de onderzoeksvraag. Vallen er criteria in de rechtspraak te ontdekken betreft de vraag wat voor soort aspecten wel onder de techniekrestrictie vallen en welke niet? Daarna zal vergelijkend onderzoek volgen waarbij de invulling van de techniekrestrictie door de rechtspraak en de dogmatiek binnen het merkenrecht en modellenrecht worden vergeleken om vast te stellen of sprake is van gelijke omgang met technisch bepaalde aspecten binnen het merkenrecht en het modellenrecht en of bescherming onder het ene regime ruimer is dan onder het andere. Als rode draad zullen het bekende Coca-Cola flesje en het Legoblokje dienen ter illustratie van de vraag of de vorm bescherming verdient onder een bepaald regime. Ten slotte wordt bekeken of samenloop tussen merken- en modellenrecht enerzijds en octrooirecht anderzijds en samenloop tussen het merkenrecht en modellenrecht onderling mogelijk is. Daarbij ligt de nadruk op eventuele octrooirechtelijke bescherming en de vraag in hoeverre samenloop tussen de verschillende deelgebieden van de industriële eigendom wenselijk is. Bij de introductie en beschouwing van de apparaatgerichte leer, resultaatgerichte leer en de leer van de alternatieve vormgeving zullen deze termen nader worden toegelicht. Daarna zal worden gekeken naar het standpunt dat de rechtsliteratuur inneemt over toepassing van deze leren binnen het merken- en modellenrecht. Daarbij zal telkens ook mijn eigen mening over toepassing van apparaatgerichte en resultaatgerichte leer binnen het betreffende beschermingsregime uiteen worden gezet. Het eerste hoofdstuk wordt gevormd door deze inleiding. In het tweede hoofdstuk zal worden gekeken naar bescherming van techniek door IE-rechten. Traditioneel wordt techniek beschermd door het 9

10 octrooirecht, zodat dit rechtsgebied eerst kort zal worden behandeld. Hierbij zal aandacht worden besteedt aan de vraag of sprake kan zijn van negatieve reflexwerking van het octrooirecht, waarbij toepassing (eventueel in het verleden) van een octrooirecht meebrengt dat een ander rechtsgebied geen aanvullende bescherming kan bieden. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op het merkenrecht, met speciale aandacht voor het vormmerk. Het object van het merkenrecht, de functie en de vereisten voor bescherming via het merkenrecht komen aan bod. Daarbij wordt ook aandacht besteedt aan de plaats van de techniekrestrictie in het merkenrecht en aan de jurisprudentie omtrent de beschermingsomvang van vormmerken aan de hand van de techniekrestrictie. Daarbij wordt bezien of de rechter de apparaatgerichte dan wel resultaatgerichte leer toepast om tot een beoordeling van het technisch effect te komen en of dat strookt met de functie van het merkenrecht. Ook zal in dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de samenloop tussen het merkenrecht en octrooirecht. Sluit (eventueel verlopen) bescherming via het octrooirecht bescherming door het merkenrecht uit? Het vierde hoofdstuk zal dezelfde aspecten belichten voor wat betreft het modellenrecht, waarbij aandacht wordt besteedt aan het object van het recht, de functie en de vereisten voor bescherming. Daarbij wordt ook gekeken naar de plaats en vormgeving van de techniekrestrictie in het modellenrecht. De afbakening van de beschermingsomvang door de jurisprudentie wordt belicht aan de hand van technisch bepaalde aspecten in het modellenrecht. Ook hier zal worden bekeken welke leer wordt toegepast door de rechter (apparaatgericht of resultaatgericht) en of deze uitleg binnen de doelstellingen van het modellenrecht past. Daarbij zal ook gekeken worden naar samenloop met het merkenrecht en naar samenloop tussen modellenrecht en octrooirecht. Ten slotte volgt de conclusie met het antwoord op de onderzoeksvraag, de literatuurlijst en een overzicht van de genoemde jurisprudentie. 10

11 2 Bescherming van techniek door het octrooirecht 2.1 Bescherming van techniek in het intellectuele eigendomsrecht Ieder IE-recht heeft een eigen karakter en kenmerkende functies van waaruit de bescherming wordt benaderd 21. Octrooirecht is van oudsher hét recht waarmee techniek en technische oplossingen worden beschermd. Op het eerste gezicht lijkt het octrooirecht dan ook bij uitsluiting van andere rechten geschikt om techniek te beschermen. Het octrooirecht heeft een innovatieve functie. Maar is het octrooirecht nu aangewezen om techniek te beschermen, bij uitsluiting van andere IE-rechtsgebieden? Kan techniek ook voor een gedeelte via het merken- en modellenrecht worden beschermd? Object van het octrooirecht Het octrooirecht beschermt uitvindingen 22 en is neergelegd in de Rijksoctrooiwet Een uitvinding kan worden beschermd wanneer aan drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: er moet sprake zijn van nieuwheid, inventiviteit (uitvindingshoogte) en toepasbaarheid op het gebied van de nijverheid. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd wanneer de uitvinding geen deel uitmaakt van de stand van de techniek 23. De uitvinding is inventief wanneer zij voor de gemiddelde vakman in de betreffende branche niet voor de hand ligt en afwijkt van het standaardpatroon van technische oplossingen op dit gebied. Daarnaast moet de uitvinding vatbaar zijn voor herhaalbare toepassing op het gebied van de nijverheid. Ook moet de uitvinding technisch zijn 24 : octrooiverlening is traditioneel voorbehouden aan technische voorzieningen 25. De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift 26. In Nederland is het mogelijk een Nederlands octrooi aan te vragen, een Europese octrooiaanvrage te doen of een internationale octrooiaanvrage. Het octrooi wordt enkel verleend wanneer aan de vereisten is voldaan, na een zorgvuldig nieuwheidsonderzoek en eventuele oppositieprocedure. Zowel bij de Europese als bij de internationale octrooiaanvrage is er sprake van een centraliseerde aanvraagprocedure; er wordt uitdrukkelijk geen Europees of internationaal octrooi verkregen. Tijdens de aanvraagprocedure dient de uitvinder landen aan te wijzen waar hij octrooirechtelijke bescherming wil genieten, het nationale recht van die landen is uiteindelijk het rechtsstelsel dat van toepassing is op de verlening en de beschermingsomvang van die octrooien. Via deze aanvraagroutes verkrijgt de uitvinder een bundel van nationale octrooien. Voordeel hiervan is dat alle octrooien op dezelfde datum worden aangevraagd met dezelfde prioriteit waardoor de procedure sterk vereenvoudigd is. Een echt Europees octrooi is wel onderwerp van discussie maar vooralsnog toekomstmuziek Gellaerts 2008, p Artikel 2 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), artikel 52 Europees Octrooiverdrag 1975 (hierna: EOV). 23 Artikel 4 ROW, artikel 54 EOV. 24 Artikel 52 EOV. 25 Van Nieuwenhoven Helbach, Huydecoper & van Nispen 2002, p Artikel 53 lid 2 ROW, artikel 69 EOV. 27 Zie voor updates. Op dit moment proberen Lidstaten via verdergaande samenwerking het Gemeenschapsoctrooi mogelijk te maken. 11

12 2.2.2 Ratio en functie van het octrooirecht Een uitvinding wordt beschermd om innovatie te stimuleren. Door het creëren van een monopolierecht voor de uitvinder, waarbij vereist is dat de uitvinding openbaar wordt gemaakt, beoogt de wetgever innovatie te stimuleren 28. De octrooihouder krijgt als beloning voor zijn uitvinding een exclusief recht. Daarmee is een evenwicht aangebracht tussen de behoefte van de samenleving aan nieuwe technologiekennis en de belangen van uitvinders om compensatie te ontvangen voor gedane investeringen 29. Het octrooirecht wordt hier kort behandeld omdat dit recht van belang zal blijken bij de plaatsbepaling van techniek in het merken- en modellenrecht. Het octrooirecht biedt de houder een exclusief recht anderen te verbieden de uitvinding toe te passen 30 en is een uitzondering op het beginsel van de mededingingsvrijheid. Het verschaft de houder van het octrooi een tijdelijk monopolie. De beschermingsduur voor octrooien is beperkt tot twintig jaar 31 ; daarna valt de uitvinding in het publieke domein en is eenieder vrij gebruik te maken van de uitvinding. Het tijdelijke monopolie dat het octrooirecht biedt, dient om de kosten die aan het tot stand komen van de uitvinding verbonden zijn, terug te verdienen 32. Enerzijds is het octrooirecht een aanmoediging tot het doen van uitvindingen; anderzijds dient het octrooirecht om een beloning te geven voor de door de uitvinder verrichte prestatie, de uitvinding Samenloop Het octrooirecht beschermt uitvindingen. Een uitvinding is niet enkel een technische oplossing, deze kan ook innoverend zijn als het uiterlijk van een product op een typerende manier is vormgegeven en daardoor wellicht in aanmerking komen voor modelrechtelijke bescherming. Of een uitvinding is zo kenmerkend voor de onderneming dat zij ook dienst kan doen als vormmerk, als herkomstaanduiding van die onderneming. Denk bijvoorbeeld aan het Lego-blokje. Dit verschijnsel kan ook worden aangeduid als samenloop van beschermingsobjecten 34. Één object kan door verschillende rechten van intellectuele eigendom worden beschermd, vanwege een vervlechting van cultuur, techniek en commercie 35. De drie domeinen waarbinnen de hoofdstromingen (octrooirecht, auteursrecht en merkenrecht) van het IE-recht zich hebben ontwikkeld zijn elkaar in toenemende mate gaan overlappen, terwijl de inhoud en de beperkingen van deze regimes niet gelijkvormig zijn 36. Daarnaast is er sprake van een autonome groei van de deelgebieden van het 28 Er zijn verschillende theorieën over de achtergrond van octrooirechtelijke bescherming en de vraag of het octrooirecht werkelijk in staat is innovatie te stimuleren. Bostyn geeft deze theorieën weer inclusief argumenten waarom innovatie wel of niet zou worden gestimuleerd. Bostyn 2001, p Zie ook Ministerie van Economische Zaken Van der Steur 2003, p Artikel 70 lid 1 ROW. 31 Er kan een aanvullend beschermingscertificaat worden verkregen voor de duur van maximaal vijf jaar voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Verordening van 18 juni 1992, nr. 1768/92, PbEG 1992 L 182/1 (geneesmiddelen) en Verordening van 23 juli 1996, nr. 1610/96, PbEG 1996 L 198 (gewasbeschermingsmiddelen). 32 Gellaerts 2008, p Gielen e.a. 2007, p Gellaerts 2008, p Hugenholtz 2000, p Hugenholtz 2000, p

13 intellectuele eigendomsrecht door specialisering, daardoor gaat het zicht op de eenheid van het recht verloren. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat samenloop tussen IE-rechten in beginsel mogelijk is 37. Verkade is van mening dat het ene regime binnen het intellectuele eigendomsrecht het andere niet mag doorkruisen 38. Van geval tot geval dient te worden nagegaan welk regime in casu voorrang heeft, waarbij het vooral gaat om de essentie van de rechtsvordering. In het geval van de techniekrestrictie gaat het om de vraag of techniek in het merken- en modellenrecht om die reden moet worden uitgesloten. Het octrooirecht is het aangewezen regime voor bescherming van techniek. Iedere regeling op het gebied van de intellectuele eigendom weerspiegelt idealiter een evenwicht tussen exclusiviteit en vrijheid van mededinging c.q. informatievrijheid 39. Waar in de wet om redenen van algemeen belang aan het uitsluitend recht paal en perk is gesteld, kan daarmee bij de uitleg van een samenlopende regeling rekening worden gehouden, ook indien de wetgever dit belang niet heeft onderkend. Hoewel bescherming van objecten kan cumuleren, kan het ook zo zijn dat het karakter van de botsende IE-rechten samenloop onmogelijk maakt. Het octrooirecht stimuleert innovatie en geeft in ruil voor een uitvinding een tijdelijk monopolie; het modellenrecht creëert ook een tijdelijk monopolie maar stimuleert aandacht voor het uiterlijk van producten terwijl het merkenrecht een eeuwigdurend monopolie creëert op een onderscheidingsteken zodat de onderneming zich van de markt kan onderscheiden. Een eeuwigdurende bescherming in het merkenrecht botst met een tijdelijk monopolie, maar tegelijkertijd ziet de bescherming niet op hetzelfde beschermingsobject (de technische oplossing in het octrooirecht is een ander object dan het teken in het merkenrecht). Samenloop van beschermingsregimes is in beginsel mogelijk 40. In het systeem van intellectuele eigendomsrechten is dan ook plaats voor bescherming van techniek door een ander deelgebied van de industriële eigendom dan het octrooirecht. Maar de bescherming van techniek via het merken- en modellenrecht is wel aan banden gelegd. Het modellenrecht kent een beperkte beschermingsomvang waar het gaat om de bescherming van techniek. De techniekrestrictie maakt duidelijk dat technische aspecten en mechanische samenvoegingen niet via het modellenrecht kunnen worden beschermd. De techniekrestrictie in het modellenrecht geeft tegelijk een uitzondering voor uiterlijke kenmerken die meervoudige samenvoeging of verbinding van verwisselbare voortbrengselen, de Lego-exceptie 41. De uitsluiting van techniek in het modellenrecht is daarmee niet absoluut. Daarentegen kent het merkenrecht wel een absolute uitsluitingsgrond voor bescherming van techniek. Techniek kan via het merkenrecht niet worden beschermd, er zijn ook geen uitzonderingen gemaakt zoals de Lego-exceptie. Op deze manier wordt voorkomen dat een product of teken door verschillende regimes kan worden beschermd. De industriële eigendomsrechten zijn afgebakend van elkaar; niet in de laatste plaats is de 37 HR 20 december 1995, NJ 1996, 546, m. nt. DWFV (Decaux/Mediamax; stadsmeubilair). 38 Verkade 1998, p Hugenholtz 2000, p Hugenholtz 2000, p Gellaerts 2008, p

14 techniekrestrictie in het merken- en modellenrecht daar een voorbeeld van. Techniek dient na de octrooirechtelijke beschermingstermijn van twintig jaar vrij te zijn voor gebruik door concurrenten, eeuwigdurende bescherming via het merkenrecht zou deze bedoeling doorkruisen nu het octrooirecht uitdrukkelijk geen eeuwigdurend monopolie toekent op de techniek terwijl dat wel een kenmerk is van merkenrechtelijke bescherming. 2.3 Na afloop van octrooirechtelijke bescherming Wanneer een uitvinding is beschermd door het octrooirecht voor de duur van (maximaal) twintig jaar, valt de uitvinding daarna in het publieke domein. De vraag is of het daarna nog mogelijk is of zou moeten zijn om bescherming via een ander rechtsgebied te claimen, of dat het octrooirecht een negatieve reflexwerking kent waardoor dat niet mogelijk is. Bij de vraag of negatieve reflexwerking van het octrooirecht mogelijk is, gaat het om de vraag of een al dan niet verleend octrooi kan doorwerken in andere deelgebieden van de industriële eigendom. Wanneer een octrooi niet is verleend, is dat dan een indicatie om aan te nemen dat het product vrij moet zijn en niet voor bescherming door andere deelgebieden in aanmerking komt? Bij de vraag naar reflexwerking gaat het om de kwestie of het bestaan of de opzet van een bepaalde intellectuele eigendomswet (hier het octrooirecht) een aanwijzing geeft over de mate waarin de wetgever buiten het door de wet bestreken terrein een vergelijkbare bescherming voor vergelijkbare prestaties wenselijk of mogelijk achtte 42. Er kan sprake zijn van een positieve reflexwerking of een negatieve reflexwerking. Positieve reflexwerking gaat over de vraag of er in de wet een aanknopingspunt voor aanvullende bescherming gevonden kan worden. Negatieve reflexwerking duidt het geval aan waarbij de wetgever bepaalde prestaties juist vrij heeft willen laten waardoor aanvullende bescherming via andere rechtsgebieden niet mogelijk is. Met andere woorden: als een vinding niet door het octrooirecht wordt beschermd, zou er dan ruimte moeten zijn voor bescherming door andere rechtsgebieden als het merken- en modellenrecht? Mogelijkheid van negatieve reflexwerking De vrijheid om producten te maken met een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid, is het uitgangspunt van de vrije marktwerking 43. Deze vrijheid wordt begrensd door reeds bestaande IErechten zoals een octrooirecht. Wanneer een product niet langer beschermd wordt door dat IE-recht, zou het in beginsel vrij moeten zijn. In die zin heeft de Hoge Raad verschillende keren een negatieve reflexwerking aangenomen. Bijvoorbeeld in het arrest over Senseo koffiepads 44, waar de Hoge Raad heeft bepaald dat de koffiebuiltjes niet voldoen aan de vereisten voor octrooirechtelijke bescherming. Daarbij heeft de Hoge Raad geen grondslag gezien om het beroep op aanvullende werking via artikel 6:162 BW aan te nemen. Dat impliceert dat een product dat niet door het octrooirecht kan worden beschermd, ook niet beschermd zou moeten worden via een ander rechtsgebied. De negatieve reflexwerking is volgens de Hoge Raad wel ondergeschikt aan de behoefte tot standaardisatie 45. Wanneer er behoefte tot standaardisatie bestaat heeft de nabootser een grotere vrijheid aspecten van een vinding over te nemen na afloop van octrooirechtelijke bescherming. 42 Van Engelen 1994, p Geerts 2009, p HR 31 oktober 2003, LJN AI0346, NJ 2006, 600, BIE 2004, nr. 47, p. 285 m.nt. JdH, IER 2004, nr. 33, p. 158 (Senseo koffiepads). 45 HR 30 oktober 1994, NJ 1994, 84 (Layher/Assco). 14

15 De vraag of een beroep op negatieve reflexwerking oneindig mogelijk is heeft de Hoge Raad beantwoord in het Borsumij/Stenman-arrest 46. Een beroep op negatieve reflexwerking is oneindig mogelijk. De Hoge Raad heeft bepaald dat de beperkte beschermingsduur van het modellenrecht en/of octrooirecht geen reflexwerking heeft voor een beroep op slaafse nabootsing 47. Daarmee wordt de negatieve reflexwerking van het octrooirecht beperkt de inhoud van het octrooirecht; karakteristieken van het octrooirecht zoals de beschermingsduur spelen geen rol in andere rechtsgebieden. Wenselijkheid van negatieve reflexwerking Nu is gebleken dat negatieve reflexwerking van het octrooirecht mogelijk is, is het de vraag of negatieve reflexwerking ook wenselijk is. Zou er een mechanisme moeten zijn dat de deelgebieden van de industriële eigendom van elkaar onderscheidt? Een negatieve reflexwerking van het octrooirecht zou het octrooirecht afscheiden van het merken- en modellenrecht in de zin dat techniek enkel via octrooirecht kan worden beschermd. De literatuur neemt geen eenduidig standpunt in over de wenselijkheid van negatieve reflexwerking van het octrooirecht. Grosheide is een voorstander van toepassing van negatieve reflexwerking en is van mening dat de Bredase rechtbank in de uitspraak Lego/Mega Bloks 48 dan ook negatieve reflexwerking van het octrooirecht had moeten aannemen en had moeten oordelen dat Lego geen recht meer heeft op de maatvoering van de blokjes nu het octrooirecht is vervallen 49. Ook Quaedvlieg is van mening dat een negatieve reflexwerking kan inhouden dat na octrooirechtelijke bescherming een product vrij moet zijn 50. Gielen en Geerts zijn echter van mening dat navolgen mogelijk moet zijn zolang er geen sprake is van verwarringsgevaar 51. Wanneer eenmaal bescherming via het octrooirecht is genoten is er in beginsel geen plaats meer voor eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming van die technische aspecten of bescherming via het modellenrecht. Om die reden is de techniekrestrictie ook opgenomen in het merkenrecht en modellenrecht. Maar dat voert te ver voor dit hoofdstuk. De functies van het merken- en modellenrecht, de techniekrestrictie, samenloop en negatieve reflexwerking komen in de volgende hoofdstukken aan de orde. Reflexwerking van reeds genoten bescherming moet terughoudend worden beoordeeld volgens de Hoge Raad 52. Het gaat immers om het uitputtend karakter van een recht: niet voor niets is bescherming van techniek via het octrooirecht mogelijk voor twintig jaar. Doorkruising van die tijdelijkheid lijkt niet de bedoeling van het vaststellen van vaste termijn. Genoten bescherming via het ene recht zou niet moeten worden voortgezet door bescherming via het andere rechtsgebied. 46 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m. nt. DWFV (Borsumij/Stenman; raamuitzetter). 47 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m. nt. DWFV (Borsumij/Stenman; raamuitzetter). 48 Rb. Breda 6 juli 2005, LJN: AT8962 (Lego/Mega Bloks). In hoger beroep en cassatie is echter geoordeeld dat vanwege de behoefte tot standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, HR 20 november 2009, IER 2010, 16 (Lego/Mega Brands). De nabootser is echter wel gehouden verwarring waar mogelijk te voorkomen. 49 Grosheide 2005, p Quaedvlieg 1992, p. 367 e.v. 51 Gielen 2007 en Geerts 2007, p. 567 e.v. 52 HR 27 juni 1986, NJ 1987, 191 (Holland Nautic/Decca). 15

16 3 Bescherming van techniek door het merkenrecht 3.1 Object van het merkenrecht Het merkenrecht beschermt een teken dat dient ter onderscheiding of individualisering van waren of diensten in het economische verkeer 53. Om geschikt te zijn als merk 54, dient er sprake te zijn van (1) een teken 55, dat (2) vatbaar is voor grafische voorstelling en (3) het teken dient over onderscheidend vermogen te beschikken. In het merkenrecht speelt de techniekrestrictie een rol bij vormmerken. Een tweedimensionaal teken of een woord zal niet snel een technisch onderdeel bevatten 56, dat is juist inherent aan een driedimensionaal teken. Tweedimensionale vormen blijven hier verder buiten beschouwing. De bescherming van vormen via het merkenrecht is in Nederland pas mogelijk sinds 1971, vanaf de invoering van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW) 57. Voor vormen geldt geen strenger beoordelingscriterium dan voor andere tekens, maar vanwege de algemene indruk bij het publiek is het moeilijker aan te tonen dat een vorm onderscheidend vermogen bezit 58. Het publiek zal volgens het Hof van Justitie een vorm in beginsel niet als onderscheidingsteken opvatten 59. Dat kan slechts anders zijn wanneer de vorm zodanig afwijkt van de norm of van wat gebruikelijk is in de markt 60 dat daardoor onderscheidend vermogen ontstaat, aldus het Hof van Justitie 61. Een vorm wordt bij inschrijving in de registers in beginsel geweigerd, omdat een vorm van zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft. Dat gebrek aan onderscheidend vermogen kan in het merkenrecht worden gecompenseerd door inburgering 62. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat inburgering bij een vorm die onder de techniekrestrictie valt, uitdrukkelijk niet mogelijk is 63. Een vorm die technisch bepaald is kan niet inburgeren en daarmee ook geen bescherming verdienen door gebruik. 53 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Artikel 2.1 lid 1 BVIE, artikel 2 Mrl en artikel 4 GMVo. 55 Een vorm die een veelheid aan verschijningsvormen kan aannemen, zoals inschrijving van een merk voor transparante stofzuigerbakken, ongeacht de vorm, is niet voldoende bepaald en zou een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel bieden. HvJ EG 25 januari 2007, C-321/03, IER 2007, 47 m. nt. ChG (Dyson/UK Registrar). 56 Uitgesloten is dat echter niet. T. Cohen Jehoram e.a. geven een voorbeeld van een tweedimensionale vorm met een technisch effect: een postervorm met randen die zo gevormd zijn dat de poster na eenmaal opgeplakt te zijn, moeilijk verwijderd kan worden, of waardoor de poster op een speciale plek kan worden opgehangen. T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p HvJ EG 8 april 2003, C-53/01, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Linde). 59 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/OHIM Werther s Echte ), r.o HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Jur. 2006, p. I-551 (SiSi-Werke/OHIM) r.o. 66: de zakjes hebben geen onderscheidend vermogen op grond van het feit dat deze verpakkingswijze reeds wordt gebruikt voor vloeibare levensmiddelen, zodat de consument ze niet opvat als een aanduiding van de specifieke commerciële herkomst. 61 HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/OHIM Werther s Echte ), r.o. 28 en HvJ EG 12 februari 2004, C219-01, BMMB (Henkel). De perceptie van het publiek is bij vormmerken anders dan bij woord- en beeldmerken. Hoogwaardig design brengt niet automatisch mee dat er sprake is van onderscheidend vermogen, HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 P, Jur. 2004, p. I-9165 (Maglite/OHIM). 62 Inburgering is vereist in alle lidstaten waar onderscheidend vermogen ontbrak. HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m. nt. JHS (August Storck/OHIM Werther s Echte ). 63 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o

17 Voor vormen bestaan uitsluitingsgronden die niet gelden voor andere categorieën van tekens. Een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, een wezenlijke waarde aan de waar geeft of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, kan niet als merk worden beschouwd 64. Technische moeilijkheden spelen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen rol 65. Op deze uitsluitingsgronden zal nader worden ingegaan in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. 3.2 Ratio en functie van het merkenrecht Het merkenrecht heeft als doel het verband te beschermen tussen de gebruiker van het merk en de waren of diensten waarvoor het merk gebruikt wordt 66. De traditionele functie van het merk is te dienen als herkomstteken; het merk dient om de herkomst van waren of diensten te onderscheiden 67. Meer en meer komt het merk los van de oorsprong van producten waardoor de aanduiding van herkomst niet meer de enige functie van het merk is 68. Naast de essentiële herkomstfunctie van het merk heeft het Hof van Justitie ook andere functies erkend 69. De merkhouder kan onder omstandigheden ook optreden tegen gebruikers van een teken die andere functies van het merk verstoren zoals de kwaliteitsfunctie, communicatiefunctie, investeringsfunctie en reclamefunctie. De kwaliteitsfunctie houdt in dat het merk er toe dient bij de consument vertrouwen op te wekken en een bepaalde kwaliteit uit te stralen, maar die kwaliteit is niet gegarandeerd en afdwingbaar 70. Onder de communicatiefunctie wordt verstaan dat met bepaalde kenmerken van de producten via het merk wordt gecommuniceerd. De reclamefunctie is in de praktijk één van de belangrijkste functies en staat voor het imago en de reputatie die een merk heeft opgebouwd 71. Hierdoor is het mogelijk goodwill op te bouwen bij het merk (investeringsfunctie). Het merkenrecht heeft eigen karakteristieken die het deelgebied afbakenen van de andere gebieden binnen de intellectuele eigendom. Het merkenrecht kent geen vereiste van nieuwheid zoals het modellenrecht en octrooirecht wel kennen. De vorm hoeft niet nieuw te zijn wil deze voor bescherming in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat de houder van een ouder merk oppositie kan instellen tegen het jongere, inbreukmakende merk bij inschrijving van het jongere merk. Een merk wordt pas beschermd na inschrijving 72. Na inschrijving heeft het merk recht op 10 jaar bescherming maar die bescherming kan in beginsel eeuwigdurend worden verlengd zolang de taksen op tijd worden betaald Artikel 2.1 lid 2 BVIE, artikel 3 lid 1 Mrl en artikel 7 GMVo. 65 HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Jur. 2006, p. I-551 (SiSi-Werke/OHIM) r.o T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Gielen 2006, p. 7 en HvJ EG 12 november 2002 C-206/01, NJ 2003, 256 m. nt. MRM (Arsenal/Reed), r.o Considerans Merkenrichtlijn, overweging 11: de functie van het merk met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. 69 HvJ EG 18 juni 2009 C , NJ 2009, 576 m. nt. JHS (L Oréal/Bellure), r.o Gielen 1991, p T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Artikel 2.19 lid 1 BVIE. 73 Artikel 2.9 BVIE. 17

18 3.3 Techniekrestrictie in het BVIE Techniek wordt uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming, via artikel 2.1 lid 2 BVIE 74. Een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen kan niet als merk worden beschouwd. Deze uitsluitingsgronden dienen te worden beoordeeld voordat er wordt gekeken naar de vraag of de vorm onderscheidend vermogen heeft opgebouwd, aldus het Hof van Justitie 75. Artikel 2.1 lid 2 BVIE is gebaseerd op oude Benelux-wetgeving: artikel 1 BMW 76. Aan dit artikel lag dezelfde ratio ten grondslag als aan artikel 2.1 lid 2 BVIE 77. De uitkomst op het gebied van de nijverheid is daarbij veranderd in technische uitkomst. Ook moet de vorm noodzakelijk zijn om die technische uitkomst te verkrijgen. De toelichting van het BVIE is in grote mate overgenomen uit de toelichting bij de BMW, waardoor mag worden aangenomen dat de ratio van deze bepaling niet is veranderd De aard van de waar Vormen die door de aard van de waar worden bepaald, komen niet voor bescherming in aanmerking volgens artikel 2.1 lid 2 BVIE. De ratio van deze uitsluitingsgrond is dat geen beperkingen in de handel kunnen worden opgelegd aan het gebruik van een vorm die voor het vervaardigen of in het verkeer brengen van de waar onontbeerlijk is 78. Deze vormen, zoals de tuit aan een theepot, zouden een monopolie op de soort waar zelf kunnen gaan vormen 79. Een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald zal waarschijnlijk ook weinig onderscheidend vermogen hebben. De vorm is immers veel gebruikt of kenmerkend, zoals de tuit aan de theepot of de rechthoek van de lijst van een schilderij. Deze vormen missen onderscheidend vermogen omdat deze vormen niet afwijken van wat gebruikelijk is in de markt. Het merk strekt zich dan alleen uit over de toegevoegde, onderscheidende elementen. De ratio achter deze bepaling is dat bescherming er voor zou zorgen dat er beperkingen worden opgelegd in het gebruik van een vorm die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontkoombaar is 80 en daarom vrij moet zijn voor gebruik door concurrenten Wezenlijke waarde van de waar Tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, kunnen niet als merk worden beschouwd, aldus artikel 2.1 lid 2 BVIE. Deze uitsluitingsgrond probeert de samenloop tussen merkenrechtelijke bescherming en auteursrechtelijke bescherming dan wel bescherming uit 74 Artikel 3 lid 1 Mrl en artikel 7 GMVo. 75 HvJ EG 8 april 2003, samengevoegde zaken C-53/01 t/m C-55/01, NJ 2003, 481 m. nt. JHS (Linde). 76 Artikel 1 BMW: evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren. 77 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 79 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Gellaerts 2008, p

19 hoofde van het modellenrecht te beperken 81. Deze toelichting geeft niet langer de ratio van deze uitsluitingsgrond weer, het Benelux-Gerechtshof heeft een andere ratio voor deze absolute uitsluitingsgrond aangenomen. Het Benelux-Gerechtshof had deze uitsluitingsgrond aanvankelijk geïnterpreteerd als bedoeld om te voorkomen dat een monopolie wordt verleend op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft 82. Later is het Benelux-Gerechtshof teruggekomen op deze opvatting in het Burberry s I-arrest 83. Hier heeft het Hof geoordeeld dat de ratio achter de uitsluitingsgrond gelegen is in de wens om concurrenten de nodige vrijheid te geven en niet om het merkenrecht af te bakenen van andere intellectuele eigendomsrechten. Ook hier speelt het specifieke kenmerk van eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming een rol. Bescherming van een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft is niet wenselijk en creëert eeuwigdurende monopolies op de gebruiksfunctie van een product Vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen Merkenrechtelijke bescherming van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen is uitgesloten door artikel 2.1 lid 2 BVIE. Het begrip technische uitkomst is ruimer dan het begrip uitvinding in de zin van de Rijksoctrooiwet 85. Om de bescherming van een vorm als merk te rechtvaardigen, is het volgens het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) niet voldoende de niet-octrooieerbaarheid vast te stellen 86. De achtergrond van deze beperking is gelegen in het voorkomen dat eeuwigdurende bescherming van het merkenrecht wordt ingezet voor de bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere intellectuele eigendomsrechten die wel in tijd kunnen worden beperkt 87. De toelichting bij artikel 2.1 BVIE verwijst naar een mogelijke samenloop met modellenrechtelijke en octrooirechtelijke beschermingsregimes 88. De ratio van de restrictie volgens het Hof van Justitie is te verhinderen dat de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt 89. De bescherming van het merkenrecht is niet bedoeld voor het creëren van een monopolie op aspecten van een vorm die nodig zijn om een technisch resultaat te verkrijgen. Wanneer deze aspecten door een monopolie beschermd zouden worden, wordt het de concurrentie onmogelijk gemaakt het technische aspect in een eigen vorm te gebruiken. Het merkenrecht is niet bedoeld te dienen als verlenging van de looptijd van inmiddels 81 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 82 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 258 m. nt. LWH (Adidas). 83 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m. nt. LWH (Burberry s I). 84 Gellaerts 2008, p T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 87 Idem. 88 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o. 78 en T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p

20 geëindigde wettelijke monopolies 90. Het algemeen belang brengt met zich dat dergelijke oplossingen niet vatbaar zijn voor bescherming door het merkenrecht, aldus het Hof van Justitie 91. De techniekrestrictie berust op een dubbele premisse: (1) het vermijden van de monopolisering van technische oplossingen van waren door middel van het merkenrecht en anderzijds (2) de instandhouding van de scheiding tussen de door een merk verkregen bescherming en de bescherming die andere soorten intellectuele eigendomsrechten bieden. De techniekrestrictie is een absolute uitsluitingsgrond 92. Het Hof van Justitie heeft beslist dat absolute uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 sub e Mrl 93, waar de techniekrestrictie onder valt, onderzocht moeten worden voordat naar het onderscheidend vermogen wordt gekeken 94. Wanneer één of meer van deze uitsluitingsgronden zich voordoen, betekent dit dat het merk geweigerd dient te worden of aan nietigverklaring blootstaat wanneer het reeds is ingeschreven. Dat geldt ongeacht het onderscheidend vermogen van het vormmerk en kan ook niet overwonnen worden door inburgering 95. Weigering van de inschrijving van het merk of nietigverklaring is wel te voorkomen door het vormmerk te combineren met andere vorm-, beeld- en/of kleurelementen 96. Enkel vormen die uitsluitend bestaan uit een technisch bepaalde vorm zijn uitgesloten van bescherming. Vormen die zijn voorzien van aanvullende onderscheidende elementen bestaan niet uitsluitend uit deze vorm. Het gedeelte van de vorm dat technisch bepaald is, komt dan nog altijd geen merkenrechtelijke bescherming toe. Het merkenrecht strekt zich niet uit over het gedeelte van de vorm die technisch bepaald is. De techniekrestrictie is op verschillende manieren uit te leggen: via de apparaatgerichte uitleg, resultaatgerichte uitleg en de leer van de alternatieve vormgeving. De uitleg van de techniekrestrictie volgt verder niet uit de wet. 3.4 Techniekrestrictie in de rechtsliteratuur Quaedvlieg 97 heeft in zijn proefschrift verschillende zienswijzen gepresenteerd voor de beoordeling van de beschermingsomvang van techniek binnen het auteursrecht. Hij introduceert de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer ter invulling van de techniekrestrictie in het auteursrecht. Aangezien de techniekrestrictie in het auteursrecht en in het merken- en modellenrecht veel gelijkenissen vertonen lijkt het gerechtvaardigd om de door Quaedvlieg gedefinieerde leren hier ook te bespreken. In het auteursrecht kan techniek niet worden beschermd omdat er geen sprake is van een eigen, oorspronkelijk karakter. Daarmee is niet voldaan aan de vereisten om aangemerkt te kunnen worden als 90 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o Idem, r.o. 77 en het eerdere HvJ EG 6 mei 2003, IER 2003, 50 m. nt Gielen (Libertel), r.o T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Ofwel artikel 2.1 lid 2 BVIE. 94 HvJ EG 12 februari 2004 C-219/01, BMMB , p. 113 (Henkel). 95 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Quaedvlieg 1987, p. 31 e.v. 20

21 werk 98. Volgens Quaedvlieg vloeit het ontzeggen van auteursrecht op technische oplossingen voort uit de essentie van het auteursrecht 99. De literatuur gaat er in het algemeen van uit dat er op technischindustriële producten geen auteursrecht bestaat 100. De apparaatgerichte en resultaatgerichte leer worden ook alom toegepast op de vraag of techniek beschermd worden door het merkenrecht en modellenrecht. De techniekrestrictie kan op diverse manieren worden benaderd en ingevuld: via de apparaatgerichte leer, de resultaatgerichte leer of de leer van de alternatieve vormgeving. Aangezien het van belang is deze manieren van uitleg van de techniekrestrictie uit te leggen alvorens deze kunnen worden toegepast op het technisch effect in het merken- en modellenrecht, volgt hierna een weergave van deze leren. Voor de uitleg van de apparaatgerichte leer en de resultaatgerichte leer wordt aangesloten bij de uitleg van Quaedvlieg, nu hij het onderscheid heeft geïntroduceerd. De apparaatgerichte leer is de enge uitleg van de techniekrestrictie, terwijl de resultaatgerichte leer kan worden gezien als de ruime uitleg van de techniekrestrictie 101. Bij de laatste opvatting wordt ook alternatieve vormgeving in het oordeel betrokken en wordt niet enkel gekeken naar de technische uitkomst an sich zonder acht te slaan op de rest van de markt en het vormgevingserfgoed Apparaatgerichte leer Bij de apparaatgerichte leer is het niet relevant of er ook andere oplossingen bestaan om hetzelfde resultaat te bereiken. Het is enkel van belang of de vormgeving uitsluitend is bepaald door de techniek. Wanneer de ontwerper enkel technische keuzes heeft gemaakt bij het ontwerpen van het voortbrengsel, kan de vinding niet worden beschermd. De vorm van een voorwerp moet noodzakelijk zijn voor een technisch effect 102. Wanneer de vorm van het voortbrengsel meer bevat dan enkel het technisch aspect, dan kan die vorm wel voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De bescherming betreft dan echter enkel de met niet-technische elementen aangevulde verschijningsvorm van de probleemoplossing en niet de probleemoplossing als zodanig. De apparaatgerichte leer heeft als consequentie dat elk technisch effect buiten het merkenrecht wordt gehouden. Doordat de techniekrestrictie eng wordt geïnterpreteerd, kan een minimaal technisch effect al teweeg brengen dat de vorm niet voor bescherming in aanmerking komt. Daardoor wordt de scheiding tussen bescherming via merkenrecht en octrooirecht in stand gehouden: techniek kan niet door het merkenrecht worden beschermd wanneer de techniekrestrictie apparaatgericht wordt geïnterpreteerd. 98 Hozhauer 2005, p Quaedvlieg 1998, p Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 76 en daar genoemde literatuur en rechtspraak. 101 Hof s-gravenhage 2 oktober 1997, BIE 1999,60 (Topa verpakkingen/dow Chemical Group). 102 Van Nieuwenhoven Helbach 1986, p

22 Quaedvlieg is een voorstander van de apparaatgerichte leer 103. Hij is van mening dat bescherming via de resultaatgerichte leer willekeurig is, omdat degene die als eerste een technisch aspect ontdekt en gebruikt geen bescherming op grond van de resultaatgerichte leer kan genieten waar degene die met een alternatief komt dat wel kan. Er zijn dan immers al andere mogelijkheden om tot dezelfde oplossing te komen. Van Nieuwenhoven Helbach maakt ook de keuze voor de apparaatgerichte leer en tekent daarbij aan dat extra elementen in de vorm, anders dan de technische aspecten, wel voor bescherming in aanmerking komen 104. Geerts is van mening dat vormen die technisch van aard zijn, ongeschikt zijn als merk en model 105. Ook Grosheide 106, Spoor 107, Gielen 108 en Cohen Jehoram 109 vinden de keuze voor de apparaatgerichte leer in het merkenrecht gerechtvaardigd. Hun visie komt uitgebreider aan de orde bij de bespreking van het arrest Philips/Remington. Wanneer de techniekrestrictie via de apparaatgerichte leer wordt geïnterpreteerd, brengt dat met zich mee dat vormen die een technisch effect hebben niet voor bescherming in aanmerking komen. Voor een vorm die overwegend technisch van aard is, zou die interpretatie gerechtvaardigd zijn. Anders kan een technisch aspect van een vorm eeuwigdurend worden gemonopoliseerd en dat is niet de ratio van merkenrechtelijke bescherming. Echter dient wel onderscheid te worden gemaakt tussen een vorm die volledig of in grote mate technisch van aard is en een vorm die een technisch effect teweeg brengt maar overwegend een niet-technisch onderscheidingsmiddel vormt. Die laatste vorm zou wel in aanmerking moeten kunnen komen voor merkenrechtelijke bescherming, in ieder geval voor het gedeelte dat geen technisch effect teweegbrengt. Verdedigbaar is naar mijn mening dat een dergelijk merk in stand kan blijven en geen bescherming kan genieten voor de technische onderdelen. Apparaatgerichte interpretatie van de techniekrestrictie behoudt ook de scheiding tussen merkenrecht en octrooirecht: octrooirecht beschermt techniek. De techniekrestrictie reguleert als het ware de verhouding tussen het merkenrecht en octrooirecht. Die uitleg is eenduidig, vooraf is in te schatten of een vorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen of niet. Wanneer er een technisch effect aan te pas komt, hoort de vorm niet thuis in het merkenrecht. Eeuwigdurende bescherming van de vorm die technisch van aard is kan niet aan de orde zijn Resultaatgerichte leer De resultaatgerichte leer houdt in dat een technisch voortbrengsel uitsluitend onder de techniekrestrictie valt wanneer er ook geen andere oplossing is om tot hetzelfde resultaat te komen. Bij de apparaatgerichte leer mag alternatieve vormgeving niet worden betrokken in de beoordeling en is ieder technisch aspect uitgesloten van bescherming. Wanneer een resultaat via een andere technische oplossing behaald kan worden, is bij de resultaatgerichte leer de weg vrij voor bescherming van deze 103 Quaedvlieg 1987, p Van Nieuwenhoven Helbach 1986, p Geerts 2007, p F.W. Grosheide in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, IER 2002, 42 (Philips/Remington). 107 J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 (Philips/Remington). 108 Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, AA 2003, p. 43 (Philips/Remington). 109 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p

23 verschillende oplossingen die tot hetzelfde resultaat leiden. Ook al is de vorm uitsluitend ingegeven door de techniek. Wanneer de techniekrestrictie resultaatgericht wordt geïnterpreteerd, heeft dat als consequentie dat alternatieven voor een bepaalde vorm maken dat die vorm kan worden beschermd in het merkenrecht. Enkel wanneer een technisch bepaalde vorm geen alternatieven kent waarmee hetzelfde resultaat kan worden bereikt, komt deze vorm niet voor bescherming in aanmerking. Op die manier kunnen veel technische aspecten wel voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen en vervaagt de grens tussen octrooirecht en merkenrecht nu techniek ook voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Quaedvlieg 110 gebruikt het volgende voorbeeld om het verschil aan te tonen: een simpele draadkurkentrekker. Hoewel de vorm van de schroef uitsluitend technisch bepaald is om de kurk uit de fles te krijgen, zijn er ook andere mogelijkheden zoals een kurkentrekker met twee dunne, metalen lippen die vooral door Franse obers wordt gehanteerd. Het resultaat van beide kurkentrekkers is hetzelfde, wat betekent dat beide oplossingen beschermd zouden kunnen worden wanneer men uitgaat van de resultaatgerichte leer. Verkade 111 en Struik 112 verdedigden eerder ook de resultaatgerichte leer. Verkade heeft zijn mening inmiddels bijgesteld en vindt de toepassing van de apparaatgerichte leer in het Philips/Remington arrest verdedigbaar 113. De resultaatgerichte leer heeft als gevolg dat technische aspecten in toenemende mate voor bescherming anders dan door het octrooirecht in aanmerking komen. Vooral de eeuwigdurende bescherming die het merkenrecht biedt gaat naar mijn mening erg ver wanneer het gaat om bescherming van techniek. De wetgever heeft er bewust voor gekozen techniek te beschermen voor de duur van maximaal twintig jaar, eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming zou tegen die bedoeling indruisen. De resultaatgerichte leer is daarom niet geschikt voor interpretatie van de techniekrestrictie in het merkenrecht Leer van de alternatieve vormgeving Naast de door Quaedvlieg geïntroduceerde leren, heeft Pinckaers nog een tussenvorm toegevoegd 114. Bij de leer van de alternatieve vormgeving is het niet relevant of er andere, enigszins mogelijk technische oplossingen voorhanden zijn om het gewenste resultaat te bereiken zoals bij de resultaatgerichte leer. In het geval dat het resultaat ook kan worden bereikt met dezelfde techniek terwijl de vorm op een andere wijze kan worden vormgegeven, is er ruimte voor bescherming. Zijn die reële alternatieven er niet, dan is bescherming niet mogelijk omdat anders deze technische maatregel (via unieke vormgeving) op zichzelf wordt beschermd 115. Pinckaers maakt echter niet expliciet welke leer naar zijn mening toegepast dient te worden in het merkenrecht, hij gaat met name in op de techniekrestrictie in het modellenrecht. 110 Quaedvlieg 1987, p Verkade Struik 1998, p A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 8 september 2006, BIE 2007, 7 (Benetton/G-star), para Pinckaers 2007, p Pinckaers 2007, p

24 Via de leer van de alternatieve vormgeving is het toelaatbaar een vergelijking met redelijke alternatieven te trekken. Voordeel van deze leer is dat bescherming van techniek via het merken- en modellenrecht wordt voorkomen terwijl een technisch ingegeven vormgeving wel kan worden geschermd. Het grijze gebied tussen bescherming via de resultaatgerichte en de apparaatgerichte leer wordt daarmee verkleind. De leer van de alternatieve vormgeving is minder strikt dan de apparaatgerichte leer maar laat niet alle mogelijke oplossingen toe zoals in de resultaatgerichte leer. De leer van de alternatieve vormgeving heeft naar mijn mening een meer redelijke uitkomst dan de resultaatgerichte leer. Een kurkentrekker met lippen kan niet worden gezien als een alternatief voor de draadkurkentrekker, om bij hetzelfde voorbeeld te blijven. Die uitleg van de techniekrestrictie lijkt redelijk; alleen reëel bruikbare alternatieven worden meegewogen. Daarmee is de uitkomst van de vraag of deze technische aspecten kunnen worden beschermd redelijker geworden. Maar het bezwaar dat techniek nog altijd eeuwigdurend kan worden beschermd terwijl de wetgever techniek twintig jaar via het octrooirecht heeft willen beschermen, wordt daarmee niet opzij gezet. De leer van de alternatieve vormgeving lijkt dan ook niet geschikt voor toepassing in het merkenrecht. Schematisch weergegeven oordeelt de rechtsliteratuur over de toepassing van de techniekrestrictie als volgt: Merkenrecht: Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Leer van de alternatieve vormgeving Literatuur T. Cohen Jehoram Geerts Gielen Grosheide Van Nieuwenhoven Helbach Quaedvlieg 1987 & Spoor Struik Verkade De discussie over welke leer zou moeten worden toegepast is door het Hof van Justitie in het arrest Philips/Remington beslist 126. Het Hof heeft gekozen voor de apparaatgerichte interpretatie van de 116 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Geerts 2007, p Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, AA 2003, p. 43 (Philips/Remington). 119 F.W. Grosheide in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, IER 2002, 42 (Philips/Remington). 120 Van Nieuwenhoven Helbach 1986, p Quaedvlieg 1987 en A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, BIE 2003, nr. 89 (Philips/Remington). 122 J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 (Philips/Remington). 123 Struik 1998, p A-G Verkade in zijn conclusie bij HR 8 september 2006, BIE 2007, 7 (Benetton/G-star), para Verkade

25 techniekrestrictie. Dit arrest heeft de discussie over de apparaatgerichte en resultaatgerichte leer in het modellenrecht wel aangewakkerd, hierbij zal in het volgende hoofdstuk worden stilgestaan. 3.5 Techniekrestrictie in de jurisprudentie Het merkenrecht is verregaand geharmoniseerd door de Merkenrichtlijn. Daarmee is ook het Hof van Justitie bevoegd geworden de artikelen van de Merkenrichtlijn te interpreteren en prejudiciële vragen van de nationale instanties te beantwoorden om zo de eenheid van interpretatie van het recht te waarborgen 127. De door het Hof van Justitie gewezen arresten zijn dan ook lijdend voor het Nederlandse merkenrecht Rechtspraak vóór HvJ Philips/Remington Vooral lagere rechtspraak tot 2002 in de Benelux omarmde de apparaatgerichte leer 128, in tegenstelling tot de Hoge Raad 129. De Hoge Raad lijkt te kiezen voor de resultaatgerichte leer, de ruime uitleg van de techniekrestrictie. De Hoge Raad heeft slechts eenmaal zijn licht over de techniekrestrictie kunnen laten schijnen, namelijk in de Dreentegel-zaak 130. De kwestie is ook daar enkel zijdelings aan bod gekomen, hetgeen Gielen als een gemiste kans betitelde in de noot 131. In de Dreentegel-zaak ging het om een Benelux merkdepot voor de vorm van een dakbedekkingstegel, dreentegel genaamd. De vorm van de dreentegel was volgens het Hof Leeuwarden te zeer het resultaat van een door functionele uitgangspunten beperkte keuze. Het Hof was van mening dat die beperkte keuzeruimte zou moeten leiden tot het uitsluiten van de dreentegel van bescherming, omdat de vorm van de dreentegel niet uitsluitend door het te verkrijgen technisch effect is bepaald. Wel kon het beoogde effect ook door andere vormen worden bereikt, aldus het Hof. Het Hof heeft overwogen dat de gekozen vorm niet noodzakelijk is voor het technisch effect, omdat ook andere vormen met dezelfde eigenschappen daaraan kunnen voldoen. De Hoge Raad stemt in met het arrest, zonder verdere uitleg of commentaar te geven op deze overwegingen. Daaruit valt af te leiden dat de Hoge Raad de techniekrestrictie vanuit een resultaatgerichte leer benaderde. 126 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington). 127 Wissink 2001, p Zie bijvoorbeeld Hof s-gravenhage 6 juni 1996, IER 1996, 33 (Glorix/Crofty) en Pres. Rechtbank s-gravenhage 13 oktober 1999, BIE 2001, Heerma van Voss 2002, p HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, m. nt. ChG (Dreentegel). 131 Noot Gielen bij HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273 (Dreentegel). 25

26 Het Hof s-gravenhage heeft de visie van de Hoge Raad toegepast in het arrest over het S-vormig vulmateriaal 132. Het Hof signaleert dat de vraag of er sprake is van een technisch effect op twee manieren kan worden benaderd: via een ruime en een enge uitleg. Het Hof geeft de bewijsopdracht deskundigen te laten beoordelen of er een reëel alternatief beschikbaar is voor het gebruik van dit specifieke opvulmateriaal. Het Hof constateert daarbij dat de vaststelling dat er geen alternatieven beschikbaar zijn, de S-vorm tot een uitkomst op het gebied van de nijverheid maakt, ongeacht een enge of ruime uitleg. Bij de enge uitleg zijn alternatieven niet relevant en bij de ruime uitleg is het vulmateriaal technisch bepaald wanneer er geen reële alternatieven zijn. In beide mogelijkheden van interpretatie van de techniekrestrictie is er dus sprake van een technisch effect wanneer wordt vastgesteld dat er geen reële alternatieven voorhanden zijn. De resultaatgerichte benadering is echter niet meer vol te houden nu het Hof van Justitie uitdrukkelijk de apparaatgerichte leer toepast in het arrest Philips/Remington: HvJ Philips/Remington Feiten Philips heeft in 1966 een nieuw type elektrisch scheerapparaat op de markt gebracht, waarbij het bovenstuk bestaat uit drie roterende scheerkoppen. In 1985 heeft Philips het vormmerk gedeponeerd in het Verenigd Koninkrijk, waarbij de configuratie van het bovenstuk van het scheerapparaat was afgebeeld zoals hierlangs weergegeven. Concurrent Remington brengt vanaf 1995 een scheerapparaat op de markt in het Verenigd Koninkrijk, dat is uitgerust met drie roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen en waarvan de configuratie lijkt op de door Philips gebruikte vorm 133. Philips is van mening dat Remington inbreuk maakt op het merkrecht voor de vorm van de Philipshave. In reconventie vordert Remington nietigverklaring van het merk omdat de vorm technisch bepaald zou zijn. Het Court of Appeal (England & Wales) heeft prejudiciële vragen gesteld over uitleg van de uitsluitingsgrond. De Rechter wenst te vernemen of de andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, van belang kunnen zijn. Daarnaast vraagt de rechter of de vorm niet kan worden ingeschreven wanneer de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven en of een andere toetsing behoort te worden verricht om uit te maken of de beperking van toepassing is. 132 Hof s-gravenhage 2 oktober 1997, BIE 1999,60 (Topa verpakkingen/dow Chemical Group). 133 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o

27 Advocaat-Generaal Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer gaat uitgebreid in op de uitleg van de techniekrestrictie. Hij omschrijft de roterende scheerkoppen in de vorm van een driehoek bij uitstek als het voorbeeld van een zuiver functionele vorm 134. Uit de bewoordingen van de techniekrestrictie kan volgens de A-G niet worden afgeleid dat een zuiver functionele vorm kan worden ingeschreven wanneer er een andere vorm bestaat die een vergelijkbare technische uitkomst mogelijk maakt 135. Hieruit blijkt dat de A-G de keuze maakt voor de apparaatgerichte leer, door de vraag naar mogelijke alternatieven uit te sluiten. Hij vindt hiervoor ondersteuning in de letterlijke uitlegging van de Merkenrichtlijn: necessary to obtain a technical result verwijst naar de noodzakelijkheid en daarmee naar de apparaatgerichte leer. Het verbod van inschrijving heeft volgens de A-G als doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen zoals het octrooirecht 136. Wanneer de techniekrestrictie niet zou bestaan, zou volgens de A-G het evenwicht van het algemeen belang worden verstoord door een exclusieve bescherming voor onbepaalde tijd te verlenen. Het algemeen belang bestaat hier in de juiste beloning voor het streven naar innovatie en de bevordering van de industriële ontwikkeling die meebrengt dat aan de exclusieve bescherming een termijn moet worden gesteld. Beoordeling door het Hof van Justitie Philips heeft aangevoerd dat de techniekrestrictie de strekking heeft te verhinderen dat een monopolie wordt verkregen op een bepaalde technische uitkomst door bescherming als merk 137. Een merk dat een technische uitkomst vertolkt is geen onredelijke beperking voor de industrie of innovatie indien de uitkomst ook kan wordt verkregen via een andere vormgeving. Remington is van mening dat het artikel niet vereist dat de vorm die een technische functie vervult de enige vorm is die de functie kan vervullen. Het Hof begint de redenering met aan te halen dat de weigeringsgronden van artikel 3 Mrl moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt 138. De ratio van artikel 3 Mrl moet worden gezocht in het principe van vrije marktwerking, waarbij technische oplossingen niet aan één onderneming mogen worden voorbehouden 139. De uitsluitingsgrond wil daarmee vermijden dat monopolies ontstaan op waren waarin technische oplossingen of gebruikskenmerken aanwezig zijn, terwijl concurrenten deze producten niet ongestoord in concurrentie met de merkhouder kunnen aanbieden. De ratio moet niet worden gezocht in samenloop met het octrooirecht maar in het algemeen belang dat technische oplossingen na een bepaalde tijd in het publiek domein terechtkomen. Om deze reden staat het merkenrecht niet toe dat de merkhouder een recht verkrijgt op grond waarvan hij de uitsluitende rechten kan verkrijgen op technische oplossingen. In dat algemene belang ligt dan ook de ratio voor de keuze van de 134 Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), para Idem, para Idem, para HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o Idem, r.o. 77 & HvJ EG 4 mei 1999, C-109/97, IER 1999, 30 (Windsurfing Chiemsee). 139 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o

28 apparaatgerichte leer 140. Het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, kan de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten 141. Daarmee wordt de resultaatgerichte leer in het merkenrecht resoluut afgewezen. Het Hof schept duidelijkheid over de vraag welke leer moet worden toegepast bij de uitleg van de techniekrestrictie maar gebruikt diverse begrippen waarvan de uitleg niet eenduidig is. Het Hof geeft aan dat een teken dat technisch bepaald is, niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Maar wat zijn wezenlijke functionele kenmerken en wanneer zijn die kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst toe te schrijven? Daarover bestaat onduidelijkheid. Commentaar rechtsgeleerden Grosheide kan zich vinden in de keuze voor de apparaatgerichte leer, maar denkt dat een vormmerk op grond van deze uitleg van de techniekrestrictie enkel wordt uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming indien de vorm van de waar volledig wordt gedicteerd door de functie en het realiseren van deze functie geheel wordt gedicteerd door een bepaalde techniek 142. Hij is van mening dat er niet vaak aan deze voorwaarden zal zijn voldaan. Vormmerken zullen dan niet snel van merkenrechtelijke bescherming worden uitgesloten op grond van de techniekrestrictie. Quaedvlieg is van mening dat het criterium verwarringwekkend is 143. Het is niet de vraag of de functionele kenmerken van de vorm functioneel zijn, maar of de wezenlijke kenmerken van het merk functioneel zijn. Hij geeft als voorbeeld dat een vorm van een tandrad geen merk kan zijn, maar een niet-functioneel merk dat ook de vorm van het tandrad omvat kan wel een merk zijn. Spoor denkt dat het Hof uitsluitend niet bedoelt alsof de vorm geheel en al wordt gedicteerd door de techniek 144. Beslissend is of de vorm werd ingegeven door technische overwegingen. Dat een karakteristieke vorm wellicht tevens een zijdelings functioneel voordeel heeft, maakt de vorm nog niet ongeschikt als merk. Als de functie echter voorop staat, is aan deze voorwaarde voldaan en kan het merk niet worden ingeschreven of nietig worden verklaard. Gielen vindt dat wanneer de vormgeving mede is toe te schrijven aan bijvoorbeeld de fraaiheid van de vormgeving, deze wel voor bescherming in aanmerking zou kunnen komen 145. Cohen Jehoram denkt dat alternatieven wel altijd een rol blijven spelen binnen de apparaatgerichte leer 146. Wanneer het mogelijk is om een hele reeks alternatieve vormen te tonen waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt, is dat toch een sterke aanwijzing dat de gekozen vormgeving niet aan de technische uitkomst is toe te schrijven. 140 Idem, r.o en Heerma van Voss 2002, p HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o F.W. Grosheide in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, IER 2002, 42 (Philips/Remington). 143 A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, BIE 2003, nr. 89 (Philips/Remington). 144 J.H. Spoor in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 (Philips/Remington). 145 Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, AA 2003, p. 43 (Philips/Remington). 146 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p

29 Kritische beschouwing Het Hof is stellig in de aanvaarding van de apparaatgerichte leer en de verwerping van de resultaatgerichte leer in het merkenrecht. De omarming van de apparaatgerichte leer lijkt een uitspraak die ook in de toekomst kan worden toegepast en niet enkel voortvloeit uit de feiten van deze zaak. Het Hof kiest in abstracto voor de apparaatgerichte leer, los van de casus. De uitwerking van deze aanvaarding is evenwel niet geheel duidelijk en heeft in de literatuur voor verwarring geleid. Het commentaar op het arrest laat zien dat de norm die het Hof van Justitie heeft geschapen, voor diverse uitleg vatbaar is. Het is niet wenselijk dat er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van het arrest, aangezien dat kan leiden tot de toepassing van een criterium dat niet door het Hof is voorzien. Zoals Grosheide Philips/Remington interpreteert is er sprake van een enge toets waardoor nauwelijks vormen van bescherming zullen worden uitgesloten. Spoor gaat daarentegen naar de functie van de vorm kijken en of deze functie voorop staat. Deze subjectieve toets lijkt echter niet geheel in lijn met de apparaatgerichte toets de het Hof voor ogen heeft, waarbij intentie en alternatieven niet ter zake doen. Het ligt dan voor de hand om ook de functie van de vorm niet of slechts beperkt mee te wegen, enkel om vast te stellen wat de technische uitkomst is van de vorm. Simpele verfraaiingen zouden de techniekrestrictie opzij kunnen zetten, maar dan kan de bescherming zich nooit uitstrekken tot de technisch bepaalde onderdelen van de vorm Rechtspraak na HvJ Philips/Remington HvJ Lego: feiten Het Hof van Justitie heeft recentelijk uitspraak gedaan in de Lego/OHIM zaak over inschrijving van het Lego-blokje als vormmerk147. Lego heeft in 1996 een Gemeenschapsmerkaanvrage ingediend voor inschrijving van het rode Lego-blokje als vormmerk zoals hiernaast weergegeven, welke in 1999 is ingeschreven. Twee dagen na inschrijving heeft Mega Brands om nietigverklaring van het merk verzocht. OHIM heeft de zaak aangehouden tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan in de zaak Philips/Remington, daarna heeft OHIM het vormmerk nietig verklaard. Lego heeft hiertegen beroep ingesteld bij de Kamer van Beroep van het OHIM. De Kamer van Beroep heeft de nietigverklaring bevestigd. Lego is tegen deze beslissing in hoger beroep gegaan bij het Gerecht van Eerste Aanleg en uiteindelijk ook bij het Hof van Justitie. Het Lego-blokje is in 1940 ontwikkeld door de Britse speelgoedfabrikant Harry Fisher Page. Page heeft diverse octrooirechten verkregen op het bouwsteentje en heeft zijn octrooi verkocht aan Lego. Na het verstrijken van de octrooirechtelijke bescherming na twintig jaar heeft Lego het steentje onder meer proberen te beschermen via het merkenrecht. 147 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM). 29

30 Lego voert aan dat enkel tekens die uitsluitend uit de vorm van de waar bestaan die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen als merk kunnen worden geweigerd. Lego is van mening dat een vorm alleen onder de techniekrestrictie valt wanneer de vorm geen niet-functionele kenmerken bezit en het uiterlijke voorkomen ervan niet kan worden gewijzigd zonder dat de vorm het functionele karakter verliest 148. Procedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg Het Gerecht overweegt dat de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet kan verhinderen dat een vorm valt onder deze absolute uitsluitingsgrond 149. Een versiering zal het oordeel dat een vorm technisch bepaald is, niet wijzigen. Alternatieven zijn niet van belang, het enige dat telt is of de vorm technisch de oorzaak is van het verkrijgen van een technische uitkomst 150. Zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die gebruikmaken van een andere technische oplossing. De wezenlijke kenmerken van de vorm moeten op objectieve wijze worden vastgesteld, op basis van de grafische voorstelling ervan en eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de merkaanvraag werden ingediend. Het Gerecht concludeert dat het voor de toepassing van de techniekrestrictie volstaat dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die de beoogde technische uitkomst bereiken 151. Dit is een verruiming van de beoordeling van de techniekrestrictie zoals het Hof deze heeft omlijnd in Philips/Remington. Quaedvlieg is van mening dat de harde piketpalen van uitsluitend en noodzakelijk zijn vervangen door de rekbare, wollige terminologie van het omvatten van wezenlijke kenmerken die technisch noodzakelijk en voldoende zijn 152. Het woord uitsluitend lijkt geen zelfstandige betekenis meer te hebben in de zinsnede wezenlijke functionele kenmerken, die uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Het uitsluitend is nu zo geïnterpreteerd dat de vorm niet meer uitsluitend uit technische onderdelen hoeft te bestaan, maar slechts overwegend. De technische functie van de vorm lijkt daarbij wel te moeten domineren. Daarmee is de techniekrestrictie behoorlijk opgerekt en vallen meer vormen onder de uitsluitingsgrond, waardoor deze vormen geen merkenrechtelijke bescherming kunnen genieten. Beoordeling door het Hof van Justitie In hoger beroep bij het Hof van Justitie voert Lego aan dat het Gerecht het voorwerp en de strekking van de techniekrestrictie onjuist heeft uitgelegd 153. Lego is van mening dat de bepaling te ruim en aldus onjuist is uitgelegd door het Gerecht 154. A-G Mengozzi vindt de rechtsregel uit het arrest Philips/Remington relatief strikt over de mogelijkheid van inschrijving van tekens die uit functionele vormen bestaan 155. Hij geeft aan dat dit het gevolg is van 148 GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT (Lego/OHIM), r.o Idem, r.o A.A Quaedvlieg in zijn noot bij GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, BIE 2010, p. 3-8 (Lego/OHIM). 151 GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, IEPT (Lego/OHIM), r.o A.A Quaedvlieg in zijn noot bij GvEA EG 12 november 2008, T-270/06, BIE 2010, p. 5 (Lego/OHIM). 153 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o Idem, r.o

31 de feiten in deze zaak en dat er consensus bestond over het volledig functionele karakter van het scheerapparaat. Om de rechtsregel hanteerbaar te maken voor de praktijk, waar volgens de A-G grote behoefte aan is, stelt hij voor het Lego-arrest aan te grijpen om Philips/Remington en de techniekrestrictie ruimer uit te leggen. De beslissing van het Hof van Justitie valt uiteen in twee onderdelen: tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen en wezenlijke kenmerken van de waar. Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen. Het Hof stelt voorop dat elke vorm van een waar in zekere mate functioneel is en het dus ongepast zou zijn om merkinschrijving van een vorm van een waar te weigeren op de loutere grond dat deze gebruikskenmerken bezit. Enkel de inschrijving van vormen waarvan de inschrijving als merk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen, moet worden geweigerd 156. Alternatieve vormgeving is niet van belang bij de beoordeling. De omstandigheid dat de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor andere marktdeelnemers, prevaleert 157. Het Hof bevestigt dat de aanwezigheid van ondergeschikte sierelementen in een driedimensionaal teken geen invloed hebben op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen 158. Wanneer de niet-functionele elementen overheersen, verdient het teken merkenrechtelijke bescherming. Het Hof verduidelijkt dat een inschrijving enkel wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou verhinderen 159. Het Hof stemt hier niet in met de uitleg door het Gerecht van de term uitsluitend uit het Philips/Remington arrest. De techniekrestrictie mag niet worden gebruikt om het merkenrecht verder te beperken dan noodzakelijk is om monopolies te voorkomen, aldus Quaedvlieg 160. Wezenlijke kenmerken van de waar. Lego voert aan dat het begrip wezenlijke kenmerken gelijk is aan dominerende en onderscheidende bestanddelen. Volgens Lego zou elk onderzoek naar de techniekrestrictie twee fasen moeten bevatten: (1) identificatie van de wezenlijke kenmerken van het teken uit het oogpunt van de gemiddelde 155 Conclusie A-G bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P (Lego Juris/OHIM), para HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o Idem, r.o Idem, r.o A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ (Lego Juris/OHIM), p A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ (Lego Juris/OHIM), p

32 consument en (2) deskundigenonderzoek naar de vraag of de kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen 161. Het Hof geeft aan dat vastgesteld dient te worden welke kenmerken wezenlijk zijn. Het gaat dus niet om de perceptie van de gemiddelde consument. De uitdrukking wezenlijke kenmerken moet aldus worden begrepen dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken 162. De identificatie van de wezenlijke kenmerken moet voor geval per geval worden uitgemaakt, gebaseerd op de door het teken opgeroepen totaalindruk 163. Hierbij kan rekening worden gehouden met nuttige elementen zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken of gegevens betreffende IE-rechten die eerder voor de betrokken waar zijn verleend 164. Wanneer de wezenlijke kenmerken zijn vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit na te gaan of de kenmerken beantwoorden aan de technische functie 165. Bij het Lego-blokje wordt het belangrijkste element gevormd door het blokje dat bestaat uit twee rijen van uitsprongen op de bovenzijde van het blokje. De Kamer van Beroep van OHIM heeft hierbij aandacht besteedt aan de reeds verlopen octrooien op het blokje. De Kamer van Beroep is tot de conclusie gekomen dat dit wezenlijke element noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen waarvoor de waar is bestemd, namelijk het aaneenkoppelen van de speelblokken 166. De andere elementen zijn ook functioneel van aard, enkel de rode kleur valt hierbuiten en heeft geen technische functie 167. Lego voert aan dat de beoordeling van het functionele karakter technische kennis veronderstelt en over het algemeen door wetenschappelijke deskundigen moet worden verricht. Dit onderzoek bestaat noodzakelijkerwijs uit een vergelijking van deze kenmerken met alternatieven 168. Het Hof herhaalt hier de regel uit Philips/Remington en geeft aan dat het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, geen omstandigheid is waardoor de weigeringsgrond opzij kan worden gezet 169. In het kader van het onderzoek hoeft enkel te worden beoordeeld, (1) nadat de wezenlijke kenmerken zijn vastgesteld (2) of deze kenmerken beantwoorden 161 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o Idem, r.o Idem, r.o HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o Idem, r.o Idem, r.o Afgebeelde figuren: figuur 1 en 5 van U.K. patent nr , daarnaast figuur 1 van U.K. patent nr HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o Idem, r.o

33 aan de technische functie. Daarmee maakt het Hof ook duidelijk dat de technische kenmerken wezenlijk dienen te zijn voor het totaalbeeld van het teken en niet enkel wezenlijk voor de functie van de vorm 170. Daarmee wordt de regel uit Philips/Remington verduidelijkt. De Hogere voorziening wordt afgewezen. Kritische beschouwing Met deze uitspraak heeft het Hof het merkenrecht in een groter geheel geplaatst van eerlijke mededinging waarbij die mededinging als ratio van de techniekrestrictie moet worden gezien 171. Door de apparaatgerichte leer nader te concretiseren draagt het Hof bij aan het voorkomen van samenloop tussen octrooirecht en merkenrecht. Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar en waarvan de wezenlijke functionele kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven leidde na het arrest van het Hof Philips/Remington nog tot verwarring over uitleg van de techniekrestrictie. Het Lego-arrest geeft een ruimere uitleg aan dit strikte criterium. Het Hof stelt voorop dat elke vorm die in zekere zin functioneel is, niet kan worden ingeschreven. De aanwezigheid van ondergeschikte elementen in de vormgeving maakt dit niet anders. Echter, wanneer niet-functionele elementen overheersen kan de techniekrestrictie niet langer worden toegepast. Het Hof concretiseert hiermee de toets uit Philips/Remington aanzienlijk. Duidelijk wordt dat de toets niet inhoudt dat alle kenmerken aan de technische uitkomst hoeven te worden toegeschreven, dat alternatieven geen toetssteen vormen en dat het gaat om de wezenlijke kenmerken van de vorm. Ondergeschikte kenmerken zijn hierbij niet van belang. Bij de vraag of de techniekrestrictie de vorm kan uitsluiten van bescherming, kan worden aangeknoopt bij eventuele eerdere octrooirechtelijke bescherming. Dit oordeel van het Hof van Justitie is een algemeen oordeel, net als in de zaak Philips/Remington en staat los van de feiten in deze zaak. De rechtsregel die volgt uit Philips/Remington en Lego kan ook in andere zaken worden toegepast. Het Hof van Justitie baseert zich in het Lego-arrest op octrooien zoals op de vorige pagina weergegeven. De techniek die in die octrooien het object van bescherming vormt gaat uit van een comptabiliteit van de bovenkant én onderkant van het bouwsteentje. Dat blijkt niet uit het arrest van het Hof van Justitie, het Hof ziet in het feit dat het bouwsteentje onderwerp is geweest van octrooi een sterke aanwijzing dat Lego-steentjes technisch bepaald zijn. Daarbij gaat het Hof voorbij aan de omstandigheid dat de octrooien en het vormmerk niet hetzelfde object beschermen: bij het octrooi gaat het om de bovenkant en onderkant van het steentje, bij het vormmerk gaat het enkel om de bovenkant. Het is dan ook de vraag of er werkelijk eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming wordt toegekend aan de techniek van het Lego-blokje. Hoewel het Hof onduidelijk is over de vraag of de techniek wel wordt beschermd door het merkenrecht nu het bij het vormmerk enkel gaat om de bovenkant van het bouwsteentje, denk ik niet dat de Lego- 170 A.A. Quaedvlieg in zijn noot bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ (Lego Juris/OHIM), p Liakatou & Maniatis 2010, p

34 steentjes niet onder de techniekrestrictie zouden vallen en bescherming zouden verdienen in het merkenrecht. Ook de noppen op de bovenkant van de steentjes zijn technisch bepaald want ze zijn op het bouwblokje geplaatst om een verbinding met andere steentjes mogelijk te maken. Helaas voor Lego kent het merkenrecht geen Lego-exceptie zoals in het modellenrecht waarbij verbindingen van verwisselbare voortbrengselen wel kunnen worden beschermd. De eeuwigdurende bescherming die het merkenrecht biedt verhoudt zich slecht met een uitzondering als de Lego-exceptie, op die manier zou bepaalde techniek alsnog eeuwigdurend kunnen worden beschermd. Techniekrestrictie in het kader van het onderscheidend vermogen Wanneer de beoordeling van het technisch effect in het kader van de techniekrestrictie verschuift naar de beoordeling van het onderscheidend vermogen 172, verschuift ook de invulling van het technisch effect. Binnen de techniekrestrictie zijn alternatieven niet van belang, terwijl de rest van de markt er bij de vraag of er sprake is van onderscheidend vermogen juist wel toe doet nu moet worden vastgesteld of de vorm voldoende afwijkt van wat in de markt gebruikelijk is 173. Ook in dat verband is van belang of degene die het vormmerk aanvraagt niet een monopoliepositie verkrijgt door de inschrijving van het merk nu de vorm dicht aanligt tegen hetgeen dat gebruikelijk is in de markt 174. Het Hof van Justitie stelt in L&D/OHIM vast dat een argument zoals het beroep op de techniekrestrictie in het kader van het onderscheidend vermogen geen afbreuk kan doen aan de vaststelling dat een merk bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen 175. Het Hof sluit de toepassing van absolute weigeringsgronden binnen de vraag of een merk voldoende onderscheidend vermogen heeft, uit. De techniekrestrictie bij wijze van verweer kan daar niet aan bod komen maar enkel in een nietigheidsprocedure. Schematisch weergegeven passen de rechtelijke instanties de techniekrestrictie als volgt toe: Merkenrecht: Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Leer van de alternatieve vormgeving Jurisprudentie Hof van Justitie Benelux-Gerechtshof Hoge Raad Lagere Rechtspraak Zie GvEA 5 maart 2003, T-128/01, Jur. 2003, p. C-112/29, (DaimlerChrysler/OHIM). 173 Zie in dit verband ook Visser Visser geeft aan dat een IE-inbreuk niet valt vast te stellen zonder de rest van de markt in ogenschouw te nemen. 174 GvEA 5 maart 2003, T-194/01, Jur. 2003, p. C-112/30-31, (Unilever/OHIM), r.o HvJ EG 17 juli 2008, C-488/06, Jur. 2008, p. C-233/10 (L&D/OHIM), r.o HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington). 177 HR 27 januari 1995, NJ 1997, 273, m. nt. ChG (Dreentegel). 178 Hof s-gravenhage 6 juni 1996, IER 1996, 33 (Glorix/Crofty). 179 Hof s-gravenhage 2 oktober 1997, BIE 1999,60 (Topa verpakkingen/dow Chemical Group). 34

35 3.6 Samenloop Rechten die een verbod inhouden, moeten om die reden strikt binnen het bij de wet toegewezen toepassingsgebied worden gehouden om te voorkomen dat misbruik kan worden gemaakt van een dergelijk exclusief recht. Dit geldt zeker wanneer derden worden beperkt in hun vrijheid om handel te drijven 180. Het merkenrecht zou daarmee niet verder moeten gaan dan de bescherming van tekens en vormen die de herkomst van de waar en de goodwill belichamen Samenloop tussen octrooirecht en merkenrecht Het octrooirecht en merkenrecht hebben ieder een andere functie. Het octrooirecht beschermt een nieuwe uitvinding met als ratio het bevorderen van innovatie op de lange termijn doordat de uitvinder zijn investering terug kan verdienen en opnieuw wil innoveren. Het merkenrecht dient ter voorkoming van herkomstverwarring 181. Deze functies zijn niet met elkaar te verenigen, hetgeen een aanwijzing is dat cumulatie 182 niet mogelijk is. De verschillende beschermingsregimes hebben een verschillende achtergrond en een verschillend karakter 183 en vormen beiden een autonoom systeem 184. In de hierboven besproken Lego-zaak werd uitgebreid aandacht besteedt aan de samenloop tussen merkenrecht en octrooirecht en de vraag of cumulatie mogelijk zou moeten zijn. Samenloop tussen octrooirecht en merkenrecht lijkt door het Hof van Justitie als onwenselijk te worden gezien. De in theorie eeuwigdurende beschermingsduur die het merkenrecht geeft, kan zich niet uitstrekken over kenmerken met een technische uitkomst. Technisch bepaalde vormen dienen vrij te zijn, in ieder geval op termijn. Na de octrooirechtelijke bescherming dient een technisch bepaalde vorm in het publieke domein te vallen zodat eenieder de vorm kan gebruiken 185. Een monopoliepositie waardoor de vorm niet door eenieder kan worden gebruikt, past niet in die gedachte. Samenloop: techniekrestrictie A-G Mengozzi komt in de conclusie bij Lego tot de slotsom dat de techniekrestrictie dient om te vermijden dat technische oplossingen worden gemonopoliseerd door het merkenrecht en om de scheiding tussen beschermingsregimes van verschillende soorten intellectuele eigendom in stand te houden 186. Volgens het Hof van Justitie kunnen in het stelsel van het intellectuele eigendomsrecht technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat de techniek daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt 187. De achtergrond van de techniekrestrictie is gelegen in het voorkomen dat eeuwigdurende bescherming van het merkenrecht wordt ingezet voor de bescherming van vormen die beschermd kunnen worden 180 Gerven & Cousy 1989, p Gellaerts 2008, p Samenloop verwijst naar het vervagen van de grenzen tussen rechtsgebieden, waar cumulatie betekent dat een object door meer dan één rechtsgebied kan worden beschermd. 183 Senftleben 2007, p HvJ EG 17 juli 2008, C-488/06, Jur. 2008, p. C-233/10 (L&D/OHIM), r.o Van Engelen 1994, p Conclusie A-G bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P (Lego Juris/OHIM), para HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, BIE 2010, 94, m. nt. AAQ, IER 2010, 85 m. nt. SdW/Vlaar (Lego Juris/OHIM), r.o

36 door andere intellectuele eigendomsrechten die wel in tijd kunnen worden beperkt, aldus het BBIE 188. De toelichting bij artikel 2.1 BVIE verwijst naar een mogelijke samenloop met modellenrechtelijke en octrooirechtelijke beschermingsregimes 189. Daarmee sluit artikel 2.1 BVIE samenloop tussen het octrooirecht en merkenrecht uit. De ratio van de restrictie in het merkenrecht is te verhinderen dat de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van de waar waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt 190. De vraag of concurrenten ook daadwerkelijk de technische oplossing gebruiken in de vormgeving van de waar is niet beslissend bij de techniekrestrictie maar komt enkel aan de orde in het kader van artikel 7 lid 1 sub c GMVo en equivalente bepalingen 191. Voor de toepassing van de absolute uitsluitingsgronden is het niet noodzakelijk of vereist dat daadwerkelijk bescherming wordt genoten onder één van de andere industriële eigendomsrechten 192. Om de vrije marktwerking te garanderen, wordt rekening gehouden met bescherming door een ander IE-recht. Het ligt niet in de rede van de vrije markt en mededingingsvrijheid om uitvinders na octrooirechtelijke bescherming ook nog eeuwigdurende merkenrechtelijke bescherming te bieden. Heerma van Voss 193 is van mening dat de onbeperkte duur van het merkenrecht als ongewenst resultaat wordt gezien, maar dat de doorslaggevende reden voor de techniekrestrictie niet daar gezocht moet worden. De achterliggende gedachte lijkt te zijn dat techniek rechtens vrij moet zijn, tenzij het een uitvinding betreft in de zin van het octrooirecht. Heerma van Voss vindt daarvoor steun in het Hijskraanarrest 194 van de Hoge Raad, waar wordt overwogen dat het een ieder moet vrijstaan om een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven aan zijn industriële producten, tenzij rechten op grond van de Rijksoctrooiwet of Auteurswet hieraan in de weg staan. De vrijheid van techniek mag volgens hem niet via het merkenrecht worden doorkruist 195. De Wit en Vlaar vragen zich af of deze zaak anders zou hebben gelegen als er geen octrooi op het Legoblokje was aangevraagd 196. Zij komen tot de conclusie dat de uitkomst dan waarschijnlijk niet anders zou hebben geluid, omdat het om de technische bepaaldheid van de vormen zelf gaat en niet om de vraag of er octrooibescherming voor is aangevraagd. Zij geven daarbij wel aan dat de vraag of er octrooibescherming is (geweest) in de praktijk van groot belang zal zijn: als er octrooischriften zijn, wordt ook duidelijk welke aspecten naar het oordeel van de aanvrager technisch bepaald zijn. Dat zal een sterke aanwijzing vormen in het nadeel van de merkaanvrager die lastig te ontzenuwen is. 188 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o. 78 en T. Cohen Jehoram e.a., p HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, Jur. 2006, p. I-551 (SiSi-Werke/OHIM). Dit artikel luidt: Geweigerd wordt inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; 192 BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m. nt. DWFV (Burberry s II). 193 Heerma van Voss 2002, p HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane Hijskraan). Meer over dit arrest in paragraaf van dit onderzoek. 195 Heerma van Voss 2002, p Noot S. de Wit & S. Vlaar bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, IER 2010, 85 (Lego Juris/OHIM). 36

37 Het Hof van Justitie trekt een duidelijke grens tussen IE pretenties die uitsluitend in het octrooirechtelijke domein horen en gericht zijn op het verschaffen van een redelijke termijn om de technische vinding door middel van exclusieve exploitatie terug te verdienen en merkenrechtelijke bescherming die eerder gericht is op behoud van onderscheidend vermogen en beperking van de concurrentie door verwarring te voorkomen 197. Nu het merkenrecht en octrooirecht beiden een ander doel hebben (de herkomstfunctie van het merk en de goodwill bescherming aan de ene kant en het bevorderen van innovatie aan de andere kant), zijn deze rechtsgebieden lastig met elkaar te verenigen. Bescherming van technische vindingen is traditioneel voorbehouden aan het octrooirecht, bescherming van technische effecten via het merkenrecht zou de functie van het octrooirecht doorkruisen. Samenloop tussen merkenrecht en octrooirecht is dan ook niet wenselijk, techniek hoort thuis in het octrooirecht en niet in het merkenrecht. Daarmee kan worden gezegd dat er een negatieve reflexwerking uitgaat van het octrooirecht 198. Wanneer een vorm bescherming via het octrooirecht heeft genoten, is dat een vingerwijzing in de richting van een technische uitkomst. De kans is dan groot dat de vorm technisch bepaald is en niet kan worden beschermd via het merkenrecht. Een octrooi op een bepaalde vorm wil niet alles zeggen nu het octrooi ook kan hebben gezien op andere aspecten van de uitvinding, maar het wordt wel meegenomen in de beoordeling. 3.7 Neem nou: Coca-Cola flesje & Lego Coca-Cola Het flesje van Coca-Cola is in 1971 gedeponeerd als vormmerk en nimmer aangevallen omdat de vorm technisch bepaald zou zijn. Toch lijkt het niet ondenkbaar dat het flesje onder de techniekrestrictie valt en nietig zou kunnen worden verklaard. Zou het karakteristieke flesje van Coca-Cola vanwege de techniekrestrictie nietig kunnen worden verklaard dan wel als een zwak merk worden beschouwd? Hier rechts is het vormmerk van Coca-Cola weergegeven, zoals geregistreerd in de Benelux sinds Het meest karakteristiek aan het flesje zijn de gebogen taille van de fles, de uitsparing in deze taille voor het etiket en de verticale groeven. De verticale groeven zijn hierbij een ondergeschikt element, ook zonder de groeven zal de consument het flesje waarschijnlijk herkennen als afkomstig van Coca-Cola. Door het toevoegen van dit sierelement voorkomt Coca-Cola wel dat het merk nietig kan worden verklaard wanneer overige elementen technisch bepaald blijken. 197 Noot S. de Wit & S. Vlaar bij HvJ EU 14 september 2010, C-48/09P, IER 2010, 85 (Lego Juris/OHIM). 198 Zie ook Gellaerts 2008, p Benelux merk nr sinds Een Europees vormmerk heb ik niet kunnen vinden. 37

38 Enkele voorbeelden van andere vormmerken zoals gedeponeerd door The Coca-Cola Company zien er als volgt uit 200 : Zijn de gebogen taille en de uitsparing voor het etiket nu technisch bepaald? Er zijn argumenten denkbaar voor beide zijden van de medaille. Argumenten voor het standpunt dat het Coca-Cola flesje wel technisch bepaald is zijn vooral gelegen in de argumentatie dat het flesje vanwege de gebogen taille een betere grip biedt en minder gemakkelijk uit de hand schiet. De uitsparing voor het etiket is nodig omdat het lastig is om een etiket te bevestigen op een gebogen ondergrond. Dat deze technische uitkomst ook bereikt had kunnen worden via een andere vormgeving is hierbij niet aan de orde omdat alternatieven geen toetssteen vormen bij de techniekrestrictie in het merkenrecht. Daarentegen zijn er ook argumenten voor het standpunt dat het flesje niet technisch bepaald is. Het flesje was nooit beschermd als octrooi. Hoewel dat niet direct een aanwijzing is dat het flesje niet technisch bepaald is, kan er in het geval van het Coca-Cola flesje geen indicatie voor technische effecten worden gevonden in een octrooischrift, zoals bij Lego het geval was. Afhankelijk van de positie waarin men verkeert (Coca-Cola Company vóór bescherming en andere marktpartijen tegen bescherming van het flesje), kan worden betoogd dat het flesje al dan niet technisch bepaald is. Wanneer het flesje niet technisch bepaald is, beschikt het in ieder geval over onderscheidend vermogen en is het ingeburgerd nu het voldoende afwijkt van de overige vormgeving in de markt en bij iedereen bekend is als afkomstig van Coca-Cola. De argumenten voor de stelling dat het flesje technisch bepaald is, lijken hier naar mijn mening evenwel sterker te zijn. Wanneer een parallel wordt getrokken met het Lego-arrest lijkt bij het flesje nu niet direct sprake te zijn van minder technische uitkomsten dan bij Lego. Lego had dan wel octrooirechtelijke bescherming genoten, wat een indicatie in de richting van toepassing van de techniekrestrictie vormde. In wezen gaat het bij Lego ook om een simpele vorm met een eenvoudige technische oplossing. Om die technische oplossing te zien, hoeft men geen technicus te zijn. Hetzelfde geldt voor het Cola-flesje: evident is dat de vorm is gekozen vanwege de voordelen van die specifieke vorm en de (technische) uitkomst die daarmee wordt bereikt, namelijk een flesje dat 200 Links Benelux merk nr sinds 30 mei 2007 en rechts Gemeenschapsmerk nr sinds 21 juni

39 eenvoudig is vast te houden. Dat het er ook nog leuk uitziet, is mooi meegenomen maar is van ondergeschikt belang. Nu ook alternatieven geen rol kunnen spelen bij de vraag of de vorm technisch bepaald is, lijkt de weegschaal door te slaan in het nadeel van Coca-Cola. Het flesje is overwegend technisch bepaald (de groeven zijn dat niet), er komt dan ook geen bescherming toe aan de vorm in de zin van de gebogen taille en de uitsparing voor het etiket op het flesje. Lego De positie van Lego is duidelijk nu het Hof van Justitie heeft beslist dat geen merkenrechtelijke bescherming toekomt aan de vorm van het Lego-steentje. Het steentje is volledig technisch bepaald, Lego kan het steentje niet langer beschermen via het merkenrecht. Dat Lego bescherming via het octrooirecht heeft genoten, speelt hierbij een rol. 3.8 Samenvatting De techniekrestrictie is geen duidelijk afgebakend toetsingskader en is onderhevig aan invulling door de rechter. Het uitgangspunt is dat een vorm wel geschikt kan zijn om als merk te dienen, maar dat die bescherming zijn grens vindt in de absolute uitsluitingsgronden zoals de techniekrestrictie. De ratio achter de techniekrestrictie is het voorkomen van eeuwigdurende bescherming voor vormen die beschermd kunnen worden door andere intellectuele eigendomsrechten die wel in tijdsduur worden beperkt. De merkhouder zou geen monopolie mogen worden toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Er zijn verschillende manieren om de techniekrestrictie te interpreteren. Het Hof van Justitie heeft er in Philips/Remington en Lego uitdrukkelijk voor gekozen de apparaatgerichte leer toe te passen en daarmee geen acht te slaan op alternatieve vormgeving waarmee dezelfde technische uitkomst verwezenlijkt zou kunnen worden. Het enkele feit dat de vorm technisch bepaald is, is voldoende om de vorm uit te sluiten van merkenrechtelijke bescherming. Op die manier wordt techniek buiten het merkenrecht gehouden en wordt er geen eeuwigdurend merkenrechtelijk monopolie verstrekt op een technisch aspect van de vorm. Met de uitsluiting van techniek in het merkenrecht is de concurrent gebaat: techniek waarnaar de consument zoekt in producten van concurrenten moet vrij blijven zodat eenieder gebruik kan maken van die technische aspecten. Samenloop tussen intellectuele eigendomsrechten is in beginsel mogelijk maar wordt niet altijd als wenselijk gezien. In het Lego-arrest verwijst het Hof van Justitie uitdrukkelijk naar verstreken octrooirechten op het Legoblokje. Het octrooirecht heeft een negatieve reflexwerking op bescherming binnen het merkenrecht: een reeds verleend octrooi is een aanwijzing dat er sprake is van een technisch effect en dat de vorm niet via het merkenrecht kan worden beschermd. Het merkenrecht dient ter voorkoming van herkomstverwarring terwijl het octrooirecht een nieuwe uitvinding beschermt en de innovatie bevordert. Deze functies hebben een verschillende achtergrond en een verschillend karakter waardoor deze functies naar de aard niet met elkaar te verenigen zijn. De techniekrestrictie is een uitvloeisel van de gedachte dat merkenrechtelijke bescherming en octrooirechtelijke bescherming niet in elkaar moeten overlopen. Deze uitsluitingsgrond vormt hiervan het sluitstuk: via de techniekrestrictie wordt bescherming van techniek buiten het merkenrecht 39

40 gehouden. Techniek dient na de octrooirechtelijke beschermingstermijn van twintig jaar vrij te zijn voor gebruik door concurrenten, eeuwigdurende bescherming via het merkenrecht zou deze bedoeling doorkruisen. Vanwege de oneindige beschermingsduur van het merkenrecht is naar mijn mening goed verdedigbaar dat het Hof van Justitie de apparaatgerichte leer toepast binnen het merkenrecht om juist die monopoliepositie op een technisch effect te voorkomen, waardoor innovatie zou worden gehinderd. 40

41 4 Bescherming van techniek door het modellenrecht 4.1 Object van het modellenrecht Het modellenrecht beschermt het uiterlijk van nieuwe voortbrengselen die een inventief karakter bezitten, aldus artikel 3.1 lid 1 BVIE 201. Om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat er sprake is van (1) een model, dat (2) nieuw is en (3) een eigen karakter heeft. Het tekeningen- en modellenrecht beschermt zowel tweedimensionale als driedimensionale vormen. Tekeningen verwijzen naar tweedimensionale vormen terwijl een model driedimensionaal is. Voor dit onderzoek zullen enkel driedimensionale modellen worden bekeken. Het modellenrecht beschermt een voortbrengsel. Als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan 202. De bescherming ziet op het uiterlijk van het voortbrengsel, op wat zichtbaar is en niet wat binnenin een voortbrengsel aanwezig is. Het uiterlijk wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan 203. Een voortbrengsel is een op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp 204. Niet vereist is dat het model esthetische waarde bezit 205. Een voortbrengsel komt alleen voor bescherming in aanmerking wanneer het nieuw is en een eigen karakter heeft. Het voortbrengsel wordt als nieuw beschouwd indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of de datum van voorrang. Voortbrengselen zijn identiek aan eerdere modellen indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen 206. In het modellenrecht gaat het om objectieve nieuwheid: wanneer een ontwerper een voortbrengsel ontwerpt dat per toeval identiek is aan een voortbrengsel dat al langer op de markt is, is het voortbrengsel van de latere maker niet als nieuw te beschouwen 207. Naast de vraag of een voortbrengsel nieuw is, dient het ook een eigen karakter te bezitten om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Er moet een duidelijk verschil bestaan tussen de algemene indruk die het voortbrengsel maakt op de geïnformeerde gebruiker en het vormgevingserfgoed, hetgeen kenbaar kan zijn voor de gemiddelde gebruiker in een bepaalde sector 208. Dit vereiste gold niet ten tijde van de oude BTMW, vóór de omzetting van de modellenrichtlijn. Bij de beoordeling van het eigen karakter dient rekening te worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model 209. De aard van het voortbrengsel en de betreffende 201 Artikel 3.1 lid 1 BVIE, artikel 3 lid 2 ModRL, artikel 4 lid 1 GModVo. 202 Artikel 3.1 lid 2 BVIE, artikel 1 sub a ModRL, artikel 3 sub a GModVo. 203 Artikel 3.1 lid 3 BVIE, artikel 1 sub a ModRL, artikel 3 sub a GModVo. 204 Artikel 3.1 lid 4 BVIE, artikel 1 sub b ModRL, artikel 3 sub b GModVo. 205 Overweging 14 ModRl en overweging 10 GModVo. 206 Artikel 3.3 lid 1 BVIE, artikel 4 ModRL, artikel 5 lid 1 GModVo. 207 Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p Overweging 13 ModRL en overweging 14 GModVo. 209 Artikel 3.3 lid 2 BVIE, artikel 5 lid 1 ModRL en artikel 6 lid 1 GModVo. 41

42 sector spelen een rol bij de reikwijdte van de mate van vrijheid 210. Wanneer de mate van vrijheid van de ontwerper klein is bij de ontwikkeling van het model ligt het voor de hand dat kleine verschillen tussen het voortbrengsel en het vormgevingserfgoed al leiden tot een eigen karakter. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel Een belangrijke aanvulling op de bescherming van modellen via het BVIE en GModVo is het nietingeschreven Gemeenschapsmodel zoals geïntroduceerd door de Gemeenschapsmodellenverordening. Dit modelrecht komt vormvrij en kosteloos tot stand voor de duur van 3 jaar 211. Dit recht is vooral geïntroduceerd om bedrijfstakken tegemoet te komen waar grote aantallen modellen met een korte levensduur worden geïntroduceerd zoals de mode-industrie 212. Anders dan bij een ingeschreven (Gemeenschaps)model, waar de rechthebbende kan optreden tegen het gebruik van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, kan de rechthebbende op een niet ingeschreven Gemeenschapsmodel alleen optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model Ratio en functie van het modellenrecht Vóór 1975 bestond er in Nederland geen specifieke wetgeving voor bescherming van tekeningen of modellen als zodanig. De bescherming van modellen was tot die tijd mogelijk door een beroep te doen op het auteursrecht of door een actie uit hoofde van onrechtmatige daad/slaafse nabootsing 214. De Hoge Raad heeft modellen uitdrukkelijk onder de slaafse nabootsingsleer geschaard in het Hyster Karry Krane-arrest 215. Nabootsing van een product van de concurrent is ongeoorloofd wanneer men, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, voor een andere vormgeving had kunnen kiezen. Door niet voor een andere vormgeving te kiezen is er verwarringsgevaar gesticht. De slaafse nabootsing heeft vóór 1975 de functie van het modellenrecht vervuld 216. Daarna heeft de BTMW voor het eerst het levenslicht gezien, hetgeen uit hoofde van de Overeenkomst van s-gravenhage uit 1960 al eerder had moeten gebeuren 217. Vanaf 1 september 2006 is de BTMW vervangen door het BVIE. Het materiële recht is met de invoering van het BVIE vrijwel gelijk gebleven aan het modellenrecht zoals dat was neergelegd in de BTMW. De BTMW is enkele keren ingrijpend gewijzigd, één van die wijzigingen was de implementatie van de Modellenrichtlijn. Vanaf 2002 is Europese modellenbescherming in het leven geroepen met de komst van de Gemeenschapsmodellenverordening. Met implementatie van de Modellenrichtlijn is de aard van de bescherming van modellen veranderd. Vóór implementatie werd een model beschermd tegen verwarringwekkend nabootsen, na 210 Overweging 13 ModRL en overweging 14 GModVo. 211 Artikel 11 GModVo. 212 Gielen e.a. 2007, p Artikel 19 lid 2 GModVo. 214 Gielen e.a. 2007, p HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane; hijskraan). 216 Visser 2004, p Verkade 1985, p

43 implementatie biedt het modellenrecht bescherming tegen gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Het modellenrecht beschermt siermodellen, modellen die zien op vormgevingskenmerken 218. Het modellenrecht kent een innovatie-ratio en een communicatie-ratio 219. De innovatie-ratio houdt in dat het modellenrecht de ontwerper wil stimuleren zorg te besteden aan het uiterlijk van producten, terwijl de communicatie-ratio inhoudt dat de uiterlijke vormgeving van producten een belangrijke rol speelt in het aankooppatroon van afnemers 220. Het modellenrecht beschermt geen abstractie ideeën of oplossingen maar voorziet in een commercieel monopolie voor concrete vormen zodat de inspanning van de ontwerper wordt beloond die bijzondere aandacht heeft willen besteden aan het uiterlijk van het product 221. Gebruiksmodellen worden niet door het modellenrecht beschermd. Een gebruiksmodel kon worden omschreven als een model dat naast de vormgeving ook de technische functie beschermt en ligt daarmee dichter tegen het octrooirecht aan dan tegen het modellenrecht. In Nederland bestaat geen aparte bescherming voor gebruiksmodellen, in tegenstelling tot de meeste landen in Europa 222. Anders dan het octrooirecht, beschermt het modellenrecht de esthetische aspecten van een voortbrengsel. Bescherming via het modellenrecht is niet eeuwigdurend, in tegenstelling tot het merkenrecht. Modelbescherming heeft een duur van vijf jaar vanaf de datum van depot en kan met eenzelfde periode worden verlengd tot een maximum van 25 jaar. 4.3 Techniekrestrictie in het BVIE Wanneer een model wordt gedeponeerd in de Benelux bij het BBIE verricht het Bureau geen vooronderzoek maar toetst met name de formele vereisten 223. In dit verband wordt dan ook gesproken van een registratiesysteem. Het systeem van het Gemeenschapsmodel is anders vormgegeven: het OHIM verricht een niet-bindend vooronderzoek en toetst of het model voldoet aan de materiële vereisten van de Gemeenschapsmodellenverordening. Daardoor komt toetsing aan absolute uitsluitingsgronden voor Benelux-modellen niet aan de orde bij deponering van het model, terwijl hieraan wel wordt getoetst bij deponering van een Gemeenschapsmodel. In de Benelux is toetsing aan de absolute uitsluitingsgronden in wezen toegewezen aan concurrenten: zij kunnen in rechte nietigverklaring vorderen van een model wanneer sprake is van strijd met een absolute uitsluitingsgrond. Bij het Gemeenschapsmodel is dat ook een mogelijkheid maar maakt het OHIM een voorselectie door zelf ook te toetsen aan absolute uitsluitingsgronden. 218 Gielen e.a. 2007, p Holzhauer 2005, p De Memorie van Toelichting in Het Officiële Commentaar op het beschermingsvoorstel stelt deze ratio als volgt voor: Many design products originating in the Community enjoy an enviable reputation in the marketplace. To safeguard the basis of this reputation, to enhance even further the value of these design activities, and to promote the investment in designs by protecting them against parasitic behavior is one of the objectives of the Regulation in: Franzosi 1996, p Op de Beeck 2010, p Holzhauer 2005, p Artikel 3.9 lid 5 BVIE. 43

44 Het modellenrecht kent twee uitsluitingsgronden voor techniek. Artikel 3.2 BVIE sluit bescherming van een technisch effect uit. Het modellenrecht is niet bedoeld voor bescherming van een technisch effect, aldus het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen 224. Naast de techniekrestrictie sluit het modellenrecht ook bescherming uit voor mechanische samenvoegingen en verbindingen Mechanische samenvoegingen en verbindingen Vormgeving van mechanische samenvoegingen of verbindingen die zorgen voor de interoperabiliteit van voortbrengselen van verschillend fabricaat 225 zijn uitgesloten van bescherming. Het Gemeenschappelijk Commentaar geeft een voorbeeld: de vormgeving van de koppeling waardoor de stofzuigerslang op de stofzuiger past, kan niet worden beschermd door het modellenrecht 226. Daarbij geeft het Commentaar ook aan dat dit soort vormgeving ook vaak al door de techniek zal zijn bepaald, zodat die vormgeving ook vanwege de techniekrestrictie niet in aanmerking komt voor modelrechtelijke bescherming. Artikel 3.2 lid 2 BVIE 227 geeft daarbij een uitzondering op de uitzondering: uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die de meervoudige samenvoeging of verbinding van verwisselbare voortbrengselen mogelijk maken kunnen wel worden beschermd. Dergelijke voorzieningen kunnen een belangrijk aspect van het innoverende karakter van voortbrengselen zijn. De vormgeving is een belangrijk verkoopargument, zodat de vormgeving volgens de considerans van de Modellenrichtlijn voor bescherming in aanmerking moet kunnen komen 228. De preambule van de Modellenrichtlijn 229 geeft als voorbeeld een element dat het mogelijk maakt stoelen van een bepaald type aan elkaar te schakelen of te stapelen of elementen die bij daartoe bestemd speelgoed voor combinatiemogelijkheden zorgen; dat element kan beschermingswaardig zijn. Hetzelfde geldt voor elementen die bij daartoe bestemd speelgoed voor combinatiemogelijkheden zorgen, aldus de Richtlijn. Deze uitzondering wordt niet voor niets de Lego-exceptie genoemd Uitsluitend door de technische functie bepaald Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE 231 sluit uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, uit van bescherming. De toelichting bij het BVIE 232 verwijst naar de Modellenrichtlijn voor uitleg van begrippen in artikel 3.2 BVIE. De veertiende overweging van de Modellenrichtlijn geeft de ratio achter de techniekrestrictie in 224 Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p Overweging 14 Modrl. 226 Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p Artikel 7 lid 3 ModRl, artikel 8 lid 3 GModVo. 228 Overweging 15 Modrl. 229 Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p Gellaerts 2008, p Zie ook artikel 7 lid 1 ModRl en artikel 9 GModVo. 232 Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, 44

45 het modellenrecht weer: technische innovatie mag niet worden gehinderd door aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, modelbescherming te bieden 233. In het modellenrecht is de techniekrestrictie door dezelfde overwegingen ingegeven als op het gebied van het merkenrecht. Het is in het algemeen belang, met name het belang van concurrenten maar ook van consumenten dat technische oplossingen niet door het modellenrecht worden beschermd en daarmee niet tot het monopolie van één bepaalde aanbieder behoren. De Memorie van Toelichting 234 omschrijft de strekking van de uitsluiting als volgt: van bescherming is uitgesloten de vorm welke voor het bereiken van een technisch doel noodzakelijk is, vermits anders een monopolie geschapen zou worden voor een technische eigenschap van de betreffende voorwerpen; deze vorm van bescherming is voorbehouden aan de octrooiwet. Het eerste lid van artikel 3.2 BVIE sluit de bescherming van nuttige factoren die onafhankelijk van hun technische waarde een esthetische waarde vertegenwoordigen niet uit. Deze technische waarde valt als zodanig niet onder de bescherming van deze wet, aldus de Memorie van Toelichting. De uitzonderingen in het merken- en modellenrecht ten aanzien van de technische sector vinden hun grond in de beperking van de beschermingsomvang van de wet tot het eigenlijke object 235. Het modellenrecht beschermt alleen de vorm en niet de inhoud van een technisch of functioneel voortbrengsel. Voor zover de inhoud van de vorm samenvalt met octrooirechtelijke bescherming, moet modellenrechtelijke bescherming aan het voortbrengsel ontzegd worden, aldus Quaedvlieg 236. Op die manier wordt de bescherming beperkt tot het eigen beschermingsobject van het recht. Het modellenrecht is niet in het leven geroepen om techniek te beschermen. Artikel 3.2 lid 1 sub a BVIE verschilt weinig van voorganger artikel 2 onder 1 BTMW. Ten tijde van de BTMW was datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect uitgesloten van bescherming. De bescherming van technische functies moet aan het octrooirecht worden overgelaten. Enkel wanneer er geen alternatieve vorm bestond die de technische functie evenzeer kon vervullen werd deze als onontbeerlijk beschouwd en van modellenbescherming uitgesloten 237. Onder het oude artikel, vóór 2002, was er daarmee sprake van een resultaatgerichte uitlegging van de techniekrestrictie. De nieuwe formulering van de tekst zal in de praktijk geen verschil opleveren. Immers, datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (het oude criterium), wordt uitsluitend door de technische functie bepaald (het nieuwe criterium) 238. Bij de beoordeling van de techniekrestrictie in het modellenrecht dient te worden bepaald wat het verband is tussen de vormgeving en de technische functie. De vraag is of er sprake moet zijn van een 233 Overweging 14 Modrl. 234 Memorie van Toelichting bij algemeen deel van de BTMW in: Verkade 1985, p Quaedvlieg 1987, p Quaedvlieg 1987, p Op de Beeck 2010, p. 10 en aldaar genoemde rechtspraak. 238 Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p

46 zekere causaliteit waarbij de vorm wordt bepaald door de functie en daarmee of alternatieven een rol mogen spelen 239. De techniekrestrictie is op verschillende manieren uit te leggen: via de apparaatgerichte uitleg, resultaatgerichte uitleg en de leer van de alternatieve vormgeving. De uitleg van de techniekrestrictie volgt verder niet uit de wet. 4.4 Techniekrestrictie in de rechtsliteratuur De dogmatiek heeft op het gebied van de techniekrestrictie in het modellenrecht uiteenlopende standpunten ingenomen. Verschillende auteurs bevelen de resultaatgerichte leer aan als invulling van de techniekrestrictie in het modellenrecht, terwijl vooral Quaedvlieg neigt naar toepassing van de apparaatgerichte leer. Bij de apparaatgerichte leer is het technisch effect te allen tijde uitgesloten van bescherming: het modellenrecht beschermd nooit techniek. Bij de resultaatgerichte leer kan het modellenrecht wel techniek beschermen, zolang er maar andere mogelijkheden zijn om hetzelfde resultaat te bereiken Apparaatgerichte leer Wanneer in het modellenrecht voor de apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie wordt gekozen, zou dat betekenen dat een technisch bepaalde vorm nooit voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Techniek kan dan enkel via het octrooirecht worden beschermd. Quaedvlieg meent dat het niet de bedoeling van de wetgever is om extra bescherming voor techniek via de resultaatgerichte leer binnen te loodsen in het modellenrecht. De wetgever stelt in de Memorie van Toelichting bij de BTMW 241 dat technische eigenschappen zijn voorbehouden aan het octrooirecht. Het octrooirecht ontfermt zich over ieder technisch effect met uitvindershoogte en niet enkel over die effecten die een noodzaak opleveren omdat die effecten de enige zijn die tot een bepaald technisch resultaat kunnen voeren, aldus Quaedvlieg 242. Hij ziet een apparaatgerichte visie in de Memorie van Toelichting bij de BTMW, de bewoording van artikel 7 Modellenrichtlijn en in overweging 14 Modellenrichtlijn 243. Verkade sluit zich voorshands aan bij deze uitleg van Quaedvlieg en de daar genoemde argumenten, maar onthoudt zich van commentaar totdat de Hoge Raad een nadere conclusie op dat punt wenst 244. Eerder was Verkade van mening dat een resultaatgerichte uitleg in overeenstemming is met de bedoeling van de Benelux-wetgever 245. Dat standpunt lijkt hij thans te hebben verlaten zoals blijkt uit de Tekst & Commentaar van Gielen en Verkade Op de Beeck 2010, p Quaedvlieg 1987, p Artikelsgewijze Memorie van Toelichting Quaedvlieg 1987, p Quaedvlieg 2004, p Conclusie A-G Verkade 4 februari 2005 n.a.v. cassatie tegen uitspraak in Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 95 (Easydrain), toegankelijk via IEF Zaak is geschikt voordat de Hoge Raad uitspraak kon doen. 245 Verkade 1985, p Gielen & Verkade 2009, commentaar bij artikel 3.2 BVIE, aantekening 2. 46

47 Van Engelen 247 is van mening dat de resultaatgerichte leer zou moeten worden afgewezen omdat via de resultaatgerichte interpretatie techniek door een ander domein dan het octrooirecht wordt beschermd. Verkade en Geerts zijn ook van mening dat de apparaatgerichte uitleg zoals aanvaard door het Hof van Justitie in Philips/Remington ook geldt voor de modelrechtelijke beperking 248. Ook Speyart sluit zich hierbij aan 249. Geerts is van mening dat vormen die technisch van aard zijn, ongeschikt zijn als model 250. Vormen die ten dele door een technisch effect worden ingegeven, worden hierbij ook van bescherming uitgesloten. Modellen hebben vaak een technische component in het uiterlijk van het product. Denk aan een taartvorm: die is altijd rond omdat een taart ook rond is. Maar een taartvorm kan ook in het vierkant of in een andere vorm als een bloem worden uitgevoerd. Wanneer men uitgaat van een apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie zou dat betekenen dat de ronde taartvorm technisch bepaald is en niet voor bescherming in aanmerking kan komen, ongeacht de alternatieven voor die ronde vormgeving. De vraag is of het gerechtvaardigd is om techniek op die manier uit te sluiten in het modellenrecht. Immers, er is geen sprake van eeuwigdurende bescherming zoals in het merkenrecht wel het geval is Resultaatgerichte leer Huydecoper 251 sluit zich aan bij de resultaatgerichte leer voor wat betreft de beoordeling in het modellenrecht. Hij overweegt dat de apparaatgerichte leer alle vormgeving die (in ieder geval ten dele) door functionele eisen of bedoelingen is ingegeven uitsluit van bescherming. Met toepassing van de apparaatgerichte leer wordt een belangrijk deel van datgene waarop modellenbescherming gericht is (namelijk bescherming van het uiterlijk van een voortbrengsel, ML), onderuit gehaald. Modellen vertonen nu eenmaal de eigenaardigheid dat voortbrengsels in veel gevallen betrekking hebben op voortbrengsels die bepaalde technische eigenschappen bezitten aldus Huydecoper. Daardoor wordt het uiterlijk van het voortbrengsel in veel gevallen door functionaliteit bepaald. Cohen Jehoram 252 en Nieuwenhoven Helbach 253 zijn ook van mening dat in het modellenrecht de resultaatgerichte leer moeten worden gevolgd omdat anders veel van het praktisch belang van modelrechtelijke bescherming weg zou vallen. Pors 254 onderkent de samenloop met het octrooirecht, maar verbindt daar niet de consequentie aan dat de resultaatgerichte leer onjuist zou zijn. Volgens hem bestaat er geen gevaar voor samenloop wanneer een octrooieerbare uitvinding op andere manieren kan worden vormgegeven en aldus kan worden beschermd via het modellenrecht. De reden voor de keuze voor de resultaatgerichte leer in het modellenrecht vindt Kamperman Sanders in de conclusie van de A-G bij Philips/Remington Van Engelen 1994, p Verkade & Geerts (T&C 2009), artikel 3.2 BVIE, aantekening Noot H.M.H Speyart bij Hof s-gravenhage 24 februari 2009, IER 2009, 49 (Carmo/Reich). 250 Geerts 2007, p Noot Huydecoper bij Vzr. Rb. s-gravenhage 4 maart 2008, BIE 2009, 44 (Enanef/Eurosolar) en Noot Huydecoper bij Hof s-gravenhage 30 november 2010, BIE 2011, 62 (Hansgrohe/Tiger), para T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Van Nieuwenhoven Helbach 1986, p Pors 2004, p Noot A.W.J. Kamperman Sanders bij Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 (Europochette). 47

48 De resultaatgerichte leer doet, net als de leer van de alternatieve vormgeving naar mijn mening meer recht aan de functie van het modellenrecht. Het modellenrecht stimuleert innovatie en beschermt de communicatieve functie van vormgeving. Die functie botst niet met het octrooirecht, dat ook een innovatieve functie kent. Techniek uitsluiten in het modellenrecht is dan ook niet nodig, zeker niet nu ook de beschermingsduur via het modellenrecht niet eeuwigdurend is Leer van de alternatieve vormgeving De leer van de alternatieve vormgeving lijkt de oplossing te zijn die het meest aansluit bij de functie van het modellenrecht. De leer van de alternatieve vormgeving schrijft voor dat een voortbrengsel wel kan worden beschermd, ondanks dat het een technische oplossing betreft wanneer er andere redelijke alternatieven voorhanden zijn. Een uiterlijk kenmerk dat uitsluitend door een technische functie wordt bepaald heeft geen gelijkwerkende alternatieven. Er is dan geen ruimte voor vrije vormgeving. Is die ruimte er wel, dan is het betreffende kenmerk niet technisch bepaald, aldus Pinckaers 256. Hiermee kan de toets of er sprake is van een technisch effect worden gereduceerd naar één stap: kunnen dezelfde technische functie en hetzelfde resultaat worden bereikt met alternatieve kenmerken zoals vorm, materialen of kleuren? Dan is het kenmerk niet uitsluitend technisch bepaald. De uitsluiting van techniek betreft de situatie waarbij een bepaalde technische functie uitsluitend door een bepaalde vormgeving wordt bereikt. Volgens Vanhees kan iedere vormgeving beschermd worden en speelt de uitzondering niet als er alternatieven bestaan in de vormgeving die de functie kunnen vervullen 257. Deze visie wordt ondersteund door de Europese Commissie die in het Groenboek een toelichting heeft gegeven op de techniekrestrictie 258. De Commissie is van mening dat indien een technisch effect uitsluitend kan worden bereikt met een bepaalde vormgeving, het model niet kan worden beschermd. Indien de ontwerper daarentegen uit verscheidene vormen kan kiezen om het technische effect te bewerkstelligen, kan het betrokken uiterlijk worden beschermd. 256 Pinckaers 2007, p Vanhees 2006, p Groenboek III/ NL, par

49 Schematisch weergegeven oordeelt de rechtsliteratuur over de toepassing van de techniekrestrictie als volgt: Modellenrecht: Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Literatuur T. Cohen Jehoram Leer van de alternatieve vormgeving Van Engelen Geerts Gielen Huydecoper Kamperman Sanders Van Nieuwenhoven Helbach Pinckaers Pors Quaedvlieg 1987 & Speyart Vanhees Verkade 2005 & Techniekrestrictie in de jurisprudentie Anders dan in het merkenrecht heeft het Hof van Justitie nog geen invulling gegeven aan de techniekrestrictie in het kader van het modellenrecht. Hier lijkt wel behoefte aan te zijn, nu rechters niet eenduidig met de absolute uitsluitingsgrond omspringen. Zowel de apparaatgerichte, resultaatgerichte als alternatieve vormgeving lijken een rol te spelen bij de beoordeling van de techniekrestrictie door de rechter. Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen toepassing van de techniekrestrictie vóór Philips/Remington en daarna. Rechters lijken na de uitspraak Philips/Remington ook in het 259 T. Cohen Jehoram e.a. 2009, p Van Engelen 1994, p Geerts 2007, p Gielen & Verkade 2009, commentaar bij artikel 3.2 BVIE, aantekening Noot J.L.R.A. Huydecoper bij Vzr. Rb. s-gravenhage 4 maart 2008, BIE 2009/44 (Enanef/Eurosolar). 264 Noot A.W.J. Kamperman Sanders bij Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 (Europochette). 265 Van Nieuwenhoven Helbach 1986, p Pinckaers 2007, p Pors 2004, p Quaedvlieg 1987, p. 32 en Quaedvlieg 2004, p Noot H.M.H Speyart bij Hof s-gravenhage 24 februari 2009, IER 2009, 49 (Carmo/Reich). 270 Vanhees 2006, nr Conclusie A-G Verkade 4 februari 2005 n.a.v. cassatie tegen uitspraak in Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 95 (Easydrain), IEF 3021 en Gielen & Verkade 2009, commentaar bij artikel 3.2 BVIE, aantekening Verkade 1985, p

50 modellenrecht veelvuldig naar deze merkenrechtelijke uitspraak te verwijzen, waarbij die keuze niet altijd uitdrukkelijk wordt gemotiveerd. Van belang hierbij is dat op 1 december 2003 artikel 14 lid 8 BTMW is geschrapt; dit artikel hield een samenloopverbod met de slaafse nabootsingsleer in. De houder van een modelrecht kon in de tijd tussen invoering van de BTMW in 1975 en het schappen van het samenloopverbod in 2003 enkel een beroep doen op de BTMW, tenzij de gedragingen ook als ongeoorloofde mededinging te kwalificeren waren wanneer de inbreuk op het modellenrecht buiten beschouwing wordt gelaten 273. Slaafse nabootsing bood enkel extra bescherming wanneer er sprake was van nabootsing plus 274, waardoor artikel 14 lid 8 BTMW kon worden omzeild. Rechtspraak op basis van slaafse nabootsing is van belang, met name uit de tijd vóór invoering van de BTMW. Slaafse nabootsing bood de enige bescherming aan houders van modellen. Daarna veranderde de situatie drastisch: alleen bescherming via BTMW was nog mogelijk. Sinds 2003 zijn beide beschermingsregimes naast elkaar toepasbaar ter bescherming van een model. Uit alle drie de tijdperken zal rechtspraak worden besproken om de techniekrestrictie in het juiste kader te plaatsen, waarbij de nadruk vooral ligt op rechtspraak na 2002, na de uitspraak Philips/Remington. Vanaf 2002 heeft het Hof van Justitie duidelijk de keuze gemaakt voor de apparaatgerichte leer in het merkenrecht waarin veel rechters ook de keuze voor het apparaatgerichte leer in het modellenrecht zien Tot 1975: jurisprudentie volgens slaafse nabootsingsleer De slaafse nabootsingsleer met betrekking tot bescherming van modellen vindt de oorsprong in het Hijskraan-arrest. Bij de beoordeling dient rekening te worden gehouden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek en de wens tot standaardisering 275. HR Hyster Karry Krane Hijskraan De Hoge Raad heeft modellen uitdrukkelijk onder de slaafse nabootsingsleer geschaard in het Hyster Karry Krane-arrest 276. Nabootsing van een product van de concurrent is ongeoorloofd wanneer men, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, voor een andere vormgeving had kunnen kiezen. Door dit te laten, is er verwarringsgevaar gesticht. Dit arrest heeft ervoor gezorgd dat de slaafse nabootsing de functie van het modellenrecht heeft vervuld vóór invoering van de BTMW. De Hoge Raad neemt als uitgangspunt dat een ieder vrij moet zijn om een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid toe te kennen aan zijn producten, ook al leidt dat tot verwarring 277. Enkel wanneer de verwarring wordt veroorzaakt door elementen anders dan die elementen die voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk zijn, kan de verwarring nodeloos zijn. De nabootsing wordt dan als onrechtmatig aangemerkt. Aan de ene kant 273 BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429 m. nt. DWFV (Prince), r.o Vollebregt 2003, p HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m. nt. HB (Klerenhanger) en HR 20 november 2009, IER 2010, 16 m. nt. FWG (Lego/Mega Brands). 276 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane; hijskraan). 277 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane; hijskraan). 50

51 mogen concurrenten niet gehinderd worden in hun poging het product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid toe te kennen, aan de andere kant lijkt de Hoge Raad te bepleiten dat de concurrent voor een andere vormgeving moet kiezen wanneer er alternatieve vormgeving bestaat die geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid maar die geen verwarring sticht. Met andere woorden; alternatieven spelen hier een rol. Wanneer via een alternatieve vormgeving een evengoed resultaat wordt bereikt, moet de concurrent kiezen voor het alternatief. De Hoge Raad legt hier de basis van een resultaatgerichte interpretatie van vormgeving binnen de slaafse nabootsing. Het gaat hierbij om de vraag of alternatieven voorhanden zijn die een evengoed resultaat kunnen bieden zonder verwarring te stichten. Overige rechtspraak Na het Hijskraan-arrest zijn er verschillende zaken gewezen over slaafse nabootsing. Daarbij wordt onder meer slaafse nabootsing gepositioneerd: slaafse nabootsing roept geen monopoliepositie in het leven en beperkt de concurrent niet in zijn vrijheid om het product te vervaardigen en te verhandelen. De slaafse nabootsingsleer belet slechts het onoorbaar te werk gaan door onnodig gevaar voor verwarring te scheppen bij het publiek 278. Daarbij moet een nabootser alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van de producten gevaar voor verwarring ontstaat, aldus de Hoge Raad 279. Bescherming kan enkel worden verleend wanneer het product zich van andere producten in de markt onderscheidt 280. Het product moet een eigen plaats innemen in de markt doordat het zich door vorm en afmeting duidelijk onderscheidt van andere producten uit dezelfde productgroep 281. A-G Asser lijkt de leer van de alternatieve vormgeving te ondersteunen in zijn conclusie bij het arrest Monte/Kwikform 282. Hij plaatst in dit arrest de resultaatgerichte leer tegenover de apparaatgerichte leer en komt tot de conclusie dat de resultaatgerichte leer ertoe zou moeten leiden dat redelijke alternatieven in de beoordeling dienen te worden meegenomen. Asser vervolgt: het is niet relevant of Monte een ander steigersysteem had kunnen kiezen, maar slechts of Monte bij de toepassing van het systeem Kwikform, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen, variaties had kunnen (en dus: moeten) aanbrengen teneinde verwarring omtrent de herkomst zoveel mogelijk te voorkomen 283. De vraag of een technische oplossing op een andere wijze kan worden bereikt, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen, is relevant voor de vraag of het uiterlijk van het voortbrengsel door technische kenmerken is bepaald. Ook Verkade 284 lijkt deze mening te zijn toegedaan: bij de beoordeling van de vraag of het bezigen van een vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect; dient men zich te oriënteren op de hic et nunc realiter beschikbare alternatieven waarmee eenzelfde technisch effect kan worden bereikt. 278 HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Borsumij/Stenman) en HR 1 december 1989, NJ 1992, 391 (Monte/Kwikform). 279 HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 m. nt. DWFV (Impag/Milton Bradley). 280 HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak). 281 HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (Plastic Stapelschalen). 282 Conclusie A-G Asser bij HR 1 december 1989, NJ 1990, 474 m. nt. DWFV (Monte/Kwikform). 283 Idem, para De Hoge Raad spreekt zich helaas niet uit over dit punt van het geschil. Nu Monte niet heeft kunnen bewijzen dat het noodzakelijk was de steigeronderdelen exact dezelfde vorm en maten te geven als het systeem van Kwikform, kan de Hoge Raad het oordeel van het Hof niet toetsen in cassatie. 284 Verkade 1985, p

52 : jurisprudentie modelbescherming via BTMW Nu dit onderzoek de beoordeling van de techniekrestrictie in het huidige modellenrecht beoogt aan te tonen volstaat een korte weergave van de invulling van de techniekrestrictie ten tijde van de BTMW. Ter verduidelijking: de techniekrestrictie was opgenomen in artikel 2 lid 1 BTMW als van de bescherming van deze wet is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Een closetmof viel onder de techniekrestrictie voor wat betreft de vorm overeenkomstig de octrooiaanvrage voor die closetmof en werd in alle opzichten technisch bepaald geacht 285. Daarnaast zijn er ook verschillende uitspraken 286 waarbij bestaande alternatieven maakten dat het voortbrengsel niet noodzakelijk werd gezien voor het verkrijgen van een technisch effect. Er zijn verschillende variaties denkbaar bij de vormgeving van een plantenhanger 287, het aanbrengen van gaatjes in bloembollentransportbakjes 288, de vormgeving van een roerstaafje dat niettemin volledig technisch bepaald is maar waarbij het technisch effect ook op andere manieren kan worden bereikt 289 en het klokmodel, de reflecterende strepen op de mouwen, het venster in de capuchon en de ventilerende opening van een regenjas Na 2003: jurisprudentie modelbescherming via BTMW en BVIE Vóór 2003 ging modelrechtelijke bescherming in de basis om bescherming tegen verwarringwekkend nabootsen van het onderscheidend vermogen 291. Na de implementatie van de modellenrichtlijn kunnen het modellenrecht en slaafse nabootsing naast elkaar bestaan omdat het om fundamentele verschillende vormen van bescherming gaat 292. Het verschil tussen deze twee vormen van bescherming zit in de eis van verwarring. Het modellenrecht biedt bescherming tegen gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken, terwijl de slaafse nabootsing bescherming biedt tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring 293. In een aantal uitspraken wordt de techniekrestrictie toegepast, zonder nadere uitleg waarom voor een bepaalde interpretatie wordt gekozen. Hierbij wordt vaak verwezen naar het merkenrechtelijke arrest Philips/Remington. Daar deze uitspraken 294 geen nieuw licht laten schijnen over de uitleg van de techniekrestrictie; worden deze zaken hier verder niet besproken. 285 Pres. Rb. Alkmaar 20 september 1978, BIE 1982, m. nt. WLH (Closetmof). 286 Zie ook Pres. Rb. Haarlem 2 april 1993, BIE 1994, 66 (Strooi-opening), Hof Amsterdam 4 juli 1996, BIE 1997, 229 (Lateiprofiel), Rb. s-gravenhage 30 augustus 1996, BIE 1999, 96 (Kussen met vier kamers), Rb. Haarlem 28 december 2001, BIE 2002, 51 (MAC/Nokia telefoonfrontjes). 287 Pres. Rb. s-gravenhage 2 maart 1979, BIE 1980, p. 82 (Plantenhanger). 288 Hof Amsterdam 21 maart 1980, BIE 1980, p. 205 (Bloembollentransportbakjes). 289 Pres. Rb. Amsterdam 18 maart 1983, BIE 1984, p. 217 (Roerstaafje). 290 Hof Amsterdam 26 mei 1983, BIE 1984, p. 194 (Sportregenjas). 291 Van Engelen 1994, p Vollebregt 2003, p Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p Hof Arnhem 17 augustus 2004, BIE 2005, 65 (Voedercontainer), Rb. s-gravenhage 29 november 2006, BIE 2007, 70 (Easydrain II), Rb. s-gravenhage 28 juni 2007, BIE 2008, 11 (Caravanmover), Rb. s-gravenhage 11 maart 2008, LJN: BC6297 (Foodprocessor), Rb. s-gravenhage 18 september 2009, BIE 2010, 10 (Zero roosters), iets uitvoeriger maar met het oog op de lengte van deze scriptie hier niet nader besproken: Hof s-hertogenbosch 4 november 2003, BIE 2004, 44 (Synergys/Reha) en Rb. Arnhem 19 februari 2009, BIE 2009, 83 (Stekelenburg/Plieger). 52

53 Jurisprudentie volgens apparaatgerichte leer De apparaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie wordt niet altijd nader toegelicht door de rechter 295. Hieronder worden enkel uitspraken besproken waarbij een zekere toelichting wordt gegeven op de toepassing van de apparaatgerichte leer. Rechtbank s-gravenhage Enanef/Eurosolar Enanef is houder van het Gemeenschapsmodel zoals hieronder afgebeeld; een trainingsapparaat waarmee been- en buikspieren worden getraind. Eurosolar brengt een gelijkend trainingsapparaat op de markt onder de naam Leg Trainer Pro 296. Enanef stelt dat Eurosolar met de Leg Trainer Pro inbreuk maakt op zijn modelrecht. Eurosolar voert bij wijze van verweer aan dat het model van Enanef technisch bepaald is en daarom nietig zou moeten worden verklaard. Enanef stelt dat er diverse alternatieven beschikbaar waren en dat het apparaat daarom niet technisch bepaald is. De rechtbank gaat daar niet in mee: in het midden kan blijven of de door Enanef genoemde alternatieven reëel zijn omdat reeds bij toetsing aan de apparaatgerichte maatstaf het model van bescherming is uitgesloten 297. Daarbij overweegt de rechter ook dat het modellenrecht nog minder dan het merkenrecht is aangewezen voor toepassing van de resultaatgerichte leer omdat laatstgenoemde mee zou brengen dat techniek en ook equivalenten daarvan langs de weg van het modellenrecht uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn 298. Annotator Huydecoper is van mening dat de apparaatgerichte leer niet valt te verenigen met wat het modellenrecht beoogt te bewerkstelligen. Daarvoor geeft hij de volgende reden 299 : modellen vertonen de eigenaardigheid dat zij betrekking hebben op voortbrengsels die bepaalde technisch/functionele eigenschappen bezitten. Die eigenaardigheid brengt mee dat het uiterlijk van de voortbrengsels waar modellen op gericht zijn, in heel veel gevallen door functionaliteit worden bepaald. 295 Hof Arnhem 2 november 1999, BIE 2003, 5 (Maars/Nordprofil), Rb. s-gravenhage 1 oktober 2008, LJN: BF4558 (Hansgrohe/Tiger) en Hof Arnhem 4 november 2003, BIE 2004, 95 (Easydrain) en het commentaar van Quaedvlieg bij deze uitspraak, Quaedvlieg 2004, p Rb. s-gravenhage 4 maart 2008, BIE 2009, 44 m. nt. JLRAH (Enanef/Eurosolar) en zie in dit verband ook vergelijkbaar Rb. s-gravenhage 9 januari 2008, BIE 2009, 74 m. nt. JLRAH (Floormill). Huydecoper verwijst in laatstgenoemde uitspraak naar zijn noot bij Enanef/Eurosolar. 297 Rb. s-gravenhage 4 maart 2008, BIE 2009, 44 m. nt. JLRAH (Enanef/Eurosolar), r.o Idem, r.o Annotatie JLRAH bij Rb. s-gravenhage 4 maart 2008, BIE 2009, 44 m. nt. JLRAH (Enanef/Eurosolar). 53

54 Ter verduidelijking geeft Huydecoper het voorbeeld van het koffiekopje: de open bovenzijde, de gesloten bodem en opstaande wanden met oortje zijn technisch bepaald want de kopjes willen de warme vloeistof in de kom opsluiten. Maar zo n oortje of de vorm van het kopje zelf kan wel degelijk verschillen: vierkant, rond, gegolfd, enzovoort. Via de apparaatgerichte leer zouden deze voortbrengsels ook geen bescherming verdienen, daarmee wordt het grootste deel van datgene waar modelontwerp en modelbescherming zich in de praktijk mee bezig houden buiten bescherming van het modellenrecht geplaatst. Enkel een versiering komt dan nog voor bescherming in aanmerking. Daardoor zou het modellenrecht een marginale plaats overhouden in het systeem van IE-rechten en enkel decoratieve toevoegsels en voorwerpen die geen nuttige functie kunnen vervullen, kunnen beschermen. Naar mijn mening raakt Huydecoper hier de kern van het probleem: de apparaatgerichte interpretatie strookt niet met de functie van het modellenrecht. Het modellenrecht stimuleert aandacht voor de vormgeving om innovatie te bevorderen en communicatie via de vormgeving mogelijk te maken. Wanneer de apparaatgerichte leer zou worden toegepast, komen nog slechts weinig modellen voor bescherming in aanmerking. Veel modellen zouden dan niet langer voor bescherming in aanmerking kunnen komen aangezien veel vormgeving deels mede door functionaliteit wordt bepaald. Hof s-gravenhage Carmo/Reich Carmo heeft een parkeerhulp voor caravans (zie afbeelding hieronder), genaamd de SimPark, als Gemeenschapsmodel gedeponeerd 300. Reich heeft ook een parkeerhulp voor caravans op de markt gebracht; Carmo maakt hiertegen bezwaar op grond van zijn modelrecht. Reich voert aan dat de vormgeving van de SimPark in belangrijke mate is bepaald door de technische functie van de parkeerhulp. Carmo stelt dat er alternatieven mogelijk waren zonder dat afbreuk zou worden gedaan aan de functionaliteit van de parkeerhulp. Het Hof overweegt dat Philips/Remington ook van belang is voor uitleg van de technische functie in het modellenrecht aangezien de ratio 301 van de techniekrestrictie in het merkenrecht ook geldt voor het modellenrecht. Dat alternatieve keuzes hadden kunnen worden gemaakt om hetzelfde resultaat te verkrijgen is niet van belang 302. De stelling van Reich dat diverse kenmerken zijn ingegeven door de technische functie van de parkeerhulp acht het hof voldoende aannemelijk. Speyart 303 sluit zich in zijn noot aan bij het oordeel van het hof. Hij meent dat de uitspraak vanuit het oogpunt van coherentie juist is. Hoewel hij dat oordeel niet nader motiveert, is het volgens hem juist dat de rechtspolitieke keuzes die in het merkenrecht een rol spelen eenzelfde rol spelen in het modellenrecht. 300 Hof s-gravenhage 24 februari 2009 m. nt. HMHS, IER 2009, 49 (Carmo/Reich). 301 HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), r.o. 80: doel van algemeen belang, volgens hetwelk een vorm waaraan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan een onderneming worden voorbehouden. 302 Hof s-gravenhage 24 februari 2009 m. nt. HMHS, IER 2009, 49 (Carmo/Reich), r.o Noot H.M.H Speyart bij Hof s-gravenhage 24 februari 2009, IER 2009, 49 (Carmo/Reich). 54

55 OHIM Korensnijder OHIM Nietigheidsafdeling 2007 Fransson uit Zweden heeft het model Korensnijder gedeponeerd zoals hier rechts weergegeven 304. Lindner Recyclingtech uit Oostenrijk stelt dat het depot van Fransson nietig is, Lindner voert aan dat de Korensnijder van Fransson technisch bepaald is en dat een dergelijke techniek al bekend was bij het publiek. Fransson brengt daar tegenin dat zijn model afwijkt van het vormgevingserfgoed doordat de messen zijn gerangschikt in een V- vorm. OHIM gaat niet mee in de argumentatie van Lindner en hecht belang aan het bestaan van alternatieven in de vormgeving. De functie van de V-vorm van de messen is niet uitsluitend technisch bepaald volgens OHIM 305. De technische functie van de messen is het snijden van materiaal dat tussen de messen wordt gevoerd; deze functie kan ook worden bereikt door andere manieren van vormgeving met een andere inrichting van de messen zoals in een W-vorm. Artikel 8 lid 1 GModVo is niet van toepassing op deze vormgeving van de messen in V-vorm, het model blijft in stand. De Nietigheidsafdeling volgt daarmee een resultaatgerichte uitleg. OHIM Kamer van Beroep 2009 Lindner gaat in beroep tegen de uitspraak van de Nietigheidsafdeling bij de Kamer van Beroep. De Beroepskamer begint met een overzicht te geven van literatuur over dit onderwerp en vermeldt daarbij dat de mening van de A-G bij het Philips/Remington arrest over de toepassing van de techniekrestrictie een obiter dictum is 306. Het OHIM voelt zich om die reden niet gebonden aan de conclusie van de A-G dat een apparaatgerichte leer niet past in het modellenrecht. De Kamer van Beroep overweegt daarbij wel dat het bij de korensnijder gaat om een vorm waarbij elk aspect vanwege de technische functie is gebruikt, er is geen aandacht besteedt aan het design 307. Wanneer de techniekrestrictie niet apparaatgericht zou worden uitgelegd zou dat volgens de Kamer van Beroep betekenen dat deze uitsluitingsgrond slechts in uitzonderlijke zaken kan worden geëffectueerd 308. Het doel van die techniekrestrictie komt daarmee volgens OHIM in gevaar, namelijk dat het modellenrecht zou worden gebruikt om een monopoliepositie te creëren voor een technische oplossing. Het octrooirecht is daarvoor in het leven geroepen, niet het modellenrecht. De resultaatgerichte leer zou er toe kunnen leiden dat één en dezelfde persoon verschillende oplossingen voor hetzelfde technische probleem zou kunnen deponeren en daardoor alsnog een natuurlijk monopolie zou creëren. Dat leidt tot de conclusie dat resultaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie niet juist kan zijn. Het OHIM vernietigt de beslissing van de Nietigheidsafdeling en de inschrijving van het model. 304 Nietigheidsafdeling OHIM, 3 april 2007, Zaak / Idem. 306 Derde Kamer van Beroep OHIM, 22 oktober 2009, Zaak R 690/2007-3, r.o Howell 2011, p Idem, r.o

56 Hof s-gravenhage Hansgrohe/Tiger Hansgrohe heeft de douchekop Raindance gedeponeerd als model en is van mening dat Tiger met de hand-regendouche Niagara inbreuk maakt op het modelrecht van Hansgrohe 309. Tiger verweert zich door te stellen dat de douchekop van Hansgrohe technisch bepaald is. Het hof begint het betoog door te verwijzen naar de uitspraak in de zaak Carmo/Reich, eerder weergegeven en de uitspraak van OHIM in de zaak over de Korensnijder. Ook het Lego-arrest van het hof van Justitie passeert de revue waarbij het hof onderstreept dat de ratio van de techniekrestrictie in het merkenrecht eveneens geldt voor het modellenrecht. Daarin ziet het hof een aanwijzing dat de techniekrestrictie in zowel het merkenrecht als het modellenrecht op dezelfde manier moet worden uitgelegd. Het hof wijst de resultaatgerichte leer expliciet van de hand. Het hof volgt echter niet het oordeel van de rechtbank dat de verhouding tussen de grootte van de douchekop en de lengte van de handgreep uitsluitend door de technische functie is bepaald. De bewijslast dat deze verhouding uitsluitend technisch is bepaald ligt bij Tiger. Tiger heeft niet aan die bewijslast voldaan. Huydecoper signaleert dat het hof weliswaar zegt te kiezen voor een apparaatgerichte uitleg, maar hij ziet in de toepassing van de techniekrestrictie door het Hof een resultaatgerichte aanpak 310. In zijn ogen heeft het Hof niets anders gedaan dan vaststellen dat aan de verschillende door technische functionaliteit bepaalde elementen van de te vergelijken producten een heel verschillende uitvoering kan worden gegeven 311. Het hof heeft, na zich aanhanger van de apparaatgerichte leer te hebben verklaard, volgens Huydecoper de resultaatgerichte leer in praktijk gebracht Hof s-gravenhage 30 november 2010, BIE 2011, 62 m. nt. JLRAH (Hansgrohe/Tiger). 310 Noot Huydecoper bij Hof s-gravenhage 30 november 2010, BIE 2011, 62 (Hansgrohe/Tiger), para Idem, para Idem, para

57 Rechtbank s-gravenhage Dekker/Bakker Dekker drijft een houthandel en brengt een tuinscherm op de markt onder de naam Elephant 313. De vormgeving van dit tuinscherm heeft Dekker gedeponeerd als Gemeenschapsmodel. Dekker stelt dat Bakker door een gelijkend tuinscherm te verhandelen inbreuk maakt op zijn modeldepot. Bakker verweert zicht en stelt dat het model van Dekker technisch bepaald is. Dekker brengt naar voren dat de keuze voor aluminium liggers niet uitsluitend is ingegeven door technische overwegingen, maar ook doordat de kleurstelling van het lichte aluminium met de donkere verticale delen een bijzondere vormgeving oplevert. De voorzieningenrechter begrijpt dit betoog als resultaatgericht en verwerpt deze uitleg van de techniekrestrictie expliciet. Daarbij grijpt de voorzieningenrechter terug op het Lego-arrest van het Hof van Justitie waar de ratio van de techniekrestrictie voor het modellenrecht gelijk wordt gesteld aan de ratio binnen het merkenrecht. Om die reden dient te worden gekozen voor een apparaatgerichte benadering, aldus de voorzieningenrechter 314. Daarmee is voldoende aannemelijk dat het Gemeenschapsmodel van Dekker nietig zal worden verklaard door de bodemrechter vanwege de techniekrestrictie Jurisprudentie volgens resultaatgerichte leer De rechtspraak is niet eenduidig over de uitleg van de techniekrestrictie in het modellenrecht, zoals reeds blijkt uit de noot van Huydecoper en de beslissing van de Nietigheidsafdeling van het OHIM. Naast het betoog voor de apparaatgerichte leer is er ook rechtspraak die de resultaatgerichte uitleg toepast 315. Hof s-hertogenbosch Europochette Europochette is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met de productie van horecabenodigdheden, waaronder bestekhouders zoals hieronder afgebeeld 316. Deze enveloppe wordt gebruikt om bestek en servet samen op tafel te presenteren en wordt de Europochette genoemd. Verweerder Driessen levert ook bestekhouders aan horecabedrijven. Europochette betoogt dat Driessen inbreuk maakt op zijn modelrecht. Driessen voert aan dat het modelrecht van Europochette nietig is omdat het model technisch bepaald is. De vorm van presenteren van de bestekhouder wordt mede mogelijk gemaakt door het zogenaamde slaapzakmodel : het recht afgesneden achterblad dat uitsteekt boven het recht afgesneden voorblad 317. Het standpunt van Driessen dat de bestekhouder Europochette technisch bepaald is wordt door het hof verworpen. Reeds uit het enkele feit dat er andere bestekhouders op de markt zijn die voor hetzelfde gebruik 313 Rb. s-gravenhage 29 maart 2011, rolnr / KG ZA (Dekker/Bakker). 314 Idem, r.o Zie voor toepassing van de resultaatgerichte leer ook Rb. Amsterdam 13 februari 2002, BIE 2002, 78 (Echtheidskenmerken van transportkaarten). 316 Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette). 317 Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette), r.o

58 geschikt zijn maar een andere vorm hebben volgt dat de vormgeving van de bestekhouder niet noodzakelijk is voor het bereiken van het technische effect, aldus het hof 318. Vele variaties en mogelijkheden zijn denkbaar. Daarmee staat het hof duidelijk een ruime uitleg voor van de techniekrestrictie, de resultaatgerichte uitleg. Enkel wanneer het technisch effect niet via een reëel alternatief kan worden bereikt; is het model technisch bepaald en komt het voortbrengsel geen bescherming toe. In deze uitspraak oordeelt het hof anders dan rechtbanken Utrecht en Roermond eerder hebben gedaan met betrekking tot dezelfde Europochette 319. Kamperman Sanders 320 geeft in zijn noot bij deze uitspraak aan dat de meningen tussen hof s- Gravenhage (apparaatgerichte uitleg) en hof s-hertogenbosch (resultaatgerichte uitleg) nogal uiteen lopen. De reden voor de keuze van s-hertogenbosch voor de resultaatgerichte leer vindt Kamperman Sanders in de conclusie van de A-G bij Philips/Remington met betrekking tot het modellenrecht: een functioneel ontwerp kan in aanmerking komen voor bescherming wanneer kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie kan worden bereikt via andere vormgeving. Voor de vraag of er reële alternatieven denkbaar zijn om tot hetzelfde technisch effect te komen zou de rechter naar mijn mening rekening moeten houden met alternatieven in de markt, zoals hof s- Hertogenbosch ook doet. Dat Europochette op deze manier wellicht een monopoliepositie verwerft voor wat betreft het slaapzakmodel voor bestekhouders is daarbij een ondergeschikt argument. Er zijn immers diverse andere manieren om die bestekhouders vorm te geven waardoor de markt niet wordt verstoord wanneer de Europochette een (ook nog eens tijdelijk) exclusieve positie verwerft met betrekking tot de slaapzakhouder. Daarmee kan de Europochette zich immers onderscheiden van de andere spelers in de markt en het model vervult dan een communicatieve functie. De tegenstelling die Kamperman Sanders beschrijft tussen Hof s-gravenhage en Hof s-hertogenbosch verklaart dan ook waarom er meer apparaatgerichte uitspraken dan resultaatgerichte uitspraken zijn. De rechtbank en het hof s-gravenhage zijn exclusief bevoegd om te oordelen over geldigheid van Gemeenschapsmodellen waardoor een groot gedeelte van modelrechtelijke geschillen in s-gravenhage aanbelanden. OHIM Stazakjes Nietigheidsafdeling 2007 Dr. Oetker Polen heeft een modeldepot aangevraagd voor een stazakje om voedingswaren in te verpakken zoals hiernaast weergegeven. Tropic uit Polen heeft bezwaar gemaakt tegen het depot van Dr. Oetker en heeft een nietigverklaring gevraagd aangezien het model volgens Tropic technisch bepaald is. Daartoe heeft Tropic vergelijkende stazakjes die octrooibescherming genieten overlegd waaruit naar de mening van Tropic volgt dat modelrechtelijke 318 Idem, r.o Rb. Utrecht 3 juni 2006, BIE 2005, 43 en Rb. Roermond 3 januari 2007, rolnr /KG ZA Noot A.W.J. Kamperman Sanders bij Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 (Europochette). 58

59 bescherming niet op zijn plaats zou zijn voor een dergelijk stazakje. Deze octrooischriften zijn echter geen van allen identiek aan het model; de Nietigheidsafdeling laat deze figuren buiten beschouwing 321. Hoewel de octrooien bij dit model geen rol kunnen spelen lijkt het veelzeggend dat het model in stand kan blijven. Immers, wanneer van vergelijkbare zakjes wordt aangetoond dat deze klaarblijkelijk een technische functie bevatten (anders hadden de stazakjes geen onderwerp van octrooirechtelijke bescherming kunnen vormen), zou dat voor het onderhavige model kunnen betekenen dat deze op zijn minst de schijn van een technische oplossing tegen zich heeft. De Nietigheidsafdeling gaat echter voorbij aan de octrooischriften en verwerpt ook de nietigheidsverklaring waardoor het model kan worden ingeschreven. Daarmee oordeelt de Nietigheidsafdeling impliciet dat de technische functie, die wel aanwezig is, niet tot nietigheid hoeft te leiden aangezien er (zo blijkt ook uit de diverse overlegde octrooischriften) verschillende manieren zijn om het stazakje voor voedingswaren vorm te geven 322. Met het onderhavige zakje wordt geen monopolie gecreëerd voor Dr. Oetker. Kamer van Beroep OHIM 2009 Tropic heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de Nietigheidsafdeling 323. De Kamer van Beroep is van mening dat de Nietigheidsafdeling heeft nagelaten in te gaan op de grief van Tropic dat het model nietig moet worden verklaard omdat het model technisch bepaald is. De Kamer van Beroep besluit de zaak zelf opnieuw te beslissen in plaats van terug te verwijzen naar de Nietigheidsafdeling vanwege proceseconomische redenen. Daarbij hecht de Kamer van Beroep waarde aan met name het Poolse octrooi 324 van een stazakje zoals hier rechts weergegeven. Dit zakje is van exact dezelfde vorm als het modeldepot, aldus Tropic. Het octrooischrift toont aan dat het model technisch bepaald is. Echter, de compartimentering is wel zichtbaar in het model en niet in de octrooiaanvrage. De Kamer van Beroep oordeelt dat het stazakje in eerste opzicht volledig lijkt bepaald door technische ingevingen en functionele vereisten 325. Daarbij speelt hetgeen gebruikelijk is in de markt ook een rol. Stazakjes als dit model hebben normaal de eigenschap te zwellen in het midden aangezien dat de meest voor de hand liggende en meest simpele vorm is voor een stazakje. Een stazakje zou ook vierkant of achthoekig kunnen zijn maar een dergelijke vorm is duurder om te produceren en zou weerstand kunnen ondervinden bij de consument omdat de stazakjes dan afwijken van de norm. Een ronde vorm is duidelijk het meest functioneel. De Kamer van Beroep komt hier tot de conclusie dat er geen reële alternatieven zijn voor de vormgeving van het stazakje en vernietigd de modelinschrijving. Hoewel het zakje ondanks de alternatieven niet 321 Nietigheidsafdeling OHIM, 15 mei 2007, Zaak Zoals bijvoorbeeld een ronde bodem. Zie expliciet de overweging van alternatieven Nietigheidsafdeling OHIM, 15 mei 2007, Zaak , r.o Derde Kamer van Beroep OHIM, 12 november 2009, Zaak R 1114/ Zie ook Derde Kamer van Beroep OHIM, 29 april 2010, Zaak R 0211/ Poolse octrooiaanvrage onder nr van 10 maart Nietigheidsafdeling OHIM, 15 mei 2007, Zaak , r.o

60 wordt verklaard is dit geen apparaatgerichte interpretatie. Dit is een resultaatgerichte aanpak; er zijn enkel geen reële alternatieven om tot hetzelfde technisch effect te komen. Zonder reële alternatieven is de vorm technisch bepaald, ook op basis van de resultaatgerichte leer. De Kamer van Beroep lijkt hier ook voor de leer van de alternatieve vormgeving te kiezen. Daarbij komt de aanpak van de Kamer van Beroep juist voor door te vormen die geen reëel alternatief vormen (maar niettemin een alternatief) buiten de beschouwing te laten Na 2003: (model)bescherming via slaafse nabootsing Na de implementatie van de Modellenrichtlijn en het schrappen van artikel 14 lid 8 BTMW heeft de slaafse nabootsing opnieuw intrede gemaakt in het modellenrecht. Daarbij wordt met name aangeknoopt bij de rechtspraak zoals ontstaan vóór het bestaan van de BTMW en dan met name bij het Hijskraan-arrest. De opleving van de slaafse nabootsingsbescherming is het gevolg van het feit dat de modellenbescherming van karakter is veranderd; niet langer biedt het modellenrecht bescherming tegen verwarringsgevaar maar tegen het wekken van eenzelfde algemene indruk 326. Nu slaafse nabootsing juist beschermt tegen gevaar voor nodeloze verwarring is de slaafse nabootsingsleer een andere weg ingeslagen dan het sui generis modellenrecht. Slaafse nabootsing verschilt van modellenbescherming, aldus de Hoge Raad. Het modelrecht is anders van karakter en met name ruimer dan de bescherming tegen slaafse nabootsing 327. Schematisch weergegeven passen de rechtelijke instanties de techniekrestrictie als volgt toe: Modellenrecht: Apparaatgerichte leer Resultaatgerichte leer Leer van de alternatieve vormgeving Jurisprudentie Hof van Justitie OHIM Benelux-Gerechtshof Hoge Raad Lagere Rechtspraak Gielen e.a. 2007, p HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m. nt. DWFV (Borsumij/Stenman; raamuitzetter). Anders: Visser 2004, p Derde Kamer van Beroep OHIM, 22 oktober 2009, Zaak R 690/ Nietigheidsafdeling OHIM, 3 april 2007, Zaak /1 en Derde Kamer van Beroep OHIM, 12 november 2009, Zaak R 1114/ HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, m. nt. Houwing (Hyster Karry Krane; hijskraan), op basis van slaafse nabootsing. Slaafse nabootsing vervulde voor 1975 de functie van het modellenrecht zoals we dat nu kennen. 331 Hof Arnhem 2 november 1999, BIE 2003, 5 (Maars/Nordprofil). 332 Rb. Amsterdam 13 februari 2002, BIE 2002, 78 (Echtheidskenmerken van transportkaarten). 333 Hof s-hertogenbosch 18 februari 2008, IER 2008, 41 m. nt. AKS (Europochette). 60

61 4.6 Samenloop Samenloop tussen merkenrecht en modellenrecht In het modellenrecht zijn vorm en functie nauw met elkaar verbonden en komt de vorm vaker dan in het merkenrecht in contact met de technische functionaliteit 334. Daardoor wordt een ruime uitleg van de techniekrestrictie in het modellenrecht gerechtvaardigd. Volgens A-G Ruiz-Jarabo Colomer bakent de techniekrestrictie merken- en modellenrecht af van het octrooirecht 335. In die zin zijn het merkenrecht en modellenrecht verwant. Maar dat brengt niet de conclusie met zich mee dat de techniekrestrictie binnen beide deelgebieden op dezelfde manier moeten worden ingevuld. De A-G geeft aan dat het verschil tussen de bepalingen in het merken- en modellenrecht niet willekeurig is 336. De Merkenrichtlijn (en ook het BVIE en GMVo) heeft het over tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen; terwijl de Modellenrichtlijn (en ook het BVIE en GModVo) spreekt over uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Met andere woorden, voor de vaststelling dat modellen niet kunnen worden ingeschreven moet er sprake zijn van een grotere mate van functionaliteit. Het technische kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar ook onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken, aldus de A-G 337. Dat betekent dat een functioneel model toch voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen voor zover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt. A-G Ruiz-Jarabo Colomer trekt hier duidelijk een grens tussen toepassing van de techniekrestrictie in het merkenrecht en in het modellenrecht. Waar de technische functie in het merkenrecht via een enge interpretatie wordt ingevuld, de apparaatgerichte leer, kiest de A-G voor wat betreft het modellenrecht uitdrukkelijk voor een ruime interpretatie waarbij alternatieven een rol kunnen spelen. Daarbij speelt natuurlijk ook dat modellen een maximale beschermingsduur van 25 jaar kennen, terwijl het merkenrecht eeuwigdurende bescherming biedt. Wanneer het modellenrecht een monopolie op een bepaalde technische oplossing zou toekennen is dat altijd voor de maximale duur van 25 jaar. Daarom zou de toetsing van de techniekrestrictie minder streng hoeven te zijn dan binnen het eeuwigdurende merkenrecht. Het feit dat het merken- en modellenrecht in een gelijkaardige uitsluitingsgrond voorzien is nog geen reden om door middel van een vergelijking tussen deze twee rechtsgebieden tot een interpretatie van de techniekrestrictie in het modellenrecht te besluiten 338. Het uitgangspunt ligt niet zozeer in de 334 Op de Beeck 2010, p Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), para Idem, para Idem, para. 34. Gielen sluit zich aan bij deze interpretatie van de techniekrestrictie: Ch. Gielen in zijn noot bij HvJ EG 18 juni 2002, AA 2003, p. 49 (Philips/Remington). 338 Op de Beeck 2010, p

62 verhouding tussen merkenrecht en modellenrecht maar in de verhouding tussen het merken- en octrooirecht enerzijds en het modellen- en octrooirecht anderzijds, aldus Quaedvlieg 339. Daarbij kan een vergelijking tussen merken- en modellenrecht wel van belang zijn om verschillen in functie van rechtsgebieden, beschermingsomvang en interpretatie aan te duiden. Merken beschermen vooral de herkomst van een product en de goodwill die de merkhouder met het merk heeft opgebouwd. Modellen beogen de waar op zich als economische factor te beschermen 340 : de wezenlijke waarde van het model is hierbij het object van bescherming. Ook het octrooirecht beschermt de waar als economische factor de waarde die volgt uit een technische prestatie. In dat opzicht is het logisch dat er geen strikte afbakening hoeft te zijn tussen modellenrecht en octrooirecht; het doel van beide deelgebieden raakt elkaar immers. Die strikte afbakening moet er wel zijn tussen merkenrecht en octrooirecht 341. In die zin is het logisch dat de toepassing van de techniekrestrictie in het modellenrecht verschilt van toepassing in het merkenrecht. Nu het Hof van Justitie zich nog niet heeft uitgelaten over de techniekrestrictie in het modellenrecht blijft het enigszins gissen naar de ratio van deze uitsluitingsgrond in het modellenrecht. Op basis van de hierboven geschetste argumenten lijkt het in ieder geval niet juist om de ratio die het Hof van Justitie voor de techniekrestrictie heeft gedefinieerd in Philips/Remington één op één over te nemen in het modellenrecht. Daarvoor zijn de verschillen tussen het merken- en modellenrecht en de functies van deze rechtsgebieden simpelweg te groot. Vormgeving en functionaliteit zijn nauw verweven in het modellenrecht. Wanneer ieder technisch aspect van bescherming wordt uitgesloten blijft er naar mijn mening weinig te beschermen over. Dat kan niet de bedoeling zijn van de techniekrestrictie, daarmee verliest het modellenrecht het bestaansrecht. Daarnaast bevorderen het modellenrecht en octrooirecht beiden de innovatie zodat de belangen die deze rechtsgebieden behartigen ook niet botsen, wat bij het merkenrecht wel het geval is. Om die reden sluit toepassing van de resultaatgerichte uitleg van de techniekrestrictie beter aan bij de functie van het modellenrecht Samenloop tussen octrooirecht en modellenrecht Hoewel het voorwerp van bescherming van het modellenrecht en het octrooirecht aanzienlijk verschilt, lijkt er sprake te zijn van een spanningsveld tussen deze deelgebieden van de industriële eigendom. Het octrooirecht verleent bescherming voor de oplossing van een technisch probleem, zodat deze abstracte uitvinding de waarde van de mogelijke uitvoeringsvormen bepaalt 342. Na de beschermingstermijn van twintig jaar valt die oplossing in het publiek domein. Het modellenrecht heeft een ander doel: de uiterlijke vormgeving van producten onderscheiden van andere producten, zodat de concrete vorm zelf intrinsieke waarde aan het product geeft Quaedvlieg 2004, p Conclusie A-G bij HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m. nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m. nt. AAQ, IER 2002, 42 m. nt. FWG, AA 2003, p. 43 m. nt. ChG (Philips/Remington), para Idem, para Op de Beeck 2010, p Idem, p

63 In theorie functioneren de tijdelijke exclusiviteitsrechten die het modellenrecht en octrooirecht in wezen zijn, harmonieus naast elkaar. Het kan zelfs het geval zijn dat hetzelfde voorwerp door beide gebieden wordt beschermd 344. Wanneer die harmonie zoek raakt, komt de techniekrestrictie in beeld. Het modellenrecht kan niet verder gaan dan de bescherming van uiterlijke vormgeving en mag niet in de weg staan aan het ongestoord gebruiksproducten aanbieden met een technische oplossing door concurrenten 345. Het modellenrecht zou niet moeten dienen ter bescherming van ontwerpen van nuttiger, praktischer of handiger voorwerpen, maar moet juist stimuleren dat fabrikanten meer zorg besteden aan de uiterlijke vorm 346. Daarin verschilt het modellenrecht van het octrooirecht. Er zal echter alleen sprake zijn van samenloop wanneer de uitvinding in het octrooischrift ook op vormgeving ziet. De uitvinding die door het octrooirecht wordt beschermd is niet altijd zichtbaar in de vormgeving of kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Wanneer de uitvinding wel terugkomt in het voortbrengsel maar het uiterlijk van dat voortbrengsel is niet afhankelijk van de uitvinding is er ook geen sprake van samenloop. Samenloop tussen het modellenrecht en octrooirecht zou geen problemen moeten opleveren omdat het modellenrecht het bestaansrecht anders verliest. Door het cumuleren van een octrooirechtelijk en modelrechtelijk monopolie zal de houder van het recht niet een wezenlijk sterkere positie verkrijgen. Namaken van het product zal octrooirechtelijk niet mogen en vaak dan ook meteen met het modelrecht in strijd zijn. Andersom kan een modelrecht worden geschonden zonder de techniek te kopiëren. Nu modelrechtelijke bescherming wordt toegekend vanwege een andere reden en met een andere functie dan bij het octrooirecht, is een natuurlijk monopolie wat in die situatie ontstaat evenwel gerechtvaardigd. Na verloop van de beschermingstermijn valt het voortbrengsel/de uitvinding hoe dan ook in het publieke domein. Een gebruiksvoorwerp zal zelden slechts een globale technische functie vervullen maar veeleer een concentratie zijn van verschillende vereisten die samen de gebruiksfunctie beïnvloeden 347. Wanneer cumulatie tussen octrooirecht en modelrechtelijke bescherming wordt uitgesloten zou dat betekenen dat er nauwelijks nog vormen over zijn die als model kunnen worden beschermd (zie in dit verband ook het voorbeeld van Huydecoper: het koffiekopje). Daarnaast worden meervoudige verbindingen van verwisselbare voortbrengselen wel beschermd, terwijl ook die verbindingen een vorm zijn van techniek. Hierdoor wordt de uitsluiting van bescherming voor technische aspecten minder absoluut dan in het merkenrecht het geval is. Nu de wetgever ervoor heeft gekozen de uitsluiting van techniek minder absoluut te laten uitpakken in het modellenrecht is dan ook verdedigbaar dat de resultaatgerichte uitleg past in het modellenrecht. Als de wetgever alle techniek buiten het modellenrecht wilde houden was er ook geen uitzondering gemaakt voor de meervoudige verbinding, de Lego-exceptie. 344 Zie onder meer Rb. s-gravenhage 11 juni 2003, BIE 2004, Op de Beeck 2010, p Wichers Hoeth 1985, p Op de Beeck 2010, p

64 4.7 Neem nou: Coca-Cola flesje & Lego Coca-Cola Het modellenrecht heeft een andere functie dan het merkenrecht en wordt dan ook gekenmerkt door een andere benadering van de techniekrestrictie. Waar het Coca-Cola flesje niet te beschermen was als vormmerk, kan dat in het modellenrecht wellicht anders uitpakken. Zo blijkt ook: het flesje van Coca-Cola was beschermd als model 348 (design patent in de VS vanaf 3 augustus 1937, zie hier rechts). Ten tijde van inschrijving van dit model was het flesje nog nieuw en had deze vorm een eigen karakter. Ook nu is het flesje van Coca-Cola nog steeds herkenbaar vanwege het eigenzinnige karakter. Wanneer de techniekrestrictie binnen het modellenrecht met de resultaatgerichte uitleg wordt benaderd, zou dat betekenen dat een technisch bepaalde vorm voor bescherming in aanmerking komt wanneer er alternatieven zijn om hetzelfde technische resultaat te bereiken. Nu het Coca-Cola flesje in wezen gewoon een fles is, met de speciale kenmerken van de gemakkelijk vast te houden taille met extra grip en de uitsparing voor het etiket, zijn er talloze alternatieven denkbaar voor dit flesje die dezelfde functionele voordelen kennen. Hieronder enkele voorbeelden: Het is duidelijk dat deze voorbeelden volwaardige alternatieven bieden en dat ieder flesje een duidelijke verwijzing naar de specifieke producent laat zien. Modelrechtelijke bescherming voor dergelijke vormen stuit niet op bezwaren: het modellenrecht creëert geen monopolie (want er zijn voldoende alternatieven 348 Daarnaast is The Coca-Cola Company houdster van verschillende Gemeenschapsmodellen die alleen een aspect van het model uit 1937 in zich dragen: nr / / / vanaf 16 augustus 2005 en nr vanaf 17 januari