Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht

Transcriptie

1 Artikel G. Quak 1 Domeinnaamregistratie en merkinbreuk: vergelijking met het Duitse recht 44 Kan een domeinnaam inbreuk maken op het merkrecht van een ander als de domeinnaam alleen geregistreerd is en niet actief gebruikt wordt? De meningen over deze vraag zijn nu, meer dan tien jaar nadat het internet doorgang vond tot het grote publiek, nog steeds verdeeld. Ook verschillen de opvattingen per land. In dit artikel ligt de nadruk op de beschouwing van het vraagstuk in het Duitse (merken)recht. Dit wordt tevens vergeleken met de situatie in Nederland. 1. Inleiding In de dynamische wereld van de handel grijpen ondernemingen alle mogelijke middelen aan om hun concurrentiepositie te verbeteren. De komst van het internet heeft hier een geheel nieuwe dimensie aan gegeven. Een marktaandeel wordt nu ook in de digitale wereld bevochten. Domeinnamen spelen hierbij een grote rol. Door hun eigenschap informatie te kunnen geven over wat de opvrager onder een internetdomein zal aantreffen, zijn ze van groot belang voor merkhouders en als zodanig ook vaak onderwerp van geschil. Zo zal ^ zoekmachines daargelaten ^ iemand die op internet zoekt naar een product of dienst van Heineken, Philips of Hugo Boss, allereerst aan de domeinnamen heineken.nl, philips.nl of hugoboss.nl (of.com ) denken. Dit gegeven zorgt ervoor dat deze domeinnamen van waarde zijn voor deze merken. Een partij kan, opzettelijk of per toeval, een domeinnaam registreren en gebruiken, die inbreuk maakt op het merkrecht van een ander. Dat een domeinnaam inbreuk kan maken op een merkrecht lijkt weinig omstreden. De vraag kan echter gesteld worden in hoeverre domeinnamen, wanneer ze enkel geregistreerd zijn maar (nog) niet actief gebruikt worden, inbreuk kunnen maken op merkrechten, aangezien de inbreukbepalingen van BMW/BVIE eisen dat er sprake is van gebruik van een teken om inbreuk te kunnen maken. In de Nederlandse rechtspraak wordt dit obstakel soms, enigszins gekunsteld, benaderd door een beroep op de sub d -grond van genoemde inbreukbepalingen, welke van toepassing is op de gevallen waarin er sprake is van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, en dat geen gebruik in het economisch verkeer vereist. Duitsland heeft, anders dan de Beneluxlanden, de bescherming voor gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten die de Merkenrichtlijn 2 in art. 5 lid 5 facultatief stelt, niet overgenomen. Zodoende is het interessant te bezien hoe het vraagstuk daar benaderd wordt. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de houder van een domeinnaam om deze niet actief te gebruiken 3. Een domeinnaam kan zijn geregistreerd voor toekomstig eigen gebruik, voor beoogde verkoop 4, in welk geval het rechtens relevant kan zijn of de domeinnaamhouder al een speci eke koper op het oog had of niet, of een domeinnaam kan bijvoorbeeld geregistreerd zijn omdat hij sterk lijkt op een merk van de domeinnaamhouder, en deze de domeinnaam preventief zelf registreert om anderen voor te zijn. 2. Duitse merkbescherming Algemeen Het Duitse recht kent de algemene term Kennzeichen, waarmee wordt gedoeld op uit letters bestaande en uitspreekbare aanduidingen die de relatie tussen een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een bepaalde bezigheid of hoedanigheid aangeven. 5 Merknamen vallen onder de species Unternehmenskennzeichen. De Duitse wetgeving regelt zowel de regels rond merken ( 14) als die rond handelsnamen ( 15) in de Markengesetz (MarkenG). Ik beperk me tot het Nederlandse begrip van de merkenwet, dus de merkinbreuk in de zin van het oude art. 13A lid 1 BMW, nu neergelegd in art lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Ik zal in het hierna volgende ten aanzien van de Nederlandse merkenwetgeving, uit het oogpunt van consistentie en actualiteit, refereren aan het op 1 september 2006 in werking getreden BVIE. De Duitse inbreukbepalingen lijken sterk op hun Beneluxequivalent. De redactie van de bepaling uit de MarkenG vindt, net als die uit de BVIE, zijn basis in art. 5 van de Merkenrichtlijn 6 en luidt als volgt: (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im gescha«ftlichen Verkehr 1. ein mit der Marke identisches Zeichen fu«r Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, fu«r die sie Schutz genieþt, 1 Mr. Georg Quak studeerde aan de Universiteit Leiden. Inmiddels is hij werkzaam als advocaat bij DLA Piper. Dit artikel is een beknopte bewerking van zijn afstudeerscriptie Domeinnamen: Frustrerend Registreren ^ Een vergelijking met Duits merkenrecht (geschreven onder begeleiding van mr. A. Tsoutsanis). 2 Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Zie Th. Schafft, Benutzungszwang fu«r Internet-Domains?, GRUR 2003/8, p Zie hierover ten aanzien van de Belgische.be -domeinnamen B. Lieben & F. Petillion: Overzicht van de.be beslissingen in de ADR-procedure van Cepina ( ), elders in dit nummer van Computerrecht. 5 D. Wu«stenberg, Das Namensrecht der Domainnamen, GRUR 2003/2, p Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Computerrecht 2007, 44

2 2. ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identita«t oder A º hnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identita«t oder A º hnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen fu«r das Publikum die gefahr von Verwechslungen besteht, einschlieþlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder 3. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein a«hnliches Zeichen fu«r Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen a«hnlich sind, fu«r die die Marke Schutz genieþt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertscha«tzung der bekannten Marke ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeintra«chtigt. Bij nadere lezing vallen ook verschillen op. In de Duitse bepaling is bijvoorbeeld het vereiste van een gebruik in het economisch verkeer in de aanhef van het artikellid opgenomen, wat tot gevolg heeft dat het automatisch geldt voor alle drie de onderbepalingen. In art lid 1 BVIE is het vereiste echter opgenomen in de individuele subbepalingen a, b en c. Het Benelux-artikel kent een vierde bepaling, te weten sub d, waar het vereiste van het economisch verkeer niet (meer) geldt. 7 Deze bepaling kent de merkhouder onder omstandigheden een bescherming toe tegen gebruik van een teken door derden anders dan als merk. De Europese Merkenrichtlijn laat de lidstaten vrij een dergelijke bescherming toe te kennen. In Duitsland is er veel discussie geweest over de vraag of deze uitbreiding van de bescherming naar Duits recht ook te gelden heeft. De heersende leer is dat de bescherming die de MarkenG biedt beperkt blijft tot het gebruik van tekens ter onderscheiding van waren of diensten 8 (markenma«þig Gebrauch). Het Landesgericht Du«sseldorf bevestigde dit nog eens in een betrekkelijk recente uitspraak. 9 Het stelt dat onder de voorloper van de MarkenG, de Warenzeichengesetz (WZG), het vereiste van markenma«þig Gebrauch algemeen erkend werd. Verderop in de uitspraak overweegt de rechter: Wurde ein solches Merkmal nicht verlangt, wa«ren Handlungsformen in den Verletzungstatbestand einbezogen, die der Markeninhaber nach allgemeiner Ansicht nur unter besonderen Voraussetzungen soll unterbinden ko«nnen. Een regeling zoals de sub d-bepaling in de BVIE wordt door de Duitse rechter dus gezien als een te ver gaande uitbreiding van de macht van de merkhouder. Ook het hoogste Duitse rechtscollege heeft deze lijn bevestigd. 10 Domeinnamen; de enkele registratie Als een door een derde geregistreerde domeinnaam, die sterk lijkt op een geregistreerd merk, niet actief gebruikt wordt, kan er dan wel sprake zijn van merkinbreuk? Deze vraag is voor alle drie de inbreukbepalingen van 14 (2) MarkenG aan de orde gekomen in de Duitse rechtspraak. Zowel het voor merkinbreuk vereiste gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten als het gebruik in het economisch verkeer worden in de (Duitse) rechtspraak gebruikt als verweer tegen inbreukacties van merkhouders in gevallen waarin een domeinnaam weliswaar geregistreerd is, maar niet actief gebruikt wordt. Ik behandel nu de afzonderlijke bepalingen. 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG De eerste onderbepaling is vergelijkbaar met art lid 1 sub a BVIE. De bepaling geeft de merkhouder het recht derden te verbieden gebruik te maken van een teken dat identiek is aan zijn merk, gebruikt voor waren of diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor zijn merk is ingeschreven. Er is dus sprake van een dubbele identiciteitstoets. Hierbij rijst de vraag wanneer er precies sprake is van gelijkheid van de tekens en van de waren of diensten. Ten aanzien van de gelijkheid van de tekens heeft het HvJ EG 11 een afbakening gegeven. Het stelde dat een teken gelijk is aan een merk, als het teken ( ) zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Wat domeinnamen betreft is men het erover eens, dat toevoegingen als www. en de top level domains zoals.de niet meetellen voor het oordeel of tekens identiek zijn. Waar het gaat over de gelijkheid van waren of diensten is in literatuur 12 en jurisprudentie 13 aangenomen dat een gedeeltelijke overlapping voldoende kan zijn voor inbreuk. De Duitse jurisprudentie rond de eerste inbreukbepaling laat zien dat er, ondanks een gebrek aan actief gebruik van een domeinnaam, toch sprake kan zijn van merkinbreuk. Hiervoor moet er wel sprake zijn van bijkomende omstandigheden. Zo oordeelde het Landesgericht Du«sseldorf 14, dat het verweer van gedaagde, dat ze na sommatie gestopt was met het gebruik van de litigieuze domeinnaam niet ter zake deed. De rechter acht het gevaar voor herhaling (Wiederholungsgefahr) aanwezig, en grond hierop zijn oordeel dat er sprake is van merkinbreuk ondanks (actief) gebruik van de domeinnaam. Het Landesgericht te Du«sseldorf zorgde overigens voor veel opschudding door een uitspraak 15 van een paar jaar eerder, waarin het oordeelde dat de aard van de waren of diensten die via een homepage worden aangeboden niet ter zake doet. De relevante waar of dienst is namelijk reeds de onder de domeinnaam opgeroepen homepage op zich. Deze opmerkelijke uitspraak heeft veel stof doen opwaaien. Zo hebben de juristen Beier 16 en Bettinger 17 het standpunt gehuldigd dat er gekeken moet worden naar de relevante omstandigheden van het geval om te zien of er sprake is van gebruik en, zo ja, voor welke waren of diensten. Dit wordt bevestigd door lagere 7 Zie voor kritiek hierop A. Tsoutsanis, The biggest mistake of the European Trade Mark Directive, EIPR 2006, p. 74 e.v. 8 Ingerl & Rohnke, Markengesetz: Kommentar, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2003, 14, Rz 84, Landesgericht Du«sseldorf 27 april 2005, 34 O 51/05, (Markenlinks)), r.o. I.1.c. 10 onder andere in BGH 6 december 2001, I ZR 136/99 (Festspielhaus), r.o. II.1.a. 11 HvJ EG 20 maart 2003, IER 2003, p. 239, nr. 47 (Arthur & Fe licie), r.o Bijvoorbeeld D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p Bijvoorbeeld Oberlandesgericht Dresden 20 oktober 1998, 14 U 3613/97, (cyberspace.de), r.o. 4.b/c. 14 Landesgericht Du«sseldorf 27 augustus 2003, 24 O 52/03, ( yerfabrik.info). 15 Landesgericht Du«sseldorf 4 april 1997, 34 O 191/96, (epson.de), r.o. B.I D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p T. Bettinger, Domain Name Law and Practice, Oxford University Press, 2005, p Computerrecht 2007, 44 99

3 rechtspraak en door het BGH. 18 Een enkele homepage is niet genoeg. De algemene lijn die naar voren komt is, dat de enkele registratie van een domeinnaam onder omstandigheden inbreuk kan maken via de inbreukbepaling van 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Hiervoor wordt dan relevant geacht dat er in het verleden gebruikgemaakt werd van de domeinnaam en dat er sprake is van herhalingsgevaar. Ook kan de blokkerende werking van een domeinnaamregistratie gewicht in de schaal leggen. Kennelijk is de rechter van mening dat de dreiging van gebruik zo concreet aan te nemen valt dat er ook al bij voorbaat sprake kan zijn van gebruik voor identieke waren of diensten. Ditzelfde wordt soms overigens voor het Nederlandse recht 19, 20 ook aangenomen, waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat het in de gevonden gevallen onder andere ging om uitspraken in kort geding, waarbij men zich kan afvragen of de uitkomst in een bodemprocedure stand zou houden. 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG De bescherming die de MarkenG biedt, gaat verder dan bescherming tegen gebruik van identieke tekens voor dezelfde waren of diensten. De tweede inbreukbepaling, vergelijkbaar met art lid 1 sub b BVIE, richt zich op het gebruik van een teken dat identiek is of soortgelijk is aan het geregistreerde merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien er gevaar is voor verwarring. Ook voor de bepaling van de soortgelijkheid van teken en merk is de algemene lijn dat er slechts gekeken dient te worden naar het second level domain. 21 In de Duitse literatuur en jurisprudentie wordt algemeen aangenomen dat er sprake is van een wisselwerking tussen (i) de soortgelijkheid van teken en merk, (ii) de onderscheidingskracht van het merk, en (ii) de soortgelijkheid van de waren of diensten. Dit is in lijn met het door het HvJ EG gewezen Sabe l/puma-arrest. 22 Ook is de wisselwerking aangenomen in de Canon/Cannon-uitspraak van het HvJ EG 23, waarbij het oordeelde dat ook voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten gekeken moet worden naar de door partijen daarvoor gevoerde merken en naar de onderscheidingskracht van het oudere merk. De wisselwerking houdt in, dat wanneer bijvoorbeeld een van de elementen weinig overeenstemming vertoont, bijvoorbeeld de aard van de waren of diensten verschilt duidelijk, dit geheeld kan worden door sterke aanwezigheid van de andere elementen om alsnog inbreuk aan te nemen. Het tegenovergestelde kan echter ook het geval zijn, zo oordeelde het Oberlandesgericht te Hamm. 24 Deze kende het merk Pizza- Direct het laagste beschermingsniveau toe omdat het erg beschrijvend was voor een bezorgdienst voor eten en drinken en voor catering. Er was dus sprake van een lage Kennzeichnungskraft. Toen de domeinnaam pizza-direkt.de (met een k als enige verschil) werd geregistreerd voor een internethandleiding over pizza s, oordeelde de rechter dat er geen sprake was van verwarringsgevaar, ondanks het geringe verschil in benaming. Ten aanzien van de enkele registratie van een domeinnaam zonder actief gebruik valt op dat ook bij deze inbreukbepaling de omstandigheden van het geval doorslaggevend kunnen zijn. Het Landesgericht Du«sseldorf oordeelde in dat als er geen website wordt geadresseerd met een domeinnaam, er geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Daarentegen bleek het gegeven dat de houder van een domeinnaam die niet actief gebruikt werd ook andere domeinnamen geregistreerd had, waaronder de domeinnaam domainszuverkaufen.de een belangrijk vermoeden voor een blokkerings- en winstoogmerk achter de registratie van de domeinnaam en nam het OLG in Frankfurt 26 merkinbreuk aan. De genoemde wisselwerking die in de tweede inbreukbepaling besloten ligt, is ook van toepassing op het speciale geval van de domeinnamen. Waar er enkel sprake is van een domeinnaam zonder gekoppelde website, kan er geen sprake zijn van merkinbreuk. De omstandigheden van het geval kunnen echter tot een andere uitkomst nopen. De Nederlandse jurisprudentie wijst op eenzelfde ontwikkeling Abs. 2 Nr. 3 MarkenG De derde inbreukbepaling van 14 Abs. 2 MarkenG beoogt bekende merken een ruimere bescherming te bieden door deze bescherming ook te verlenen tegen gebruik van een ^ identiek of soortgelijk ^ teken voor andere waren of diensten dan waarvoor het bekende merk is ingeschreven, wanneer daarmee de reputatie of het onderscheidend vermogen van het bekende merk wordt aangetast of hieruit ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken zonder geldige reden, en is daarmee vergelijkbaar met art lid 1 sub c BVIE. Hierbij rijzen vragen zoals wanneer gesproken kan worden van een bekend merk, en waar de grens ligt van de andere waren of diensten. Het onderscheid in de laatste vraag werd in de Duitse literatuur strikt uitgelegd: Una«hnlichkeit in diesem Sinne liegt nur vor, wenn die Waren und Dienstleistungen so weit voneinander entfernt sind, daþ auch bei unterstellter Zeichenidentita«t und hoher Kennzeichnungskraft der Marke eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist (absolute Una«hnlichkeit). 28 Samenloop met de vorige inbreukbepaling is volgens deze tekst dus uitgesloten. Inmiddels is dit echter achterhaald door het HvJ EG 29, dat in de Davidoff/Gofkid-uitspraak uit 2003 bepaalde dat art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn 30 mede van 18 BGH 17 mei 2001, I ZR 251/99 (ambiente.de), r.o Bijvoorbeeld Pres. Rb. Arnhem KG 25 oktober 1999, DomJur (KLM & Alitalia/Trading House Morellino) en recenter WIPO AMC 30 maart 2005, DomJur (Lonsdale/Florisco). 20 Kritischer: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 60 e.v. 21 Het gedeelte vo o r het top level domain (zoals.de of.nl ). 22 HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Sabe l/puma), r.o HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 (Canon/Cannon), r.o Oberlandesgericht Hamm 28 mei 1998, 4 U 243/97, (pizza-direkt.de). 25 Landesgericht Du«sseldorf 7 februari 2003, 38 O 144/02, (bigben.de). 26 Oberlandesgericht Frankfurt/Main 8 maart 2001, 6 U 31/00, (praline-tv.de). 27 Bijvoorbeeld Rb. Maastricht 19 februari 2003, DomJur (Mondo Verde/Mondo Verde), r.o en Rb. s-hertogenbosch 14 maart 2005, DomJur (123stickers.nl), r.o Stro«bele & Hacker, Markengesetz, Carl Heymanns Verlag, 7de druk 2003, 14, nr HvJ EG 9 januari 2003, IER 2003/16 (Davidoff/Gofkid). 30 Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1989, L Computerrecht 2007, 44

4 toepassing was op soortgelijke waren of diensten, waarmee dit ook gold voor 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Voor bepaling van de bekendheid van een merk dient te worden gekeken naar een groot aantal factoren. Algemene lijn is dan ook dat er niet vastgehouden wordt aan een bekendheidsgraad uitgedrukt in procenten. 31 Ten aanzien van de enkele registratie van domeinnamen rijzen nog meer vragen. Zo kan men zich afvragen in hoeverre een domeinnaam, zonder actieve, gekoppelde website u«berhaupt ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk. Ook hierover hebben rechters zich uitgesproken. Zo achtte het Landesgericht in Mannheim 32 het relevant dat de gedaagde door de keuze van de bekende naam zorgt dat de domeinnaam vaak bezocht zal worden door Internetgebruikers die de website van eiseres verwachten. Door de gebruikers daarna naar zijn homepage door te linken trekt hij ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van eiseres en doet hij afbreuk aan haar goede naam. De rechter overweegt verder nog dat het gebruik dat de gedaagde maakt beoordeeld moet worden al naargelang de omstandigheden van het geval. In een andere uitspraak 33 ziet de rechter een verboden gebruikshandeling in het dreigende toekomstige gebruik: ( ) Den es besteht zumindest die Gefahr, daþ die Beklagte ( ) die Internetseite in Zukunft nutzen wird, weil ein anderer Zweck der Registrierung der umstrittenen Domain nicht zu sehen ist. Ook uit de jurisprudentie rond ongebruikte domeinnamen blijkt, dat de rechter de weg van 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG heeft gevolgd als er sprake was van een bekend merk. Voor een geslaagd beroep op dit artikel is het dan wel nodig dat er omstandigheden zijn die wijzen op een toekomstig gebruik in het economisch verkeer, zodat er sprake kan zijn van Erstbegehungsgefahr. Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk kan onder omstandigheden zelfs liggen in een voornemen of dreiging tot gebruik, in combinatie met de blokkerende werking van de reservering. De Nederlandse rechter heeft ook geoordeeld over de enkele registratie van een domeinnaam via art lid 1 sub c BVIE. 34 Ook hier kan inbreuk onder omstandigheden worden aangenomen, waarbij de nadruk niet zozeer ligt op de blokkerende werking van een registratie of een toekomstige verkoop van de domeinnaam, als wel op het voorgenomen gebruik van de domeinnaam. hiertoe de weg van het Namensrecht behandelen, in Nederland gecodi ceerd in art. 1:8 BW BGB ^ Namensrecht Art. 12 van het Bu«rgerliches Gesetzbuch meldt ons: Wird das Recht zum Gebrauch eines Names dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, das ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte von dem Anderen Beseitigung der Beeintra«chtigung verlangen. Sind weitere Beeintra«chtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. De bescherming van 12 BGB betreft ieder belang dat iemand bij het gebruik van een naam kan hebben. Daarbij is niet relevant of er sprake is van een economisch belang bij de naam. Er wordt dan ook geen bepaalde marktpositie of een gebruik als merk vereist. Tot zover heeft 12 BGB een breder toepassingskader dan de MarkenG. Criterium voor de Verletzung is het verwarringsgevaar, waarover geoordeeld wordt aan de hand van de drie criteria die ook voor 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelden. Anders dan het artikel doet vermoeden (Gleichen Namen) hoeft er geen sprake te zijn van volledige overeenstemming tussen de beschermde naam en het gebruikte teken. In het Namensrecht komt het erop aan, of de totaalindruk hetzelfde is. Een andere schrijfwijze is hiertoe niet relevant. 36 De enkele registratie inbreukmakend? Het BGH heeft in het shell.de -arrest 37 bepaald dat niet pas het gebruik, maar zelfs al de enkele registratie van een domeinnaam inbreuk op het Namensrecht van 12 BGB kan opleveren. Het betrof het bekende Shell, dat in het geweer kwam tegen de registratie en het gebruik van de domeinnaam shell.de door een derde. Deze derde had echter een eigen recht op de domeinnaam, aangezien hij Andreas Shell heette. Dit werd echter niet voldoende geacht door het BGH: La«st ein nichtberechtigter Dritter dieses Kennzeichen als Domain-Namen registrieren, werden die schutzwu«rdigen Interessen des Kennzeicheninhabers massiv beeintra«chtigt, weil die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-Adresse mit der Top-Level-Domain.de nur einmal vergeben werden kann. Mit recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daþ ein erheblicher Teil des Publikums Informationen im Internet in der Weise sucht, daþ in die AdreÞzeile der Name des ge- 3. Een andere weg dan de MarkenG Algemeen De Duitse rechter heeft ook wegen buiten de MarkenG gebruikt om domeinnaamgeschillen te beoordelen. Hetzij omdat er geen sprake was van een beschermd merk, hetzij omdat niet voldaan werd aan de vereisten van 14 Abs. 2 MarkenG. Hieronder bespreek ik kort een alternatief, te weten de weg van 12 Bu«rgerliches Gesetzbuch (BGB). Het doel is dan ook niet een uitputtend overzicht te geven van alle alternatieven, maar slechts te laten zien dat er ook andere beschermingswijzen bestaan die door de rechter toegepast kunnen worden op de problematiek van de enkele registratie. Ik zal 31 Zo bijvoorbeeld Oberlandesgericht Mu«nchen 2 april 1998, 6 U 4798/97, CR 1998, 556, (freundin.de), r.o Landesgericht Mannheim 26 juni 1998, 7 O 529/97, (brockhaus.de). 33 Oberlandesgericht Hamm 19 juni 2001, 4 U 32/01, (veltins.com). 34 Rb. Amsterdam 27 februari 2002, DomJur (XS4ALL/Rusch c.s.), r.o Zie ook noot Tsoutsanis bij Vzngr. Rb. Arnhem 3 december 2002 (Balkenende/Stichting Liever), Mediaforum , p Zo bijvoorbeeld D. Wu«stenberg, Das Namensrecht der Domainnamen, GRUR 2003/2, p BGH 22 november 2001, I ZR 138/99, MMR 2002, (shell.de), r.o. II.2.b.aa. Computerrecht 2007,

5 suchten Unternehmens als Internetadresse ( ) eingegeben wird. De blokkerende werking van de registratie wordt dus als reden gegeven. Dit wordt ook bevestigd door de jurist Beier 38 waar hij zegt dat het gebruik in de zin van 12 BGB al gegeven is als de domeinnaam slechts geregistreerd is, aangezien registratie de (mogelijke) gerechtigden de mogelijkheid ontneemt om zelf de domeinnaam te registreren. De enkele registratie van een domeinnaam zonder actief gebruik kan dus ook via andere wegen dan de MarkenG bestreden worden, waarbij nog eens dient te worden benadrukt, dat de MarkenG bij samenloop voorrang krijgt. 4. Slot Mijn doel was te achterhalen in hoeverre de enkele registratie van een domeinnaam, zonder actief gebruik, merkinbreuk pleegt naar Duits recht. Hiertoe heb ik de Duitse inbreukbepaling 14 Abs. 2 MarkenG aan een onderzoek onderworpen. Geconcludeerd kan worden dat de beoordeling van de enkele registratie niet eenduidig is. Er rijzen in het bijzonder problemen over de vereisten van handelen in het economisch verkeer en gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten. Dit wekt geen verbazing, aangezien er in de beschouwde gevallen nu juist geen sprake is van gebruik. In het Nederlandse recht wordt soms, ondanks een gebrek aan actief gebruik, toch inbreuk aangenomen op grond van art lid 1 BVIE, waarbij in de meeste gevallen de weg van de sub d-bepaling wordt bewandeld. In principe kan dit alleen in geval van eerder gebruik of voorgenomen/dreigend gebruik. Hierbij dient de kanttekening geplaatst te worden, dat veel domeinnaamgeschillen rond het vraagstuk beslecht zijn op het hakblok van het kort geding, waarbij de motivering beperkt kan blijven. Het valt nog te bezien of dezelfde lijn wordt gevolgd door hogere rechterlijke instanties in bodemprocedures. De Nederlandse.nl-domeinnaamarbitrage-Regeling van de SIDN voegt echter een uitbreiding toe voor de gevallen waarin het gaat om een domeinnaam met het Nederlandse country code top level-domein. In art. 2.1 van de Regeling is opgenomen dat eenieder die van mening is dat een domeinnaamhouder door de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam inbreuk maakt op zijn merkrecht een eis kan indienen. Het gevolg van deze formulering is dat op grond van de tekst van de regeling tegen de enkele registratie van een domeinnaam sec opgetreden kan worden via de.nl-domeinnaamarbitrage met zijn inbreukcriterium. 39 Hier is veel kritiek over geuit, onder andere door Verkade 40, waar hij schrijft: Door naast inbreukmakend gebruik, ook te spreken van de inbreukmakende registratie probeert SIDN ook de enkele (domeinnaam)registratie aan de criteria van merk- en handelsnaaminbreuk te koppelen. Dat scheelt maar e e n woordje, maar de vraag rijst we l of deze wettelijke inbreukregels zich zo van buitenaf en buitenom laten amenderen op een punt waar de Nederlandse resp. Benelux/Europese wet(gever) dat nu net niet heeft gewild. 41 De formulering in de regeling heeft ook zijn gevolgen gehad voor de rechtspraak. In een recente uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediaton Centre uit werd nog bepaald dat er sprake moest zijn van voorgenomen gebruik om inbreuk via de sub d-bepaling aan te nemen, maar grofweg een jaar na de laatstgenoemde uitspraak oordeelde het WIPO Scheidsgerecht 43 dat de enkele registratie zelf al aan te merken valt als inbreukmakend. Een keuze voor de.nl-domeinnaamarbitrage sluit de weg van de reguliere rechtsgang voor de (merk)rechthebbende uit, terwijl de.nl-domeinnaamhouder zich reeds contractueel verbonden heeft uitsluitend de weg van de domeinnaamarbitrage te volgen. 44 Zo speelt de arbitrage, naast de weg van de civiele rechter, een belangrijke rol. 45 De recente tendens in Nederland om de enkele registratie snel als inbreukmakend te beschouwen is mijns inziens erg kort door de bocht. Naast dat het de mogelijkheden om een domeinnaam te registreren drastisch inperkt, is vooral van belang dat het de merkhouder wel erg veel macht geeft. Waar in de of ine wereld aan meerdere vereisten voldaan dient te worden voordat een merkhouder een ander het gebruik van een teken kan verbieden, geldt op het internet kennelijk dat de merkhouder de enkele registratie kan tegenhouden indien hij de weg kiest van de.nl-domeinnaamarbitrage. Met een dergelijke uitleg kent het Nederlandse recht een grotere bescherming toe aan de merkhouder dan de MarkenG. Hier zou het passen de tekst van art. 2.1 van de.nl-domeinnaamarbitrage-regeling meer in e e n lijn te brengen met art BVIE en de woorden de registratie en/of weg te laten. Uitgaande van mijn bevindingen over het Duitse recht ^ in dit artikel beknopt weergegeven ^ valt de conclusie te trekken dat de situatie in Duitsland genuanceerder ligt. De toevoeging dat er sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden zoals na sommatie gestaakt gebruik of een dreiging tot gebruik geldt wel (onverkort) voor het Duitse recht. De algemene lijn die ik ontdekte toont dat de hoofdregel in Duitsland is dat de enkele registratie van een domeinnaam sec geen inbreuk kan opleveren via de MarkenG, aangezien er geen sprake is van de twee hiervoor genoemde wijzen van gebruik. 46 Dit oordeel kan echter wringen. Een begrip dat dan ook vaak terugkomt in de uitspraken is de omstandigheden van het geval. Het zijn deze omstandigheden van het geval die de wijzer de andere kant kunnen doen opslaan. Ze kunnen de Duitse rechters 38 D. Beier, Recht der Domainnamen, Verlag C.H. Beck Mu«nchen 2004, p Over het onderscheid met het UDRP dat een kwade trouw -criterium hanteert: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers Verdere kritiek: A. Tsoutsanis, Domeinnaamgeschillen: Inbreuk, onrechtmatige daad of kwade trouw?, ITeR studie nr. 58, Den Haag: Sdu Uitgevers 2003, p. 286 en Verkade, in: H. Franken, Recht en Computer, Serie Recht en Praktijk, Kluwer 2004, p WIPO AMC 30 maart 2005, DomJur (Lonsdale/Florisco). 43 WIPO AMC 25 april 2006, DomJur (Loadit/Xiro). 44 Kritiek hierop van D.J.G. Visser, Waarom de domeinnaam-eigenaar afhouden van de rechter?, NJB , p Uitgebreider over de.nl-domeinnaamarbitrage: A.P. Meijboom, Ontwikkeling van domeinnaambescherming in Nederland, elders in dit nummer van Computerrecht. 46 Zo bijvoorbeeld Landesgericht Mu«nchen 18 maart 2004, 17 HK /03 (sexquisit.de), Landesgericht Du«sseldorf 7 februari 2003, 38 O 144/02 (bigben.de), Oberlandesgericht Ko«ln 26 oktober 2001, 6 U 76/01, MMR 2001, 285, (lotto-privat.de), alle te vinden via Computerrecht 2007, 44

6 tot de conclusie doen komen dat er sprake is van (een gevaar voor of intentie tot) handelen in het economisch verkeer. De Duitse benaderingswijze, waarbij er meer aanwijzingen nodig zijn naast de enkele registratie sec leidt tot een bevredigender oplossing. Het zwaar laten wegen van de omstandigheden van het geval naast de enkele registratie als doorslaggevende factor(en) voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk lijkt me een goed uitgangspunt voor de Nederlandse rechter. Dit voorkomt een te grote uitholling van de betekenis van het woord gebruik. Computerrecht 2007,