a. Voorwaarden voor een succesvolle overdracht van een.be domeinnaam via Cepani

Transcriptie

1 Hoe kan je de overdracht van een.be domeinnaam claimen? Een korte juridische uitleg i.v.m. de Cepani ADR procedure Mr. Bart Van Besien Advocaat In België zijn er twee manieren om een domeinnaam die door iemand anders geregistreerd is terug te krijgen. De eerste manier is via een alternatieve geschillenprocedure (ADR) voor.be domeinnamen, zoals voorzien door Cepani[1]. De tweede manier is via de Belgische rechtbanken (voor.be domeinnamen en andere domeinnamen als deze geregistreerd zijn door personen gedomicilieerd in België of met een maatschappelijke zetel in België). In dit artikel wordt enkel de procedure via alternatieve geschillenoplossing bij Cepani behandeld.[2] Cepani ADR procedure om een.be domeinnaam te recupereren a. Voorwaarden voor een succesvolle overdracht van een.be domeinnaam via Cepani Elke partij die een rechtmatig belang heeft bij een.be domeinnaam kan een verzoek indienen bij Cepani om een domeinnaamgeschil te starten. Het geschil zal beslecht worden door een onafhankelijke derdebeslisser, die een juridisch expert is op het gebied van domeinnaamgeschillen.[3] De derdebeslisser kan beslissen om de registratie van de domeinnaam te schrappen of om de domeinnaam over te dragen naar de klager (de klager moet in de klacht specifiëren of hij/zij de verwijdering wil of de overdracht van de domeinnaam). De derdebeslisser kan geen schadevergoeding, onkosten of rechtsplegingsvergoeding toekennen. Om de verwijdering of de overdracht van de domeinnaam te bekomen, moet de klager bewijzen dat aan de volgende drie voorwaarden cumulatief is voldaan (elk van de voorwaarden moet dus voldaan zijn): 1

2 1. De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanigovereen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden. 2. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam. 3. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of te kwader trouw gebruikt. i. Eerste voorwaarde: de.be domeinnaam is identiek of gelijkaardig aan een merk, een handelsnaam of een ander onderscheidend teken In de praktijk zijn de meeste klachten met betrekking tot.be domeinnamen gebaseerd op een merk. Andere onderscheidende tekens (handelsnamen, vennootschapsnamen of maatschappelijke benamingen, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, herkomstaanduidingen, persoonsnamen of namen van geografische entiteiten) kunnen ook als basis dienen voor een klacht. De klager dient te bewijzen dat hij of zij houder is van het merk of het ander onderscheidend kenmerk dat als basis dient voor de klacht. Als de klager een merk heeft, kan hij/zij een uittreksel van de merkregistratie voorleggen en zo bewijzen dat hij/zij een geldig Benelux-merk, Europees Gemeenschapsmerk of internationaal merk heeft. De klager kan bijvoorbeeld ook bewijzen dat hij/zij een licentie heeft op dit merk. In bepaalde omstandigheden kan een merk dat later geregistreerd werd dan de domeinnaam toch een geldige basis zijn voor een klacht. Onder de eerste voorwaarde moet de domeinnaam identiek zijn aan het merk (of een ander onderscheidend teken) of er zodanig mee overeenstemmen dat er verwarring mogelijk is. Als de domeinnaam en het merk/teken identiek zijn, moet de klager geen risico op verwarring aantonen. Wanneer ze gelijkaardig maar niet identiek zijn, zal de derde beslisser nagaan in welke mate verwarring mogelijk is.[4] ii. Tweede voorwaarde: de houder van de.be domeinnaam kan geen rechten of legitieme belangen op de domeinnaam laten gelden 2

3 De klager moet ook aantonen dat de huidige houder van de.be domeinnaam geen rechten of legitieme belangen heeft i.v.m. de domeinnaam. Aangezien het onmogelijk is om een negatief bewijs te leveren, argumenteert men in de praktijk vaak dat de domeinnaamhouder geen relatie heeft met de eigenaar van het merk; dat hij of zij geen licentie heeft om het merk te gebruiken; dat hij of zij niet gekend is bij het relevante publiek onder de domeinnaam; of dat de domeinnaam gelinkt is aan een pagina die niet actief is (een samenloop van verschillende van deze factoren volstaat vaak om aan de tweede voorwaarde te voldoen). Als de klager het aannemelijk maakt dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen heeft op de domeinnaam, dan verschuift de bewijslast naar de domeinnaamhouder. De domeinnaamhouder kan dan het tegenbewijs leveren dat hij of zij wél rechten of een rechtmatig belang heeft op de.be domeinnaam. De volgende gevallen kunnen als indicatie gelden dat de domeinnaamhouder wel rechten of rechtmatige belangen heeft op de domeinnaam:[5] Voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij/zij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij/zij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen; De domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij/zij geen merkrechten; De domeinnaamhouder maakt op een legitieme en niet-commerciële of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze, of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden. iii. Derde voorwaarde: de.be domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of gebruikt Tenslotte dient de klager te bewijzen dat de domeinnaam te kwader trouw werd geregistreerd of gebruikt. Kwade trouw bij de registratie of het gebruik kan aangetoond worden in de volgende situaties:[6] De feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het merk (of handelsnaam, vennootschapsnaam, persoonsnaam, enz.), of aan een concurrent van de klager, en dit voor een prijs die hoger is dan het bedrag voor de aanschaf of instandhouding van de domeinnaam;[7] De domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk (of 3

4 handelsnaam, enz.) te beletten deze te gebruiken, en de domeinnaamhouder doet dit regelmatig; de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren; de domeinnaam is bewust gebruikt om, met het oog op het behalen van een commercieel voordeel, internetgebruikers naar een website te lokken, steunend op de verwarring die omtrent een merk (of handelsnaam, enz.) kan ontstaan i.v.m. de oorsprong, sponsoring, verbondenheid, of goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder; de domeinnaamhouder heeft een persoonsnaam geregistreerd zonder dat er een band is tussen de domeinnaamhouder en de geregistreerde domeinnaam; Enz. De derde beslisser is gebonden door strikte regels. Alle drie voorwaarden moeten cumulatief worden voldaan. Bijvoorbeeld, zelfs als bewezen is dat de huidige eigenaar de domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, zal de klacht toch niet succesvol zijn indien de domeinnaamhouder kan bewijzen dat hij/zij een vorm van rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam. Nadat de Cepani derdebeslisser een beslissing heeft genomen, hebben beide partijen het recht om in beroep te gaan via een nieuwe Cepani-procedure. De partijen hebben ook altijd het recht om het geschil bij een gewone rechtbank voor te leggen. b. Voor- en nadelen van de Cepani ADR domeinnaam procedure. De meest in het oog springende voordelen van deze procedure zijn dat de procedure volledig schriftelijk wordt uitgevoerd (partijen en advocaten moeten niet in persoon verschijnen) en dat het een relatief snelle procedure is (de procedure duurt gewoonlijk 55 dagen). Een ander voordeel dat vaak wordt aangehaald is dat het een relatief goedkope procedure is. De kost die Cepani aanrekent voor de procedure is euro (+BTW), door de klager aan Cepani te betalen bij het begin van de procedure. Dit omvat de administratieve kosten van Cepani en de kosten van de derdebeslisser. Dit omvat niethet honorarium van de advocaat. Als de derdebeslisser beslist dat de klacht gegrond is, zal DNS de kosten terugbetalen aan de klager (de administratieve kosten van euro, niet de advocatenkosten). DNS zal dit bedrag dan terugvorderen van de initiële domeinnaamhouder. De kosten om in beroep te gaan bij Cepani zijn euro (+BTW) (exclusief advocatenkosten). Negatieve aspecten van de Cepani ADR procedure zijn dat je via deze procedure geen schadevergoeding of rechtsplegingsvergoeding kan bekomen, en dat de procedure niet zal slagen als de tegenpartij concurrerende rechten of een rechtmatig belang heeft op de domeinnaam, of als kwade trouw niet kan worden bewezen. 4

5 [1] Cepani (vroeger ook Cepina genoemd) is het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Voor andere domeinnamen (bijvoorbeeld.com,.net,.org en andere domeinnamen), geldt de ICANN ADR procedure. Dit is ook het geval voor bijvoorbeeld.aero,.asia,.biz,.cat,.coop,.info,.jobs,.mobi,.museum,.name,.pro,.tel en.travel domeinnamen. [2]De ICANN procedures en de procedure onder de Belgische wet van 26 juni 2003 (nu opgenomen in het Wetboek Economisch Recht) zijn voer voor een ander artikel. [3] Ondergetekende is zelf een erkende Cepani derde beslisser. Ondergetekende is ook erkend als arbitrator door het National Arbitration Forum (VS) en de Asian Domain Name Dispute Resolution Center voor.com en andere domeinnaamgeschillen. [4] Bijvoorbeeld, eerdere uitspraken van de Cepani derdebeslissers geven aan dat het weglaten of toevoegen van een koppelteken, een punt, een s op het einde (meervoudsvormen) of een lidwoord (bijvoorbeeld : the, de, het, le, la, les, enz.) in een domeinnaam het risico op verwarring over het algemeen niet wegneemt. Hetzelfde geldt vaak voor het toevoegen van een beschrijvende term zoals verhuur, enz. [5] Deze lijst is een niet-exhaustieve lijst van omstandigheden die kunnen wijzen op een recht of een rechtmatig belang van de huidige domeinnaam houder, zoals opgenomen in artikel 10.b.3 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be -domein beheerd foor DNS Belgium. De domeinnaamhouder kan andere elementen opwerpen om te bewijzen dat hij of zij rechten of een rechtmatig belang heeft op de domeinnaam. [6] Ook deze lijst is niet exhaustief (deze omstandigheden worden vermeld als voorbeelden van kwade trouw in artikel 10.b.3 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be -domein beheerd foor DNS Belgium ). De klager is vrij om het bestaan van kwade trouw op een andere manier te bewijzen. Bijvoorbeeld, het feit dat de domeinnaam identiek is aan of verwijst naar een welbekend merk, kan afhangend van de specifieke situatie kwader trouw bewijzen. Het uitblijven van een antwoord van de domeinnaamhouder kan ook afhangend van de specifieke feiten van de zaak een indicatie van kwade trouw zijn. [7] Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de domeinnaam gelinkt is aan een parking page (een niet-actieve pagina), waar de domeinnaam te koop wordt aangeboden aan een prijs die hoger is dan de kosten om deze domeinnaam te verwerven. 5