Vonnis van de president in kort geding in de zaak van:

Transcriptie

1 Staal Bank- Rijnja DomJur Rechtbank Rotterdam 26 april 2001 Rolnr / KG ZA Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: de naamloze vennootschap Staal Bank N.V., gevestigd en kantoorhoudende te 's- Gravenhage, eiseres, procureur: mr. W.J. Hengeveld, advocaat : mr.. E.R. Vollenbregt tegen Pascal Pierre Rijnja, handelend onder de namen "Webpeople! Internet Services" en "Domeinmakelaar.nl", wonende en kantoorhoudende te Rotterdam, gedaagde mede verschenen in de persoon van mr. J. Ch. Jansen Schoonhoven. Partijen worden hierna aangeduid als Staal Bank" respectievelijk "Rijnja". 1. Het verloop van het geding 1.1 Dit blijkt e de navolgende, door partijen ter vonniswijziging overgelegde: - dagvaarding d.d. 5 apr. 2001; - pleitnota tevens wijziging van eis, en producties van mr. Vollenbregt - pleitnota van mr. Jansen Schoonhoven De raadslieden van partijen hebben ter terechtzitting van 19 april 2001 de standpunten nog nader toegelicht. 1.2 Mr. Vollenbregt heeft bezwaar gemaakt tegen de door mr. Jansen Schoonhoven overgelegde producties, omdat deze producties pas in de nacht van 18 op 19 april 2001 per fax zijn kantoor hebben bereikt. Nu deze producties ook pas kort voor de behandeling bij de rechtbank zijn binnengekomen, zal daarop bij de beoordeling geen acht worden geslagen. 1.3 De door mr. Jansen Schoonhoven ingediende reconventionele vordering wordt buiten beschouwing gelaten, nu deze vordering niet door een procureur is ingediend. 2. De feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen Partijen - voorzover van belang - het volgende vast. 2.1 Staal Bank is houdster van het Benelux woordmark Staal in de klasse 36 (financiën en verzekeringen; diensten van een bank}, gedeponeerd op 29 december 1987.

2 Staal Bank legt zich onder meer toe op reguliere bankzaken en beleggingen en is in verband hiermee voornemens haar merk Staal mede te gebruiken door registratie van het internetadres Rijnja legt zich onder de namen "Webpeople! Internet Services" en "Domeinmakelaar.nl" toe op het verhandelen van domeinnamen. Tevens biedt hij zijn diensten aan als bemiddelaar bij het verkrijgen van domeinnamen die bij anderen in gebruik zijn. Rijnja biedt de domeinnamen, waaronder de domeinnaam "staal.nl", aan op het internet, zulks ter verkoop dan wel ter verhuur. Uit het register van de Stichting Internet Domeinnaam Registratie Nederland blijkt dat de domeinnaam "staal.nl" door Rijnja is geregistreerd. 3. De vorderingen en de grondslag daarvan 3.1 De met toestemming van Rijnja, gewijzigde vordering luidt om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: 1. Rijnja te veroordelen zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam "staal.nl", alsmede zich te onthouden van het gebruík van iedere overeenstemmende domeinnaam of van een domeinnaam met een combinatie met het woord "staal", alsmede zich te onthouden van het gebruik van het merk Staal als "meta-tag", alsmede zich te onthouden van overig in de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen; 2. Rijnja te bevelen binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met internetadres " wordt geleid ("re-routing') naar de website met het internetadres " staalbankiers.nl". 3. primair te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de door Rijnja op te maken akte (het formulier) tot het geven van opdracht aan de Stichting Internet Domeinnaam Registratie Nederland tot overdracht van de domeinnaam aan Staal Bank en subsidiair Rijnja te bevelen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis overdracht van de domeinnaam "staal.nl" aan Staal Bank te bewerkstelligen; 4. Rijnja te veroordelen van alle in het kader van de onder 2 en 3 genoemde bevelen te voeren correspondentie of ontvangst daarvan, gelijktijdig met verzending of ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman ven Staal Hurk te zenden; 5. één en ander op straffe van een dwangsom van f 5.000,- per dag voor iedere dag dat Rijnja nalaat aan een of meerdere van de hiervoor genoemde verboden c.q. geboden te voldoen: 6. Rijnja te veroordelen in de buitengerechtelijke kosten; 7. Rijnja te veroordelen om, bij wijze van voorschot, binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis, aan Staal Bank de door haar geleden schade wegens verlies aan onderscheidend vermogen en afbreuk aan de reputatie van haar merk te vergoeden tot een bedrag van f ; 8. de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van de Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (het TRIPS-verdrag) te bepalen op 6 maanden; 9. Rijnja te veroordelen in de kosten van dit geding.

3 3.2 Aan de vorderingen heeft Staal Bank de volgende stellingen ten grondslag gelegd: De registratie van de domeinnaam "staal.nl", alsmede het gebruik van de domeinnaam maken inbreuk op de rechten van Staal Bank op haar merk Staal. Staal Bank gebruik de naam "staal" sec bij baar producten in die zin dat deze ten grondslag ligt aan haar merk. Hierbij valt te denken aan "Staal Spaarrekening", 'Staal Beleggingen" en "Staal Financieringen". Het gebruik van het merk Staal in de domeinnaam "staal.nl" levert derhalve ongerechtvaardigd voordeel op voor Rijnja, terwijl afbreuk wordt gedaan aan het merk Staal van Staal Bank omdat zij dit merk niet zelf als domeinnaam kan exploiteren. Hierdoor leidt Staal Bank schade, terwijl er geen geldige reden bestaat voor dit gebruik door Rijnja. De geleden schade bestaat uit buitengerechtelijke kosten en schade aan de reputatie van het merk Staal van Staal Bank. Rijnja maakt door het gebruik van de domeinnaam staal.nl inbreuk op het merkrecht van Staal Bank. Daarnaast handelt Rijnja onrechtmatig jegens Staal Bank door de domeinnaam geregistreerd te houden. Ter zitting voegt Staal Bank daaraan toe dat Rijnja een zogenaamde "domeingrabber is. 4. Het verweer De conclusie van Rijnja strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van Staal bank in de kosten van bet geding. Rijnja heeft daartoe het volgende aangevoerd: 4.1 Het teken staal is een specifiek generieke naam, die voor een ieder vrij is om te gebruiken. Gezien het generieke karakter en het algemeen gebruik door derden van de term staal kan een eventuele merkenrechtelijke bescherming slechts de financiële sector omvatten. Staal Bank gebruikt de term staal altijd in combinatie met de term bank(iers). Vanaf 1996 tot heden bezit Staal Bank de domeinnamen staalbankiers.nl, staal-bankiers.nl en staalbank.nl Indien een (potentiële) cliënt informatie zoekt over Staal Bank dan zal deze zoeken op de genoemde domeinnamen. 4.2 Rijnja ziet niet in welk ongerechtvaardigd voordeel hij verkrijgt, terwijl er tevens geen afbreuk kan worden gedaan aan het vermeende merk staal van Staal Bank, omdat zij dit merk als specifiek generieke naam, niet zelf als domeinnaam kan gebruiken. Rijnja heeft een geldige reden voor het gebruik van de domeinnaam staal.nl" nu het een zuiver generieke benaming betreft. Van onrechtmatig handelen door de domeinnaam staal.nl te registreren en geregistreerd te houden is geen sprake. Ter zitting heeft Rijnja overigens betwist dat hij een domeingrabber is. 4.3 Rijnja voegt daaraan toe dat bij bereid is om, onder voorwaarden, de domeinnaam staal.nl" over te dragen aan Staal Bank. 5. De beoordeling 5.1 Gelet op het bepaalde in artikel 37 sub B van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken {hierna: BMW) stelt de president vast dat hij bevoegd is van de

4 vorderingen kennis te nemen, nu Rijnja in het arrondissement Rotterdam woont. 5.2 Vooropgesteld wordt dat Rijnja ter zitting voldoende duidelijk heeft gemaakt dat de vergelijking tussen een domeinmakelaar en een zogenaamde domeingrabber in casu niet van toepassing is, wat verder ook van die stelling van Rijnja zij. Zulks neemt evenwel niet weg dat Rijnja domeinnamen verhandelt en verkoopt op het internet en zich derhalve profileert als makelaar in domeinnamen. In die hoedanigheid heeft Rijnja de naam "staal.nl" als domeinnaam geregistreerd. 5.3 Aan de orde is thans de vraag of Staal Bank als merkhouder van het woordmerk staal, zich kan verzetten tegen het gebruik door Rijnja van de domeinnaam "staal.nl" als bedoeld in artikel 13A lid 1 BMW. 5.4 Zoals gezegd profileert Rijnja zich als domeinmakelaar. Hij heeft ter zitting erkend dat hij ook domeinnamen verkoopt. Daarom moet worden aangenomen dat de omstreden domeinnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en onder d BMW. Ingevolge het bepaalde in artikel 13 sub A lid 1 onder d kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. 5.5 Het ligt voor de hand, dat een bank die onder de handelsnaam Staal Bank deelneemt aan het handelsverkeer, zich tevens via het internet wenst te presenteren onder die naam of gelijkende (handels)namen. Met de domeinregistratie "staal.nl" heeft Rijnja Staal Bank die mogelijkheid evenwel ontnomen. Bovendien wordt door de handelwijze van Rijnja de toegang tot de domeinnaam "staal.nl" voor Staal Bank geblokkeerd. De president neemt daarbij in aanmerking dat Staal Bank reeds de domeinnamen staalbankiers.nl, staal-bankiers.nl en staalbank.nl bezit en kennelijk ook van die namen gebruik kan maken. Naar voorlopig oordeel kan genoemd gebruik door Rijnja, die in het maatschappelijk verkeer zelf niets te maken heeft met "staal" of "banken", niet als een geldig gebruik worden aangemerkt in de onder 5.4 bedoelde zin. Aldus wordt aangenomen dat Rijnja de domeinnaam "staal.nl" zonder geldige reden gebruikt. 5.6 Het voorgaande bekent dat Rijnja onrechtmatig handelt tegenover Staal Bank door de domeinnaam "staal.nl" geregistreerd te hebben en geregistreerd te houden. 5.7 Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de domeinnaam "staal.nl" schade oplevert voor Staal Bank, reeds vanwege het feit dat zij deze naam niet zelf kan exploiteren. De omvang van deze schade is echter in het kader van dit kort

5 geding niet te begroten. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit de schade of de omvang daarvan blijkt. De schadevergoedingsvordering zul dan ook worden afgewezen. 5.8 Het Europese Hof van Justitie heeft bij haar uitspraak van 16 juni 1998 beslist dat artikel 60 van het TRIPS-verdrag toepasselijk is op (enkele van de) voorlopige voorzieningen als in deze procedure gevorderd. Nu ingevolge de Nederlandse rechtspraak rechtstreekse werking aan dit artikel wordt toegekend, zal ingevolge lid 6 een termijn dienen te worden bepaald waarbinnen de bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt. Staal bank heeft verzocht de termijn als hiervoor bedoeld te stellen op 6 maanden Die tijdsduur komt niet te lang voor. 5.9 Een gedeelte van de gevorderde dwangsommen zal worden beperkt en er zal, per veroordeling of bevel, een maximum aan het totaal der dwangsommen worden verbonden Rijnja zal, als de in het. ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure. 6. De beslissing De president, veroordeelt Rijnja zich te onthouden van het gebruik van de domeinnaam "staal.nl", alsmede zich te onthouden van het gebruik van iedere overeenstemmende domeinnaam of van een domeinnaam met een combinatie met het woord staal", alsmede zich te onthouden van het gebruik van het merk staal als meta-tag", op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 5.000,- per dag dat hij met nakoming van dit verbod - al dan niet gedeeltelijk - in gebreke blijft, met een maximum van f ,-; beveelt Rijnja om, binnen 2 dagen na betekening van dit vonnis, te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met internetadres " wordt geleid ("re-routing") naar de website met het internetadres " op straffe van verbeurte van een dwangsom van f per dag dat hij met nakoming van dit gebod in gebrek blijft, met een maximum van f ,-; bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van de door Rijnja op te maken akte (het formulier) tot het geven van opdracht aan de Stichting Internet Domeinnaam Registratie Nederland tot overdracht van de domeinnaam aan Staal Bank veroordeelt Rijnja om van alle in het kader van de hiervoor genoemde bevelen te voeren correspondentie of ontvangst daarvan, gelijktijdig met verzending of ontvangst daarvan, een afschrift aan de raadsman van Staal Bank te zenden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- per dag dat hij met nakoming van dit gebod in gebreke blijft, met een maximum van f ,-;

6 bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op 6 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis; veroordeelt Rijnja in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Staal Bank begroot op f 570,45 aan verschotten en f 1.550,- aan salaris voor de procureur; verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af. Dit vonnis is gewezen door mr. F.W.H. van den Emster, president in tegenwoordigheid van aar. M.G.P. de Jong, griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.