De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure *

Transcriptie

1 De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure * T.J.M. de Weerd en R.W. van Kralingen ** Bij de vier door de ICANN geaccrediteerde arbitrage sites kan op dit moment online een domeinnaamgeschil (in hoofdzaak betreffende.com,.net en.org domeinnamen) worden voorgelegd. Het WIPO Arbitration en Mediation Center behandelt verreweg de meeste van deze zaken. In deze bijdrage wordt de ICANN-procedure uiteengezet en worden de beslissingen van de WIPO geanalyseerd en gerubriceerd. 1. Inleiding Met de explosieve groei van het aantal geregistreerde domeinnamen in de afgelopen jaren is ook het aantal geschillen over domeinnamen sterk toegenomen. Een groot aantal geschillen heeft betrekking op het zogenaamde domain-grabbing of cybersquatting, waarbij een domeinnaam wordt geregistreerd door een (rechts-)persoon met als voornaamste doel het verkopen van de domeinnaam danwel het profiteren van de bekendheid van een in een dergelijke domeinnaam vervatte (merk)naam van een ander. Het procederen over een domeinnaam kan een kostbare en langdurige aangelegenheid zijn, zeker indien de houder van de domeinnaam in een ander land is gevestigd dan degene op wiens rechten inbreuk wordt gemaakt. Om het beslechten van domeinnaamgeschillen op een meer uniforme, snelle en efficiënte manier te laten verlopen heeft de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 1, de internationale non-profit organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor de technische coördinatie van het Internet, een arbitrage-systeem voor domeinnaamgeschillen in het leven geroepen: de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 2. Hierna zullen allereerst de door ICANN opgestelde Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy en bijbehorende regelgeving uiteen worden gezet ( ). Vervolgens wordt de arbitrageprocedure beschreven ( 2.4), waarbij onder meer uitgebreid wordt ingegaan op de gronden voor toewijzing of afwijzing van een ingediende klacht. Daarna wordt een aantal specifieke uitspraken behandeld ( 3). Afsluitend wordt ingegaan op de tenuitvoerlegging van een in de ICANN-Procedure gewezen arbitraal vonnis, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor opschorting van de tenuitvoerlegging van het vonnis ( 4). 3 * Dit artikel is verschenen in Computerrecht 2001/5, p ** mr.drs. T.J.M. de Weerd en dr.mr. R.W. van Kralingen zijn beiden als advocaat werkzaam op de sectie Intellectuele Eigendom & IT bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal te Amsterdam In zijn artikel Domeinnaamarbitrage onder de UDRP in MediaForum , p , gaat H.W. Wefers Bettink in op de merkenrechtelijke aspecten van domeinnaamarbitrage

2 2. De Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy De ICANN is in 1998 het leven geroepen op initiatief van de Amerikaanse overheid. In een White Paper van het United States Department of Commerce 4 wordt voorgesteld om een non-profit organisatie op te richten die zich bezighoudt met de technische coördinatie van de Internet-infrastructuur. Daarnaast is in de White Paper aan de World Intellectual Property Organization (WIPO) verzocht om een studie te verrichten naar domeinnaamkwesties. De bevindingen van deze studie, uitgevoerd onder de naam First WIPO Internet Domain Name Process, zijn vastgelegd in het rapport The Management of Internet names and addresses: intellectual property issues 5 (hierna: het WIPO-Rapport ). In het WIPO-rapport is een arbitrage-procedure voor domeinnaamgeschillen voorgesteld. 2.1 De ICANN-Policy en ICANN-Rules Op basis van het WIPO-rapport is door ICANN de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna: de ICANN-Policy ) opgesteld, welke op 24 oktober 1999 in werking is getreden. De in de ICANN-Policy vervatte procedure (hierna: de ICANN-Procedure ) is nader uitgewerkt in de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 6 (hierna: de ICANN-Rules ). De ICANN-Procedure kan op basis van artikel 3(a) van de ICANN-Rules worden geïnitieerd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, door middel van schriftelijke indiening van een klacht volgens de regels van de ICANN-Policy en de ICANN-Rules. De klacht dient door de klager te worden ingediend bij een door de ICANN geaccrediteerde dispute-resolution service provider 7. Momenteel heeft ICANN 4 dispute-resolution service providers geaccrediteerd, van wie het WIPO Mediation and Arbitration Center verreweg de meeste zaken behandelt. 2.2 Aanvullende regels Een geaccrediteerde dispute-resolution service provider is verplicht de arbitrage omtrent domeinnaamgeschillen in te richten volgens de ICANN-Policy en ICANN-Rules. Daarnaast kan elke dispute-resolution service provider een nadere uitwerking van deze regels vastleggen in een eigen document met aanvullende regels. De WIPO heeft haar aanvullende regels vastgelegd in de World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 8 (hierna: de WIPO Supplemental Rules ). De WIPO-Supplemental Rules regelen onder meer een aantal procedurele en 4 United States Department of Commerce, Management of Internet Names and Addresses, te vinden op 5 WIPO, The Management of Internet names and addresses: intellectual property issues, Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, 30 april 1999, te vinden op Zie voor een overzicht van geaccrediteerde dispute-resolution service providers: 8

3 administratieve zaken. Zo wordt er bijvoorbeeld een maximum gesteld aan de omvang van het klaagschrift Toepassing van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Domeinnamen in het.com,.net of.org generic Top Level Domain (gtld) kunnen worden geregistreerd door zogenaamde Registrars, zoals bijvoorbeeld Network Solutions Inc 10. Om als Registrar gtlddomeinnamen te kunnen registreren is accreditatie door ICANN noodzakelijk. Het voert hier te ver om de accreditatieprocedure in detail te beschrijven 11. Een Registrar gaat teneinde te worden geaccrediteerd een Registrar Accreditation Agreement 12 aan met ICANN. Deze overeenkomst regelt de verhouding tussen de Registrar en ICANN, en stelt de eisen waaraan de Registrar moet voldoen. Daarnaast wordt bepaald dat de Registrar zich zal onderwerpen aan de ICANN-Policy. De rechtsverhouding tussen de houder van een.com,.net of.org domeinnaam en een Registrar wordt beheerst door een registratie-overeenkomst 13. In een dergelijke registratie-overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van de houder van de domeinnaam, en van de Registrar geregeld. Ook wordt de ICANN-Policy van toepassing verklaard 14 voor geschillen over de geregistreerde domeinnaam. In november 2000 zijn door ICANN een aantal nieuwe gtld domeinen aangewezen 15, zoals.name,.biz en.info. Geschillen over de nieuwe gtlds zullen, evenals de al bestaande gtlds, kunnen worden beslecht in de ICANN-Procedure 16. Naast de toepassing van de ICANN-Policy op gtld domeinnamen hebben ook een aantal registrerende instanties welke country code Top Level Domains (cctld) registreren zich onderworpen aan de ICANN-Policy. Voorbeelden 17 hiervan zijn de cctlds van Niue (.nu), Tuvalu (.tv), Mexico (.mx) en Trinidad en Tobago (.tt). 3. De ICANN-procedure Voor het indienen van een klacht onder de ICANN-Procedure worden strikte vormvereisten gehanteerd 18. Het merendeel van deze vormvereisten heeft betrekking op het zo efficiënt en spoedig mogelijk laten verlopen van de arbitrage-procedure. Zo dient de klacht niet alleen in papieren vorm te worden ingediend, maar ook in elektronische vorm. Bij het vereiste van indiening in elektronische vorm wordt een 9 Artikel 10 van de WIPO Supplemental Rules Zie voor meer informatie over de accreditatie-procedure: Zie bijvoorbeeld de Services Agreement van Network Solutions Inc.: 14 Zie bijvoorbeeld artikel 8 van de Network Solutions Inc. Services Agreement, welke verwijst naar de ICANN- Policy: Zie voor een overzicht van cctlds waarop de ICANN-Policy van toepassing is: 18 Artikel 3(b) van de ICANN-Rules

4 uitzondering gemaakt voor bijlagen welke niet in elektronische vorm beschikbaar zijn. Deze behoeven slechts in papieren vorm te worden ingediend. 3.1 Inhoud van de klacht De door de klager bij de dispute-resolution service provider in te dienen klacht dient de volgende elementen te bevatten 19 : a. een verzoek inhoudende dat een beslissing op de klacht wordt verzocht in overeenstemming met de ICANN-Policy en de ICANN-Rules. b. verstrekking van gegevens, inclusief adres van de klager en eventueel zijn vertegenwoordiger, alsmede opgave van de gewenste methoden van communicatie (bijvoorbeeld via post, fax, of via WIPO s online systeem voor indiening en administratie van klachten 20 ) voor elektronische en papieren correspondentie 21 ; c. de keuze voor het aantal arbiters, waarbij kan worden gekozen uit een panel van één arbiter of een panel van drie arbiters; d. opgave van de naam van de gedaagde domeinnaamhouder, alsmede (voor zover bekend bij de klager) gegevens betreffende het adres van gedaagde en/of zijn vertegenwoordiger; e. opgave van de domeinnaam of domeinnamen welke onderwerp is/zijn van de klacht; f. opgave van de Internet Service Provider bij welke de domeinnaam is geregistreerd; g. opgave van de merkrechten waarop de klager zich beroept, met beschrijving van de goederen en diensten waarvoor het merk is gebruikt en bedoeld is te worden gebruikt; h. specificering van de gronden van de klacht (zie hieronder onder 3.4); i. opgave van de verzochte maatregelen. Een klager kan kiezen uit een vordering tot overdracht van de domeinnaam of een vordering tot doorhaling van de domeinnaam 22 ; j. verstrekking van informatie over eventuele lopende of reeds beëindigde procedures welke betrekking hebben op de domeinnaam waarvoor de klacht wordt ingediend; k. de bevestiging dat een kopie van de klacht aan de gedaagde is gezonden op basis van de beschikbare adresgegevens; l. de bevestiging dat de klager, indien het arbitraal vonnis in de betreffende ICANN-Procedure wordt betwist, zich zal onderwerpen aan de rechtsmacht van de rechter in (a) het land waar de hoofdvestiging van de instantie waarbij de domeinnaam is geregistreerd is gesitueerd of (b) het land waar de domeinnaamhouder is gevestigd; m. de bevestiging dat de door de klager verstrekte informatie naar zijn beste weten compleet en accuraat is, en de bevestiging dat de klager slechts de gedaagde domeinnaamhouder kan aanspreken en geen actie zal instellen tegen ICANN, de Registrar, de dispute-resolution service provider en haar arbiters Artikel 3(b) van de ICANN-Rules Zie ook artikel 3 van de WIPO Supplemental Rules 22 Artikel 4(i) van de ICANN-Policy 23 De in artikel 3(b)(xiv) vermelde tekst dient letterlijk te worden overgenomen in de klacht.

5 De klacht kan zich richten op meerdere domeinnamen, zo lang als deze domeinnamen allen worden gehouden door dezelfde domeinnaamhouder. Ook is het mogelijk om de klacht door meerdere klagers tegelijk te laten indienen. Een door de Amerikaanse National Football League (NFL) en een aantal American football-clubs ingestelde zaak over een aantal domeinnamen met daarin opgenomen de namen van de eisende clubs 24 werd in één keer in het voordeel van de diverse eisers beslist. Omwille van de efficiëntie is het ook mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen tot voeging van reeds lopende zaken 25, zolang deze geschillen betrekking hebben op dezelfde klager en gedaagde. 3.2 Ontvangst en doorzending van de klacht De administratieve behandeling van een klacht door de dispute-resolution service provider geschiedt onder zeer korte termijnen. Na ontvangst van de klacht controleert de dispute-resolution service provider of de klacht aan alle administratieve vereisten voldoet, zoals hierboven omschreven. Indien de klacht deficiënties vertoont informeert de dispute-resolution service provider de klager hierover, onder vermelding van de aard van de deficiënties. De klager krijgt vervolgens 5 kalenderdagen om deze deficiënties te verhelpen 26. Indien aan alle administratieve vereisten is voldaan, en indien de klager de verschuldigde taksen (zie onder 2.4.7) heeft voldaan, wordt de klacht binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de taksen doorgezonden aan de gedaagde 27. Bij doorzending van de klacht is het de verantwoordelijkheid van de dispute-resolution service provider dat redelijke maatregelen worden genomen om er zorg voor te dragen dat de klacht de gedaagde daadwerkelijk bereikt 28. Om te voldoen aan bovengenoemd redelijke maatregelen-criterium dient de dispute-resolution service provider de gedaagde daadwerkelijk te bereiken, of te voldoen aan de volgende cumulatieve vereisten: a. zending van de klacht in papieren vorm naar (a) alle postadressen en faxnummers welke zijn opgenomen in de registratiegegevens van de domeinnaam en (b) het door de Registrar verschafte factuuradres; en b. zending van de klacht in elektronische vorm naar alle adressen van de technische-, administratieve- en financiële contactpersonen (welke adressen behoren te zijn opgenomen in de registratiegegevens van de domeinnaam); en c. zending van de klacht in elektronische vorm naar het adres postmaster@<in het geding zijnde domeinnaam>; en d. indien de domeinnaam linkt naar een actieve website, zending van de klacht in elektronische vorm naar elk adres dat op die website staat vermeld; en e. zending van de klacht naar elk adres dat de gedaagde in voorkomende gevallen reeds aan de disputeresolution service provider heeft verstrekt voor toezending van stukken. 24 WIPO D , 26 april 2000, NFL Properties, Inc et a. v. Rusty Rahe. Deze zaak betrof onder meer de domeinnamen arizona-cardinals.com en greenbay-packers.com. 25 Artikel 4(f) van de ICANN-Policy 26 Artikel 4(b) van de ICANN-Rules 27 Artikel 4(a) van de ICANN-Rules 28 Artikel 2(a) van de ICANN-Rules

6 De startdatum van de arbitrage-procedure is de dag waarop de dispute-resolution service provider heeft voldaan aan zijn verplichting tot het nemen van redelijke maatregelen voor toezending van de klacht Verweer door de gedaagde De gedaagde dient binnen 20 dagen na de startdatum van de arbitrageprocedure zijn verweerschrift in te dienen bij de dispute-resolution service provider 30. Het door de gedaagde in te dienen verweerschrift dient de volgende elementen te bevatten 31 : a. een reactie op de stellingen en beschuldigingen vervat in de klacht, alsmede de vermelding van alle gronden op basis waarvan de gedaagde de domeinnaam zou mogen blijven houden en gebruiken; b. verstrekking van gegevens, inclusief adres van de gedaagde en eventueel zijn vertegenwoordiger alsmede opgave van de gewenste methode van communicatie voor elektronische en papieren correspondentie; c. een optionele keuze voor een panel van drie arbiters, indien klager heeft gekozen voor een panel bestaande uit één arbiter (zie hierna onder 2.4.5); d. verstrekking van informatie over eventuele lopende of reeds beëindigde procedures welke betrekking hebben op de domeinnaam waarvoor de klacht wordt ingediend, anders dan reeds naar voren gebracht door klager; e. de bevestiging dat een kopie van het verweer aan de gedaagde is gezonden; f. de bevestiging dat de door de klager verstrekte informatie naar zijn beste weten compleet en accuraat is Gronden voor de klacht De juridisch inhoudelijke beoordeling van de klacht ziet met name op drie cumulatieve vereisten 33 die in elk geval allen dienen te zijn vervuld om de door de klager ingediende eisen toegewezen te krijgen Inbreuk op merkrechten Als eerste cumulatieve vereiste geldt dat de domeinnaam identiek dient te zijn aan een merk van de klager, danwel zodanig gelijkend aan een merk van klager is dat verwarring kan ontstaan. Het begrip merk wordt in de ICANN-Procedure ruim uitgelegd. Naast geregistreerde merken, zoals bijvoorbeeld Nike 34 en Giorgio Armani 35, en niet-geregistreerde merken, zoals sommige namen van beroemdheden (zie hierna onder 4.2, kunnen in sommige gevallen ook algemeen gebruikte benamingen als merk worden 29 Artikel 4(c) van de ICANN-Rules 30 Artikel 5(a) van de ICANN-Rules 31 Artikel 5(b) van de ICANN-Rules 32 De in artikel 5(b)(viii) vermelde tekst dient letterlijk te worden overgenomen in het verweerschrift. 33 Artikel 3(ix) van de ICANN-Rules 34 WIPO D , 19 maart 2001, Nike, Inc. v. Crystal International (o.a. nike-shop.com) 35 WIPO D , 10 mei 2001, GA Modefine S.A. v Namezero.Com (o.a. giorgio-armani.org)

7 aangemerkt. De benaming Staten-Generaal werd bijvoorbeeld in het geschil over de domeinnaam staten-generaal.com als merk van de Staat der Nederlanden aangemerkt Ontbreken rechten of legitiem belang Als tweede cumulatieve vereiste geldt dat de domeinnaamhouder geen rechten of legitiem belang heeft met betrekking tot de in het geding zijnde domeinnaam 37. In de ICANN-Policy zijn drie niet-limitatieve gronden opgenomen op basis waarvan de gedaagde kan aantonen dat hij een recht of legitiem belang heeft bij registratie en gebruik van de domeinnaam. Voor de klager is het derhalve zaak om onderbouwd te betogen dat de gedaagde geen recht of legitiem belang heeft. Als eerste grond kan domeinnaamhouder aantonen dat hij de domeinnaam reeds voordat hij van de lopende procedure op de hoogte werd gesteld op bona fide wijze gebruikte voor het aanbieden van goederen of diensten. Ook indien de domeinnaamhouder kan aantonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen om met een dergelijk gebruik te starten kan een beroep worden gedaan op deze grond. Op deze grond werd met succes een beroep gedaan in een geschil over de domeinnaam musicunited.com 38. Het Duitse Music United.com AG trachtte hierin de overdracht van de musicunited.com domeinnaam te bewerkstelligen, onder meer met een beroep op haar handelsnaamrecht. De gedaagde was van plan om onder de domeinnaam een muziek-website op te zetten, naast een reeds door hem onder een andere domeinnaam opgezette muziek-website, en kon dit onderbouwen. Dit werd als voldoende legitiem belang aangenomen. Op grond van de ICANN-Rules is het voldoende als wordt aangenomen dat de domeinnaamhouder een recht of legitiem belang heeft bij de registratie en het gebruik van de domeinnaam. Voor een belangenafweging is in beginsel geen ruimte. Echter, vreemd genoeg vond in de barcelona.com-zaak 39 wel een belangenafweging plaats. Voor de houder van de domeinnaam barcelona.com werd weliswaar een legitiem belang aangenomen, echter de arbiter oordeelde dat de stad Barcelona een beter recht en een meer legitiem belang had, waarna overdracht van de domeinnaam werd bevolen. Een tweede grond waarop een beroep kan worden gedaan door de domeinnaamhouder is de omstandigheid dat de houder, als individu, bedrijf of organisatie, algemeen bekend is onder de domeinnaam. Het hebben van merkrechten op de in de domeinnaam vervatte term is hiervoor geen vereiste. In de door uitgeverij Penguin Books ingestelde penguin.org-zaak 40 werd aangenomen dat de domeinnaamhouder reeds jaren de naam Penguin als bijnaam had, en derhalve een recht en legitiem belang had tot het gebruik van de domeinnaam. Een derde grond voor aantoning dat een domeinnaamhouder een recht of legitiem belang heeft is de situatie waarin de domeinnaamhouder op legitieme niet-commerciële wijze gebruik maakt van de domeinnaam, zonder het misleiden van consumenten met een oogmerk van commercieel gewin en zonder 36 WIPO D , 3 juni 2001, The State of the Netherlands v. Goldnames Inc. 37 Artikel 4(c) van de ICANN-Policy 38 WIPO D , 7 november 2000, Music United.com AG vs. J. Nauta 39 WIPO D , 4 augustus 2000, Excelentisimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc 40 WIPO D , 20 mei 2000, Penguin Books Limited v. The Katz Family and Anthony Katz

8 de reputatie van het merk van de klager te schaden. Een beroep op dit argument werd, met een verwijzing naar vrijheid van meningsuiting, beloond in het geschil over bridgestone-firestone.net 41. Deze domeinnaam werd door de houder gebruikt als forum voor het uiten van kritiek en commentaar op zijn oude werkgever, Bridgestone Firestone, Inc Registratie en gebruik te kwader trouw Tenslotte geldt als derde cumulatieve vereiste dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Als niet-limitatief bewijs voor registratie en gebruik van de domeinnaam te kwader trouw worden in de ICANN-Policy een aantal omstandigheden omschreven 42. Ten eerste is er sprake van registratie te kwader trouw indien de domeinnaamhouder de domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het oogmerk van verkoop, verhuur of andere vorm van overdracht aan de klager, danwel aan een concurrent van die klager, tegen een vergoeding die een vergoeding voor de registratiekosten te boven gaat. Een duidelijke zaak betrof de domeinnaam microsoft.org 43 waaraan de domeinnaamhouder een webpagina had gehangen met daarop de tekst If you want this domain name, please contact me. Van kwader trouw is tevens sprake indien de domeinnaamhouder stelselmatig domeinnamen registreert met het oogmerk een merkhouder te verhinderen om een domeinnaam met daarin vervat zijn merk te registreren. Om onder deze voorwaarde kwader trouw aan te tonen is het derhalve van belang dat aangetoond wordt dat de domeinnaamhouder meerdere domeinnamen met daarin merknamen vervat heeft geregistreerd. Deze grond werd onder meer aangenomen in een zaak tussen de Canadese overheid en een ingezetene van Canada, die ruim 30 domeinnamen met daarin de namen van Canadese overheidsorganisaties had geregistreerd 44, hetgeen registratie door de Canadese overheid zelf uiteraard onmogelijk maakte. De derde mogelijkheid voor het aantonen van registratie en gebruik te kwader trouw is de situatie waarin de domeinnaamhouder de domeinnaam heeft geregistreerd met het doel de bedrijfsvoering van een concurrent te frustreren. Deze grond voor kwader trouw werd onder meer aangenomen in het geschil over geniebooks.com 45. Deze domeinnaam werd geregistreerd door de directeur van een andere boekenaanbieder, Roxybooks.com, direct nadat hij op de hoogte was geraakt van het businessplan van een vertrekkende collega, die met het opstarten van Geniebooks.com een directe concurrent van zijn bedrijf zou worden. Tenslotte wordt kwader trouw aangenomen indien de domeinnaamhouder de domeinnaam opzettelijk gebruikt om bezoekers naar zijn website te leiden voor commercieel gewin, danwel verwarring met het 41 WIPO D , 6 juli 2000, Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation v. Jack Myers 42 Artikel 4(b) van de ICANN-Policy 43 WIPO D , 10 april 2000, Microsoft Corporation b. Amit Mehrotra 44 WIPO D , 30 juni 2001, Government of Canada v. David Bedford a.k.a. Domainbaron.com (o.a. canadiancustoms.com, canadacouncil.com en governmentofcanada.com) 45 WIPO D , 26 juli 2000, Geniebooks.com Corporation v. William E. Merritt

9 merk van de klager creëert met betrekking tot de herkomst, sponsoring, of aanbeveling van de website van de domeinnaamhouder of daarop aangeboden producten. Deze handelswijze wordt onder meer toegepast door het zogenaamde typosquatting, waarbij een domeinnaam wordt geregistreerd die bijvoorbeeld één letter afwijkt van een bekende domeinnaam. Een voorbeeld van een dergelijke registratie te kwader trouw is de registratie van de domeinnaam nstscape.com (welke één letter afwijkt van de domeinnaam netscape.com), waarmee de argeloze bezoeker werd doorgelinkt naar een website met pornografische afbeeldingen Keuze arbiters Bij de indiening van de klacht dient de klager aan te geven of hij wenst dat op de klacht wordt beslist door een panel van één danwel drie arbiters. Met een keuze voor drie arbiters zijn hogere kosten verbonden (zie hieronder), echter het kan de kans op verkeerde of eigenzinnige 47 uitspraken van een enkele arbiter verkleinen. Indien wordt gekozen voor één arbiter, dan kiest de dispute-resolution service provider de betreffende arbiter 48 uit een door haar opgestelde een publiekelijk beschikbare lijst 49, waarin onder meer een kort CV van elke arbiter is opgenomen 50. Indien de klager bij indiening van de klacht heeft aangegeven dat het geschil dient te worden beslecht door een panel van drie arbiters, dan draagt de klager in de klacht de namen van drie gewenste arbiters voor, op basis van bovengenoemde lijst 51. De gedaagde dient in zijn verweer een zelfde aantal arbiters voor te dragen 52. Indien de behandeling van het geschil door een panel van drie arbiters wordt verzocht door de gedaagde, wordt de klager alsnog in de gelegenheid gesteld om drie arbiters voor te dragen 53. De dispute-resolution service provider kiest vervolgens de drie arbiters in het panel, waarbij er naar wordt gestreefd om één door de klager voorgedragen arbiter en één door de gedaagde voorgedragen arbiter in het panel op te nemen. Voor de keuze van de derde arbiter wordt door de dispute-resolution service provider een lijst van vijf arbiters naar de klager en de gedaagde gezonden. Op basis van het door de klager en de gedaagde op deze lijst te leveren commentaar kiest de dispute-resolution service provider de derde arbiter. 46 WIPO D , 9 juni 2001, Netscape Communications Corp. vs Baltic Consultants Limited 47 Zie bijvoorbeeld de eerder genoemde NFL-zaak (noot 24), waarin nadat de gedaagde onder meer stelde dat hij de domeinnamen in eerste instantie had geregistreerd om zijn kinderen de werking van het Internet te tonen, de arbiter de volgende afsluitende opmerking plaatste: The presiding Panelist also encourages Respondent s children Jordan and Alexa to continue using and learning about the Internet. Dispute resolution is a common and necessary part of using the Internet. The transfer of the Domain Names to Complainants should not discourage Jordan and Alexa from choosing other domain names unrelated to Complainants and participating in this wonderful, new world of information sharing. 48 Artikel 6(b) van de ICANN-Rules 49 Artikel 6(a) van de ICANN-Rules 50 De door de WIPO opgestelde lijst is te vinden op: 51 Artikel 3(b)(iv) van de ICANN-Rules 52 Artikel 5(b)(iv) van de ICANN-Rules 53 Artikel 6(d) van de ICANN-Rules

10 3.6 Beslissing op de klacht Nadat het panel van arbiters is benoemd zendt de dispute-resolution service provider het dossier, bestaande uit de klacht van eiser en het verweer van gedaagde, naar het panel 54. In de ICANN-Rules zijn enkele beginselen van goede procesorde 55 verwoord, waaraan het panel zich dient te houden. Zo dient het panel zeker te stellen dat partijen gelijkelijk worden behandeld, en elk een redelijke mogelijkheid krijgen om hun zaak te onderbouwen. Daarnaast dient het panel er zorg voor te dragen dat de procedure met voortvarendheid wordt gevoerd. Indien de gedaagde geen verweer voert, zal het panel het geschil beslechten op basis van de door de klager overgelegde klacht met bijbehorende bijlagen 56. Dit leidt, zoals niet zal verbazen, in een groot aantal gevallen tot toewijzing van de klacht. Een vreemde uitspraak werd gedaan over de domeinnaam stmoritz.com 57, ingesteld door de gelijknamige Zwitserse stad. De gedaagde in deze zaak, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, reageerde niet. De arbiter concludeerde in deze zaak echter op basis van eigen onderzoek van de website van gedaagde dat er geen sprake was van kwader trouw, en wees de vordering tot overdracht van de domeinnaam af. De beslissing van het panel dient in normale gevallen binnen veertien dagen na benoeming van het panel te worden genomen 58. De beslissing wordt door het panel naar de dispute-resolution service provider gezonden, welke deze binnen drie dagen na ontvangst doorzendt naar partijen, de betreffende Registrar en ICANN 59. Daarnaast wordt de beslissing op de website van de dispute-resolution service provider gepubliceerd 60. Het instellen van hoger beroep tegen een beslissing in de ICANN-Procedure is niet mogelijk onder de ICANN-Policy en de ICANN-Rules. Onbevredigende uitspraken kunnen derhalve slechts in een afzonderlijke civiele procedure worden aangevochten (zie ook onder 5.). 3.7 Kosten De kosten voor de ICANN-Procedure worden vastgesteld door de dispute-resolution service provider. De door de WIPO berekende kosten hangen af van het aantal domeinnamen dat onderwerp is van geschil, en van het aantal arbiters dat zitting neemt in het panel 61. Voor een geschil dat betrekking heeft op 1 tot en met 5 domeinnamen brengt de WIPO $ in rekening indien het geschil door één arbiter wordt 54 Artikel 9 van de ICANN-Rules 55 Artikelen 10(b)-(c) van de ICANN-Rules 56 Artikel 5(d) van de ICANN-Rules 57 WIPO D , 17 augustus,2000, Kur- undverkehrsverein St. Moritz v. St. Moritz.com 58 Artikel 15(b) van de ICANN-Rules 59 Artikel 16(a) van de ICANN-Rules 60 Zie voor een overzicht van WIPO-uitspraken over gtld domeinnamen: 61 Artikel 9 van de WIPO Supplemental Rules jo. Annex D bij de WIPO Supplemental Rules (

11 beslecht, en een bedrag van $ indien het geschil wordt beslecht door een panel van drie arbiters. Voor een geschil dat betrekking heeft op 6 tot en met 10 domeinnamen wordt respectievelijk $ en $ in rekening gebracht. De kosten van de ICANN-Procedure worden in beginsel gedragen door de klager 62, zij het dat partijen zelf de kosten van hun eventuele juridische bijstand dragen. Indien de gedaagde gebruik maakt van zijn recht om het panel van arbiters uit te breiden van één naar drie arbiters, dan worden de door de disputeresolution service provider in rekening gebrachte kosten gelijkelijk verdeeld over de partijen. Daarnaast kunnen in uitzonderlijke gevallen additionele kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in het geval dat er een hoorzitting wordt gehouden Jurisprudentie Bij de WIPO zijn sinds de invoering van de ICANN-Procedure meer dan 2600 klachten ingediend, welke merendeels zijn beslecht. De uitspraken van het WIPO Arbitration and Mediation Center zijn grofweg in te delen in de volgende categorieën: domeinnamen met daarin vervat het merk van een derde, domeinnamen welke de naam van een beroemdheid bevatten, typo-squatting -domeinnamen, domeinnamen met daarin vervat de namen van steden, sucks -domeinnamen en Reverse Domain Name Hijacking. Hierna volgen enkele voorbeelden van genoemde categorieën. 4.1 Merken De meest voor de hand liggende categorie domeinnamen is die waarin een merk van een derde is vervat. De meeste door de WIPO gedane uitspraken betreffen domeinnamen in deze categorie, welke vaak door cybersquatters worden geregistreerd, al dan niet met het enkele oogpunt om de domeinnaam aan de merkhouder te verkopen. Een voorbeeld van een dergelijke domeinnaam is philips2000.com, met daarin vervat het woordmerk PHILIPS. Aangenomen werd dat de houder van de domeinnaam, die geen verweer voerde, geen legitiem belang had bij het houden van de inbreukmakende domeinnaam 64. In een soortgelijke zaak over de domeinnaam philipsdigital.com, werd echter aangenomen dat, nu de houder geen verweer voerde, niet duidelijk was of een legitiem belang ontbrak, waarop de gevorderde domeinnaam-overdracht werd afgewezen 65. Het bezitten van een sterk merk is derhalve geen garantie voor automatische toewijzing van de klacht. 4.2 Beroemdheden In de diverse uitspraken onder de ICANN-Procedure is aangenomen dat beroemdheden merkrechten kunnen claimen op hun eigen naam of artiestennaam, zelfs als een dergelijke naam niet als merk is 62 Artikel 4(g) van de ICANN-Policy 63 Artikel 19(d) van de ICANN-Rules 64 WIPO D , 20 juni 2001, Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Chekroun Av 65 WIPO D , 2 april 2001, Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Jaaska (or Jääskä) Kaketti

12 geregistreerd. Voorbeelden zijn de uitspraken in de zaken over celinedion.com 66, juliaroberts.com 67 en madonna.com 68. In de zaak over edwardvanhalen.com 69 verloor de muzikant echter van de domeinnaamhouder, een fan met plannen om een fanclub-website zonder commercieel oogmerk op te zetten, omdat kwader trouw afwezig zou zijn. Kwader trouw werd tevens niet aangenomen in de door zanger Sting ingestelde zaak over de domeinnaam sting.com 70, aangezien onder meer niet bewezen werd geacht dat de houder van de domeinnaam deze had geregistreerd met het oogmerk deze te gebruiken voor het trekken van bezoekers naar een website. 4.3 Typo-squatting Van typo-squatting is sprake indien een domeinnaamhouder tracht voordeel te trekken uit veel gemaakte typefouten bij het intypen van een domeinnaam. Te denken valt hierbij aan verkeerd typen of het omwisselen van letters (zie bijvoorbeeld de eerder genoemde zaak over nstscape.com), het op verkeerde wijze ingeven van de domeinnaam, zoals yhahoo.com of yiahoo.com 71 of het intypen van de domeinnaam zonder punt, zoals wwwpioneer.com 72. In alle genoemde zaken werd overdracht van de domeinnamen bevolen, onder meer omdat door registratie en gebruik van de gewraakte domeinnamen inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van de verschillende eisers. 4.4 Steden Bij de beoordeling van geschillen over domeinnamen met daarin vervat de naam van een stad, of andere geografische aanduiding, komt aan de orde of een geografische aanduiding als merk kan dienen. In de reeds eerder genoemde zaken over de domeinnamen barcelona.com en stmoritz.com werd op deze vraag niet ingegaan, nu beide steden hun stadsnamen hadden geregistreerd als merk. In de door de Australische stad Brisbane aanhangig gemaakte procedure over de domeinnaam brisbanecity.com 73 bestond geen merkregistratie voor de stadsnaam. De arbiter overwoog hier dat een geografische locatie, waaronder de naam van een stad, behoudens tegenbewijs niet kan worden aangemerkt als een merk zoals bedoeld in de ICANN-Policy. Het verzoek tot overdracht van de domeinnaam werd dan ook afgewezen. 66 WIPO D , 13 februari 2001, Celine Dion and Sony Music Entertainment (Canada) Inc. v. Jeff Burgar operating or carrying on business as Celine Dion 67 WIPO D , 29 mei 2000, Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd 68 WIPO D , 20 juli 2000, Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan 69 WIPO D , 20 december 2000, Edward Van Halen v. Deborah Morgan 70 WIPO D , 20 juli 2000, Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan 71 WIPO D , 14 juni 2000, Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, et al., waarin de gedaagde 37 varianten van het merk YAHOO had geregistreerd. 72 WIPO D , 22 mei 2001, Pioneer Hi-Bred International v. Ingescom and Samuel Duren. Deze uitspraak bevat een uitgebreid overzicht van eerdere typo-squatting zaken. 73 WIPO D , 7 mei 2001, Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty. Ltd.

13 De domeinnaam amsterdam.com zou een interessante zaak kunnen opleveren. Deze domeinnaam wordt niet gehouden door de Nederlandse hoofdstad, maar door een Amerikaanse onderneming, die de domeinnaam doorlinkt naar een website met de veelbelovende naam escort.com. 4.5 Sucks -domeinnamen Een afzonderlijke categorie van domeinnamen zijn de zogenaamde sucks -domeinnamen: domeinnamen met daarin een merknaam, veelal de naam van een onderneming, gevolgd door het woord sucks of een term van gelijke strekking. De WIPO-arbiters nemen in het algemeen aan dat registratie van een dergelijke domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van de klager, waarbij wordt aangenomen dat de houders van de sucks -domeinnamen geen legitieme reden hebben voor het houden van een dergelijke domeinnaam. Voorbeelden zijn dixonsucks.com 74, guinness-beer-really-really-sucks.com 75, natwestsucks.com 76 en walmartcanadasucks.com 77. Een uitzondering op bovengenoemde uitspraken vormt de zaak over lockheedmartinsucks.com 78. Hierin werd aangenomen dat indien een domeinnaam de combinatie van een merk met het element sucks bevat, het voor een Internet-gebruiker duidelijk moet zijn dat deze domeinnaam niet toebehoort aan de houder van het merk. Van merkenrechtelijke verwarring zou dan, volgens de betreffende arbiter, geen sprake kunnen zijn. 4.6 Reverse Domain Name Hijacking Indien een klacht wordt ingediend door een klager terwijl deze weet of behoort te weten dat de domeinnaamhouder een legitiem belang heeft in het gebruik van de domeinnaam, dan kan door de arbiters worden bepaald dat er sprake is van Reverse Domain Name Hijacking 79. Het toekennen van de kwalificatie Reverse Domain Name Hijacking aan een ingediende klacht houdt in dat de arbiters van mening zijn dat er sprake is van misbruik van de ICANN-Procedure, waarbij de klager te kwader trouw tracht de domeinnaam van de verweerder in handen te krijgen Tot op heden is er slechts in een beperkt aantal gevallen aangenomen dat een klager de procedure te kwader trouw heeft gebruikt voor Reverse Domain Name Hijacking. Een reden voor het aannemen van Reverse Domain Name Hijacking was onder meer dat de gedaagde al meer dan vijf jaren op bona fide wijze gebruik maakte van de domeinnaam (dw.com 80 ). Ook werd kwader trouw aangenomen bij een klacht van een houder van een weinig onderscheidend merk dat slechts voor een beperkte groep waren 74 WIPO D , 13 augustus 2000, Dixons Group PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd. 75 WIPO D , 22 oktober 2000, Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol, waarin 11 domeinnamen met daarin de woorden Guinness en sucks in het geding waren. 76 WIPO D , 13 augustus 2000, National Westminister Bank PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd. 77 WIPO D , 20 juli 2000, Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmart Puerto Rico 78 WIPO D , 26 januari 2001, Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi 79 Artikel 15(e) van de ICANN-Rules 80 WIPO D , 2 januari 2001, Deutsche Welle v. DiamondWare Ltd.

14 was geregistreerd (munten en edelmetaal), en waarmee werd getracht een domeinnaam die te goeder trouw voor totaal andere diensten werd gebruikt (advisering) in handen te krijgen (goldline.com 81 ). In twee zaken werd Reverse Domain Name Hijacking aangenomen, mede omdat de klagers zich in de procedure en de processtukken onnodig grievend of beschuldigend hadden uitgelaten over de gedaagde (k2r.com 82 en ode.com 83 ). 5. Tenuitvoerlegging van het arbitraal vonnis Indien de uitspraak in een ICANN-Procedure gunstig voor de klager uitvalt, en derhalve de overdracht of doorhaling van de in het geding zijnde domeinnaam behelst, zal de uitspraak automatisch ten uitvoer worden gelegd. De dispute-resolution service provider zendt de uitspraak binnen drie dagen na ontvangst van het panel door naar de Registrar 84. De Registrar informeert daarop onmiddellijk de partijen in het geschil, de dispute-resolution service provider en de ICANN over de datum van tenuitvoerlegging van de uitspraak. De Registrar zal de uitspraak 10 werkdagen na ontvangst van de uitspraak van de dispute-resolution service provider ten uitvoer leggen 85. De daadwerkelijke tenuitvoerlegging zal dan bestaan uit het aantekenen van de overdracht van de domeinnaam naar de klager, danwel de doorhaling van de domeinnaam. De tenuitvoerlegging van de uitspraak kan slechts worden geschorst indien de Registrar binnen bovengenoemde periode van 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging ontvangt dat de gedaagde een civiele procedure is begonnen tegen de klager in een jurisdictie waaraan de klager zich heeft onderworpen 86. Zoals hiervoor al werd vermeld, onderwerpt de klager zich in zijn klaagschrift aan de jurisdictie van (a) het land waar de hoofdvestiging van de instantie waarbij de domeinnaam is geregistreerd is gesitueerd en (b) het land waar de domeinnaamhouder is gevestigd 87. Een domeinnaamhouder kan de civiele procedure derhalve in zijn eigen land instellen. Bij ontvangst van schriftelijk bewijs dat de domeinnaamhouder een civiele procedure heeft ingesteld tegen de klager wordt de tenuitvoerlegging van de uitspraak geschorst. De Registrar zal geen verdere actie ondernemen met betrekking tot de domeinnaam totdat hij (a) voldoende bewijs ontvangt over een door partijen getroffen schikking, (b) voldoende bewijs ontvangt dat de ingestelde civiele procedure is ingetrokken of de vorderingen zijn afgewezen of (c) een kopie van een gerechtelijk vonnis waarin wordt vastgesteld dat de domeinnaamhouder geen recht heeft om de domeinnaam te blijven gebruiken. 81 WIPO D , 4 januari 2001, Goldline International, Inc. v. Gold Line 82 WIPO D ,23 augustus 2000, K2r Productie AG v. Jeremie Trigano 83 WIPO D , 1 mei 2001, John Ode d/ba ODE and ODE - Optimum Digital Enterprises v. Intership Limited 84 Artikel 16(a) van de ICANN-Rules 85 Artikel 4(k) van de ICANN-Policy 86 Artikel 4(k) van de ICANN-Policy 87 Artikel 3(b)(xiii) van de ICANN-Rules

15 De vraag is nu wat voor vordering de domeinnaamhouder zal moeten instellen om de tenuitvoerlegging van de uitspraak in de ICANN-Procedure op te schorten. De ICANN-Policy geeft hierover geen enkele aanwijzing. De gedaagde domeinnaamhouder is tot het moment van tenuitvoerlegging nog houder van de in het geding zijnde domeinnaam. De domeinnaamhouder zal derhalve een vordering dienen in te stellen op basis waarvan hij zijn domeinnaam zal kunnen blijven houden. Het vorderen van een verklaring voor recht, inhoudende dat de domeinnaamhouder gerechtigd is om de domeinnaam te houden en te blijven houden, danwel een verklaring voor recht dat de domeinnaamhouder geen inbreuk maakt op de rechten van de klager, lijkt de meest gerede oplossing. De klager in de oorspronkelijke ICANN-Procedure kan uiteraard een reconventionele vordering instellen, welke bijvoorbeeld een verbod tot gebruik van de domeinnaam kan inhouden. Een dergelijke vordering kan bijvoorbeeld op eventuele merkrechten van de klager worden gegrond. In de Verenigde Staten worden mondjesmaat civiele procedures ingesteld tegen uitspraken onder de ICANN-Procedure 88. Het wachten is nu op de eerste vergelijkbare Nederlandse procedure. 6. Conclusie Door het gebruik van de mogelijkheden die de ICANN-Rules bieden kunnen merkgerechtigden tegen betrekkelijk lage kosten, en op een snelle manier, optreden tegen cybersquatters. In het algemeen leidt dit tot voor merkhouders bevredigende resultaten. Met name in eenvoudige gevallen, zoals zaken waarin een cybersquatter een domeinnaam met daarin het geregistreerde merk van een ander registreert, is de ICANN-Procedure een efficiënte manier van optreden. De mogelijkheid om een civiele procedure voor een nationale rechter in te stellen, maakt echter dat de snelheid van de ICANN-Procedure alsnog teniet kan worden gedaan. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de ICANN-Procedure zich minder leent voor zaken waaraan meer ingewikkelde merkgeschillen ten grondslag liggen. De door de arbiters van het Mediation and Arbitration Center van de WIPO gedane uitspraken onder de ICANN-Procedure voldoen in sommige gevallen niet aan de eisen van kwaliteit en onderbouwing die mogen worden verwacht. In een aantal ogenschijnlijk gelijke zaken zijn bijvoorbeeld tegenstrijdige uitspraken gedaan, en in sommige gevallen wordt de ICANN-Policy te nauw of juist te ruim uitgelegd. Het creëren van de mogelijkheid tot het instellen van een hoger beroep in de ICANN-Procedure zou dan ook efficiënte manier zijn om dergelijke uitspraken aan een hernieuwde toetsing te onderwerpen. De ICANN-Procedure is ingesteld naar aanleiding van aanbevelingen welke zijn opgenomen in het WIPO-Rapport, met daarin de bevindingen van de First WIPO Internet Domain Name Process. In dit eerste rapport werd reeds door WIPO onderkend dat domeinnaamkaping niet alleen problemen oplevert voor houders van merkrechten, maar dat ook rechthebbenden op andere aanduidingen getroffen door cybersquatters kunnen worden getroffen. Toch heeft dit inzicht niet geleid tot een ICANN-Policy waarin dit wordt gereflecteerd. 88 Zie voor een (niet-uitputtend) overzicht van lopende civiele procedures:

16 Onder de ICANN-Policy wordt momenteel met name bescherming verleend aan merkgerechtigden in de brede zin van het woord. In vervolg op bovengenoemd WIPO-Rapport is de WIPO dan ook een vervolgonderzoek gestart: het Second WIPO Internet Domain Name Process 89. In dit vervolgonderzoek wordt onder meer aandacht besteed aan de mogelijkheden voor bescherming van andere aanduidingen, zoals handelsnamen en geografische benamingen. Verwacht kan worden dat dit vervolgonderzoek 90 zal dienen als basis voor aanpassing van de ICANN-Rules. Op domeinnamengebied zijn dan ook nog interessante ontwikkelingen te verwachten. Ondertussen wachten wij met spanning op de eerste uitspraken van een Nederlandse rechter waarin een WIPO-uitspraak aan de kaak wordt gesteld De voorlopige bevindingen zijn vervat in het Interim Report of the Second WIPO Domain Name Process, getiteld The recognition of rights and the use of names in the Internet Domain Name System, te vinden op