meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

Transcriptie

1 meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

2

3 De 10 meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

4 Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus AV UTRECHT t: (030) f: (030) e: evertvangelderen@degierstam.nl w: Contactpersoon merkenrecht: Evert van Gelderen evertvangelderen@degierstam.nl Vanzelfsprekend is de inhoud van deze brochure met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie bevat echter geen juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). De informatie vervat in deze brochure wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De Gier Stam & Advocaten kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte informatie aanvaarden. Versie 1.3 november 2010 DGS

5 Inleiding Iedereen is bekend met merken. Rituals, Wolky en De Gier Stam & Advocaten zijn daar voorbeelden van. Merken zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar ook in het handelsverkeer. Merken hebben verschillende functies, zoals een herkomstfunctie (je weet van wie het product afkomstig is) of een vertrouwensfunctie (het is van een bepaald merk, dus het zal goed zijn). Maar merken gaan verder. Sommige merken bieden een way of life. Een bekend en/of een sterk merk is voor een onderneming van onschatbare (commerciële) waarde. Het is dan ook niet vreemd dat juridische geschillen over merken regelmatig de publiciteit halen. Het merkenrecht is uitgebreid en complex. Aan de hand van tien vragen zullen om die reden enkel de basics van het Merkenrecht aan bod komen. De volgende tien vragen worden in deze brochure besproken: 1. Wat is een merk(recht)? 2. Waar geldt het merk? 3. Wat zijn de vereisten voor een merk? 4. Hoe wordt een merk verkregen? 5. Wat kost een merk? 6. Wat kan ik met een merk? 7. Kan een geur, kleur of klank een merk zijn? 8. Kan ik een Merkenrecht overdragen? 9. Wat is een merklicentie? 10. Wanneer eindigt een merk? Merkenrecht De Gier Stam & pagina 3

6 1. Wat is een merk(recht)? De herkomstfunctie en de vertrouwensfunctie van een merk kwamen in de inleiding van deze brochure al aan bod. Het Merkenrecht beschermt echter niet alleen/primair de consument. Het Merkenrecht heeft juist de bedoeling de houder van het merk te beschermen. Hij kan met behulp van een Merkenrecht namelijk voorkomen dat een ander er met zijn merk vandoor gaat, of een teken (woord of logo) gebruikt dat teveel overeenstemt. In de praktijk bestaan er verschillende soorten merken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woordmerken, beeldmerken en vormmerken. Dat zijn merken die respectievelijk bestaan uit tekst (een woord of een naam), bestaan uit een tekening of symbool (bijvoorbeeld het logo van De Gier Stam) of bestaan uit driedimensionale vormen (het flesje van Coca Cola). Een Merkenrecht is kort gezegd het recht van de merkhouder (een onderneming of een natuurlijke persoon) om als enige ( met uitsluiting van ieder ander ) een merk te mogen gebruiken en op commerciële wijze te exploiteren. Zo mag niemand anders dan Rituals badschuim verkopen met het logo van Rituals erop, niemand anders schoenen onder het merk Wolky verhandelen en zal De Gier Stam & Advocaten niet hoeven dulden dat een ander advocatenkantoor dezelfde naam gebruikt. Naast het merk van de afzonderlijke merkhouder, het zogenaamde individuele merk, bestaan er ook collectieve merken (hoewel die minder vaak voorkomen). Het wolmerk is een voorbeeld van zo n collectief merk. Alleen diegenen die voldoen aan de gestelde eisen, mogen dat logo op hun producten afbeelden. De Gier Stam & pagina 4 De meeste gestelde vragen over

7 2. Waar geldt een merk? Een (rechts)persoon die een merk wil deponeren, kan zelf kiezen in welke landen dat merk beschermd dient te worden. Met andere woorden: de territoriale gelding van een merk kan zo groot worden gemaakt (of zo klein worden gehouden) als men zelf wenst. Uiteraard is bescherming voor een groot aantal landen veel kostbaarder, dan bijvoorbeeld bescherming in alleen Duitsland (zie hierna vraag 5). Nederland Er bestaat geen Nederlands Merkenrecht (dus voor Nederland alleen). Wel een Beneluxmerk. Voor het depot van een Beneluxmerk kun je terecht bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) te Den Haag. Het merk wordt dan tegelijk voor België, Nederland en Luxemburg ingeschreven, zodat de merkhouder tegen inbreuk in alle drie de landen (tegelijk) op kan treden. Europa Voor bescherming in de gehele Europese Unie kan een zogenaamd Gemeenschapsmerk worden aangevraagd. Dat kan worden gedaan bij het OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) te Alicante, Spanje. Het Gemeenschapsmerk is gemakkelijk, want in één klap levert het bescherming op in alle 27 landen die momenteel lid zijn van de Europese Unie. De rest van de wereld Het is ook mogelijk om een internationale aanvraag te doen. Daarvoor kan de aanvrager terecht bij het WIPO (World Intellectual Property Organization) te Genève, Zwitserland. Als een onderneming haar merk bijvoorbeeld in Nederland, de Verenigde Staten en Mexico zou willen beschermen, dan kan dat in één aanvraag. Bij het WIPO kan op dit moment voor 184 landen, uiteenlopend van Albanië tot Zambia, een merk worden aangevraagd. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 5

8 3. Wat zijn de vereisten voor een merk? Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zo zegt het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Het belangrijkste vereiste dat aan een merk gesteld wordt, is het onderscheidend vermogen. Dat wil zeggen, dat een merk geschikt moet zijn om een product/ dienst van andere producten/diensten te onderscheiden en om te laten zien dat het product/dienst afkomstig is van een bepaalde onderneming. Als men over het onderscheidend vermogen wil oordelen, kijkt men naar de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument. Een teken dat te eenvoudig is en vaak wordt gebruikt, bijvoorbeeld alleen een stip, cirkel of een vierkant zal niet snel onderscheidend zijn. Daarnaast mag een merk het product of de dienst niet beschrijven. Een voorbeeld: Het merk appel voor appels is beschrijvend en zal dus als merk worden geweigerd. Maar het merk appel voor computers is wél mogelijk. Een ander vereiste is dat een merk nooit in strijd mag zijn met de goede zeden of de openbare orde. Een scheldwoord inschrijven kan dus niet. Ook mag het merk niet misleidend zijn voor het publiek. Als het publiek het merk ziet, mag het geen onjuiste indruk krijgen ten aanzien van de aard, de herkomst of de kwaliteit van de producten of diensten. Ook vlaggen, wapens of andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties kunnen over het algemeen niet worden gemonopoliseerd (denk bijvoorbeeld aan de EU-vlag) en dus niet worden ingeschreven. De Gier Stam & pagina 6 De meeste gestelde vragen over

9 4. Hoe wordt een merk verkregen? In Europa en de Benelux kan alleen een merk worden verkregen door depot en inschrijving in een merkenregister. Alleen degene met een ingeschreven merk kan optreden tegen inbreuk, daar is de wet heel duidelijk in. Dit in tegenstelling tot landen als Peru, Noord Amerika en Colombia, waarbij het recht al ontstaat door het enkele eerste gebruik. Het verloop van een inschrijving is als volgt: Eerst doet men aanvraag tot inschrijving, het zogenaamde verrichten van een depot. Het BBIE of het OHIM kijken dan of de formele gegevens aanwezig zijn, zoals de naam en het adres van de deposant, het merk, en een omschrijving van de waren of diensten. Als alles in orde is, wordt de aanvraag tot inschrijving gepubliceerd. Ook buigt het betreffende merkenbureau zich inhoudelijk over de inschrijving en gaat het na of het (toekomstige) merk valt onder van één van de weigeringsgronden en of er eerdere inschrijvingen voor dat merk zijn verricht. Als het merkenbureau bijvoorbeeld oordeelt dat het merk beschrijvend is, wordt de inschrijving geweigerd. Het merkenbureau kan echter niet weigeren het merk in te schrijven als het ontdekt dat het al eerder door een ander is gedeponeerd. Alleen de houder van die eerdere inschrijving kan bezwaar aantekenen. Na de publicatiedatum heeft een dergelijke oudere merkhouder daar twee maanden de tijd voor. Dat wordt oppositie genoemd. Als alle stappen met succes zijn doorlopen, wordt het merk geaccepteerd en wordt het door het merkenbureau officieel ingeschreven. Tegenwoordig bestaat er voor de Benelux, naast de gebruikelijke manier van inschrijven, ook de mogelijkheid tot een spoedinschrijving. Men krijgt dan al binnen enkele dagen een Merkenrecht, waardoor men ook eerder tegen inbreuk op kan treden. Als later echter blijkt dat het merk niet aan de vereisten voldoet, bijvoorbeeld als het onderscheidend vermogen ontbreekt, kan het weer worden doorgehaald. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 7

10 Een merk wordt gedeponeerd voor bepaalde waren of diensten met behulp van de zogenaamde klassenindeling (indeling in categorieën). In de Nice Classificatie, een internationaal gebruikte en algemeen aanvaarde standaard, worden de verschillende klassen aangeduid. Als de merkhouder zijn merk wil registreren, moet hij in de aanvraag aangeven voor welke klassen hij bescherming zoekt en, binnen die klassen, nader omschrijven voor welke producten/diensten hij zijn merk wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor cosmetica (klasse 3), kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25) of juridische diensten (klasse 42). De Gier Stam & pagina 8 De meeste gestelde vragen over

11 5. Wat kost een merk? Hoeveel het kost om een merk in te schrijven, is afhankelijk van het gebied waarin men dat merk beschermd wil hebben. Een indicatie: indien de houder zijn merk alleen in de Benelux wil inschrijven, betaalt hij zo n # 240 voor de inschrijving zelf. Indien een Europees merk wordt aangevraagd, dan vraagt het OHIM daar rond de # voor. Bij internationale inschrijving geldt dat de zogenaamde basisinschrijving in eigen land ongeveer # 600 kost. Voor ieder land en iedere klasse waarvoor men het merk dan extra wil inschrijven, wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht. Bescherming in Australië kost bijvoorbeeld rond de # 250, bescherming in Finland zo n vijftig euro minder, en uiteindelijk kan dit oplopen tot # indien men het merk in alle landen, in kleur, in drie klassen in wil laten schrijven. Het inschrijven van een merk zou men in principe zelf kunnen doen. Indien men er echter zeker van wil zijn dat alles goed gaat, kan ook een deskundige in de arm worden genomen. De Gier Stam & Advocaten doet zelf geen merkinschrijvingen. Wel hebben wij (nauwe) contacten met gespecialiseerde merkgemachtigden die dat wel doen en waar we u op verzoek mee in contact kunnen brengen. De kosten van het inschakelen van een merkgemachtigde komen bovenop de standaard inschrijfkosten. Hoe hoog die extra kosten zijn, kan per merkgemachtigde verschillen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 9

12 6. Wat kan ik met een merk? De primaire functie van het merkenrecht is het bieden van de mogelijkheid aan de merkhouder om zijn producten en diensten te onderscheiden van die van anderen en daarvoor juridische bescherming te bieden. Hij mag anderen dus verbieden om hetzelfde te doen. Wat houdt dit concreet in? Ten eerste kan de merkhouder het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken verbieden, indien onder exact hetzelfde merk of teken exact hetzelfde product wordt verkocht. Deze wijze van onrechtmatig gebruik van het merk wordt ook wel namaak genoemd, of piraterij. Verder kan worden opgetreden indien een overeenstemmend teken voor producten of diensten wordt gebruikt, die (soort)gelijk zijn aan de producten of diensten van de merkhouder, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan. In sommige gevallen kan zelfs opgetreden worden indien een merk voor producten of diensten wordt gebruikt die niet lijken op die van de merkhouder. Het moet dan in ieder geval gaan om een bekend merk. In de Benelux (dus niet bij een Europees of internationaal merk) is er nog een laatste categorie. Een merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van het merk als het weliswaar niet gebruikt wordt ter onderscheiding van waren of diensten (zoals bij de eerste 3 gevallen), maar indien er kort gezegd afbreuk wordt gedaan aan het merk of er ongerechtvaardigd voordeel uit getrokken wordt. Naast deze verbodsacties, kan de merkhouder ook een vergoeding vorderen voor de schade die hij als gevolg van het onrechtmatige gebruik lijdt. In bepaalde gevallen kan gekozen worden voor winstafdracht. Voorts zijn er allerlei nevenvorderingen mogelijk, zoals inzage in (inkoop-/verkoop)administratie, een recall en een volledige proceskostenveroordeling. De Gier Stam & pagina 10 De meeste gestelde vragen over

13 Over de volledige proceskostenveroordeling nog het volgende. Op het gebied van de intellectuele eigendom, waartoe het merkenrecht behoort, is het door Europese regelgeving sinds 1 mei 2007 mogelijk om alle (redelijk) gemaakte kosten, inclusief de advocaatkosten, vergoed te krijgen. Dat wil zeggen, dat degene die de procedure verliest (dat geldt zowel voor de eiser als de gedaagde), veroordeeld wordt in de kosten. Voor wat betreft de advocaatkosten; de Nederlandse rechters hebben in overleg bedragen vastgesteld waarbinnen de vergoeding van de advocaatkosten kan liggen. Afhankelijk van de complexiteit en het soort zaak kan de verliezende partij worden veroordeeld om een bedrag tussen # en # aan de andere partij te betalen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 11

14 7. Kan een geur, kleur of klank een merk zijn? In redelijk recente rechtspraak is uitgemaakt dat klanken en kleuren onder bepaalde (strikte) voorwaarden als merken zijn te deponeren, maar dat geurmerken niet worden geaccepteerd. Het verschil is gelegen in de omstandigheid, dat een kleur kan worden aangeduid door middel van een kleurcode en klanken door middel van een notenbalk. Aangezien er geen manier is om geuren op een eenduidige manier te omschrijven (de zogenaamde grafische voorstelbaarheid ), worden geuren niet als merk geaccepteerd. De Gier Stam & pagina 12 De meeste gestelde vragen over

15 8. Is een merk overdraagbaar? Een merk kan door de merkhouder overgedragen worden aan een ander. Een merk kan (ook) worden verkocht. Het is niet nodig dat de hele onderneming mee overgedragen wordt. Het merk kan dus onafhankelijk worden overgedragen. In plaats van de (oorspronkelijke) merkhouder mag nu de ander aan wie hij overdraagt het merk gaan gebruiken en handhaven. De overdracht moet schriftelijk worden vastgelegd in een akte en door beide partijen worden ondertekend. De overdracht moet dan wel betrekking hebben op het hele gebied waarop de betreffende merkinschrijving betrekking heeft, anders is hij nietig. Overdracht van bijvoorbeeld een Benelux-merk alleen voor Nederland of overdracht van een Europees merk met uitzondering van Italië en Portugal, kan dus niet. Wel kan men er voor kiezen een deel van het merk in de zin van klassen - over te dragen. Stel een merk is gedeponeerd voor kleding en voor sanitair, dan kan ook alleen het merk voor sanitair worden overgedragen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 13

16 9. Wat is een merklicentie? Een licentie is een overeenkomst tussen de merkhouder en een ander waarin wordt afgesproken (met andere woorden: waarin toestemming wordt verleend) dat die ander gebruik mag maken van het betreffende merk(recht). In ruil daarvoor zal die ander vaak een vergoeding betalen. Het verschil tussen overdracht van het Merkenrecht en een licentie is, dat bij een licentie de oorspronkelijke merkhouder de eigenaar van het merk blijft en dat bij overdracht de rechten eigendom van de koper worden. Een licentie kan niet-exclusief zijn. Dan kunnen er bijvoorbeeld meerdere licentienemers zijn, of de merkhouder gebruikt het merk samen met de licentienemer (bijvoorbeeld via een geografische indeling). Een licentie kan ook exclusief zijn. Zelfs zo exclusief dat de merkhouder zelf het merk ook niet meer mag gebruiken. Omdat de licentie eeuwigdurend kan zijn, komt een dergelijke licentie dan feitelijk nagenoeg overeen met overdracht. De merkhouder kan tegen zijn eigen licentienemer optreden, indien deze handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst. Bijvoorbeeld als de duur van de licentieovereenkomst wordt overschreden, of het grondgebied, of als andere producten of diensten worden aangeboden dan was overeengekomen. Voor een licentie gelden, in tegenstelling tot bij overdracht van een merk, geen vormvereisten, zoals een akte. Ook mondelinge merklicenties zijn dus geldig. Een licentie die echter niet is ingeschreven in het Merkenregister is weliswaar geldig, maar heeft geen werking tegenover derden. Daarnaast is de inschrijving van de licentie om een andere reden nodig. Indien een licentienemer (naast de merkhouder) schadevergoeding wenst te eisen tegen een inbreukmaker, dan zal de licentie eerst ingeschreven dienen te worden in het Merkenregister. De Gier Stam & pagina 14 De meeste gestelde vragen over

17 10. Wanneer eindigt een merk? Het recht op een merk kan in principe eeuwig duren, zolang maar aan alle in vraag 3 beschreven voorwaarden wordt voldaan en zolang de merkhouder de termijn telkens verlengt. Als de merkhouder zijn merk deponeert, wordt het namelijk voor 10 jaar ingeschreven. Daarna zal hij het steeds, als die periode van 10 jaar af dreigt te lopen, met 10 jaar kunnen verlengen. Doet de merkhouder dat niet, dan vervalt zijn recht op het merk. Als hij zijn recht niet verlengt, zal hij dus ook niet langer op kunnen treden tegen inbreukmakers. Voordat de termijn van 10 jaar is afgelopen, kan de merkhouder eveneens te allen tijde beslissen dat hij niet langer een recht op een merk wil. Vrijwillige doorhaling wordt dat genoemd. Ook kan door anderen doorhaling van het merk worden verzocht. Indien er vijf achtereenvolgende jaren niets of nauwelijks iets met het merk wordt gedaan, zonder dat daar een goede reden voor is, kunnen zij de rechter daar om verzoeken. De rechter kijkt dan of er sprake is van een normaal gebruik van het merk in het economische verkeer. Van product tot product is verschillend wanneer dat zo is. Mocht de merknaam verworden zijn tot soortnaam, kan een derde om doorhaling van het merk verzoeken. Verwatering wordt dit genoemd. Van verwatering is kort gezegd sprake als de consument die de merknaam hoort, niet langer aan de fabrikant denkt, maar aan het soort product. Voorbeelden van merknamen die later soortnamen zijn geworden, zijn Waxine, Hagelslag en Frisbee. Om verwording van zijn merknaam tot soortnaam te voorkomen, kan een merkhouder optreden tegen eenieder die zijn merknaam gebruikt om een bepaald product/dienst aan te duiden, en niet het merk zelf. Ook moet hij zelf consequent zijn in het gebruik van de merknaam voor zijn product/dienst. De merkhouder moet dus ook zelf oppassen dat de merknaam niet gebruikt wordt als aanduiding van het soort product/dienst. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 15

18 Op de hoogte blijven? Via de website van De Gier Stam & Advocaten ( onder downloads ) verschijnen regelmatig digitale brochures met De 10 meest gestelde vragen over. De 10 meest gestelde vragen over Auteursrecht is bijvoorbeeld al te downloaden. Over in ieder geval de volgende IE-onderwerpen zullen nog brochures verschijnen: Handelsnaamrecht; Modellenrecht; Octrooirecht. Ook op het gebied van arbeidsrecht en productregelgeving zijn inmiddels ook een aantal brochures verschenen. De volgende uitgave van De 10 meest gestelde vragen over automatisch (gratis) per mail ontvangen? Stuur dan een mail (een lege is voldoende) naar ierecht@degierstam.nl. Voor meer actuele informatie over intellectuele eigendom: De Gier Stam & pagina 16 De meeste gestelde vragen over

19

20