WHITE PAPER MERKENRECHT

Transcriptie

1 a publication of WHITE PAPER MERKENRECHT De ins en outs van merkbescherming voor ondernemers

2 WHITE PAPER MERKENRECHT De ins en outs van merkbescherming voor ondernemers Waarom is deze white paper interessant voor mij? Deze publicatie bevat een beknopte inleiding in het merkenrecht. Het is bedoeld voor ondernemers die meer willen weten over de belangrijkste ins en outs rond merkbescherming. Wat is juridisch gezien een merk precies en hoe verkrijg je een exclusief merkrecht? Aan wat voor vereisten moet voldaan worden om in aanmerking te komen voor merkrechtelijke bescherming en wat is het belang? Wat zijn de mogelijkheden bij merkinbreuk en conflicten? Deze en meer thema s komen in deze publicatie aan bod en zullen je handvatten geven om je onderneming merkenproof te maken en je onderneming verder te professionaliseren. Auteur: Frouke Hekker Frouke Hekker is coördinator van het Competence Centre van Novagraaf, het kenniscentrum van de organisatie. Dit houdt in dat zij de ontwikkelingen op het gebied van Intellectueel Eigendom op de voet volgt, interne opleidingen en presentaties verzorgt, consultants waar nodig adviseert en artikelen schrijft voor onder meer de website van Novagraaf. Feiten over merkbescherming P Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel uit 2012 naar merkbescherming bleek dat slechts 4 op de 10 ondernemers die een naam gebruiken voor hun producten of diensten deze hebben beschermd als merk.dit betekent dat een groot gedeelte van ondernemend Nederland onvoldoende merkbescherming heeft. P Uit onderzoek van de Europese merkeninstantie uit 2015 is gebleken dat niet meer dan 8,6% van de Europese MKB ers beschikt over merkrechten. P Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat dat MKB ers die hun Intellectueel Eigendom (zoals merkrechten) goed (laten) beschermen en beheren, een hogere omzet behalen. P In de Benelux werden in 2014 ruim merkaanvragen verricht. P Van de Benelux merkaanvragen heeft Novagraaf al decennia het grootste marktaandeel. 2

3 INHOUD 01 Het Benelux merkenrecht 4 02 Belang onderscheidend vermogen 7 03 De merkregistratie Geldigheidsduur van de merkinschrijving De beschermingsomvang van het Benelux merkenrecht Waarom zou je je merk beschermen? Novagraaf & MERKZEKER 20 3

4 01 HET BENELUX MERKENRECHT 4

5 Het Benelux merkenrecht In Nederland is het merkenrecht geregeld via het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ( het BVIE ). Wanneer men op grond van het BVIE een merkrecht (oftewel het exclusieve recht om een merk te mogen gebruiken) verkrijgt, geldt dit recht voor de gehele Benelux. Het recht op een merk kan niet voor Nederland, België of Luxemburg afzonderlijk worden verkregen. Andere landen kennen wel specifieke nationale regelgeving omtrent merken. Daarnaast is er Europese en internationale merkenrechtelijke regelgeving. In deze publicatie concentreren we ons uitsluitend op het Benelux merkenrecht. Juridische definitie merk Volgens de definitie van het BVIE is een merk ieder teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of dienst zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten. In de dagelijkse praktijk bestaan er verschillende typen merken, zoals: Woordmerken Beeldmerken Woord/beeldmerken (combinatie) Vormmerken Klankmerken Kleurmerken Als voorbeeld van woordmerken valt te denken aan HEMA, bekende beeldmerken zijn de swoosh van Nike en de appel van APPLE. Samen met het gecombineerde woord/beeldmerk, denk bij voorbeeld aan het IKEA-logo, komen deze merken het meest voor. Vormen, klanken en kleuren zijn minder traditionele merken waar zeer hoge eisen aan gesteld worden voordat deze daadwerkelijk als merk kunnen dienen. 5

6 Waren en diensten Bij het aanvragen van een merk moet men aangeven voor welke waren en/of diensten het merk moet worden vastgelegd. Warenmerken dienen ter onderscheiding van producten, denk bijvoorbeeld aan GROLSCH voor bier, TWIX voor chocoladerepen en OMO voor wasmiddel. Bij dienstmerken gaat het om de onderscheiding van diensten/dienstverleners. Voorbeelden van dienstmerken zijn: RANDSTAD voor uitzendwerk en HR-diensten, ABN AMRO voor bancaire diensten, maar ook AMSTERDAM ARENA als multifunctioneel stadion. Individuele en collectieve merken Er bestaat een onderscheid tussen individuele en collectieve merken. Een individueel merk dient ter onderscheiding van de producten of diensten van één onderneming, zoals GROLSCH. Een collectief merk heeft tot doel om een of meer eigenschappen van waren of diensten van verschillende ondernemingen te onderscheiden. Voorbeelden zijn het wolmerk, dat alleen gebruikt mag worden voor artikelen bestaande uit 100% scheerwol of KEMA-KEUR voor de veiligheid van elektrische apparaten. Collectieve merken geven de consument een bepaalde garantie over waar het product van gemaakt is (de aard van het product) of de kwaliteit van de waren of diensten waarvoor zij worden gebruikt. Zo kan een consument ervan uitgaan dat als hij in een trui het wolmerk aantreft, de trui van 100% zuiver scheerwol is gemaakt. Het algemeen belang speelt bij deze merken een belangrijke rol. Vandaar dat aan het aanvragen van dergelijke merken extra strenge eisen gesteld worden. Patricia Stuivenberg registreerde het merk STUIVENBERG COMMUNICATIE 6

7 02 BELANG ONDERSCHEIDEND VERMOGEN 7

8 Belang onderscheidend vermogen In het merkenrecht staat onderscheidend vermogen van het merk centraal, zoals hiervoor al aan de orde kwam. De waar (het product) of de dienst moet te onderscheiden zijn van soortgelijke producten of diensten van de concurrent. Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe sterker het merk zal zijn. En hoe sterker het merk, hoe beter de mogelijkheden zijn om op te treden tegen merkinbreuk (zie pagina 15 en verder). Sterke merken zijn veelal fantasiebenamingen, die geen verwijzing maken naar het soort product of de soort dienst. Vaak zijn sterke merken redelijk bekend, wat kan ontstaan doordat het merk op grote schaal gebruikt wordt en er veel reclame voor gemaakt wordt. Voorbeelden van sterke merken zijn: CANON, CHANEL en SHELL. Hiertegenover staan merken met een gering onderscheidend vermogen. Sommige merken vallen bijvoorbeeld niet direct op als merk, omdat zij het product of enkele eigenschappen ervan beschrijven. Men spreekt dan van zwakke merken. Een voorbeeld hiervan is DUBBELDRANK voor vruchtensap van twee verschillende soorten vruchten. De aard van het product of de dienst waarvoor het teken als merk moet functioneren, speelt een rol bij de bepaling van het onderscheidend vermogen: zo zou APPLE niet geschikt zijn als merk voor een appelteler, maar is het wel geschikt als merk voor elektronica. Criteria voor een deugdelijk merk Uit het voorschrift dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben wil het als geldig merk in de zin van het BVIE aangemerkt kunnen worden, vloeien een aantal regels voort: Niet te ingewikkeld Het teken mag niet te ingewikkeld zijn, omdat het dan niet als onderscheidingsteken zal kunnen dienen. Sommige slagzinnen bijvoorbeeld, zijn lang en ingewikkeld, zodat het publiek ze eerder ziet als een aanprijzende mededeling dan als merk. Ook verpakkingen kunnen door alle teksten en overige franje vaak te ingewikkeld zijn om in totaliteit als merk te dienen. Niet te eenvoudig Het teken mag ook niet te eenvoudig zijn. Een punt, cirkel, een enkele letter, cijfer of kleur zal in het algemeen niet voldoende zeggingskracht bezitten om de producten van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Wel kunnen samengestelde combinaties van zulke tekens een merk zijn, bijvoorbeeld het ster-in-cirkel symbool van MERCEDES-BENZ. 8

9 Geografische benamingen Veelal zal een aardrijkskundige naam of afbeelding niet deugdelijk zijn als merk, omdat deze niet als merk, maar als verwijzing naar de geografische herkomst of soms als soortnaam (zie hieronder bij Ondeugdelijke merken ) zal worden opgevat. Geslachtsnamen Een geslachtsnaam (achternaam) kan als merk worden gebruikt. Bekende voorbeelden hiervan zijn ALBERT HEIJN, PHILIPS en VERKADE. Het BVIE bepaalt echter dat je als merkhouder (de persoon of instantie op wiens naam een merk is ingeschreven in het officiële merkenregister) van een geslachtsnaam niet kunt verbieden dat andere dragers van dezelfde naam hun naam blijven gebruiken ter identificatie. Daarentegen kun je wel verbieden dat die ander de naam gebruikt als (merk)naam voor een soortgelijk product of als handelsnaam. Iemand die toevallig Douwe Egberts heet, mag deze naam dus wel gebruiken om aan te geven dat hij zo heet, maar niet als (merk)naam voor koffieproducten. Ondeugdelijke merken Het BVIE geeft ook een opsomming van tekens die ondeugdelijk zijn en niet als merk kunnen dienen: P Soortnamen (de algemeen gebruikelijke benaming van een product of een bepaalde dienst, bijvoorbeeld pijnstillers of hypotheek ); P Beschrijvende tekens (een teken dat een eigenschap van een product of dienst aangeeft, zoals de soort, de bestemming, de hoeveelheid of de plaats van herkomst. Denk bijvoorbeeld aan een melkpak waarop een koe in de wei staat afgebeeld, of een druivenblad voor wijn); P Tekens in strijd met de openbare orde en/of goede zeden (bijvoorbeeld een merk dat een scheldwoord bevat, zo werd het teken Screw you recentelijk door de Europese merkeninstantie geweigerd); P Misleidende tekens (bijvoorbeeld de handelsnaam gevolgd door NV (naamloze vennootschap), terwijl het in feite een eenmanszaak betreft); P Wapens, vlaggen en andere staatsemblemen. Jorrit Lootsma van Brouwerij Troost heeft deze naam als merk vastgelegd voor hun bier 9

10 03 DE MERK REGISTRATIE 10

11 De merkregistratie Een merkrecht (oftewel het exclusieve recht om een merk in de Benelux te mogen gebruiken) ontstaat door deponering van het merk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom ( BBIE ) en de inschrijving daarvan door het BBIE in het merkenregister. Het woord depot is de officiële benaming voor het indienen van de aanvraag tot registratie van het merk. Het BBIE is de officiële overheidsinstantie die belast is met de uitvoering van het BVIE en zorgt er onder meer voor dat de gedeponeerde merken in het Benelux Merkenregister worden opgenomen. De aanvraag tot registratie van een merk dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen, wil het merk uiteindelijk in het Benelux Merkenregister opgenomen worden. Registreerbaarheid en beschikbaarheid Voorafgaand aan de aanvraag tot registratie van een merk is het van groot belang dat er goed wordt gekeken of het merk wel geschikt is om als merk te dienen. Voldoet het gewenste merk aan de wettelijke vereisten? Heeft het gewenste merk voldoende onderscheidend vermogen? Ook is het belangrijk een gedegen onderzoek uit te (laten) voeren, waarbij gekeken wordt of het gewenste merk wel beschikbaar is. Belangrijk is dat degene die als eerste een bepaald merk bij het BBIE deponeert, het exclusieve recht heeft om dit merk in de Benelux te gebruiken. Indien het BBIE een aanvraag tot merkinschrijving weigert (omdat het merk niet voldoet aan de wettelijke vereisten, geen onderscheidend vermogen heeft of al geregistreerd is voor identieke of vergelijkende waren of diensten), dan worden de registratiekosten namelijk niet terug betaald. Beschikbaarheidsonderzoek Bij een beschikbaarheidsonderzoek wordt gekeken of het merk niet al gebruikt wordt, of er al handelsnamen en domeinnamen onder de gewenste merknaam zijn en/of de merknaam wellicht al op andere wijze gebruikt wordt. Een dergelijk identiek onderzoek kan men zelf doen, maar alleen een gedegen onderzoek biedt een volledig overzicht. Een specialistisch merkenbureau heeft toegang tot alle relevante (merken)registers en kan daarbij zowel zoeken naar identieke als vergelijkbare merken. Martijn Nieuwenhuizen registreerde het merk SDX voor zijn transportonderneming 11

12 Classificatie Bij merkregistratie is het tevens van belang om goed na te denken over de wijze van registratie. Immers, alleen voor datgene wat ingeschreven is, kan bescherming tegen inbreuk worden ingeroepen (zie pagina 15 en verder). Men dient dus goed vast te leggen waarvoor men het merk gaat (of wilt gaan) gebruiken. Elk type product of dienst dient in zogenaamde klassen te worden vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van 'de Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin alle producten en diensten zijn geformaliseerd. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 voor producten en 11 voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk zijn. Een merk biedt bescherming tegen identieke of overeenstemmende tekens die gebruikt worden voor soortgelijke producten of diensten. Hierdoor kunnen identieke merken in sommige gevallen wél naast elkaar bestaan (zie ook pagina 15 en verder). Een goed voorbeeld hiervan is het merk Dove. Enerzijds bekend als product van Unilever op het gebied van persoonlijke verzorging (klasse 1 en 3) en anderzijds Dove als merk van Mars (klasse 30 en 31). 12

13 04 GELDIGHEIDS DUUR VAN DE MERK INSCHRIJVING 13

14 Geldigheidsduur van de merkinschrijving Indien een merk eenmaal in het register is ingeschreven, is het merk in principe beschermd. De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, gerekend vanaf de depotdatum. Als de geldigheidsduur is verstreken, kan de inschrijving voor verdere termijnen van 10 jaar worden verlengd. Dit wordt vernieuwing genoemd. Het recht op een merk kan dus oneindig bestaan, zolang de inschrijving van het merk maar steeds na 10 jaar wordt vernieuwd. Verval van het merkrecht Het recht op een merk kan natuurlijk ook eindigen. Dit wordt het verval van het merkrecht genoemd. In het BVIE staan de gronden waarop een merkrecht vervalt, waaronder: 1. Verstrijken van de geldigheidsduur Een merkhouder hoeft zijn merkinschrijving na 10 jaar niet te vernieuwen. Hij kan besluiten dat hij zijn merk niet langer wil gebruiken. Dan hoeft hij niets te doen. Na 10 jaar verstrijkt de geldigheidsduur van zijn inschrijving. Het recht op het merk is dan vervallen. 2. Vrijwillige doorhaling Een merkhouder kan de merkinschrijving vrijwillig doorhalen (uit het merkregister laten verwijderen). Dit zal bijvoorbeeld plaatsvinden indien de merkhouder zeker weet dat hij een conflict met een ander zal verliezen. 3. Niet-gebruik Een merk moet in de Benelux ook daadwerkelijk worden gebruikt, wil het daaraan verbonden recht in stand blijven. Gebruikt men het merk gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar niet, dan kan een derde het verval van het merkrecht inroepen voor de rechter. 4. Verwording tot soortnaam Een teken dat aanvankelijk een merk was, kan een soortnaam worden. Dit zal zich vooral voordoen bij de introductie van een nieuw product of een nieuwe dienst waar nog geen soortnaam voor bestaat. Het publiek zal dan meestal het merk als soortnaam voor het product of de dienst gaan gebruiken. Bekende voorbeelden zijn HAGELSLAG en LINOLEUM. Het exclusieve recht op deze merken is met de verwording tot soortnaam komen te vervallen. Luciënne van Grasstek van Ultra Cosmetics BV registreerde het merk BEAUTY SUPPS 14

15 05 DE BESCHERMINGS OMVANG VAN HET BENELUX MERKENRECHT 15

16 De beschermingsomvang van het Benelux merkenrecht Nadat het merk geregistreerd is, heeft de merkhouder een exclusief recht om het geregistreerde merk te gebruiken. Tevens ontleent een merkhouder aan de inschrijving in het merkenregister bescherming tegen inbreuk. Maar waartegen is de merkhouder precies beschermd, of anders gezegd: wat is de beschermingsomvang van een merk? Het BVIE noemt vier gronden op basis waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van een merk of overeenstemmend teken door een derde: 1 Indien er sprake is van gebruik van een identiek teken, oftewel precies hetzelfde merk, voor identieke producten of diensten Het duidelijkste voorbeeld hiervan zijn de gevallen van namaak (of in het Engels: counterfeit), waarbij het merk wordt aangebracht op producten die niet afkomstig zijn van de merkhouder. Denk bijvoorbeeld aan T-shirts waarop het Nike logo (de swoosh) is aangebracht, terwijl ze niet afkomstig zijn van Nike. 2 Indien er sprake is van het gebruik van een identiek (dus precies hetzelfde) of een overeenstemmend teken (merk) voor identieke of soortgelijke producten of diensten waardoor verwarring ontstaat bij het publiek In dit geval gaat het om de overeenstemming (van merk/teken) en de soortgelijkheid van waren of diensten: deze hoeven niet identiek te zijn, maar moeten wel zo op elkaar lijken dat de gemiddelde consument het desbetreffende teken ten onrechte zal associëren met het merk, waardoor verwarring ontstaat. Denk bijvoorbeeld aan T-shirts waar de Nike swoosh in spiegelbeeld staat afgebeeld. 3 Indien er sprake is van het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken (merk) voor andersoortige producten of diensten, wanneer het te beschermen merk algemene bekendheid geniet in de Benelux en door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het bekende merk De beschermingsomvang van bekende merken is ruimer dan van niet-bekende merken: de merkhouder heeft meer mogelijkheden om op te treden. De merkhouder van een bekend merk kan namelijk ook optreden tegen een derde die het teken gebruikt voor (zowel dezelfde als) andere waren of diensten dan waarvoor het ingeschreven merk wordt gebruikt, indien de inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Voor een Benelux-merk geldt dat bekendheid kan worden aangenomen indien het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. 16

17 4 Indien er sprake is van het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken (merk) anders dan ter onderscheiding van producten of diensten Tot slot kan een merkhouder zich in sommige gevallen verzetten tegen gebruik van het merk door een derde, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Het teken wordt dan door de derde dus niet gebruikt als merk. Gedacht kan worden aan gebruik van het merk als handelsnaam, domeinnaam, adword, metatag of gebruik van het merk in een film, een kunstwerk of een kritische uiting. De inbreukmaker moet wederom ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het merk of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk. Beschikbare rechtsmiddelen merkhouder bij inbreuk Indien sprake is van een (dreiging van een) inbreuk op een merkrecht, kan de merkhouder optreden tegen de inbreukmaker. Hij kan hiertoe verschillende rechtsmiddelen aanwenden. Zo kan de merkhouder bij de (voorzieningen)rechter een verbod (staking van het gebruik) vorderen, eventueel in combinatie met een dwangsom. Ook kan een schadevergoeding worden geëist. Daarnaast noemt het BVIE nog een aantal nevenvorderingen, zoals een recall (verwijdering van de goederen uit het handelsverkeer). De oppositieprocedure Ook kun je als merkhouder bezwaar maken tegen merkinbreuk zonder naar de rechter te hoeven stappen. In de meeste landen, en zo ook in de Benelux, geldt hiervoor een zogenaamde oppositieprocedure. Door oppositie kan de inschrijving van een overeenstemmend merk worden tegengegaan. Uiteraard zijn hier wel regels aan verbonden. Een belangrijk element is dat er sprake moet zijn van verwarringsgevaar. Een oppositie moet bovendien binnen de gestelde termijn formeel worden ingediend. Het voordeel van een oppositieprocedure is dat deze laagdrempelig is, veel minder duur dan een procedure voor de rechter en de mogelijkheid biedt op een minnelijke schikking. Jorrit Lootsma van Brouwerij Troost 17

18 06 WAAROM ZOU JE JE MERK BESCHERMEN? 18

19 Waarom zou je je merk beschermen? Een merk heeft een grote commerciële waarde voor je onderneming. Met een merk kun je je onderscheiden van de concurrenten en een goede reputatie opbouwen, zodat de consument kiest voor juist jouw producten en diensten. Voordat je een merk kiest is het daarom van groot belang om na te gaan of deze naam beschikbaar is en geschikt is als merk en voldoende onderscheidend voor de producten en diensten waarvoor het merk gebruikt gaat worden. Hiermee kun je voorkomen dat je in een later stadium alsnog voor een ander merk moet kiezen wegens een conflict met een andere onderneming met een overeenstemmend merk. Met een weloverwogen keuze voor een merk voorkom je daarom hoge kosten voor rebranding en het verlies van je zorgvuldig opgebouwde reputatie. Indien het merk beschikbaar blijkt voor gebruik en registratie, dan kan hier een merkaanvraag voor worden ingediend zodat je (na succesvolle registratie) het alleenrecht verkrijgt op het gebruik van het merk voor de voor jou relevante producten of diensten. Met je merkregistratie kun je, als merkhouder, derden weerhouden om een overeenstemmend teken te voeren voor soortgelijke producten en/of diensten. Begin met een goede basis voor je onderneming door je merk en daarmee de waarde van je onderneming op de juiste wijze te beschermen! Michiel Giesen en Rogier Ten Kate deponeerden GIESEN TEN KATE voor hun onderneming 19

20 07 NOVAGRAAF & MERKZEKER Deze white paper is ontwikkeld door Novagraaf, een van de toonaangevende dienstverleners op het gebied van Intellectueel Eigendom (IE) in Europa. Het bedrijf is opgericht in 1888 en anno 2015 wordt via Novagraaf het grootste aantal internationale merken ter wereld vastgelegd, door meer dan 300 overwegend gecertificeerde IE-professionals in vijf Europese landen. Novagraaf is gespecialiseerd in de bescherming en het wereldwijde beheer van IE-rechten zoals merken, octrooien (patenten), domeinnamen, modellen- en auteursrecht. Novagraaf biedt in samenwerking met DAS Rechtstbijstand een unieke dienst aan ondernemend Nederland onder de naam MERKZEKER. Deze dienst omvat officiële Benelux merkregistratie, bewaking/signalering van problemen en gratis juridische bijstand in het geval van conflicten tot ,-. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten voor het voeren van een (kansrijke) oppositieprocedure. Wil je meer weten over de registratie en bescherming van jouw merk(en) of heb je interesse in MERKZEKER? Kijk op of of neem direct contact met ons op. Op leggen we nog een aantal begrippen rondom merkbescherming uit en vind je antwoorden op diverse veel gestelde vragen. Novagraaf Nederland BV Hoogoorddreef BA Amsterdam T E customersupport@novagraaf.com C=100 M=95 Y=0 K=28