1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

Transcriptie

1 XS4All Buka c.s. DomJur Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 98/2774 OdC Datum: Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap XS4all Internet B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres bij gelijkluidende dagvaardingen van 1 oktober 1998, procureur mr D.M. Wille, tegen 1. de besloten vennootschap Buka B.V., gevestigd te Wouw, gemeente Haarlemmermeer, 2. de besloten vennootschap Heeger Expertise B.V., gevestigd te Amstelveen, gedaagden, procureur mr J.C. Duvekot. Verloop van de procedure Ter terechtzitting van 9 oktober 1998 heeft eiseres, hierna XS4ALL B.V., gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, hierna indien afzonderlijk bedoeld Buka onderscheidenlijk Heeger genoemd, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Na verder debat hebben partijen stukken, waaronder van weerszijden producties en pleitnotities, overgelegd ter verkrijging van vonnis. Gronden van de beslissing 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a. (De rechtsvoorgangster van) XS4ALL B.V. maakt sinds 1992 (in ieder geval sinds 1994 onder deze handelsnaam) haar bedrijf var. het aanbieden van diensten op het gebied van internet, waaronder het fungeren als "provider". b. Zij is de eerste provider in Nederland die zich ervoor heeft ingezet het Internet voor het gehele Nederlandse publiek toegankelijk te maken; de aanduiding XS4ALL (spreek uit: access for all) is daardoor geïnspireerd. c. De aanduiding XS4ALL is als woordmerk (Benelux registratie , 24 november 1997) en als beeldmerk (Benelux registratie , 2 september 1997) bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven, steeds voor de klassen 9, 23, 35, 38, 41 en 42. d. Buka hanteert de handelsnaam XS4Components. Deze aanduiding is voorts, onder de nummers en , op 6 maart 1998 als beeldmerk gedeponeerd voor de klassen 9 en 35. Dit beeldmerk ziet er als volgt uit:

2 Daarnaast heeft Buka, eveneens op 6 maart 1998, achtereenvolgens onder de nummers , en de aanduiding XS4 als (beeld)merk voor de klassen 9 en 35 gedeponeerd. e. De bedrijfsomschrijving van Buka luidt: "adviseren van de efficiency en automatisering, makelaardij van automatiseringsapparatuur en alles wat daarmee samenhangt". f. Heeger voert de handelsnaam XS4Dealers. Daarbij hanteert zij-in haar publieke uitingen dezelfde vorm als Buka dat doet met XS4Components, met dien verstande dat het woord Components is vervangen door Dealers. Heeger heeft geen merkdepot verricht. g. De bedrijfsomschrijving van Heeger luidt, voorzover hier van belang: "groothandel, im- en export en detailhandel in computers, computeronderdelen en computersupplies (...)." h. Zowel Buka als Heeger bieden onder meer modems (mede bedoeld voor het totstandbrengen van verbindingen met internet) aan. Beide adverteren in specifiek op de computerwereld gerichte tijdschriften, waaronder tenminste één tijdschrift dat zich specifiek met Internet bezig houdt ("Net"). i. Buka is eigenares van de Internet-domeinnamen en en hanteert als adres XS4@euronet.nl. Heeger is eigenares van de Internet-domeinnamen en en hanteert- als adres XS4Deals@euronet.nl. 2. XS4ALL B.V. vordert, kort gezegd, dat gedaagden worden veroordeeld het gebruik van de aanduiding XS4 (met of zonder prae- of suffixen), te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. Voorts vordert XS4ALL B.V. hen hoofdelijk te veroordelen tot het voldoen van een bedrag van f 5.000,- als voorschot op de vergoeding van door XS4ALL B.V. gemaakte buitengerechtelijke kosten. XS4ALL B.V. stelt daartoe dat de door gedaagden gebruikte aanduiding inbreuk maakt op aan XS4ALL B.V. toekomende merk- en handelsnaamrechten. Voorts is zij van mening dat gedaagden met het gebruik van deze aanduiding onrechtmatig jegens XS4ALL B.V. handelen, doordat zij op ongeoorloofde wijze aanhaken bij/profiteren van de reputatie van XS4ALL B.V., en/of ten onrechte suggereren dat gedaagden op enigerlei wijze aan XS4ALL B.V. gelieerd zijn, en aldus verwarringsgevaar scheppen. 3. Gedaagden hebben de gevraagde voorzieningen gemotiveerd betwist. 4. Als uitgangspunt bij de beoordeling dient dat de aanduiding XS4, ook als bestanddeel van het totale merk XS4ALL, op zichzelf een sterk onderscheidend vermogen bezit. Daarbij speelt in de eerste plaats een rol dat XS4ALL B.V. onder de aanduiding XS4ALL een grote bekendheid heeft opgebouwd op het gebied van het

3 toegang verschaffen tot Internet (mede doordat zij kan worden beschouwd als de eerste provider die het Internet voor een groot publiek toegankelijk heeft gemaakt, en doordat zij een nadrukkelijke rol heeft gespeeld in het debat over de vrijheid van meningsuiting op het internet), zoals XS4ALL B.V. aan de hand van diverse producties gemotiveerd naar voren heeft gebracht. Gedaagden hebben deze bekendheid niet voldoende gemotiveerd betwist. In de tweede plaats, en in samenhang met het voorgaande, is van belang dat de aanduiding XS4 geschikt is om te worden gelezen. als "acces for", en ook - naar tussen partijen vaststaat - door het relevante publiek als zodanig wordt gelezen. Daardoor krijgt een relatief korte aanduiding ais XS4 een betekenis die sterk bijdraagt aan het onderscheidende karakter ervan, in ieder geval ten opzichte van andere korte combinaties van letters en (een) cijfer(s) die deze lading niet hebben. Deze door gedaagden als "cryptospraak" aangeduide uitingsvorm is op zichzelf niet monopoliseerbaar, maar in beginsel wel in de door XS4ALL B.V. gebezigde vorm (die, anders dan gedaagden menen, niet als beschrijvend kan worden opgevat). De omstandigheid dat gedaagden aan de hand van vele voorbeelden hebben betoogd dat dit principe in de wereld van de informatietechnologie veelvuldig gebruikt wordt kan derhalve aan het voorgaande niet afdoen, nu XS4ALL B.V. niet de bescherming inroept van het principe, maar van de wijze waarop zij daarvan gebruik maakt. 5. Voorts moet in aanmerking worden genomen dat gedaagden elk de aanduiding XS4 gebruiken op een wijze die overeenkomt met de wijze waarop XS4ALL B.V. dat doet. Ook gedaagden beogen de associatie met het begrip "acces for", en ook gedaagden laten de aanduiding XS4 volgen door een woord waarmee het een begripsmatig verband heeft. 6. Uit het voorgaande volgt dat de omstreden tekens waarvan gedaagden zich bedienen, mede gelet op de sterke nadruk die zij op de aanduiding XS4 (zie het hiervoor onder 1.d. afgebeelde teken) leggen, zowel auditief als visueel en begripsmatig sterk overeenstemmen met het onderscheidende (bestanddeel van het) merk van XS4ALL B.V. Of daarmee ook sprake is van merkinbreuk is afhankelijk van het antwoord op de vraag of zich een of meer van de vormen van gebruik als bedoeld in artikel 13A lid 1 en lid 2 van de Benelux Merkenwet (BMW) voordoet. 7. Vooralsnog moet geoordeeld worden dat dit het geval is. In de eerste plaats is er voldoende aanleiding om tot de conclusie te komen dat er sprake is van inbreuk op grond van artikel 13 A lid 1 onder b. BMW. Weliswaar kan aan gedaagden worden toegegeven dat hun hoofdactiviteiten afwijken van die van XS4ALL B.V., maar dat neemt niet weg dat ook gedaagden zich bewegen op het gebied van Internet. Daarbij gaat het niet om het verschaffen van toegang, maar wel om de handel in producten die noodzakelijk zijn voor, althans bijdragen tot de toegang tot en de communicatie via het Internet. Gedaagden profileren zich ook nadrukkelijk op dit gebied, onder meer door te adverteren in op Internet gerichte (vak)bladen en op het Internet zelf. Aldus is er, gelet op de hiervoor geschetste bekendheid van het merk XS4ALL, gerede kans dat de onderscheiden diensten die gedaagden aanbieden ook door het deskundige deel van het publiek zullen-worden toegeschreven aan XS4ALL B.V., althans dat er gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de door gedaagden geleverde diensten bestaat. Bepaald niet uitgesloten is immers dat het relevante publiek aldus in de veronderstelling komt te verkeren dat XS4ALL B.V. zich kennelijk ook op het gebied van de aan Internet verwante handel in hard- en software heeft begeven. 8. Ook in het geval de bodemrechter tot de conclusie zal komen dat van soortgelijkheid van waren en/of diensten geen sprake is, levert het handelen van gedaagden een ongeoorloofde inbreuk op het merkrecht van XS4ALL B.V. op, namelijk in de zin van artikel 13A lid 1 onder c. BMW. Voldoende aannemelijk is dat de gerede kans bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de hiervoor reeds aanwezig geachte bekendheid van het merk XS4ALL, en/of dat door het gebruik van gedaagden afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend

4 vermogen van de voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komende aanduiding XS4. Deze aanduiding zal immers door het gebruik dat gedaagden er thans van maken, niet meer exclusief worden toegeschreven aan de merkhouder, namelijk XS4ALL B.V. Gedaagden hebben hiervoor geen geldige reden naar voren gebracht; ook overigens is daarvan niet gebleken. Dat er thans nog geen concreet voordeel en/of concrete afbreuk is aangetoond doet hier niet aan af; die eis wordt door de voornoemde bepaling immers niet gesteld. 9. Tot slot moet geoordeeld worden dat, om dezelfde redenen als genoemd in rechtsoverweging 8., het gebruik door gedaagden van de aanduiding XS4 in hun te onderscheiden handelsnamen een inbreuk op de voet van artikel 13A lid 1 onder d. BMW oplevert. Ook op dit punt hebben gedaagden geen geldige reden naar voren gebracht. 10. De slotsom dient te zijn dat er op grond van het voorgaande voldoende aanleiding is voor het treffen van de na te melden voorziening. De dwangsom zal daarbij worden gematigd en gemaximeerd. 11. De termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) zal worden gesteld op drie maanden, nu de belangen van beide partijen daarmee geacht worden het best gediend te zijn. 12. Nu de voorziening reeds op de merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is, kunnen de overige grondslagen - inbreuk op de handelsnaam en onrechtmatige daad - in dit geding onbesproken blijven. 13. Met betrekking tot het gevorderde voorschot op schade vergoeding geldt dat, de betwisting door gedaagden ten spijt, aannemelijk is dat XS4ALL buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt. Buiten redelijke twijfel is, gelet op de aard van de te onderzoeken inbreuken en de omstandigheid dat hier sprake is van twee inbreukmakers, dat in een bodemprocedure tenminste een bedrag van f 1.500,- zal worden toegewezen. Een voorschot ter hoogte van dit bedrag is derhalve toewijsbaar. Voor het overige zal de hierop gerichte voorziening worden afgewezen, nu XS4ALL B.V. heeft nagelaten te onderbouwen dat zij daadwerkelik en in redelijkheid kosten heeft gemaakt die hoger zijn dan voornoemd - redelijk - bedrag. 14. Als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij dienen gedaagden de gedingkosten te dragen. Beslissing 1. Veroordeelt gedaagden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, elk gebruik van de aanduiding XS4, met of zonder prae- of suffixen, ter onderscheiding van de door hen geleverde waren/diensten en ter aanduiding van door hen gevoerde ondernemingen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een hoofdelijk te verbeuren dwangsom van f 5.000,- per overtreding van dit verbod, en voor iedere dag dat deze overtreding na de eerste dag voortduurt, met een maximum van f ,- aan ingevolge dit vonnis te verbeuren dwangsommen. 2. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk om aan XS4ALL B.V. te voldoen een bedrag van f 1.500,- (eenduizend vijfhonderd gulden), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de voldoening. 3. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van XS4ALL B.V. begroot op f 531,90 aan verschotten, waaronder f 370,- wegens vastrecht, en op f 1.550,- aan salaris procureur. 4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5 5. Bepaald de termijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 TRIPS op drie maanden na heden. 6. Wijst het meer of anders gevorderde af. Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro, fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.