Fortis Club Cruise DomJur Rechtbank Utrecht, voorzieningenrechter Rolnummer: / KO ZA Datum 11 mei Vonnis in de zaak van

Transcriptie

1 Fortis Club Cruise DomJur Rechtbank Utrecht, voorzieningenrechter Rolnummer: / KO ZA Datum 11 mei 2006 Vonnis in de zaak van 1. de naamloze vennootschap FORTIS N.V., gevestigd te Utrecht, 2. de vennootschap naar Belgisch recht FORTIS SA/NV, gevestigd te Brussel, België, in deze zaak woonplaats gekozen hebbende ten kantore van mr. Mr. op 't Ende te 's-gravenhage, eiseressen, procureur mr. PJ. Soede, advocaat mr. M.J. op 't Ende te 's-gravenhage, tegen 1. d e besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLUB CRUISE ENTERTAINMENT & TRAVELLING SERVICES EUROPE B.V., statutair gevestigd te Barneveld, kantoorhoudende te Veenendaal, 2. [gedaagde sub 2], wonende te Lunteren, gemeente Ede, gedaagden, procureur mr. M.P. Hilhorst, advocaat mr. D. Roesink te Naarden. De eisende partijen zullen hierna Fortis c.s. genoemd worden. De gedaagde partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als Club Cruise c.s. en afzonderlijk als Club Cruise B.V. en [gedaagde sub 2]. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: de dagvaarding de mondelinge behandeling de wijziging van de eis pleitnota en producties van Fortis c.s. pleitnota en producties van Club Cruise c.s Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De feiten 2.1. Fortis c.s. houden zich bezig met internationale financiële dienstverlening op het gebied van bankieren en verzekeren. Zij hebben vestigingen in tientallen landen Fortis c.s. zijn houder van het woordmerk "FORTIS", dat in het Benelux-Merkenregister is ingeschreven, eerst in 1991 onder inschrijvingsnummer voor waren/diensten in de klasse 36 (bankzaken, verzekeringen en financiën), en in 1997 onder inschrijvingsnummer voor waren/diensten in de genoemde klasse 36 en tevens de klassen 35 (beheer van commerciële zaken) en 42 (ontwikkeling van bouwprojecten) Fortis c.s. gebruiken hun woordmerk "FORTIS" onder meer ook in diverse domeinnamen, zoals fortis.com, fortisbank.com/.nl/.be, fortisbusiness.com, fortisfoundation.nl Club Cruise B.V. drijft een onderneming die zich volgens vermelding in het Handelsregister bezighoudt met activiteiten in de reis-, horeca- en evenementenbranche. [gedaagde sub 2] is directeur-eigenaar van Club Cruise B.V In juni 2005 zijn op naam van Club Cruise B.V. de volgende domeinnamen geregistreerd: fortiscasino.com

2 fortisbingo.com fortisbackgammon.com fortisblackjack.com fortisgames.com fortispoker.com fortissports.com fortismahjong.com fortismonopoly.com Deze domeinnamen stonden op 20 april 2006 nog steeds op naam van Club Cruise B.V., doch stonden op 26 april 2006 op naam van Domains by Proxy, Inc In april 2006 zijn op naam van [gedaagde sub 2] de volgende domeinnamen geregistreerd: fortiscasino.eu fortisbingo.eu fortispoker.eu 3. Het geschil 3.1. Fortis c.s. vorderen - samengevat en na wijziging van de eis - het volgende: a) Aan Club Cruise B.V. en aan [gedaagde sub 2] moet worden bevolen dat zij ieder binnen een bepaalde termijn het gebruik staken van de merknaam "FORTIS" alsmede van een daarmee overeenstemmend teken of een daarmee overeenstemmende naam; b) Het onder a) gevorderde bevel moet ook gelden voor derden die als rechtsopvolgers van Club Cruise B.V. dan wel van [gedaagde sub 2] de rechten op de onder 2.5 en 2.6 vermelde domeinnamen verkrijgen en vervolgens deze domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise B.V. dan wel [gedaagde sub 2] gebruiken; c) Club Cruise c.s. moeten bewerkstelligen dat de overdracht van de domeinnamen in kwestie aan een derde ongedaan wordt gemaakt; d) Aan Club Cruise B.V. en aan [gedaagde sub 2] moet tevens worden bevolen dat zij na de onder c) bedoelde ongedaanmaking ieder binnen een bepaalde termijn alles doen wat noodzakelijk is voor overdracht van de onder 23 en 2.6 vermelde domeinnamen aan Fortis c.s.; een en ander op straffe van een bepaalde dwangsom, die ook voor de onder b) bedoelde rechtsopvolgers van Club Cruise c.s. moet gelden. 3.2.Club Cruise c.s. voeren verweer Op de stellingen van partijen wordt hierna, vaar zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Vooropgesteld moet worden dat het in deze zaak gaat om Benelux-merken, waarop de Benelux-Merkenwet (BMW) van toepassing is. Ter voldoening aan het vereiste van artikel 37 BMW wordt vastgesteld dat (de voorzieningenrechter in) deze rechtbank bevoegd is, nu de gestelde merkinbreuk (mede) in dit arrondissement plaatsvindt en het gevorderde bevel tot het staken van die merkinbreuk (mede) in dit arrondissement moet worden uitgevoerd Fortis c.s. stellen als grond voor hun vordering allereerst dat Club Cruise c.s. door de registratie en het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op hun rechten op het Beneluxwoordmerk "FORTIS ". Voorts stellen Fortis c.s. als grond dat de registratie en het gebruik van die domeinnamen jegens hen, Fortis c.s., onrechtmatig is Op het eerstgenoemde punt, de gestelde merkinbreuk, voeren Club Cruise c.s. allereerst als verweer aan dat Fortis c.s. hun woordmerk "FORTIS" niet exclusief gebruiken. Zij wijzen daarvoor op

3 een aantal inschrijvingen van datzelfde woordmerk door anderen dan Fortis c.s. Niet geheel duidelijk is waartegen dit verweer precies is gericht, doch vaar zover Club Cruise c.s. bedoelen dat Fortis c.s. aan het woordmerk in kwestie geen rechten kunnen ontlenen, moet dit als meest verstrekkend verweer eerst aan de orde komen Genoemd verweer van Club Cruise c.s. faalt. Aan de rechten van de houder van een woordmerk kan niet zonder meer in de weg staan dat hetzelfde woord ook door anderen als een merk is ingeschreven. Daarvoor zijn nadere feiten of omstandigheden vereist, doch dergelijke feiten of omstandigheden zijn door Club Cruise c.s. niet gesteld. Fortis c.s. hebben, integendeel, onweersproken gesteld dat de ingeroepen andere merkinschrijvingen ofwel samenhangen met door hen gesponsorde projecten ofwel zodanig verschillende waren of diensten betreffen, dat zij, Fortis c.s., daarvan geen nadeel ondervinden en daarom ook geen actie ondernomen hebben Nu aldus van het merkrecht van Fortis c.s. moet worden uitgegaan, komt aan de orde dat Fortis c.s. zich voor de gestelde merkinbreuk beroepen op artikel 13, onderdeel A..1, sub b danwel sub c, BMW, zodat onderzocht moet worden of aan de daar gestelde eisen is voldaan. Daarvoor is het volgende van belang Allereerst is voor de beide subonderdelen vereist dat teken en merk gelijk zijn of met elkaar (voldoende) overeenstemmen. In dit geval bestaat het teken uit de aangevallen domeinnamen, welke niet geheel gelijk zijn aan het merk, zodat de mate van overeenstemming moet worden beoordeeld. Volgens vaste rechtspraak moet daarvoor het teken in de vorm zoals het wordt gebruikt, worden vergeleken met het merk in de vorm zoals het is ingeschreven. Daarbij gaat het - eveneens volgens vaste rechtspraak - om de totaalindrukken, waarbij aan de overeenkomsten tussen teken en merk meer belang toekomt dan aan de verschillen. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of in dit geval de domeinnamen in voldoende mate overeenstemmen met het woordmerk van Fortis c.s Overwogen wordt dat volgens vaste rechtspraak aan de uitgang ".com" of ".eu" geen betekenis toekomt, nu dit enkel een technisch noodzakelijke toevoeging is om de naam op het internet te kunnen gebruiken. De domeinnamen bestaan derhalve alle uit het woord fortis met daarachter een toevoeging. In die domeinnamen moet het woord "fortis" als het kenmerkende of meest onderscheidende deel worden aangemerkt, nu de toevoegingen slechts algemeen bekende benamingen vormen van spellen, sporten ( sports ) of een instelling voor gokspelen ( casino ), aan welke benamingen geen onderscheidend vermogen toekomt. Nu aldus het vooropstaande en onderscheidende onderdeel van de domeinnamen identiek is aan het woordmerk "FORTIS", is er naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende mate van overeenstemming om te kunnen leiden tot een merkinbreuk als bedoeld in de genoemde subonderdelen b en c van artikel 13, onderdeel A.1, BMW Derhalve komt aan de orde dat partijen voorts van mening verschillen over de soortgelijkheid van de diensten waarvoor teken en merk worden gebruikt Op dit punt moet worden vooropgesteld dat de soortgelijkheid van de diensten enkel is vereist voor de merkinbreuk als bedoeld in het meergenoemde subonderdeel b. Volgens vaste rechtspraak geldt subonderdeel c immers, ondanks de bewoording ervan, zowel voor soortgelijke warendiensten als voor niet-soortgelijke warendiensten. Dit subonderdeel c betreft het geval van een bekend merk. Volgens Fortis c.s. is hun woordmerk een bekend merk in de zin van de BMW. Dit is, gelet op de stellingen van Fortis c.s. en de door hen overgelegde stukken, voldoende aannemelijk en is door CIub Cruise c.s. ook niet of onvoldoende weersproken. Nu hieruit volgt dat van subonderdeel c moet worden uitgegaan, kan de soortgelijkheid van diensten in het midden blijven en moet worden beoordeeld (i) of Club Cruise c.s. hun teken zonder geldige reden gebruiken en (ii) of dat gebruik leidt tot, kart gezegd, ongerechtvaardigd voordeel voor Club Cruise c.s. dan wel merkschade voor Fortis c.s Ten aanzien van de geldige reden hebben Club Cruise c.s. niets gesteld of overgelegd waaruit zou kunnen blijken dat er voor hen een bijzondere reden bestond om nu juist de naam fortis voor hun

4 gokdiensten te kiezen. Nu zij met name niets gesteld hebben tegenover de stelling van Fortis c.s, dat zij voor die diensten evengoed ook andere namen hadden kunnen kiezen, is vooralsnog voldoende aannemelijk dat Club Cruise c.s. de naam "fortis" zonder geldige reden gebruiken Ten aanzien van de eis van, kort gezegd, een ongerechtvaardigd voordeel dan wel merkschade wordt overwogen dat Fortis c.s. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de domeinnamen afbreuk doen aan de reputatie van hun merk. Aangenomen kan immers worden (i) dat die domeinnamen bij het publiek, mede gezien de bekendheid van het merk, de suggestie wekken dat Fortis c.s. ook op het gebied van gokspelen actief zijn geworden en (ii) dat een dergelijke suggestie, gezien het negatieve imago van gokspelen, schadelijke gevolgen heeft voor Fortis c.s. die als aanbieders van financiële diensten bij uitstek afhankelijk zijn van hun goede naam en faam De voorgaande overwegingen leiden vooralsnog tot de slotsom dat Club Cruise c.s. door het gebruik van de domeinnamen in kwestie inbreuk maken op het woordmerk "FORTIS". Zij zijn derhalve gehouden aan die een inbreuk een einde te makken Hieruit volgt allereerst dat het gevorderde bevel tot het staken van het gebruik van dat woordmerk dan wel van een daarmee overeenstemmend teken, jegens Club Cruise c.s. voor toewijzing vatbaar is Voor zover Fortis en. hebben gevorderd dat dit bevel ook moet gelden voor de rechtsopvolgers van Club Cruise c.s., is dat niet toewijsbaar, ook niet als die rechtsopvolgers - zoals Fortis c.s. hebben bepleit - de domeinnamen namens of ten behoeve van Club Cruise c.s. zouden gebruiken. De desbetreffende derden hebben immers als rechtsopvolgers een eigen recht betreffende de domeinnamen en zij zijn als zodanig niet aan de onderhavige uitspraak gebonden, nu zij geen partij zijn in dit kort geding Voorts kunnen Fortis c.s. uit hoofde van hun exclusieve recht ook aanspraak maken op de gevorderde overdracht van de domeinnamen, zodat de vordering op dit punt eveneens toewijsbaar is. Daaraan kan niet in de weg staan dat ter zitting is gebleken dat Club Cruise B.V.. inmiddels de op haar naam geregistreerde domeinnamen aan een derde heeft overgedragen. Die overdracht moet vooralsnog jegens Fortis c.s. onrechtmatig worden geacht, nu Club Cruise B.V. met de aanspraken van Fortis c.s. op die domeinnamen en met een mogelijke procedure bekend was door de sommatiebrief van 22 maart 2006 en zij desondanks daarna die domeinnamen aan een derde heeft overdragen of in ieder geval de overdracht daarvan doorgang heeft laten vinden. Deze onrechtmatige handelwijze van Club Cruise B.V. rechtvaardigt dat zij wordt veroordeeld de bedoelde overdracht ongedaan te maken en dat aan die veroordeling een dwangsom wordt verbonden Ten aanzien van de gevorderde termijn wordt overwogen dat aan Club Cruise c.s. een iets langere termijn moet worden gegund dan is gevorderd, nu zowel voor het beëindigen van het gebruik van de merknaam als voor de overdracht van de domeinnamen (mede) door derden werkzaamheden verricht moeten worden. De hierna te bepalen termijn moet redelijk worden geacht Ten aanzien van de gevorderde dwangsom wordt overwogen dat deze tevens zat gelden voor de ander 4.15 bedoelde veroordeling van Club Cruise B.V. op de gronden zoals in die overweging reeds vermeld. Voorts dient de dwangsom redelijkerwijze te worden gematigd en per dag te worden verbeurd, terwijl die dwangsom tevens aan het hierna te vermelden maximum dient te worden gebonden. De hierna te bepalen bedragen moeten redelijk worden geacht De gevorderde uitvoerbaarverklaring op de minuut zal worden afgewezen, nu Fortis c.s. daarbij geen belang hebben, aangezien voer hen terstond na de uitspraak van dit vonnis de grosse ervan beschikbaar zal zijn. Dit vonnis zal evenmin uitvoerbaar worden verklaard op alle dagen en uren, nu de noodzaak daarvan niet is gebleken Al het voorgaande leidt ertoe dat de vordering op de hierna te vermelden wijze zal worden

5 toegewezen Club Cruise c.s. zullen, als dein het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Fortis c.s. worden begroot op: - vast recht EUR 248,-- - dagvaardingen ,19 - salaris procureur , Totaal EUR 1.220,19 5. De beslissing De voorzieningenrechter 5.1. beveelt Club Cruise B.V. en [gedaagde sub 2] binnen vier werkdagen na de dag van betekening van dit vonnis elk gebruik van de merknaam 'FORTIS" alsmede het gebruik van enig daarmee overeenstemmend teken of overeenstemmende naam te staken en die (merk)naam dan wel dat teken niet opnieuw te gaan gebruiken; 5.2. veroordeelt Club Cruise RV. te bewerkstelligen dat de onder 2.5 vermelde domeinnamen binnen twee weken na de dag van betekening van dit vonnis weer op haar eigen naam staan geregistreerd; 5.3. beveelt Club Cruise B.V. voorts binnen vier werkdagen na de dag waarop de onder 5.2 bedoelde domeinnamen weer op haar naam staan geregistreerd, alles te doen wat noodzakelijk is om die domeinnamen aan Fortis c.s. over te dragen, waaronder het ondertekenen van de benodigde formulieren en het verlenen van alle noodzakelijke medewerking; 5.4. beveelt [gedaagde sub 2] binnen vier werkdagen na de dag van betekening van dit vonnis alles te doen wat noodzakelijk is om de onder 2.6 vermelde domeinnamen aan Fortis c.s. over te dragen, waaronder het ondertekenen van de benodigde formulieren en het verlenen van alle noodzakelijke medewerking 5.5. bepaalt dat Club Cruise B.V. dan wel [gedaagde sub 2] een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-- voor iedere dag dat ten van hen in gebreke blijft te voldoen aan hetgeen ander 5.1, 5.2, 5.3 dan wel 5.4 is bepaald, reet dien verstande dat boven een bedrag van EUR ,-- geen dwangsommen meer worden verbeurd; 5.6.veroordeelt Club Cruise c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Fortis c.s. tot op heden begroot op EUR 1.220,19; 5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.8. wijst af het meer of anders gevorderde. aanvaard. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet