Weigeren voor een hoger doel [0]

Transcriptie

1 Intellectuele Eigendom en Reclamerecht, Weigeren voor een hoger doel Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: IER 2005, 3 Bijgewerkt tot: Auteur: O.H.J. Schmutzer [*] Weigeren voor een hoger doel [0] 'I have made good judgements in the Past. I have made good judgements in the Future.' Dan Quayle (1947- ) Inleiding Een vraag die velen van ons steeds weer opnieuw moeten beantwoorden is de vraag waar de grens ligt tussen wat wel en wat niet een merk kan zijn. In de afgelopen jaren heeft het HvJ EG in een groot aantal arresten aangegeven waar deze grens volgens hem moet worden getrokken. Deze grens lijkt echter aan beweging onderhevig, met name als het gaat om zogenaamde suggestieve merken. In dit verband is van belang dat het HvJ EG zich in zijn beslissingen steeds meer laat leiden door een hoger doel: het algemeen belang. Wat suggestieve merken betreft, lijkt het HvJ EG op belangrijke punten terug te zijn gekomen op het BABY-DRYarrest, zijn eerste arrest op dit gebied, waarin een ferme lijn leek te zijn neergezet. Het HvJ EG rept in zijn latere arresten overigens met geen woord over deze waarschijnlijke verschuiving in zijn benaderingswijze en doet voorkomen alsof vanaf het begin een vaste koers is gevaren die geheel strookt met het bepaalde in het VvP, een benadering die het hierboven aangehaalde citaat in herinnering riep. De huidige benadering van de weigeringsgronden door het HvJ EG lijkt echter op gespannen voet te staan met het Verdrag van Parijs ('VvP'). Hierna zal ik bezien binnen welke grenzen een teken volgens het VvP wegens gebrek aan onderscheidend vermogen of wegens het zijn van een, kort gezegd, beschrijvende of gebruikelijke aanduiding kan worden geweigerd en welke grenzen het HvJ EG in die gevallen thans stelt. Het basisvereiste: een merk moet kunnen onderscheiden Wil een teken geschikt zijn om als merk te dienen, dan moet het in staat zijn een waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen. Een logisch uitgangspunt, omdat een merk anders zijn voornaamste functie, de herkomstfunctie, niet zou kunnen uitoefenen. Het is met name deze functie die het Europese merkenrecht tracht te beschermen. [2] In de tijd voorafgaand aan (het verstrijken van de omzettingstermijn van) de Merkenrichtlijn was het BenGH van mening dat aan een in te schrijven teken als merk in principe geen verdergaande eis mocht worden gesteld dan dat het teken geschikt moet zijn om te onderscheiden. [3] Wat betreft het VvP is met name art. 6quinquies B lid 2 van belang. Dit artikel bepaalt dat tekens slechts dan geen merk kunnen zijn 'wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.' Ook het TRIPs-Verdrag neemt deze herkomstfunctie als uitgangspunt. Art. 15 lid 1 TRIPs luidt: 'Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. [ ]' 1

2 Deze bepaling belet, blijkens het tweede lid van art. 15 TRIPs, echter niet dat een merk op andere gronden kan worden geweigerd, mits deze gronden niet afwijken van de bepalingen van het VvP. Deze voorwaarde vloeit logischerwijs voort uit art. 2 lid 1 TRIPs, dat bepaalt dat de leden bij dit verdrag onder meer art. 6quinquies VvP dienen na te leven. De Europese Gemeenschap is evenals haar lidstaten partij bij het TRIPs-Verdrag en dient zich dus op grond van deze bepaling te houden aan het bepaalde in het VvP. Merken mogen dus slechts worden geweigerd wanneer een van de gronden genoemd in art. 6quinquies B zich voordoet; in andere gevallen niet. [4] De Merkenrichtlijn (en daarmee naar men moge aannemen ook de Verordening nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, 'GMVo') wil - en mag ook overigens op grond van het TRIPs-Verdrag - geen strengere eisen stellen aan het vereiste onderscheidend vermogen dan art. 6quinquies B lid 2 VvP. [5] Gezien het voorgaande, heeft de Beneluxwetgever dan ook geen reden gezien om art. 3 Merkenrichtlijn met zoveel woorden om te zetten, omdat art. 6bis lid 1 BMW rechtstreeks naar art. 6quinquies B lid 2 VvP verwijst. Ook de Nederlandse rechter ging ervan uit dat de materiële toets onder de Merkenrichtlijn eenzelfde zou zijn als art. 6quinquies B VvP, ondanks het feit dat het Benelux Merkenbureau had bepleit dat de toets onder de Merkenrichtlijn strenger zou zijn. [6] Het HvJ EG onderkent evenwel dat de bepalingen van de Europese merkenwetgeving volledig moeten stroken met het VvP. [7] Ondertussen is ook gebleken dat het HvJ EG de absolute weigeringsgronden anders beoordeelt dan de Beneluxrechter het in de afgelopen decennia had gedaan. Dit lijkt een gevolg van de rol die het algemeen belang is gaan spelen bij het uitleggen van de in de GMVo en Merkenrichtlijn genoemde absolute weigeringsgronden. In het in dit nummer van de IER afgedrukte arrest SAT.2 brengt het HvJ EG het als volgt onder woorden: 'Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan - en moet zelfs - andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond [ ] [8] ' Klare taal lijkt mij. Hierna zal ik bezien welke toets het HvJ EG thans heeft aangelegd bij de beoordeling van de weigeringsgronden sub a, b en c van art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn en art. 7 lid 1 GMVo en of hoeverre deze strookt met het VvP. Merken die elk onderscheidend kenmerk missen (sub a en b) Ten tijde van het opstellen van de tekst van art. 6quinquies B lid 2 VvP werd bij merken die elk onderscheidend kenmerk missen gedacht aan tekens die te eenvoudig of juist te ingewikkeld zijn, aan versieringen, slagzinnen of aanbevelingen. [9] De categorie merken die - in de woorden van het VvP - elk onderscheidend kenmerk missen, wordt vaak over één kam geschoren met merken die uitsluitend bestaan uit, kort gezegd, gebruikelijke of beschrijvende aanduidingen. Dat is echter onjuist. In art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn en art. 7 lid 1 GMVo blijkt dit onderscheid uit het feit dat de weigeringsgronden in verschillende categorieën zijn gesplitst. De tekst van art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn (dat correspondeert met art. 7 lid 1 GMVo) luidt als volgt. 'Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard worden: a. tekens die geen merk kunnen vormen; b. merken die elk onderscheidend vermogen missen; c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [ ]' Dat deze gronden niet dezelfde strekking hebben heeft het HvJ EG ondertussen meer dan eens benadrukt, terwijl het tegelijkertijd heeft onderkend dat een overlapping tussen de weigeringsgronden onvermijdelijk is. [10] 2

3 In relatie tot waren en diensten Bij de categorie merken die ieder onderscheidend kenmerk missen moet worden gedacht aan tekens die het niet in zich hebben om te kunnen onderscheiden (op wat voor een wijze dan ook). Het GvEA EG heeft deze categorie merken als volgt beschreven: 'Blijkens de rechtspraak is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt [ ]. Dergelijke merken stellen de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, immers niet in staat om bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze te herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken [ ]. [11] ' Met andere woorden beoogt deze weigeringsgrond te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen als enige in staat stelt de wezenlijke herkomstfunctie te vervullen. [12] Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek én met de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. [13] Het HvJ EG en het GvEA EG hebben ondertussen enkele richtsnoeren gegeven voor het beoordelen van vorenbedoelde perceptie van het relevante publiek. Volgens het GvEA EG dient daarbij in ogenschouw te worden genomen dat dit publiek de gewoonte heeft woordmerken als onderscheidingstekens te herkennen; dit in tegenstelling tot vormmerken. [14] Wat betreft kleurmerken geldt volgens het HvJ EG dat deze op zichzelf geen onderscheidend vermogen hebben. [15] Sub b ziet dus op merken die naar hun aard in beginsel geen onderscheidend vermogen hebben, hetgeen over het algemeen niet lijkt te gelden voor woordmerken. In beginsel, want een teken dat niet van meet af aan onderscheidend vermogen heeft kan dit later wel verkrijgen door inburgering. [16] De enige relevante toets onder sub b is dan ook dat het teken in zijn geheel het relevante publiek in staat stelt de oorsprong van de waren of diensten te herkennen en te onderscheiden van die van andere ondernemingen. [17] In dit kader lijkt het HvJ EG dan ook (vooralsnog) geen grote rol toe te kennen aan het algemeen belang. 'Gelet op de omvang van de bescherming die de verordening van een merk verleent, ligt het voor het overige voor de hand dat het aan artikel 7, lid 1, sub b van de verordening ten grondslag liggende algemeen belang samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, zoals deze in punt 23 van dit arrest in herinnering is gebracht [de herkomstfunctie, OHJS] [18] ' Dit lijkt hoogstens anders te liggen ten aanzien van 'exotische' tekens waarvan de beschikbaarheid niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt, zoals kleuren, aldus het HvJ EG. [19] Het merk moet dus geschikt zijn om waren of diensten te kunnen onderscheiden. Als dit niet het geval is, is de vraag, of het merk wel of niet beschrijvend is, niet meer relevant. Dit blijkt wel uit het COMPANYLINEarrest van het HvJ EG. [20] Het OHIM oordeelde dat het merk louter beschrijvend is en weigerde het merk COMPANYLINE op grond van sub b in plaats van sub c, waaraan het merk mijns in ziens had behoren te worden getoetst. Nu feitelijk was vastgesteld dat het merk geen onderscheidend vermogen had in de zin van sub b waren de argumenten van de aanvrager dat het merk niet beschrijvend was tevergeefs. Indien sub b van toepassing is, kan het merk de waren of diensten immers niet onderscheiden. De discussie of een merk wel of niet beschrijvend is voor de waren of diensten in kwestie, is dan niet meer relevant. Ongeacht de waren en diensten Een kleine zijsprong: de categorie tekens als bedoeld in art. 7 lid 1 sub a en art. 3 lid 1 sub a Merkenrichtlijn is in beginsel van een andere orde. Wil een teken een merk kunnen vormen dan worden er aan het teken als 3

4 zodanig ook bepaalde eisen gesteld. Het betreft hier tekens die niet vatbaar zijn om een merk te vormen ongeacht de waren of diensten. Het HvJ EG duidt deze merken aan als tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen omdat deze niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling. [21] Art. 6quinquies B VvP ziet enkel op de weigeringsgronden op grond waarvan een merk mag worden geweigerd. Deze bepaling ziet derhalve niet op de weigering van een teken als merk omdat het teken niet binnen het concept c.q. de notie van een 'merk' valt. [22] Voorzover een teken dus wordt geweigerd op grond van sub a van art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn of art. 7 lid 1 GMVo omdat het niet aan het hiervoor genoemde concept voldoet, dan moet dit dus mogen, zelfs indien dit niet onder één van de gronden genoemd in art. 6quinquies B VvP valt. Het gaat hier om het vereiste zoals neergelegd in art. 4 GMVo respectievelijk art. 2 Merkenrichtlijn dat een teken grafisch voorstelbaar moet zijn en dat deze grafische weergave 'duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief' [23] moet zijn. Echter, het lijkt erop dat ook onder deze weigeringsgrond sub a ook tekens vallen die ieder onderscheidend kenmerk missen als bedoeld in art. 6quinquies B lid 2. De weigeringsgrond onder a sluit volgens het HvJ EG namelijk tekens uit '[ ] die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen, en die dus niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden [cursivering toegevoegd, OHJS]. [24] ' Het lijkt erop dat het HvJ EG hier ook doelt op tekens die wel binnen het merkconcept vallen, maar die intrinsiek niet voldoen doordat ze ieder onderscheidend vermogen missen ongeacht de waren of diensten: tekens die niet algemeen geschikt zijn om te onderscheiden. Hierbij kan gedacht worden aan een teken dat simpelweg niet kan onderscheiden omdat het bijvoorbeeld te simpel of te ingewikkeld is. [25] In een dergelijk geval is art. 6quinquies B VvP wél van toepassing. Verdedigd wordt dat het VvP immers ook ziet op tekens die niet geschikt zijn te onderscheiden ongeacht de waren of diensten, doordat ze te eenvoudig of te ingewikkeld zijn. [26] De reden waarom een tweedeling is gemaakt door het HvJ EG ten aanzien van tekens enerzijds en merken anderzijds die ieder onderscheidend vermogen missen lijkt te zijn gelegen in de vraag of dit gemis aan onderscheidend vermogen ongeacht de waren of diensten geldt (sub a) of uitsluitend in relatie tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is gevraagd (sub b). Suggestieve, beschrijvende of gebruikelijke aanduidingen (sub c) Art. 6quinquies B lid 2 VvP bepaalt onder meer dat merken die uitsluitend bestaan uit - kort gezegd - gebruikelijke c.q. beschrijvende tekens geen merk kunnen zijn. Deze weigeringsgrond is neergelegd in sub c van art. 3 lid 1 Merkenrichtlijn en art. 7 lid 1 GMVo. Ook sub c is een op zichzelf staande weigeringsgrond. [27] Evenwel heeft het HvJ EG geoordeeld dat 'In het bijzonder mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. [28] ' Onder het oude Benelux merkenrecht werd merkenrechtelijke bescherming enkel onthouden aan tekens die uitsluitend beschrijvend zijn. Verwijzende tekens mochten daarentegen wel. [29] Dergelijke tekens werden immers niet uitsluitend beschrijvend geacht. Het BenGH oordeelde dat 'Een woord dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, kan zonder meer, dat wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zichzelf een benaming of een teken zijn in de zin van art. 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet [cursivering toegevoegd, OHJS]. [30] ' BABY-DRY 4

5 Velen dachten dat wat betreft de zogenaamde beschrijvende, zo men wil suggestieve, merken met het BABY- DRY-arrest de hoogte van de Europese merkenrechtelijke lat wel was gelegd. Dit arrest leek in lijn te zijn met de vroegere Benelux rechtspraak: verwijzende merken zijn toegestaan, maar uitsluitend beschrijvende merken niet. 'De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan [cursivering toegevoegd, OHJS]. [31] ' In tegenstelling tot het eerdere CHIEMSEE-arrest benaderde het HvJ EG in het BABY-DRY-arrest de weigeringsgrond sub c uitdrukkelijk niet vanuit het algemeen belang. [32] Op dat moment leek dat een gevolg van het feit dat eerstgenoemd arrest betrekking had op een specifieke materie, te weten geografische herkomstaanduidingen. Ondanks het feit dat het arrest BABY-DRY toch een vertrouwd gevoel had moeten geven, zijn in de Benelux kritische geluiden geuit. Een hier te lande gehoord argument tegen het toekennen van merkenrechtelijke bescherming aan een teken als BABY-DRY was dat de consument toch direct aan luiers zal denken. [33] Ik geloof dat niet. Als de consument op geen enkele wijze is geïnformeerd voor welke waren het merk zal worden gebruikt, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat deze consument direct zal denken dat het merk op luiers slaat. [34] Het hiervoor genoemde argument lijkt dan ook te zijn ingegeven door hindsight. Zodra je weet dat het teken voor luiers wordt ingeschreven c.q. gebruikt, is het vanzelfsprekend makkelijk te oordelen dat de consument direct aan luiers zal denken. Merken moeten inderdaad worden beoordeeld met in gedachte de goederen waarom het gaat, maar men moet wel waken voor hindsight. Het is immers de kracht van deze suggestieve merken dat het merk in relatie tot het product direct een gevoel oproept bij de consument. En dat is nu juist waar de hedendaagse marketeer naar streeft. In ieder geval leek het overgrote deel van de kritiek (ook buiten de Benelux) op het BABY-DRY-arrest van het HvJ EG te zijn ingegeven door het uitgangspunt dat de concurrentievrijheid zo groot mogelijk moet blijven. [35] Deze gedachtegang lijkt echter moeilijk te verenigen met het feit dat alle intellectuele eigendomsrechten nu eenmaal zekere monopolies tot gevolg hebben. Het algemeen belang Terwijl in het kader van sub b (thans) nog slechts een kleine rol lijkt weggelegd voor het algemeen belang, heeft het HvJ EG dit belang in het kader van sub c steeds uitgebreid meegenomen in zijn overwegingen. Enkel in het BABY-DRY-arrest werd er met geen woord over dit belang gerept. In het CHIEMSEE-arrest leek het er nog op dat het algemeen belang geen aparte test was. In zijn Linde-arrest overwoog het HvJ EG echter: 'Gelet op hetgeen voorafgaat moet op het tweede onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voorziene weigeringsgrond voor inschrijving in elk concreet geval rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn [cursivering toegevoegd, OHJS]. [36] ' In dit arrest overwoog het HvJ EG dus met zoveel woorden dat het algemeen belang moet worden betrokken bij 5

6 de toets of de weigeringgrond in art. 7 lid 1 sub c GMVo van toepassing is. Het algemeen belang lijkt daarmee niet enkele de ratio achter de weigeringgrond te zijn, maar door het HvJ EG mede te zijn verheven tot een toets. De expliciete bevestiging hiervan kan naar mijn mening worden gevonden in het Libertel-arrest, waarin het HvJ EG, overigens in het kader van sub b, overwoog dat de beschikbaarheid van kleuren niet onnodig mag worden beperkt in het kader van het algemeen belang. [37] Deze toets wordt echter niet in het VvP genoemd. Het HvJ EG heeft te kennen heeft gegeven dat art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn (en dus ook art. 7 lid 3 GMVo) onverminderd van toepassing is in geval van toetsing op grond van sub c. Inburgering kan een eventuele weigering op grond van het algemeen belang dus tegengaan [38] en zal onder bepaalde omstandigheden moeten worden aangenomen. [39] De betekenis van het algemeen belang wordt dus sterk gerelativeerd in geval van inburgering. Potentiële betekenis In het latere DOUBLEMINT-arrest benadrukte het HvJ EG wederom dat het algemeen belang moet worden meegenomen bij de beoordeling of art. 7 lid 1 sub c GMVo van toepassing is. Het Hof overwoog voorts dat 'De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt [cursivering toegevoegd, OHJS]. [40] ' Van belang is enkel of het merk hiertoe zou kunnen dienen. [41] Indien een teken in de toekomst wellicht geschikt is om te kunnen worden gebruikt door een concurrent om eigenschappen van een product aan te geven, dan is de weigeringsgrond van art. 7 lid 1 sub c GMVo (vanuit het oogpunt van algemeen belang) van toepassing. Ook in de recente BIOMILD- en POSTKANTOOR-arresten heeft het HvJ EG deze toets aan sub c ten grondslag gelegd. Bij het opstellen van de corresponderende bepaling uit art. 6quinquies B lid 2 VvP heeft men ter zake van (toekomstig) beschrijvend merken ook voor ogen gehad dat dergelijke aanduidingen in het publieke domein moeten blijven. [42] Lagas zegt over deze bepaling het volgende: 'On the other hand, the sign or indication in question may be refused or invalidated when it 'may serve in trade' to describe the goods concerned. 'May serve' (pourra servir) is an expression which refers to the present as well as to the future. Thus, the fact that the mark has not been used as yet by the trade to describe the nature or quality of the goods in question is not sufficient. If the mark is one that the trade might normally wish to use as a description, the objection to the mark is valid.' [cursivering toegevoegd, OHJS]. [43] ' Ook mij lijkt dat deze weigeringsgrond wel enkel ziet op aanduidingen waarvan de concurrent zich normaliter zou wensen te kunnen bedienen. In tegenstelling tot het eerdere BABY-DRY-arrest lijkt in de (recentere) DOUBLEMINT-, POSTKANTOOR- en BIOMILD-arresten van het HvJ EG echter niet langer vereist dat het woord in het normale taalgebruik kan dienen ter aanduiding van eigenschappen van de waar of de dienst. De som der delen ('emergente merken') Wat betreft samengestelde tekens heeft het HvJ EG in zijn POSTKANTOOR- en BIOMILD-arresten aangegeven dat het enkele feit dat een merk uit samengestelde tekens bestaat, die op zichzelf beschrijvend zijn, niet de conclusie kan worden getrokken dat het merk dus ook beschrijvend is. Met een ander oordeel had het HvJ EG zijn eerdere BABY-DRY-beslissing met zoveel woorden opzij geschoven. Hoewel het Hof dat niet uitdrukkelijk doet, lijkt het in zijn recentere arresten echter een zekere correctie toe te passen op zijn BABY- DRY-arrest. Het oordeelde namelijk dat in geval van een combinatie van beschrijvende bestanddelen ook het samengestelde teken beschrijvend is, '[ ] tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de [44] 6

7 bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, [ ] ' In zijn POSTKANTOOR- en BIOMILD-arresten hecht het HvJ EG veel meer waarde aan de onderdelen waaruit het merk is opgebouwd dan in BABY-DRY. Indien de elementen waaruit het merk bestaat beschrijvend zijn, wordt de lat hoger gelegd dan in BABY-DRY. In dat geval moet namelijk thans de combinatie van de elementen merkbaar verschillen van de som van zijn bestanddelen; elk merkbaar verschil [45] is niet meer voldoende. Nog los van het feit dat dit een niet bruikbaar criterium lijkt te zijn [46], lijkt het ook strijdig met het uitgangspunt van het Hof dat een woordmerk in zijn geheel moet worden beoordeeld. Vanuit deze optiek zullen de bestanddelen immers veelal het lot van het samengestelde teken bepalen. Wanneer verschilt het samengesteld teken immers merkbaar van de som (lees: samenvoeging) van die tekens. Is daarvan pas sprake indien een van de bestanddelen een extra betekenis krijgt? Ook deze benadering heeft het gevaar in zich dat niet enkel tekens worden geweigerd die in het normale taalgebruik zouden kunnen dienen ter aanduiding van een kenmerk van de waar of dienst. Het is misschien aardig om deze leer van het Hof met een verwijzing naar de metafysica aan te duiden als 'merken-emergentisme'. [47] Indien een uit samengesteld merk ontstijgt aan haar delen en zo kan rekenen op de goedkeuring van het Hof, kan dan gesproken worden van een 'emergent merk'. BABY-DRY lijkt niet langer relevant Er lijkt dan ook nog weinig over te zijn van de maatstaf gegeven in het BABY-DRY-arrest. Ten eerste lijkt het 'merkbaar verschil'-criterium uit POSTKANTOOR en BIOMILD een stuk zwaarder dan het corresponderende criterium uit BABY-DRY. En zelfs als aan dit criterium wordt voldaan, dan zou dit merk in de toekomst door concurrenten wel eens gebruikt kunnen worden om de eigenschappen van het product aan te duiden, ook al is het teken op dit moment nog slechts een taalvondst. In geval van BABY-DRY zullen er zeker concurrenten zijn die ook de gevonden aanduiding baby-dry wensen te gebruiken om aan te geven dat hun luier will keep your baby dry. BABY-DRY is ingeschreven als merk, maar voor soortgelijke gevallen geeft het Hof er thans alle ruimte toe deze taalvondsten tot het publieke domein te laten behoren doordat de betrokken inschrijving wordt geweigerd. Denk bijvoorbeeld aan de taalvondst STREAMSAVE voor onder meer computerhardware waarvan de weigering door het HvJ EG werd gesanctioneerd. [48] Moet in geval van dit soort merken de marketeer tegenwoordig zijn toevlucht proberen te zoeken in het auteursrecht? Conclusie: onderscheiden is niet langer goed genoeg Staat de benaderingswijze van het HvJ EG momenteel op gespannen voet met het bepaalde in art. 6quinquies B lid 2 VvP? Naar mijn mening wel. De toets of één van de potentiële betekenissen van een woord geschikt is om een eigenschap van een waar of dienst aan te duiden valt wellicht nog binnen de bandbreedte van dit artikel dat immers zelf ook spreekt over tekens 'die kunnen dienen tot'. Echter, door deze toets los te koppelen van het normale taalgebruik wordt hij hoogst arbitrair. Veel bestaande merken zouden geschikt kunnen zijn om eigenschappen van een product aan te duiden. Dit geldt eens te meer indien het gaat om een nieuw woord voor een nieuwe eigenschap. Met het introduceren van de algemeenbelangtoets lijkt het HvJ EG een aanvullende toets te hebben ingevoerd die niet in art. 6quinquies B lid 2 VvP wordt genoemd. Zo nodig lijkt in de rechtspraak van dat Hof weigering op grond van het algemeen belang mogelijk, zonder dat één van de in art. 6quinquies B lid 2 VvP genoemde weigeringsgronden zich ook daadwerkelijk voordoet. [49] Dat een bepaalde gedachte aan de invoering van een uitsluitingsgrond ten grondslag heeft gelegen rechtvaardigt echter nog niet dat deze achterliggende gedachte als toets wordt ingevoerd. Een uitleg van de GMVo en de Merkenrichtlijn die strenger is dan het bepaalde in het VvP kan niet de bedoeling zijn geweest van de Europese wetgever, gezien het bepaalde in de art. 2 lid 1 en 15 lid 2 TRIPs. Het hanteren van een strengere toets dan art. 6quinquies B lid 2 VvP heeft immers een onaanvaardbaar gevolg, te weten dat tussen het regime in Europa en regimes elders in de wereld een discrepantie ontstaat die, gelet op het bepaalde in het TRIPs-Verdrag, niet wordt toegelaten omdat zij afbreuk doet aan het daarin neergelegde 7

8 harmoniseringsdoel. [50] Duidelijk is ondertussen in ieder geval dat het HvJ EG verdergaande eisen stelt aan een teken dan het BenGH in het verleden heeft gedaan en dan het Hof zelf heeft gedaan in zijn BABY-DRY-arrest dat pas drie jaar geleden is gewezen. Blijkens de recente rechtspraak van het HvJ EG moet een merk niet enkel geschikt zijn om een waar of een dienst te kunnen onderscheiden, maar mag de concurrentie ook niet onnodig worden beperkt door het toekennen van exclusieve bescherming aan dat merk. In het kader van de rechtszekerheid zou het een goede zaak zijn als het HvJ EG voor een duidelijke, rechtlijnige koers zou kiezen. Ik denk bij voorbeeld niet dat de aanvrager voor het Gemeenschapsmerk DOUBLEMINT ooit had gedacht dat zijn aanvrage het niet zou redden na BABY-DRY. De merkhouders van BABY-DRY, KINDER en JUICY FRUIT mogen in ieder geval blij zijn dat zij hun merk reeds op zak hebben Voetnoten Voetnoten [0] Citeerwijze: O.H.J. Schmutzer, 'Weigeren voor een hoger doel', IER 2005, 3. [*] O.H.J. Schmutzer is advocaat bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam. [2] Richtlijn 89/104/EG, PbEG 1 februari 1989 L 40/1 (Merkenrichtlijn), overweging 10. [3] BenGH 16 december 1991, NJ 1995, 596 (m.nt. Verkade), (Burberrys II). [4] S.P. Ladas, Patents, Trademarks, and Related Rights, Vol. II, Boston: Harvard University Press, 1975, p [5] Merkenrichtlijn, overweging 12. [6] Hof 's-gravenhage 3 juli 1997, IER 1997, 53 (m.nt. Gielen). [7] HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-03793, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 73, (Libertel). [8] HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Jur (n.n.g.), IER 2005, [8], r.o. 25, (SAT.2) met verwijzing naar HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P en C-457/01 P, n.n.g., (Henkel). [9] G.H.C. Bodenhausen, Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Genève: WIPO 1967, p [10] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/1, IER 2004, 22 (m.nt. Gielen; zie antwoord op de 6e vraag), (Postkantoor), HvJ EG 8 april 2003, gevoegde zaken C-53-55/01, Jur. 2003, p. I-3161, IER 2003, 48, r.o. 67, (Linde, Winward & Rado), HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P en C-457/01 P, (n.n.g.; tekst is wel beschikbaar via website van het HvJ EG: < r.o. 45, (Henkel) en HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Jur (n.n.g.), IER 2005, [8], r.o. 25, (SAT.2). [11] GvEA EG 5 maart 2003, zaak T-194/01, Jur. 2003, p. II-00383, r.o. 39, (3D-vorm afwasmiddel). [12] HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Jur (n.n.g.), IER 2005, [8]), r.o. 23, (SAT.2). [13] HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 273/11), r.o. 23 (met verwijzing naar andere arresten), (Nichols). [14] GvEA EG 5 maart 2003, zaak T-194/01, Jur. 2003, p. II-00383, r.o. 45, (3D-vorm afwasmiddel). [15] HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-3793, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 67, (Libertel). [16] HvJ EG, 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, Jur. 1999, p. I-2779, NJ 2000, 269 (m.nt. Verkade), IER 1999, 30 (m.nt. Gielen), r.o. 48, (Chiemsee) en HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-3793, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 67, (Libertel). [17] HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Jur (n.n.g.), IER 2005, [8], r.o. 41, (SAT.2). [18] HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Jur (n.n.g.), IER 2005, [8], r.o. 27, (SAT.2). [19] HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-03793, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 60, (Libertel). 8

9 [20] HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Jur. 2002, p. I-7561, IER 2002, 52 (m.nt. Gielen), (Companyline). [21] HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/00, Jur. 2002, p. I-5475, IER 2002, 42 (m.nt. Grosheide), r.o. 36, (Philips/Remington). [22] Ladas 1975, p (zie noot 3) en Bodenhausen 1967, p. 115 (zie noot 8). [23] HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00, Jur. 2002, p. I-11737, IER 2003, 21 (m.nt. Gielen), r.o. 55, (Sieckmann). [24] HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/00, Jur. 2002, p. I-5475, IER 2002, 42 (m.nt. Grosheide), r.o. 36, (Philips/Remington). [25] Dat dit soort tekens onder sub a vallen: zie Gielen, noot in IER 2004, 22 bij HvJ EG 12 februari 2004, (Postkantoor). [26] Bodenhausen 1967, p. 120 (zie noot 8). [27] Zie noot 9. [28] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/1, IER 2004, 22 (m.nt. Gielen), r.o. 86, (Postkantoor). [29] Onder de Merkenwet 1883 werden overigens strengere eisen aan een merk gesteld, zie: C.J.J.C. van Nispen, 'Het onderscheidend vermogen van een merk; Europese norm, nationale praktijken', BIE 1997, 10, p [30] BenGH 19 januari 1981, NJ 1981, 294 (m.nt. Wichers Hoeth), (Kinder). [31] HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 P, Jur. 2001, p. I-6251, NJ 2002, 139, IER 2001, 54 (m.nt. SdW), r.o. 39, (Baby-Dry). [32] De bepalingen van art. 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn en art. 7 lid 1 sub c GMVo zijn hetzelfde. Dit blijkt uit HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/1, IER 2004, 22 (m.nt. Gielen), r.o. 97, (Postkantoor). [33] Zie bijvoorbeeld: Hoorneman, 'Baby-Dry of Companyline?', BMMB 03/01. [34] In gelijke zin: A-G Jacobs, conclusie in HvJ EG 20 september 2001, zaak C-383/99 P, NJ 2002, 139, r.o. 84, (Baby-Dry). [35] Zie bijvoorbeeld: Hoorneman, BMMB 03/01, p. 6 (zie noot 32). [36] HvJ EG 8 april 2003, gevoegde zaken C-53-55/01, Jur. 2003, p. I-3161, IER 2003, 48, r.o. 77, (Linde, Winward & Rado). [37] HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-03793, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 60, (Libertel). [38] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/3, r.o. 36, (Biomild). [39] HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, Jur. 1999, p. I-2779, NJ 2000, 269 (m.nt. Verkade), IER 1999, 30 (m.nt. Gielen), r.o. 52, (Chiemsee). [40] HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01 P, Jur (n.n.g.), Pb EG 2003, C 304/3, IER 2004, 12, r.o. 32 (m.nt. Gielen), (Doublemint). [41] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/1, IER 2004, 22 (m.nt. Gielen), r.o. 97 (onder verwijzing naar HvJ EG, 23 oktober 2003), (Postkantoor). [42] Bodenhausen 1967, p. 120 (zie noot 8). [43] Ladas 1975, p en 1233 (zie noot 3). [44] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/1, IER 2004, 22 (m.nt. Gielen), r.o. 100, (Postkantoor), en in gelijke zin HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 85/3, r.o. 41, (Biomild). [45] HvJ EG 20 september 2001, C-383/99 P, Jur. 2001, p. I-6251, NJ 2002, 139, IER 2001, 54 (m.nt. SdW), (Baby-Dry). [46] Vergelijk noot Gielen in IER 2004, 22 bij HvJ EG 12 februari 2004, (Postkantoor). [47] Emergentisme gaat uit van emergentie. Kort gezegd kan iets als emergent worden aangemerkt als het meer is dat de enkele som van de delen waaruit het is samengesteld. Een met betrekking tot het emergentisme veel besproken onderwerp is bijvoorbeeld de verhouding lichaam/geest. J.S. Mill, C.D. Broad en S. 9

10 Alexander zijn enkele filosofen die met het emergentisme verbonden zijn. [48] HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Jur (n.n.g.), PbEU 2004, C 94/12, (Streamserve). [49] Vergelijk HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Jur. 2003, p. I-3739, NJ 2003, 600 (m.nt. Spoor), IER 2003, 50 (m.nt. Gielen), r.o. 60, (Libertel). [50] Vergelijk noot Gielen in IER 1997, 53 bij Hof 's-gravenhage 3 juli