XS Consultants - RDWeb DomJur 2001-50 Pres. Rechtbank 's-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/448 Datum: 26-04-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de besloten vennootschap Creative Alliance Information Consultants B.V., handelend onder de naam XS Consultants, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad, eiseres, procureur: mr. W. Taekema, advocaat mr. J.L. de Kreek te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap onder firma RDWeb, gevestigd en kantoorhoudende te 's-gravenhage, 2. [verweerder 2], wonende te 's-gravenhage, 3. [verweerder 3], wonende te Rotterdam, gedaagden, verschenen in persoon, met bijstand van H. Bos. Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding: Eiseres -hierna ook XS Consultants- heeft gedaagden -hierna gezamenlijk aan te duiden met RDWeb c.s.- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 14 april 2000. Ter zitting heeft de raadsman van XS Consultants de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities. RDWeb c.s. hebben verweer gevoerd bij monde van hun gemachtigde H. Bos, die daarbij eveneens een pleitnotitie heeft gehanteerd. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1. In dit kort geding kan van het volgende worden uitgegaan: a. XS Consultants houdt zich blijkens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophanden en Fabrieken te Flevoland bezig met het verlenen van diensten op het gebied van de informatica met als kernactiviteiten: advisering op de gebieden van informatievoorziening, informatieanalyse en systeembouw; trainingen op het gebied van geautomatiseerde toepassingen; systeembouw in eigen beheer en op detacheringbasis. b. XS Consultants is houdster van het Benelux-woordmerk www.xs.nl. Het merk is ingeschreven op 8 december 1998 voor klasse 35 (promotie en publiciteit) en voor klasse 38 (telecommunicatie en diensten van Internet acces-providers). c. XS Consultants voert als handelsnamen onder meer: XS Internet, XS Internet voor Bedrijven, Global XS Agentschap en XS Consultants. d. In 1998 heeft XS Consultants de domeinnaam www.xs.nl op haar naam laten registreren in het register van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie in Nederland. Deze domeinnaam is op 8 maart 2000 bij de verhuizing van provider Bedrijvenweb naar de provider Solcon B.V. onbedoeld vrijgekomen. e. RDWeb is houdster van de domeinnaam xs.nl. Deze domeinnaam is op 9 maart 2000 ingeschreven in het register van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland. gedaagden sub 2 en 3 zijn vennoten van RDWeb.
f. Sinds begin 2000 zijn de activiteiten van RDWeb met de activiteiten van Streetweb samengevoegd in de besloten vennootschap MoveNext B.V. i.o. De combinatie RDWeb/Streetweb is een full-service internetprovider, gericht op het bouwen en 'hosten' van concepten voor klanten en het bouwen en exploiteren van eigen internet concepten. g. RDWeb heeft op 29 maart 2000 bij het Benelux Merkenbureau een depot verricht voor het woordmerk xs. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2. XS Consultants vordert primair -kort gezegd-: - RDWeb c.s. te verbieden direct of indirect inbreuk te maken op de merkrechten en handelsnaamrechten van XS Consultants, in het bijzonder door RDWeb c.s. te gebieden ieder gebruik van de domeinnaam xs.nl en ieder gebruik van domeinnamen waarin de merken en/of handelsnamen van XS Consultants voorkomen met onmiddellijke ingang te staken, een en ander op straffe van een dwangsom; - RDWeb c.s. hoofdelijk te gebieden al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinregistratie xs.nl op naam wordt gezet van XS Consultants, zulks op straffe van een dwangsom, - te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als het voor bedoelde overdracht noodzakelijke Aanvraagformulier overdracht domeinnaam naar een andere houder, - voorzover nodig is op grond van artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag een termijn te bepalen waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt, - RDWeb c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure. 3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt XS Consultants aan het gevorderde -kort gezegd- primair ten grondslag dat RDWeb c.s.: - inbreuk plegen op het merkrecht van XS Consultants in de zin van artikel 13A lid 1 sub a BMW dan wel in de zin van artikel 13A lid 1 sub b BMW, dan wel in de zin van artikel 13A lid 1 sub d BMW, - inbreuk maken op de handelsnaam en het woordmerk www.xs.nl in de zin van de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet. Subsidiair voert XS Consultants aan dat RDWeb c.s. onrechtmatig jegens haar handelt, daar zij op verwarringwekkende wijze gebruikmaakt van de (handels)naam en de onderscheidingstekenen van XS Consultants. 4. RDWeb c.s. hebben tegen het gevorderde gemotiveerd verweer gevoerd. Op dat verweer zal, voorzover van belang, in het onderstaande nader worden ingegaan. Beoordeling van het geschil Inbreuk op merkrecht 5. Voor zover het bepaalde in artikel 37A Benelux Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu
gedaagden sub 1 en 2 in dit arrondissement gevestigd respectievelijk woonachtig zijn. 6. XS Consultants stoelt haar vorderingen allereerst op artikel 13A lid 1 onder a BMW. Krachtens het gestelde onder a van genoemd artikellid kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De vraag rijst of RDWeb c.s. met de domeinnaam xs.nl inbreuk maken op het woordmerk www.xs.nl. 7. Aan RDWeb c.s. moet worden toegegeven dat de geregistreerde domeinnaam 'xs.nl' niet precies gelijk is aan het woordmerk www.xs.nl, terwijl evenmin gesteld of gebleken is dat RDWeb c.s. zich bedienen van een site www.xs.nl. De primaire stelling van XS Consultants faalt daarom. 8. Vervolgens moet worden beoordeeld of er sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b BMW. Van overeenstemming in de zin van bedoeld artikellid tussen de door RDWeb c.s. gebruikte domeinnaam en het merk van XSConsultants is sprake wanneer de domeinnaam en het merk zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen de domeinnaam en merk (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en de rechthebbende op de domeinnaam. 9. Voorshands moet worden geoordeeld dat XS Consultants een beroep toekomt op het bepaalde in artikel 13A lid 1 sub b BMW. Daartoe wordt het volgende overwogen. Wanneer de domeinnaam xs.nl on-line wordt gebruikt verschijnt op het scherm de indexpagina van RDWeb: www.xs.nl. RDWeb c.s. willen, naar zij hebben gesteld, op korte termijn de domeinnaam xs.nl gaan gebruiken ten behoeve van een site voor beginnende intersetters. Voor die site zal de domeinnaam xs.nl worden gebruikt in combinatie met de subdomeinnaarn "first". De betreffende site is aldus toegankelijk via "first.xs.nl" of via "www.first.xs.nl". Op een later tijdstip willen zij sites c.q. communities voor specifieke groepen gaan opzetten, waarbij de domeinnaam "xs.nl" telkens gebruikt wordt in combinatie met een subdomeinnaam voor die specifieke groep. Wanneer mede in aanmerking wordt genomen dat de bedrijfsactiviteiten van RDWeb c.s. sterk overeengekomen met die van XS Consultants is voldoende aannemelijk dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat de sites van RDWeb afkomstig zijn van XS Consultants althans dat er een relatie bestaat tussen het merk www.xs.nl van en de sites van RDWeb. 10. Als gevolg van de registratie van de domeinnaam xs.nl door RDWeb kan XS Consultants haar woordmerk niet meer als domeinnaam registreren omdat RDWeb ook beschikt ook over de combinatie: www.xs.nl. Aldus wordt verhinderd dat XS Consultants over een nl. domein onder haar woordmerk kan beschikken. De op strijd met het merkrecht gebaseerde nevenvorderingen kunnen worden toegewezen, met dien verstande dat de veroordeling tot het toezenden van het aanvraagformulier betreffende domeinnaam xs.nl zal worden afgewezen omdat het XS Consultants gaat om inschrijving van de domeinnaam www.xs.nl en RDWeb c.s. over die specifieke domeinnaam niet beschikken, hetgeen betekent dat de vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats komt van bedoeld aanvraagformulier evenmin toewijsbaar is. Tenslotte wordt aanleiding gevonden om de dwangsommen te matigen en daaraan een maximum te verbinden. Handelsnaam 11. XS Consultants hebben gesteld dat RDWeb c.s. inbreuk maken op hun handelsnamen omdat het gebruik van de domeinnaam www.xs.nl tevens als
Conclusie gebruik van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd. De domeinnaam van RDWeb c.s. luidt echter (zie r.o. 1) "xs.nl" en niet 'www.xs.nl'. Niet gebleken is dat RDWeb c.s. hun domeinnaam als handelsnaam gebruiken. Voor zover de vordering is gebaseerd op handelen in strijd met de Handelsnaamwet zal deze daarom worden afgewezen. 12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist. RDWeb zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten. 13. Tenslotte wordt overwogen dat het aan gerede twijfel onderhevig is of artikel 50 van het TRIPSverdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de President de termijn waarbinnen eiseres uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen stellen op zes maanden, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan.
Beslissing: De President: VERBIEDT RDWeb c.s. direct of indirect inbreuk te maken op het merkrecht www.xs.nl van XS Consultants: GEBIEDT RDWeb c.s. ieder gebruik van de domeinnaam xs.nl alsmede ieder gebruik van domeinnamen dat verwarringwekkende gelijkenis vertoont met het merk van XS Consultants te staken en Gestaakt te houden: BEPAALT dat RDWeb c.s. bij overtreding van genoemd verbod en/of gebod een dwangsom verbeuren van f. 1.000,- voor iedere overtreding- alsmede voor elke dag of Gedeelte van de dag dat zo'n overtreding voortduurt, met een maximum van f. 100.000,-: GELAST RDWeb c.s. hoofdelijk binnen twee dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat hunnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinregistratie www.xs.nl op naam wordt gezet van XS Consultants B.V., Rivierenlaan 223, 8226 LG Lelystad, een en ander conform (artikel 13.1 van) het Reglement voor Registratie van Domeinnamen van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, zulks op straffe van een dwangsom van f. 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van de dag dat aan dit bevel niet wordt voldaan, met een maximum van f. 100.000,-; VEROORDEELT RDWeb c.s. in de kosten van het geding, aan de zijde van XS Consultants tot aan deze uitspraak begroot op f 2.126,19, waarvan f 400,-- aan griffierecht en f 176,19 aan dagvaardingskosten; BEPAALT dat XS Consultants (tenzij zulks eerder door RDWeb c.s. mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld merkrecht van XS Consultants en dat, indien XS Consultants zulks nalaat, bovenstaand verbod en geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; WIJST AF het meer of anders gevorderde. Aldus gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 april 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.