1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten:

Transcriptie

1 X-PAT - XPAT DomJur Pres. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: KG 00/1499 OdC Datum: Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. [eiser], wonende te Den Haag, 2. de commanditaire vennootschap The X-PAT Journal C.V., gevestigd te Den Haag, waarvan [eiser] beherend vennoot is, 3. de vennootschap onder firma X-PAT Media V.O.F., gevestigd te Den Haag, waarvan de vennoten zijn: advocaat mr M.N. van Zijl te Den Haag, tegen [verweerder] handelend onder de naam XPAT.net Communications B.V. i.o., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur mr A. van Hees, advocaat mr Y.M.L. van Eek te Rotterdam. Verloop van de procedure:. Ter terechtzitting van 7 juli 2000 hebben eisers (hierna gezamenlijk: [eiser] c.s. en afzonderlijk: [eiser], X-Pat Journal en X-Pat Media) gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde (hierna: [verweerder]) heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen producties overgelegd voor vonniswijzing. Gronden van de beslissing: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Op 1 maart 1998 heeft [eiser] X-Pat Journal opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel en fabrieken voor Haaglanden (hierna: het handelsregister) onder de handelsnaam The X-Pat Journal. b. Op 24 maart 1998 heeft [eiser] het volgende merk bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven:

2 c. Na 24 maart 1998 is X-Pat Journal een tijdschrift gaan uitgeven met als naam: (hierna: het tijdschrift). Het tijdschrift richt zich op expatriates die reeds in Nederland zijn gevestigd en expatriates die naar Nederland wensen te komen. d. X-Pat Journal heeft op 2 maart 1999 de domeinnaam XPAT.nl laten registreren. e. [verweerder] heeft op 25 maart 1999 de domeinnaam XPAT.net laten registreren. f. In juni 1999 werd [eiser] benaderd door Nieuwenhuijzen Kruseman en Van Grinsven, namens Expatnate Relocation b.v. i.o. (hierna: E.R.). E.R. verleent diensten op het gebied van huisvesting en vervoer aan expatriates. Nieuwenhuijzen Kruseman (hierna: Kruseman) en Van Grinsven stelden [eiser] voor om, in samenwerking met X-Pat Journal en X-Pat Media, informatie (onder meer uit het door X-Pat media jaarlijks voor expatriates uit te geven Holland Handbook) aan expatriates op de internet site aan te gaan bieden. X-Pat Media is op 1 september 1999 opgericht en onder die handelsnaam ingeschreven in het handelsregister. Haar bedrijfsomschrijving luidt: "Uitgeven en exploiteren van the holland handbook; inhoudelijk verzorgen van internetsites voor expatriates." De onderhandelingen tussen [eiser] en Kruseman en Van Grinsven hebben geen resultaat gehad.

3 g. Op 7 december 1999 is in het handelsregister (voor Amsterdam) XPAT.net Communications b.v. i.o. ingeschreven onder die handelsnaam met als bevoegde functionarissen [verweerder] en XPN Holdings b.v. i.o.. h. In januari 2000 hebben Kruseman en Van Grinsven [verweerder] benaderd, teneinde samen met hem informatie via internet aan expatriates te verschaffen. Op 8 februari 2000 sloten Kruseman, Van Grinsven en [verweerder] een samenwerkingsovereenkomst. Kruseman, Van Grinsven en [verweerder] kwamen overeen dat alle activiteiten werden ingebracht in XPAT.net Communications. Middels een persbericht van 8 februari 2000 maakte [verweerder] de samenwerking bekend en deelde tevens mee dat eind februari 2000 de website XPAT.net beschikbaar zou zijn. i. Omstreeks 21 april 2000 heeft Van Grinsven, namens XPAT.net Communications, een brief aan de adverteerders in het tijdschrift The XPAT Journal geschreven. In deze brief wordt onder meer als volgt vermeld: "(...), I would like to introduce you to XPAT.net. XPAT.net is a highly targeted news and community web site ( for English-speaking expatriates in Europe. ( ) Your ad in XPAT Journal provoked me to contact you. I realized that you might be missing a large portion of the expatriate community by not marketing to them via the Internet. That is where I can help you. XPAT.net offers an excellent opportunity to to use the internet to your company's advantage." Van Grinsven heeft de brief als volgt ondertekend: Peter van Grinsven, Director, Business development XPAT.net j. Bij brief van 10 mei 2000 deelde mr Van Zijl, namens [eiser] c.s., aan [verweerder] mee dat hij door gebruik te maken van de domeinnaam XPAT.net en de handelsnaam XPAT.net Communications inbreuk maakt op het merk en de handelsnaam van [eiser] c.s. en dat hij die inbreuk dient te staken. k. [verweerder] antwoordde daarop bij faxbericht van 12 mei 2000 onder meer dat hij niet bereid is het gebruik van zijn handels- en domeinnaam te staken. 2.1 [eiser] c.s. vorderen in dit geding om [verweerder] op straffe van een dwangsom te gebieden binnen 24 uur na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het merk (en daarmee overeenstemmende tekens "XPAT") ingeschreven door [eiser] en van de handelsnamen (of handelsnamen die daarvan in geringe mate afwijken) van X-Pat Journal en X-Pat Media te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen zoals in de dagvaarding omschreven. 2.2 [eiser] voert daartoe aan dat [verweerder] zich via internet richt op dezelfde doelgroep als waarop hij zich door middel van het tijdschrift richt. [verweerder] doet dit door middel van het gebruik van een domeinnaam, die overeenkomt met het merk van [eiser]. Bovendien gebruikt [verweerder] die domeinnaam ook als handelsnaam. [eiser] verzet zich tegen dat gebruik op grond van artikel 13A lid 1 onder b Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BWM). De mogelijkheid bestaat immers dat bij het publiek verwarring ontstaat tussen de domeinnaam en de

4 handelsnaam van [verweerder] en het merk van [eiser].[eiser] betwist dat de aanduiding XPAT louter beschrijvend is. Hij gebruikt het merk ter onderscheiding -en niet ter beschrijving- van waren, in dit geval een groep expatriates of een individuele expatriate. Volgens [eiser] wordt de lettercombinatie XPAT in de literatuur niet gebruikt ter beschrijving van expatriates. Bovendien dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om expatriates aan te duiden met de afkorting expat. Die afkorting wordt door derden veelvuldig gebruikt, zoals ook blijkt uit de door [verweerder] overgelegde producties 7 en 8. Daarnaast handelt [verweerder] in strijd met artikel 5a van de Handelsnaamwet (Hw). De domeinaam en handelsnaam van [verweerder] wijken dermate weinig af van het merk van [eiser], dat als gevolg daarvan verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de producten te verwachten is. 2.3 X-Pat Journal en X-Pat Media verzetten zich tegen het gebruik door [verweerder] van de handelsnamen XPAT.net en XPAT.net Communications op grond van artikel 5 Hw. Die handelsnamen wijken slechts in geringe mate af van de door hen gevoerde handelsnamen, X-Pat Journal en X-Pat Media. Derhalve is bij het publiek in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, verwarring tussen de ondernemingen te verwachten. 2.4 Ten slotte zijn [eiser] c.s. van mening dat [verweerder] onrechtmatig handelt. Door het gebruik van de domeinnaam en handelsnamen XPAT.net (Communications) wordt het publiek -waaronder de adverteerders in het tijdschrift- in verwarring gebracht doordat ten onrechte de suggestie wordt gewekt dat de domeinnaam van [verweerder] betrekking heeft op een website van XPat Journal. Te meer nu [verweerder] de hiervoor onder l.i. vermelde brief aan die adverteerders heeft verzonden en daarin heeft verwezen naar het tijdschrift. Adverteerders zouden hierdoor kunnen denken dat XPAT.net gelieerd is aan X-Pat Journal, als gevolg waarvan zij schade lijdt. 3. [verweerder] heeft de vordering gemotiveerd weersproken. Zijn verweer zal hieronder -voor zover van belang- worden besproken. 4.1 Vaststaat dat het merk The XPAT Journal op 24 maart 1998 door [eiser] bij het Benelux Merkenbureau is ingeschreven. Als gevolg daarvan is [eiser] uitsluitend rechthebbende op dat merk. Daarnaast moet voorshands worden geoordeeld dat voornoemd merk voldoende onderscheidend is en niet slechts beschrijvend van aard is. Tegenover de betwisting door [eiser] c.s. heeft [verweerder] onvoldoende aangetoond dat expatriates in het algemeen ook door middel van de lettercombinatie XPAT worden aangeduid. [verweerder] stelt immers zelf dat in de volksmond expatriates veelal woorden aangeduid door de term 'expats' en dat die term zowel in als buiten Nederland zeer gebruikelijk is. Dat de lettercombinatie XPAT mogelijk refereert aan het woord 'expats' leidt niet tot de conclusie dat XPAT als merk dus geen onderscheidend vermogen heeft. Te minder niet nu deze associatie slechts denkbaar is voor zover het de klank van beide woorden betreft. Hieruit volgt dat het door [eiser] ingeschreven merk sterk genoeg is om voor bescherming in aanmerking te komen. Het gebruik door [verweerder] van de hiervoor onder I.e. en l.g vermelde domein- en handelsnaam is derhalve een inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 onder a en b BWM op het recht van [eiser] waar hij zich met recht tegen kan verzetten. Te verwachten is immers dat de door [verweerder] gebruikte namen, waarin ook de lettercombinatie XPAT voorkomt, verwarring bij het publiek creëren omtrent de herkomst van de informatie en gelieerdheid van de ondernemingen. Daaraan doet niet af dat [verweerder] van plan is om zich in de toekomst ook op expatriates in het buitenland te richten, terwijl [eiser] zijn activiteiten tot op heden tot de Nederlandse markt heeft beperkt. 4.2 De stelling van [verweerder] dat er geen verwarringsgevaar bij het publiek te duchten is, omdat [eiser] de gezamenlijke doelgroep alleen via geschriften -waaronder het verspreiden van het tijdschrift- benadert en [verweerder] zijn

5 diensten uitsluitend via internet aanbiedt, kan niet worden gevolgd. Uit de klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten op de inschrijving bij het Benelux Merkenbureau (zie onder I.b.) volgt immers dat [eiser] de mogelijkheid heeft om ook via electronische weg te publiceren en uit te geven. Dat [eiser] op dit moment (nog) niet op die manier actief is, doet daar niet aan af. Uit hetgeen hiervoor onder 4.1 en 4.2 is overwogen volgt dat [eiser] zich ook met vrucht op artikel 5A Hw kan beroepen. Het door [eiser] c.s. onder 1. in het petitum gevorderde verbod wordt derhalve toegewezen. Daaruit volgt dat ook het onder 3. en 4. gevorderde moet worden toegewezen. 4.3 De door Van Grinsven, mede namens [verweerder], omstreeks 21 april 2000 verzonden brief aan de adverteerders in het tijdschrift is bovendien onrechtmatig. Te meer daar in die brief verwezen wordt naar het tijdschrift en de adverteerders derhalve geattendeerd worden op een -voor hen mogelijk waardevolle- concurrent van het tijdschrift. Op die manier tracht [verweerder] adverteerders die behoren tot de klantenkring van [eiser] naar zich toe te trekken. Hoewel een dergelijke actie ontoelaatbaar is, is het onder 5. in het petitum van de dagvaarding niet toewijsbaar, nu [eiser] c.s hebben nagelaten om aan te geven waarvoor zij die lijst gaan gebruiken. Dat-deel van de vordering is derhalve te vaag en wordt afgewezen. Het onder 6. gevorderde komt evenwel voor toewijzing in aanmerking. 4.4 Voorzover het X-Pat Journal en X-Pat Media betreft handelt [verweerder] in strijd met artikel 5 Hw door de door hem op 7 december 1999 geregistreerde handelsnaam te voeren. De door XPat Journal en X-Pat media eerder gevoerde handelsnaam wijkt immers slechts in geringe mate af van de handelsnaam van [verweerder], als gevolg waarvan bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de ondernemingen van [verweerder] en X-Pat Journal en X-Pat Media economisch en/of juridisch met elkaar verbonden zijn. Het door [eiser] c.s. gevorderde verbod onder 2. in het petitum is derhalve toewijsbaar. 5. Al het voorgaande leidt ertoe dat [verweerder] als de overwegend in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld in de proceskosten. De gevorderde dwangsommen worden deels als volgt gemaximeerd. Beslissing: 1. Gebiedt [verweerder] om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden: a. ieder gebruik van het merk en daarmee overeenstemmende tekens ("XPAT") van [eiser]; b. ieder gebruik van de handelsnamen van X-Pat Journal en X-Pat Media of van handelsnamen die daarvan slechts in geringe mate afwijken. 2. Gebiedt [verweerder] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al het nodige te doen om de domeinnaam XPAT.net over te dragen aan [eiser]. 3. Gebiedt [verweerder] om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis al het nodige te doen om de domeinnaam XPAT.net om te leiden naar de domeinnaam 4. Verbiedt [verweerder] om zich nu en in de toekomst te wenden tot een bedrijf dat adverteert in het tijdschrift The X-Pat Journal zulks onder verwijzing naar het tijdschrift The X-Pat Journal. 5. Bepaalt dat [verweerder] een dwangsom verbeurt van f 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [verweerder] nalaat aan de veroordelingen hiervoor onder 1 a., lb., 2 en 3 gevolg te geven, met een maximum van f ,-, alsmede een dwangsom van

6 f ,- voor iedere keer dat [verweerder] het hiervoor onder 4. gegeven verbod overtreedt. 6. Veroordeelt [verweerder] in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [eiser] c.s. begroot op f 479,49 aan verschotten, waaronder f 400,- wegens vastrecht en op f 1.550,- aan salaris procureur. 7. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 8. Wijst het meer of anders gevorderde af. Gewezen door de vice-president mr R. Orobio de Castro als fungerend president der Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 20 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.