Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar Vormen als merk. Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar Vormen als merk Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door: Tim Duyvejonck Studentennummer: Promotor: Hendrik Vanhees Commissaris: Jasmine Malekzadem

2

3 Inhoudstafel 1. Inleiding Voorwoord Inlichting omtrent verwijzing Wat zijn merken? De algemene absolute weigeringsgronden van merken De grafische voorstelbaarheid Een geldig teken Vatbaarheid voor grafische voorstelling Conclusie Het onderscheidend vermogen Het intrinsiek onderscheidend vermogen Relevante publiek Samenstelling relevant publiek De gemiddelde consument Inburgering Conclusie De wijzigingen van de huidige regeling Algemene opmerkingen De absolute weigeringsgronden van vormmerken Algemene kenmerken Vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen Apparaatgerichte vs resultaatgerichte uitsluiting Het arrest Philips/Remington De feiten Het algemeen belang (Chiemsee arrest) Overweging Overweging 83, de absolute veelvraat Conclusie Het Lego arrest De feiten Het eerste onderdeel: uitsluitend en noodzakelijk uitgelegd... 33

4 Uitsluitend Noodzakelijk Het tweede onderdeel: De wezenlijke kenmerken van de vorm Conclusie Het Nestlé/Cadburry arrest Een gecombineerde toepassing van de weigeringsgronden? Een technische oplossing voor vervaardiging of gebruik? Conclusie Conclusie van de techniekuitsluiting: streng maar rechtvaardig Vorm die door de aard van de waar bepaald wordt De herkomst van de aarduitsluiting Het Hauck/Stokke arrest De feiten Het algemeen belang De ruime invulling van het Hof één of meerdere wezenlijke kenmerken Nut van de aarduitsluiting? Conclusie van de aarduitsluiting De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft De herkomst van de wezenlijke waarde uitsluiting Het G-Star/Benetton arrest De Feiten Beoordeling van het Hof Bedenkingen bij het arrest Conclusie Het Bang & Olufsen arrest (Gerecht) De Feiten Argumenten van Bang & Olufsen: een beperkte invulling van de weigeringsgrond Beoordeling door het Gerecht: het begin van een ruime interpretatie? Conclusie: Een stap verder, maar nog een hele weg te gaan Het Hauck/Stokke arrest De prejudiciële vragen (feiten: zie aard van de waar) Beoordeling van het Hof Bedenkingen bij het arrest... 73

5 Conclusie: Het vormmerk wordt een zeldzaam wezen Conclusie van de wezenlijke waarde uitsluiting De nieuwe/huidige wetgeving Eindconclusie Bibliografie... 1 Wetgeving... 1 Rechtsleer... 1 Rechtspraak... 4

6

7 1. Inleiding 1.1 Voorwoord De masterproef, het sluitstuk van vijf eindeloos leerrijke jaren aan de Universiteit Gent. Leerrijk op zoveel meer dan enkel het academische vlak. Het zijn vijf jaren gevuld met onvergetelijke herinneringen en nieuwe vriendschappen die ik mijn hele leven zal koesteren. Voor ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven kan beginnen diende ik eerst nog deze hoofdstukken af te werken. Het was zonder meer een werk van lange adem om deze masterproef tot een succesvol einde te brengen, maar in het voltooien van deze opdracht stond ik er zeker niet alleen voor. Vooreerst wil ik mijn promotor, professor Hendrik Vanhees, bedanken voor de opportuniteit mij mijn masterproef te laten schrijven over deze bijzonder interessante materie. Voorts wil ik hem ook bedanken voor alle hulp die hij mij heeft verleend bij het verwezenlijken van dit proefschrift. Daarnaast wil ik ook mijn ouders bedanken. Zij hebben mij de kans gegeven om rechten te studeren en hebben mij steeds gesteund doorheen alle goede en minder goede momenten. Mijn dank daarvoor kent geen grenzen, want zonder hen zou ik niet staan waar ik nu sta. Mijn familie en vrienden mogen zeker niet uit het oog verloren worden. De boog kan nu eenmaal niet altijd gespannen staan en zij verleenden meer dan eens de steun die ik nodig had. Tot slot wil ik in het bijzonder mijn vriendin, Ielke De Vos, bedanken. Telkens kon ik op uw vriendschap, liefde en steun rekenen doorheen dit jaar. Bedankt! 1

8 1.2 Inlichting omtrent verwijzing Deze masterproef werd geschreven in een periode waarin de wetgeving omtrent het merkenrecht werd aangepast. Om het lezen vlotter te laten verlopen zal ik bij deze een inlichting geven over hoe ik zal verwijzen naar de wetgeving. Indien ik naar de oude wetgeving verwijs, dit wil zeggen de verordeningen die van toepassing waren voor 23 maart 2016, zal ik verwijzen naar de verordening van het gemeenschapsmerk of het exacte nummer (VOGM). 1 Bij verwijzingen naar de nieuwe wetgeving zal ik verwijzen naar de verordening van het Uniemerk (VOUM). 2 Hetzelfde zal gebeuren bij verwijzingen naar de richtlijn. De oude richtlijnen zijn de richtlijnen van het gemeenschapsmerk 3 (RGM) en de nieuwe richtlijn is de richtlijn van het Uniemerk 4 (RUM). 1.3 Wat zijn merken? Sinds jaar en dag maken ondernemingen gebruik van verschillende manieren om met elkaar de concurrentiestrijd aan te gaan. Merken vervullen hierbij een essentiële rol. Merken kunnen bestaan uit alle tekens die in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen, gaande van woorden tot letters, cijfers, namen van personen, tekeningen en vormen van waren of verpakkingen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 5 De voornaamste functie van een merk is dus dat de gemiddelde consument de waren of diensten waarop het merk van toepassing is, als afkomstig van een bepaalde onderneming kan identificeren en deze waren of diensten kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. 6 Dit is de herkomstfunctie. 1 Dit zijn de volgende verordeningen: Verordening (EU), nr. 40/94; Verordening (EG), nr. 207/ Dit is de Verordening (EG), nr. 207/2009 zoals deze is aangepast door de Verordening (EU), nr. 2015/ Richtlijn (EEG), nr. 89/104; Richtlijn (EG), nr. 2008/95. 4 Richtlijn (EU), nr. 2015/ Art. 4 VOUM; Art. 3 Richtlijn (EU), nr. 2015/ K. VERVERKEN, Het onderscheidend vermogen van vormmerken: een verduidelijking, I.D.R.I 2005,

9 Een toegekend merk verleent aan de houder ervan een uitsluitend gebruiksrecht. Dit belet elke derde, die geen toestemming heeft verkregen van de merkhouder, het gebruik van een teken dat gelijk is of overeenstemt met het merk. 7 De beschermingsduur is 10 jaar en kan telkens worden hernieuwd. 8 De herkomstfunctie gecombineerd met het eeuwigdurend karakter maakt van het merk een zeer aantrekkelijk marketingmiddel, waarbij ondernemingen een reputatie kunnen geven aan hun merk en dit voor de consument direct herkenbaar is. 9 Dit zonder het risico te lopen dat een andere onderneming door het gebruik van hetzelfde teken uw merk schade berokkent, of meegeniet van uw reputatie. Zoals ik hierboven heb vermeld, kunnen ook vormen het onderdeel zijn van een merkaanvraag. In principe zouden vormen aan dezelfde criteria moeten worden getoetst als gelijk welk ander teken, maar omdat de regelgevers 10 bezorgd waren om de monopolisering van technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, 11 hebben zij een aantal bijkomende toetsingsgronden gemaakt. 12 Deze masterproef concentreert zich op de vormmerken en bekijkt specifiek de verschillende toelaatbaarheidsvoorwaarden die moeten vervuld zijn om een vorm als merk te deponeren. België regelt de vormmerken op twee niveaus. Ten eerste is er het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendommen (BVIE), dit verdrag regelt de merken die van toepassing zijn voor de gehele Benelux. 13 De inhoud van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendommen wordt voorlopig nog bepaald door de RGM, maar ten laatste op 15 januari 2019 zal deze aangepast moeten zijn aan de RUM. Ten tweede is er het niveau van het Uniemerk. Dit wordt sinds 23 maart 2016 geregeld door de verordening van het Uniemerk. De regelgeving voor de vormmerken op beide niveaus is nagenoeg identiek. De behandeling van de problematiek omtrent de toelaatbaarheidsvoorwaarden van de vormmerken zal dan ook in het algemeen gebeuren en zich niet toespitsen op één van deze twee regelgevingen. 7 Art. 9 VOUM; Art. 10 Richtlijn (EU), nr. 2015/ Art. 46 VOUM; Art. 48 Richtlijn (EU), nr. 2015/ I. VANHAUTE, Eigen belang vs. algemeen belang Botsende belangen in het merkenrecht, I.R.D.I 2007, (110) Eu en Benelux. 11 HvJ EU 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington). 12 Art. 7 lid 1 sub e) VOUM. 13 Benelux verdrag inzake intellectuele eigendommen van 25 februari 2005 (hierna BVIE ). 3

10 Uit praktische overwegingen zal ik bij het aanhalen van de regelgeving telkens verwijzen naar de regelgeving die werd gebruikt in de situatie in kwestie, wetende dat de conclusies die worden getrokken uit de oude wetteksten ook toepasbaar zijn op de nieuwe. De toelaatbaarheidsvoorwaarden van de merken zijn opgesteld als absolute weigeringsgronden, 14 waarbij er nog aparte uitsluitingsgronden zijn voor de vormmerken. Ik beperk mij tot het behandelen van de belangrijkste uitsluitingsgronden voor deze vormmerken, met name: Tekens die niet grafisch kunnen worden voorgesteld 15 Het onderscheidend vermogen 16 Tekens die uitsluitend bestaan uit o De vorm die, of een ander kenmerk, door de aard van de waar bepaald wordt; o De vorm van de waar die, of een ander kenmerk van de waar dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen; o De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 17 Het zinsdeel of een ander kenmerk dat is pas toegevoegd in de VOUM. De bespreking van het effect van deze toevoeging zal pas op het einde van de masterproef besproken worden in het hoofdstuk De algemene absolute weigeringsgronden van merken 2.1 De grafische voorstelbaarheid Alhoewel de grafische voorstelbaarheid is afgeschaft in de VOUM en de RUM is deze nog steeds van toepassing in het huidige Benelux recht, aangezien de RUM pas dient te worden omgezet op 15 januari Vandaar dat ik deze weigeringsgrond nog zal bespreken aan de hand van de regelgeving van het gemeenschapsmerk. 14 Art. 7 VOUM. 15 Art. 7 lid 1 sub a) VOUM. 16 Art. 7 lid 1 sub b) VOUM. 17 Art. 7 lid 1 sub e) VOUM; Art. 4 lid 1 sub e) RUM; Art. 2.1 lid 2 BVIE. 4

11 Art. 2 van de richtlijn inzake het gemeenschapsmerk bepaalt dat: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 18 Dit artikel stelt drie voorwaarden om te kunnen spreken over een merk. Er moet sprake zijn van een teken dat grafisch voorstelbaar is en beschikt over onderscheidend vermogen. Dit hoofdstuk zal enkel de eerste twee voorwaarden bespreken. De behandeling van het onderscheidend vermogen volgt in hoofdstuk Een geldig teken Het Hof van Justitie verleent in het arrest Libertel enige duidelijkheid over wanneer er sprake is van een geldig teken. 19 Een teken moet de waren of diensten van de onderneming kunnen onderscheiden. Wanneer men enkel de bescherming van eigenschappen van de waren of diensten voor ogen heeft, kan men niet spreken over een teken. 20 Een teken moet dus een betekenis overbrengen die de noodzakelijke informatie verschaft om de herkomst van de waren en diensten, die het teken aanduidt, te achterhalen. 21 In het Libertel arrest oordeelde het Hof van Justitie dat een kleur niet vermoed kan worden een teken te zijn aangezien dit gewoonlijk slechts een eigenschap van het voorwerp is. 22 Afhankelijk van de context waarin het kleur wordt gebruikt, kan een kleur toch voldoen als teken. 23 In het kader van de vormmerken is er het Dyson arrest. 24 Op 23 juli 2002 werd door de Hearing Officer de afwijzende beslissing van de Registrar over de aanvraag van twee merken door Dyson, bevestigd. De beide merken werden als volgt beschreven: Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding Art. 2 RGM. 19 HvJ EU 6 mei 2003, nr. C-104/01 (Libertel/BMB). 20 H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, HvJ EU 6 mei 2003, nr. C-104/01 (Libertel/BMB), punt HvJ EU 6 mei 2003, nr. C-104/01 (Libertel/BMB), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson). 25 HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt 10. 5

12 Bij deze beide beschrijvingen werd er een afbeelding gevoegd van het betrokken model zakloze stofzuiger van Dyson. Dyson stelde hierop een beroep in bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. De High court stelde zich de vraag of de transparante bak van Dyson wel over onderscheidend vermogen beschikte. Dyson had in 1996 namelijk een monopolie over de zakloze stofzuigers, dus de consumenten konden de transparante bak wel aanzien als een aanwijzing naar de zakloze stofzuigers. Maar Dyson had de transparante bak nog niet als merk gepromoot, dus de High Court vroeg zich af of een feitelijk monopolie voldoende was om onderscheidend vermogen te verlenen. 26 Daarop stelde ze twee prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. 1) Is het in een geval waarin een aanvrager een teken (dat geen vorm is) heeft gebruikt dat bestaat uit een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar, waarbij de aanvrager tot de datum van de merkaanvraag een feitelijk monopolie op die waren heeft gehad, voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de [richtlijn] voldoende dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de aanvraag de van dit teken voorziene betrokken waren is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent? 2) Wat is er, indien dat niet voldoende is, verder nodig opdat het teken onderscheidend vermogen verkrijgt, en is het met name noodzakelijk dat degene die het teken heeft gebruikt, het als merk heeft gepromoot? 27 Het Hof van Justitie legt deze twee vragen naast zich neer. Aangezien Dyson met zijn merkaanvraag geen specifieke vorm beoogt, maar betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, vindt het Hof dat de aanvraag geen teken betreft en niet grafisch voorstelbaar is. 28 Dyson zijn aanvraag heeft betrekking op een concept en een concept kan niet waargenomen worden door één van de vijf zintuigen. Enkel de verbeelding kan een concept waarnemen, bijgevolg is een concept geen geldig teken. 29 Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat indien een concept wel als merk zou kunnen worden ingeschreven, er zou worden voorbijgegaan aan het doel van art. 3 lid 1 sub e), van de RGM: te weten te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of 26 HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt 29. 6

13 gebruikskenmerken van een waar, op losse schroeven komen te staan. Vermeden moet dus worden dat dit voordeel kan worden verkregen door inschrijving van alle vormen die een bepaald functioneel kenmerk kan aannemen, hetgeen het geval zou zijn indien inschrijving mogelijk was van een concept dat tal van feitelijke verschijningsvormen kan omvatten. 30 Het merk zou dus een oneerlijk mededingingsvoordeel verlenen aan Dyson, want met dit merk zou Dyson het recht hebben elke concurrent te verbieden een stofzuiger met een transparante verzamelbak aan te bieden, ongeacht de vorm ervan. De aanvraag betreft dus een eigenschap van de waar en kan bijgevolg geen teken zijn. 31 Belangrijke opmerking bij deze zaak. Ook al werden de prejudiciële vragen beperkt tot de uitlegging van het onderscheidend vermogen, het Hof van Justitie mag de nationale rechter alle uitleggingsgegevens verschaffen omtrent het gemeenschapsrecht die nuttig kunnen zijn om de aanhangige zaak te berechten Vatbaarheid voor grafische voorstelling Een invulling van hoe de grafische voorstelbaarheid moet worden begrepen, vindt men terug in het Sieckmann arrest van het Hof van Justitie. 33 In casu stelt men dat de grafische voorstelling inhoudt dat de visuele weergave van het teken mogelijk moet zijn, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. 34 Deze voorstelling moet duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. 35 Bijgevolg moet het mogelijk zijn het teken nauwkeurig te identificeren aan de hand van de beschrijving die ervan is gemaakt. De logica gebiedt om te besluiten dat het in de regel voor een vorm geen probleem is om grafisch voorstelbaar te zijn indien deze visueel wordt weergegeven door de vorm zelf. Echter als de vorm woordelijk wordt beschreven, kunnen er wel problemen rijzen. Het Dyson arrest dat hierboven reeds werd aangekaart vormt hier een perfect voorbeeld van HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt HvJ EU 12 december 2002, nr. C-273/00 (Sieckmann). 34 HvJ EU 12 december 2002, nr. C-273/00 (Sieckmann), punt HvJ EU 12 december 2002, nr. C-273/00 (Sieckmann), punt HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson). 7

14 Aangezien de aanvraag een concept betrof dat betrekking had op alle mogelijke vormen van een transparante verzamelbak, was het voor de consument onmogelijk om zich het voorwerp van deze aanvraag visueel voor te stellen. 37 De merken die Dyson wou inschrijven voldeden dus niet aan de voorwaarden gesteld in het Sieckmann arrest Conclusie Om een geldig merk te kunnen bekomen moet uw aanvraag dus betrekking hebben op een concrete vorm. Anders is het voor de consument onmogelijk om zich het voorwerp van de merkaanvraag visueel voor te stellen. Concepten zijn bijgevolg uitgesloten. 2.2 Het onderscheidend vermogen Het onderscheidend vermogen hangt samen met de meest wezenlijke functie van een merk, de herkomstfunctie. Dit betekent dat de doelgroep in staat moet zijn de door het merk aangeduide waar of dienst te onderscheiden van andere waren of diensten met een andere commerciële herkomst en moet kunnen afleiden dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit ervan. 39 Hoe krijgt een merk onderscheidend vermogen? Een merk kan op twee manieren onderscheidend vermogen verkrijgen. Ofwel heeft het intrinsiek onderscheidend vermogen, dit wil zeggen dat het merk op zichzelf voldoende afwijkt van de norm of wat gebruikelijk is in de betrokken sector. 40 Ofwel verkrijgt het merk onderscheidend vermogen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 41 Deze twee verschillende manieren zullen hieronder apart worden behandeld. 37 HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson) punt HvJ EU 12 december 2002, nr. C-273/00 (Sieckmann), punt HvJ EU 29 april 2004, nr. C-456/01 P en C-457/01 P (Henkel/BHIM), punt K. VERVERKEN, Het onderscheidend vermogen van vormmerken: een verduidelijking, I.D.R.I 2005, K. VERVERKEN, Het onderscheidend vermogen van vormmerken: een verduidelijking, I.D.R.I 2005,

15 2.2.1 Het intrinsiek onderscheidend vermogen Zoals ik hierboven al heb vermeld moet een merk de herkomst kunnen aanduiden. Om de herkomst van een product te kunnen aanduiden moet het merk op overduidelijke wijze afwijken van de norm of wat er gebruikelijk is in de betrokken sector. 42 Dit is een feitenkwestie die door de rechtbank moet worden beslecht. De rechtbank kijkt hierbij naar twee verschillende elementen. Ten eerste kijkt ze naar de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd. Ten tweede kijkt men naar hoe het relevante publiek deze vorm opvat. Aanziet het relevante publiek deze vorm als gebruikelijk, of kan ze hiermee de herkomst van de waren aanduiden? Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in het arrest Lindt & Sprüngli/BHIM. De feiten van de zaak en de beoordeling luidden als volgt. Lindt diende op 18 mei 2004 een gemeenschapsmerkaanvraag in bij het BHIM. De merkaanvraag betrof een driedimensionaal teken dat de vorm van een haas had, ingepakt in een goudkleurige folie met een rood lint rond de nek. 43 De waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd, betroffen chocolade en chocoladeproducten. 44 Het Gerecht onderscheidde bij de zaak drie verschillende elementen: de vorm van een zittende haas, De goudkleurige verpakking en het rode lint waaraan een belletje werd bevestigd. Deze elementen werden eerst apart onderzocht op het bezitten van onderscheidend vermogen alvorens het globale beeld van dit merk werd beoordeeld. 45 De vorm van de haas was volgens het gerecht een typische vorm voor chocolade dat veel gebruikt werd tijdens de paasperiode. Hierdoor miste deze vorm enig onderscheidend vermogen. 46 Ook werd er vastgesteld dat er nog chocoladeproducten bestonden die ingepakt werden in een goudkleurige folie en werd er nog eens bevestigd dat oorspronkelijkheid niet voldoende is om onderscheidend vermogen aan te tonen. Het was dus niet voldoende voor Lindt om aan te tonen dat zij begonnen waren met producten in te pakken in een goudkleurige folie. 47 Over het lint en het belletje was het gerecht van oordeel dat linten, strikken en bellen 42 HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt 14. 9

16 gebruikelijke versieringen waren voor verpakkingen van chocolade figuren. Deze versieringen weken dus niet genoeg af van de gebruikelijke versieringen in de sector om onderscheidend vermogen te beschikken. 48 Bijgevolg verschilde de globale beoordeling van de elementen van het merk niet van de individuele beoordeling en besliste het gerecht dat de combinatie van al deze elementen niet genoeg afweek van de gebruikelijke vormen en verpakkingen van chocolade en chocoladeproducten en dat het relevante publiek dit niet zou herkennen als de aanduiding van een commerciële herkomst. 49 Belangrijk te vermelden is, dat bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen, er met alle omstandigheden rekening moet worden gehouden. Ook al gelden er voor driedimensionale merken geen strengere criteria dan voor andere merken, toch moet er rekening gehouden worden met de aard van het merk. Dit kan namelijk een invloed uitoefenen op de manier waarop het relevante publiek het merk opvat. 50 De consument is het niet gewoon om de herkomst van een product af te leiden uit een driedimensionale vorm. 51 Om ervoor te zorgen dat de consument een driedimensionale vorm als herkomstaanduiding aanziet zal de aanvrager van het merk er moeten voor zorgen dat de vorm niet enkel op een bepaalde wijze afwijkt van de gebruikelijke vormen op de markt, de vorm zal een bepaalde bijzonderheid moeten hebben die de aandacht trekt. 52 Het is bijgevolg moeilijker om voor een vorm om onderscheidend vermogen te bekomen dan voor een woord of beeldmerk Relevante publiek Het relevante publiek wordt gebruikt in de beoordeling om te zien of een merk wel degelijk onderscheidend vermogen beschikt, maar uit wat bestaat het relevant publiek nu precies? 48 HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 24 mei 2012, nr. C-98/11 P (Lindt & Sprüngli/BHIM), punt HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C-136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt HvJ EU 29 april 2004, nr. C-456/01 P en C-457/01 P (Henkel/BHIM) punt 38; HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C- 136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt HvJ EU 29 april 2004, nr. C-456/01 P en C-457/01 P (Henkel/BHIM) punt 38; HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C- 136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt HvJ EU 29 april 2004, nr. C-456/01 P en C-457/01 P (Henkel/BHIM) punt 39; HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C- 136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt

17 Het Hof van Justitie verleend hier een antwoord op in het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer. 54 Deze zaak betrof een geschil tussen het Duitse schoenenbedrijf Lloyd die over een aantal woord- en beeldmerken beschikte die gebaseerd waren op de naam Lloyd en het Nederlandse schoenenbedrijf Klijsen Handel BV die schoenen verkocht in zowel Nederland als Duitsland onder het merk Loint s. Lloyd verzette zich tegen het gebruik van het merk Loint s omwille van het verwarringsgevaar dat dit merk met zich meebracht. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar speelt het onderscheidend vermogen een grote rol, want hoe sterker de onderscheidingskracht van het merk, hoe groter het verwarringsrisico. 55 Aangezien het onderscheidend vermogen een grote rol speelde in de beoordeling van deze zaak, heeft het Hof van Justitie een aantal belangrijke principes omtrent het onderscheidend vermogen verleend in dit arrest. 56 In casu besliste men dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. 57 Later werd deze uitlegging verfijnd door eraan toe te voegen dat men moet uitgaan van de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument. 58 Uit deze beschrijving van het relevante publiek kan men twee elementen afleiden. Ten eerste zal de rechter het relevante publiek van de betrokken soorten goederen of diensten moeten bepalen. Ten tweede wordt er bekeken wat de perceptie is van de gemiddelde consument binnen het relevante publiek Samenstelling relevant publiek Hoe moet het relevante publiek van de betrokken soort goederen of dienst worden samengesteld? In de rechtsleer zijn hieromtrent twee visies terug te vinden, de ruime en de enge interpretatie. 54 C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) HvJ EU 22 juni 1999, nr. C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co, GmbH/Klijsen Handel BV), punt HvJ EU 12 februari 2004, nr. C-218/01 (Henkel KGaA), punt 50; HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C-136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354)

18 De ruime interpretatie stelt dat het relevante publiek bestaat uit elke persoon die in aanraking kan komen met het merk. 60 In deze visie wordt het relevante publiek opgedeeld in drie niveaus. Het kleinste niveau bestaat uit de effectieve kopers en gebruikers van de goederen. In het tweede niveau vindt men het doelpubliek van de goederen en diensten en in het derde niveau zitten dan alle personen die in aanraking kunnen komen met het merk. Slecht in enkele gevallen (voornamelijk bij gespecialiseerde producten) zal het relevant publiek kleiner zijn dan het derde niveau. 61 De enge interpretatie beperkt het relevante publiek tot de kopers en de potentiële kopers van het product. Deze interpretatie leunt naadloos aan bij de invulling die het Hof van Justitie geeft aan het relevante publiek, namelijk vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar of diensten. 62 Door het gebruik van het woord consument verwijst het Hof van Justitie duidelijk naar de kopers of potentiële kopers van het product, want de definitie van consument is iemand die iets koopt of voor het gebruik van iets betaalt 63 Deze beschrijving van het relevante publiek wordt herhaald in meerdere arresten. 64 Het Hof van Beroep te Gent volgt ook het Europees Hof van Justitie in deze richting en beslist in het Leonidas arrest dat mensen die met Leonidas in aanraking komen maar geen regelmatige kopers zijn van pralines, geen relevant publiek van de betrokken waar of diensten zijn. 65 Afhankelijk van de betrokken soort producten zal het relevante publiek een meer algemeen of een gespecialiseerd publiek zijn. Bij alledaagse producten waarmee iedereen in contact komt, zoals bijvoorbeeld afwasmiddel, zal de gemiddelde consument gelijk komen te staan met het derde niveau van de ruime interpretatie. Iedereen is namelijk een koper of potentiële koper van het product. Voor gespecialiseerde producten zal de gemiddelde consument een beperktere 60 C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) T. VAN INNIS, Les signes distinctifs, Brussel, Larcier, HvJ EU 12 februari 2004, nr. C-218/01 (Henkel KGaA), punt Van Dale woordenboek Nederland, HvJ EU 8 april 2003, nr. C-53/01 t/m C-55/01 (Linde AG/Winward Industries Inc./Rado Uhren AG); HvJ EU 12 februari 2004, nr. C-218/01 (Henkel KGaA); HvJ EU 12 februari 2004, nr. C-363/99 (Koninklijke KPN Nederland NV/ Benelux-Merkenbureau); HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C-136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM). 65 Gent 22 november 2004, RABG 2005, 1859; C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354)

19 omvang krijgen en zal dit bestaan uit het gespecialiseerde publiek waartoe het product zich richt. Indien het product onder geen van beide van deze categorieën behoort zou er bij de ruime interpretatie vanuit kunnen worden gegaan dat het relevante publiek bestaat uit alle personen die met het merk in aanraking kunnen komen. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen de alledaagse producten voor iedereen en de niet professionele producten die niet alledaags zijn. De enge interpretatie zorgt ervoor dat er hier nog een verdere opdeling volgt en dat er voor de niet professionele producten die niet alledaags zijn, moet gekeken worden naar de kopers en de potentiële kopers van het product en niet naar elke persoon die met het merk in aanraking kan komen. Dit zorgt ervoor dat het relevante publiek bij dit soort publiek kleiner zal uitvallen. 66 Gezien de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is het duidelijk dat de enge interpretatie gevolgd moet worden. En goed voorbeeld van de toepassing van deze interpretatie is te vinden in een uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag. De zaak Kettle foods/intersnack gaat over twee chipsproducenten namelijk Kettle Foods (hierna Kettle) en Intersnack Knabber (hierna Knabber). Kettle verkoopt chips en is houder van het Benelux-woordmerk en het gemeenschapswoordmerk voor onder andere snacks. Knabber verkoopt chips onder het merk Chio, maar vermeld op de verpakking Kettle cooked. Om te zien hoe de twee merken overkwamen bij het relevante publiek en of er een verwarring bestond tussen het merk Kettle en de vermelding Kettle cooked volgde het Hof van Den Haag het hierboven vermeldde stappenplan. Eerst keek ze naar de aard van product waarvoor het merk was ingeschreven. In casu besliste ze dat chips een algemeen consumptiegoed zijn. Daarna keek ze naar wat het relevante publiek van dit algemeen consumptie goed is en kwam ze erop uit dat de gemiddelde consument hier gelijkstaat met het grote algemene publiek. 67 Hieruit valt af te leiden dat het niet altijd het geval is dat de gemiddelde consument gelijkstaat met het grote algemene publiek, maar dat de gemiddelde consument doelt op de eindverbruiker of potentiële eindverbruiker van het goed en dat dit zal afhangen van de aard van het product waarvoor het merk is ingeschreven. 66 C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) Hof Den Haag 15 juli 2014, BIE 2014,

20 De gemiddelde consument De gemiddelde consument is een objectief begrip. De rechter schat in wat de perceptie van het merk is door de ogen van een representatieve vertegenwoordiger van het relevante publiek. De gehele groep herleidt men tot één persoon. 68 Bij professionele producten waarbij het kennisniveau van het relevante publiek hoger ligt, verhoogt het aandachtsniveau van de gemiddelde consument. Het relevante publiek is bij deze aankopen meer onderlegd en is ook aandachtiger ten aanzien van het merk bij de koop van het product, het aandachtsniveau van de gemiddelde consument stijgt bijgevolg evenredig Inburgering Art. 7 lid 3 van de VOUM en art BVIE bepalen dat merken die initieel over geen onderscheidend vermogen beschikken, dit kunnen krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Hoe verkrijgt een merk onderscheidend vermogen door inburgering? Het Hof van Justitie verleend hier een antwoord op in het arrest Nestlé van 16 september Nestlé wou de kitkat-chocoladereep registreren als merk en Cadburry had hiertegen oppositie ingesteld met als gevolg dat het merk niet werd toegekend. Hoger beroep bij de High Court of Justice bevestigde dat de kitkat-chocoladereep over geen intrinsiek onderscheidend vermogen beschikte. 71 In de Britse rechtspraak werd er aangenomen dat voor het bewijs van inburgering de aanvrager moest aantonen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek afgaat op het aangevraagde merk (en niet op eventuele andere aangebrachte merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. 72 De correctheid van deze rechtspraak stond niet vast, dus werden er prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. 68 C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry). 71 L. DEPYPERE, Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak, I.R.D.I 2015, (192) L. DEPYPERE, Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak, I.R.D.I 2015, (192)

21 Er werden drie prejudiciële vragen gesteld. Eerst werd er nagegaan of art. 3 lid 1 sub e) van de RGM 73 niet van toepassing was. 74 Indien er één van de absolute weigeringsgronden onder art. 3 lid 1 sub e) van de RGM van toepassing zouden zijn, dan is een onderzoek naar het onderscheidend vermogen zonder waarde, want inburgering vindt geen toepassing bij deze absolute weigeringsgronden. Vandaar dat het Hof van Justitie eerst onderzocht of art. 3 lid 1 sub e) van de RGM van toepassing was om daarna te kijken of de vorm over onderscheidend vermogen beschikte. De vraag omtrent het onderscheidend vermogen luidde als volgt: Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren? 75 Vooraf stelde men vast dat de term gebruik van het teken als merk uitgelegd moest worden in de zin dat: zij enkel verwijst naar een gebruik van het merk met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming 76 Niet elk gebruik kan dus aanzien worden als een gebruik als merk. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van een tweedimensionale afbeelding van een driedimensionaal merk (bijvoorbeeld een afbeelding in een reclame) geweigerd worden als gebruik als merk. 77 De essentiële voorwaarde voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen door inburgering is dat het teken waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, ten gevolge van dat gebruik, ervoor zorgt dat het relevante publiek op basis van dat teken de herkomst van de waren waarvoor het wordt gebruikt, kan aanduiden. Dus om een merk te kunnen inschrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering, hetzij als deel van een ander merk, hetzij in samenwerking met een ander 73 Richtlijn (EG) nr. 2008/ HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry) punt HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry) punt HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry) punt HvJ EU 22 juni 2006, nr. C-24/05 P ( August Storck/BHIM) punt

22 ingeschreven merk, moet de aanvrager het volgende bewijzen. Hij moet bewijzen dat het relevante publiek de herkomst van de waren kan achterhalen indien deze enkel worden aangeduid met het aangevraagde merk los van eventuele andere aangeduide merken. 78 In casu moest er door Nestlé worden bewezen dat het relevante publiek de commerciële herkomst van de kitkat-chocoladereep kon achterhalen indien deze enkel door het vormmerk werd aangeduid zonder enig ander aangebracht woord of beeldmerk. 79 Om te beoordelen of het merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen moet er trouwens rekening gehouden worden met alle omstandigheden waarin de consument in aanraking komt met het merk. Het moment van de aankoopbeslissing is hierbij determinerend, want de consument zijn aandachtniveau is hier het hoogst. Dit neemt niet weg dat er ook moet gekeken worden naar het tijdstip voor de aankoop ( bijvoorbeeld aanraking via reclame) of het tijdstip van gebruik. 80 Territoriaal heeft het communautair merkenrecht een andere regelgeving dan het Benelux merkenrecht. 81 Een gemeenschapsmerk moet overal in de Europese gemeenschap onderscheidend vermogen verkregen hebben want het gemeenschapsmerk is gebaseerd op het principe van de uniciteit. 82 Het Benelux-merk baseert zich op dezelfde regel. Enkel indien het merk een taalkundige invalshoek bezit, beperkt het bewijs van het onderscheidend vermogen zich tot de taalgebieden waar de weigeringsgrond van toepassing is. 83 Het relevante publiek heeft bij inburgering dezelfde functie als bij het vaststellen van het initieel onderscheidend vermogen, want inburgering is in principe niets meer dan het vaststellen van de sterkte van het onderscheidend vermogen. In beide gevallen moet er nagegaan worden of de gemiddelde consument de herkomst van het product kan afleiden via het merk HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry) punt 63-67; L. DEPYPERE, Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak, I.R.D.I 2015, (192) L. DEPYPERE, Vormmerken: een overzicht van recente rechtspraak, I.R.D.I 2015, (192) HvJ EU 22 juni 2006, nr. C-24/05 P ( August Storck/BHIM) punt C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) HvJ EU 7 september 2006, nr. C-108/05 (Bovemij/BMB) punt 23 en 28; C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354) HvJ EU 7 september 2006, nr. C-108/05 (Bovemij/BMB) punt 23 en 28; C. VANLEENHOVE, De relevante consument in het consumentenrecht- het mystieke wezen ontsluierd. I.R.D.I. 2010, (354)

23 2.2.5 Conclusie Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is voor een driedimensionale vorm om onderscheidend vermogen te verkrijgen. De rechter beoordeelt het onderscheidend vermogen op basis van de aard van de producten waarvoor het merk wordt ingeschreven en op basis van de perceptie van het relevante publiek. Hierbij staat het relevante publiek gelijk aan de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. 85 Bijgevolg moet de rechter inschatten welke perceptie van het merk een representatieve vertegenwoordiger is voor de potentiële kopers of de kopers van het product. Ook al zijn de criteria in principe dezelfde als bij een woord of beeldmerk, de consument is het niet gewoon om een vorm als merk te aanzien en op basis van deze vorm de commerciële herkomst van het product te achterhalen. Vormmerken moeten dus op een significante wijze afwijken van wat gebruikelijk is in de sector om over onderscheidend vermogen te kunnen beschikken. Dit onderscheidend vermogen kan al initieel aanwezig zijn. Het kan ook verkregen worden door inburgering. Om te kunnen spreken van inburgering, moet de vorm onderscheidend vermogen hebben verkregen door het gebruik als merk. De consument moet hierbij de vorm als merk kunnen herkennen los van de toevoeging van eventuele andere merken. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden waarin de consument in aanraking komt met het merk. 2.3 De wijzigingen van de huidige regeling De huidige richtlijn en verordening van 16 december brengen enkele wijzigingen met zich mee. Hier zal ik mij beperken tot de aanpassingen die relevant zijn voor dit hoofdstuk. De voorwaarde van het onderscheidend vermogen kent geen aanpassingen in de tekst van de nieuwe verordening en richtlijn. De voorwaarde van de grafische voorstelbaarheid daarentegen wordt geschrapt en vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe regelgeving bepaalt dat tekens in het register van Uniemerken moeten kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen HvJ EU 7 oktober 2004, nr. C-136/02 P (Mag Instrument Inc./BHIM) punt Verordening (EU), nr. 2015/2424; Richtlijn (EU), nr. 2015/ Art. 4 sub b) VOUM; Art. 3 sub b) RUM. 17

24 Het is belangrijk op te merken dat de weergave van het teken nog steeds duidelijk en nauwkeurig moet zijn. De overwegingen die het Hof van Justitie heeft gemaakt in het Dyson arrest zijn dus nog steeds van toepassing. Het inschrijven van een concept blijft onmogelijk. 88 Verder worden de opties tot de weergave van een vorm wel uitgebreid door deze nieuwe voorwaarde. Overweging 13 van de richtlijn stelt namelijk dat het waarborgen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur ervoor zorgt dat het van wezenlijk belang is voor te schrijven dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze kan worden weergegeven. Een teken moet bijgevolg in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt. 89 Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de afgifte van een digitale gegevensdrager met daarop een 3D rendering van het teken dat men als merk wil inschrijven. Er mag niet vergeten worden dat de nieuwe richtlijn ten laatste dient te worden omgezet op 15 januari Voorlopig zal de voorwaarde van de grafische voorstelbaarheid dus wel nog van toepassing zijn in de Benelux wetgeving. 2.4 Algemene opmerkingen Er mag niet uit het oog verloren worden dat alles wat reeds geschreven werd in verband met de driedimensionale tekens ook geldt voor de tweedimensionale voorstelling van driedimensionale tekens. 90 Men kan niet ontlopen aan de regels omtrent de vormmerken door gebruik te maken van een 2D voorstelling van het vormteken. Een tweedimensionale afbeelding van de vorm van de waar bestaat immers ook niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. 91 Een merk dat enkel een deel van de waar weergeeft, valt ook onder de rechtspraak omtrent de driedimensionale merken. Het Hof van Justitie bepaalde dat ook deze 88 HvJ EU 25 januari 2007, nr. C-321/03 (Dyson), punt Overweging 13 Richtlijn (EU), nr. 2015/2436; H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, (1) H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, HvJ EU 13 september 2011, nr. C-546/10 (Hans-Peter Wilfer/BHIM) punt 58; HvJ EU 15 mei 2014, nr. C-97/12 (Louis Vuitton/BHIM) punt

25 merken niet bestaan uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken De absolute weigeringsgronden van vormmerken 3.1 Algemene kenmerken De Europese verordening inzake het Uniemerk en het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendommen, die momenteel nog het resultaat is van de omzetting van de Europese richtlijn van 22 oktober 2008, bepalen dat sommige driedimensionale vormen nooit als merk zullen kunnen worden ingeschreven. 93 De exacte regeling hieromtrent ligt vervat in de artikelen 7 lid 1 sub e) van de EU merkenrechtenverordening 94 en 2.1 lid 2 BVIE. 95 Deze twee regelingen bepalen concreet dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm, of een ander kenmerk, van de waar niet ingeschreven kunnen worden als merk indien deze vorm of dat ander kenmerk door de aard van de waar bepaald wordt, noodzakelijk is om een technische uitkomst te bekomen of een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Pas in hoofdstuk 3.5 zal de toevoeging of een ander kenmerk worden behandeld. Indien men een vorm als merk wil inschrijven zal men bijgevolg eerst moeten kijken of deze vorm niet valt onder een van deze drie situaties. Pas als de vorm niet valt onder deze weigeringsgronden, kan er worden gekeken of de vorm over onderscheidend vermogen beschikt en niet valt onder de algemene weigeringsgronden van merken. 96 Wat volgt zijn een aantal algemene opmerkingen omtrent deze drie weigeringsgronden. Het doel van deze absolute weigeringsgronden is het verhinderen dat, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument (gebruiker) mogelijkerwijs op zoek is in de waren van de concurrent, ten gevolge van de bescherming van het merkenrecht. 97 Men wil dus bewerkstelligen dat de 92 HvJ EU 15 mei 2014, nr. C-97/12 (Louis Vuitton/BHIM) punt H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, Art. 7 lid 1 sub e) VOUM. 95 Art. 2.1 lid 2 BVIE. 96 HvJ EU 8 april 2003, nr. C-53/01 t/m C-55/01 (Linde AG/Winward Industries Inc./Rado Uhren AG) punt 66-68; HvJ EU 16 september 2015, nr. C-215/14 (Nestlé/Cadburry) punt HvJ EU 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington) punt 78-80; HvJ EU 8 april 2003, nr. C-53/01 t/m C- 55/01 (Linde AG/Winward Industries Inc./Rado Uhren AG) punt

26 bescherming van het merkenrecht niet verder gaat dan het beschermen van tekens die de herkomst van het product aanduiden, zodat de mededinging gevrijwaard wordt en de concurrenten nog steeds waren kunnen aanbieden waarin deze technische oplossingen of gebruikskenmerken verwerkt zitten. 98 De drie uitsluitingsgronden gesteld in art. 7 lid 1 sub e) VOUM en art. 2.1 lid 2 BVIE moeten dus steeds worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan de grondslag ligt van deze regels. 99 Een belangrijk element in de regeling van art. 7 lid 1 sub e) VOUM en art. 2.1 lid 2 BVIE is dat deze regeling de tekens betreft die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar. Indien er andere tekens aan de merkaanvraag worden toegevoegd zoals bv. woorden, cijfers, letters of tekeningen, dan kan dit artikel niet meer worden toegepast. 100 Dus indien een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, voldoet aan één van de in deze artikelen gestelde situaties, dan kan dat teken of een grafische voorstelling van de vorm waaruit dat teken bestaat, niet ingeschreven worden als merk. 101 Uit deze overweging van het arrest Phillips/Remington valt af te leiden dat art. 7 lid 1 sub e) VOUM en art. 2.1 lid 2 BVIE niet enkel toepassing vinden op tekens die bestaan uit de driedimensionale vorm van de waar, maar ook op tweedimensionale tekens die de afbeelding voorstellen van een vorm. 102 Deze conclusie herhaalt zich in meerdere arresten. 103 Om de volgende opmerking duidelijk te maken moet er eerst nog eens worden herhaald dat de uitsluiting gesteld in art. 7 lid 1 sub e) VOUM en art. 2.1 lid 2 BVIE uitsluitend betrekking heeft op tekens die bestaan uit de vorm van de waar. Tekens die betrekking hebben op de verpakking van de waar zijn dus in beginsel uitsloten van deze uitsluitingsgronden. 104 Nu kan de vraag gesteld worden wanneer er sprake is van de vorm van de waar en of er gevallen zijn waarin de verpakking toch gelijkgesteld wordt met de vorm van de waar. 98 H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, HvJ EU 8 april 2003, nr. C-53/01 t/m C-55/01 (Linde AG/Winward Industries Inc./Rado Uhren AG) punt H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015, HvJ EU 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington) punt HvJ EU 18 juni 2002, nr. C-299/99 (Philips/Remington) punt HvJ EU 6 maart 2014, nr. C-337/12 P t/m C-340/12 P (Pi-Design) punt 50-51: HvJ 18 september 2014, nr. C- 205/13 (Hauck/Stokke) punt H. VANHEES, Art. 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom in R. STEENNOT, J. STUYCK, H. VANHEES en E. WYMEERSCH (eds.), Handels -en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IX. Intellectuele eigendom, B. Industriële eigendom, 2015,