G-STAR INTERNATIONAL B.V.

Transcriptie

1 RK /D rolnummer: 03/957 datum vonnis: 26 mei 2004 RECHTBANK 's-gravenhage Sector Civiel Recht - Enkelvoudige Kamer Vonnis in de zaak met rolnummer 03/957 van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat: mr. N.A.J. Purcell te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GENTILUOMO B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, procureur: mr. R.S. Meijer, advocaat: mr. S.A. Klos te Amsterdam. Partijen worden hierna aangeduid als G-Star en Gentiluomo De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken die zich in het griffiedossier bevinden: - het exploit van dagvaarding van 27 maart 2003; - de akte houdende overlegging van producties van 9 april 2003; - de conclusie van antwoord van 2 juli 2003 met producties; - de conclusie van repliek van 22 oktober 2003 met producties; - de conclusie van dupliek van 14 januari RECHTSOVERWEGINGEN 1. Feiten 1.1 G-Star ontwerpt en vervaardigt kleding, in het bijzonder jeans en andere met name trendy vrijetijdskleding voor (jonge) mannen en vrouwen, die zij onder de merknaam G-Star op de markt brengt in Nederland en diverse andere landen. De omzet van G-Star in het boekjaar dat eindigde op 30 april 2002 bedroeg 240 miljoen euro. 1.2 G-Star is blijkens een overzicht van haar internationale merkenportfolio houdster van de navolgende merkregistraties die gelding hebben in de Benelux: a.

2 Rolnummer: 03/ Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 23 mei Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 19 september 2000 b. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 23 mei Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 19 september 2000 c. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 23 mei Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 19 september 2000 d. - Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 17 mei 2000 e. het woordmerk G-STAR RAW DENIM - Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 17 mei 2000 f. het woordmerk G-STAR - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 7 april 1994 g. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 11 augustus 1994

3 Rolnummer: 03/957 3 h. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 21 maart 1995 i. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 27 augustus Gemeenschapsmerk met registratienummer , gedeponeerd op 17 mei 2000 j. - Beneluxmerk met registratienummer , gedeponeerd op 21 december 2001 Deze merken zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de G-Star-merken 1.3 G-Star heeft alleen van het Beneluxmerk met registratienummer en het Gemeenschapsmerk met registratienummer een bewijs van inschrijving overgelegd. Blijkens deze inschrijvingsbewijzen zijn beide merken ingeschreven voor waren in klassen 3, 18 en G-Star maakt gebruik van diverse logo s, met verschillende gestileerde letters G, waaronder:

4 Rolnummer: 03/ Van de logo s waarvan de aldus gestileerde G (hierna ook aan te duiden als de litigieuze G ) deel uitmaakt, wordt sinds het seizoen voorjaar/zomer 2001 gebruik gemaakt. 1.6 G-Star maakt ter onderscheiding van haar waren nimmer gebruik van een afzonderlijke G, doch altijd in combinatie met, of als onderdeel van, het woord G-Star. 1.7 Gentiluomo houdt zich bezig met het produceren en verhandelen van herenkleding en accessoires, in het bijzonder formele herenkleding en nette vrijetijdskleding (ook wel aangeduid als smart casual ). Gentiluomo gebruikte in het verleden, al dan niet in combinatie met het woord Gentiluomo, de volgende gestileerde G als beeldmerk voor haar waren: Dit beeldmerk is op 22 april 1994 door Gentiluomo gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, waarna het is ingeschreven onder registratienummer

5 Rolnummer: 03/ Op 26 februari 2002 heeft Gentiluomo een nieuwe gestileerde G als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Het merk is ingeschreven onder registratienummer en ziet er als volgt uit: 1.9 Medio 2002 heeft Gentiluomo haar nieuwe gestileerde G (hierna ook aangeduid als de Gentiluomo-G ) in gebruik genomen G-Star en Gentiluomo maken beide (als dochterondernemingen) deel uit van Secon Group B.V. die verschillende kledingmerken exploiteert, waarbinnen G-Star sinds medio 2002 een zelfstandige(r) positie inneemt In een van 23 september 2002 schrijft de group vice president Peter Heijt aan G- Star: [...] Gentiluomo heeft door haar design buro onderzoek laten doen en heeft het advies gekregen dat het huidige ontwerp zou kunnen. G-Star werd bij het beeldmerk onderzoek wel vermeld, maar in de kantlijn. Op dat moment hadden de managers van Genti m.i. kontakt moeten opnemen met G-Star of met Frans (zodat hij wellicht eea had kunnen aankaarten). Beide hebben ze niet gedaan en verdienen derhalve niet de schoonheidsprijs. [...] Maw jullie hebben gelijk dat eea niet conform de regels is gespeeld, maar ik laat vanuit praktische overwegingen het er maar opaan komen 2. Vordering, grondslag en verweer 2.1 G-Star vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis Gentiluomo verbiedt in de Benelux respectievelijk in de Europese Unie inbreuk te maken op de G- Star-merken en Gentiluomo gebiedt haar gebruik van haar beeldmerk (de Gentiluomo-G) te staken, met diverse nevenvorderingen (waaronder het verstrekken van door een registeraccountant gecontroleerde informatie omtrent gepleegde inbreuken, een terughaalgebod, vernietiging van voorraden, alles op straffe van een dwangsom), alsmede een verklaring voor recht dat het merkdepot van Gentiluomo nietig is, veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat en veroordeling van Gentiluomo in de proceskosten.

6 Rolnummer: 03/ G-Star voert aan dat zij de nietigheid van het merkdepot van Gentiluomo kan inroepen op grond van artikel 14B lid 2 jo. artikel 4 lid 6 Benelux Merkenwet ( BMW ) (depot te kwader trouw), alsmede op grond van artikel 14B lid 1 jo. artikel 3 lid 2 sub b BMW (eerste depot) en subsidiair op grond van artikel 14B lid 1 jo. artikel 3 lid 2 sub c BMW (bekend merk), stellende dat naar Gentiluomo uit hoofde van haar nauwe relatie met G- Star wist de Gentiluomo-G (sterk) overeenstemt met de door G-Star in haar oudere merken gebruikte G s (met name de litigieuze G) en voor identieke waren wordt gebruikt, waardoor verwarringsgevaar tussen het merk van Gentiluomo en de G-Star-merken dreigt en/of waardoor Gentiluomo ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit of afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de in het Beneluxgebied bekende G-Star-merken. Op dezelfde gronden vordert G-Star dat het Gentiluomo wordt verboden van de Gentiluomo-G gebruik te maken, zich daarbij beroepend op artikel 13A lid 1 sub b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 sub b van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk en subsidiair op artikel 13A lid 1 sub c BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 sub c van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Daarnaast legt G-Star aan haar verbods- en nevenvorderingen ten grondslag dat de litigieuze G omstreeks eind 1999/begin 2000 door de design-afdeling van G-Star is ontworpen en voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Volgens G-Star is de Gentiluomo-G een verveelvoudiging (in nauwelijks gewijzigde vorm) van het oorspronkelijke werk van G-Star, waartegen zij zich kan verzetten. Ten slotte stelt G-Star dat Gentiluomo onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door, ondanks de nauwe relatie die tussen partijen bestond, niet met G-Star te overleggen over de keuze van de nieuwe Gentiluomo- G en door ondanks protest van G-Star dat beeldmerk te blijven gebruiken. 2.3 Gentiluomo heeft tegen de vorderingen van G-Star gemotiveerd verweer gevoerd dat hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling aan de orde zal komen. 3. Beoordeling Nietigheid merkdepot en merkinbreuk 3.1 De primaire vorderingen van G-Star zijn gebaseerd op de stelling dat de Gentiluomo-G een met de G-Star-merken overeenstemmend teken is waardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. G-Star voert ter onderbouwing van dat standpunt aan dat de letter G het dominerende bestanddeel is van haar G-Star-merken en dat de verschillende door G-Star gebruikte gestileerde letters G gemeen hebben dat deze basic en strak zijn weergegeven, aansluitend bij het moderne en no-nonsense imago van G-Star. Door het jarenlange intensieve gebruik van die gestileerde G s hebben die een groot onderscheidend vermogen gekregen, aldus nog steeds G-Star. G-Star stelt verder dat door het gebruik van de Gentiluomo-G temeer verwarring kan ontstaan bij het publiek omtrent de herkomst van de waren, omdat Gentiluomo sinds de introductie van haar nieuwe Gentiluomo-G ook trendy en spijkerstof kleding zou aanbieden, van oudsher de kern van het aanbod van G-Star. Gentiluomo heeft bestreden dat tussen de Gentiluomo-G en de G- Star-merken overeenstemming bestaat. 3.2 Bij de beoordeling van de vraag of merkenrechtelijke overeenstemming bestaat tussen de oudere G-Star-merken en het jongere beeldmerk van Gentiluomo respectievelijk de G- Star-merken en de Gentiluomo-G, dient te worden vergeleken tussen de merken zoals door G-Star gedeponeerd enerzijds en de Gentiluomo-G zoals door Gentiluomo gedeponeerd (wat de vordering tot nietigverklaring betreft) respectievelijk gebruikt (wat

7 Rolnummer: 03/957 7 de verbodsvorderingen betreft) anderzijds. Vaststaat dat Gentiluomo haar beeldmerk gebruikt zoals dat is gedeponeerd, soms samen met het woord Gentiluomo. 3.3 Zoals ook volgt uit het Puma/Sabèl arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Hof EG) d.d. 11 november 1997 (NJ 1998, 523) dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, waaronder met name de bekendheid van het merk op de markt en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de daaronder aangeboden waren. De globale beoordeling dient naar het oordeel van het Hof EG wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken resp. merk en teken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen en de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft. 3.4 Het voorgaande brengt met zich dat bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag aan een specifiek bestanddeel van het merk weliswaar meer betekenis kan toekomen dan aan andere bestanddelen van dat merk indien dat een kenmerkend (totaalindruk bepalend) bestanddeel betreft, doch dat niet is toegelaten een enkel bestanddeel uit het gehele merk los te maken en het verwarringsgevaar alleen voor dat onderdeel te onderzoeken. Vaststaat dat G-Star de litigieuze G niet afzonderlijk als merk heeft gedeponeerd, terwijl de letter G ook niet afzonderlijk als onderscheidingsteken door G-Star is of wordt gebruikt, doch alleen als onderdeel van haar merken en in combinatie met ten minste het woord G-Star. Het komt er aldus niet op aan te beoordelen of de Gentiluomo-G merkenrechtelijk overeenstemt met de litigieuze G van G-Star, doch of de Gentiluomo-G merkenrechtelijk overeenstemt met (het totaalbeeld van) een of meer van de door G-Star gedeponeerde merken waarvan een G deel uitmaakt. 3.5 De rechtbank is van oordeel dat die vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Anders dan G-Star stelt, is de rechtbank van oordeel dat de litigieuze G van G-Star niet kan worden aangemerkt als een kenmerkend bestanddeel van de G-Star merken. De onderscheidende kracht van het woordmerk G-Star wordt ontleend aan de combinatie van enerzijds de letter G en anderzijds het woord Star, welke afzonderlijke elementen als letter respectievelijk bestaand woord ieder voor zich (en met name de enkele letter G) weinig onderscheidend vermogen hebben. De totaalindruk van de Gentiluomo-G (die overigens wat vormgeving betreft ook nog afwijkt van de litigieuze G zoals hierna in r.o uitvoerig zal worden overwogen), wijkt zodanig af van de totaalindruk van het woordmerk G-Star, ook indien rekening wordt gehouden met de specifieke gestileerde wijze (met de litigieuze G) waarop het woordmerk feitelijk door G-Star wordt gebruikt (zie daarvoor r.o. 1.4), dat verwarringsgevaar tussen beide niet kan worden aangenomen. Datzelfde geldt in sterkere mate voor de merken met de sterk gestileerde G weergegeven in r.o. 1.2 onder a, b en c (hierna ook aan te duiden als de Pacman-G ). De Pacman-G stemt op geen enkele wijze overeen met de Gentiluomo-G en de totaalindrukken van de respectieve merken zijn volkomen anders. De totaalindruk van het merk met de Pacman-G in combinatie met het gestileerd weergegeven woordmerk G-Star (zie r.o. 1.2 onder b) wordt bepaald door de dominerende Pacman-G en niet door het woordmerk G-Star, laat staan enkel door de litigieuze G daaruit, zodat verwarringsgevaar met dat merk evenmin valt aan te nemen. De vormgeving van de G met daarin het woordmerk G-Star (zie r.o. 1.2 onder d en g), wijkt dusdanig sterk af van die van de Gentiluomo-G dat de totaalindruk die beide merken achterlaten reeds daarom een geheel andere is. Bovendien ontlenen die merken van G-Star hun onderscheidende kracht in het bijzonder uit de combinatie van de als een cirkel vormgegeven G (hierna ook aan te duiden als de Cirkel-G ) met het daarin

8 Rolnummer: 03/957 8 afgebeelde woord G-Star, waardoor de afstand tot de geheel anders gestileerde Gentiluomo-G nog verder wordt vergroot. De in r.o. 1.2 onder h. i en j weergegeven merken van G-Star zijn eveneens dusdanig anders dat niet valt in te zien dat enige verwarring tussen die merken en de Gentiluomo-G zou kunnen ontstaan. 3.6 De stelling van G-Star dat de G-Star-merken grote bekendheid genieten bij het in aanmerking komend publiek en daardoor sterk onderscheidend zijn, heeft zij onvoldoende onderbouwd en wordt daarom gepasseerd. Overigens kan de juistheid van die stelling in het midden blijven. Immers, zoals blijkt uit de weergave in r.o. 1.4 hiervoor, maakt G-Star gebruik van vele verschillende logo s, waarin het woordmerk G- Star als zodanig de enige constante factor vormt. Aldus moge het zo zijn dat het woordmerk G-Star sterk onderscheidend is (geworden), dan nog kan dat zeker niet gezegd worden van de enkele letter G daaruit. Uit al de door G-Star gebruikte logo s blijkt dat voor zover aan de G bijzondere onderscheidende betekenis toekomt, dat alleen zo is in de specifieke vormgeving van de Pacman-G en de cirkel-g, omdat alleen de aldus vormgegeven G s er duidelijk uitspringen. Het feit dat G-Star in bepaalde logo s een G laat domineren, maakt nog niet dat alle G s die van haar merken deel uitmaken daarmee kenmerkende bestanddelen worden. De onderscheidende kracht die aan de Pacman-G en de cirkel-g toekomt straalt (juist) niet af op de G als onderdeel van het woordmerk G- Star, aangezien de aandacht juist van het woordmerk wordt afgeleid. De stelling van G- Star dat alle in de G-Star-merken gebruikte G s een basic en strakke vormgeving hebben en dat daarom iedere basic en strak vormgegeven G door het publiek direct of indirect met G-Star zal worden verward, wijst de rechtbank van de hand. Juist de G s die anders dan de litigieuze G wel een dominerend kenmerk vormen van de G-Star-merken, namelijk de Pacman-G en de cirkel-g, kunnen naar het oordeel van de rechtbank bezwaarlijk als basic en strak worden aangemerkt. 3.7 Daarnaast maakt G-Star naast de sterk gestileerde Pacman-G en Cirkel-G gebruik van niet slechts één andere G (zoals G-Star ten onrechte stelt) maar zeker drie verschillende lettertypen G als onderdeel van het woord G-Star, namelijk die in de cirkel-g, de litigieuze G (als onderdeel van het woordmerk G-Star, al dan niet in combinatie met de Pacman-G, met women of raw ) en de letter G in het just the product -logo (zie ook r.o. 1.4). Daarenboven wordt de litigieuze G eerst sinds 2001 gebruikt, terwijl de andere G s reeds sinds het begin van de negentiger jaren worden gebruikt, zodat niet valt in te zien waarom dan toch juist aan de litigieuze G grote onderscheidende kracht zou toekomen. Aldus doet ook de eventuele sterke onderscheidende kracht van de merken van G-Star er niet aan af dat aan de (litigieuze) G geen bijzondere onderscheidende betekenis toekomt. 3.8 Voorts is van belang dat andere kledingmerken, waaronder het sterke merk Gucci, zich eveneens bedienen van gestileerde G s die grote gelijkenis vertonen met de litigieuze G en de Gentiluomo-G, terwijl de trendy kledinglijn G-SUS zich net als G-Star bedient van een combinatiewoord beginnend met een G. Ook Gentiluomo zelf bedient zich al jarenlang van uitsluitend een G als onderscheidingsteken. Ook daarom zal het publiek de G als zodanig niet zonder meer in verband brengen met G-Star, zoals zij stelt. 3.9 Weliswaar worden de G-Star-merken enerzijds en de Gentiluomo-G anderzijds gebruikt voor soortgelijke waren, doch het gebrek aan overeenstemming tussen beide is dusdanig dat niet door dat enkele feit toch verwarringsgevaar te duchten is Uit al het voorgaande volgt dat de rechtbank van oordeel is dat overeenstemming tussen de Gentiluomo-G en de G-Star-merken ontbreekt en dat verwarringsgevaar tussen beide

9 Rolnummer: 03/957 9 niet is te duchten. Op de primaire grondslag kunnen de vorderingen van G-Star niet slagen. Op grond van dezelfde overwegingen (r.o ) acht de rechtbank geen zodanige overeenstemming tussen de Gentiluomo-G en de G-Star-merken aanwezig dat Gentiluomo ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit of afbreuk zou kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star-merken. Aldus faalt ook de subsidiaire merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van G-Star. Auteursrechtinbreuk 3.11 Gentiluomo heeft betwist dat G-Star auteursrechthebbende is ten aanzien van de litigieuze G omdat die deel uitmaakt van het lettertype Zekton. In dat lettertype wordt de G aldus geschreven: 3.12 Weliswaar is de litigieuze G van G-Star niet identiek aan die van het lettertype Zekton, maar het enige relevante verschil tussen beide is dat de litigieuze G van G-Star een gedrongener als het ware van bovenaf ingedrukte versie van het Zektontype betreft. De Gentiluomo-G wijkt in meer in het oog springende opzichten af van de litigieuze G dan dat de litigieuze G afwijkt van de G van het lettertype Zekton. Bij de Gentiluomo-G is de liggende poot aan de rechterbovenzijde afgerond, terwijl de litigieuze G daar een rechte hoek heeft. Bij de Gentiluomo-G zijn voorts alle hoeken aan de binnenzijde recht, terwijl de litigieuze G, behoudens aan de onderzijde van de naar binnen liggende poot, aan de binnenzijde afgeronde hoeken heeft. Voorts is de Gentiluomo-G breder dan de litigieuze G. Voor zover de gestileerde G van G-Star derhalve al zou kunnen worden aangemerkt als een nieuw en oorspronkelijk werk, dan wijkt de Gentiluomo-G daarvan op zoveel punten af dat de totaalindruk een geheel andere is. De enkele omstandigheid dat beide letters een strak vormgegeven G betreffen kan daar niet aan afdoen, nu zowel de strakke vormgeving als het gebruik van de letter G als zodanig (stijl)elementen zijn die niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen en derhalve bij de beoordeling van auteursrechtinbreuk buiten beschouwing dienen te blijven. Aldus concludeert de rechtbank dat de Gentiluomo-G niet als een verveelvoudiging (in gewijzigde vorm) kan worden aangemerkt. Onrechtmatige daad 3.13 De enkele omstandigheid dat Gentiluomo, als zustervennootschap van G-Star en (als zodanig) op de hoogte van de door G-Star gebruikte merken, heeft nagelaten met G-Star overleg te plegen over de ingebruikneming van de Gentiluomo-G, maakt niet dat Gentiluomo jegens G-Star onrechtmatig heeft gehandeld. Het stond Gentiluomo immers vrij gebruik te (gaan) maken van de niet overeenstemmende Gentiluomo-G en het enkele feit dat beide zelfstandige ondernemingen dezelfde aandeelhouders hebben (of hadden) maakt dat niet anders. Proceskosten 3.14 G-Star zal als de in de ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

10 Rolnummer: 03/ BESLISSING De rechtbank: - wijst de vorderingen af; - veroordeelt G-Star in de kosten van het geding aan de zijde van Gentiluomo, tot op deze uitspraak begroot op 205,- aan verschotten en 780,- aan salaris. Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.