Het labjournaal en het ELN

Transcriptie

1 Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan JR Postbus DH Den Haag Het labjournaal en het ELN Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen Telefoon Telefax patent@vo.eu trademark@vo.eu legal@vo.eu Inleiding De Amerikaanse octrooiwet was tot 16 maart 2013 gebaseerd op het first to invent-systeem. Dit betekende dat diegene die de uitvinding het eerste deed, het recht had op octrooi. Dit systeem gaf aanleiding tot juridische procedures voor de Octrooiraad of de rechtbank (zogeheten interference proceedings), waarin verschillende uitvinders probeerden te bewijzen dat zij de eerste waren die op het idee van de uitvinding waren gekomen. Indien meerdere octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding waren ingediend kreeg degene die kon bewijzen dat hij de eerste originele uitvinder was, het octrooi toegewezen. Om een vroege, geldige uitvindingsdatum te kunnen bewijzen, was het noodzakelijk om een goede verslaglegging bij te houden van het onderzoek dat tot uitvindingen kon leiden. Dit gebeurde in een labjournaal of laboratory notebook. Deze verslaglegging kon dienen als juridisch bewijsstuk van de datum waarop het idee van de uitvinding ontstond. Het labjournaal diende dus zodanig te zijn ingericht dat zij bewijskracht had voor de Amerikaanse wet en bruikbaar was in juridische procedures. Het first to invent-principe is echter per 16 maart 2013 in de VS vervallen, en als onderdeel van het Leahy Smith America Invents Act (AIA) geldt Amerika nu het first inventor to file-principe. Dit lijkt in sterke mate op het first to file- principe zoals we dat in andere landen (waaronder Europa) kennen. Diegene die voor zijn uitvinding het eerst een octrooiaanvrage indient, heeft het recht op octrooi. In Amerika geldt dan nog het voorbehoud dat, indien meerdere octrooiaanvragen voor dezelfde uitvinding zijn ingediend, diegene het octrooi krijgt toegewezen die het eerst zijn uitvinding publiceerde. Uiteraard is een dergelijke voorpublicatie nieuwheidsschadelijk voor octrooiaanvragen op de uitvinding in de meeste andere landen van de wereld. In het hiernavolgende zal kort worden uiteengezet welke rol het labjournaal onder het AIA nog heeft en welke informatie in een labjournaal moet worden opgenomen.

2 Blad 2 Het fysieke labjournaal Hoewel interference proceedings voor aanvragen ingediend na 16 maart 2013 tot het verleden behoren, zal ook nu in bepaalde gevallen nog een bewijs van uitvinding nodig zijn. Bijvoorbeeld is dat het geval indien een uitvinder wil aantonen (als onderdeel van zogeheten ontleningsprocedures of derivation proceedings) dat de uitvinding aan hem is ontleend, dat het recht op de uitvinding aan hem toekomt en dat zijn octrooiaanvrage de enige rechtsgeldige is. Degene die eveneens een octrooiaanvrage heeft ingediend en die daarentegen kan bewijzen dat de uitvinding zelfstandig door hem is gedaan, en wel vóór een datum van een eventuele ontlening, zal met behulp van een labjournaal kunnen ontkrachten dat van ontlening sprake is. Het labjournaal is bruikbaar als bewijs in juridische procedures omdat het informatie geeft over de feiten die moeten worden bewezen. Het is echter vaak niet van tevoren te voorspellen welke details later van belang zullen zijn. In het algemeen kan het labjournaal daarom het beste die informatie omvatten, die een gemiddelde vakman na lezen van het journaal in staat stelt te begrijpen wat er precies is gebeurd. Ook misschien nog vage ideeën worden bij voorkeur opgeschreven. Een labjournaal kan van grote betekenis blijken in de volgende gevallen: - Ontleningsprocedures (derivation): In dit geval dient de uitvinding (of althans de kern van de inventieve activiteit) in het journaal te zijn beschreven. Tevens kan uit het journaal blijken dat informatie over de uitvinding is overgedragen aan een derde partij. - Vrijwaringsperiodes (grace period): Indien door kennelijk misbruik het werk van de uitvinder wordt geopenbaard, dient de datum van uitvinding uit het journaal te blijken. Tevens kan blijken dat informatie over de uitvinding is overgedragen aan een derde partij vóór de datum van openbaarmaking als gevolg van dat misbruik. - Voorgebruiksrecht (prior user right): Iedereen die duidelijk en overtuigend bewijst dat hij de uitvinding al 1 jaar vóór indiening van de octrooiaanvrage commercieel toepaste, kan onder het AIA een voorgebruiksrecht inroepen. Dit geldt nu voor alle technische gebieden, maar is per uitzondering niet mogelijk jegens octrooien voortkomend uit universiteiten. - Uitvinderschap (inventorship): Uit het journaal dient de (datum van) conception of the invention te blijken. In de meeste juridische procedures zal, naast het labjournaal, bewijs moeten worden geleverd door middel van getuigenverklaringen. Hoe meer informatie is opgenomen in het labjournaal, des te minder zal een getuige alleen aangewezen zijn op zijn geheugen. Het is daarom van belang details van resultaten te registreren zodra de resultaten bekend zijn. Ook is het belangrijk de zojuist ingevoerde informatie te dateren. Bovendien moet de naam van de persoon die de informatie heeft

3 Blad 3 ingevoerd - meestal de uitvinder - worden vermeld. Het is dan later direct duidelijk dat deze persoon als getuige kan optreden. Nieuwe informatie die in het labjournaal is ingevoerd, moet ten minste door een tweede persoon, die niet de uitvinder is, worden ondertekend en gedateerd. Deze tweede persoon geeft hiermee aan dat hij of zij op deze datum het stuk heeft gelezen en begrepen. Ook deze tweede persoon kan eventueel later optreden als getuige in een interference-procedure. De tweede persoon werkt bij voorkeur niet aan hetzelfde onderwerp en is dus ook geen mede-uitvinder. Inhoud van het labjournaal De informatie die in een labjournaal kan worden opgenomen, bestaat ruwweg uit drie delen: - Details van de uitvinding en het uitgevoerde werk. - Data waarop de uitvinding is gedaan en het werk is uitgevoerd. - Namen en handtekeningen van personen die kennis hebben van de informatie die in het labjournaal is opgenomen. Behalve de eindresultaten van de experimenten kan ook worden omschreven hoe en waarmee de experimenten zijn uitgevoerd. Als er afkortingen worden gebruikt, kan de uitgeschreven verklaring ergens in het journaal zijn terug te vinden. Wanneer experimenten herhaald worden uitgevoerd, kan worden volstaan met een standaard- of gemiddelde uitkomst. Het spreekt voor zich dat het labjournaal leesbaar moet zijn voor derden. Bij het opnemen van beschrijvingen van algemene aard, zoals een discussie van de resultaten door de onderzoekers, dient er rekening mee te worden gehouden dat dergelijke gegevens juridische lading hebben. Een vermelding dat een experiment met succes is verlopen, kan gunstig zijn voor het aantonen van de datum van uitvinding. Een vermelding dat een experiment geheel mislukt is, kan later echter ongunstig uitwerken, bijvoorbeeld wanneer later blijkt dat het experiment niet mislukt is en misschien wel op een ander punt succesvol is geweest. Bovendien kan een onderzoeker bedoelen dat het experimentele resultaat commercieel geen succes zal zijn, terwijl dit voor de juridische situatie niet van belang is. Daarnaast moet er op worden gelet dat de term voor de hand liggend op octrooivlak vaak wordt gebruikt om aan te tonen dat juist geen sprake is van een uitvinding. Deze term moet dus niet verkeerd worden gebruikt door bijvoorbeeld te stellen dat een idee voor de hand ligt op basis van de bekende informatie. Enige voorzichtigheid met subjectieve uitlatingen in het labjournaal is daarom geboden. Met het oog op ontlenings- en vrijwaringprocedures is het raadzaam aan te geven met wie informatie over de uitvinding is uitgewisseld zodat uit het journaal een eventuele datum van overdracht van gegevens aan een derde partij blijkt.

4 Blad 4 Vorm van het labjournaal Bij voorkeur wordt voor een labjournaal gebruik gemaakt van een ingebonden boekwerk. Bij een losbladig systeem zou de suggestie kunnen worden gewekt dat later bladzijden zijn ingevoegd of verwijderd. Als het onpraktisch is de experimenten in één labjournaal te omschrijven, bijvoorbeeld omdat verschillende experimenten gelijktijdig worden uitgevoerd, kunnen verschillende labjournalen naast elkaar worden gebruikt. Voor zover van toepassing, moeten verwijzingen naar andere bladzijden, c.q. labjournaals worden opgenomen. Er wordt bij voorkeur niet met potlood, maar met onuitwisbare inkt geschreven. Als met verschillende kleuren inkt wordt gewerkt, wordt bij voorkeur aangegeven of deze kleuren al dan niet een bijzondere betekenis hebben. Foto's, grafieken en dergelijke worden onlosmakelijk met het labjournaal verbonden door gebruik te maken van plakband, lijm, nietjes en dergelijke. Het is uit den boze om deze los in het journaal te bewaren. De foto's en dergelijke worden bij voorkeur ook gedateerd en voorzien van een handtekening (ook door de tweede persoon). De handtekeningen kunnen gedeeltelijk worden gezet over de foto etc. en gedeeltelijk over de bladzijde waarop ze zijn aangebracht. Als reeds eerder ingevoerde informatie naderhand moet worden aangepast of aangevuld, wordt de nieuw ingevoerde informatie bij voorkeur opnieuw gedateerd en ondertekend door de persoon die de informatie heeft ingevoerd. Ook de tweede persoon tekent en dateert opnieuw, nadat deze de nieuwe informatie heeft gelezen en begrepen. Als blanco delen van pagina's niet meer worden gebruikt, wordt hier bij voorkeur een streep door gezet. Als informatie naderhand wordt doorgehaald, gaat dit bij voorkeur vergezeld van een reden van de doorhaling waarbij die reden opnieuw wordt ondertekend en gedateerd. Namen van personen; ondertekening en datering Normaliter zal de persoon die informatie in het labjournaal heeft ingevoerd bij een juridische procedure worden opgeroepen om een verklaring af te leggen omtrent de inhoud van het labjournaal en omtrent de procedure die is gevolgd bij het bijhouden daarvan. Als de persoon die het journaal heeft bijgehouden de verklaring niet wil of kan afleggen, kan het journaal vaak toch nog worden gebruikt, bijvoorbeeld aan de hand van de tweede persoon, die kan verklaren dat hij destijds kennis heeft genomen van de inhoud van het journaal en dit toen heeft ondertekend. Diegene die het journaal bijhoudt, hoeft overigens niet een van de uitvinders te zijn. De persoon die informatie in het journaal invoert, zal bij iedere aanvulling zijn handtekening zetten en dateren. De tweede persoon behoort iedere pagina te lezen, te ondertekenen en te dateren. Hij of zij doet dit bij voorkeur met enige regelmaat, bijvoorbeeld eenmaal per dag. In een juridische procedure kan het

5 Blad 5 gebeuren dat een deel van het labjournaal alleen de datum van de tweede persoon krijgt toegewezen, zodat het belangrijk is elke aanvulling zo snel mogelijk van een tweede gedateerde handtekening te laten voorzien. Het is natuurlijk belangrijk dat de tweede persoon over voldoende technische kennis beschikt om te begrijpen wat hij of zij leest, in verband met mogelijke later af te leggen (mondelinge) getuigenverklaringen. Bij voorkeur is de tweede persoon daarom ook een wetenschapper of technicus. De overtuigingskracht van het labjournaal wordt versterkt indien de bovengenoemde tweede persoon geen mede-uitvinder is. Als een persoon die het journaal als tweede heeft ondertekend later mede-uitvinder wordt, ontstaat een probleem, omdat deze in de Amerikaanse rechtspraktijk niet meer kan fungeren als een persoon die als een onbevooroordeelde kan getuigen over het werk van de uitvinder. Een dergelijk probleem kan worden voorkomen door een tweede persoon te vragen die niet aan het project is verbonden. Zoals gezegd, dient iedere aanvulling in het journaal te worden ondertekend en gedateerd. De datum waarop een idee is gevormd, de datum waarop het werk aan een idee is gestart, de gegevens waaruit de voortgang van het werk blijkt, moeten alle worden geregistreerd. Als blijkt dat, nadat de uitvinding is gedaan, het werk aan de uitvinding gedurende een zekere periode heeft stilgelegen, geldt als effectieve datum voor de uitvinding de datum waarop het werk weer is gestart. Een uitvinding die bijvoorbeeld een jaar in de ijskast is gelegd en pas daarna verder is ontwikkeld om vervolgens op de markt te zijn gebracht en/of onderwerp te worden van een octrooiaanvrage, krijgt als effectieve datum van uitvinding de datum waarop de ontwikkelingen weer opnieuw zijn gestart. Dit due diligence-vereiste maakt het daarom van belang dat uit het labjournaal niet slechts blijkt dat de uitvinding op een bepaalde datum is ontstaan, maar ook dat met regelmaat aan de uitvinding is gewerkt, totdat deze op de markt werd gebracht en/of totdat octrooi werd aangevraagd. Het elektronisch labjournaal (ELN) als bewijsmateriaal: toelaatbaarheid van elektronisch bewijs in de rechtszaal De Amerikaanse Federal Rules of Evidence (FRE) bepalen of bewijsmateriaal, zoals laboratoriumaantekeningen, juridisch ontvankelijk is in civiele procedures (of octrooiprocedures). Om als bewijs door de rechtbank (of het USPTO) te worden toegelaten, moet worden aangetoond dat het aangeboden bewijs authentiek is volgens FRE sectie 901 waarin staat dat de materie in kwestie is wat de voorstander beweert. Er zijn een aantal manieren om de authenticiteit te bewijzen, zoals een getuigenis van de maker, een proces of systeem, of door wettelijk voorgeschreven methoden. Labjournaalaantekeningen, in elektronische (e-) of papieren vorm, worden volgens de Amerikaanse FRE beschouwd als hearsay ( van horen zeggen ) en om

6 Blad 6 die reden als niet ontvankelijk beschouwd, tenzij het tegendeel is bewezen. Hearsay wordt in het FRE gedefinieerd als een [mondelinge of schriftelijke] verklaring, anders dan een verklaring van de aangever als getuigenis tijdens het proces of de zitting die wordt aangeboden als bewijs voor de waarheid van de beweerde zaak. Dus, een gedegen onderbouwing van de gegevens is noodzakelijk wanneer zij worden gebruikt om de datum van uitvinding te bewijzen en de uitvinder zelf is niet beschikbaar om de authenticiteit tijdens het proces te verklaren. Er zijn twee manieren om labjournaal-records toe te laten. Ten eerste kan de auteur die de aantekeningen van de experimenten maakte, getuigen omtrent de geldigheid daarvan. Hiermee zou aan de eis worden voldaan dat het bewijsmateriaal werd gemaakt door de aangever. Zoals gezegd, is dit een probleem als de zaak pas vele jaren later speelt en de uitvinder niet langer beschikbaar is. De tweede manier is om de aantekeningen van de experimenten te classificeren als de zogenoemde business records exemption on hearsay (de uitzondering dat bedrijfsadministratie geen hearsay betreft) (FRE art. 803iii). Deze uitzondering maakt dat bedrijfsadministratie, zoals labjournaals, worden toegelaten als bewijs, indien een gedegen systeem is ingericht om hun authenticiteit te onderbouwen en te bewijzen. Dit systeem bestaat uit vijf elementen: 1) Een bedrijfsadministratie moet in de normale uitoefening van het bedrijf worden opgeslagen. 2) De bepaalde administratie die in het geding is (labjournaals) moet regelmatig worden opgeslagen. 3) De administratie wordt uitgevoerd door, of is afkomstig van, een goed geïnformeerde bron. 4) De administratie moet op eigentijdse wijze worden gemaakt. 5) De administratie moet vergezeld gaan van de getuigenis van een bewaarder. De bewaarder is degene die in de afwezigheid van de uitvinder de gegevens kan verifiëren of authentiseren. Een bewaarder is een persoon die, tijdens de normale bedrijfsuitoefening, verantwoordelijk is voor het beheer van zakelijke documenten. Een bewaarder kan worden opgeroepen voor het gerecht om te getuigen omtrent het beleid van het bedrijf en de procedures voor het documenteren en veiligstellen van de administratie waarvan de toelating wordt gevraagd. Hij/zij zal worden gevraagd om te onderbouwen dat de procedures in het algemeen worden gevolgd en de administratie in kwestie aan deze normen is onderworpen. Zonder aangewezen bewaarder bestaat het risico dat de labjournaals (onafhankelijk of die elektronisch of op papier zijn) niet als bewijs worden toegelaten.

7 Blad 7 Bewijskracht Toelating van (e-)documenten tot het bewijs is echter slechts een deel van het verhaal. Belangrijk is ook de vraag of de administratie en gegevens geloofwaardig en betrouwbaar worden bevonden door de rechtbank en/of jury. Wanneer het ELN-record volledig in overeenstemming is met het overig bewijsmateriaal, zal de geloofwaardigheid daarvan wellicht niet in twijfel worden getrokken. Ook zal dan waarschijnlijk niet worden betwist of het ELNsysteem, alsook de gedragslijnen en procedures voor eerste aanmaak en archivering van ELN-records, redelijke voorzorgsmaatregelen bevatten om ongeautoriseerde aanmaak van documenten, en wijziging en/of manipulatie van de gegevens daarin te voorkomen. In het geval dat het elektronisch record echter niet in overeenstemming is met andere bewijzen, dan zal het ELN-systeem door de tegenpartij aan een grondige analyse worden onderworpen. Een octrooigemachtigde beziet de kwestie als volgt. Stel, net nadat u als vermeend rechthebbende uitvoerig hebt uiteengezet hoe goed het administratief systeem in elkaar zit, laat de tegenpartij een technisch expert een verklaring afleggen waaruit blijkt dat uw systeem gemakkelijk kan worden gehackt (dat is niet ondenkbaar indien het systeem lang geleden is ingericht). Een dergelijke expert-verklaring doet twijfel rijzen omtrent de betrouwbaarheid van ons ELNsysteem. Ondanks het feit dat digitale handtekeningen van auteurs en getuigen geldig zijn in de VS, en ondanks de zorgvuldigheid waarmee het programma werd gemaakt, is het nooit eenvoudig een expert-verklaring te weerleggen. Feit blijft ook dat de waarde van ELN s niet goed is getest in de rechtbank. Het is voor een jury en rechter moeilijker om de techniek van het ELN te doorgronden dan om een stuk papier te beoordelen dat is ondertekend door uitvinder en getuige. De geloofwaardigheid van een verklaring van de uitvinder en zijn getuige is altijd gemakkelijker te onderbouwen dan de complexiteit van een elektronisch systeem. Bedrijven die ELN s aanbieden hebben doorgaans een iets ander perspectief dan een jurist. Feit blijft dat van ELN s niet eenduidig is vastgesteld dat zij even betrouwbaar zijn als papier, hoewel de industriële standaard wel die kant op beweegt. Belangrijk blijft, hoe dan ook, dat er iemand is die kan getuigen dat het ELN betrouwbaar is en gedurende jaar ook is gebleven. Die periode is van belang omdat een eenmaal aangemaakt record niet mag wijzigen, terwijl het 20 jaar kan duren voordat een octrooigeschil zich openbaart. Het grote verschil tussen een digitaal en fysiek notebook is dus dat in tien jaar het elektronisch bewijs sterk achterhaald lijkt, terwijl een stuk papier tijdloos is.

8 Blad 8 Samenvatting Een goed fysiek labjournaal moet de volgende gegevens bevatten: Datum waarop het experiment is begonnen. Doel van het experiment en eventueel naam van degene die het experiment heeft voorgesteld. Beschrijving van methoden, apparatuur, materialen en tests, analyses etc. Verwijzingen naar andere informatiebronnen (bijv. geraadpleegde literatuur, databanken, andere labjournalen). Namen van degenen die het werk hebben uitgevoerd of daarbij betrokken waren. Alle gegevens en waarnemingen verkregen uit het experiment of de studie, ook gegevens van de ontwikkeling van (test)methoden. Voornaamste conclusies getrokken uit de gegevens. De opzet van het labjournaal moet aan de volgende criteria voldoen: Het journaal is gebonden. De gegevens of resultaten worden genoteerd in de vorm waarin zij zijn gegenereerd. Het journaal wordt dagelijks, of wanneer een pagina vol is, ondertekend en gedateerd. Iedere bladzijde wordt tevens ondertekend door een tweede persoon (geen mede-uitvinder), bij voorkeur dagelijks. Het schrift is leesbaar en in onuitwisbare inkt. Iedere bladzijde is vol; door niet-benutte delen wordt een streep gezet. Correcties worden verklaard en desnoods gedateerd en geparafeerd; er wordt niet zonder meer doorgestreept of weggeveegd. Voor vragen over deze circulaire kan contact worden opgenomen met een van onze octrooigemachtigden. Op verzoek kan een voorbeeld van een labjournaal worden toegezonden. Advies: bewaar het journaal altijd op een veilige plaats. De records die zijn gemaakt door een ELN moet precies hetzelfde bewijzen als een papieren labjournaal, namelijk: a) Wie creëerde de record? b) Wanneer gebeurde dat? c) Wat was de inhoud ervan op de datum van eerste creatie? Zoals gezegd, moet het ELN-systeem ook in staat zijn om te bewijzen dat het record niet is gewijzigd sinds het werd gecreëerd. Nogmaals, dit laatste punt is een functie van zowel het ELN-systeem zelf als het beleid en de procedures volgens welke elektronische records worden gemaakt en gearchiveerd.

9 Blad 9 De vereisten voor een ELN zijn dus: - Toelaatbaarheid (relevant, authentiek, geen hearsay) - Geloofwaardigheid (betrouwbaarheid van de inhoud van het bewijs) - Bevestiging of ondersteuning (de verklaring van een uitvinder over uitvinderschap moet worden bevestigd door een onafhankelijk getuige) Voor het tweede en derde aspect dient het elektronisch record voorzien te worden van digitale markeringen die dezelfde functie hebben als die in een normaal labjournaal: - Handtekening van de uitvinder - Corroboration of bevestiging door een getuige met kennis van zaken - Datum van de handtekeningen, waarvoor het document dient te worden voorzien van een zogeheten digital timestamp. Er zijn veel verschillende commerciële aanbieders van ELN-systemen. Een goed ELN-systeem voorziet in de bovenstaande vereisten die zowel door het USPTO als door de verschillende rechtbanken in de VS worden gehanteerd. V.O., augustus 2013 Het bovenstaande is met uiterste zorg samengesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het enkel afgaan op deze informatie is uitgesloten.