De rechten van de houder van een individueel merk

Transcriptie

1 186 H OOFDSTUK 6 De rechten van de houder van een individueel merk 1. Inleiding AFDELING 1 Het merk als deel van het vermogen Van bij de eerste versie omvatte de EMVO een afzonderlijke afdeling over het merk als deel van het vermogen (art. 16 e.v. EMVO). Met uitzondering van enkele basisregels over licenties was dit niet het geval voor de harmonisatierichtlijn met het gevolg dat andere aspecten van merken als vermogensbestanddelen, zoals overdracht of zakelijke rechten in de Benelux en andere lidstaten niet of op verschillende wijze werden geregeld. Omdat het gaat over vitale aspecten van de commerciële exploitatie van merken, besliste de Europese wetgever in 2015 om de richtlijn aan te vullen met een aan de EMVO corresponderend geheel van regels over het merk als vermogensbestanddeel. Men vindt ze terug in de artikelen EMRL. Voor de Benelux zitten er een aantal nieuwigheden in die we hierna zullen beklemtonen. De richtlijnbepalingen verplichten de lidstaten ook om voor verschillende handelingen, zoals pandgeving en gedwongen tenuitvoerlegging, de nodige registratiefaciliteiten te voorzien. Wijzigingen aan de BVIE zitten er ongetwijfeld aan te komen. In de hierna volgende onderdelen wordt ingezoomd op de belangrijkste rechten die de registratie van een merk voor de merkhouder meebrengt ( 2) met bijzondere aandacht voor de mogelijkheid tot overdracht en licentie ( 3). 2. Vermogensrechtelijke bestanddelen A. Assimilatie van het Uniemerk met een nationaal merk Artikel 16 EMVO bepaalt dat, in beginsel, het Uniemerk als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de EU beschouwd wordt als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat. Het gaat met name om de lidstaat waar, volgens het aldaar geldende merkenregister (i) de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had; of, indien niet van toepassing, (ii) de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had; of, indien geen van de vorige hypothese van toepassing zijn, (iii) de lidstaat waar het Bureau zijn zetel heeft.

2 HOOFDSTUK 6 DE RECHTEN VAN DE HOUDER VAN EEN INDIVIDUEEL MERK 187 B. Het recht om het merk te gebruiken (1) Algemeen Het gebruiken van een merk is in principe geen voorwaarde om handel te drijven. Men mag zijn waren dus zonder kenteken in de zin van het merkenrecht op de wereld plaatsen. Omgekeerd is het echter ook mogelijk om op een zelfde product meerdere merken aan te brengen. Zo kan op een waar zowel het merk van de fabrikant als van de verkoper voorkomen. Of nog is het mogelijk dat een fabrikant submerken hanteert om aan ieder product binnen een reeks verkocht onder zijn hoofdmerk een individualiserend kenteken mee te geven (bv. Ford-Mondeo). Merkhouders kunnen ook meerdere merken bezitten om verschillende kwaliteiten van een product te onderscheiden. Artikel 5.C.3 van het Unieverdrag van Parijs laat ook medeëigendom tussen merken toe. Meerdere ondernemingen kunnen in dit geval van hetzelfde teken gebruik maken zonder dat men die situatie mag ontleden als een prijsgeven van het merk voor vrij gebruik door iedereen. Al wat de rechtbank mag doen is een dergelijk gelijktijdig gebruik verbieden wanneer zou blijken dat dit gebruik verwarring bij het publiek kan verwekken of dat het algemeen belang op een andere wijze in gevaar komt. (2) Enkele bijzondere regels in België In België bestaat een uitzondering op de vrijheid om waren al dan niet te voorzien van een kenteken, met name voor de edele metalen (goud zilver platina). De fabrikant of invoerder is steeds verplicht het gehalte te waarborgen. Om die garantie effectief te maken, moet een persoonlijke en als warenmerk gedeponeerde stempelafdruk op het metaal worden aangebracht tenzij het verhandelde metaal door de officiële keurdienst van een waarborgstempel werd voorzien (art. 5 van de goedkeuringswet van het Beneluxverdrag en de oude BMW 746 ). Daarbuiten zijn er ook nog bijzondere wetten die voor allerlei producten voorschrijven dat de identiteit van de fabrikant of de verdeler en/of ook de aard van de waar op de verpakking en op de handelsdocumenten zou vermeld worden, maar dat is geen merkplicht. Deze aanduidingen moeten niet het uiterlijk van een merkteken vertonen. 746 A. BRAUN en E. CORNU, Précis des marques, 5 ed., Brussel, 2009, 256. Zie over de invoer van dergelijke metalen uit andere EU landen, HvJ 16 januari 2014, Juvelta/Lietuvos, C-481/12 (De regel van het vrij verkeer van goederen (art. 34 VWEU) verzet zich tegen maatregelen die inhouden dat een edelmetalen werk dat in de uitvoerende lidstaat in de handel mag worden gebracht en is voorzien van een waarborgmerk, slechts mag worden ingevoerd als zij opnieuw wordt gestempeld door in lidstaat erkende onafhankelijke waarborginstelling).

3 188 TITEL II DE INDIVIDUELE MERKEN Andere wetten verplichten kentekens te voeren die eigenlijk een andere functie hebben dan het identificeren van de waar volgens haar industriële of commerciële herkomst (zoals, bv., stempels die aantonen dat een wapen de controle van de proefbank heeft ondergaan). C. Zakelijke rechten, gedwongen uitvoering en insolventie Zowel nationale merken als Uniemerken moeten, onafhankelijk van de onderneming, in pand kunnen worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht (art. 23 EMRL en 19 EMVO). Ze moeten ook het voorwerp kunnen vormen van gedwongen tenuitvoerlegging (art. 24 EMRL en 20 EMVO). Alle genoemde situaties kunnen op verzoek van een van de partijen worden ingeschreven in het register en gepubliceerd (art en 20.3 EMVO). De nationale merkenwetgevingen en het BVIE zullen daartoe de nodige maatregelen moeten treffen (art en 24.2 EMRL). Op dit ogenblik zijn reeds enkele bepalingen over pandrechten en beslagen opgenomen in het BVIE. Artikel 2.33 bepaalt namelijk dat aan deze situaties derdenwerking toekomt door inschrijving in het merkenregister. Sinds de inwerkingtreding van het BVIE en bijhorend Uitvoeringsreglement in september 2006, is het zelfs niet langer vereist om originele bewijsstukken of voor eensluidend gewaarmerkte uittreksels van de betrokken akte in te dienen. Er kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van de akte waaruit overdracht, andere overgang, licentie of een pandrecht blijkt (Regel Uitvoeringsreglement). Indien het Bureau twijfels heeft over de juistheid, kan het wel originele stukken of gewaarmerkte kopieën vragen. Voor de doorhaling van de inschrijving van een pandrecht of een beslag moet, zoals voorheen, een bewijsstuk worden toegevoegd (Regel 3.1.3/oud artikel 8.3). Een Uniemerk kan worden opgenomen in een insolventieprocedure. Dit kan (behoudens enkele uitzonderingen aangegeven in artikel 21 EMVO) enkel gebeuren in de lidstaat op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is. Het BVIE bevat geen regeling bij faillissement en dit is evenmin het geval voor de EMRL. Deze situatie is voor de praktijk nochtans van belang. Mag de curator van een failliete producent of distributeur die producten met het merk van een ander in zijn bezit heeft, deze producten vrij verkopen? Vaak zal het om producten gaan waarop uitputting van toepassing is, maar dat is niet altijd het geval. En zelfs in geval van uitputting, kunnen er eventueel omstandigheden aanwezig zijn die maken dat de merkhouder een dringende reden kan inroepen, zoals ernstige reputatieschade bij luxeproducten. De relevante Belgische wetgeving over faillissementen en gerechtelijke organisatie 747 bevatten geen bijzondere bepalingen over merkrechten of merklicenties die deel uitmaken van de 747 Zie resp. de wet van 8 augustus 1997 (BS 28 oktober 1997) en de wet van 31 januari 2009 (BS 9 februari 2009).

4 HOOFDSTUK 6 DE RECHTEN VAN DE HOUDER VAN EEN INDIVIDUEEL MERK 189 boedel. De gewone regels die gelden voor andere lopende contracten, activa en eigendomsrechten moeten derhalve worden toegepast Het recht om het merk over te dragen of in licentie te geven A. Overdracht van een benelux- en Uniemerk (1) De regel van de vrije overdracht In het merkenrecht bedoelt men met vrije overdracht het systeem waarbij de geldigheid van de overdracht van het exclusieve recht op een merk niet afhankelijk wordt gemaakt van een gelijktijdige overname van de onderneming. Dit betekent dat merken overgedragen mogen worden door de ene ondernemer aan de andere zonder dat daarbij ook de onderneming zelf geheel of gedeeltelijk wordt afgestaan. Artikel 2.31 BVIE nam dit stelsel van de zogenaamde vrije merkenoverdracht over dat met de BMW sinds 1 januari 1971 was ingevoerd. Tevoren was dit in België niet het geval. Artikel 7 van de Merkenwet van 1879 stond erop dat merk en inrichting samen zouden worden overgedragen. De overdracht moest ook worden bekendgemaakt door inschrijving op de griffie van de Rechtbank van Koophandel met neerlegging van een uittreksel van de akte van overdracht. Doordat het artikel echter vaak werd overtreden, ontstonden er onregelmatige toestanden die ook na 1 januari 1971 nog hun weerslag kunnen hebben op de oude merken ingeschreven in het Beneluxregister met beroep op verkregen rechten. Zulke rechten kunnen inderdaad nog altijd voor onbestaand of waar het alleen om onvoldoende bekendmaking zou gaan voor geschorst worden verklaard. Men is tot deze oplossing gekomen omdat de praktijk heeft aangetoond dat de bescherming van het publiek, die men door de oude binding van merk en onderneming wenste te bekomen ( herkomstfunctie!), in werkelijkheid al verzekerd was door het eigenbelang van de betrokkenen. Het lijkt immers onwaarschijnlijk dat iemand die voor veel geld een merk heeft moeten aankopen, de sterkte ervan zal willen aantasten door een minderwaardige productie. Bovendien is de plicht tot het overnemen van de onderneming niet eens een garantie tegen een eventueel verval. Niets verplicht de overnemer immers om de aangekochte inrichting daadwerkelijk in gebruik te nemen. Daarom heeft men de voorkeur gegeven aan een minder rigide regeling, die overigens ondertussen als een verplichting is opgelegd door artikel 21 TRIPs. Dezelfde regel van de vrije overdracht treft men aan in artikel 17 EMVO en werd in 2015 ook verplicht ingeschreven in artikel 22 EMRL. Alle genoemde bepalingen staan dus toe dat de houder van een Benelux resp. Uniemerk: zijn merk afstaat zonder dat hij daarom ook zijn handelszaak geheel of gedeeltelijk afstaat; 748 Zie hierover National Group AIPPI, Question Q241-IP licensing and insolvency, ICIP 2014, 391; J.-C. TROUSSEL, C. BERCKMANS en G. VILLEGAS, Licentieovereenkomsten en intellectuele eigendomsrechten in het licht van collectieve insolventieprocedures, TBH 2015, 865.

5 190 TITEL II DE INDIVIDUELE MERKEN zijn merk gedeeltelijk afstaat in deze zin dat de overdracht kan gelden voor alle of voor een deel van de waren waarvoor het merk werd gedeponeerd. Wat hier en hierna gezegd wordt over overdracht geldt zowel voor de inschrijving als de aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk (art. 24 EMVO). Men mag aannemen dat dit ook zo is voor een Beneluxmerk ofschoon de BVIE hierover geen expliciete bepaling bevat. (2) Geldigheidsvereisten en derdenwerking In de beide stelsels van de Benelux en de EU gelden twee voorwaarden opdat de overdracht geldig zou zijn: 1) De overdracht moet in ieder geval betrekking hebben op het ganse territorium, d.w.z. het ganse Beneluxgebied of de ganse EU. Dit is een gevolg van het eenheidskarakter dat deze merken bezitten (art BVIE; art. 1.2 EMVO). Het gaat hier om een voorschrift van economische politiek. De Benelux resp. EU streven naar eenmaking van de markten. Men wil daarom de versnippering in deelmarkten vermijden die zou ontstaan doordat in ieder land exclusieve rechten in onderscheiden handen zouden terecht komen. Om deze uniciteit van het systeem te waarborgen, sanctioneert artikel BVIE elke overdracht die geen betrekking heeft op het gehele Beneluxgebied met nietigheid ) De overdracht moet schriftelijk zijn vastgelegd indien zij onder levenden geschiedde; (de EMVO spreekt over een bij een door de partijen bij de Overeenkomst ondertekende akte (art a BVIE; art EMVO). In de Benelux wordt aanvaard dat het hier een geldigheidsvereiste betreft (en geen vereiste ad probationem) waarvan de niet naleving de nietigheid van de overdracht tot gevolg heeft 750. Zowel het BVIE als de EMVO hanteren de regel dat de overdracht slechts aan derden kan worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn (art BVIE en 17.6 en 23.1 EMVO). Men hanteert dus het systeem van de schorsing van het recht tegenover derden zolang het publiek van de gebeurtenis niet op de hoogte werd gebracht. Voor het Uniemerk bepaalt artikel 23.2 EMVO dat die regel niet van toepassing is op een persoon die het Uniemerk of een recht op het Uniemerk verworven heeft door overdracht van de onderneming in haar geheel of op basis van een andere rechtsopvolging onder algemene titel, zoals in het volgend onderdeel wordt besproken. 749 Voor een toepassing, zie Brussel 15 mei 2000, JLMB 2001, In rechtsleer en rechtspraak bestaat evenwel discussie over het karakter van deze nietigheid absoluut of relatief. Voor een overzicht, met pleidooi voor laatstgenoemde oplossing, zie B. VAN REEPINGHEN en H. SIMON, La cession d une marque Benelux: le défaut d écrit, quelle sanction?, JT 2009, 401.