Verpanding van merken M.W. Wiegerinck 1 1. Inleiding Tijdens mijn studie was ik student-assistent van Wim Reehuis. Ik assisteerde hem bij de herziening van het boek Goederenrecht ten behoeve van de twaalfde druk. Met veel plezier kijk ik terug op die tijd. Mij staat nog goed bij dat dhr. Reehuis aanwezig was bij de uitreiking van mijn bul. Ik had de afstudeerrichtingen privaat- en ondernemingsrecht gecombineerd en was geïnteresseerd geraakt in het intellectueel eigendomsrecht. Dat ik hierin verder wilde was enigszins een teleurstelling voor dhr. Reehuis maar, zei hij uiteindelijk is alles goederenrecht. Met die gedachte kwam ik tot het onderwerp voor mijn bijdrage; de verpanding van merken. Met een merk onderscheidt een producent zijn waren en diensten van die van de concurrent. Het merk heeft daarmee een herkomstfunctie. Daarnaast heeft een merk een communicatie- en reclamefunctie; kenmerken van de producten, een bepaald imago e.d., worden met het merk gecommuniceerd en met het merk worden de producten gepromoot. Door deze functies vertegenwoordigen merken vaak een grote immateriële waarde voor een onderneming. Het merk vertegenwoordigt goodwill en draagt zo ook een investeringsfunctie. De diverse merkfuncties zijn erkend door het Europese Hof van Justitie in het arrest L Oréal/Bellure. 2 Omdat een merkenportefeuille aldus een aanzienlijke waarde kan vertegenwoordigen is het aantrekkelijk voor kredietversterkers om daarop zekerheidsrechten te vestigen. Echter, of en op welke wijze een zekerheidsrecht op een merk gevestigd kan worden is niet in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Het is op basis van de lezing en interpretatie van de verschillende rechtstegels tezamen dat de mogelijkheid van verpanding van merken volgens Nederlands vermogensrecht aannemelijk is. Desalniettemin kent de verpanding van merken enkele eigenaardigheden ten opzichte van de verpanding van andere goederen. Ik ga hieronder eerst kort in op het pandrecht en de verpanding in het algemeen. Vervolgens ga ik in op de verpanding van Benelux- en Gemeenschapsmerken en de eigenaardigheden die daar bij komen kijken. 2. Pandrecht: uitzondering op de paritas creditorum 3 Wanneer meerdere schuldeisers verhaal zoeken op dezelfde goederen geldt als hoofdregel dat zij onderling een gelijk verhaalsrecht hebben, naar evenredigheid van de vorderingen. Als uitzondering op deze zogenaamde paritas creditorum geldt het recht 1 Mr. M.W. Wiegerinck is advocaat IE-recht bij Arnold + Siedsma te Amsterdam. 2 HvJEU, 18 juni 2009, C-487/07, L Oréal v. Bellure, IER 2009, nr. 43. 3 W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp, Pitlo. Het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 3.Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, Par. 14, p. 535 e.v. en H.J. Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, par. 7.3 en 7.4.
van pand en hypotheek (art. 3:277 BW). Het recht van pand en hypotheek zijn beperkte rechten die ertoe strekken een geldvordering bij voorrang te kunnen verhalen. Een recht van hypotheek wordt gevestigd op een registergoed. Omdat merken en diverse andere rechten van intellectuele eigendom ( IE-rechten ), zoals octrooien en modellen, in een register worden opgenomen leidt dit tot de vraag of deze IE-rechten registergoederen zijn in de zin van art. 3:227 BW. De heersende leer is dat hiervan geen sprake is. De redenering die daaraan ten grondslag ligt is kort gezegd als volgt: Art. 3:10 BW meldt dat van een registergoed sprake is als voor overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Voor overdracht van een merk of ander IE-recht is inschrijving niet vereist. Het woord vestiging dient beperkt uitgelegd te worden en ziet op de vestiging van beperkte rechten, zo volgt uit de Toelichting Meijers bij art. 3: 10 BW. Art. 3:16 lid 2 BW noemt dat de wet bepaalt welke deze openbare registers zijn. Hieruit volgt dat niet uitdrukkelijk is beoogd dat merken registergoederen zijn. Dat dit niet beoogd is wordt onderstreept doordat art. 19 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ( GMVo ) zelf van het in pand geven van een merk spreekt. Dat een merk geen registergoed is, is bevestigd door het Amsterdamse Gerechtshof bij arrest van 4 oktober 2011. In dit arrest heeft het hof bepaald dat het aanmerken van een merk als registergoed in de zin van art. 3:10 BW geen steun vindt in de wettelijke regeling, waarbij het hof verwijst naar art. 3:16 lid 2 BW en art. 8 Kadasterwet. 4 Kenmerken pandrecht algemeen Een pandhouder heeft een recht van parate executie. Hij kan zonder executoriale titel of een executoriaal beslag tot executoriale verkoop overgaan wanneer de schuldenaar in verzuim is (art. 3:248 BW). Als beperkt recht kan het pandrecht zelfs worden uitgeoefend bij overdracht van het goed aan een derde op grond van de nemo plusregel. Op basis daarvan geldt ook de prior tempore-regel, wat betekent dat het recht op parate executie blijft bestaan zelfs indien er een verhaalsbeslag is gelegd of het goed in een faillissement valt. De pandhouder heeft, indien er meerdere schuldeisers zijn, bovendien met voorrang recht op voldoening. Het pandrecht is ook een afhankelijk recht; het gaat teniet als de vordering is voldaan en kan slechts overgaan door overgang van de onderliggende vordering. Op grond van art. 3:228 BW kan een pandrecht gevestigd worden op alle (niet-register) goederen die vatbaar zijn voor overdracht. Uit art. 3:83 BW volgt dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. Dit betekent dat wanneer een goed niet overdraagbaar is, het niet mogelijk is om daar een pandrecht op te vestigen. Toekomstige goederen, mits voldoende bepaalbaar, kunnen bij voorbaat worden verpand (art. 3:97 en art. 3:98 BW). Pandrecht op roerende zaken Pandrecht op roerende zaken kent twee vormen: het vuistpandrecht waarbij de zaak uit de macht van de pandgever wordt gebracht en het stille pandrecht waarbij de zaak 4 Th. C.J.A. van Engelen, IE-Goederenrecht, Handboek, Boek 9 B.V. Utrecht, 2013, p. 38-40; Gerechtshof Amsterdam, 4 oktober 2011, Van Engelen v. Ventoux, IEPT20111004. 2 van 7
in de macht van de pandgever blijft. Het stille pandrecht kent een aantal bijzonder regels. Zo verkrijgt de stille pandhouder geen bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever zolang de zaak niet buiten de macht van de pandgever is gebracht (art. 3:238 BW). Vereist voor de vestiging van een stil pandrecht is een authentieke of een geregistreerde onderhandse akte. De eis van registratie heeft tot doel de onderhandse pandakte van een dagtekening te voorzien; het maakt het geen registerpandrecht. De registratie geschiedt in een niet-openbaar register (art. 10 Rw), wat betekent dat het pandrecht niet kenbaar is voor derden. De pandgever kan, zoals hiervoor genoemd, het goed slechts bezwaard overdragen aan een derde. Is die derde een verkrijger te goeder trouw die anders dan om niet het bezit over de zaak krijgt, dan vervalt het beperkte recht op grond van art. 3:86 lid 2 BW. Bij een stil pand recht is er een interval tussen het opmaken van de onderhandse akte en de registratie ervan. De vestiging van het pandrecht komt pas door de registratie tot stand. Dit betekent dat bijvoorbeeld een faillissement van de pandgever vóór registratie belet dat het stille pandrecht ontstaat. Een beslag vóór registratie voorkomt dat het stille pandrecht aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen. Een vervreemding of bezwaring vóór registratie geschiedt onbezwaard. Pandrecht op vorderingen op naam Ook voor vordering op naam zijn er twee vormen van pandrecht: een openbaar pandrecht (art. 3:94 BW) en het stille pandrecht dat niet naar buiten toe kenbaar is. Voor het vestigen van deze pandrechten is het eveneens noodzakelijk dat de vordering overdraagbaar is. Voor een openbaar pandrecht is vestiging bij akte een constitutief vereiste, net als de mededeling aan de schuldenaar. Voor een stil pandrecht is een authentieke of een geregistreerde onderhandse akte vereist. Ook hiermee wordt het tijdstip van de verpanding vastgelegd. De pandgever van de vordering op naam kan de vordering slechts bezwaard overdragen. Art.3:239 lid 4 BW beperkt de toepasselijkheid van art. 3:88 BW tot gevallen waarin mededeling is gedaan. De pandhouder van een stil pandrecht geniet dus geen bescherming op grond van art. 3:88 BW. Een faillissement tussen het opmaken van de akte en de mededeling voorkomt het ontstaan van het pandrecht, en een beslag vóór de mededeling brengt met zich dat het pandrecht niet aan de beslaglegger kan worden tegengeworpen. Voor de mededeling kan de pandgever de vordering onbezwaard vervreemden of belasten. Het stille pandrecht kent een interval tussen het opmaken van de onderhandse akte en de registratie daarvan. Daarvoor geldt het zelfde als hiervoor genoemd ten aanzien het stille pandrecht op roerende zaken. 3. Pandrecht op merken Vermogensrechtelijk regime Op het Nederlandse territoir kunnen verschillende soorten merkrechten geldig zijn; een Benelux-merk bestrijkt het territoir België, Nederland en Luxemburg, een Gemeenschapsmerk bestrijkt het territoir van de Europese Unie. De merkregistraties zijn unitaire rechten, doch er bestaat geen unitair vermogensrecht, noch in de EU noch in de Benelux. De toepasselijke merkenrechtelijke regelingen bevatten slechts een 3 van 7
gering aantal vermogensrechtelijke bepalingen over overgang, licentie en derdenwerking. 5 Voor een antwoord op de vraag of verpanding van merken mogelijk is zal dus eerst gekeken moeten worden naar welk vermogensrechtelijk regime van toepassing is. De GMVo bepaalt in art. 16 dat het vermogensrechtelijke regime van de lidstaat waar de merkhouder op de betrokken dag woonplaats/zetel of vestiging had volgens het register van toepassing is. Hierop is een aantal uitzonderingen van toepassing welke ik verder onbenoemd laat. Met betrokken dag wordt de dag bedoeld waarop een vermogensrechtelijke handeling wordt verricht. Het vermogensrechtelijke regime kan dus veranderlijk zijn, afhankelijk van de vestigingsplaats van de merkhouder (volgens het register). Een antwoord op de vraag welk vermogensrechtelijk regime van toepassing is bij een Benelux-merk volgt niet uit het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Toepassing van art. 16 GMVo naar analogie wordt aangedragen door Cohen Jehoram e.a. en Van der Burg 6 Dit lijkt mij ook redelijk. Verpanding van merken naar Nederlands vermogensrecht Art. 3:83 lid 1 BW neemt als uitgangspunt dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn. Omdat intellectuele eigendomsrechten niet in een van deze categorieën vallen staat de overdraagbaarheid van merken niet op voorhand vast. 7 Art.3:83 lid 3 BW bepaalt dat alle andere rechten slechts overdraagbaar zijn wanneer de wet dat bepaalt. Dit betekent dat de onderhavige regelingen moeten worden beoordeeld om na te gaan of overdracht mogelijk is en daarmee ook of verpanding mogelijk is. Art. 17 lid 3 GMVo bepaalt dat een Gemeenschapsmerk over kan gaan bij akte, welke ondertekend is door beide partijen. Art. 2.31 BVIE noemt ook dat een merk kan overgaan en art. 2.32 BVIE bepaalt dat een overdracht schriftelijk moet zijn vastgelegd. De term overgang komt in titel 4 van Boek 3 BW niet voor. Met Van der Burg ben ik het eens dat overgang als levering moet worden begrepen. 8 Hieruit volgt, met toepassing van het Nederlandse vermogensrecht, dat merken zelfstandige rechten zijn die afzonderlijk overdraagbaar zijn in de zin van art. 3:6 BW en aldus goederen in de zin van art. 3:1 BW zijn. Zoals hiervoor genoemd is het vestigen van een pandrecht op een goed mogelijk wanneer dat goed overdraagbaar is. Nu zowel het BVIE als de GMVo de overgang (overdraagbaarheid) van het merk noemt betekent dit dat er een pandrecht op gevestigd kan worden. (Hiervoor gaf ik al aan dat de algemene opinie is dat een merk geen registergoed in die zin dat daarop een recht van hypotheek gevestigd dient te worden. De mogelijkheid tot verpanding wordt bovendien expliciet genoemd in de GMVo.) Omdat de overdracht niet tot in detail is geregeld in de GMVo en BVIE gelden 5 T. Cohen Jehoram e.a. Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Deventer: Kluwer, 2008, p. 587 e.v. 6 T. Cohen Jehoram e.a. Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Deventer: Kluwer, 2008, p. 587 en M.W.D. van der Burg, Internationaal goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien (deel 2), IER 2006/50. 7 P. Beerda, Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid, een andere discipline, NTBR 2012/52. 8 M.W.D. van der Burg, Internationaal goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien (deel 2), IER 2006/50. 4 van 7
voor de details de regels van het BW. Voor het vestigen van een pandrecht op een merk geldt, gelijk de vereisten van overdracht volgens art. 3:84 BW, dat er sprake moet zijn van een leveringshandeling, een geldige titel en beschikkingsbevoegdheid van de pandgever. Voor de leveringshandeling is art. 3:236 lid 2 jo 3:95 BW bepalend; op grond van art. 3: 236 lid 2 BW wordt op goederen anders dan roerende zaken en rechten aan toonder of order een pandrecht gevestigd op dezelfde wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald. Art. 3:95 BW bepaalt dat de goederen geleverd worden door een daartoe bestemde akte. De akte is authentiek of onderhands en de akte moet doen blijken dat zij bestemd is voor de levering van het object dat er in genoemd is. Voor de levering geldt dat alleen de vervreemder de akte hoeft te ondertekenen. De levering moet worden aanvaard, maar dat is niet aan vorm gebonden. 9 Desalniettemin bepaalt het GMVo dat de ontvanger mee dient te tekenen, waarmee de levering kennelijk meteen schriftelijk wordt aanvaard. Het over te dragen object moet voldoende bepaald zijn in de akte. In beginsel staat beschikkingsonbevoegdheid aan een geldige overdracht in de weg. In bepaalde gevallen wordt bescherming geboden tegen beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, waarbij in ieder geval dient te gelden dat de verkrijger te goeder trouw is. De verkrijger dient te goeder trouw te zijn op het moment van verkrijging, eventuele later kennisname van omstandigheden die dat anders maken doen daar niet aan af. 10 Derdenwerking Zowel het BVIE als de GMVo bepaalt dat de overdracht of andere overgang niet aan derden kan worden tegengeworpen dan na inschrijving van de akte in het register. Het GMVo bepaalt bij uitzondering hierop in art. 23 lid 1 dat een rechtshandeling vóór de inschrijving kan worden tegengeworpen aan derden die na de rechtshandeling rechten op het merk verwierven maar op die datum van de eerdere rechtshandeling op de hoogte waren. De betekenis van de uitgestelde derdenwerking bij verpanding van IE-rechten is onderwerp van discussie in de literatuur. Zo schrijft Vollebregt dat onbeantwoord is of de verpanding van een merk goederenrechtelijk effect wordt onthouden tot de akte is geregistreerd. 11 Volgens Vollebregt is hiervan sprake. De goederenrechtelijke bevoegdheden om het pand aan derden tegen te werpen worden pas verkregen na registratie. Voor een Beneluxmerk zou naar analogie van de GMVo bepaald kunnen worden dat een verkrijger niet meer te goeder trouw is wanneer die verkrijger weet van de eerdere verpanding. Een dergelijke situatie is evenwel slechts relatief; het ziet enkel op de wetenschap van de specifieke verkrijger. Dit betekent dat zolang er geen registratie is enkel een pandrecht bestaat tussen pandhouder en pandgever en er absolute werking jegens derden ontbreekt. Dit wordt bevestigd door Cohem Jehoram e.a. 12 Dit kan een beletsel vormen voor de pandhouder bij de uitoefening van zijn pandrecht, zoals hieronder uiteen gezet. 9 H.J. Snijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, Deventer: Kluwer, 2012, nr. 340. 10 J.B. Spath, Derdenbescherming en derdenwerking: Bescherming van een verkrijger volgens BW en IE bij overdracht van industriële eigendom, IER 2013/37. 11 E.R. Vollebregt, Verpanding van merken: inschrijven of niet?, IER 2000/5. 12 T. Cohen Jehoram e.a. Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Deventer: Kluwer, 2008, p. 592. 5 van 7
Dat de bepaling in het BVIE en GMVo ziet op alle derden kan worden opgemaakt uit het vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak Crediteuren v HBT & ATO. 13 Deze zaak betrof een octrooizaak, maar de bepaling in het octrooirecht, art. 67 ROW, is van gelijke strekking. De rechtbank bepaalde dat, doordat de pandakte niet was ingeschreven in de openbare registers, het pandrecht niet werkt tegenover derden, waaronder verkrijgers zoals ATO aan wie een aandeel in het octrooi was overgedragen. Dit zou slechts anders zijn wanneer ATO wist van de verpanding. Voor de geldigheid van de verpanding is de inschrijving derhalve geen constitutief vereiste voor de werking van het pandrecht tussen de pandhouder en pandgever. Het is slechts een constitutief vereiste voor het hebben van derdenwerking. Consequenties ontbreken derdenwerking Het loskoppelen van de vestiging van het pandrecht en de derdenwerking brengt met zich dat de verpanding enkel geldt tussen de pandhouder en pandgever tot het moment van inschrijving. Dit maakt een niet-ingeschreven pandrecht op een merk niet waardeloos. De pandhouder kan zijn pandrecht nog altijd paraat executeren tot verhaal van zijn vordering. Pas wanneer andere schuldenaren tevens verhaal wensen en aldus de werking jegens derden van belang wordt, ondervindt de pandhouder wiens recht niet is ingeschreven hiervan hinder. Niet-inschrijving van een pandrecht heeft tegenover latere beslagleggers evenmin derdenwerking en kan aldus niet aan de latere beslaglegger worden tegengeworpen. Ook in een faillissement geldt dat zonder inschrijving er geen derdenwerking is, zodat de pandgever zijn separatistenpositie niet te gelde kan maken. Indien een verpand merk is overgedragen aan een derde maar het pandrecht niet is ingeschreven, dan kan de verpanding niet aan de verkrijger worden tegengeworpen, tenzij deze wist van de verpanding. 14 Vergelijking Het moment van de totstandkoming van het pandrecht en de derdenwerking valt derhalve niet samen. Hiermee toont zich een eigenaardigheid ten opzichte van het hiervoor beschreven vuistpand, het openbare pandrecht en het stille pandrecht, waarbij de derdenwerking direct tot stand komt bij het vestigen van het pandrecht (d.w.z. nadat respectievelijk het goed in het bezit van de pandhouder of een derde is gebracht, nadat mededeling aan de schuldenaar is gedaan, of na de registratie van de onderhandse akte). Vanaf het moment dat het pandrecht is gevestigd kan de pandhouder zijn pandrecht tegenwerpen aan partijen aan wie het goed vervreemd is, aan andere schuldeisers en aan beperkt gerechtigden, behoudens in die situaties waarin met succes een beroep gedaan kan worden op bepalingen van derdenbescherming. Opvallend aan de hiervoor genoemde gevestigde pandrechten is dat er wel sprake is van derdenwerking terwijl het pandrecht, gelijk het niet-ingeschreven verpande merk, niet openbaar kenbaar is voor derden (met uitzondering van vuistpand dat kenbaar geacht wordt te zijn voor derden omdat het verpande goed in de macht van de pandhouder of een derde is). Zo is het register voor stille pandrechten gevestigd bij onderhandse akte niet openbaar, zijn de authentieke akten voor stille pandgeving evenmin openbaar 13 Rb. Den Haag, 1 september 1999, BIE 2000/52 (Crediteuren/ HBT & ATO). 14 E.R. Vollebregt, Verpanding van merken: inschrijven of niet?, IER 2000/5 6 van 7
raadpleegbaar en geschiedt bij een openbaar pandrecht op een vordering op naam mededeling enkel aan de schuldenaar. Nu er geen openbaar register is dat geraadpleegd kan worden om te zien of er sprake is van een (stil) pandrecht kunnen derden niet eenvoudig verifiëren of een vervreemder beschikkingsbevoegd is. Dit betekent dat bij een vervreemding door een beschikkingsonbevoegde aan een verkrijger te goeder trouw een geslaagd beroep op derdenbescherming niet per definitie is uitgesloten. Ondanks de derdenwerking kan de derdenbescherming het pandrecht in theorie alsnog doorkruisen. Uit het voorgaande volgt dat inschrijving van een pandrecht in het merkenregister in theorie een veiliger situatie voor een pandgever oplevert ten opzicht van gevestigde vuistpandrechten, openbare pandrechten en stille pandrechten. Immers, de inschrijving van het pandrecht in het merkenregister levert niet alleen derdenwerking op, maar het ontneemt derden ook de mogelijkheid op een beroep op goede trouw en daarmee een beroep op derdenbescherming.het register is immers openbaar raadpleegbaar en een verkrijger die kennis had kunnen nemen van de inhoud van het register is door dit na te laten niet te goeder trouw. De combinatie van derdenwerking en raadpleegbaarheid in een openbaar register versterkt aldus de positie van de pandgever. Kredietverstrekkers zullen belang hebben bij een dergelijke constructie. Om de pandgever in die positie te brengen zullen de pandgever en pandhouder wel zo snel mogelijk tot inschrijving van de pandakte over moeten gaan. Om dit te stimuleren zou overeengekomen kunnen worden dat het pandrecht pas gevestigd wordt wanneer de akte van verpanding is ingeschreven, waarmee het een afgesproken constitutief vereiste wordt. 4. Conclusie De verpanding van merken kent enkele eigenaardigheden. Zo zal voorafgaand aan de verpanding van merken onderzocht moeten worden welk vermogensrechtelijk regime van toepassing is. De GMVo geeft daarvoor aanwijzingen, maar het BVIE niet. Er is geen jurisprudentie die helderheid geeft op dit punt ten aanzien van het BVIE. Beide regimes geven wel de mogelijkheid van overgang aan, op grond waarvan aangenomen moet worden dat overdracht naar Nederlands vermogensrecht mogelijk is en daarmee de verpanding. De verpanding van merken kent voorts de curiositeit dat derdenwerking pas tot stand komt na inschrijving van de pandakte in het merkenregister; tot die tijd werkt het pandrecht op het merkrecht enkel tussen pandgever en pandhouder. Parate executie van het pandrecht is dus mogelijkheid, maar zodra er derden in het spel zijn kan het niet-ingeschreven pandrecht niet aan deze derden worden tegen geworpen, tenzij zij wisten van de verpanding. Inschrijving van het pandrecht in het merkenregister heeft als voordeel dat het pandrecht openbaar kenbaar is en een derde die van een beschikkingsonbevoegde pandgever geleverd krijgt nimmer als verkrijger te goeder trouw kan worden aangemerkt. Hiermee biedt de verpanding van merken een voordeel ten op zichte van stille verpanding van roerende goederen en vorderingen op naam, waar in bepaalde gevallen de derdenbeschermingsregels de derdenwerking zouden kunnen doorkruisen. 7 van 7