De positie van de octrooilicentienemer bij faillissement van de octrooihouder

Transcriptie

1 De positie van de octrooilicentienemer bij faillissement van de octrooihouder Door : Farah Maimouni ANR-nummer : S Opleiding : Master Rechtsgeleerdheid accent privaatrecht Thesisbegeleider : Prof. Mr. W.A. Hoyng Tweede begeleider : Mr. D.J.B. Op Heij Datum : 26 mei 2017

2 Voorwoord Voor u ligt mijn masterthesis met het onderwerp: De positie van de octrooilicentienemer bij faillissement van de octrooihouder. Deze thesis is geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de opleiding master Rechtsgeleerdheid, accent privaatrecht, aan de Universiteit van Tilburg. Samen met mijn thesisbegeleider, prof. mr. W.A. Hoyng, heb ik in 2011 mijn thesisonderwerp uitgekozen. Toen ik eraan begon was ik 3 maanden zwanger van mijn eerste kind, mijn zoontje Shahid. Helaas verliep mijn zwangerschap niet zonder complicaties waardoor ik het schrijven van mijn thesis heb moeten uitstellen tot na mijn bevalling. Met volle hoop plande ik om mijn thesis in 2012 weer op te pakken, maar door persoonlijke omstandigheden, ziekte van mijn zoontje en tweede zwangerschap van mijn dochtertje Jennah, heeft het op zich moeten laten wachten tot Na goedkeuring van de examencommissie, vele uren werken en een stressperiode, ben ik trots dat ik mag zeggen dat mijn thesis eindelijk afgerond is. Ondanks alle struikelblokken is het schrijven van deze thesis een echte uitdaging gebleken. Bij dezen wil ik ook graag de gelegenheid nemen om mijn thesisbegeleider te bedanken voor zijn geduld met mij, zijn begeleiding en motivatie tijdens dit langdurig traject dat ik heb moeten doorlopen. Daarnaast wil ik mijn tweede begeleider bedanken voor het lezen en becommentariëren van mijn thesis en voor haar beoordeling. Ook wil ik mijn beste vriendin bedanken voor haar morele steun tijdens het schrijven van mijn thesis en alle tijd die zij heeft besteed om op mijn dochtertje te passen, zodat ik aan mijn thesis kon werken. Tot slot bedank ik in het bijzonder mijn moeder die nooit haar vertrouwen in mij is kwijt geraakt en mijn man voor het laatste duwtje in mijn rug dat ik nodig had. Ik wens u veel leesplezier! Farah Maimouni Vlijmen, 26 mei

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding onderzoek Probleemstelling Doel en relevantie onderzoek Methode onderzoek Opbouw onderzoek 7 2. Vermogensrechtelijk karakter van de octrooilicentie Inleiding De octrooilicentie als goederenrechtelijk recht De octrooilicentie als verbintenisrechtelijk recht Exclusieve en niet-exclusieve licenties Conclusie Rechtsgevolgen van een faillissement voor een octrooilicentie Inleiding Grondbeginselen van het faillissementsrecht Het Nebula- arrest Gevolgen Nebula-arrest voor octrooilicenties Conclusie Constructies ter versterking positie licentienemer Inleiding Derdenwerking Licentie als recht van vruchtgebruik Vestigen van een pandrecht op het octrooirecht Contractuele bedingen Conclusie De Berzona-leer Inleiding Het Berzona-arrest Gevolgen Berzona-arrest voor octrooilicenties Kritiek op Berzona-arrest Conclusie Conclusie Literatuurlijst 43 3

4 1. Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek De licentiepraktijk heeft een grote invloed op vele ondernemingen in deze economie. 1 Voor de leken op het gebied van het Intellectueel Eigendom (hierna: IE), spreken we in de praktijk van een licentie als de IE-gerechtigde toestemming geeft aan een derde (licentienemer) om gebruik te mogen maken van zijn IE-recht, zoals een octrooirecht. Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding die nieuw is of een technisch product of proces. De octrooihouder (licentiegever) kan een ander verbieden zijn uitvinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Sommige ondernemingen zijn voor het bestaan van hun bedrijf volledig afhankelijk van de octrooilicentie die zij van de octrooihouder krijgen. Het is daarom voor de licentienemer van groot belang dat hij zijn octrooilicentie kan blijven voortzetten. Zonder de licentieovereenkomst kan de licentienemer de octrooilicentie niet inroepen en zo ook niet de producten of diensten leveren waarvoor hij de licentie heeft verkregen. 2 Het is daarom van belang dat wanneer een licentienemer een octrooilicentie aangaat, hij te allen tijde gebruik kan maken van de licentie die hij van de octrooihouder heeft verkregen, ook als de octrooihouder failliet gaat. 3 Omdat licentieverlening belangrijk is voor onze economie, dient onze rechtspraktijk de licentieverlening te stimuleren en zo goed mogelijk te faciliteren. In ons huidige stelsel is het niet duidelijk hoeveel bescherming de licentienemer heeft bij faillissement van zijn licentiegever. Tot 2006 werd in het algemeen ervan uitgegaan dat de vorderingen uit octrooilicentieovereenkomsten, die de octrooihouder enkel verplichten tot het dulden of niet doen, niet ter verificatie ex artikel 26 Faillissementswet (hierna: FW) hoeven worden ingediend. 4 De curator diende de octrooilicentie te respecteren. In 2006 heeft de Hoge Raad in het Nebula-arrest overwogen dat de curator mag wanpresteren jegens de licentienemer, anders zou het beginsel van paritas creditorum op een ernstige mate doorbroken worden. 5 Met de komst van het Bezona-arrest lijkt de Hoge Raad hierop terug te komen en overweegt dat de curator de octrooilicentie dient te respecteren. 6 1 Van Engelen/Hustinx 2015, p Van Engelen 2015, p Van Engelen 2015, p Van Zanten 2014, p HR 3 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde. 6 HR 11 juli 2014, NJ 2014/407, (ABN/Berzona). 4

5 In de FW is als hoofdregel opgenomen dat een faillissement geen invloed uitoefent op bestaande wederkerige overeenkomsten. In artikel 39 FW is een uitzondering op deze hoofdregel opgenomen. Wanneer een huurder van een onroerende zaak failliet gaat, mag zowel de curator als de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden. Omdat een faillissement niet invloed uitoefent op de inhoud van bestaande wederkerige overeenkomsten, blijven de failliet en zijn contractspartij aan elkaar verbonden volgens de regels van het verbintenissenrecht. Advocaat-generaal Huydecoper heeft in zijn conclusie in het Nebula-arrest een vergelijking gemaakt tussen de verhuurder en de licentiegever. 7 Je zou in dit geval kunnen zeggen dat de huurder gelijk staat met de licentienemer en dat wanneer een licentienemer failliet gaat, de licentieovereenkomst ex artikel 39 FW tussentijds beëindigd kan worden. Maar hoe zit het dan als de verhuurder/licentiegever failliet gaat? Daarvoor is niet in de wet geregeld dat de huur- /licentieovereenkomst tussentijds beëindigd kan worden. Zal naar Nederlands recht de licentienemer het faillissement van zijn licentiegever doorstaan? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik mij in deze thesis beperkt tot de octrooilicenties. 1.2 Probleemstelling De onduidelijkheid over de gevolgen voor een licentienemer bij faillissement van de octrooihouder komt, mede door het uitblijven van Boek 9 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), doordat de wetgever het vermogensrechtelijke karakter van de licentie niet heeft gekwalificeerd en een wettelijke kader ontbreekt. Sinds 1948 was Meijers voornemens de rechten van het IE onder te brengen in Boek 9 BW. 8 Het idee voor Boek 9 BW ging na meerdere discussies met de wetgever steeds weer de kast in. 9 Voor het laatst is er in 1994 de commissie Brinkhof opgesteld om opnieuw onderzoek te doen naar een Boek 9 BW. 10 Uit het onderzoek bleek dat het wenselijk is in het kader van het vermogensrecht, om een regeling op te nemen met betrekking tot de licentieovereenkomst. 11 Doordat de voorzitter van de commissie zijn ontslag had ingediend in verband met zijn andere werkzaamheden, is het voorstel voor de regeling 7 HR 3 november 2006, (concl. A-G J.L.R.A. Huydecoper onder 20), NJ 2007/155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde; Van Engelen 2015, p Meijers 1948, p ; Van Engelen 1991, p ; Jager/Weening 2008, p Hagemans 2008, p. 142 e.v. 10 Hagemans 2008, p Hagemans 2008, p

6 uitgebleven. 12 Tot op heden zijn er nog geen concrete plannen voor Boek 9 BW. Omdat er een wettelijk kader ontbreekt omtrent de positie van de licentienemer bij faillissement van de octrooihouder, moet er gezocht worden in twee arresten 13 van de Hoge Raad, hoewel beide geen betrekking hebben op licentieovereenkomsten. 14 Er bestaat in de literatuur nog geen eenduidigheid over de vraag hoe het Berzona-arrest, in navolging op het Nebula-arrest, moet worden geïnterpreteerd. Daarom luidt de vraag die in deze thesis centraal staat als volgt: Wat is de positie van de octrooilicentienemer bij faillissement van de octrooihouder? De centrale vraagstelling wordt beantwoord op basis van onderstaande deelvragen: Wat is het vermogensrechtelijke karakter van de octrooilicentie? Wat zijn de rechtsgevolgen voor een licentienemer bij faillissement van de octrooihouder en op welke wijze heeft het Nebula-arrest daar invloed op gehad? Welke constructies zijn er bedacht ter versterking van de positie van de licentienemer na het Nebula-arrest? Welke invloed heeft het Berzona-arrest op de positie van de licentienemer bij faillissement van de octrooihouder? 1.3 Doel en relevantie onderzoek In dit onderzoek staat een probleem centraal die al onderwerp is geweest van een uitgebreide studie. Zo is het Nebula-arrest uitvoerig onderzocht en besproken in de literatuur. 15 Het in 2014 gewezen Berzona-arrest brengt echter weer nieuwe inzichten naar voren en geeft een andere wending aan de discussie. Er zijn een enkele artikelen hierover verschenen, maar daaruit blijkt dat er nog onduidelijkheid heerst nog over de interpretatie en reikwijdte van dit arrest. 16 Met dit onderzoek wil ik vaststellen wat anderen al hierover hebben geschreven en een bijdrage 12 Hagemans 2008, p HR 03 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde, HR 11 juli 2014, NJ 2014/407, (ABN/Berzona). 14 Van Engelen 2015, p Zie hierover o.a. Boekraad 2007, Van Engelen 2002, 2008 en 2009, Jager/Weening 2008, Domingus 2002, Van Zanten Zie hierover o.a. Van Engelen/Hustinx 2015, Van Roeyen 2015 en Wibier 2015 en Van Zanten

7 leveren aan de discussie die is ontstaan naar aanleiding van het Berzona-arrest. Met deze thesis tracht ik de discussie weer tot leven te brengen en in te laten zien wat de relevantie is voor nieuwe wetgeving over deze problematiek. Ondanks dat het Berzona-arrest de positie van de licentienemer versterkt, is het nog niet helemaal duidelijk hoe sterk zijn positie is. Voordat ik de opbouw van het onderzoek bespreek, zal ik eerst ingaan op de methode die ik heb gehanteerd voor mijn onderzoek. 1.4 Methode onderzoek De methodologie die ik toepas voor mijn onderzoek bestaat uit een analyse van literatuur, jurisprudentie en wetgeving die ik met elkaar vergelijk en interpreteer. Voor het verzamelen van informatie pas ik de systematische methode toe, zodat ik een goed overzicht krijg van het onderwerp. Voor een goed begrip van deze problematiek begin ik mijn onderzoek met een analyse van de vermogensrechtelijk karakter van de octrooilicentie en zal ik daarna de jurisprudentie uitlichten. Naast een beschrijving en analyse vindt er een toetsing plaats. 1.5 Opbouw onderzoek Het onderzoek bestaat uit één centrale vraagstelling welke ik tracht te beantwoorden door middel van 4 deelvragen die in de volgende hoofdstukken beantwoord zullen worden. In hoofdstuk 2 zal ik bezien wat het vermogensrechtelijk karakter van de octrooilicentie is. Na geconcludeerd te hebben dat er meer aanknopingspunten zijn om een octrooilicentie als verbintenisrechtelijk recht te kwalificeren, zal ik in hoofdstuk 3 de gevolgen van een faillissement aan de hand van het gewezen Nebula- arrest bespreken. In hoofdstuk 4 onderzoek ik enkele constructies die er zijn om de positie van de licentienemer na het Nebula-arrest te versterken. Ondanks dat er constructies zijn die de positie van de licentienemer bij faillissement van de octrooihouder enigszins versterken, blijft zijn positie zwak. De constructies zijn niet toepasbaar voor iedere licentienemer en zijn niet in alle omstandigheden overtuigend. In 2014 heeft de Hoge Raad een nieuw arrest gewezen, het Berzona-arrest. 17 Voordat ik in hoofdstuk 6 mijn algehele conclusie omschrijf, zal ik in hoofdstuk 5 het Berzona-arrest bespreken. Het lijkt erop dat de Hoge Raad met dit arrest gedeeltelijk is teruggekomen op het Nebula-arrest en er nog geen volledige zekerheid is over de rechtspositie van de octrooilicentienemer bij faillissement van de octrooihouder. Er is dus nog een slag te slaan voor onze wetgever. 17 HR 11 juli 2014, NJ 2014/407, (ABN/Berzona). 7

8 2. Vermogensrechtelijk karakter van de octrooilicentie 2.1 Inleiding Na de faillietverklaring van de octrooihouder vallen de in licentie gegeven octrooirechten in de faillissementsboedel. 18 Daarom is de vermogensrechtelijke kwalificatie van een octrooilicentie van doorslaggevend belang. In de wet zijn geen algemene bepalingen te vinden die iets zeggen over de definitie of de kwalificatie van de octrooilicentie. Enkel de bevoegdheden van een licentienemer en licentiegever zijn terug te vinden in afzonderlijke wetten en verdragen van het intellectuele eigendom. Daarnaast wordt er ook ingegaan op de gevolgen van de inschrijving van de octrooilicentie in betreffende registers. 19 Wanneer de octrooilicentie wordt gekwalificeerd als een goederenrechtelijk recht, wordt de octrooilicentie in beginsel niet geraakt door het faillissement. De rechthebbende van een goederenrechtelijk recht wordt, met name door het daaraan gekoppelde droit de suite en prioriteitsbeginsel, in een faillissement als separatist beschouwd en hoeft derhalve zijn vordering niet ter verificatie in te dienen. 20 De licentienemer kan zijn licentierecht tegenwerpen aan de derde verkrijger. 21 Wordt de octrooilicentie als een verbintenisrechtelijk recht gekwalificeerd, dan wordt deze wel beïnvloed door het faillissement. De curator is dan niet gehouden de aangegane licentieovereenkomst na te komen en kan de licentienemer verwijzen naar de verificatieprocedure van artikel 27 FW, met als gevolg dat de licentienemer slechts een concurrente vordering heeft. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat de vermogensrechtelijke karakter is van de octrooilicentie. Deze vraag zal beantwoord worden door de octrooilicentie de analyseren aan de hand van goederenrechtelijke- en verbintenisrechtelijke kenmerken. Daarnaast zal er voor de volledigheid een onderscheid gemaakt worden tussen de exclusieve en niet-exclusieve licentie. 2.2 De octrooilicentie als goederenrechtelijk recht Alvorens de octrooilicentie te kwalificeren is het van belang de aard van het octrooirecht vast te stellen. Octrooirechten ontstaan door inschrijving in de daartoe bestemde octrooiregisters en zijn vatbaar voor overdracht ingevolge artikel 64 Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW). 18 Artikel 20 FW, Jager/Weening 2008, p. 57, Van Engelen & Kaak 2013, p Zie hiervoor artikel 3.36 lid 1 Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom en artikel ROW. 20 Polak/Pannevis 2008, p Domingus 2002, p

9 Hiermee wordt meteen voldaan aan één van de alternatieve voorwaarden van artikel 3:6 BW, waardoor een octrooirecht kan worden gekwalificeerd als een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Artikel 56 lid 2 ROW bepaalt dat een octrooilicentie ontstaat door een overeenkomst, door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking, door een beschikking van onze minister of door een in kracht van gewijsde rechterlijke uitspraak. De octrooilicentie welke ontstaat door een overeenkomst of uiterste wilsbeschikking is geldig tegenover derden nadat de titel daarvan is ingeschreven in het octrooiregister. Over de kwalificatie van een octrooilicentie zijn in de literatuur de meningen verdeeld nu uit de wet enkele goederenrechtelijke kenmerken volgen die deze licentie, in tegenstelling tot de auteurslicentie, op een beperkt recht doet lijken. Overigens zijn de meeste auteurs het er wel over eens dat van de mogelijke IE-licenties de octrooilicentie de meest goederenrechtelijk is. 22 Of daarmee de octrooilicentie als goederenrechtelijk recht mag worden beschouwd is nog maar de vraag. In de literatuur zijn de meningen hierover verdeeld. Het recht van de licentienemer om gebruik te mogen maken van het octrooirecht van de octrooihouder doet sterk denken aan een beperkt recht zoals omschreven in artikel 3:8 BW. 23 Hierin wordt een beperkt recht gedefinieerd als een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht dat met het beperkt recht is bezwaard. Omdat een beperkt recht een goederenrechtelijk recht is, wordt het niet door een faillissement geraakt. 24 Voor de licentienemer zou het dus beter zijn als zijn octrooilicentie als beperkt recht kan worden gekwalificeerd. Meijers beschouwde de octrooilicentie als beperkt recht, zo blijkt uit de parlementaire geschiedenis van artikel 3:8 BW. 25 Echter noemt hij bij de toelichting 26 van artikel 3:94 BW de licenties als voorbeeld van verbintenisrechtelijke vorderingsrechten en blijkt dus dat hij over de kwalificatie van de octrooilicentie als beperkt recht niet goed heeft nagedacht. De toelichting van de ROW laat in het midden of octrooilicenties beperkte rechten zijn in de zin van artikel 3:8 BW. 27 Er zal dus voor de kwalificatie van de octrooilicentie naar andere aanknopingspunten moeten worden gezocht in de ROW en BW. 22 O.a. Domingus 2002, p. 296, Folmer/ De Graaf/ Verschuur 2008, p. 171, Jager/Weening 2008, p Snijders/Rank-Berenschot 2007, nrs Artikel 57 FW, Jager/Weening 2008, p Toelichting Meijers, Parlementaire geschiedenis NBW, Boek 3, p Toelichting Meijers, Parlementaire geschiedenis NBW, Boek 3, p Wijziging van de Rijksoctrooiwet (STb.1979, 61) in verband met de invoering van de boeken 3, 5, 6 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk wetboek, Kamerstukken II 1984/85, (r 1297), nr. 3. 9

10 Beperkte rechten worden limitatief in de wet geregeld ingevolge artikel 3:81 BW. 28 Dat wil zeggen dat we met betrekking tot beperkte rechten een gesloten stelsel kennen en het beperkt recht in de wet benoemd dient te worden. 29 Volgens Hoyng en Struycken zou dit niet moeten betekenen dat er alleen sprake kan zijn van een beperkt recht indien dat in boek 3 of 5 BW staat. 30 Wanneer een redelijke uitleg wordt gegeven aan artikel 3:81 BW, zou je kunnen zeggen dat er ook sprake kan zijn van beperkte rechten indien deze te vinden zijn in de specifieke wetten van het IE. Jager en Weening achten het verdedigbaar dat in het kader van artikel 3:81 BW het mogelijk is de vestiging van beperkte rechten in afzonderlijke wetten te regelen, nu het ontstaan en overdraagbaarheid van IE-rechten in afzonderlijke wetten zijn geregeld. 31 Immers bepaalt artikel 3:81 BW dat hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten kan vestigen. Van Engelen en Wentink menen dat de rechter ondanks het gesloten systeem bevoegd zou zijn beperkte rechten op grond van ongeschreven recht te erkennen. 32 Zo stelt Van Engelen onder meer dat aan de licentienemer wettelijke bevoegdheden zijn toegekend tegen inbreukmakers en dat daarnaast de rechtspraak 33 licentienemers de mogelijkheid geeft een verbodsactie in te stellen. 34 Deze derdenwerking brengt met zich mee dat een octrooilicentie meer is dan een verbintenisrechtelijk recht, zo meent Van Engelen. 35 Deze stelling wordt verder gesteund door artikel 56 ROW welke bepaalt dat een licentie derdenwerking krijgt nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven. Ook artikel 75 lid 8 ROW geeft de octrooilicentie een goederenrechtelijk karakter. Het artikel bepaalt dat een verstrekte licentie geldig blijft, indien het octrooi wordt vernietigd door een derde die sterkere aanspraken op het octrooi heeft en voor betreffende uitvinding zelf een octrooi heeft verkregen. De stelling van Van Engelen, dat een licentie als beperkt recht zou kunnen worden beschouwd, druist mijns inziens in tegen de bedoeling van het gesloten systeem. Met het gesloten systeem wordt voorkomen dat er nieuwe absolute rechten, die tegen een ieder kunnen worden uitgeoefend, gecreëerd worden. 28 Hijma & Olthof 2011, p Spoor/Verkade/Visser 2005, nr. 244 en Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, Boeken 1, 2, 1 en 5, p Hoyng 1988, p , Struycken, a.w., p Jager/Weening 2008, p Van Engelen 1994, p. 358, Wentink 1995, p HR 24 februari 1989 (Elvis Presley), IEPT , rechtsoverweging 3.3/ HR 2 april 1993 (NVPI/Snelleman), IEPT , rechtsoverweging Van Engelen 2007, nr. 388, Van Engelen 2009, p Van Engelen 2009, p

11 De vraag hoe nadrukkelijk de wet dient te vermelden dat een octrooilicentie een beperkt recht is wordt noch in de rechtspraak, noch in de literatuur overtuigend beantwoord. In de volgende paragraaf wordt een analyse en vergelijking gegeven van het octrooirecht als verbintenisrechtelijk recht. 2.3 De octrooilicentie als verbintenisrechtelijk recht Ondanks dat de octrooilicentie goederenrechtelijke eigenschappen heeft, worden in de wet geen duidelijke aanknopingspunten geboden om de octrooilicentie als beperkt recht te kwalificeren. De licentie is een toezegging van de licentiegever aan de licentienemer om af te zien van zijn bevoegdheid om tegen de gedraging van de licentienemer op te treden. Hiervoor is slechts relatieve werking nodig en is derdenwerking noch overdraagbaarheid noodzakelijk. 36 Door het gesloten stelsel van beperkte rechten kunnen partijen niet naar eigen goedvinden beperkte rechten in het leven roepen. De octrooilicentie wordt noch in de ROW noch in het BW als beperkt recht gekwalificeerd en valt buiten het gesloten stelsel van goederenrechtelijke rechten. 37 De ROW bevat bepalingen die de octrooilicentie meer als verbintenisrechtelijk recht kan kwalificeren. 38 De ROW bevat ten eerste geen bepalingen die ertoe strekken de licentienemer onbeperkt genot van zijn licentie te geven, terwijl beperkt gerechtigden dat genot ten aanzien van hun beperkt recht wel hebben. Zo kan ingevolge artikel 70 lid 5 ROW de licentienemer niet geheel zelfstandig optreden tegen de inbreukmaker van zijn octrooilicentie. Ten tweede bevat de ROW geen formele vereisten voor het tot stand komen van de octrooilicentie. De octrooilicentie kan zelfs mondeling tot stand komen. 39 Dit in tegenstelling tot beperkte rechten, welke tot stand dienen te komen middels een akte die voldoet aan de eisen van artikel 156 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: RV). Hiermee wordt bevestigd dat de wetgever een octrooilicentie niet als beperkt recht heeft willen kwalificeren. Een ander argument dat bevestigt dat een octrooilicentie niet te beschouwen is als beperkt recht is het feit dat de absoluutrechtelijke eigenschappen die wijzen naar een beperkt recht niet van rechtswege eigen zijn aan de octrooilicentie. Voor het bestaan van de octrooilicentie is inschrijving namelijk niet vereist. De octrooilicentie verkrijgt pas na inschrijving van de titel in het octrooiregister derdenwerking en daarmee dus goederenrechtelijke eigenschappen Bodifée 1997, p Jager/Weening 2008, p Jager/Weening 2008, p Jager/Weening 2008, p Quadvlieg 1995, p

12 Tevens als de redenering van artikel 3:98 BW op octrooilicenties wordt doorgetrokken, kan geconcludeerd worden dat octrooilicenties geen beperkte rechten zijn. Artikel 3:98 BW verklaart de regels met betrekking tot overdracht van een goed overeenkomstig van toepassing op vestiging van een beperkt recht op dat goed, tenzij de wet anders bepaalt. Ingevolge artikel 65 ROW wordt het octrooirecht door middel van een akte overgedragen, terwijl de octrooilicenties daarentegen geheel vormvrij worden verleend. Naar beredenering van artikel 3:98 BW zou het octrooirecht het meer omvattend recht zijn en de octrooilicentie het beperkt recht, maar omdat de regels met betrekking tot overdracht niet overeenkomen kan de octrooilicentie niet als beperkt recht worden beschouwd. 2.4 Exclusieve en niet-exclusieve licenties Nu het rechtskarakter van de octrooilicentie is geanalyseerd is het ook van belang in te gaan op de soorten licenties. Het IE-recht kent twee soorten octrooilicenties: exclusieve en nietexclusieve licenties. Wanneer een licentieovereenkomst een beding bevat waarin staat dat het de octrooihouder niet vrijstaat gedurende de looptijd van de octrooilicentie aan anderen licenties te verlenen onder dezelfde voorwaarden, voor hetzelfde territoir en ten aanzien van dezelfde (rechts)handelingen, spreken we van een exclusieve octrooilicentie. 41 Wanneer de licentiegever daartoe wel bevoegd is spreken we van een niet-exclusieve octrooilicentie. In de wetten op het gebied van het intellectuele eigendom wordt er geen onderscheid gemaakt tussen beiden licenties. De keuze tussen een exclusieve en niet-exclusieve octrooilicentie brengt echter wel vermogensrechtelijke gevolgen met zich mee. Deze gevolgen zijn afhankelijk van of de octrooilicentie wel of niet staat ingeschreven. Daarnaast hangt het ook af van of op een octrooilicentie de regels betreffende beperkte rechten van toepassing zijn of dat een licentie van verbintenisrechtelijke aard is. Als de exclusieve octrooilicentie staat ingeschreven en daarop de regels betreffende beperkte rechten van toepassing zijn, is verdedigbaar dat de octrooihouder beschikkingsonbevoegd is om de bevoegdheden die aan de exclusieve licentienemer zijn toegekend aan anderen te verlenen. 42 Door de inschrijving krijgt de exclusiviteit van de octrooilicentie absolute werking, zo volgt ook uit artikel 56 lid 2 ROW. Dit betekent in de praktijk dat een derde die een licentieovereenkomst sluit met een octrooihouder, die al eerder een exclusieve octrooilicentie heeft verleend, niet te goeder trouw is en ook niet beschermd wordt. De derde heeft uit de 41 Van Engelen/Hustinx 2015, p Domingus 2002, p. 300; Van Engelen 2015, p

13 registers kunnen opmaken dat er een exclusieve octrooilicentie is verleend en ex artikel 56 lid 2 ROW is een licentie tegenover derden geldig nadat deze is ingeschreven in het octrooiregister. 43 Wanneer de exclusieve octrooilicentie niet is ingeschreven heeft deze ook geen absolute werking. De octrooihouder kan dan meerdere octrooilicenties verlenen zonder dat hij wordt beperkt in zijn bevoegdheden. De exclusieve licentienemer kan zijn octrooilicentie niet tegenwerpen aan derden. Hij kan de octrooihouder wel aanspreken op het in strijd handelen van het beperkt recht zoals tussen partijen is afgesproken. 44 Is de octrooilicentie van verbintenisrechtelijke aard en staat deze niet ingeschreven in het register, dan kan deze ook niet worden tegengeworpen aan derden. Doordat de octrooilicentie niet staat ingeschreven werkt deze niet absoluut en komt evenmin absolute werking aan het exclusiviteitsbeding toe. 45 De octrooihouder wordt enkel verbintenisrechtelijk beperkt om aan derden licenties te verlenen, waardoor de licentienemer ook enkel een actie uit onrechtmatige daad jegens de octrooihouder kan instellen. Daarentegen kan de licentienemer niets doen tegen de derde verkrijger. Deze handelt niet onrechtmatig en is te goeder trouw, daar de octrooilicentie niet staat ingeschreven in het register. Tot slot wanneer de exclusieve octrooilicentie van verbintenisrechtelijke aard wel staat ingeschreven, verkrijgt deze absolute werking. Het gevolg van deze inschrijving is dat derden geen handelingen mogen verrichten die inbreuk maken op het recht van de licentienemer. 46 Volgens Domingus heeft de inschrijving niet tot gevolg dat de octrooihouder geen licenties aan derden meer kan verlenen. 47 Ondanks dat de exclusieve licentie van verbintenisrechtelijke aard is en deze door derden vanwege inschrijving moet worden gerespecteerd, wordt de beschikkingsbevoegdheid van de octrooihouder niet ingeperkt. De licentienemer kan de octrooihouder, in het geval hij handelt in strijd met de licentieovereenkomst, aanspreken op wanprestatie Conclusie Resumerend zijn er onvoldoende gronden en aanknopingspunten om de octrooilicentie als een goederenrechtelijk recht te kwalificeren en concludeer ik dat een octrooilicentie een 43 Van Engelen/Hustinx 2015, p Domingus 2002, p Domingus p. 300, Hoyng 1988, p Geerts 2011, p Domingus 2002, p Domingus 2002, p

14 verbintenisrechtelijk recht is. Er zijn meer aanknopingspunten om de octrooilicentie te kwalificeren als een verbintenisrechtelijk recht. 49 Specifieker is een octrooilicentie een obligatoire duurovereenkomst inhoudende een gebruiksrecht van een octrooi met als tegenprestatie de betaling van een vergoeding. De octrooilicentie is een voortdurende bron van verbintenissen die tot voortdurende prestaties verplicht. 50 Er bestaat dus voor de octrooihouder een voortdurende verplichting tot dulden in ruil voor betaling van vergoedingen. De licentienemer doet er ook goed aan om een exclusieve octrooilicentie overeen te komen en de titel en voorwaarden daarvan in te schrijven in het octrooiregister. Hierdoor wordt de octrooihouder beschikkingsonbevoegd om derden dezelfde octrooilicentie te verlenen. Omdat er bij een licentie sprake is van een wederkerige overeenkomst, is artikel 37 FW van toepassing op de octrooilicentie en kan de licentienemer ingevolge artikel 37 FW de curator verzoeken de overeenkomst gestand te doen. De curator kan hier mee instemmen, maar kan ook sinds de rechtspraak 51 van 2005 kiezen om (in het belang van de boedel) niet gestand te doen aan een voor het faillissement gesloten duurovereenkomst waar een actieve prestatie van de curator vereist is. Ten aanzien van een dergelijke duurovereenkomst kan de curator er dus voor kiezen te wanpresteren en de licentienemer verwijzen naar de verificatieprocedure van artikel 27 FW. Met het Nebula-arrest 52 heeft het recht van de curator om te wanpresteren een ruimere werking gekregen. De curator kan sinds dit arrest ten aanzien van duurovereenkomsten waarvan niet alleen een actieve prestatie vereist is, maar ook een dulden of niet te dulden van de curator vereisen, wanpresteren. In het volgende hoofdstuk zal bezien worden wat de rechtsgevolgen voor de licentienemer zijn bij faillissement van de octrooihouder aan de hand van het Nebulaarrest. 49 O.a. Quadvlieg 1995, Huydecoper 2002, Jager/Weening 2008 en Folmer/De Graaf en Verschuur Wessels 2009, nr HR 26 april 2002, NJ 2005/180 (Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl q.q.) m. nt. S.C.J.J. Kortman. 52 HR 3 november 2006, NJ 2007/155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde. 14

15 3. Rechtsgevolgen van een faillissement voor een octrooilicentie 3.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is er geanalyseerd hoe een octrooilicentie gekwalificeerd kan worden. Een octrooilicentie is een verbintenisrechtelijk recht en wordt in beginsel door het faillissement geraakt. Wanneer de octrooihouder in staat van faillissement wordt verklaard, is het aan de curator om de boedel van de octrooihouder te gelde te maken ten gunste van de schuldeiseres. Het faillissement omvat ingevolge artikel 20 FW het gehele vermogen van de schuldenaar, alsmede hetgeen hij gedurende faillissement verwerft. De curator kan bij verkoop van een IErecht geconfronteerd worden met een reeds bestaande octrooilicentie ten gunste van een derde. Ons recht kent als uitgangspunt dat een faillissement geen afbreuk doet aan de inhoud en geldigheid van reeds bestaande overeenkomsten ten tijde van de faillietverklaring. 53 Daarmee is niet gezegd dat een faillissement wel degelijk gevolgen kan hebben voor dergelijke overeenkomsten. Met de komst van het Nebula-arrest kan de curator de wederkerige duurovereenkomst negeren en het octrooirecht vrij van de octrooilicentie verkopen. Het recht van de curator om te wanpresteren ten aanzien van duurovereenkomsten heeft daarmee een ruimere werking gekregen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag welke rechtsgevolgen een faillissement van de octrooihouder heeft voor een licentienemer en welk invloed het Nebula-arrest daarop heeft. Er wordt eerst ingegaan op de grondbeginselen van het faillissementsrecht, omdat deze in het Nebula-arrest een grote rol spelen. Vervolgens wordt het Nebula-arrest geanalyseerd en tot slot zal de deelvraag beantwoord worden. 3.2 Grondbeginselen van het faillissementsrecht Alvorens het Nebula-arrest te analyseren, is het van belang in te gaan op twee grondbeginselen van het faillissementsrecht. Deze grondbeginselen strijden om voorrang als het gaat om de vraag of de curator de octrooilicentie van de licentienemer moet respecteren of het octrooirecht vrij van de octrooilicentie mag verkopen. Eerder is de conclusie getrokken dat licenties obligatoire duurovereenkomsten zijn en het recht van de licentienemer om geduld te worden een vorderingsrecht is. Ter beoordeling van de rechtsgevolgen van een faillissement dient daarom het eerste grondbeginsel van artikel 37 FW toegepast te worden, welke ziet op het eerder genoemd uitgangspunt dat een faillissement geen afbreuk doet aan bestaande 53 Artikel 37 FW. 15

16 overeenkomsten. De memorie van toelichting 54 zegt over artikel 37 FW: Uit haren aard oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet den minsten invloed uit; de verbintenissen van den gefailleerde en diens mede-contractant worden er niet door gewijzigd. Uit de woorden van de wetgever zou je kunnen zeggen dat de wederpartij van de gefailleerde niets te vrezen heeft en de curator niets anders kan dan de overeenkomst gestand te doen. Volgens Verstijlen ligt dit wat genuanceerder en noemt hij het zelfs in hoge mate symbolisch. 55 Door het keuzerecht van de curator ex artikel 37 FW om al dan niet na te komen zal de werking van een overeenkomst in faillissement wel degelijk vastlopen. 56 Het uitgangspunt betekent niets meer dan dat de overeenkomst door het faillissement haar inhoud en geldigheid niet verliest en het niet van rechtswege wordt ontbonden. 57 Overeenkomsten die niet gunstig zijn voor de boedel zal de curator niet nakomen en volgens Verstijlen zal dergelijke nakoming ook nog eens indruisen tegen het paritas creditorum. 58 Hiermee is tevens het tweede grondbeginsel, dat om voorrang strijdt, gegeven. Alle schuldeisers dienen in beginsel op gelijke voet behandeld te worden. Hoofdregel is dan ook dat alle concurrente schuldeisers hun vordering op grond van artikel 26 FW ter verificatie moeten indienen. Rechtsvorderingen die de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, kunnen op geen enkele andere wijze geldend worden gemaakt dan door deze ter verificatie in te dienen. 59 Wanneer de curator de octrooilicentie zal respecteren en de overeenkomst gestand zal doen, wordt er afbreuk gedaan aan het paritas creditorum. De ene schuldeiser, in dit geval de licentienemer, zal zijn aanspraak volledig gehonoreerd zien, terwijl de andere schuldeiser genoegen moet nemen met minder of in het ergste geval met niets. Verstijlen betoogt in zijn preadvies mede op grond van het paritas creditorum dat de curator in beginsel het recht heeft om te wanpresteren jegens de contractuele wederpartij van de gefailleerde. 60 Het maakt hem daarbij niet uit wat de aard van het contractuele recht is. Als uitgangspunt neemt Verstijlen dat de contractuele wederpartij geen 54 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, (heruitgave) Geschiedenis van de Faillissementswet (Van der Feltz I), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p F.M.J. Verstijlen 2006, p F.M.J. Verstijlen, De overeenkomst binnen faillissement, Pre Adviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer Boekraad 2007, p Verstijlen 2006, p Boekraad 2007, p Verstijlen 2006, p en p

17 beroep toekomt op de overeenkomst, indien dat beroep ten doel heeft de obligatoire vordering tot gebruik te incasseren ten laste van de boedel. 61 Bovengenoemde grondbeginselen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de overweging van de Hoge Raad in het Nebula-arrest. In de volgende paragraaf wordt beschreven waar het Nebula-arrest over ging en welke rol deze grondbeginselen hebben gespeeld in het arrest. 3.3 Het Nebula- arrest In het Nebula-arrest doet zich het volgende voor. Nebula B.V. was in 1991 eigenares van een pand bestaande uit een bedrijfsruimte en twee bovenwoningen. Op 24 december 1991 heeft Nebula B.V. de economische eigendom van het pand overgedragen aan Donkelaar Supermarkt B.V. Op 29 december 1991 draagt Donkelaar Supermarkt B.V. bij onderhandse akte, met goedkeuring van Nebula B.V., de economische eigendom van het pand over aan Walton B.V.. De juridische eigendom is bij Nebula B.V. gebleven, die op 24 maart 1999 failliet is verklaard. Een van de bovenwoningen die tot het pand behoort, is per 1 juli 2000 door Walton B.V. op eigen naam verhuurd aan Mulders en Welleman (verweerders). Kort gezegd heeft de curator in het geding ontruiming van de bovenwoning gevorderd. De curator beriep zich erop dat Nebula B.V. in juridische zin eigenaar is gebleven van de bovenwoning, waardoor de verweerders in relatie tot Nebula B.V. zonder recht of titel de bovenwoning bewonen. De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen, maar het hof heeft het eindvonnis van de rechtbank vernietigd en de vordering van de curator alsnog afgewezen op grond van het beginsel dat een faillietverklaring de inhoud en geldigheid van een overeenkomst onverlet laat. In cassatie bevat de klacht dat de omstandigheid dat het faillissement van Nebula B.V. de overeenkomst van economische eigendom niet van rechtswege deed eindigen, niet meebrengt dat Walton B.V. haar gebruiksrecht met betrekking tot de bovenwoning na faillissement van Nebula B.V. nog kon uitoefenen. Daarom kon Walton B.V. ook niet een tegenover de boedel afdwingbare huurovereenkomst met betrekking tot de bovenwoning aangaan met verweerders. De curator beroept zich op het stelsel van de FW. De Hoge Raad casseert het oordeel van het hof en overweegt in rechtsoverweging 3.4 en 3.5 dat: Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contracten, echter niet betekent dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij 61 Verstijlen 2006, p en p

18 failliet wordt verklaard de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer artikelen 26 en 108 e.v. FW tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Bovendien zou door aanvaarding van zodanige regel een goed beheer ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de tot de boedel behorende zaken ten aanzien waarvan langlopende overeenkomsten bestaan, in ernstige mate worden bemoeilijkt (vgl. HR 22 december 1989, nr , NJ 1990, 661). In zijn overweging laat de Hoge Raad het beginsel van paritas creditorum zwaar wegen. De Hoge Raad verwijst in zijn overweging naar het Tiethof q.q./nmb-arrest 62 maar gaat duidelijk veel verder. Na de uitspraak van het Nebula-arrest heeft de curator, in het belang van de boedel, groen licht gekregen om te wanpresteren jegens de contractuele wederpartij van de failliet die enkel een dulden of niet-doen vorderen. Hij mag in beginsel het octrooirecht vrij van de licentie verkopen en de licentienemer achterlaten met slechts een concurrente vordering, die op ex artikel 26 FW ter verificatie ingediend kan worden. Het uitgangspunt van artikel 37 FW dat een faillissement geen afbreuk doet aan bestaande overeenkomst blijft ook na het Nebula-arrest onverkort gelden, voor zover de wet niet anders bepaalt. Welke uitzonderlijke in de wet uitdrukkelijke gevallen de Hoge Raad voor ogen had, is uit het arrest niet gebleken. De Hoge Raad beperkt zijn uitgangspunt uit artikel 37 FW door de wederpartij zijn rechten uit de overeenkomst niet te laten uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Dit wordt gerechtvaardigd door een beroep op het paritas creditorum van artikel 26 jo. 108 e.v. FW en het geformuleerde uitgangspunt van een goed beheer van de boedel door de curator uit het Tiethof q.q./nmb-arrest. 63 Advocaat-Generaal Huydecoper maakt in zijn conclusie een vergelijking tussen het faillissement van de verhuurder en het faillissement van de 62 HR 22 december 1989, NJ 1990, 661 (Tiethof q.q./ NMB), m.nt. P. van Schilfgaarde. 63 HR 22 december 1989, NJ 1990, 661 (Tiethof q.q./ NMB), m.nt. P. van Schilfgaarde. 18

19 licentiegever. 64 Hij concludeert dat het niet ter zake doet dat de overeenkomst, waarop de licentienemer zich beroept, niet door de curator is beëindigd. Maar dat het juist het uitgangspunt is dat de rechten uit die overeenkomst na faillissement voortduren, maar uitoefening daarvan niet wordt toegelaten. Aan de goederenrechtelijke rechten die in de boedel vallen moet daarom voorrang worden gegeven. Hij stelt dat de curator niet kan worden verplicht gebruiksrechten van een licentienemer te respecteren en nakoming van die rechten te bewerkstelligen. Voor de curator geldt een begrenzing op zijn recht tot wanprestatie. Met de wanprestatie van de curator moet een reëel belang gemoeid zijn. Het gaat erom dat de curator niet gedwongen kan worden contractuele verbintenissen van een failliet na te komen ten nadele van de boedel. 65 Ook kan de curator begrensd worden doordat sommige contractspartijen in ons rechtstelsel wettelijk beschermd worden. Neem de huurder die aanspraak kan maken op de regel koop breekt geen huur ex artikel 7:226 BW. De wetgever heeft de huurder een beschermende positie willen geven. Het belang van de huurders prevaleert dan boven dat van de gezamenlijke schuldeisers. 66 Verstijlen meent dat het Nebula-arrest dit niet anders maakt ingeval de verhuurder failliet is. 67 In een kort geding kan de curator een verbod opgelegd worden, indien zijn gedraging niet alleen in strijd is met de contractuele verplichting maar ook onrechtmatig is. 68 Voorts geldt het recht van de curator op wanprestatie niet op andere dan verbintenisscheppende overeenkomsten Gevolgen Nebula-arrest voor octrooilicenties Inmiddels is in de literatuur en rechtsspraak 70 geaccepteerd dat het Nebula-arrest van toepassing is op octrooilicenties. Er is geen expliciete bepaling te vinden die de licentienemer de bevoegdheid geeft het faillissement van de octrooihouder te negeren. De curator is na het Nebula-arrest bevoegd te wanpresteren jegens de licentienemer en diens gesloten licentieovereenkomst. Als de curator de octrooilicentie van de licentienemer zou moeten 64 HR 3 november 2006, (concl. A-G J.L.R.A. Huydecoper onder 20), NJ 2007/155 (Nebula), m.nt. P. van Schilfgaarde; Van Engelen 2015, p Boekraad 2007, p Boekraad 2007, p Verstijlen 2006, p Boekraad 2007, p Verstijlen 2006, p Rb. Amsterdam (vzr.) 16 augustus 2007, JOR 2007, 258 (Schaink q.q./cnr Music), m.nt. W.J.M. van Andel en Rb. Amsterdam 11 juni 2008, LJN:BD6619 (United Stenting/Jomed), Rb. Almelo (vzr.) 30 juli 2012, RI2012/93, LJN:BX3143 en in hoger beroep Hof Arnhem 6 november 2012, RI2013/35, LJN:BZ0345, WR2013/42, m.nt. T.T. van Zanten. 19

20 respecteren dan zou de boedel een nadeel lijden, omdat bijvoorbeeld een octrooirecht bezwaard met een octrooilicentie de waarde van het octrooirecht drukt. De opbrengt zou voor de boedel groter zijn als de curator het octrooirecht verkoopt zonder dat het bezwaard is met een octrooilicentie. De derde die het octrooirecht koopt hoeft de octrooilicentie niet te respecteren. Daarnaast is het niet geheel ondenkbaar dat de curator het octrooirecht verkoopt aan een concurrent van de licentienemer. Nu de curator het recht heeft de uit de overeenkomst voortvloeiende gebruiksrechten -bestaande uit een dulden of niet doen- te negeren, loopt de licentienemer het risico gedurende de afwikkeling van het faillissement te staken met de exploitatie van zijn rechten. 71 Bijkomend gevolg is dat zijn onderneming stil kan komen te liggen en zijn huidige voorraden overkoopbaar worden. De octrooilicentie van de licentienemer bestaat dan nog wel, alleen is het niet meer afdwingbaar. 72 Dit kan vergaande financiële gevolgen hebben voor de onderneming van de licentienemer. Helemaal als de onderneming voor zijn productie afhankelijk is van de octrooilicentie. Het is dan nog maar de vraag of de licentienemer het faillissement van de octrooihouder overleefd. Indien de curator ervoor kiest gebruik te maken van zijn recht op wanprestatie, kan de licentienemer gedurende het faillissement niet meer gebruik maken van zijn octrooilicentie. Er rest hem enkel een concurrente vordering welke hij ter verificatie kan indienen. 3.5 Conclusie Het Nebula-arrest heeft de onduidelijkheid op de vraag of de curator verplicht kan worden de licentieovereenkomst van de wederpartij van de gefailleerde gestand te doen weggenomen. Het voortgezet gebruik van zaken die de boedel in eigendom toebehoren hoeft de curator niet langer te dulden volgens de Hoge Raad. Als de licentienemer zijn octrooilicentie wel gehonoreerd ziet, zou dat betekenen dat hij bevoordeeld wordt ten opzichte van de overige schuldeisers en wordt daarmee het paritas creditorum doorbroken. De licentienemer zal zijn vordering ter verificatie moeten indienen bij de curator. Ondanks het uitgangspunt van artikel 37 FW dat een faillissement geen afbreuk doet aan bestaande overeenkomsten heeft het arrest voor licenties wel degelijk verstrekkende gevolgen, daar de licentienemer zijn octrooilicentie niet kan afdwingen. De licentienemer zal bij het aangaan van een licentieovereenkomst goed moeten nagaan welke mogelijkheden er zijn om zijn positie bij faillissement van de octrooihouder te versterken. Deze mogelijkheden zullen in het volgende hoofdstuk behandeld worden. 71 Vzr. Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, JOR 2007, 258 (Schaink q.q./cnr Music), m.nt. W.J.M. van Andel. 72 Schaink 2009, p

21 4. Constructies ter versterking positie licentienemer 4.1 Inleiding Na het Nebula-arrest zijn in de praktijk allerlei mogelijke constructies bedacht om de consequenties van het Nebula-arrest te verminderen en het voortbestaan van de onderneming van de licentienemer veilig te stellen in geval van faillissement van de octrooihouder. Zo is er onder andere gekeken naar inschrijving van licenties met derdenwerking als gevolg, het vestigen van vruchtgebruik op het octrooirecht en het vestigen van een pandrecht op het onderliggende octrooirecht. Daarnaast zijn er ook contractuele constructies bedacht om ervoor te zorgen dat het voor de curator niet aantrekkelijk is om het recht van de licentienemer te doorkruisen. 73 In dit hoofdstuk zal ik de genoemde constructies bespreken en bekijken of de positie van de licentienemer, bij faillissement van de octrooihouder, met deze constructies wordt versterkt. 4.2 Derdenwerking Eerder is aan het licht gebracht dat artikel 56 lid 2 ROW bepaalt dat een licentie tegen derden werkt nadat de titel daarvan is ingeschreven in het octrooiregister. De betekenis van de derdenwerking wordt verder niet nader in de wet omschreven. 74 Wat houdt deze derdenwerking nu precies in? Het gevolg van inschrijving is dat de octrooilicentie absolute werking krijgt en tegenover derden werkt. Hiermee krijgt de octrooilicentie goederenrechtelijke eigenschappen. Derden dienen zich te onthouden van inbreuk maken op het recht van de licentienemer. Daarmee is nog niet gezegd dat daaraan droit de suite is gekoppeld. Droit de suite houdt in dat het recht op de zaak blijft rusten, ook al zou deze worden overgedragen. Wanneer in bepaalde situaties op octrooilicenties de regels van het gemene recht, betreffende beperkte rechten van toepassing zijn, kan degelijk aangenomen worden dat de absolute werking na inschrijving intreedt en dat droit de suite na voltooiing van de vestiging gaat gelden. 75 Indien de regels van het beperkt recht niet van toepassing zijn op de octrooilicentie en als gevolg daarvan aan de octrooilicentie geen droit de suite toekomt, is het nog maar de vraag of door inschrijving van de octrooilicentie droit de suite wordt verkregen of enkel de absolute werking. 76 Ingeval van 73 Van Zanten 2014, p Domingus 2002, p Domingus, 2002, p.299, Geerts 2011, p Domingus 2002, p. 299, Van Engelen 2015, p

22 faillissement van de octrooihouder is droit de suite voor de licentienemer zeer van belang, omdat de derde verkrijger dan de octrooilicentie dient te respecteren en de licentienemer zijn bedrijf kan voortzetten. Als de octrooilicentie niet als beperkt recht behandeld kan worden en droit de suite dus ontbreekt, is het volgens Domingus nog maar de vraag of het te ver gaat om aan de inschrijving droit de suite te koppelen. 77 Dat de derde verkrijger door inschrijving van de titel de octrooilicentie dient te respecteren, betekent nog niet dat de derde verkrijger de gehele licentieovereenkomst moet respecteren. Wanneer enkel de titel van de octrooilicentie staat ingeschreven, zou de derde verkrijger kunnen stellen dat hij de licentienemer moet respecteren, maar dat hij niet gebonden is aan de overige voorwaarden van die octrooilicentie. 78 De licentie wordt beschouwd als een vorderingsrecht waaraan geen droit de suite is gekoppeld. 79 Inschrijving van de octrooilicentie kan volgens Domingus niet tegenhouden dat de curator het octrooirecht vrij van de octrooilicentie overdraagt aan een derde. 80 Hoe verhoudt de derdenwerking zich nu tot de curator? Dient de curator het voortgezet gebruik van de octrooilicentie te dulden als de octrooilicentie staat ingeschreven in het octrooiregister? De Hoge Raad heeft in het Nebula-arrest bepaald dat de wederpartij van de gefailleerde slechts in uitzonderlijke in de wet uitdrukkelijke geregelde gevallen het faillissement mag negeren. Welke gevallen dat precies zijn is niet uit het arrest gebleken. 81 Wij kunnen in elk geval aannemen dat de Hoge Raad in ieder geval doelt op beperkte rechten, aangezien een separatist zijn recht kan blijven uitoefenen in geval van faillissement van de eigenaar van het recht dat is bezwaard met het beperkt recht. 82 De wetgever achtte het met artikel 56 lid 2 ROW noodzakelijk om de licentienemer tegen derden te beschermen. 83 Maar wordt de curator ook aangemerkt als derde in de zin van artikel 56 lid 2 ROW en zal dit een uitdrukkelijk in de wet geregelde geval zijn waar de Hoge Raad op doelt? Indien dit het geval is wordt door inschrijving het Nebula-arrest omzeild, omdat de curator het voortgezet gebruik van de octrooilicentie gedurende het faillissement dient te dulden en het octrooirecht niet onbezwaard kan vervreemden. Zowel uit literatuur als uit rechtspraak 77 Domingus 2002, p Jager/Weening 2008, p Domingus 2002, p Domingus 2002, p Van Engelen 2009, p Van Engelen 2009, p Jager/Weening 2008, p