Fietsdienst Komeet Fietskoerier DomJur 2004-211 Rechtbank Amsterdam, voorzieningenrechter Rolnummer: KG 04/1917P Datum: 11 november 2004 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. de stichting Stichting WIA de Fietsdienst, 2. de stichting Stichting de Fietsdienst, beide gevestigd te Amsterdam, eiseressen bij dagvaarding van 5 oktober 2004, procureur mr. M. Ellens, tegen: 1. de vennootschap onder firma V.o.f. Komeet Fietskoerier, gevestigd te Amsterdam, 2. Daniel Sanders, vennoot van gedaagde sub 1, wonende te Amsterdam, 3. Nicky Reineman, vennoot van gedaagde sub 1, wonende te Amsterdam, niet verschenen, gedaagden, rechtshelper gedaagden sub 1 en 2 mw. L.E. Fresco. Verloop van de procedure Ter terechtzitting van 15 oktober 2004 hebben eiseressen, verder ook gezamenlijk te noemen De Fietsdienst c.s. en afzonderlijk WIA en De Fietsdienst, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder ook gezamenlijk te noemen Komeet c.s. en afzonderlijk Komeet en Sanders, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen vonnis gevraagd. Gronden van de beslissing 1. Tegen de niet verschenen gedaagde sub 3 is verstek verleend. 2. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a. WIA is een stichting die zich door middel van werkervaringsprojecten richt op begeleiding van langdurig werklozen in de regio Amsterdam. De Fietsdienst voert een van deze projecten uit door fietsvervoer aan te bieden in Amsterdam. b. De Fietsdienst is ingeschreven in het Handelsregister onder de naam De Fietsdienst. De fietskoeriers zijn herkenbaar aan de rode outfit. De Fietsdienst is als zodanig sedert 1993 actief. c. Op 30 oktober 2000 heeft WIA de domeinnaam defietsdienst.nl. laten registreren. d. Op 24 september 2003 is op naam van WIA het, hieronder afgebeelde, beeldmerk De Fietsdienst ingeschreven, onder nummer 741986.
DE FIETSDIENST e. Medio 1995 heeft een oud-werknemer van De Fietsdienst het fietskoeriersbedrijf Komeet Koerier opgericht, welke eenmanszaak nadien is omgezet in een vennootschap onder firma. Sanders en Reineman zijn de vennoten van Komeet. In 2001 is de naam Komeet Koerier gewijzigd in Komeet Fietskoerier, waarbij in het Handelsregister als handelsnaam onder andere is vermeld Fietsdienst Komeet. f. Op 8 februari 2001 heeft Komeet de domeinnaam fietsdienst.nl voor fietskoeriersdiensten geregistreerd. Verder staat Komeet in onder andere de Gouden Gids en de nieuwe Telefoongids vermeld als Fietsdienst Komeet. Komeet maakt ook gebruik van de domeinnaam superspoed.nl. g. De Fietsdienst heeft Komeet onder meer bij brieven van 7 januari, 10 juli en 2 augustus 2004 gesommeerd het gebruik van de handels- en domeinnaam en van het teken fietsdienst te staken. Komeet heeft hieraan geen gehoor gegeven. 3. De Fietsdienst vordert, verkort weergegeven: - Komeet c.s. hoofdelijk te gebieden om het gebruik van de handelsnaam en/of aanduiding fietsdienst en/of het teken fietsdienst te staken en gestaakt te houden, in - onder meer - de registratie bij de Kamer van Koophandel, de Telefoongids/Gouden Gids, in en op het domein fietsdienst.nl, dan wel in enige andere domeinnaam en/of enige andere media-uiting, of op enige andere website met daarin de naam of het teken fietsdienst, op straffe van een dwangsom; - Komeet c.s. te gebieden de domeinnaam fietsdienst.nl door te linken naar de website van De Fietsdienst, zodanig dat een gebruiker direct op laatstgenoemde website terechtkomt zonder enige verdere mededeling van de zijde van Komeet, in afwachting van een overdracht van deze domeinnaam, op straffe van een dwangsom; - Komeet c.s. te gebieden om, kort gezegd, de domeinnaam fietsdienst.nl te doen overdragen aan WIA, op straffe van een dwangsom; - Te verklaren dat dit vonnis, voor zover noodzakelijk, in de plaats kan treden van een wilsverklaring van Komeet tot het geven van opdracht aan haar internetprovider, dan wel aan ISDN tot het overdragen van de domeinnaam fietsdienst.nl aan WIA, op kosten van Komeet; - Komeet c.s. hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van een voorschot op schadevergoeding van 3.500,= aan De Fietsdienst; - Een termijn ingevolge artikel 50 lid 6 TRIPS-verdrag te bepalen; - Komeet c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure. 4. Zij stelt hiertoe, samengevat, het volgende. 4.1 Door het gebruik van de naam Fietsdienst en de registratie van fietsdienst.nl hebben Komeet c.s. - al dan niet bewust - gekozen voor een naam, die sterk gelijkt op en aanhaakt bij de handels- en domeinnaam van De Fietsdienst. Sedert Komeet c.s. deze handelsnaam en domeinnaam zijn gaan gebruiken is gebleken dat zowel potentiële klanten als leveranciers de beide bedrijven, die beide in Amsterdam zijn
gevestigd en zich hoofdzakelijk ook op de Amsterdamse markt richten, door elkaar halen. Aldus is er sprake van een inbreuk op het handelsnaamrecht van De Fietsdienst c.s. alsmede van een inbreuk op de merkrechten van W IA dan wel handelen Komeet c.s. onrechtmatig jegens De Fietsdienst c.s. door een slechts in geringe mate afwijkende en jongere handels- en domeinnaam te voeren en door gebruik te maken van een gelijk, dan wel met het merk sterk overeenstemmend teken. 4.2 Bij de beoordeling of sprake is van inbreuk op artikel 5 Handelsnaamwet dient weliswaar gekeken te worden naar de volledige handelsnamen, maar doorslaggevend is het meest kenmerkende onderdeel of het hoofdbestanddeel van de handelsnamen. In het onderhavige geval is dat Fietsdienst. Daarbij voert Komeet meerdere handelsnamen, waaronder Komeet Fietskoerier, zodat er ook geen noodzaak voor haar is voor het gebruik van de naam fietsdienst. Het woord `fietsdienst' wordt slechts door drie partijen gebruikt in de handelsnaam, te weten De Fietsdienst te Amsterdam, Fietsdienst Komeet en Fietsdiensten.nl te Nijmegen. 4.3 Ook het Benelux Merkenregister kent maar één registratie van de naam fietsdienst, en dat is die van WIA. Dit onderstreept het onderscheidende karakter van de naam De Fietsdienst, waarop De Fietsdienst ook een beroep kan doen op grond van artikel 13A BMW, nu dit depot feitelijk een vastlegging is van het te goeder trouw voorgebruik van dit merk, zodat dit ook geldt als een `beter' merkrecht in de zin van artikel 5a Hnw. Het woord `fietsdienst' is geen algemeen gangbaar Nederlands woord. De toevoeging `De' maakt dat dit woord kenmerkend is geworden voor de naam van De Fietsdienst, mede gezien het gebruik sinds 1992 en de vele aandacht en publiciteit rondom haar bedrijfsactiviteiten. Daardoor heeft de handelsnaam onderscheidend vermogen verworven en kan De Fietsdienst daar rechten op doen gelden conform de Hnw. De samenvoeging van beschrijvende woorden tot een nieuw niet bestaand woord kan een onderscheidende naam opleveren, waaraan exclusieve rechten kunnen worden ontleend omdat de combinatie een toegevoegde waarde heeft. 4.4 Verder geldt nog dat De Fietsdienst het woord niet monopoliseert voor andere bedrijven die in andere regio's werkzaam zijn. De kans op verwarring is groot en ook feitelijk aanwezig gelet op de aard van de ondernemingen (fietskoerieren), de plaats van vestiging (Amsterdam), en het feit dat beide ondernemingen actief zijn in Amsterdam. 4.5 Een domeinnaam kan worden gezien als een onderscheidingsteken van een onderneming. Nu er sprake is van een overeenstemmende of slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam, de aard van de ondernemingen identiek is en beide in dezelfde stad/regio actief zijn, is er verwarring te duchten en heeft De Fietsdienst als houder van een oudere handelsnaam recht om op te treden tegen een jongere domeinnaam. Veel mensen laten bij het zoeken op internet lidwoorden weg en zullen daarom, indien zij op zoek zijn naar een fietskoerier van De Fietsdienst, alleen 'fietsdienst.nl' intypen. Men komt dan terecht op de website van Komeet en boekt daar een koerier, in de veronderstelling dat zich een koerier van De Fietsdienst meldt. Derhalve directe verwarring. 4.6 Doordat op deze manier een andere koeriersdienst wordt geboekt, lijdt De Fietsdienst schade. Het gevorderde voorschot ziet op schade en een deel voor kosten van rechtsbijstand zijdens de merkengemachtigde en de procureur. 5. Komeet c.s. hebben, kort samengevat, aangevoerd (i) dat De Fietsdienst geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, (ii) Komeet geen gebruik maakt van
tekens die overeenstemmen met het beeldmerk van De Fietsdienst, (iii) Komeet geen met de handelsnaam van De Fietsdienst c.s. overeenstemmende handelsnaam voert, (iv) die handelsnaam van De Fietsdienst beschrijvend van aard is en daardoor een bijzonder beperkte beschermingsomvang heeft en (v) van onrechtmatig handelen derhalve evenmin sprake is. Op de weren zal hierna voor zover noodzakelijk worden ingegaan. Beoordeling van het geschil: 6. Het verweer van Komeet c.s. dat er geen sprake is van inbreuk op het beeldmerk van WIA treft doel. Bij de beoordeling van de gelijkenis tussen het beeldmerk van WIA en het door Komeet c.s. gebruikte teken `fietsdienst' moet rekening gehouden worden met de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen en in het bijzonder met zijn onderscheidende en dominerende bestanddelen. In dit verband is van belang dat de twee woorden `De fietsdienst' naar het oordeel van de voorzieningenrechter op zichzelf - dus los van het fietsfiguur in het beeldmerk - onvoldoende onderscheidend vermogen hebben voor de dienst waarvoor WIA haar beeldmerk heeft ingeschreven. Die dienst betreft immers het vervoeren van brieven en andere gelijksoortige stukken per fiets. Aldus richt die dienst zich op een koeriersdienst per fiets. De woorden `De fietsdienst' omschrijven dus kort, bondig en treffend de aard van de dienst waarvoor WIA haar beeldmerk heeft gedeponeerd. Voldoende gebleken is (producties 2 en 3 zijdens Komeet c.s.) dat in de tak van dienstverlening, koeriersdiensten per fiets, waarvoor het merk wordt gebruikt, het woord fietsdienst veelvuldig wordt gebruikt, alsmede dat het woord fietsdienst in het algemeen spraakgebruik voorkomt. Indien WIA de woorden `De fietsdienst' louter als woordmerk voor deze dienst zou hebben gedeponeerd, zou zulks derhalve bij gebreke van voldoende onderscheidend vermogen geen geldig merkrecht opleveren: voor deze dienst is het teken niet geschikt om door het publiek als herkomstteken te worden opgevat, omdat het voor die dienst te beschrijvend van aard is. Het woord fietsdienst moet ook gebruikt kunnen worden door andere bedrijven die dezelfde dienst verlenen. De conclusie uit het bovenstaande is dat het door Komeet c.s. gebruikte teken weliswaar ten dele overeenstemt met het beeldmerk van WIA, maar slechts op een onderdeel dat niet onderscheidend is. Het staat Komeet c.s. dan ook vrij om het teken fietsdienst te gebruiken zoals zij doet. Daardoor maakt zij geen inbreuk op het merkrecht van WIA. 7. Uit het oordeel dat de aanduiding `fietsdienst' moet worden gezien als een algemeen gebruikelijke aanduiding met een beschrijvend karakter voor het aanbieden van koeriersdiensten per fiets, volgt dat Komeet c.s. ook geen inbreuk maken op de handelsnaam van De Fietsdienst, nu deze handelsnaam alleen bestaat uit de woorden `De Fietsdienst' en derhalve eveneens te beschrijvend van aard is. Het gebruik van het lidwoord "De" brengt immers niet mee dat daardoor het voor de dienst beschrijvende woord "fietsdienst" niet meer door andere aanbieders van fietsdiensten mag worden gebruikt in hun handelsnaam. 8. Ook de omstandigheid dat door het gebruik van het woord fietsdienst als domeinnaam door Komeet c.s. verwarring tussen beide ondernemingen ontstaat, maakt dit niet anders. Deze verwarring moet immers worden toegeschreven aan het
kiezen van een zo voor de te verlenen diensten beschrijvende handelsnaam als "De Fietsdienst". 9. Gelet op het bovenstaande, dat, kort samengevat, de aanduiding `fietsdienst' te beschrijvend is voor de te verlenen diensten en derhalve niet gemonopoliseerd door De Fietsdienst c.s. mag worden, kan, zoals ook door Komeet c.s. is aangevoerd, het beroep van De Fietsdienst c.s. op onrechtmatige daad evenmin slagen. 10. De overige weren van De Komeet c.s. behoeven geen behandeling meer. 11. Dit betekent dat de gevraagde voorzieningen dienen te worden afgewezen, met veroordeling van De Fietsdienst c.s. in de kosten van deze procedure aan de zijde van Komeet c.s. gevallen. Beslissing in Kort Geding De voorzieningenrechter: 1. Weigert de gevraagde voorzieningen. 2. Veroordeelt De Fietsdienst c.s. in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Komeet c.s. begroot op: - E 241,= aan vastrecht, en - E 816,= aan salaris procureur. 3. Verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, vice-president van de rechtbank te Amsterdam, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van donderdag 11 november 2004, in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.