Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013
Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht (GVTO) Horizontale samenwerking t.a.v. technologie
Inleiding mededingingsrecht
Inleiding mededingingsrecht - I Mededingingsrecht ziet op: 1. Meerzijdig gedrag (kartelverbod) 2. Unilateraal gedrag (misbruikverbod) 3. Concentratiecontrole
Inleiding mededingingsrecht - II Kartelverbod (artikel 6 lid 1 Mw / 101 lid 1 VWEU) van toepassing? Overeenkomst tussen ondernemingen? Strekking- of gevolgbeperking van de mededinging? Niet: Geheimhoudingsverplichting Verbod sublicentie Verbod gebruik technologie na afloop overeenkomst Verplichting om licentiegever bij te staan bij handhaving IE-rechten Merkbaarheid? De-minimis bekendmaking
Inleiding mededingingsrecht - II Nietigheid ex. artikel 6 lid 2 Mw / 101 lid 2 VWEU Conversie? Vrijstelling ex. artikel 6 lid 3 Mw / 11 lid 3 VWEU mogelijk? Automatisch? GVTO (Vo. 772/2004), Groepsvrijstellingsverordening O&O (Vo. 1217/2010) Individueel? Richtsnoeren
Inleiding mededingingsrecht - III Unilateraal gedrag (misbruik) Elementen: Dominante onderneming Misbruik Leveringsweigering Excessieve prijzen/royalty s Discriminatie Geen wettelijke uitzondering, maar objectieve rechtvaardiging
Technologieoverdracht
Technologieoverdracht - I Toepassingsbereik: Maximaal 2 partijen Gebruik technologie voor productie van contractsproducten: Octrooi(aanvragen) Tekeningen en modellen Topografieën van halfgeleiderproducten aanvullende beschermingscertificaten kwekersrechten Know-how Praktische kennis (uit ervaring of onderzoek) die geheim, wezenlijk en bepaalbaar is Auteursrecht op software Gemengde overeenkomsten
Technologieoverdracht - II Toepassingsbereik Niet: Merkenrecht Technologieoverdracht enkel t.b.v. O&O Technologiepools Non-software auteursrecht Meerdere partijen Sublicentiëring als primaire doel Tenzij: bijkomend en niet-essentieel
Technologieoverdracht - III Duur van de vrijstelling: Zolang het in licentie gegeven eigendomsrecht niet is vervallen, verstreken of nietig verklaard Bij knowhow: zolang de knowhow geheim is Indien de knowhow algemeen bekend wordt door toedoen licentienemer, dan voor de duur van de overeenkomst
Technologieoverdracht - IV Marktaandeeldrempel: (potentiële) concurrenten: gezamenlijk niet meer dan 20% Niet-concurrenten: ieder afzonderlijk niet meer dan 30% Toetsing over de (omzet)gegevens over het voorafgaande jaar Bij overschrijding marktaandeeldrempel nog twee jaar toepasselijkheid vrijstelling > individuele toetsing Kan verschillend zijn voor verschillende relevante markten > gevolgen vrijstelling?
Technologieoverdracht casus I Jaar 1 Onderneming A Gespecialiseerd in O&O Product X ontwikkeld Geen productie en distributie Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Producent van concurrerend product Y Vrij toegankelijke, niet beschermde technologie Omzet Y = 25 mio
Technologieoverdracht casus I Jaar 2 Onderneming A Licentie voor productie X aan B Licentie voor productie X aan C Marktaandeel: 0% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 15 mio Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 12,5 Onderneming C Was nog niet actief op deze markt Omzet X = 10 mio Marktaandeel: 0%
Technologieoverdracht casus I Jaar 3 Onderneming A Marktaandeel: 12,5% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 0 mio Omzet X = 40 mio Marktaandeel: 15% Onderneming C Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 5%
Technologieoverdracht casus I Jaar 4 Onderneming A Marktaandeel: 27,5% Totale waarde markt 200 mio Onderneming B Omzet Y = 0 mio Omzet X = 40 mio Marktaandeel: 20% Onderneming C Omzet X = 15 mio Marktaandeel: 7,5%
Ja Concurrenten? nee Nee Wederkerigheid? Ja Ja Vaste, minimum, maximum of aanbevolen prijzen? Vaste, minimum, maximum of aanbevolen prijzen? Ja Vaste of minimumprijzen? Ja Nee Nee Productiebeperking beide partijen? Ja Nee Ja Ja Productiebeperking licentiegever eigen technologie? Nee Toewijzing gebied/klanten? Nee Productiebeperking licentiegever eigen technologie? Nee Toewijzing gebied/klanten? Ja Ja Beperking passieve verkoop? Uitzonderingen Ja Uitzonderingen Uitzonderingen Nee Ja Beperking exploitatie eigen technologie? Nee Beperking exploitatie eigen technologie? Nee Ja Beperking actieve/passieve verkoop bij selectief distributie stelsel? Ja Ja Beperking O&O? Nee Nee Beperking O&O? Ja Nee Geen vrijstelling GVTO Vrijstelling GVTO Geen vrijstelling GVTO Vrijstelling GVTO Geen vrijstelling GVTO Nietigheid licentieovereenkomst / betrokken beperking
Technologieoverdracht - VI Hardcore restricties Concurrenten / Niet-concurrenten: Exclusiviteit? Verbod actieve / passieve verkoop? Enkel voor eigen gebruik? Beperking gebruik eigen technologie? Enkel leveren aan specifieke afnemer?
Technologieoverdracht casus II Onderneming A Produceert en verkoopt product X in Nederland B en C komen overeen niet actief en passief product X in elkaars toegewezen gebied te verkopen Onderneming B Produceert en verkoopt product Y in Duitsland Verkrijgt een niet-wederkerige licentie voor product X ten aanzien van Duitsland Mag niet actief verkopen in België en Frankrijk Onderneming C Heeft een exclusieve licentie voor productie en verkoop product X voor België en Frankrijk Mag niet actief en passief verkopen in Nederland
Technologieoverdracht - VI Concurrent of niet-concurrent? Relevante technologie- en/of productmarkt substitueerbaarheid van de technologie op basis van kenmerken, royalty s en gebruik substitueerbaarheid van de producten zonder inbreuk Daadwerkelijk of potentieel? Concurrerende technologie enkel voor eigen gebruik? Beoordelen op moment van sluiten overeenkomst
Technologieoverdracht - VII Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Verplichting licentienemer om uitsluitend binnen één of meer technische gebruiksgebieden of productmarkten te produceren (artikel 4 lid 1 sub c (i)) Verplichting voor licentienemer in niet-wederkerige overeenkomst om niet binnen één of meer technische gebruiksgebieden, productmarkten of exclusieve gebieden die aan de andere partij zijn voorbehouden te produceren (artikel 4 lid 1 sub c (ii)) Verplichting om technologie niet aan een andere licentienemer in een specifiek gebied in licentie te vergeven (artikel 4 lid 1 sub c (iii))
Technologieoverdracht - VIII Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Beperking in een niet-wederkerige overeenkomst van actieve en/of passieve verkoop door licentienemer en/of licentiegever in exclusieve gebied/klantenkring die aan andere partij is voorbehouden (artikel 4 lid 1 sub c (iv)) Beperking in een niet-wederkerige overeenkomst van de actieve verkoop door licentienemer in exclusieve gebied/klantenkring toegewezen aan een derde, mits deze derde bij sluiten overeenkomst geen concurrent was (artikel 4 lid 1 sub c (v))
Technologieoverdracht - IX Hardcore restricties Uitzonderingen concurrenten: Verplichting voor licentienemer om contractproducten enkel voor eigen gebruik te produceren, mits geen beperking ten aanzien van actieve en passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor eigen producten (artikel 4 lid 1 sub c (vi) Verplichting in een niet-wederkerige overeenkomst voor licentienemer om contractproducten uitsluitend te produceren voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningenbron te bieden (artikel 4 lid 1 sub c (vii)
Technologieoverdracht - X Hardcore restricties Uitzonderingen op verbod passieve verkoop nietconcurrenten: Beperking t.a.v. exclusieve gebied/klantenkring voorbehouden aan licentiegever (artikel 5 lid 2 sub b (i)) Beperking t.a.v. exclusieve gebied/klantenkring voorbehouden aan derde gedurende een periode van de eerste twee jaar waarin deze derde de contractproducten verkoopt (artikel 5 lid 2 sub b (ii)) Verplichting voor licentienemer om contractproducten enkel voor eigen gebruik te produceren, mits geen beperking ten aanzien van actieve en passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor eigen producten (artikel 5 lid 2 sub b (iii))
Technologieoverdracht - XI Hardcore restricties Uitzonderingen op verbod passieve verkoop nietconcurrenten: Verplichting voor licentienemer om contractproducten uitsluitend te produceren voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningenbron te bieden (artikel 5 lid 2 sub b (iv)) Beperking verkoop aan eindgebruikers door een op groothandelsniveau werkzame licentienemer (artikel 5 lid 2 sub b (v)) Beperking verkoop aan niet-erkende distributeurs door leden selectief distributiestelsel (artikel 5 lid 2 sub b (vi))
Technologieoverdracht - XII Uitgesloten beperkingen (artikel 5 GVTO): Verplichting om licentie te verstrekken op eigen scheidbare verbeteringen aan of nieuwe verbeteringen van de technologie Verplichting om rechten over te dragen op eigen scheidbare verbeteringen aan of nieuwe verbeteringen van de technologie Niet-aanvechtingsclausule Nietigheid enkel specifieke bepaling, de rest van de overeenkomst kan wel genieten van de vrijstelling van de GVTO
Technologieoverdracht - XIII Technologiepools: Regelingen waarbij twee of meer partijen een pakket aan technologie bijeenbrengen en partijen en derden een licentie kunnen verkrijgen Pools vallen niet onder GVTO, ongeacht aantal partijen Individuele toetsing noodzakelijk Marktpositie? Open en non-discriminatoir bij sterke positie Geen uitsluiting technologieën van derden of oprichting andere pools niet beperken Licentie aan derde valt wel onder GVTO
Horizontale samenwerking t.a.v. technologie
Horizontale samenwerking t.a.v. technologie
Horizontale samenwerking Onderzoek & Ontwikkeling (Vo. 1217/2010) Toepassing: Gezamenlijke O&O + exploitatie hiervan Bij gezamenlijke exploitatie geldt de vrijstelling voor 7 jaar na introductie of zolang gezamenlijk marktaandeel niet meer dan 25% bedraagt Licentie aan derden door gemeenschappelijke organisatie valt onder GVTO
Horizontale samenwerking specialisatieovereenkomst (Vo. 1218/2010) Toepassing: Eenzijdige / wederkerige specialisatie Gezamenlijke productie Overdracht technologie: licentie aan JV valt niet onder GVTO.