Handhaving van een standaardessentieel octrooi: FRAND-licentie of verbod? Zeist, woensdag 14 maart 2012 Gertjan Kuipers 1 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Stelling 1 De houder van een standaardessentieel octrooi kan derden niet verbieden om van de geoctrooieerde technologie gebruik te maken; 2 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Hoofdregel art. 53 lid 1 ROW 1995: "Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht " Uitzonderingen zijn geregeld: - Onderzoeksvrijstelling (53 lid 3) - Bolar-exceptie (53 lid 4) - Uitputting (53 lid 5) - Dwanglicenties (art. 57-60) FRAND-octrooi wordt niet genoemd als uitzondering 3 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Ook geen sprake van afstand van recht in FRAND-verklaring ETSI: declares that it (..) (is) prepared to grant irrevocable licenses under its IPR(s) on terms and conditions which are on fair, reasonable and nondiscriminatory in respect of the STANDARD(S), TECHNICAL SPECIFICATION(S), or the ETSI Project(s), as identified above, to the extent that the IPR(s) are or become, and remain ESSENTIAL to practice that/those STANDARD(S) or TECHNICAL SPECIFICATION(S) ( ) (ETSI Rules of Procedure, 30 November 2011 p. 42 and Clause 6.1 of the ETSI IPR Policy) 4 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Philips / SK Kassetten "(..) aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten ( ) Zolang ( ) geen licentie ( ) in beginsel geen grond om ( ) handhaving van ( ) octrooirecht te ontzeggen" (Philips / SK Kassetten, r.ov. 6.19) 5 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Samsung / Apple "Apple gaat er kennelijk vanuit dat het afgeven van een FRAND-verklaring gelijk staat aan afstand van het octrooirecht, zodat een derde ( ) nooit zal hoeven te vrezen te worden aangesproken op octrooi-inbreuk. Uitgaande van wat hiervoor is overwogen over de strekking van de FRAND-verklaring is dat echter niet in te zien.. Derden kunnen er op vertrouwen dat hen een FRAND-licentie zal worden aangeboden, niet dat zij zonder licentie de standaard kunnen toepassen zonder inbreuk te maken. [ ] De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. 6 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Europese commissie "( ) the seeking or enforcement of injunctions on the basis of SEPs is also not, of itself, anti-competitive. In particular, and depending on the circumstances, it may be legitimate for the holder of SEPs to seek an injunction against a potential licensee which is not willing to negotiate in good faith on FRAND terms." (EC in Google / Motorola, 13-2-2012) 7 AIPPI Symposium 14 maart 2012
FRAND-octrooi geen verbod Ook Duitse rechter gaat hier vanuit Ook Duitse rechter legt verboden op bij FRAND-octrooien: - Orange Book (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) - IPCom / HTC (LG Mannheim 27 feb 2009) - IPCom / Nokia (LG Mannheim feb 2011) - Motorola / Apple (LG Mannheim 27 Mei 2011) 8 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Stelling 2 De bewijslast dat een aangeboden licentie FRAND is ligt bij de houder van een standaardessentieel octrooi. 9 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Samsung v. Apple: "Onder deze omstandigheden en nu Samsung ook niet heeft aangegeven dat substantieel lagere vergoedingen bespreekbaar zijn, moet er ernstig rekening mee worden gehouden dat het inroepen van haar octrooirechten in een bodemprocedure zal worden aangemerkt als misbruik van recht " Er is sprake verweer van "misbruik van recht" of "misbruik van bevoegdheid" 10 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Bij de misbruik-vraag wordt niet de vraag gesteld of aangeboden licentie FRAND is, maar: "Gezien het voorgaande moet vooralsnog echter worden geoordeeld dat het door Samsung van Apple gevraagde percentage moet worden afgeleid dat Samsung niet werkelijk bereid is een licentieovereenkomst op FRAND-voorwaarden aan te gaan" Verweerder moet stellen, en zo nodig bewijzen, dat octrooihouder niet bereid is licentie op FRAND-voorwaarden aan te gaan 11 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is NB Zware eisen aan stelplicht bij "misbruik van recht"-verweer: "De HR leidt daaruit af dat het BenGH met onbehoorlijk handelenin die verklaring voor recht doelt op een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid, en derhalve op een maatstaf die zwaardere eisen aan de stelplicht stelt dan de maatstaf van de goede trouw doet." (NJ 1990, 728) Bij voldoende betwisting juist zwaardere bewijslast voor verweerder 12 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Geen bewijslast octrooihouder dat aangeboden licentie FRAND is Geen reden voor omkering bewijslast vgl. Orange Book: "The fact that it is not easy for the proposed licensee to determine this amount [lees: wat FRAND is] does not constitute an undue bruden for him, because he bears the onus of presentation and proof for the prerequisites of his licensing claim anyway" 13 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Stelling 3 Om een verbod te voorkomen, kan de (vermeende) inbreukmaker volstaan met het aanbieden van een licentie uitsluitend m.b.t het Nederlandse deel van het octrooi/octrooien waarop de octrooihouder zich in concreto beroept. 14 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Enkel verzoek licentie NL-deel octrooi volstaat niet Bij procedure ben je stadium van onderhandelen al gepasseerd Octrooihouder procedeert niet om voor 1 octrooi voor 1 land licentie te krijgen 15 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Landgericht Mannheim Docket No: 7 O 65/10 27 Mei 2011 The plaintiff may generally not rely on the assumption that it is able to refuse the "single license" under the patent in suit that the defendant asked for because it is ready to grant a license under its patent portfolio In this respect, the legitimate interest of the licensee, when giving priority, in deciding freely whether or not, and to which extent, products are distributed by the proposed licensee, with which design and on which territorial markets, is opposed to the objectives of cartel law There is one exception, if the proposed licensee's request for only one single license under a patent in suit, results from his intention to otherwise act in bad faith against the patent proprietor, and to infringe his other property rights until the proposed licensee is sued for patent infringement 16 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Is enkel verzoek licentie NL-deel octrooi geen verzoek te kwader trouw? Standaard kun je niet toepassen zonder licentie te hebben voor alle FRAND-octrooien Producten worden (zelden) in één enkel land verkocht Verweerder handelt niet te goeder trouw indien hij slechts licenties wil nemen voor octrooien waar hij voor wordt aangeklaagd. Daar blijkt uit dat hij niet daadwerkelijk bereid is tot het nemen van FRAND-licenties voor de FRAND-octrooien. 17 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Stelling 4 De benadering van de Nederlandse rechter in Philips/SK Kassetten (en daarna) verschilt in wezen niet van de Duitse benadering in Orange Book (en daarna). 18 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Duitse benadering Orange Book 1. Dominante marktpositie? Bij standaardessentieel octrooi wordt zeer snel aangenomen dat er sprake is van een dominante marktpositie - Lijkt nog geen echte issue te zijn geweest 19 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Duitse benadering Orange Book 2. Octrooihouder heeft ten onrechte aanbod verweerder geweigerd? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod waarbij octrooihouder voorwaarden mag invullen? Octrooihouder geeft voorwaarden? Verweerder vindt voorwaarden octrooihouder acceptabel? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod op gebruikelijke voorwaarden? Octrooihouder accepteert aanbod? Er is licentie Verweer slaagt niet Octrooihouder doet tegenbod dat voldoet aan mededingingsrechte lijke verplichtingen? Aanbod van verweerder dat niet geweigerd had mogen worden 20 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Duitse benadering Orange Book 3. Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is? Legt verweerder rekenschap af over gebruik? Betaalt verweerder voor gebruik van licentie / zet hij geld in escrow? Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is Verweer slaagt niet 21 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Dominante positie octrooihouder? Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod waarbij octrooihouder voorwaarden mag invullen? Octrooihouder geeft voorwaarden? Verweerder vindt voorwaarden octrooihouder acceptabel? Tweede rechtszaak waarin rechtbank beslist of octrooihouder in de onderhandelingen alsnog een aanbod heeft gedaan dat voldoet aan mededingingsrechtelijke verplichtingen. Verweerder doet onvoorwaardelijk aanbod op gebruikelijke voorwaarden? Octrooihouder accepteert aanbod? Er is licentie Verweer slaagt niet Octrooihouder doet tegenbod dat voldoet aan mededingingsrechte lijke verplichtingen? Aanbod van verweerder dat niet geweigerd had mogen worden. Partijen komen alsnog een licentie overeen? Bij inbreuk kan verbod worden toegewezen, maar als verweerder alsnog aan één van zijn verplichtingen voldoet, kan een verbod weer worden opgeheven. Legt verweerder rekenschap af over gebruik? Betaalt verweerder voor gebruik van licentie / zet geld in escrow? Verweerder gedraagt zich alsof hij licentienemer is. Verweer slaagt en verbod wordt geweigerd, maar er is dan nog géén licentie.
Nederlandse benadering Heeft octrooihouder voor het ingeroepen octrooi een FRANDverklaring afgegeven? Heeft verweerder gevraagd om een licentie? Heeft octrooihouder aanbod gedaan voor licentie? Blijkt uit het aanbod dat octrooihouder bereid is om onder FRAND-voorwaarden licentie aan te gaan? Uitkomst hangt af van reden waarom er geen FRANDverklaring is afgegeven. Verweer slaagt niet Verweer slaagt Is verweerder bereid om onder FRANDvoorwaarden licentie aan te gaan? Als octrooihouder er alsnog blijk van geeft daadwerkelijk een licentie onder FRAND-voorwaarden af te willen sluiten dan mag deze alsnog om een verbod vragen. Onduidelijk of verweer dan wel of niet slaagt. 23 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Nederlandse benadering Philips / SK Kassetten "De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, b9 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als samengevat de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23)" 24 AIPPI Symposium 14 maart 2012
Nederlandse benadering Samsung / Apple 4.37. Anders dan Samsung meent, volgt uit de beslissing van deze rechtbank in de procedure Philips - SK Kassetten niet dat zij onder alle omstandigheden recht heeft op een inbreukverbod. [ ] De beslissing ziet echter niet op omstandigheden op grond waarvan moet worden aangenomen dat het recht om het octrooi te handhaven wordt misbruikt door een octrooihouder die zich aan zijn FRAND-verplichting onttrekt 4.38. De weg naar een FRAND-licentie begint met een verzoek daartoe van Apple gevolgd door een FRAND-aanbod van Samsung. Indien partijen vervolgens niet tot overeenstemming zouden kunnen komen staat het Samsung vrij alsnog een inbreukverbod te vorderen. 25 AIPPI Symposium 14 maart 2012