Biedt en Geniet Emesa DomJur 2011-781 Gerechtshof Amsterdam Zaak-/rolnummer: 200.085.377/01 Datum: 20 september 2011 ARREST in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIED & GENIET B.V., gevestigd te s-hertogenbosch, APPELLANTE, advocaat: mr. G. Brunt te Haarlem, t e g e n de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EMESA B.V., gevestigd te Amsterdam, GEÏNTIMEERDE, advocaat: mr. M.J. Heerma van Voss te Amsterdam. De partijen worden hierna Bied & Geniet en Emesa genoemd. 1. Het geding in hoger beroep 1.1 Bij dagvaarding van 31 maart 2011 is Bied & Geniet in hoger beroep gekomen van het kortgedingvonnis van 3 maart 2011 met het nummer 480631 / KG ZA 11-71, dat de voorzieningen-rechter in de rechtbank te Amsterdam in deze zaak heeft gewezen tussen onder meer Bied & Geniet als gedaagde en Emesa als eiseres. De appeldagvaarding bevat de grieven. 1.2 Bied & Geniet heeft zes grieven geformuleerd en toegelicht, en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, alsnog, de vorderingen van Emesa zal afwijzen, met kosten. 1.3 Daarop heeft Emesa geantwoord en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het vonnis zal bekrachtigen, met kosten. 1.4 De partijen hebben de zaak op 27 mei 2011 doen bepleiten door hun respectieve advocaten. De advocaten hebben hun pleitnotities aan het hof overgelegd. Bij die gelegenheid zijn van weerszijden verdere bescheiden in het geding gebracht. 1.5 Ten slotte is arrest gevraagd. 2. Beoordeling 2.1 De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11, een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Grief 1 houdt een tweetal klachten in over deze feitenopsomming. Bied & Geniet stelt dat de voorzieningenrechter ten onrechte in rechtsoverweging 2.4 heeft aangenomen dat Emesa het woordmerk vakantieveilingen op 12 juli 2010 heeft gedeponeerd; dat moet zijn 24 februari 2010. Emesa heeft dat erkend, zodat de grief in zoverre slaagt. Tot vernietiging van het vonnis leidt dat niet, omdat het hof het vonnis in 1
zoverre verbeterd leest. Voorts heeft de voorzieningenrechter volgens Bied & Geniet ten onrechte productie 15, zoals door haar in de eerste instantie overgelegd, niet in haar overwegingen betrokken. Het hof komt, voor zover nodig, hierna op dit onderdeel van de grief terug. Voor het overige bestaat geen geschil over de feitenopsomming van de voorzieningenrechter, zodat deze feiten ook het hof tot uitgangspunt dienen. 2.2 Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende. 2.2.[E.](hierna: E.) heeft op 5 juni 1997 de domeinnamen www.vakantieveiling.nl en www.vakantieveiling.com laten registeren. Deze domeinnamen staan thans geregistreerd op naam van zijn ondernemingen E pepper Digital Media B.V. (hierna: E-pepper) en Vakantienet. E-pepper is bestuurder van Bied & Geniet. 2.2.2 Emesa heeft Op 20 februari 2006 de domeinnaam www.vakantieveilingen.nl geregistreerd. Zij biedt sinds oktober 2007 via deze website aan consumenten door middel van een veilingsysteem vakantie- en vrijetijdsarrangementen van derden aan. Emesa heeft aanvankelijk alleen de handelsnamen Emesa B.V., Inpakkenenwegwezen.nl en VakantieVeilingen in het handelsregister doen opnemen. Op 4 december 2009 heeft zij daaraan toegevoegd vakantieveiling.nl, vakantieveilingen.net, vakantieveilingen.eu en Vakantie-Veilingen.nl. Verder heeft Emesa op 24 februari 2010 het woordmerk vakantieveilingen.nl gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE heeft aanvankelijk inschrijving daarvan geweigerd omdat het teken beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Nadat Emesa daartegen op 25 mei 2010 verweer had gevoerd, heeft het BBIE het merk vakantieveilingen.nl op 12 juli 2010 alsnog ingeschreven voor de klassen K39 en K41. Emesa heeft op 6 oktober 2010 het beeldmerk VakantieVeilingen.nl voorafgegaan door een in een kader geplaatst palmboompje en een in een kader geplaatst veilinghamertje, alles in de kleuren lichtblauw, donkerblauw en wit, voor dezelfde klassen ingeschreven bij het BBIE. 2.2.3 Bied & Geniet is eind 2010/begin 2011 een internet-onderneming begonnen die, evenals Emesa, vakantie- en vrijetijdsarrangementen van derden veilt aan consumenten. Zij maakte daarbij gebruik van de onder 2.2.1 genoemde domeinnamen. Bied & Geniet heeft onder aanbieders van reis- en vrijetijdsarrangementen een brochure verspreid met op het voorblad vakantieveiling.nl, waarvan vakantie in de kleur oranje is afgedrukt en veiling in de kleur zwart. Daaronder staat kleiner in zwart gedrukt VakantieVeiling en instructies. Op alle volgende bladzijden staat onderaan vakantieveiling.nl gedrukt; ook in twee kleuren. Op bladzijde 2 van die brochure staat onder meer: VakantieVeiling.nl (Bied en Geniet B.V.) In januari 2011 lanceert Bied en Geniet B.V. de website Vakantieveiling.nl (niet gelieerd aan Vakantieveilingen.nl of Emesa B.V.), dé website om vakanties en vrijetijdsproducten in- en om Nederland aan te bieden, maar ook om uw bedrijf in de spotlight te zetten en daarmee uw naamsbekendheid uit te breiden. Vakantieveiling.nl veilt bijvoorbeeld vakanties, dagtrips, weekendjes weg, beauty arrangementen, concertkaarten etc. Op de website van Bied & Geniet was onder meer de tekst te zien Bied & Geniet op vakantieveiling.nl, waarvan het onderdeel vakantie weer in oranje was weergegeven en de overige tekst in zwart. 2.2.4 Bij brief van 27 december 2010 heeft de advocaat van Emesa aan [E.] verzocht, kort samengevat, inbreuken op de handelsnaamrechten en merkrechten van Emesa te staken. 2.2.5 Op verzoek van Bied & Geniet heeft dr. J.G. Kruyt, lexicograaf, lexicoloog en corpus linguïst, een onderzoek ingesteld naar het woord vakantieveiling in de Nederlandse taal. Zij komt in haar rapport van 12 februari 2011 tot de conclusie dat het woord vakantieveiling weliswaar vrij jong is, maar onderdeel uitmaakt van de Nederlandse taal. Het lijkt haar onwaarschijnlijk dat het hier gaat om een merknaam die zich heeft ontwikkeld tot soortnaam. 2.3 Emesa heeft in eerste aanleg naast Bied & Geniet ook [E.] en E-pepper in rechte betrokken. De vorderingen van Emesa tegen hen zijn afgewezen. Daartegen heeft Emesa 2
geen beroep ingesteld. De voorzieningenrechter heeft Bied & Geniet, kort en zakelijk weergegeven, geboden: (i) ieder gebruik van de domeinnamen vakantieveiling.nl en vakantieveiling.com te staken, (ii) ieder gebruik van een teken bestaande uit een combinatie van de woorden vakantie en veiling te staken als domeinnaam, statutaire naam, merk en/of ander onderscheidingsteken, en (iii) opgave te doen van alle domeinnamen die op haar naam of die van gelieerde ondernemingen zijn geregistreerd, een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen. Door middel van haar grieven komt Bied & Geniet op tegen die beslissingen en de gronden waarop deze berusten. 2.4 De grieven 2 4 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Bied & Geniet betoogt in die grieven, samengevat, dat het woord vakantieveiling een aanduiding is voor een gebruikelijk fenomeen dat Emesa niet kan monopoliseren, zodat haar geen handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Daarbij komt dat Bied & Geniet geen inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam vakantieveilingen.nl van Emesa. Evenmin is er gevaar voor verwarring te duchten omdat consumenten op het internet niet meer naar een dienstenaanbieder zoeken door middel van het intikken van een internetadres maar door het opgeven van zoekwoorden, aldus nog steeds Bied & Geniet. 2.5 Buiten kijf is dat de woorden vakantie en veiling al zeer lang tot het Nederlandse taaleigen behoren. Het hof acht van algemene bekendheid dat de opkomst van internet rond de laatste eeuwwisseling de (ver)koop van tweedehands zaken heeft gepopulariseerd, onder andere via websites als ebay.com en marktplaats.nl. Inmiddels worden op internetsites ook nieuwe zaken, andere goederen en diensten bij opbod aan het publiek aangeboden. Tegen die achtergrond ligt het voor de hand dat nieuwe woorden worden gevormd om die populaire internetactiviteiten te beschrijven. Het hof acht het woord vakantieveiling daarvan een voorbeeld. Het acht aannemelijk dat het woord vakantieveiling tot het Nederlandse taaleigen is gaan behoren, ook al is het (nog) niet opgenomen in een woordenboek als Van Dale. Steun voor dat voorlopige oordeel is te vinden in het hiervoor onder 2.2.5 aangehaalde rapport van dr. Kruyt. Hoewel niet waarschijnlijk is dat het woord vakantieveiling al gevormd en ingeburgerd was toen [E.] in 1997 de domeinnaam vakantieveiling.nl registreerde, heeft de vorming en receptie van het woord zich kennelijk nadien voorgedaan, en was deze voltooid toen dr. Kruyt in februari 2011 haar rapport uitbracht. De generieke term vakantieveiling ziet op de verkoop bij opbod van vakanties (en andere vrijetijds-arrangementen). 2.6 Emesa heeft derhalve in 2009 een handelsnaam laten registreren die, wat het kenmerkende deel daarvan betreft, het meervoud is van een woord dat een generieke beschrijving geeft van een populair geworden activiteit, waarin zij bemiddelt. Hoewel, anders dan Bied & Geniet kennelijk wil betogen, aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam als de onderhavige, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat Emesa bijvoorbeeld niet kan beletten dat het woord vakantieveiling door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat Bied & Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen. Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix.nl blijkt. 2.7 Bied & Geniet voert aan dat zij vakantieveiling.nl niet als handelsnaam heeft gebruikt doch louter als internetadres. Het hof kan haar daarin niet volgen. Bij het opzetten van haar onderneming heeft Bied & Geniet aan aanbieders van vakantiearrangementen de brochure verzonden die onder 2.2.3 is beschreven. De vormgeving van die brochure, met name het feit dat vakantieveiling.nl groot in twee kleuren op de voorpagina staat en onderaan iedere pagina wordt herhaald, wijst op gebruik als handelsnaam. Daarbij komt dat zij op haar op consumenten gerichte website heeft vermeld Bied & Geniet op vakantieveiling.nl. Die term is zodanig dubbelzinnig dat voor het relevante 3
publiek daaruit niet valt op te maken of nu de gehele term, het eerste deel ervan of het tweede deel ervan een handelsnaam is. Nu ook op de website het tweede deel tweekleurig was afgedrukt mag aangenomen worden dat het relevante publiek dat deel als de handelsnaam van Bied & Geniet herkende. Dat Bied & Geniet nadien haar website zodanig heeft aangepast, zoals blijkt uit haar productie 15, dat van vorenbedoelde term Bied & Geniet groter is afgedrukt dan op vakantieveiling.nl, is niet een zodanige wijziging dat daardoor verwarring bij het relevante publiek wordt verhinderd. Dat vakantieveiling.nl de domeinnaam van Bied & Geniet is, neemt niet weg dat zij door de wijze waarop zij deze in haar reclame-uitingen heeft gebruikt, bij het relevante publiek de indruk heeft gewekt dat zij onder de handelsnaam vakantieveiling.nl een onderneming drijft. Zij heeft daardoor in strijd met het verbod van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) gehandeld jegens Emesa, die reeds de handelsnaam vakantieveilingen.nl voerde. Het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.6, laatste volzin) dat Bied & Geniet het gebruik van de handelsnaam en domeinnaam dient te staken, is dus juist. 2.8 Met haar grieven 5 en 6, die zich eveneens voor gezamenlijke behandeling lenen, komt Bied & Geniet op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij inbreuk maakt op het woordmerk vakantieveilingen.nl van Emesa. 2.9 Het BBIE heeft inschrijving van het woordmerk op 27 april 2010 voorlopig geweigerd, omdat de gevormde samenstelling beschrijvend is en het teken onderscheidend vermogen mist. Bij brief van 25 mei 2010 heeft Merkenbureau Heemskerk B.V. namens Emesa verweer gevoerd tegen de voorlopige weigering. De gemachtigde van Emesa heeft aangevoerd dat het merk vakantieveilingen.nl (I) wel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk in aanmerking te komen en (II) door inburgering op de datum depot onderscheidend vermogen had gekregen. Het BBIE heeft bij brief van 30 juni 2010 aan Emesa meegedeeld het woordmerk alsnog in te schrijven. Uit de brief valt niet op te maken welke van de door Emesa aangevoerde gronden het BBIE hebben overtuigd. 2.10 Indien een deposant naar het oordeel van het BBIE heeft aangetoond dat een teken onderscheidend vermogen heeft (al dan niet door inburgering), dient de kortgedingrechter tot uitgangspunt te nemen dat het desbetreffende merk rechtsgeldig is ingeschreven. Dat is anders indien de wederpartij voldoende aannemelijk maakt dat de bodemrechter de merkinschrijving nietig zal verklaren. 2.11 Uit hetgeen hiervoor (onder 2.5) is overwogen volgt dat het woord vakantieveiling beschrijvend is, zodat het teken geen onderscheidend vermogen heeft en zich derhalve niet leent voor inschrijving als merk. Dat neemt niet weg dat het merk vakantieveilingen.nl door inburgering onderscheidend vermogen kan hebben verkregen. Bied & Geniet betoogt dat voor het antwoord op de vraag of een merk is ingeburgerd bepalend is de datum waarop het merk is gedeponeerd. Emesa bestrijdt dat. Volgens haar is daarvoor bepalend de datum waarop zij haar desbetreffende verweer heeft opgeworpen, zoals blijkt uit de Memorie van toelichting bij het protocol houdende wijziging van de (voormalige) Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001. Daarnaast, zo voert Emesa aan, dient de kortgedingrechter een beoordeling te geven op basis van de feiten zoals die gelden ten tijde van het geding tot nietigverklaring en niet van de datum van depot. Naar het voorlopige oordeel van het hof heeft Emesa het gelijk aan haar zijde. Weliswaar mag het BBIE bij het toetsen van de geldigheid van een depot alleen de mate van inburgering meewegen tot aan het moment waarop het merk is gedeponeerd, maar de bodemrechter die moet oordelen over het inroepen van de nietigheid van een merk, kan op grond van artikel 2.28 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) oordelen dat een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Alle door Emesa ter onderbouwing van de inburgering van het merk in het geding gebrachte bescheiden, dienen derhalve door het hof in zijn oordeel te worden betrokken. 2.12 Ter onderbouwing van haar stelling dat haar merk vakantieveilingen.nl is ingeburgerd, heeft Emesa gegevens overgelegd met betrekking tot aantallen abonnees op haar wekelijkse nieuwsbrief, unieke bezoekers aan haar website, de toekenning van een thuiswinkelaward, 4
uitzendschema s van tv-commercials, billboard- en abricampagnes, persberichten, onderzoeksrapporten van de bureaus Motivaction, Intomart Gfk en TNS NIPO en een totaaloverzicht van haar marketing-bestedingen in de periode 2008 tot maart 2011. Hoewel het uiteindelijk gaat om de vraag of het in aanmerking komend publiek het betrekkelijke teken opvat als een merk ter onderscheiding van waren en diensten, kan inburgering ook op de wijze worden aangetoond als door Emesa gedaan. Emesa is met alle door haar overgelegde producties er vooralsnog voldoende in geslaagd aannemelijk te maken dat meergenoemd merk is ingeburgerd in Nederland en door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen. De bezwaren die Bied & Geniet daartegen heeft opgeworpen, vereisen nader onderzoek, waarvoor een kortgedingprocedure zich niet leent. Aannemelijk is dat de geografische spreiding van de inburgering van het merk niet het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux betreft, doch het hof acht dit een beperking die een uitvloeisel is van de keuze van het teken dat zich, door het onderdeel.nl daarvan en de gelijkluidende domeinnaam, van nature op de Nederlandse consumentenmarkt richt. Deze geografische beperking is op zich onvoldoende om de conclusie te rechtvaardigen dat het merk onvoldoende is ingeburgerd om onderscheidend vermogen te kunnen hebben. 2.13 Op grond van het onder 2.8 tot en met 2.12 overwogene acht het hof vooralsnog aannemelijk dat vakantieveilingen.nl een rechtsgeldig Benelux-woordmerk van Emesa is. Op vergelijkbare wijze als onder 2.7 ten aanzien van de handelsnaam van Emesa overwogen Bied & Geniet gebruikt naar het oordeel van het hof haar domeinnaam tevens als teken ter onderscheiding van waren maakt Bied & Geniet inbreuk op dat merk. Ook het oordeel van de voorzieningenrechter (rov. 4.10) dat Bied & Geniet inbreuk maakt op de merkenrechten van Emesa en daarom het gebruik van het teken vakantieveiling.nl dient te staken, is dus juist. 3. Slotsom en kosten Uit het voorgaande vloeit voort dat de grieven falen, met uitzondering van het eerste deel van grief 1, hetgeen echter niet tot een andere beslissing leidt(zie hiervoor, onder 2.1). Het vonnis zal daarom worden bekrachtigd. Bied & Geniet dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het hoger beroep te dragen. Het hof begroot deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv in redelijkheid als hierna te doen. 4. Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Bied & Geniet in de proceskosten van het hoger beroep en begroot die kosten voor zover tot heden aan de kant van Emesa gevallen, op 649,-- voor griffierecht, 19.230,-- voor verschotten en op 25.000,-- voor salaris advocaat; verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en mr. A.C. van Schaick, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 20 september 2011. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5