BESCHERMING EN VALORISATIE VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN HET ERASMUS MC EN HET ERASMUS MC OCTROOIFONDS 1
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Bescherming van intellectuele eigendom van academische kenniscentra 2.1 Het spanningsveld tussen publicatie en het nieuwheidsvereiste van de Rijksoctrooiwet 2.2 Bescherming van nieuwe vindingen is een voorwaarde voor marketing 2.3 Voorlichting 3. Bescherming van de intellectuele eigendom van het Erasmus MC 3.1 Interne transparantie; octrooiaanvragen uitsluitend via Kennistransfer & Business Development 3.2 Het Erasmus MC Octrooifonds 3.3 De procedure voor verkrijging van een bijdrage uit het Octrooifonds 3.4 Beheer van het Octrooifonds 3.5 Indiening van de octrooiaanvrage en commerciële activiteiten 3.6 Opbrengsten van kennisvalorisatie 4. Stimulering van kenniswaardering en voorlichting. 4.1 Voorlichting 4.2 Interne organisatie 5. Financiën 5.1 Kosten octrooiaanvrage 5.2 Kosten en baten octrooifonds 6. Conclusies BIJLAGEN: Octrooiprocedure binnen Erasmus MC: stroomschema Kort overzicht kernpunten Nederlands octrooirecht Invention Disclosure Form 2
1. Inleiding Het genereren van kennis is een van de primaire taken van het Erasmus MC. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek kunnen onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe diagnostiek, medicamenten, instrumenten en behandelingsmethoden. Wetenschappelijke vernieuwingen zullen veelal door het bedrijfsleven marktrijp gemaakt worden. Academische kenniscentra zoals het Erasmus MC produceren kennis met een potentiële marktwaarde. Het is inmiddels algemeen geaccepteerd, dat het onderzoeksinstituut een redelijke vergoeding kan vragen indien kennis en/of kunde aan een markt wordt aangeboden of door een markt wordt gevraagd. Op deze wijze kunnen fondsen gegenereerd worden, die verdere onderzoeksprojecten mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat een uitvinding haar commerciële potentie behoudt is het van belang dat de vinding tijdig wordt beschermd. Bescherming kan onder meer plaatsvinden door het tijdig aanvragen van octrooi of modelbescherming. Zonder een adequate bescherming is een nieuwe vinding vrij toepasbaar voor iedereen en zal het voor een ondernemer/bedrijf niet de moeite waard zijn om in verder onderzoek of ontwikkeling tot een product te investeren. Octrooibescherming is een van middelen waarover het Erasmus MC beschikt om de door haar ontwikkelde kennis ter beschikking te stellen aan de maatschappij. Dit rechtvaardigt een professionele facilitering door de afdeling Kennistransfer & Business Development. 3
2. Bescherming van intellectuele eigendom van academische kenniscentra 2.1 Het spanningsveld tussen publicatie en het nieuwheidvereiste van de Octrooiwet Op aandachtsgebieden die internationaal in de belangstelling staan, is het snel publiceren voor wetenschappers van groot belang. Voorwaarde voor octrooibescherming is echter dat een uitvinding nieuw moet zijn, dat wil zeggen nog niet openbaar toegankelijk gemaakt op enigerlei wijze. Voordat een uitvinding gepubliceerd wordt dient de octrooibescherming te zijn aangevraagd. Het uitstellen van een publicatie om een octrooiaanvrage in te dienen moet zoveel mogelijk worden beperkt. In de praktijk kan dit worden bereikt door 1. een goede timing; 2. korte beslissingslijnen; 3. beschikbaarheid van financiële middelen om de kosten van de octrooiaanvrage te dekken. 2.2 Bescherming van nieuwe vindingen is een voorwaarde voor marketing Het aanvragen van octrooibescherming is de meest effectieve wijze van bescherming van de commerciële potentie van nieuwe uitvindingen. Het is noodzakelijk dat er binnen het Erasmus MC een duidelijk beleid omtrent het aanvragen van octrooibescherming alsmede het management van de octrooiportefeuille komt. Hierbij spelen de navolgende overwegingen een rol. Adequate bescherming van uitvindingen stimuleert de kennisoverdracht aan het bedrijfsleven (en derhalve aan de maatschappij). De financiële baten van onderzoek dat (gedeeltelijk) met gemeenschapsgelden is gefinancierd, dienen op evenredige wijze terug te vloeien naar de kennisgenererende instantie, ter ondersteuning van verder onderzoek. De Rijksoctrooiwet bepaalt dat intellectueel eigendom (bijvoorbeeld een uitvinding), van mensen in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling eigendom is van de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling. Een octrooi geeft de octrooihouder het uitsluitende recht (alleenrecht) om het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, gebruiken, in het verkeer te brengen of anderszins te verhandelen ofwel de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of anderszins in het verkeer te brengen. Om reden dat octrooibescherming vanuit de overheid mede dient om research en development te stimuleren bepaalt de wet verder dat het alleenrecht niet geldt voor wetenschappelijk onderzoek. Het octrooi moet gezien worden als een marketing instrument, dat de aanvrager wordt toegekend in ruil voor de openbaarmaking van zijn vinding (middels de octrooiaanvrage). Octrooibescherming mag nooit doel op zich zijn, maar dient gebruikt te worden voor de valorisatie van een uitvinding. Gezien het bovenstaande is het zaak relevante octrooiaanvragen op professionele wijze vanuit de organisatie te ondersteunen. Een actieve ondersteuning op dit gebied kan de voortgang van het ongebonden onderzoek, dat aan de basis stond van de octrooiaanvrage, stimuleren. 2.3 Voorlichting Een effectief octrooibeleid is in de eerste plaats afhankelijk van een positieve houding van de betrokken partijen binnen het Erasmus MC. Onbekendheid met de materie kan daarbij een hinderpaal zijn. Met gerichte voorlichting en transparante maatregelen kan de weg vrijgemaakt worden naar een actief valorisatie beleid, dat gericht is op kennistransfer naar de maatschappij en het verwerven van inkomsten voor het Erasmus MC. 3. Bescherming van de intellectuele eigendom van het Erasmus MC 3.1 Interne transparantie; aanvragen van octrooibescherming uitsluitend via Kennistransfer De afdeling Kennistransfer & Business Development is door de Raad van Bestuur aangewezen als contactafdeling voor octrooiaanvragen en beheert het octrooiregister. Voor elke uitvinding waarvoor mogelijk octrooi kan worden aangevraagd dient te worden gemeld bij de genoemde afdeling ( Invention Disclosure ). Zoals hierboven aangegeven is het Erasmus MC op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 eigenaar van de kennis die door medewerkers en/of binnen haar muren gegenereerd wordt. Alle octrooiaanvragen dienen dus op naam van het Erasmus MC te worden ingediend tenzij dit op grond van wettelijke maatregelen in het buitenland niet 4
mogelijk is. Indien de laatstgenoemde situatie zich voordoet dient de aanvrage of het octrooi zo spoedig mogelijk na indiening of verlening te worden overgedragen aan Erasmus MC. Gezien de commerciële risico s die verbonden zijn aan het onderhouden en vermarkten van een octrooiportefeuille is het van belang, dat de Raad van Bestuur volledig op de hoogte wordt gehouden van de octrooiaanvragen die worden ingediend en de wijze waarop daarmee door de afdeling Kennistransfer & Business Development wordt omgegaan. De aanvragen voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten van het Erasmus MC kunnen derhalve uitsluitend via de afdeling Kennistransfer & Business Development worden ingediend en behandeld. De Raad van Bestuur acht het onwenselijk dat individuele afdelingen eigen octrooiaanvragen indienen en onderhouden. Een effectief beleid op het gebied van kennisvalorisatie kan alleen worden gevoerd indien de afdelingen de Raad van Bestuur inlichten over alle activiteiten op dit gebied, ook indien er sprake is van octrooiaanvragen op naam van derden waarbij een wetenschapper als mede-uitvinder betrokken is. In verband hiermede voert de afdeling Kennistransfer & Business Development jaarlijks een screening uit in de officiële registers om na te gaan of er eventueel octrooiaanvragen zijn ingediend, die nog niet bij de afdeling zijn gemeld. De resultaten van deze screening worden opgenomen in de rapportage aan de Raad van Bestuur. 3.2 Het Erasmus MC Octrooifonds Ter stimulering van valorisatie van intellectuele eigendom is een octrooifonds gevormd. Het Erasmus MC Octrooifonds kan een financiële bijdrage leveren aan de kosten die verbonden zijn aan het indienen en verdedigen van een octrooiaanvrage. De bijdrage bestaat in beginsel uit maximaal 50% van de kosten. Het octrooifonds is ondergebracht bij de directie O&O. De beslissing om te investeren in een door de afdeling/onderzoeker in te dienen octrooiaanvrage wordt genomen door directeur van de Directie O&O, op advies van de afdelingen Onderzoeksbeleid en Kennistransfer & Business Development. Na ontvangst van een verzoek is de doorlooptijd t/m de beslissing van de Directeur O&O 5 werkdagen. Aan de Raad van Bestuur wordt jaarlijks gerapporteerd over de uitgaven van het Octrooifonds, de Raad toetst aan de hand van deze rapportages. De uitvinding wordt getoetst aan de navolgende criteria: * De vinding dient te voldoen aan de vereisten van de Rijksoctrooiwet (nieuwheid, inventiviteit < uitvindingshoogte > en toepasbaarheid); * De vinding dient, naar het oordeel van de alle betrokkenen, uitzicht te geven op valorisatiemogelijkheden op redelijke termijn dan wel van essentieel belang te zijn voor de uitvoering van (toekomstige) kerntaken van het Erasmus MC. De kosten die noodzakelijk zijn voor het onderzoeken van bovenstaande criteria, komen ten laste van het Octrooifonds. 3.3 De procedure voor verkrijging van een bijdrage uit het Octrooifonds Aan de hand van de gegevens omtrent de uitvinding zoals die zijn opgenomen in de Invention Disclosure Form bereid de afdeling Kennistransfer & Business Development in overleg met de betrokken afdeling de aanvrage voor het Octrooifonds voor en dient het in bij het Octrooifonds. Op basis van het onder punt 3.2 genoemde advies neemt de Directeur O&O een besluit en wordt de bijdrage door de secretaris van het Octrooifonds beschikbaar gesteld. De bijdrage wordt, zoals hierboven vermeld, vastgesteld op maximaal 50% van de totale kosten; de overige kosten dienen door de afdeling zelf te worden opgebracht. 3.4 Beheer van het Octrooifonds De Directeur O&O stelt een secretaris Octrooifonds aan, die zorgdraagt voor de administratie van de activiteiten. Het fonds ontvangt een jaarlijkse toewijzing, die vooralsnog is vastgesteld op 100.000,-. De beheerder van het Octrooifonds is de Directeur O&O. De Directeur informeert periodiek de decaan en de portefeuillehouder financiën en octrooizaken aangaande de activiteiten van het Octrooifonds en stelt jaarlijks een rapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur. De secretariaatswerkzaamheden ten behoeve van het octrooifonds vinden plaats binnen de afdeling Kennistransfer & Business Development. 3.5 Indiening van de octrooiaanvrage en commerciële activiteiten 5
Een octrooiaanvrage dient te worden opgesteld door een externe octrooigemachtigde, die door de betreffende afdeling in samenspraak met de afdeling Kennistransfer & Business Development kan worden gekozen. Voor de verdere verhandeling van de uitvinding is het van groot belang, dat er een octrooigemachtigde aangewezen wordt, die deskundig is op het betreffende gebied. De genoemde afdeling begeleidt de indiening en draagt in overleg met de octrooigemachtigde - zorg voor de termijnbewaking en de indiening van documenten die door de autoriteiten worden gevraagd. Een octrooiaanvrage, heeft anders dan een wetenschappelijke publicatie uitsluitend de functie van marketing tool. In de meeste gevallen zal er zo spoedig mogelijk na de indiening van de aanvrage door de betreffende afdeling in samenspraak met de afdeling Kennistransfer & Business Development contact gezocht dienen te worden met potentiële commerciële partners ten behoeve van de valorisatie van de uitvinding. Het verhandelen van IE rechten is geen sinecure. Hierbij zijn een goede kennis van de markt, contacten met mensen op sleutelposities in het bedrijfsleven, zakelijk inzicht en onderhandelingsvaardigheden essentieel. De valorisatie van de IE wordt derhalve begeleid door de afdeling Kennistransfer & Business Development, die daarbij gebruik maakt van in- en externe deskundigen en te allen tijde handelt in nauw overleg met de uitvinder en de betrokken afdeling. De wijze waarop octrooiaanvragen verhandeld worden hangt af van de eigenschappen van de betreffende vindingen, het ontwikkelingsstadium en de marktsituatie. Voor de valorisatie van de uitvinding kan een groot aantal verschillende constructies gekozen worden; bijvoorbeeld: a. het verlenen van een al of niet exclusief gebruiksrecht (licentie); b. een licentieverlening in ruil voor een onderzoekssamenwerking enzovoorts; c. een licentieverlening gecombineerd met een onderzoekssamenwerking. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het Erasmus MC overgaan tot een overdracht van haar intellectuele eigendomsrechten aan derden. Het is onder meer van belang dat er in alle gevallen op wordt toegezien dat de wetenschappelijke vrijheid, publicatierechten en de vrijheid om samenwerkingsverbanden met derden aan te gaan gewaarborgd zijn en dat een samenwerkingsverband met de industrie op geen enkele wijze lopende onderzoeksprojecten van één of meer afdelingen van het Erasmus MC op negatieve wijze beïnvloedt. Als er een samenwerkingsverband met een commerciële partner voor langere of kortere tijd wordt aangegaan, dient regelmatig te worden gecontroleerd of alle betrokkenen zich aan de gemaakte afspraken houden (de zogenaamde follow-up van een overeenkomst). Ook dit is de taak van de afdeling Kennistransfer & Business Development. 3.6 Opbrengsten van kennisvalorisatie De opbrengsten uit kennisvalorisatie worden geïnd door de afdeling Kennistransfer. De betrokken afdeling wordt van alle ontwikkelingen en activiteiten op de hoogte gehouden. Op de eventuele inkomsten worden alle directe kosten welke het Erasmus MC heeft moeten maken in verband met de octrooiaanvrage, zoals de indieningskosten, de kosten in verband met de eventuele verdediging van de octrooirechten en onderhandelingen met de (commerciële) partner, in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert is de netto opbrengst. Over deze netto opbrengst wordt een verdeelsleutel toegepast. Indien een octrooi zonder tussenkomst van de afdelingen Onderzoeksbeleid en Kennistransfer & Business Development en zonder investering van middelen uit het Octrooifonds tot stand is gekomen, blijft de verdeelsleutel onverminderd van kracht. Verdeelsleutel: 1. De uitvinder(s) ontvangt/ontvangen (gezamenlijk) 20% van de netto opbrengst, zonder maximum. Dit deel moet gezien worden als de billijke vergoeding van de werkgever aan de werknemer in de zin van de Rijksoctrooiwet. Hierbij geldt dat de uitvindersbeloning wordt toegekend aan de werknemer als persoon gedurende de gehele looptijd van het betreffende octrooi, onafhankelijk van de vraag of de betreffende werknemer gedurende deze gehele periode in dienstverband werkzaam blijft bij het Erasmus MC. Voorts geldt dat na eventueel overlijden van de betreffende werknemer de uitvindersbeloning, waarop betrokkene recht had conform de onderhavige regeling, zal worden uitgekeerd aan zijn/haar erfgenamen. 2. De betrokken afdeling ontvangt 40% van de netto opbrengst, eventueel met een maximum; het op het moment van de toekenning geldende reservebeleid van het Erasmus MC is in dit verband van kracht. In 6
samenspraak met de betrokken afdeling kan een deel van de opbrengst gereserveerd worden in een nader te bepalen onderzoeksfonds. 3. De overige 40% van de netto opbrengst is bestemd voor Erasmus MC Centraal; hiervan wordt 50% bestemd als reservering voor het Octrooifonds. Voor opbrengsten uit IE rechten die voortkomen uit samenwerkingsprojecten met externe partijen geldt de bovengenoemde regeling voor het gedeelte dat het Erasmus MC ontvangt op basis van de afspraken die ten grondslag liggen aan het betreffende samenwerkingsproject. Opbrengsten uit kennisvalorisatie worden op de volgende manier verwerkt: De licentieovereenkomsten en andere contracten welke door het Erasmus MC gesloten zijn, zijn bekend bij de afdeling Kennistransfer & Business Development. Laast genoemde afdeling bewaakt de naleving van deze contracten (bijvoorbeeld of er ieder jaar een opgave van aantal verkochte eenheden plaatsvindt); Opbrengsten uit kennistransfer komen binnen op de bankrekening voor extramurale gelden en worden geboekt op de kostenplaats opbrengsten kennisvalorisatie ; Deze kostenplaats wordt beheerd door de afdeling Kennistransfer & Business Development; De afdeling Kennistransfer & Business Development controleert de ontvangen licentie-inkomsten aan de hand van de gesloten contracten; De afdeling Kennistransfer & Business Development draagt zorg voor de interne verdeling van de opbrengsten conform de regeling zoals hierboven beschreven; Uitbetalingen vinden plaats via de directie Financiën. 4. Stimulering van kennisvalorisatie en voorlichting 4.1 Voorlichting Door onbekendheid van onderzoekers met de mogelijkheden van octrooibescherming kunnen mogelijkheden van commercialisering en kennisoverdracht verloren gaan. Om dit te voorkomen is het zinvol om de academische onderzoeker al in een vroeg stadium van de opleiding, bijvoorbeeld in de PhD opleiding te wijzen op de mogelijkheden van kennisvalorisatie, valorisatie van onderzoek en dergelijke. Daarnaast kan scouting een geschikt instrument zijn om onderzoekers te stimuleren na te denken over de valorisatie van onderzoeksprojecten. Scouting staat in dit geval voor het actief verstrekken van informatie aan en begeleiding van de onderzoekers. Verder worden er interne trainingen en symposia georganiseerd worden door de afdeling Kennistransfer & Business Development in samenwerking met de directies van de Incubator en de Holding, waarbij door interne en externe deskundigen informatie zal worden verstrekt op het gebied van bescherming van IE en kennisvalorisatie. 4.2 Interne organisatie: begeleiding door de afdelingen Kennistransfer & Business Development en Onderzoeksbeleid Voor een goed functionerend kennisvalorisatiebeleid is het van belang dat er in een vroeg stadium contact wordt gezocht met de marktsector. Om het tijdsinterval tussen de totstandkoming van de beslissing binnen het Erasmus MC tot indienen van een octrooiaanvrage en de commercialisering, kort te houden, moet er enerzijds voor gezorgd worden dat de betreffende uitvinding zo spoedig mogelijk kan worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties en anderzijds dat er zo weinig mogelijk vertraging optreedt bij de onderhandelingen met de marktsector. De afdeling Kennistransfer & Business Development fungeert als centraal loket waar een wetenschapper met alle vragen terecht kan. Met betrekking tot kennisvalorisatie ondersteunen de afdelingen Kennistransfer & Business Development en Onderzoeksbeleid de betrokken wetenschapper op twee, deels overlappende, terreinen. De afdeling Onderzoeksbeleid speelt met name een rol in het stimuleren van onderzoekers tot het beschermen en toepasbaar maken van hun uitvindingen (interne scouting). Daarnaast kan de afdeling Onderzoeksbeleid de afdelingen ondersteunen in het inhoudelijk omschrijven van de uitvinding. De afdeling Kennistransfer & Business Development behandelt de indiening van de octrooiaanvrage en zorgt voor het benaderen van de markt in nauw overleg met de uitvinder en de betrokken afdeling. 5. Financiën Uitgangspunten voor het octrooifonds zijn: 7
* Octrooiaanvragen worden in een zo vroeg mogelijk stadium uitgelicentieerd of anderszins verhandeld, in beginsel binnen 30 maanden na indiening van de eerste aanvrage. Na die termijn begint namelijk de zogenaamde nationale fase, welke hoge kosten met zich mee brengt; * Erasmus MC zal geen omvangrijke octrooiportefeuille opbouwen waarmee geen of weinig activiteiten worden ontplooid; indien de commercialisering van een octrooi niet tijdig slaagt, dient het octrooi te vervallen zodat onnodige kosten worden voorkomen, de afdeling Kennistransfer & Business Development speelt bij het beheer van de octrooiaanvragen een actieve rol om dit te bewaken; * Overheadkosten worden zo laag mogelijk gehouden, het beheer van het octrooifonds en verhandeling van intellectuele eigendomsrechten wordt door bestaande afdelingen ondersteund. 5.1 Kosten octrooiaanvrage De kosten van een octrooiaanvrage lopen, naar mate de aanvraagprocedure verder wordt doorlopen, snel op. Achtereenvolgens kunnen onder meer de volgende ijkpunten worden onderscheiden: 1. Voor de uitvinding wordt een eerste octrooiaanvrage ingediend (zogenaamd premier depôt) onder het Europees octrooiverdrag of een zogenaamde internationale aanvrage onder het Patent Cooperation Treaty (PCT). Kosten ca. 6.000 12.000. 2. Voor de uitvinding wordt een US provisional patent application ingediend. De kosten van een dergelijke aanvraag zijn beperkt, binnen enkele maanden moet de beslissing worden genomen of de aanvraag zal worden omgezet in een gewone octrooiaanvrage of zal worden ingetrokken. Kosten van de provisional application bedragen ca. 1000 5.000 (afhankelijk van de aard van de uitvinding en de gekozen route). 3. Voor de verdere ontwikkeling en valorisatie van de uitvinding waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft wordt een (commerciële) partner gezocht binnen het prioriteitsjaar c.q. binnen de 30 maandstermijn van de PCT-aanvrage. De partner dient de verdere octrooikosten te dragen. Verdere investeringen door het Erasmus MC zijn dan niet nodig. 4. De octrooiaanvrage wordt niet binnen de bovengenoemde termijnen verhandeld. In dat geval moet er een beslissing worden genomen omtrent de landen waarin uiteindelijk bescherming zal worden aangevraagd. Kosten zijn afhankelijk van het aantal landen dat gekozen wordt en bedragen ca. 50.000 150.000. Het handhaven van een octrooiaanvrage na de hierboven genoemde termijnen is derhalve alleen verantwoord als er een reële kans is, dat er een commerciële partner wordt gevonden. 5.2 Kosten en baten Octrooifonds Er zullen twee soorten kosten ten laste van het Octrooifonds gebracht worden: 1. Een bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor geselecteerde octrooiaanvragen; 2. Kosten welke noodzakelijk zijn voor het voorbereiden van een octrooiaanvrage, zoals het doen van nieuwheidsonderzoek en onderzoek naar de commerciële potentie van een uitvinding. Deze kosten zijn gemaximeerd op 10% van de inkomsten (jaarlijks). Het Octrooifonds zal in de eerste jaren gevuld moeten worden door een bijdrage van de Raad van Bestuur. Het Octrooifonds ontvangt een jaarlijkse kapitaalinjectie van 100.000. Conform de Erasmus MC regeling voor het verdelen van opbrengsten uit kennisvalorisatie (beschreven in paragraaf 3.6) komt 40% van de inkomsten toe aan de Raad van Bestuur. Deze zal 50% van de ontvangen gelden reserveren voor het Octrooifonds. Op deze manier wordt het Octrooifonds een revolving fund. 6. Conclusies Een actief kennisvalorisatiebeleid steunt in hoge mate op de bescherming van uitvindingen door middel van octrooien. De mogelijkheden en risico s die verbonden zijn aan het opbouwen van een octrooiportefeuille zijn bij veel afdelingen onvoldoende bekend. Voorlichting op dit gebied zal prioriteit krijgen. Voor de implementatie van een Erasmus MC-breed beleid op het gebied van bescherming van intellectuele eigendom zijn de werkzaamheden van de afdeling Kennistransfer & Business Development en het Octrooifonds instrumenteel. Efficiënte communicatie tussen de afdelingen Kennistransfer & Business Development en Onderzoeksbeleid, hun gesprekspartners binnen het Erasmus MC en de Raad van Bestuur is essentieel voor het slagen van kennisvalorisatie vanuit het Erasmus MC. 8
Het Octrooiproces Uitvinding Met de afdeling Kennistransfer wordt overleg gevoerd over de nieuwheid en de marktpotentie. Afdeling Onderzoeksbeleid ONDERSTEUNING Afdeling Kennistransfer MARKTPOTENTIE Invention Disclosure Nieuwheidsonderzoek Stand der Techniek Advies Directeur O&O VERZOEK BIJDRAGE Positief Octrooifonds Negatief Stoppen Aanvrage indienen Afdeling Kennistransfer COMMERCIALISERING De afdeling Kennistransfer assisteert de onderzoeker actief bij het zoeken naar, benaderen van en onderhandelen met de markt. Niet succesvol Wel succesvol - Aanvrage z.s.m. intrekken - Kosten beperken - Aanvraagprocedure handhaven Octrooi 9
10
Kort overzicht kernpunten Nederlands octrooirecht. Recht op octrooi. Het octrooirecht beoogt bescherming te bieden aan uitvindingen (producten of werkwijzen); het doel van de wetgever is het stimuleren van de ontwikkeling op verschillende technische gebieden door het verlenen van de bescherming. Voorts wordt het als een belangrijk maatschappelijk voordeel gezien, dat de uitvinding gedurende de aanvraagperiode wordt gepubliceerd: dit is een bron voor nieuwe ontwikkelingen. De exclusieve rechten die aan de octrooiaanvrager worden verleend kunnen daarnaast worden gezien als een maatschappelijke beloning van degene die de uitvinding heeft gedaan. Het recht op octrooi komt toe aan de uitvinder c.q. diens werkgever zie hierna. Criteria voor een octrooi. Een uitvinding moet aan drie inhoudelijke eisen voldoen om voor octrooiverlening in aanmerking te komen: Nieuwheid Voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag mag de uitvinding (product of proces) nergens ter wereld openbaar bekend zijn gemaakt. Ook niet door de uitvinder zelf (bijvoorbeeld door vermelding in een bedrijfsbrochure of een presentatie op een beurs). Inventiviteit De vinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen. Industriële toepasbaarheid De uitvinding moet gaan over een technisch, aantoonbaar functionerend product of productieproces Uitvindingen zijn eigendom van het Erasmus MC. Een uitvinding gedaan door iemand in dienst van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling, komt toe aan de betrokken werkgever. Hebben uitvinders in dienstverband recht op extra beloning? Een uitvinder die in het kader van de hem opgedragen werkzaamheden een uitvinding doet, hoeft in de regel niet te rekenen op een extra beloning. Het doen van die uitvinding behoort namelijk meestal tot zijn normale werkzaamheden en hiervoor heeft hij loon ontvangen. Er bestaat dus geen reden voor een extra beloning. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het loon toch een onvoldoende vergoeding is voor het gemis aan octrooi (dat octrooi komt zoals gezegd aan de werkgever toe). Indien de uitvinding een zeer grote economische of technische waarde heeft als het gaat om een vondst die men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, niet van de werknemer had verwacht is het loon of de uitkering aan de werknemer geen reële vergoeding voor het gemis aan octrooi. De Invention Disclosure Form reden voor een billijke vergoeding aan de uitvinder is dat de werkgever in deze situatie exclusief en in onevenredige mate de voordelen geniet die voortvloeien uit de vinding van de werknemer. (Voor de regeling binnen Erasmus MC zie punt 4.6) 11
Inventor(s) based on the Dutch Patent Act 1 : Name of the person or persons that have the creative idea(s) around the invention (likely NOT all that participated Applicant Department Research group Room Nr.: name: Tel.: date: Title of the invention Date IDF in the project, but usually one/two persons). Sophia entry number (TTO use): Description of the invention: Please indicate the state of the art and the improvement that results from the invention. Date of the invention: When was the idea for the invention conceived? Key words: Maximum 10 key words: Novelty: A) Has the invention been published or presented to third parties in any way (poster, presentation, submission, abstract, PhD thesis, non-confidential discussion)? If yes, when and how? Also mention any future forms of publications. Please attach a copy to this form. B) Are you aware of any similar developments or inventions by third parties? C) Please list all your other publications from the past two years in the same research field. Inventiveness: How is the invention an improvement to the current state of the art? Limitations: What are disadvantages (if any) and in which cases will the invention not work: Possible applications of the invention: How can the invention be used (e.g. as research tool, diagnostic, medical device, treatment, etc.)? 1 The inventor is the person, who had the relevant idea for this invention and who did develop (or had developed) the idea in such a manner that the inventive step has become applicable for others. An inventor as meant in the Dutch Patent Act is usually just one person. An inventor is not the same as a scientist who was involved in the preparation of the respective scientific publication or the scientist(s) who was (were) involved in the performance of scientific tests or who was a member of the research group. For further information please contact the Technology Transfer Department. 12
Companies interested in the invention: A) Are you aware of any company active in the field that might be interested in the invention? Please, specify. B) Is there currently any contact with companies? If yes, please list company name and contact details? Were the inventor(s) employees of Erasmus MC (only) at the date of the invention? In case of external inventors, please write down full names and contact details. Did the inventor(s) receive grants or subsidies for the research that resulted in the invention? Yes No If yes, indicate and/or attach a copy of the contract STW TI Pharma CTMM BMM Research project: Please attach a copy of the project description. FP7 IMI NGI Other, please specify Are there any third parties involved? Please indicate if any intellectual property, materials, or know-how from third parties have been used and if there are any agreements with such third parties, such as MTA s or SRA s. Material Transfer Agreement (MTA); list reagent, samples or substances Industry Sponsorship (SRA); list contract and/or name of the project Other remarks: 13
Inventors declaration and signatures: I/we hereby declare that the abovementioned details have been completed in good faith and to the best of my/our knowledge. The invention was made as a part of my/our work for Erasmus MC. Erasmus MC is therefore the owner of all rights related to the invention. Any revenue derived from the invention will be shared with the inventor(s) according to Erasmus MC policy. In case Erasmus MC would decide to apply for patent protection for the above mentioned invention, the undersigned will fully co-operate with all formalities and sign all required documents. (signature) Full name: Home address: Work phone: Citizenship: Date: (signature) Full name: Home address: Work phone: Citizenship: Date: (signature) Full name: Home address: Work phone: Citizenship: Date: (signature) Full name: Home address: Work phone: Citizenship: Date: Agreed by the Head of the Department of The Department supports the patent application and will contribute minimal 50% of the patent application procedure. (signature) Name: Date: 14