RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN DEEL E REGISTERBEWERKINGEN AFDELING 2 CONVERSIE Blz.1

Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Conversie van Gemeenschapsmerken en internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen... 4 2.1 Conversie van Gemeenschapsmerken... 4 2.2 Conversie van internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen... 5 3 Geldige Gemeenschapsmerkaanvraag als voorwaarde voor conversie... 6 4 Gronden die conversie beletten... 6 4.1 Vervallenverklaring wegens niet gebruiken... 6 4.2 Grond voor weigering beperkt tot een lidstaat of uitgebreid naar de gehele EU... 7 4.3 Intrekking/afstand na een uitspraak... 8 4.4 Beslissingsbevoegdheid over uitsluitingsgronden voor conversie... 8 5 Formele vereisten voor het verzoek tot conversie... 9 5.1 Termijn... 9 5.1.1 Ingang van de termijn indien het Bureau een mededeling verstuurt... 9 5.1.2 Ingang van de termijn in andere gevallen... 9 5.2 Verzoek tot conversie... 10 5.3 Taal... 12 5.4 Taks... 13 6 Onderzoek door het Bureau... 13 6.1 Fasen van de procedure, bevoegdheid... 13 6.2 Onderzoek... 14 6.2.1 Taksen... 14 6.2.2 Termijn... 14 6.2.3 Taal... 14 6.2.4 Formaliteiten... 15 6.2.5 Gronden... 15 6.2.6 Vertegenwoordiging... 16 6.2.7 Partiële conversie... 16 6.3 Publicatie van het verzoek en inschrijving in het Register... 17 6.4 Verzending naar aangewezen bureaus... 18 7 Rechtsgevolgen van conversie... 19 Blz.2

1 Inleiding Conversie is het proces waarbij een Gemeenschapsmerk in een of meer nationale aanvragen wordt veranderd. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn neergelegd in artikelen 112 tot en met 114, VGM en in regels 44 tot en met 47, UVGM. Wanneer een Gemeenschapsmerk niet meer bestaat, kan het, afhankelijk van de exacte reden daarvoor, omgezet worden in merken die in bepaalde lidstaten geldig zijn. Conversie komt met name van pas bij het overwinnen van mogelijke problemen met het unitaire karakter van het Gemeenschapsmerk. Als het Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld in slechts één land of bepaalde landen met een inschrijvingsprobleem te kampen heeft op absolute gronden of als gevolg van een oppositie op grond van een ouder recht dat slechts in één land of bepaalde landen geldig is, kan de aanvrager van het Gemeenschapsmerk verzoeken om het Gemeenschapsmerk om te zetten in afzonderlijke, nationale aanvragen voor een merk in de andere landen waarop deze gronden niet van toepassing zijn. Het stelsel van het Gemeenschapsmerk is gebaseerd op het beginsel dat het merkenstelsel van de Unie en de nationale merkenstelsels complementair zijn. Ze zijn vooral met elkaar verbonden door anciënniteits- en conversieprocedures. Het systeem houdt in dat de eerdere inschrijvingsdatum van een ingeschreven recht altijd prevaleert in het gebied waarin het geldig is, ongeacht de vraag of het ingeschreven merk voortkomt uit een nationale aanvraag, een internationale aanwijzing of een aanvraag van een Gemeenschapsmerk (zie het besluit van de grote kamer van beroep van 15/07/2008, R 1313/2006-G, punt 34). Conversie is een systeem dat bestaat uit twee niveaus: eerst de betaling van de conversietaks van 200 EUR en het onderzoek van het verzoek tot conversie bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), en daarna de conversieprocedure zelf bij de nationale merken- en octrooibureaus. Afhankelijk van de nationale wetgeving wordt het omgezette merk ofwel onmiddellijk ingeschreven of doorloopt het de nationale onderzoeks-, inschrijvings- en oppositieprocedure, zoals een normale nationale merkaanvraag. Wanneer de EU in een internationale inschrijving wordt aangewezen en indien de aanwijzing ingetrokken, geweigerd of niet meer geldig is, kan eveneens een verzoek ingediend worden tot conversie in nationale merkaanvragen in één, meerdere of alle lidstaten, dan wel via een latere aanwijzing van de lidstaten krachtens de Schikking van Madrid. Conversie van internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen, moet niet verward worden met 'transformatie', wat een juridisch kenmerk is dat geïntroduceerd is door het Protocol van Madrid teneinde de gevolgen van de afhankelijkheidstermijn van vijf jaar krachtens de Schikking van Madrid te verzachten (zie artikel 6, lid 3, van het Protocol van Madrid). Transformatie maakt het mogelijk dat een centraal aangevochten merk wordt omgezet in een directe Gemeenschapsmerkaanvraag, maar niet dat een EU-aanwijzing wordt omgezet in een nationale aanvraag. Voor meer informatie over transformatie, zie de RICHTLIJNEN, deel M, Internationale merken. Blz.3

2 Conversie van Gemeenschapsmerken en internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen 2.1 Conversie van Gemeenschapsmerken Artikel 112, lid 1, artikel 113, lid 1, en artikel 159, VGM Regel 44, paragraaf 1, onder e) en f), en regels 122 en 123, UVGM De aanvrager van een Gemeenschapsmerk of houder van een ingeschreven Gemeenschapsmerk kan een verzoek indienen tot conversie van zijn Gemeenschapsmerkaanvraag van een Gemeenschapsmerk of ingeschreven Gemeenschapsmerk. Er kan verzocht worden om conversie in nationale merkaanvragen in één, meerdere of alle lidstaten, met dien verstande dat de termen nationale aanvragen of nationaal bureau ook Benelux-merkaanvragen en het Benelux Merkenbureau inhouden indien het België, Luxemburg en Nederland betreft. Conversie is mogelijk onder de volgende omstandigheden ( gronden voor conversie ): indien een aanvraag van een Gemeenschapsmerk definitief door het Bureau is geweigerd (artikel 112, lid 1, onder a), VGM), in een beslissing op absolute of relatieve weigeringsgronden in een onderzoeks- of oppositieprocedure; indien een aanvraag van een Gemeenschapsmerk door de aanvrager is ingetrokken (artikel 112, lid 1, onder a), en artikel 44, VGM); indien een aanvraag van een Gemeenschapsmerk geacht wordt te zijn ingetrokken, namelijk wanneer klassetaksen niet binnen de desbetreffende termijn na indiening van de aanvraag zijn betaald, of wanneer de inschrijvingstaks niet bijtijds is betaald (artikel 112, lid 1, onder a), artikel 36, lid 5, en artikel 45, VGM); indien de inschrijving van een Gemeenschapsmerk niet meer geldig is (artikel 112, lid 1, onder b), VGM), hetgeen in de volgende omstandigheden van toepassing is: wanneer van de inschrijving van een Gemeenschapsmerk rechtsgeldig afstand is gedaan (artikel 50, VGM); wanneer de inschrijving van een Gemeenschapsmerk niet vernieuwd is (artikel 47, VGM); wanneer de inschrijving van een Gemeenschapsmerk door het Bureau of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk nietig is verklaard (artikelen 55 en 100, VGM); wanneer de rechten van de houder van een inschrijving van een Gemeenschapsmerk vervallen zijn verklaard door het Bureau of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk (artikel 55, VGM), behalve in geval van vervallenverklaring wegens niet gebruiken (artikel 112, lid 2, VGM). Blz.4

2.2 Conversie van internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen De houder van een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, kan een verzoek indienen om de aanwijzing van de EU om te zetten: in nationale merkaanvragen in één, meerdere of alle lidstaten; in latere aanwijzingen van een of meerdere lidstaten krachtens de Schikking van Maastricht of het Protocol van Maastricht ('opting back'), op voorwaarde dat de lidstaat niet slechts ten tijde van het verzoek tot conversie contractpartij was bij beide verdragen, maar al op de datum van de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen; in nationale merkaanvragen voor sommige lidstaten en latere aanwijzingen voor andere lidstaten, met dien verstande dat een lidstaat slechts eenmaal aangewezen kan worden. Conversie van een internationale inschrijving is mogelijk onder de volgende omstandigheden ( gronden voor conversie ) wanneer de aanwijzing van de EU in een internationale inschrijving niet meer geldig is, wat het geval is in de volgende omstandigheden: wanneer een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen door het Bureau of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk nietig is verklaard (artikel 158, VGM, regel 117, UVGM); wanneer afstand van de aanwijzing van de EU is vastgelegd in het Internationaal Register (regel 25, paragraaf 1, en regel 27, GUR 1 ); wanneer een doorhaling van de internationale inschrijving is vastgelegd in het Internationaal Register (regel 25, paragraaf 1, en regel 27, GUR): in die gevallen is 'opting back'-conversie niet mogelijk; uitsluitend nationale conversie is mogelijk wanneer de WIPO het Bureau ervan in kennis heeft gesteld dat de internationale inschrijving niet vernieuwd is, met dien verstande dat de respijttermijn voor de vernieuwing verstreken is (regel 31, paragraaf 4, onder a) of b), GUR). wanneer een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen definitief door het Bureau is geweigerd (regel 113, paragraaf 2, onder b) en c), en regel 115, paragraaf 5, onder b) en c), UVGM). Conversie mag aangevraagd worden voor alle of voor enkele van de waren of diensten waarop de bovengenoemde handeling of beslissing betrekking heeft. Wanneer de bovengenoemde handeling of beslissing slechts betrekking heeft op enkele van de waren of diensten ten behoeve waarvan de aanvraag werd ingediend of ingeschreven, mag conversie alleen aangevraagd worden voor die waren, of een gedeelte van die waren. 1 Gemeenschappelijk uitvoeringsreglement van de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken en van het protocol bij die schikking. Blz.5

3 Geldige Gemeenschapsmerkaanvraag als voorwaarde voor conversie Artikel 112, lid 1, VGM Wanneer conversie wordt aangevraagd op grond van een Gemeenschapsmerkaanvraag, is dit uitsluitend mogelijk indien er een geldige Gemeenschapsmerkaanvraag is (zie de RICHTLIJNEN, deel B, Onderzoek, afdeling 2, Formaliteiten). 4 Gronden die conversie beletten Artikel 112, lid 2, en artikel 159, VGM Regels 45 en 123, UVGM Er vindt in de volgende twee gevallen geen conversie plaats: ten eerste wanneer een ingeschreven Gemeenschapsmerk of internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, vervallen wordt verklaard op grond van niet gebruiken (zie paragraaf 4.1 hieronder) en ten tweede in gevallen waarin het vervallen van de rechtsgevolgen van de specifieke grond waarop de Gemeenschapsmerkaanvraag of het ingeschreven Gemeenschapsmerk of de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, inschrijving van dat merk in de desbetreffende lidstaat zou beletten (zie paragraaf 4.2 hieronder). Een verzoek tot conversie van een afgewezen Gemeenschapsmerkaanvraag is dus niet ontvankelijk met betrekking tot de lidstaat waarop de gronden voor weigering, nietigverklaring of vervallenverklaring van toepassing zijn. Ook wanneer de grond voor conversie de intrekking van een aanvraag is, wordt zo'n verzoek tot conversie, indien deze intrekking plaatsvindt nadat een beslissing tot weigering van het merk is uitgesproken op basis van een grond die inschrijving in de betreffende lidstaat zou beletten, afgewezen indien er geen beroep is ingesteld. Ook wanneer de grond voor conversie de afstand van een inschrijving is, wordt zo'n verzoek tot conversie, indien deze afstand plaatsvindt nadat een beslissing is uitgesproken tot vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk of internationale inschrijving wegens niet gebruiken dan wel tot weigering van het merk op basis van een grond die inschrijving in de betreffende lidstaat zou beletten, afgewezen indien er geen beroep is ingesteld (zie paragraaf 4.3 hieronder). 4.1 Vervallenverklaring wegens niet gebruiken Artikel 112, lid 2, onder a), VGM De eerste reden voor het niet plaatsvinden van conversie is vervallenverklaring van de rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk of de internationale inschrijving wegens niet gebruiken. Er vindt geen conversie plaats wanneer de rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk, of de houder van de internationale inschrijving, vervallen zijn Blz.6

verklaard wegens niet gebruiken, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om conversie wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd. Later aangevoerde beweringen betreffende de inhoudelijke behandeling van de zaak door degene die om conversie verzoekt, zijn niet ontvankelijk. Indien het Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld vervallen is verklaard wegens niet gebruiken, kan de aanvrager tegenover het Bureau niet aanvoeren dat hij het gebruik in een bepaalde lidstaat kan bewijzen. 4.2 Grond voor weigering beperkt tot een lidstaat of uitgebreid naar de gehele EU Artikel 112, lid 2, onder b), VGM Regel 45, paragraaf 4, UVGM De tweede reden voor het niet plaatsvinden van conversie heeft betrekking op een grond voor weigering, voor vervallenverklaring (anders dan wegens niet gebruiken) of voor een nietigverklaring. Deze reden wordt gebruikt wanneer in de uitspraak van het Bureau of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk uitdrukkelijk vermeld wordt dat de grond voor weigering, vervallenverklaring of nietigheid van toepassing is op een bepaalde lidstaat en conversie voor die lidstaat uitsluit. Voorbeelden Wanneer een absolute weigeringsgrond uitsluitend met betrekking tot één taal voorkomt, vindt conversie niet plaats met betrekking tot lidstaten waarin die taal een officiële taal is. Wanneer er bijvoorbeeld een absolute weigeringsgrond wordt aangevoerd met betrekking tot het Engelstalige publiek, vindt conversie voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Malta niet plaats (zie regel 54, paragraaf 4, UVGM). Wanneer een absolute weigeringsgrond uitsluitend met betrekking tot één lidstaat voorkomt, wat het geval kan zijn wanneer het merk uitsluitend in een bepaalde lidstaat een beschrijvend of misleidend karakter heeft en niet in andere lidstaten (zie de RICHTLIJNEN, deel B, Onderzoek, afdeling 4, Absolute weigeringsgronden en Collectieve Gemeenschapsmerken), vindt conversie voor die lidstaat niet plaats, maar kan een verzoek tot conversie worden ingediend voor alle lidstaten waar niet uitdrukkelijk gebleken is dat de weigeringsgrond daar bestaat. Wanneer een Gemeenschapsmerkaanvraag of internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, geweigerd is bij een oppositie op grond van een ouder nationaal merk in een bepaalde lidstaat, vindt conversie voor die lidstaat niet plaats. Wanneer de oppositie gebaseerd is op een aantal oudere rechten uit verschillende lidstaten, maar in de uiteindelijke beslissing de Gemeenschapsmerkaanvraag of de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen op basis van slechts één van die oudere rechten wordt afgewezen, kan een verzoek tot conversie ingediend worden voor de overige lidstaten. Indien bijvoorbeeld bij een oppositie die gebaseerd is op een Brits, Italiaans en een Frans nationaal recht de oppositie slaagt voor zover deze is gebaseerd op het Britse nationale recht, en er geen analyse gegeven is van de Blz.7

overige oudere rechten, vindt er geen conversie plaats met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, maar wellicht wel met betrekking tot Italië en Frankrijk (en alle overige lidstaten) (zie het arrest van 16/09/2004, T-342/02, MGM, en het arrest van 11/05/2006, T-194/05 Teletech ). In overeenstemming met regel 45, paragraaf 4, UVGM, die van overeenkomstige toepassing is op internationale inschrijvingen waarin de EU wordt aangewezen overeenkomstig regel 123, paragraaf 2, UVGM, heeft de weigering van een Gemeenschapsmerkaanvraag op relatieve gronden of een nietigverklaring van een Gemeenschapsmerkinschrijving vanwege een ouder Gemeenschapsmerk uitsluiting van conversie voor de gehele Unie tot gevolg, ook indien er slechts gevaar voor verwarring bestaat in een deel daarvan. Dit is zelfs het geval wanneer voor het Gemeenschapsmerk anciënniteit kan worden ingeroepen krachtens artikel 34 of 35, VGM. 4.3 Intrekking/afstand na een uitspraak Wanneer in bovengenoemde gevallen de aanvrager de Gemeenschapsmerkaanvraag intrekt, de houder afstand doet van het Gemeenschapsmerk of de houder afstand doet van de aanwijzing van de EU voordat de beslissing kracht van gewijsde krijgt (d.w.z. tijdens de beroepstermijn) en vervolgens verzoekt tot conversie van het merk in nationale merken in enkele of alle lidstaten waarvoor een grond voor weigering, voor vervallenverklaring of nietigverklaring van toepassing is, wordt dit verzoek tot conversie met betrekking tot die lidstaten geweigerd. Wanneer de aanvrager/houder beroep instelt en vervolgens de geweigerde aanvraag intrekt c.q. afstand doet van het nietig verklaarde Gemeenschapsmerk dan wel de vervallen verklaarde aanwijzing en vervolgens om een conversie verzoekt, wordt de intrekking/afstand doorgestuurd naar de bevoegde kamer en kan deze opgeschort worden in afwachting van de uitkomst van het beroep (zie het arrest van 240/3/2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, punt 43, het besluit van 22/10/2010, R 0463/2009-4, MAGENTA, punten 25-27, en het besluit van 07/08/2013, R 2264/2012-2 SHAKEY S ). Pas nadat de intrekking/afstand is verwerkt, wordt de conversie naar alle lidstaten waarvoor een aanvraag is gedaan als zijnde ontvankelijk doorgestuurd dan wel geweigerd, afhankelijk van de uitkomst van de zaak (zie de RICHTLIJNEN, deel D, Doorhaling, en deel E, Registerbewerkingen, afdeling 1, Wijzigen van een inschrijving). 4.4 Beslissingsbevoegdheid over uitsluitingsgronden voor conversie Artikel 113, leden 1 en 3, VGM Het Bureau beslist of het verzoek tot conversie voldoet aan de voorwaarden zoals vervat in de verordeningen in samenhang met definitieve beslissingen (dictum en motivering) die aanleiding waren voor de conversie. Wanneer er sprake is van een van de uitsluitingsgronden voor conversie, weigert het Bureau het verzoek tot conversie te doen toekomen aan het desbetreffende nationale bureau (of, in geval van een 'opting back', de conversie te doen toekomen aan de Blz.8

WIPO als een latere aanwijzing voor de lidstaten waarvoor conversie op die wijze is uitgesloten). Tegen deze beslissing staat beroep open. 5 Formele vereisten voor het verzoek tot conversie 5.1 Termijn Voor een verzoek tot conversie wordt een termijn van drie maanden gesteld. De ingang van de termijn hangt af van de conversiegrond. De termijn kan niet worden verlengd. Verder kan geen verzoek worden gedaan tot voortzetting van de procedure voor deze termijn, overeenkomstig artikel 82, lid 2, VGM. Herstel in de vorige toestand (restitutio in integrum) is in principe evenwel mogelijk. 5.1.1 Ingang van de termijn indien het Bureau een mededeling verstuurt Artikel 112, lid 4, VGM Regel 70, paragraaf 4, UVGM Wanneer een Gemeenschapsmerkaanvraag geacht wordt te zijn ingetrokken, deelt het Bureau de aanvrager of houder mee dat een verzoek tot conversie ingediend kan worden binnen drie maanden na dagtekening van die mededeling. De mededeling wordt vervat in de mededeling over het verlies van rechten. 5.1.2 Ingang van de termijn in andere gevallen Artikel 112, leden 5 en 6, VGM In alle andere gevallen gaat de termijn van drie maanden voor een verzoek tot conversie automatisch in, en wel als volgt: indien de Gemeenschapsmerkaanvraag wordt ingetrokken, op de datum waarop het bericht van de intrekking door het Bureau is ontvangen; indien van het Gemeenschapsmerk afstand is gedaan, op de datum waarop de afstand wordt ingeschreven in het Gemeenschapsmerkenregister (de datum waarop de afstand van kracht wordt krachtens artikel 50, lid 2, VGM); indien bescherming van de internationale inschrijving is beperkt of er afstand van is gedaan met betrekking tot de EU, op de datum per wanneer de beperking of afstand is vastgelegd door de WIPO, conform regel 27, lid 1, onder b), GUR; indien de inschrijving van het Gemeenschapsmerk niet vernieuwd is, op de datum na de laatste dag van de termijn waarbinnen een verzoek tot vernieuwing ingediend mag worden conform artikel 47, lid 3, VGM, d.w.z. zes maanden na de laatste dag van de maand waarin de bescherming is vervallen; Blz.9

indien de internationale inschrijving niet vernieuwd is met rechtsgevolgen voor de EU, op de datum na de laatste dag waarop de vernieuwing bij de WIPO conform artikel 7, lid 4, van het Protocol van Madrid nog kan plaatsvinden; indien de Gemeenschapsmerkaanvraag of internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen geweigerd wordt, op de datum waarop de beslissing definitief wordt; indien het Gemeenschapsmerk of de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen nietig of vervallen verklaard wordt, op de datum waarop de beslissing van het Bureau of het arrest van de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk definitief wordt. Een beslissing van het Bureau wordt definitief: indien geen beroep wordt ingesteld aan het einde van de gestelde termijn van twee maanden voor het aantekenen van beroep; na een beslissing van de kamers van beroep aan het einde van de gestelde termijn voor het aantekenen van beroep bij het Gerecht of, indien van toepassing, met de definitieve beslissing van het Hof van Justitie. Een uitspraak van een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk wordt definitief: indien er geen beroep wordt aangetekend, aan het einde van de gestelde termijn voor het aantekenen van beroep krachtens nationaal recht; anders met het definitieve besluit van de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk (tweede of derde aanleg). Wanneer een Gemeenschapsmerk bijvoorbeeld door het Bureau is afgewezen op absolute weigeringsgronden, waarvan mededeling is gedaan op 11 november 2011, wordt de beslissing definitief op 11 januari 2012. De termijn van drie maanden voor een verzoek tot conversie eindigt dan op 11 april 2012. 5.2 Verzoek tot conversie Artikel 113, lid 1, VGM Regel 83, paragraaf 2, UVGM Het verzoek tot conversie wordt bij het Bureau ingediend. Het formulier Aanvraag voor conversie is op de website van het Bureau te vinden. Het verdient aanbeveling dit formulier te gebruiken. Het formulier Verzoek tot conversie van een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen is op de website van het Bureau te vinden. Dit formulier kan ook in het geval van 'opting back' gebruikt worden. Het MM16-formulier van WIPO mag ook gebruikt worden; het Bureau stuurt de conversiegegevens echter in elektronische vorm, dus niet het formulier zelf, naar de WIPO. Indien de door het Bureau ter beschikking gestelde formulieren gebruikt worden, kan het de desbetreffende informatie over het omgezette Gemeenschapsmerk en de Blz.10

gegevens van de verzoeker en gemachtigde uit zijn gegevensbestand halen en doorsturen naar de aangewezen bureaus. Regel 44, paragrafen 1 en 2, UVGM Verzoekers of hun gemachtigden mogen formulieren gebruiken met een structuur die vergelijkbaar is met de formulieren die door het Bureau beschikbaar worden gesteld, op voorwaarde dat de volgende basisgegevens worden verstrekt: naam en adres van degene die om conversie verzoekt, d.w.z. de aanvrager/houder van de Gemeenschapsmerkaanvraag of -inschrijving of de houder van de internationale inschrijving; de naam van de gemachtigde, indien van toepassing; het dossiernummer van de aanvraag van een Gemeenschapsmerk of het inschrijvingsnummer van dat merk of de internationale inschrijving; de datum van indiening van de aanvraag of inschrijving van het Gemeenschapsmerk of, voor een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, de datum van de internationale inschrijving of de latere aanwijzing; bijzonderheden over een beroep op prioriteit of anciënniteit; opgave van de lidstaat of lidstaten waarvoor conversie wordt verzocht; voor een internationale inschrijving moet bovendien opgegeven worden of er verzocht wordt om conversie in een nationale aanvraag voor die lidstaat of in een aanwijzing van de lidstaat krachtens de Schikking of het Protocol van Madrid. Voor België, Nederland en Luxemburg mag alleen een verzoek tot conversie worden ingediend voor de drie landen gezamenlijk, niet afzonderlijk; op het door het Bureau ter beschikking gestelde formulier kunnen België, Nederland en Luxemburg uitsluitend samen aangewezen worden; indien de verzoeker desondanks slechts een van de drie landen opgeeft, vat het Bureau dat op als een verzoek tot conversie voor België, Nederland en Luxemburg en doet het verzoek toekomen aan het Benelux Merkenbureau; opgave van de grond voor het verzoek tot conversie wordt verzocht: wanneer om conversie wordt verzocht naar aanleiding van de intrekking van de aanvraag, dient de datum van de intrekking vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht naar aanleiding van een niet vernieuwde inschrijving, dient de datum waarop de bescherming vervalt vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht naar aanleiding van de afstand van een Gemeenschapsmerk, dient de datum van inschrijving in het Register vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht naar aanleiding van partiële afstand, dienen de waren/diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk geen bescherming meer biedt en de datum van inschrijving van de gedeeltelijke afstand in het Register vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht naar aanleiding van een beperking, dienen de waren/diensten waarvoor de Gemeenschapsmerkaanvraag geen bescherming meer biedt en de datum van de beperking vermeld te worden; Blz.11

wanneer om conversie wordt verzocht omdat het merk geen rechtsgevolgen meer heeft als gevolg van een uitspraak van een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk, dient de datum vermeld te worden waarop die uitspraak definitief is geworden en een kopie van die uitspraak verstrekt te worden, eventueel in de taal waarin de uitspraak is gedaan; wanneer om conversie wordt verzocht omdat een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen definitief door het Bureau is geweigerd, dient de datum van de beslissing vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht omdat de rechtsgevolgen van een internationale inschrijving waarin de EU is aangewezen door het Bureau of een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk nietig is verklaard, dient de datum van de beslissing van het Bureau of de datum waarop het arrest van de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk definitief is geworden, vermeld te worden, en een kopie van het arrest bijgevoegd te worden; wanneer om conversie wordt verzocht omdat de aanwijzing van de EU is verzaakt of geannuleerd bij de WIPO, dient de datum van de vastlegging daarvan door de WIPO vermeld te worden; wanneer om conversie wordt verzocht omdat de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen niet is vernieuwd, en met dien verstande dat de respijttermijn voor de vernieuwing verstreken is, dient de vervaldatum van de bescherming vermeld te worden. Het verzoek tot conversie mag het volgende bevatten: een vermelding dat het verzoek uitsluitend betrekking heeft op een deel van de waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend of ingeschreven, in welk geval de waren en diensten waarvoor conversie wordt verzocht vermeld dienen te worden; een vermelding dat conversie wordt verzocht voor verschillende waren en diensten betreffende verschillende lidstaten, in welk geval de desbetreffende waren en diensten per lidstaat vermeld moeten worden. In het verzoek tot conversie mag ook de benoeming van een gemachtigde bij een aangewezen nationaal bureau vermeld worden door de desbetreffende hokjes in de bijlage bij het conversieformulier aan te kruisen. Deze vermelding is vrijwillig en niet van belang voor de conversieprocedure bij het Bureau, maar kan voor de nationale bureaus van nut zijn wanneer ze het verzoek tot conversie ontvangen, omdat ze dan onmiddellijk contact kunnen opnemen met een gemachtigde die gemachtigd is voor het desbetreffende nationale bureau op te treden (zie verderop onder 6). 5.3 Taal Regel 95, onder a), en regel 126, UVGM Indien het verzoek tot conversie wordt gedaan voor een Gemeenschapsmerkaanvraag, dient het ingediend te worden in de taal waarin de Gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend of in de in die aanvraag vermelde tweede taal. Indien voor een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen het verzoek tot conversie wordt gedaan vóór het tijdstip waarop conform regel 116, UVGM een verklaring wordt verstrekt dat bescherming wordt verleend, dient het verzoek Blz.12

ingediend te worden in de taal waarin de internationale aanvraag bij de WIPO is ingediend dan wel in de in die aanvraag vermelde tweede taal. Regel 95, onder b), regel 126, UVGM Indien het verzoek wordt gedaan in verband met een inschrijving van een Gemeenschapsmerk, mag het in een van de vijf talen van het Bureau ingediend worden. Indien het verzoek tot conversie gedaan wordt in verband met een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen nadat een verklaring van bescherming werd verstrekt, mag het verzoek in een van de vijf talen van het Bureau ingediend worden. Wanneer het verzoek tot conversie echter wordt ingediend met gebruikmaking van het door het Bureau conform regel 83, UVGM, verstrekte formulier, mag het formulier in elk van de officiële talen van de Gemeenschap worden gebruikt, mits het formulier, wat de tekstgedeelten betreft, in een van de talen van het Bureau wordt ingevuld. Dit heeft vooral betrekking op de opgave van de waren en diensten bij een verzoek tot partiële conversie. 5.4 Taks Artikel 113, lid 1, VGM Regel 45, paragraaf 2, UVGM Artikel 2, lid 20, en artikel 8, lid 3, GMTV Een verzoek tot conversie, ook een verzoek tot conversie van een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, kost 200 EUR. Het verzoek wordt geacht niet te zijn ingediend tot deze conversietaks is betaald. Dit betekent dat de conversietaks moet worden betaald binnen de hierboven genoemde termijn van drie maanden. Betaling nadat deze termijn is verlopen wordt geacht op tijd verricht te zijn indien de betreffende persoon bewijs overlegt dat de betaling aan een bank in een lidstaat en binnen de termijn van drie maanden gedaan is of dat opdracht tot overboeking is gegeven, en indien tegelijkertijd een toeslag van tien procent van het totale verschuldigde bedrag is betaald (zie de RICHTLIJNEN, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 3, Betaling van taksen, kosten en tarieven). 6 Onderzoek door het Bureau 6.1 Fasen van de procedure, bevoegdheid Het Bureau behandelt verzoeken tot conversie door: Artikel 113, leden 2 en 3, VGM Regels 45-47, UVGM ze te onderzoeken, ze te publiceren, en Blz.13

ze te laten toekomen aan de aangewezen bureaus. 6.2 Onderzoek Het onderzoek van het verzoek tot conversie door het Bureau betreft de volgende aspecten: taksen termijn taal formaliteiten gronden vertegenwoordiging partiële conversie. 6.2.1 Taksen Regel 45, lid 2, en regel 122, paragraaf 3, UVGM Het Bureau verifieert of de conversietaks binnen de voorgeschreven termijn betaald is. Indien de conversietaks niet binnen de voorgeschreven termijn betaald is, stelt het Bureau de verzoeker ervan in kennis dat het verzoek tot conversie wordt geacht niet te zijn ingediend. Alle te laat betaalde taksen worden terugbetaald. 6.2.2 Termijn Regel 45, lid 1, en regel 122, paragraaf 3, UVGM Het Bureau verifieert of het verzoek binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden is ingediend. Het Bureau wijst het verzoek tot conversie af indien het verzoek niet binnen de voorgeschreven termijn van drie maanden is ingediend. Te laat betaalde taksen worden niet terugbetaald. 6.2.3 Taal Regel 95, onder a), en regel 126, UVGM Het Bureau verifieert of het verzoek in de juiste taal is ingediend. Indien het verzoek is ingediend in een taal die niet een van de aanvaarde talen voor de conversieprocedure is (zie hierboven onder 5.3), stuurt het Bureau de verzoeker een schriftelijke ingebrekestelling waarin de termijn wordt vermeld waarbinnen deze het verzoek tot conversie kan wijzigen. Indien de verzoeker daarop niet reageert, wordt het Blz.14

verzoek niet behandeld en geacht niet te zijn ingediend. Betaalde taksen worden niet terugbetaald. 6.2.4 Formaliteiten Regel 44, lid 1, onder b), d) en e), UVGM Het Bureau verifieert of het verzoek voldoet aan de formele vereisten van de Uitvoeringsverordening (zie hierboven onder punt 5). Wanneer de verzoeker niet het door het Bureau ter beschikking gestelde conversieformulier heeft gebruikt en de onvolkomenheid eruit bestaat dat de in regel 44, paragraaf 1, onder b), d) en e), UVGM omschreven elementen niet zijn aangegeven, wordt de verzoeker uitgenodigd de ontbrekende vermeldingen alsnog door te geven of hij wordt geacht, wanneer het Bureau deze vermeldingen gemakkelijk in de hem ter beschikking staande gegevens kan opzoeken, het Bureau gemachtigd te hebben de desbetreffende uittreksels uit de gegevensbank van het Bureau aan de aangewezen bureaus ter beschikking te stellen. 6.2.5 Gronden Het Bureau onderzoekt: of een van de onder punt 2 hierboven vermelde gronden voor conversie bestaat; of een van de onder punt 4 hierboven vermelde gronden voor het niet plaatsvinden van conversie bestaat; Regel 123, paragraaf 2, UVGM met betrekking tot een opting back -conversie, of het op de datum van de internationale inschrijving mogelijk was geweest de desbetreffende lidstaat in een internationale aanvraag aan te wijzen; met betrekking tot een partiële conversie, of de om te zetten waren en diensten werkelijk vielen onder, en niet uitgaan boven, de waren en diensten van het Gemeenschapsmerk of de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen op het tijdstip waarop deze verstreek of geen rechtsgevolgen meer had (zie onder 6.3); met betrekking tot een partiële conversie waarbij een gedeelte van het Gemeenschapsmerk of de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen blijft bestaan, of de om te zetten waren en diensten raakvlakken hebben met de waren en diensten waarvoor het merk blijft bestaan (zie onder 6.3). Het doel van deze twee laatste onderzoeksfasen is te vermijden dat de om te zetten waren en diensten groter in aantal en meeromvattend zijn dan de geweigerde of vervallen verklaarde. Blz.15

Wanneer het verzoek tot conversie niet voldoet aan een van de andere verplichte elementen en vermeldingen in bovenstaande punten 4 en 5.2, stuurt het Bureau de verzoeker een schriftelijke ingebrekestelling met daarin vermeld een termijn waarbinnen deze het verzoek tot conversie kan wijzigen. Indien de verzoeker daarop niet reageert, wordt het verzoek niet behandeld en geacht niet te zijn ingediend. Betaalde taksen worden niet terugbetaald. 6.2.6 Vertegenwoordiging Regel 76, paragrafen 1-4, UVGM De algemene regels voor vertegenwoordiging zijn van toepassing (zie de RICHTLIJNEN, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 5, Beroepsmatige vertegenwoordiging). De persoon die om conversie verzoekt mag een nieuwe of extra gemachtigde (advocaat of erkende BHIM-gemachtigde) voor de conversieprocedure benoemen. Machtigingen om namens de verzoeker of houder op te treden gelden uitsluitend voor optredens bij het Bureau. Of een gemachtigde die voor optredens bij het Bureau benoemd is ook mag optreden bij het nationale bureau in verband met de resulterende nationale aanvraag en, zo ja, of deze daarvoor een aanvullende machtiging moet tonen, wordt bepaald door de desbetreffende nationale wetgeving. Bij een opting back -conversie wordt de naam van de benoemde gemachtigde bij het BHIM doorgestuurd naar de WIPO. 6.2.7 Partiële conversie Artikel 112, lid 1, VGM Regel 44, paragraaf 1, onder e), UVGM Wanneer conversie uitsluitend voor sommige waren en diensten, of voor verschillende waren en diensten voor verschillende lidstaten wordt verzocht ( partiële conversie ), onderzoekt het Bureau of de waren en diensten waarvoor om conversie wordt verzocht inderdaad vallen onder de waren en diensten waarop de conversiegrond van toepassing is. Op deze beoordeling zijn dezelfde criteria van toepassing als in soortgelijke procedurele situaties, zoals beperking van een aanvraag of partiële weigering in een oppositieprocedure. Indien een aanvraag gedeeltelijk wordt geweigerd of een inschrijving gedeeltelijk nietig of vervallen wordt verklaard, kan uitsluitend om conversie worden verzocht voor de waren of diensten waarvoor de aanvraag is geweigerd of de inschrijving nietig of vervallen is verklaard, en niet voor de waren of diensten waarvoor de aanvraag of inschrijving behouden blijft. Indien een aanvraag beperkt wordt, of van een inschrijving gedeeltelijk afstand is gedaan, kan uitsluitend om conversie worden verzocht voor de beperkte c.q. gedeeltelijk vervallen verklaarde waren of diensten, en niet voor de waren of diensten waarvoor de aanvraag of inschrijving behouden blijft. Ga echter naar punt 4.3 hierboven wanneer een dergelijke beperking c.q. gedeeltelijke afstand plaatsvindt na een beslissing. Blz.16

De verzoeker moet in de bovengenoemde gevallen de waren en diensten aanwijzen waarvoor om conversie wordt verzocht. Het in negatieve zin aangeven van de beperking, zoals in dranken met uitzondering van [...], is toelaatbaar op dezelfde wijze als waarop dit toelaatbaar is bij de indiening of beperking van een Gemeenschapsmerkaanvraag of een gedeeltelijke afstand van een inschrijving van een Gemeenschapsmerk (zie de RICHTLIJNEN, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie). 6.3 Publicatie van het verzoek en inschrijving in het Register Artikel 113, lid 2, VGM Regel 84, paragraaf 3, onder p), UVGM Bij de aanvaarding van een verzoek tot conversie dat geacht wordt te zijn ingediend omdat de voorgeschreven taks betaald is, schrijft het Bureau de ontvangst van het verzoek tot conversie in het register van Gemeenschapsmerken in, op voorwaarde dat het verzoek tot conversie een gepubliceerde Gemeenschapsmerkaanvraag of een ingeschreven Gemeenschapsmerk betreft. Artikel 113, lid 2, VGM Regel 46, paragraaf 1, UVGM Na het verzoek tot conversie onderzocht en in orde bevonden te hebben, wordt het verzoek tot conversie door het Bureau ingeschreven en gepubliceerd in het Blad van Gemeenschapsmerken in rubriek E.1. voor Gemeenschapsmerken en in rubriek E.3. voor internationale inschrijvingen waarin de EG wordt aangewezen. Dit wordt echter niet gedaan wanneer het verzoek tot conversie op een tijdstip wordt ingediend waarop de Gemeenschapsmerkaanvraag nog niet conform artikel 39, VGM gepubliceerd is. Regel 46, UVGM Het verzoek tot conversie wordt pas gepubliceerd wanneer het Bureau het onderzoek heeft afgerond en in orde heeft bevonden. Het verzoek is niet in orde zonder betaling. Regel 46, paragraaf 2, UVGM De publicatie van het verzoek tot conversie moet de in regel 46, paragraaf 2, UVGM, genoemde elementen omvatten alsmede, tenzij het gaat om een internationale inschrijving waarin de EG wordt aangewezen, een verwijzing naar de voorgaande publicatie in het Blad van Gemeenschapsmerken en de datum van het verzoek tot conversie. Regel 46, paragraaf 2, regels 122 en 123, UVGM Lijsten met waren en diensten waarvoor om conversie wordt verzocht, worden niet gepubliceerd indien de conversie een internationale inschrijving met aanwijzing van de EU betreft. Blz.17

6.4 Verzending naar aangewezen bureaus Artikel 113, lid 3, en 114, lid 1, VGM Regel 47, UVGM Nadat het Bureau het onderzoek van het verzoek tot conversie heeft afgerond en het in orde heeft bevonden, zendt het het verzoek onverwijld door naar de aangewezen bureaus. Het verzoek wordt doorgezonden ongeacht de vraag of de vereiste publicaties al hebben plaatsgevonden. Het Bureau verstuurt een kopie van het verzoek tot conversie en stelt een uittreksel van zijn gegevensbestand ter beschikking met daarin de gegevens genoemd in regel 84, paragraaf 2, UVGM, van het omgezette Gemeenschapsmerk of van de internationale inschrijving. Elke centrale dienst voor de industriële eigendom waaraan het verzoek tot conversie is verzonden, kan van het Bureau alle informatie betreffende dit verzoek verkrijgen die hij nodig heeft om te beslissen over het nationale merk dat uit de conversie voortvloeit. Regel 47, UVGM Het Bureau stelt de verzoeker tot conversie tegelijkertijd in kennis van de datum van verzending aan de nationale bureaus. Bij een opting back -conversie behandelt de WIPO het verzoek als een latere aanwijzing overeenkomstig regel 24, paragrafen 6 en 7, GUR. Wanneer een nationaal bureau het aangewezen bureau is, resulteert de conversie in een nationale aanvraag of inschrijving. Artikel 114, lid 3, VGM De vigerende nationale wetgeving van de betreffende lidstaten kan bepalen dat het verzoek tot conversie moet voldoen aan een of meer van de volgende vereisten: betaling van de nationale taks voor de aanvraag; indiening van een vertaling van het verzoek en de daarbij behorende documenten in een van de officiële talen van de lidstaat; met name voor verzoeken tot conversie die voorafgaan aan publicatie van het Gemeenschapsmerk zal het nationale bureau over het algemeen een vertaling van de lijst met waren en diensten verlangen; opgave van een domicilieadres in de onderhavige lidstaat; verstrekking van een door die lidstaat bepaald aantal exemplaren van een afbeelding van het merk. Nationale voorschriften betreffende de benoeming van een gemachtigde blijven geldig. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met het oog op de procedure voor een bepaald nationaal bureau in het conversieformulier een gemachtigde aan te wijzen, kan dat nationaal bureau rechtstreeks met die gemachtigde communiceren, Blz.18

zodat er geen afzonderlijke communicatie nodig is om een binnenlandse gemachtigde te benoemen. Artikel 114, lid 2, VGM Nationale wetgeving mag het verzoek tot conversie niet onderwerpen aan vormvereisten die afwijken van of verder reiken dan de in de VGM of UVGM gestelde vereisten. 7 Rechtsgevolgen van conversie Artikel 112, lid 3, VGM In iedere betrokken lidstaat krijgt de nationale aanvraag die uit de conversie van een aanvraag voortvloeit, de datum van de aanvraag of de eventuele datum van voorrang van de Gemeenschapsmerkaanvraag, alsmede de anciënniteit van een ouder merk met rechtsgevolgen voor die staat die op grond van artikel 34 of artikel 35, VGM rechtsgeldig voor de Gemeenschapsmerkaanvraag of inschrijving is ingeroepen. Voor informatie over de conversie van een Gemeenschapsmerk in een aanvraag van een nationaal merk, zie de RICHTLIJNEN, deel A, Algemene voorschriften, afdeling 9, Uitbreiding. Bij een opting back -conversie krijgt de internationale aanvraag die voortvloeit uit de latere aanwijzing van de lidstaat op grond van regel 24, paragraaf 6, onder e), en paragraaf 7, GUR, de oorspronkelijke datum van de internationale inschrijving waarin de EG wordt aangewezen, dat wil zeggen ofwel de feitelijke datum van de internationale inschrijving (met inbegrip van, indien van toepassing, de datum van voorrang) ofwel de datum van de latere aanwijzing van de EG. Er bestaat echter geen geharmoniseerde procedure voor de wijze waarop de nationale bureaus te werk gaan bij het onderzoek van het omgezette Gemeenschapsmerk. Zoals vermeld in de inleiding, is de conversieprocedure een systeem dat bestaat uit twee niveaus, waarbij het tweede niveau, de eigenlijke conversieprocedure, door de nationale merken- en octrooibureaus wordt behandeld. Afhankelijk van de nationale wetgeving wordt het omgezette merk onmiddellijk ingeschreven of het doorloopt de nationale onderzoeks-, registratie- en oppositieprocedure, zoals elke andere nationale aanvraag voor een merk. Nationale aanvragen die afgeleid zijn van de conversie van een ouder(e) Gemeenschapsmerk of Gemeenschapsmerkaanvraag worden geacht te ontstaan zodra er een geldig conversieverzoek wordt ingediend. Met het oog op de ontvankelijkheid krachtens regel 18, paragraaf 1, UVGM, worden in oppositieprocedures zulke rechten daarom geacht naar behoren te zijn vastgesteld wanneer de opposant het nummer van het om te zetten Gemeenschapsmerk of de om te zetten Gemeenschapsmerkaanvraag vermeldt alsmede de landen waarvoor hij om conversie verzocht heeft. Wanneer tijdens de oppositieprocedure of procedure tot nietigverklaring op relatieve gronden de Gemeenschapsmerkaanvraag (of het Gemeenschapsmerk) waarop de oppositie is gebaseerd, ophoudt te bestaan (of de lijst met waren en diensten beperkt wordt), maar er tegelijkertijd een verzoek tot conversie wordt ingediend, kan de oppositieprocedure of procedure tot nietigverklaring doorgaan. De reden daarvoor is Blz.19

dat nationale merkregistraties die voortvloeien uit een conversie van een Gemeenschapsmerkaanvraag (of Gemeenschapsmerk) de basis kunnen vormen van de oppositieprocedure of procedure tot nietigverklaring die oorspronkelijk aangespannen was op basis van die Gemeenschapsmerkaanvraag of -inschrijving (zie de beslissing van de grote kamer van beroep in R 1313/2006-G) (zie de RICHTLIJNEN, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties). Blz.20