Ford Axit I DomJur 2003-164 Rechtbank Breda, Sector handelsrecht Zaak-/rolnummer 11 1473 1 KG ZA 02-451 Datum: 25-09-2002 in de zaak van: 1. de vennootschap naar het recht van Delaware (Verenigde Staten) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborn (Verenigde Staten), 2. de besloten vennootschap Ford Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseressen, procureur: mr. R.A.H. Post, advocaat: mr. D. van der Kolk te Amsterdam, tegen 1. de vennootschap onder firma Axit V.O.F., gevestigd te Breda, 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Traxit B.V., gevestigd te Breda, vennoot van gedaagde sub 1, 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axit B.V., gevestigd te Ulvenhout, gemeente Breda, vennoot van gedaagde sub 1, 4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Axit Holding B.V., gevestigd te Ulvenhout, gemeente Breda, gedaagden, verschenen bij J.C. Polling, directeur van Axit Holding B.V. en middellijk directeur van Axit B.V. 1. Het verloop van het geding. Dit blijkt uit de navolgende, door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken: - de dagvaardingen d.d. 21 augustus 2002 en 4 september 2002; - de akte houdende wijziging van eis; - de pleitnota en producties van mr. Van der Kolk; - de producties van gedaagden. Partijen hebben ter zitting van 11 september 2002 hun stellingen nader toegelicht. Na kennis te hebben genomen van het verweer van gedaagden, hebben eiseressen ter zitting de vorderingen tegen Axit Holding B.V. ingetrokken. 2. Het geschil. Na wijziging van eis vorderen eiseressen, hierna tezamen te noemen: Ford, om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut en voorzover de wet het toelaat: 1. ieder van gedaagden te veroordelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de merken van Ford, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één van) hen verbonden rechtspersoon, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder ieder gebruik van het onder nummer 430308 geregistreerde merk, of van daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen de registratie, het geregistreerd houden en/of ieder ander gebruik van de domeinnamen ford-occasion.nl, fordoccasion.nl en ford-ocassions.nl;
2. ieder van gedaagden althans de houder(s) van de domeinnamen ford-occasion.nl, ford-ocassions.nl en fordoccasion.nl te veroordelen met onmiddellijke ingang na berekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnamen ford-occasion.nl, ford-occasions.nl en fordoccasion.nl onvoorwaardelijk (waaronder begrepen dat gedaagden daarvoor geen vergoeding van Ford mogen verlangen) op naam worden gesteld van dan wel worden overgedragen aan Ford Nederland B.V. in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen van de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland, door indiening (via hun provider) binnen vijf dagen na berekening van dit vonnis, zowel per telefax als per aangetekend schrijven, van een - mede door Ford Nederland B.V. ingevuld en ondertekend - verzoek daartoe aan de SIDN, alsmede door op eerste verzoek alle daartoe door de SIDN eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, onder afschrift van alle op deze overdracht betrekking hebbende correspondentie aan de raadsvrouwe van eiseressen; 3. ieder van gedaagden althans de houder van de domeinnamen ford-occasions.nl, ford-occasion.nl en fordoccasion.nl te veroordelen om indien nodig en zodra de mogelijkheid daartoe bestaat al het mogelijke te doen opdat de genoemde domeinnamen door middel van een verzoek van een provider worden verhuisd naar de provider van Ford Nederland B.V., onder afschrift van alle op deze verhuizing betrekking hebbende correspondentie aan de raadsvrouwe van eiseressen; 4. ieder van gedaagden te veroordelen tot betaling van een dwangsom van 5.000,- voor iedere dag of, zulks ter keuze van Ford, voor ieder geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enig hierboven onder 1, 2 of 3 genoemde veroordeling; 5. te bepalen dat dit vonnis dezelfde kracht heeft als de hiervoor onder 2 en 3 genoemde verzoeken, een en ander op de voet van artikel 3:300 BW; 6. de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis; 7. ieder van gedaagden te veroordelen in de betaling van de kosten van dit geding. Gedaagden, hierna tezamen te noemen: Axit V.O.F., hebben de vorderingen bestreden. 3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor. 3.1 Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten: - Ford Motor Company is producent van onder andere motorvoertuigen. - Ford Motor Company is rechthebbende op het woordmerk FORD, geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 430308 voor onder meer klasse 12: vervoermiddelen. - Ford Nederland B.V. is de Nederlandse importeur van deze motorvoertuigen alsmede licentiehoudster van het woordmerk FORD. - Blijkens haar bedrijfsomschrijving in het handelsregister houdt de vennootschap onder firma Axit V.O.F. zich bezig met de verkoop en levering aan bedrijven van beeld- en geluidsdragers, hard- en software presentatiemiddelen. - Axit B.V. en Traxit B.V. zijn de vennoten van Axit V.O.F. - In januari 2000 heeft Axit V.O.F. bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) op haar naam domeinnamen
laten registreren, bestaande uit de naam van diverse automerken met de extensies *occasion.nl, *-occasion.nl en *- occasions.nl., waaronder de domeinnamen fordoccasion.nl., ford-occasion.nl en ford-occasions.nl. - Bij aangetekende brief d.d. 4 juli 2002 van de raadsman van Ford is Axit B.V. gesommeerd om mee te werken aan de overdracht aan Ford van de domeinnamen ford-occasion.nl en ford-occasions.nl. Aan deze sommatie heeft Axit B.V. niet voldaan. - Ford Nederland B.V. beschikt over de domeinnamen ford.nl en fordoccasions.nl. 3.2 Aan haar vorderingen heeft Ford de stellingen ten grondslag gelegd dat de registratie en het gebruik van de forddomeinnamen inbreuk maakt op haar merkrecht, dat Axit V.O.F. door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel trekt uit althans afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk terwijl ze daar geen geldige reden voor heeft, en dat Axit V. O.F. voorts onrechtmatig handelt jegens Ford althans Ford Nederland B.V. nu hen de mogelijkheid wordt ontnomen de domeinnamen te registreren. 3.3 Tegen de vorderingen heeft Axit V.O.F. zich verweerd met de navolgende stellingen. In 1999 hebben twee autodealers een strategie bedacht om gebruikte auto's (hierna: occasions) op internet te gaan verkopen, hetgeen iedereen is toegestaan. De dealers, die de website gaan financieren, hebben Axit V.O.F. opdracht gegeven om de website technisch te realiseren. Met het oog op rubricering is ervoor gekozen het woord occasion te gebruiken in de domeinnaam. Daar zijn zoeknamen bij bedacht. Axit V.O.F. heeft op haar naam honderden domeinnamen laten registreren, bestaande uit de naam van een automerk met de extensie *occasion in drie verschillende varianten. Deze domeinnamen hebben slechts een rubriceringsfunctie en geven allen toegang tot hetzelfde portaal, te weten www.merknaamoccasion.nl. Van daaruit kan men doorgaan naar de verschillende merken van de auto's die op die website worden aangeboden. Via dit portaal kan straks iedereen in Nederland een occasion te koop aanbieden. De site is op dit moment niet operationeel, maar kan wel snel operationeel worden gemaakt. Dat één en ander zo lang heeft geduurd is omdat het bouwen van een website met sluitende databank veel tijd kost. De databankfunctie is nu gereed. De twee dealers zijn geen aandeelhouders van Axit V.O.F. Zij zijn klanten en zij beslissen wanneer de site operationeel wordt. 3.4 De voorzieningenrechter stelt voorop dat het in beginsel is toegestaan dat een derde zonder toestemming van de merkhouder een merk gebruikt om aan het publiek aan te kondigen dat hij door de merkhouder in het verkeer gebrachte motorvoertuigen verhandelt, mits de toestand van de voertuigen niet is gewijzigd en het merk niet onder zodanige omstandigheden wordt gebruikt dat aan de reputatie van het merk afbreuk wordt gedaan of aan de merkhouder schade wordt toegebracht. Van het laatste is sprake indien de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, met name dat de wederverkoper behoort tot het distributienetwerk van de merkhouder of dat een bijzondere relatie tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat. 3.5 In dit geval stelt Axit V.O.F. niet zelf de wederverkoper te zijn maar dat zij, in opdracht van klanten, wederverkopers wil geleiden naar een marktplaats op internet waar zij hun occasion te koop kunnen aanbieden. Het geleiden naar een website kan geschieden door gebruik te maken van een zoekmachine en trefwoorden in te toetsen, bijvoorbeeld ford en occasion, ofwel door in de adresbalk een domeinnaam in te typen waarvan men denkt dat die de gebruiker rechtstreeks bij de website met de gekozen domeinnaam zal brengen. In dit geval stellen gedaagden dat zij laatstgenoemde methode hanteren. Het geleiden naar die website zou gebeuren door in de adresbalk de naam van een automerk, aangevuld met de term "occasion" in één van de drie hiervoor weergegeven varianten, in te
toetsen. Indien een internetgebruiker één van deze domeinnamen intypt, wordt die gebruiker volgens gedaagden geleid naar de website www.merknaamoccasion.nl. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben deze domeinnamen aldus dezelfde functie als bijvoorbeeld een wegwijzer waarop staat vermeld "verkoop Ford occasions", waarmee duidelijk wordt gemaakt aan het publiek dat de betreffende handelaar occasions heeft van dit merk. In het licht van voornoemd uitgangspunt moet dan ook worden aangenomen dat gebruik van een woordmerk op deze wijze in beginsel is toegestaan, mits dit gebruik betrekking heeft op de wederverkoop van door de merkhouder in de handel gebrachte auto's, waarvan de toestand niet is gewijzigd en mits op die website daadwerkelijk auto's van dat merk te koop worden aangeboden. Zou deze verwijzing leiden naar een site waar alleen auto's van andere merken worden aangeboden, dan is deze verwijzing aan te merken als misleidend en daarmee als onrechtmatig. 3.6 Bij het gebruik van een merk dient zoals gezegd te worden vermeden dat met dat gebruik wordt gesuggereerd dat tussen deze website en de merkhouder een commerciële band bestaat, aldus dat deze deel uitmaakt van het distributienetwerk van de merkhouder of dat deze website een bijzondere band heeft met de merkhouder. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is van een dergelijke suggestie geen sprake. Vooropgesteld moet worden dat het gebruik van de extensie "occasion(s)" in zoverre een beschrijvend karakter heeft, dat duidelijk is dat het gaat om gebruikte in plaats van nieuwe auto's. Bij het publiek is bekend dat nieuwe auto's alleen worden verkocht door een merkdealer en dat gebruikte auto's niet alleen door dealers van dat ene merk worden verkocht maar ook door dealers van andere merken, door algemene autohandelaars en door particulieren. Met het enkele gebruik van een woordmerk met de extensie "occasion(s)" wordt derhalve niet gesuggereerd dat er een band bestaat met de betreffende merkhouder. Verder komt men volgens Axit V.O.F. bij het intypen van de door haar geregistreerde domeinnamen altijd uit op de website www.merknaamoccasion.nl, waarop gebruikte auto's worden aangeboden, zulks gerangschikt naar merk. Ook daaruit blijkt dat deze website niet (exclusief) is verbonden met enig merkhouder. 3.7 Dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk om de enkele reden dat op deze website occasions van Ford worden verhandeld naast occasions van andere merken, vermag de voorzieningenrechter niet in te zien. Ook in de stoffelijke autohandel worden occasions van diverse merken naast elkaar verhandeld. Andere omstandigheden die afbreuk doen aan de reputatie van het merk zijn gesteld noch gebleken. 3.8 In aanmerking nemend dat de onrechtmatigheid van het handelen van Axit V.O.F. gelegen moet zijn in andere omstandigheden dan de gestelde merkinbreuk, heeft Ford in dat kader enkel aangevoerd dat zij door de handelwijze van Axit V.O.F. thans in de onmogelijkheid verkeert om de aan de orde zijnde domeinnamen zelf te registreren. In dat kader merkt de voorzieningenrechter echter op dat met betrekking tot de registratie van domeinnamen geldt dat wie het eerste komt het eerste maalt. Dat Axit V.O.F. de aan de orde zijnde domeinnamen reeds heeft geregistreerd, hoeft Ford er bovendien niet van te weerhouden om via haar eigen website de bij haar dealernetwerk aanwezige occasions te koop aan te bieden. Aangenomen mag worden dat webgebruikers die op zoek zijn naar een occasion van een officiële dealer, op internet daarnaar zullen zoeken via de website van Ford of via de website van de dealer. Bovendien is ter zitting gebleken dat Ford via een dealer de beschikking heeft gekregen over de domeinnaam fordoccasions.nl, die zij voor haar doel kan gebruiken. 3.9 Voorgaande overwegingen zijn gebaseerd op de juistheid van de stellingen van Axit V.O.F. Omdat Axit V.O.F. haar stellingen ter zitting echter op geen enkele wijze met bescheiden heeft onderbouwd, zal de voorzieningenrechter geen beslissing nemen voordat Axit V.O.F. die onderbouwing alsnog heeft gegeven. Daartoe zal de behandeling van de zaak ter zitting voortgezet worden. Met schriftelijke stukken dient Axit V.O.F. aan te tonen dat zij heeft gehandeld in opdracht van klanten en
dat zij door die klanten is belast met de technische realisatie van het door hen bedacht concept. Deze stukken dient zij uiterlijk twee dagen vóór de zitting toe te zenden aan de voorzieningenrechter en aan de wederpartij. Aan de hand van een mee te brengen draagbare computer met internetaansluiting zal zij ter zitting de werking van haar programma dienen te demonstreren. Als nieuwe zittingsdatum wordt bepaald woensdag 16 oktober 2002 om 13.30 uur. Ford zal Axit V.O.F. bij deurwaardersexploot voor deze zitting dienen op te roepen. 4. De beslissing in kort geding. De voorzieningenrechter: bepaalt dat de behandeling van de zaak zal worden voortgezet ter zitting van woensdag 16 oktober 2002 om 13.30 uur; houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. P. Kooijman, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting in kort geding van woensdag 25 september 2002, in tegenwoordigheid van mr. M.A.M. de Baar, waarnemend griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.