Domeinnaam-jurisprudentie.nl Deutsche Telekom - Checkmate DomJur 2001-62 Pres. Rb. 's-gravenhage 4 augustus 2000 Rolnummer KG 00/741 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar Duits recht Deutsche Telekom AG, gevestigd te Bonn, Duitsland, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. R.S. le Poole te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Check Mate B.V., gevestigd te 's-gravenhage, gedaagde, procureur mr. H. Ferment. 1. Verloop van de procedure Eiseres heeft gedaagde doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 26 juli 2000. Ter zitting heeft de advocaat van eiseres de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en produkties. Gedaagde heeft verweer gevoerd bij monde van haar procureur, die daarbij eveneens een pleitnota met produkties heeft gehanteerd. Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van de stukken, vonnis gevraagd. 2. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. - Eiseres heeft op 27 september 1995 bij het Benelux-Merkenbureau onder nummer 856331 het woordmerk T-Online gedeponeerd voor de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 en 42. Deze klassen houden onder andere in elektrische en elektronische apparaten en instrumenten, juwelen, drukwerken, kledingstukken, spellen, financiële zaken, installatiewerkzaamheden, telecommunicatie en computerprogrammering. - Zij houdt zich bezig met telecommunicatie en maakt gebruik van ondermeer het merk T-Online ter aanduiding van haar internet service provider. Voorts gebruikt zij T-Online op een website en in de daarbij behorende domeinnamen. - Op 20 februari 2000 heeft gedaagde de domeinnamen "tonline.nl" en "t-online.nl" geregistreerd. 1
- Gedaagde biedt een website onder de naam t-online.nl aan. Volgens die site is T-Online een jonge onderneming die zich richt op de online handel van diverse zaken maar met de nadruk op Tickets, Techniek en Travel. - Bij brief van 4 mei 2000 heeft eiseres gedaagde gesommeerd het gebruik van een met haar merk overeenstemmend teken, waaronder beide genoemde domeinnamen, te staken en zorg te dragen voor de overdracht van die domeinnamen aan eiseres. - Aan die sommatie heeft gedaagde geen gevolg gegeven. 3 De vordering de gronden daarvoor en het verweer Eiseres vordert -zakelijk weergegeven-: 1. gedaagde te bevelen ieder gebruik van de domeinnaam "tonline.nl" en "t-online.nl" alsmede ieder ander gebruik van het merk T-Online van eiseres of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; 2. gedaagde te bevelen de domeinnamen "tonline.nl" en "t-online.nl"door te laten halen in de registers van de Stichting Internet Domeinnaam Registratie, op straffe van een dwangsom; 3. gedaagde te veroordelen aan eiseres ten titel van voorschot een schadevergoeding te voldoen van fl 1.500,- en fl 10.000,-; 4. de termijn waarbinnen op grond van artikel, 50 lid 8 van het TRIPS-verdrag een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt vast te stellen op twee jaren na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis of tenminste twee maanden na het indienen door gedaagde van een verzoek als omschreven in genoemd artikellid. Daartoe voert eiseres met name het volgende aan. T-Online is een geldig merk; het heeft onderscheidend vermogen en het publiek is in staat de onder het merk aangeboden waren en diensten te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming, in casu eiseres. Door het gebruik van een domeinnaam en teken die identiek althans in verregaande mate overeenstemmend zijn met het merk van eiseres, voor diensten waarvoor eiseres haar merk heeft ingeschreven en gebruikt, bestaat gevaar voor verwarring bij het publiek. Bovendien kan door gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit dan wel afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres. Eiseres verzet zich, gelet op artikel 13 A lid 1 sub a., b. en d. BMW tegen de merkinbreuk en heeft schade geleden en lijdt schade door de inbreuk door gedaagde. 2
Voor het geval de handelingen van gedaagde zich niet afspelen binnen de reikwijdte van het merkrecht dat is er sprake van onrechtmatig handelen door gedaagde. Bovendien heeft gedaagde onvoldoende belang bij de handhaving van haar registraties tegenover eiseresses belangen bij doorhaling en registratie daarvan. Gedaagde voert met name als volgt verweer. Zij ontwerpt, host en onderhoud sites voor derden, exploiteert voor eigen rekening sites en exploiteert in samenwerking met derden sites. Bij het registreren van "t-online.nl" en "tonline.nl" was gedaagde volstrekt te goeder trouw. Het gebruik dat zij zal gaan maken van de aanduiding heeft nog niet concreet vorm gekregen. Bij het uitwerken van het concept zal gedaagde rekening houden met eventuele merkrechten van eiseres. Volgens gedaagde wordt door de enkele registratie geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres. Van inburgering van het merk T-Online is geen sprake en de samenstelling T-Online bezit niet van nature onderscheidend vermogen. Eiseres heeft weinig belang bij haar vordering en zelfs als gedaagde onrechtmatig gehandeld zou hebben is daardoor nog geen schade ontstaan. Bovendien valt te verwachten dat de merkrechten van eiseres vanaf 27 september a.s. voor een groot deel aan vervallenverklaring bloot zullen staan. Gedaagde heeft groot belang bij handhaving van het principe dat bij het registreren van domeinnamen geldt wie het eerst komt die het eerst maalt. 4. De beoordeling van het geschil 4.1. Voor zover het bepaalde in artikel 37 A Benelux Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de President bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu gedaagde gevestigd is in dit arrondissement. 4.2. Eiseres stoelt haar vordering primair op artikel 13A lid 1 onder a., b. en d. BMW. 4.3. Gedaagde voert onder meer aan dat het merk T-online onvoldoende, dan wel een zeer gering, onderscheidend vermogen heeft. 4.4. Naar voorlopig oordeel kan aan de combinatie van de hoofdletter T in combinatie met het woord "online" voldoende onderscheidend vermogen worden toegekend. Op de markt van internetactiviteiten is het gebruik als merk van één of meer letters en/of cijfers al dan niet in combinatie een gewoon verschijnsel geworden. 4.5. Eiseres stoelt haar vordering allereerst op artikel 13A lid 1 onder a. BMW. De vraag rijst of gedaagde met de domeinnamen "tonline.nl" en "t-online.nl" inbreuk maakt op het woordmerk "T-Online". 4.6. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord, nu deze registreerde domeinnamen niet precies gelijk zijn aan het woordmerk T-Online. 4.7. Vervolgens moet beoordeeld worden of er sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1 sub b. BMW. Van overeenstemming in de zin van bedoeld artikellid tussen de gedaagde gebruikte domeinnamen en het merk van eiseres is sprake wanneer de 3
domeinnamen en het merk zodanige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en teken (indirecte verwarring). Alle relevante omstandigheden dienen in aanmerking te worden genomen. 4.8. Het volgende wordt overwogen. Wanneer de domeinnaam t-online.nl of tonline.nl wordt gebruikt verschijnt op het scherm een website. Deze website van gedaagde, ook al is die momenteel niet actief, richt zich op de online handel van diverse zaken, met nadruk op tickets, techniek en travel. Onder de branches waarop deze website zich richt of wil gaan richten worden genoemd: computerservicebureaus e. d. installatiebedrijven en telecommunicatie. Dit zijn diensten waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven. Onder het merk T-Online biedt eiseres internetdiensten aan. Men kan via de website van eiseres (Tonline.com, naar de president begrijpt) winkelen en reizen boeken. De (voorgenomen) bedrijfsactiviteiten van gedaagde komen derhalve sterk overeen met de activiteiten van die eiseres. Dit alles brengt mee dat voldoende aannemelijk is dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat de site van gedaagde met de domeinnamen t-online.nl en tonline.nl afkomstig is van eiseres, althans dat er een relatie bestaat tussen het merk T-Online en de domeinnamen t-online.nl en tonline.nl. 4.9. Als gevolg van de registratie van de domeinnamen t-online.ni en tonline.nl door gedaagde kan eiseres haar woordmerk T-Online niet meer als domeinnaam registreren. Op deze manier wordt verhinderd dat eiseres over een ni. domein onder haar woordmerk kan beschikken en wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van haar merk. Anders dan gedaagde aanvoert, heeft eiseres voldoende belang bij verkrijgen zo'n domeinnaam. Wil zij namelijk de Nederlandse markt daadwerkelijk kunnen bestrijken dan is het beschikken over de domeinnaam T-Online.com daartoe onvoldoende. 4.10. Niet, althans onvoldoende, is aannemelijk geworden dat eiseres door de merkinbreuk van gedaagde schade heeft geleden en dat eiser buitengerechtelijke kosten anders dan ter voorbereiding van deze procedure heeft gemaakt. 4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en aan een maximum worden gebonden. Gedaagde zal. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. 4.12. Tenslotte wordt overwogen dat het aan gerede twijfel onderhavig is of artikel 50 van het TRIPS-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenst, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de President de termijn waarbinnen eiseres uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen stellen op zes maanden, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. 4
5. Beslissing De President: Beveelt gedaagde binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam "tonline.nl" en "t-online.nl" alsmede ieder ander gebruik van het merk T-Online van eiseres of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden. op straffe van een dwangsom van f 5.000,- per overtreding alsmede voor elke dag dat zo'n overtreding voortduurt, met een maximum van fl 500.000,--. Beveelt gedaagde binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen "tonline.nl" en "t-online.nl" door te laten halen in de registers van de Stichting Internet Domeinnaam Registratie, zulks op straffe van een dwangsom van f 1.000,-- per dag dat gedaagde aan dit bevel niet voldoet, met een maximum van fl 100.000,-. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op f 2.019,15, waarvan f 400,-- aan griffierecht en f 69,15 aan dagvaardingskosten. Bepaalt dat eiseres, tenzij zulks eerder door gedaagde mocht zijn gedaan, binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld merkrecht van eiseres en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaande bevelen zullen zijn. vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 4 augustus 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Bron: domeinnaam-jurisprudentie.nl. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5