Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 16 juni 1994, 62e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 juni 1994, 62e jaargang, nr 6 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) Telefax (070) Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Postbank gironr ABN-AMRO Bank rek.nr Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen resp. proeve voor octrooigemachtigde. Necrologieën. In Memoriam Mr Ir G. Oudemans, door Drs LM. Lerner (blz. 187). Artikelen. Prof. Mr J.J. Brinkhof, De beslechting van geschillen over inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien (blz ). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 47. Rechtbank 's-gravenhage, 7 april 1993, Dr. Gerhard Mann, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik/Fisons (indienen octrooiaanvrage niet onrechtmatig; uitbrengen desbewustheidsexploiten hangende het beroep in oppositie tegen de aanvrage evenmin onrechtmatig). 2. Merkenrecht. Nr 48. President Rechtbank Haarlem, 2 juni 1989, Régie Nationale des Usines Renault/J.G. Manger (tekens Renault zijn onderscheidend mede door inburgering; teken van Manger stemt overeen met beeldmerken Renault; waren van Renault zijn niet soortgelijk aan de diensten van Manger; wel gebruik met mogelijkheid van schade). Nr 49. Rechtbank 's-gravenhage, 28 april 1993, Agra Trading e.a./food from Britain (Food was bevoegd om over het woord- en beeldmerk Greenfields te beschikken, depots van Agra komen derhalve na depot van Food; normaal gebruik door niet-ingeschreven licentiehouder aangenomen). Nr 50. Rechtbank Brussel, 5 september 1991, Ets. Olivier Guille & Fils/Marjatex (geen verval van merkrecht door gebruik in uitvoering die iets van het depot afwijk*; belang bij gebruik van beschrijvend teken dat deel uitmaakt van een merk; geen overeenstemming tussen merk "Collégien" en teken "Les Collégiens de Mélanie'^. Nr 51. Rechtbank Utrecht, 23 september 1992, Spa Monopole/Melkunie Holland ("Spa" en "Sparx" stemmen noch visueel, noch auditief, noch begripsmatig overeen). 3. Kwekersrecht. Nr 52. Hof 's-hertogenbosch, 28 juni 1993, G.L.M. van de Laak/H.A. Verschuren en Zonen B.V. e.a. (totale vernietiging van klimroos "Indigoletta" geweigerd, nu deskundige is teruggekomen op eerder oordeel dat in beslag genomen planten onvoldoende onderscheidbaar zijn van de "Blue Queen"). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 62e jaargang Nr6 Blz Rijswijk, 16 juni 1994

2 186 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 b. Beslissingen van de Reclame Code Commissie. Nr 53. Reclame Code Commissie, 11 mei 1992, Leidse Onderwijsinstellingen/Postbank (relativiteitsbeginsel van art. 6:163 B.W. speelt geen rol bij toepassing van de Code; vergelijkende reclame mocht beperkt blijven tot kostenaspect; geen verwarrende, misleidende reclame). Boekaankondigingen. G. Benkard, Patentgesetz. Gebrauchsmustergesetz, 9e druk, München, 1993, Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office , München, 1993, en G. Paterson, The European Patent System. The Law and Practice of the European Patent Convention, Oxford, 1992, aangekondigd door Prof. Mr JJ. Brinkhof (blz. 206/7). Litteratuur. Officiële mededelingen Personeel. Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Ir C. Kien, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 juni 1994 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, nr ). Benoeming in vaste dienst. De heer Ir J. Lutter, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 mei 1994 benoemd in vaste dienst (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 21 april 1994, nr Personeel 94018). Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Ir C. Kien is te rekenen van 1 juni 1994 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, nr ). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op hun verzoek op 17 mei 1994 in bovengenoemd Register zijn ingeschreven de heren Ir J.C. Volmer en Drs R.J. Zweep. Nederlands examen resp. proeve Yoor octrooigemachtigde. Krachtens de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 november 1993, nummer POI/ , wordt in september/oktober 1994 een examen resp. proeve voor octrooigemachtigde gehouden [vgl. B.I.E. 1994, blz. 2/3]. Blijkens de toelichting bij genoemde beschikking zal bij dat examen slechts in twee van de drie examenonderdelen worden geëxamineerd, te weten de beide mondelinge gedeelten; Burgerlijk- en Handelsrecht benevens het Recht van de Industriële Eigendom. Het examen zal plaatshebben, onder voorbehoud, op 12 en 13 (en eventueel op 14) oktober Kandidaten dienen zich vóór 1 augustus 1994 schriftelijk aan te melden bij de Voorzitter van de Examencommissie, Patentlaan 2, Rijswijk, onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum, titel, studierichting en kantoor- zowel als privé-adres met telefoonnummer (tenzij deze laatste gegevens reeds eerder zijn opgegeven en nog actueel zijn), en met vermelding of zij zowel in het Burgerlijk- en Handelsrecht als in het Recht van de Industriële Eigendom geëxamineerd willen worden of slechts in een van deze twee onderdelen. Bij aanmelding dienen kandidaten tevens over te leggen één der bescheiden, genoemd in artikel 4, derde lid van het Octrooigemachtigdenreglement, alsmede een bewijs dat het voor deelneming aan het examen verschuldigde examengeld ten bedrage van ƒ 100,- is betaald.

3 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Necrologieën Met het overlijden van Mr Ir Gillis Oudemans op 18 december 1993 op ruim 94-jarige leeftijd is de laatste octrooigemachtigde heengegaan die nog als octrooibezorger werkzaam is geweest. Geboren op 16 juni 1899 te Magelang (N.O.I.) is hij na zijn H.B.S.-opleiding in Utrecht en zijn studie werktuigbouwkunde in Delft twee jaar in de Verenigde Staten werkzaam geweest. Vervolgens is hij op 1 januari 1925 bij de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken in dienst getreden en wel op de Afdeling Octrooien en Merken, welke afdeling sinds 1921 bestond. In 1926 is hij als octrooibezorger ingeschreven en na de wijziging van het Octrooigemachtigdenreglement in 1936 als octrooigemachtigde. Als technisch bewerker van octrooirechten op het gebied van de glastechnologie heeft hij in de periode met succes een grote bijdrage geleverd bij de behandeling in beroep en in cassatie van het inbreukproces dat de Zwitserse Holdingmaatschappij Hyalos tegen de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken had aangespannen. De verdediging van de belangen van Philips lag in handen van ondermeer Mr B.M. Telders. Voor hem, die op een volkenrechtelijk onderwerp was gepromoveerd, zal dit de eerste kennismaking met het octrooirecht zijn geweest en het betekende zijn eerste grote succes als advocaat. Mr Ir Oudemans heeft hieraan uitgebreid aandacht geschonken in het door hem verzorgde hoofdstuk "De ontwikkeling van het octrooirecht" in "Levensbeschrijving van Prof. Mr B.M. Telders" (Martinus Nijhoff/'s Gravenhage/1972). Anderzijds heeft het proces onmiskenbaar de juridische belangstelling van de heer Oudemans gewekt, die geresulteerd heeft in zijn doctoraal examen Nederlands Recht. Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 is de heer Oudemans deel gaan uitmaken van de tweehoofdige leiding van de afdeling Octrooien en Merken, toen de toenmalige directeur van die afdeling Nederland had verlaten teneide het octrooi- en merkenbezit in de geallieerde landen te gaan beheren. Daarna is hij in 1946 tot directeur benoemd, welke functie hij tot zijn pensionering eind 1961 heeft vervuld. Van 1940 tot 1952 is hij lid van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden geweest en wel van 1940 tot 1946 als lid en van 1946 tot 1952 als voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter had hij al de eerste jaarlijkse algemene vergadering van de Orde na de oorlog op 25 oktober 1945 voorgezeten, waarin hij een terugblik op de vijf voorafgaande jaren en een visie op de toekomst had gegeven. Na de oorlog is Mr Ir Oudemans een van de oprichters geweest van de nog steeds functionerende In Memoriam Mr Ir G. Oudemans. Studiecommissie Industriële Eigendom, het adviesorgaan ter zake van de Raad van Nederlandse werkgeversverbonden VNO en NCW. Van 1957 tot 1961 is Mr Ir Oudemans bestuurslid van de Vereniging voor industriële eigendom geweest. In het kader van deze vereniging heeft hij commissie-werk verricht en zijn ettelijke rapporten van zijn hand of mede van zijn hand verschenen. Voorts is hij verscheidene malen lid geweest van de Nederlandse delegatie in de vergadering van de "Commission on International Protection of Industrial Property" van de Internationale Kamer van Koophandel. Hij heeft deel uitgemaakt van de door de Staatssecretaris van Economische Zaken in 1954 ingestelde "Commissie ter bestudering van een wijziging der octrooiverleningsprocedure", de z.g. "Commissie Gelissen", zo genoemd naar de voorzitter. De werkzaamheden van deze commissie hebben geleid tot de wijziging van de Octrooiwet per 1 januari In 1962, na zijn pensionering bij Philips, heeft Mr Ir Oudemans geadviseerd bij de octrooiafdeling van Unilever. De directeur van die afdeling, Dr W. Scholten, was in januari van dat jaar bij de treinramp in Harmeien omgekomen. Van de publicaties van zijn hand zij nog genoemd het in 1963 verschenen boek "The Draft European Patent Convention". Gezien de lange periode die is verstreken sinds Mr Ir Oudemans actief werkzaam is geweest, wordt volstaan met dit hoofdzakelijk historische overzicht. Hij onderscheidde zich in zijn voortvarendheid en werkkracht. Voorts was hij een fervent verdediger van het octrooivak als een zelfstandige discipline. De maatschappelijke waardering die voor zijn werkzaamheden heeft bestaan, heeft erkenning gevonden in zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Het overlijdensbericht vermeldde "Een man van rijke gaven van hoofd, hart en handen". Bij "handen" gaan de gedachten uit naar zijn vioolspel en zijn boetseer- en schilderwerken. Bij zijn pensionering heeft hij van het personeel van de afdeling Octrooien en Merken een schildersezel gekregen mede voor gebruik bij de schilderlessen die hij toen is gaan volgen om zijn schildertechniek te perfectioneren. Twee later door hem aangeboden schilderstukken sieren nog steeds de conferentiekamer van die afdeling. LM. Lerner.

4 188 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 Artikelen De beslechting van geschillen over inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien.*) 1. Inleiding 1.1. Onderwerp Bij een jubileum is het niet ongebruikelijk terug te blikken. Van die gewoonte wil ik afwijken. Ik wil iets zeggen over de toekomst. Zinvol spreken over de toekomst is echter slechts mogelijk als we verleden en heden in de beschouwingen betrekken. Verleden en heden bepalen immers in belangrijke mate de mogelijkheden in de toekomst. Ik wil mijn gedachten laten gaan over de beslechting van geschillen betreffende Gemeenschapsoctrooien. Men zal niet kunnen betwisten dat het hier over de toekomst gaat. Er zijn mensen die in dit verband over Utopia hebben gesproken. 1 ) Het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) is nog niet in werking getreden. Er zijn nog obstakels te overwinnen. Onvrede over het Verdrag lijkt toe te nemen. Bijvoorbeeld over de regeling met betrekking tot de talen. Die regeling is nu zo dat de octrooihouder het octrooischrift in alle officiële talen van de Verdragsluitende Staten dient te (doen) vertalen, op straffe van verlies van zijn octrooirecht. Dat deze regeling niet bepaald ideaal is, is door Van Benthem onlangs duidelijk gemaakt. 2 ) Hij is van mening dat deze regeling onaanvaardbaar is. 3 ) Over de talenkwestie zal ik aan het eind nog een opmerking maken. Een ander heet hangijzer is de regeling betreffende de beslechting van geschillen. Is het zinvol hierbij nog stil te staan? Ik weet het niet. Over dit onderwerp is inmiddels na moeizaam overleg tussen de Lid-Staten overeenstemming bereikt. Om die reden zal men er begrijpelijkerwijs voor terugschrikken deze kwestie opnieuw ter discussie te stellen. Aan de andere kant is echter niet uit te sluiten dat de bezwaren tegen het GOV zo groot worden dat een herbezinning ook over dit onderwerp niet meer te vermijden is. Met het oog hierop is een nieuwe gedachtenwisseling over de regeling van de geschillenbeslechting misschien toch niet helemaal zinloos. Ik zal de vraag aan de orde stellen of de regeling met betrekking tot de beslechting van geschillen - waarbij ik mij zal beperken tot geschillen over inbreuk en geldigheid - voldoet aan de daaraan redelijkerwijze te stellen eisen. Alvorens op die vraag in te gaan maak ik eerst een aantal opmerkingen over verleden en heden. *) Tekst van de voordracht op 27 oktober 1993 gehouden ter gelegenheid van de 150ste vergadering van de Studiecommissie Industriële Eigendom. ') K. Bruchhausen, Die Institutionen und Verfahren bei Klagen, die Gemeinschaftspatente betreffen, GRUR Int. 1987, blz ) 1992 Romuald Singer Memorial Lecture: European patent system and European integration, IIC 1993, blz ) Vergelijk J.E. Neukom die zich ten aanzien van de eis dat het gehele octrooischrift in alle officiële talen wordt vertaald, afvraagt: "Was this intended to kill the Community patent?" (What price the Community patent?, EIPR 1992, blz. 111), en V. Scordamaglia, The Common Appeal Court and the Future of the Community Patent following the Luxembourg Conference II, IIC 1991, blz. 346: "It is clear that the 1989 Conference has made the Community patent less attractive and more costly than it was under the 1975 CPC." J.J. Brinkhof. ] 1.2. Verleden Op het gebied van het octrooirecht is na de Tweede Wereldoorlog in Europa veel veranderd. Het in het kader van de Raad van Europa totstandgekomen Verdrag van Straatsburg van 1963 heeft ervoor gezorgd dat de nationale octrooiwetten op essentiële onderdelen zijn geharmoniseerd. Te denken valt hier aan de vereisten voor octrooiverlening, de indeling van octrooiaanvragen en de beschermingsomvang van octrooien. Dit Verdrag was een stap voorwaarts. De mogelijkheid om voor een bepaalde uitvinding in verschillende Europese staten octrooi te verkrijgen, werd erdoor vergemakkelijkt. Het Verdrag van München van 1973 inzake de verlening van Europese octrooien (EOV) was weer een stap voorwaarts. Door middel van één aanvrage en één verleningsprocedure bij het Europees Octrooibureau (EOB) kan men tegelijkertijd octrooien verkrijgen in desgewenst één of enkele van de bij het EOV aangesloten Staten of in al die Staten. Het EOB verleent octrooien die voldoen aan de in het EOV neergelegde vereisten die op dit punt overeenstemmen met hetgeen in het Verdrag van Straatsburg is bepaald. Een door het EOB verleend Europees octrooi is te beschouwen als een bundel nationale octrooien. Na de verlening worden deze octrooien beheerst door de - geharmoniseerde - nationale wetgeving. Dat dit Verdrag aan de behoeften voldoet blijkt uit het succes. Van de Europese weg wordt graag gebruik gemaakt. De belangstelling voor de nationale octrooiverlening welke naast de Europese is blijven bestaan, nam af, met - zoals bekend - voor Nederland dramatische gevolgen voor het voortbestaan van de Octrooiraad. Het succes moge ook hieruit blijken dat het aantal aangesloten Staten in de loop van de tijd is gegroeid. Alle EEG-Lidstaten zijn inmiddels bij het EOV aangesloten, tezamen met een aantal landen die deel uitmaken van de Europese Vrijhandelsassociatie. Sprekend over de EEG roep ik in herinnering dat het een initiatief in de EEG was dat ten grondslag heeft gelegen aan het EOV. Dat ligt ook wel voor de hand. Zoals U weet staan in artikel 2 van het EEG-verdrag de mooie taken omschreven van de Gemeenschap. Daar is ook te lezen dat die taken zullen worden vervuld door - onder andere - het instellen van een gemeenschappelijke markt. Voorwaarde voor een gemeenschappelijke markt is vrij verkeer van goederen. Artikel 30 EEG-verdrag bepaalt dan ook dat kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten verboden zijn. De uitoefening van nationale rechten van industriële eigendom kan evenwel tot gevolg hebben dat nationale grenzen in stand blijven en het vrije verkeer van goederen wordt gedwarsboomd. De barrière van de douane mag dan verdwenen zijn, deurwaarders brengen nieuwe slagbomen aan. De Lid-Staten waren zich dit natuurlijk bewust. In artikel 36 EEG-verdrag komt dit tot uitdrukking. Daar is onder meer bepaald dat het verbod van artikel 30 geen beletsel vormt voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Daarmee werd echter de bestaande situatie niet bevroren; de belemmering van het vrije verkeer van goederen door de uitoefening van rechten van de industriële eigendom werd niet voor eeuwig aanvaard. Al eind 1959 werd besloten tot eenmaking van het

5 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr recht van de industriële eigendom. In 1962 werd een voorontwerp gepubliceerd voor een octrooiverdrag. Daarin was voorzien in een gemeenschappelijke procedure tot verlening van octrooien die voor de Gemeenschap zouden gelden en aan dezelfde regels onderworpen zouden zijn. Na problemen van politieke aard werd tenslotte een splitsing aangebracht: in 1973 kwam het Verdrag van München tot stand inzake de verlening van Europese octrooien welk verdrag niet beperkt was tot de Lid-Staten van de EEG, en in 1975 het Verdrag van Luxemburg inzake Gemeenschapsoctrooien. Het eerste trad in 1977 in werking, het tweede wacht daarop nog steeds na aanvullingen en wijzigingen in ) en Heden De huidige toestand is onvoltooid. Niet alleen gezien vanuit het perspectief van de EEG. Ondanks ingrijpende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is er als gevolg van de uitoefening van octrooirechten nog steeds geen volledig vrij verkeer van goederen. Ook vanuit het gezichtspunt van octrooihouders lijkt me de huidige situatie niet bevredigend. De zo efficiënt centraal verleende Europese octrooien zijn uiteindelijk nationale octrooien, onderworpen aan nationale wetgeving en beoordeeld door nationale rechters in zeer afwijkende nationale procedures. Hoewel de normen volgens welke inbreuk op en nietigheid van octrooien beoordeeld dienen te worden, geharmoniseerd en geünificeerd zijn, vindt de toepassing ervan op het nationale niveau plaats met alle mogelijkheden van divergerende uitkomsten van dien. Dat het hier niet om een theoretisch probleem gaat maar om realiteit, laat zich adstrueren aan de hand van de vele processen over de Epilady/) Je zult maar octrooihouder zijn van een succesvolle uitvinding en in vele landen moeten procederen! Van de efficiency van de verlening is nog maar weinig over. Hoewel er mijns inziens mogelijkheden zijn tot verbetering van deze toestand, 6 ) moet men constateren dat het werk in de EEG op dit punt nog niet af is Toekomst Op zichzelf is het GOV dus een logisch vervolg. Als dit verdrag in werking is getreden, vallen in de Gemeenschap de door het EOB verleende octrooien - als we de overgangsperiode buiten beschouwing laten 7 ) - niet meer uiteen in nationale octrooien. We hebben na de verlening te maken met Gemeenschapsoctrooien die in het gehele territoir aan dezelfde regels onderworpen zijn. De verlening van Gemeenschapsoctrooien en het voortbestaan ervan na de verlening spelen zich af op - wat ik gemakshalve zal noemen - Europees niveau. 8 ) Hoe is het *) Zie Teksten vastgesteld door de Conferentie van Luxemburg over het Gemeenschapsoctrooi 1985, Luxemburg ) Zie GRURInt. 1990, blz. 471 (Duitsland); blz. 474 (Verenigd Koninkrijk); blz. 477 (Hongkong); blz. 478 (Nederland); GRUR Int. 1992, blz. 53 (Oostenrijk); blz. 66 (Zwitserland); blz. 385 (België); GRUR Int. 1993, blz. 242 (Duitsland); blz. 245 (Verenigd Koninkrijk); blz. 248 (Hongkong); blz. 249 (Italië) en blz. 252 (Nederland). 6 ) Zie: Processuele aspecten van de internationalisering van het octrooirecht, in: Molengrafica, Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1992, Lelystad 1992, blz , en daarmee grotendeels overeenstemmend: Prozessieren aus Europaischen Patenten, GRUR 1993, blz ) Art. 81 GOV. 8 ) Dit is niet helemaal waar. Naar nationale regels wordt verwezen voor kwesties als voorgebruik (GOV art. 37), het octrooi als deel van het vermogen (GOV art. 38) en dwanglicenties (GOV art. 46). Ook inbreuk op een Gemeenschapsoctrooi is onderworpen aan het nationale recht inzake inbreuk op nationale octrooien (GOV art. 34 en Geschillenprotocol art. 35, lid 1), gesteld met het sluitstuk: de beslechting van geschillen? Het zou logisch zijn als de beslechting van geschillen zich op Europees niveau zou afspelen. Is dat zo? 1.5. Plan Eerst zal ik kort stilstaan bij de regelgeving betreffende de beslechting van geschillen omtrent Gemeenschapsoctrooien, de daarbij betrokken instanties, de nietigheidsprocedure, de gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure en de voorlopige maatregelen. Daarna zal ik kanttekeningen maken bij deze procedures. Vervolgens onderzoek ik of er alternatieven bestaan voor de regeling betreffende de gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure. Het verhaal sluit ik af met een enkele slotopmerking. 2. Beslechting van geschillen 2.1. Regelingen Hoe is de beslechting van geschillen in het GOV geregeld? Zoals gezegd zal ik me beperken tot de meest voorkomende geschillen: inbreuk en nietigheid. Helaas bestaat er niet één systematische regeling betreffende de beslechting van geschillen over Gemeenschapsoctrooien. Dat is een gevolg van de latere aanvullingen en wijzigingen van de tekst van De belangrijkste regelingen zijn: - Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (Akkoord), gedaan te Luxemburg op 15 december 1989.") - Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt (Gemeenschapsoctrooiverdrag). 1 ") - Reglement ter uitvoering van het Gemeenschapsoctrooiverdrag.") - Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van Gemeenschapsoctrooien (Geschillenprotocol).' 2 ) 2.2. Instanties Welke instanties zijn bij deze geschillen betrokken? Nietigheidsafdelingen Deze afdelingen behoren tot de bijzondere organen die bij het EOB zijn ingesteld en die werken onder toezicht van een Beperkte Commissie van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie (art. 4 GOV). De Nietigheidsafdelingen zijn bevoegd de verzoeken te behandelen tot nietigverklaring van Gemeenschapsoctrooien (art. 8, lid 1 GOV). Een Nietigheidsafdeling bestaat uit een rechtsgeleerd lid, dat als voorzitter optreedt, en twee technische leden (art. 8, lid 2 GOV) Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste aanleg Dit zijn als zodanig door de Verdragsluitende Staten aangewezen nationale rechterlijke instanties van eerste aanleg die de taken vervullen die hun bij het Geschillenprotocol zijn opgedragen (art. I, lid I Geschillenprotocol). De Staten hebben in 1975' 3 ) de verplichting op zich genomen een zo beperkt mogelijk aantal rechterlijke instanties als zodanig aan te wijzen. De Gemeenschapsoctrooirechtbanken staan vermeld op een Bijlage bij het GOV.' 4 ) In Nederland is er slechts één Gemeenschapsocwaarbij men moet denken aan de sancties op inbreuk, met uitzondering van het verbod. 9 ) Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz ) Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz ) Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz ) Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz ) Resolutie betreffende centralisatie van de rechtspraak inzake inbreuk op Gemeenschapsoctrooien in de verdragsluitende staten, Trb. 1976, 103. M ) Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz

6 190 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 trooirechtbank: de rechtbank te Den Haag. De rechters van deze rechtbanken moeten ervaring met octrooirecht hebben (art. 31 Geschillenprotocol). Deze rechtbanken hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op Gemeenschapsoctrooien en van tegenvorderingen tot nietigverklaring van Gemeenschapsoctrooien (art. 15 Geschillenprotocol) Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg Ook dit zijn als zodanig door de Verdragsluitende Staat aangewezen nationale rechterlijke instanties, ditmaal van tweede aanleg (art. 1, lid 1 Geschillenprotocol). In Nederland is dit het Haagse Hof. Ook de rechters van deze rechtbanken moeten ervaring hebben met octrooirecht. Bij deze rechtbanken wordt beroep ingesteld tegen beslissingen van de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste aanleg (art. 21, lid 1 Geschillenprotocol). Vragen betreffende inbreuk op en geldigheid van octrooien moet dit Hof voor een beslissing verwijzen naar het Gemeenschappelijk Hof van Beroep (art. 23 Geschillenprotocol), dat over die vragen een bindende beslissing geeft (art. 27 Geschillenprotocol). De Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg hebben over deze vragen dus niets te zeggen Gemeenschappelijk Hof van Beroep Dit Hof wordt opgericht bij het Geschillenprotocol (art. 2 Geschillenprotocol). Het bestaat uit het door de Administratieve Commissie 15 ) bij eenparig besluit en na raadpleging van het Gemeenschappelijk Hof van Beroep te bepalen aantal rechters, welk aantal ten minste gelijk is aan het aantal Verdragsluitende Staten (art. 5 Geschillenprotocol). De rechters van dit Hof worden gekozen uit personen die aan alle gestelde eisen voldoen om in hun onderscheiden Staten rechterlijke ambten te bekleden en die ervaring hebben met octrooirecht (art. 6, lid 1 Geschillenprotocol). Waar de zetel van dit Hof zal zijn, is nog niet beslist: hij wordt in onderling overleg vastgesteld door de regeringen van de Staten (art. 2, lid 2 Geschillenprotocol).' ) Het Hof kan kamers vormen die uit drie rechters bestaan (art. 5, lid 2 Geschillenprotocol en art. 10 Protocol betreffende het statuut van het Gemeenschappelijk Hof van Beroep). 17 ) Het Hof behandelt beroepen tegen de beslissingen van de Nietigheidsafdelingen (art. 28 Geschillenprotocol). Het heeft voorts uitsluitende bevoegdheid om te beslissen over vragen die in beroep worden behandeld door de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg betreffende inbreuk en - bij wege van tegenvordering aan de orde gestelde - nietigheid. Die vragen worden naar dit Hof verwezen door de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg. Het Hof behandelt alle vragen en doet recht zowel ten aanzien van de feiten als van het recht (art. 24 Geschillenprotocol). Zijn beslissing is bindend bij de verdere behandeling van de zaak (art. 27 Geschillenprotocol) Cassatierechter De nationale cassatierechters - in Nederland de Hoge Raad - kunnen oordelen over beslissingen van de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg, maar niet over beslissingen waarvoor het Gemeenschappelijk 1B ) Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten, de vertegenwoordigers van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en uit hun plaatsvervangers: art. 9 Geschillenprotocol. 16 ) V. Scordamaglia, The Common Appeal Court and the Future of the Community Patent following the Luxembourg Conference II, IIC 1991, blz. 463 schrijft dat er zeer goede redenen zijn voor de verwachting dat Luxemburg de zetel van het Hof zal worden. ") Publikatieblad EG L 401 (30 december 1989), blz Hof van Beroep uitsluitende bevoegdheid heeft (art. 29 Geschillenprotocol) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen Het Gemeenschappelijk Hof van Beroep verzoekt het Hof van Justitie een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 177 EEG-verdrag wanneer het gevaar bestaat dat het Akkoord wordt uitgelegd op een wijze die met het EEG-verdrag niet strookt (art. 2, lid 2 Akkoord). Ook nationale rechterlijke instanties kunnen, dan wel moeten vragen stellen over de uitleg van de bepalingen betreffende de bevoegdheid die van toepassing zijn op bij de nationale rechterlijke instanties ingestelde rechtsvorderingen inzake Gemeenschapsoctrooien en die zijn opgenomen in het GOV en het Geschillenprotocol (art. 3 Akkoord) Procedures En dan nu een aantal opmerkingen over de meest voorkomende procedures Nietigheidsprocedure Een procedure tot nietigverklaring van een Gemeenschapsoctrooi moet men instellen bij een Nietigheidsafdeling van het EOB. De officiële talen van het EOB: Duits, Engels en Frans (art. 14 EOV), zijn ook de officiële talen van de Nietigheidsafdelingen (art. 10, lid 1 GOV). De officiële taal van het EOB waarin het Gemeenschapsoctrooi is verleend, moet als procestaai worden gebruikt in de procedure voor de Nietigheidsafdelingen (art. 10, lid 3 GOV). De artikelen 55 tot en met 60 GOV gaan over de nietigheidsprocedures. Het verzoek moet men indienen bij het EOB (art. 55, lid 1 GOV). Dat is slechts mogelijk na afloop van de oppositietermijn en, als oppositie is ingesteld, na afloop van de oppositieprocedure. De gronden voor nietigverklaring staan in artikel 56 GOV. De behandeling van het verzoek vindt plaats overeenkomstig het Uitvoeringsreglement (art. 57 GOV). Erg strak geregeld lijkt de procedure niet: de Nietigheidsafdeling verzoekt zo dikwijls als nodig partijen binnen een door deze afdeling te stellen termijn te antwoorden op kennisgevingen die zij tot hen heeft gericht of op mededelingen van anderen (art. 57, lid 2 GOV). Van de beslissing van de Nietigheidsafdeling kan men in beroep komen bij het Gemeenschappelijk Hof van Beroep: art. 28 Geschillenprotocol. GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN BEROEP NIETIGHEIDSAFDELING VAN HET EOB Wat de talen betreft: het Hof stelt zijn reglement voor de procesvoering op waarin onder meer het taalgebruik van het Hof wordt bepaald. Het reglement wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de Administratieve Commissie (art. 12 Geschillenprotocol). Op de beroepsprocedure zijn de artikelen 106 tot en!

7 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr met 109 EOV van overeenkomstige toepassing voor zover het reglement voor de procesvoering niet anders bepaalt (art. 61 GOV) Gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure Voor de beslechting van geschillen over inbreuk is een andere weg gevolgd dan bij geschillen over de geldigheid van octrooien, al doen de namen van de rechterlijke instanties anders vermoeden. Afgaande op die namen: Gemeenschapsoctrooirechtbanken, zou men kunnen denken met supra nationale gerechten van doen te hebben. Dat is echter niet het geval. Zoals we hebben gezien vervullen deze Gemeenschapsoctrooirechtbanken wel gemeenschapstaken, maar zijn zij nationale gerechtelijke instanties. Vorderingen terzake van inbreuk op Gemeenschapsoctrooien worden bij de Gemeenschapsoctrooirechtbank van eerste aanleg ingesteld (art. 15 Geschillenprotocol). Wat de bevoegdheid betreft: de hoofdregel is dat de procedure aanhangig wordt gemaakt bij het gerecht van de Verdragsluitende Staat waar de verweerder zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de Verdragsluitende Staten, waar deze een vestiging heeft (art. 14, lid 1 Geschillenprotocol). Heeft de verweerder noch zijn woonplaats noch een vestiging in een van de Verdragsluitende Staten, worden de procedures aanhangig gemaakt bij het gerecht van de Staat waar eiser zijn woonplaats heeft of, indien hij geen woonplaats heeft, waar hij een vestiging heeft (art. 14, lid 2 Geschillenprotocol). Wanneer noch de verweerder noch de eiser een woonplaats of een vestiging heeft in een der Verdragsluitende Staten, worden deze procedures aanhangig gemaakt bij het gerecht waar het Gemeenschappelijk Hof zijn zetel heeft (art. 14, lid 3 Geschillenprotocol). Tenslotte kunnen inbreukvorderingen ook worden aanhangig gemaakt bij het gerecht waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden (art. 14, lid 5 Geschillenprotocol). Het als Gemeenschapsoctrooirechtbank van eerste aanleg aangewezen nationale gerecht beoordeelt, met inachtneming van de nationale regels voor de procesvoering (art. 33, lid 1 Geschillenprotocol) of van inbreuk sprake is. Indien de Gemeenschapsoctrooirechtbank haar bevoegdheid niet ontleent aan de plaats van de inbreuk, is zij bevoegd terzake van (dreigende) inbreuken op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat (art. 17, lid 1 Geschillenprotocol). Is de bevoegdheid wel gebaseerd op de plaats van de inbreuk, dan is zij slechts bevoegd terzake van handelingen op het gebied van de Staat waar die rechtbank is gevestigd (art. 17, lid 2). Eén van de meest voorkomende verweren in een inbreukprocedure is dat de verweerder aanvoert dat het octrooi waarop volgens de eiser inbreuk wordt gemaakt, geheel of gedeeltelijk nietig is. Het Geschillenprotocol opent de mogelijkheid dat de van inbreuk betichte partij een tegenvordering instelt tot nietigverklaring van het Gemeenschapsoctrooi. Deze tegenvordering wordt door de Gemeenschapsoctrooirechtbank beoordeeld (art. 15 Geschillenprotocol). Spreekt de Gemeenschapsoctrooirechtbank de nietigverklaring uit dan heeft dit gevolg voor het gehele territoir. Van de beslissing van de Gemeenschapsoctrooirechtbank van eerste aanleg kan men overeenkomstig de nationale regels in beroep gaan bij de Gemeenschapsoctrooirechtbank van tweede aanleg (art. 21 Geschillenprotocol). Maar deze rechtbank heeft, voorzover het om inbreuk op of geldigheid van een Gemeenschapsoctrooi gaat, niets in de melk te brokkelen. Het Gemeenschappelijk Hof van Beroep is ten aanzien van deze kwesties uitsluitend bevoegd (art. 22 Geschillenprotocol). De Gemeenschapsoctrooirechtbank van tweede aanleg staat niets anders te doen dan deze kwesties te verwijzen naar het Hof van Beroep (art. 23 Geschillenprotocol). De beslissing van dit Hof is bindend bij de verdere behandeling van de zaak (art. 27 Geschillenprotocol). Aldus blijven voor de Gemeenschapsoctrooirechtbank van tweede aanleg slechts aangelegenheden te beslissen die los staan van de vraag of van inbreuk of nietigheid sprake is. Tenslotte kan beroep in cassatie worden ingesteld ten aanzien van beslissingen van de Gemeenschapsoctrooirechtbank van tweede aanleg, doch alleen over vragen waarvoor het Hof van Beroep geen uitsluitende bevoegdheid heeft (art. 29 Geschillenprotocol). OCTROOIRECHTBANK VAN TWEEDE AANLEG HOGE RAAD GEMEENSCHAPPELIJK GEMEENSCHAPS GEMEENSCHAPS HOF VAN BEROEP OCTROOIRECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Voorlopige voorzieningen Volgens het Geschillenprotocol is het mogelijk aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de Gemeenschapsoctrooirechtbanken, van een Verdragsluitende Staat voor een Gemeenschapsoctrooi dezelfde "voorlopige of beschermende maatregelen" te vragen als het recht van die Staat kent voor nationale octrooien (art. 36, lid 1 Geschillenprotocol). Die maatregelen zijn, indien zij genomen worden door Gemeenschapsoctrooirechtbanken, van kracht op het grondgebied van elke Verdragsluitende Staat, tenzij de bevoegdheid van de Gemeenschapsoctrooirechtbank gebaseerd is op de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden (art. 36, lid 2 in verbinding met art. 14, lid 5 Geschillenprotocol). In dat laatste geval en wanneer een ander gerecht dan een Gemeenschapsoctrooirechtbank de maatregel beveelt, is die maatregel slechts van kracht op het grondgebied van de Staat waar de rechtbank gevestigd is. Wie denkt hier niet, als het om Nederland gaat, aan het kort geding? De Haagse kortgedingrechter kan inbreukverboden uitspreken die - afhankelijk van de vraag waarop zijn bevoegdheid is gebaseerd - van kracht zijn hetzij - in potentie - in elke Verdragsluitende Staat hetzij in Nederland. Opmerking verdient dat de regeling met betrekking tot de litispendentie in art. 34 Geschillenprotocol niet van toepassing is op de procedure betreffende voorlopige maatregelen. Volgens genoemd art. 34 worden bodemprocedures betreffende inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien in beginsel geschorst (met uitzondering van de vordering betreffende de vaststelling van niet-inbreuk) wanneer de geldigheid van een Gemeenschapsoctrooi reeds bij een andere Gemeenschapsoctrooirechtbank of voor het Gemeenschappelijk Hof van Beroep wordt betwist of wanneer bij

8 192 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 het EOB tegen het Gemeenschapsoctrooi oppositie is ingesteld of een verzoek tot nietigverklaring is ingediend. 3. Commentaar 3.1. Nietigheidsprocedure De regeling van de nietigheidsprocedures sluit goed aan op de boven het nationale niveau getilde verlening van Gemeenschapsoctrooien. Zij past bij het feit dat die octrooien aan gemeenschapsregels onderworpen zijn. Over de nietigheid wordt namelijk geoordeeld door Europese rechters overeenkomstig Europese regels van materieel en formeel recht. Gevaar voor nationale divergenties is afwezig. Een sterk punt van de procedure in eerste aanleg is dat deze zich afspeelt voor een gerecht waarin zowel juridische als technische kennis voorhanden is. Dat draagt bij aan de snelheid waarmee beslissingen genomen kunnen worden. Een aantrekkelijk aspect is voorts dat het talenprobleem overzichtelijk is. Ik betwijfel of het Uitvoeringsreglement voldoende waarborgt dat de procedures volgens een vast stramien en een strak tijdschema zullen verlopen. Dat lijkt me erg belangrijk. De onzekerheid over de geldigheid van een octrooi moet zo kort mogelijk duren. We weten dat verstoringen van de markt tot onherstelbare schade kunnen leiden. De procedure in tweede aanleg heeft naast de al genoemde voordelen, zekere nadelen. De rechters van het Hof van Beroep mogen dan wel ervaring hebben met octrooirecht, zij zijn niet technisch geschoold. Het lijkt onvermijdelijk dat zij in vele gevallen de hulp van technische deskundigen zullen moeten inroepen. Daardoor wordt de procedure gecompliceerd van karakter en kostbaar. Het ligt voor de hand dat bepaald zal worden dat als procestaai slechts de taal van de eerste aanleg in aanmerking komt. Dat is uiteraard kostenbesparend Gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure De regeling van de gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure is een mengsel van nationale en Europese elementen. De regeling vertoont kenmerken van een compromis. En hoewel zij aanzienlijk verbeterd is ten opzichte van eerdere voorstellen en hoewel zij in vele opzichten knap in elkaar steekt, komt zij minder aantrekkelijk voor aan degene die zich niet afvraagt wat op een bepaald moment politiek haalbaar is, maar wat een rationele regeling is. Het is moeilijk de gedachte van zich af te zetten dat de voorgestelde regeling vlees noch vis is, dat zij hinkt op twee gedachten. Een groot bezwaar tegen de regeling van de procedure in eerste aanleg is dat de nationale regels van procesvoering van toepassing zijn. Deze regels verschillen van Staat tot Staat. Zij beïnvloeden in niet onaanzienlijke mate de snelheid, de kosten, de mogelijkheden en de kwaliteit van de procedures. Rechtsongelijkheid is daarvan het gevolg. Aan de procedure in tweede aanleg zijn ook bezwaren verbonden. Hoewel aan de Gemeenschapsoctrooirechtbank van eerste aanleg de volledige beoordeling van inbreuk en geldigheid wordt toevertrouwd, dient de Gemeenschapsoctrooirechtbank van tweede aanleg - waarvan de rechters niet zelden meer ervaring hebben dan die van de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste aanleg - hierover te zwijgen. Ondanks de mooie naam die zij draagt, is er voor haar wat de belangrijkste vragen betreffende Gemeenschapsoctrooien betreft, geen enkele taak weggelegd. Vanwege de verplichte verwijzing van vragen betreffende inbreuk en geldigheid naar het Hof van Beroep zal de procedure in tweede aanleg kostbaar en tijdrovend zijn. In vele gevallen zal het nodige vertaalwerk moeten worden verricht. Alle stukken van de eerste aanleg zullen voor het Hof beschikbaar moeten zijn. Vaak zal de hulp van andere raadslieden en octrooigemachtigden dan die partijen in eerste aanleg bijstonden, ingeroepen moeten worden om de zaak voor het Hof van Beroep te behandelen. Het kan niet anders dan dat een en ander vertragend zal werken op het verloop van de procedure. Afgezien daarvan zal de procedure bij het Hof de nodige tijd vergen. De rechters van dit Hof hebben dan wel ervaring met octrooirecht maar op het gebied van de techniek zijn zij leken. Omdat de beslissingen van het Hof bindend zijn, zal de zorgvuldigheid bijna steeds wel eisen dat het Hof deskundigen inschakelt. De kwaliteit van de beslissingen zal hierdoor toenemen, de snelheid niet. De vraag rijst of partijen zich niet min of meer "gedwongen" zullen voelen in beroep te gaan van de beslissing van de Gemeenschapsoctrooirechtbank van eerste aanleg. Zullen zij die beslissing in verhouding tot die van het Gemeenschappelijk Hof van Beroep niet als van minder allooi beschouwen? De beslissing van het Hof van Beroep voldoet aan Europese maatstaven Voorlopige maatregelen Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat aan de rechters in bepaalde Staten veelvuldig voorlopige maatregelen zullen worden gevraagd. Hieraan kleven bezwaren. Als rechters van een Staat worden geadieerd die hun bevoegdheid ontlenen aan het feit dat de inbreuk binnen die Staat plaatsvindt of dreigt plaats te vinden, zijn de voorlopige maatregelen slechts in die Staat van kracht. In verschillende Staten kan de octrooihouder wegens dreigende inbreuk voorlopige maatregelen vragen die slechts voor het territoir van die Staat gelden. De kans bestaat dat niet overal die maatregelen worden toegewezen. Dan wordt de Gemeenschappelijke markt opgesplitst. Wanneer nadien in de bodemprocedure anders wordt geoordeeld over inbreuk en geldigheid, kunnen zeer gecompliceerde situaties ontstaan. Omdat van Staat tot Staat de mogelijkheden tot het vragen van voorlopige maatregelen en de inhoud van die maatregelen verschillen, zal er binnen de Gemeenschap rechtsongelijkheid bestaan. Forum shopping ligt voor de hand. 18 ) Over dit verschijnsel heb ik eerder relativerende opmerkingen gemaakt.") Ik heb mij toen afgevraagd of niet te verwachten was dat de vrijheid om - met het oog op kwaliteit, deskundigheid, toegankelijkheid, snelheid en kosten - de rechter van een bepaalde Lid-Staat uit te kiezen, ertoe zal leiden dat de kwaliteit van de rechtspraak binnen de Gemeenschap als geheel zal toenemen. Dit neemt niet weg dat in vele gevallen rechtsongelijkheid onvermijdelijk is. 4. Alternatieven voor gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure? Zijn er alternatieven voor de gecombineerde inbreuken nietigheidsprocedure? De meest logische oplossing zou zijn dat de Gemeenschapsoctrooirechtbanken zouden zijn wat de benaming aangeeft: rechtbanken samengesteld uit rechters afkomstig uit verschillende Staten van de Gemeenschap. Bij voorkeur zouden naast een jurist technische leden deel uitmaken van deze rechtbanken. De rechtbank zou dan kunnen worden samengesteld afhankelijk van het octrooi dat in geschil is. Deze rechtbanken zouden volgens internationale procesregels te werk moeten gaan. 20 ) Zo'n regeling kennen internationale sportorganisaties. Moet een internationale wedstrijd worden gespeeld of moet worden gestreden om een Europa-cup dan worden onafhankelijke scheidrechters aangewezen om op de naleving van de internationale spelregels toe te zien. Bij,8 ) Daarover: D. Young en C. Birss, Forum shopping under the Community Patent Convention, EIPR blz j Molengrafica (zie noot 6), ) Iets dergelijks heb ik wel eens - zonder verdere uitwerking - geopperd: The extent of protection conferred by European patents - Problems and suggestions, IIC 1990, blz Uit de stilte die volgde. heb ik afgeleid dat het idee niet realistisch was.

9 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr een opzet als deze zou beroep kunnen worden ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Beroep. Ik vrees dat deze logische oplossing niet eenvoudig te bereiken is. Realistischer dan het in het leven roepen van internationale Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste aanleg lijkt me vooralsnog tot uitgangspunt te nemen de gedachte die aan de regeling in het Geschillenprotocol ten grondslag ligt: laat nationale rechterlijke instanties gemeenschapstaken vervullen. De uitwerking van die gedachte zou dan wel consequent moeten zijn. Ook in tweede aanleg zou de nationale Gemeenschapsoctrooirechtbank het geschil in volle omvang moeten beoordelen. Dat zou naar mijn mening met zich meebrengen dat in tweede aanleg de verwijzing naar het Gemeenschappelijk Hof van Beroep zou komen te vervallen. De Gemeenschapsoctrooirechtbanken van tweede aanleg zouden ten gronde over inbreuk en geldigheid moeten oordelen. De procedure zou aldus minder omslachtig en goedkoper worden. De tegenwerpingen liggen voor de hand. Lopen de kwaliteit en uniformiteit die van inschakeling van het Gemeenschappelijk Hof van Beroep te verwachten zijn, geen gevaar als de beslissingen over inbreuk en geldigheid niet Europees getoetst kunnen worden? Ik heb mij wel eens afgevraagd of de regeling zoals deze thans voor ons ligt, ingegeven werd door wantrouwen ten opzichte van de kwaliteit van nationale rechters. Als dit juist zou zijn, moet dan niet daaraan gewerkt worden? Moet niet een regeling worden ontworpen die de kwaliteit van de beslissingen van nationale rechters garandeert? Is het niet van het grootste belang dat aan verhoging van die kwaliteit wordt gewerkt in plaats van een regeling te maken die in zekere zin accepteert dat verbetering niet bereikbaar is? Hoe zou men dit kunnen aanpakken? Mijns inziens zou er een netwerk moeten komen van Gemeenschapsoctrooirechtbanken in de Gemeenschap die volgens dezelfde regels van procesrecht geschillen over inbreuk en geldigheid beoordelen. De kwaliteit en uniformiteit van de beslissingen van die rechtbanken kunnen worden verhoogd wanneer die rechtbanken voor hun beslissingen een beroep kunnen doen op internationale deskundigen die kennis en ervaring hebben met de Europese octrooiverleningspraktijk en die op de hoogte zijn van de Europese normen betreffende de beschermingsomvang van Europese octrooien. De uniforme procedureregels en de inschakeling van internationale deskundigen zullen ertoe bijdragen dat de kwaliteit en snelheid van rechterlijke beslissingen over inbreuk en nietigheid in de Gemeenschap worden geharmoniseerd. Uiteraard moet het netwerk onderhouden worden. Daarvoor zijn nodig: cursussen, symposia van Europese octrooirechters, een tijdschrift dat onder andere beslissingen van Gemeenschapsoctrooirechtbanken zal bevatten, uitwisseling van rechters en dergelijke. 5. Slotopmerkingen Haardt schreef 2 ) in 1985 dat wat toen over de geschillenbeslechting ter tafel lag: "druipt van de compromissen. Zij zijn niet te vermijden; het is alleen de vraag of die compromissen binnen zodanige grenzen kunnen worden gehouden dat een effectieve, in alle landen der Gemeenschap gelijke rechtsbescherming voor de houder van het octrooi gewaarborgd blijft. Lukt dat niet, dan zal men niet alleen van de oprichting van COPAC, maar ook van de invoering van het gemeenschapsoctrooi moeten afzien." Naar mijn gevoel is het in 1989 in Luxemburg bereikte resultaat voor wat betreft de gecombineerde inbreuk- en nietigheidsprocedure, niet bevredigend. De regeling hinkt op twee gedachten. Ik denk dat men zal moeten kiezen 21 ) Op blz. 196 in "Een Hof van Beroep voor Gemeenschapsoctrooien", B.I.E. 1985, blz tussen beslechting door nationale of Europese rechters. Is de, in mijn ogen meest logische keuze voor beslechting van die geschillen door Europese rechters thans om wat voor reden dan ook niet realiseerbaar dan blijft niets anders over dan nationale rechters m te schakelen. Men dient er dan wel voor te zorgen dat die rechters op Europese wijze te werk kunnen gaan. Daarvoor is het nodig dat uniforme regels van procesvoering worden ontworpen met daarin vaste termijnen voor de verschillende processuele handelingen met inbegrip van de rechterlijke beslissing. In de verscheidenheid van processuele regels ligt een van de oorzaken van de rechtsongelijkheid. De kwaliteit van de beslissingen kan worden verhoogd door de rechters de mogelijkheid te bieden de hulp in te roepen van ervaren, internationale deskundigen op het gebied van het octrooirecht. Het moet zo worden dat het, wat de kwaliteit, de snelheid en de kosten betreft, niet uitmaakt of men in Athene of Dublin, in Kopenhagen of Palermo over inbreuk en geldigheid procedeert. Europeanisering van het procesrecht met betrekking tot de beslechting van geschillen over inbreuk en geldigheid van Gemeenschapsoctrooien kan het beginpunt zijn van Europeanisering van civiel procesrecht in de Gemeenschap. Die is nodig omdat de nationale verschillen rechtsongelijkheid teweegbrengen en de mededinging binnen de Gemeenschappelijke markt vervalsen. De ervaring die met de beslechting van geschillen over octrooien wordt opgedaan, kan van nut zijn bij de regeling van de beslechting van geschillen over het verder in de toekomst liggende Gemeenschapsmerk en Gemeenschapsmodel. Het octrooirecht heeft, wanneer het om internationalisering ging, wel vaker een voortrekkersrol vervuld. Al met al meen ik dat het geen kwaad kan nog eens goed over dit onderwerp na te denken. Als we in Europa verder willen komen - hetgeen me noodzakelijk lijkt om de concurrentie op mondiaal niveau aan te kunnen - moeten we wellicht over drempels heen stappen die we tot voor kort voor onoverkomelijk hebben gehouden. Met oplossingen uit het verleden worden we de problemen van de toekomst niet de baas. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de ontwerpers van het EOV. Hun durf heeft in betrekkelijk korte tijd geleid tot een zeer succesvolle organisatie. Ook aan het bedrijfsleven in Europa zouden we een voorbeeld kunnen nemen. Daar deinst men niet terug voor onconventionele oplossingen. De tijd dringt. En wat, tot slot, de kwestie van de talen betreft, wordt het geen tijd voor een rationele en radicale oplossing? De vele talen in Europa zijn in cultureel opzicht even zovele schatten. Op juridisch-economisch gebied belemmeren zij echter de samenwerking. Hoe zou men het talenprobleem kunnen oplossen? De hoffelijkste oplossing zou zijn dat ieder zich uitdrukt in de taal van de gesprekspartner. Bij welke spreker van een "kleine" taal is dit idee niet opgekomen wanneer hij te maken kreeg met een arrogante gesprekspartner van een "grote" taal? Als oefening in nederigheid is deze oplossing ook aan te bevelen. Hoffelijkheid noch nederigheid spelen in het economisch verkeer een dominante rol van betekenis. Deze oplossing is dan ook het minst realistisch. Evenmin getuigt van werkelijkheidszin indien men alle talen tot officiële talen proclameert. Een zo klein mogelijk aantal officiële talen is in ieders belang. Hoe kiest men? Schoonheid van de taal is helaas geen goed criterium. Keuze van een bepaalde taal als beloning voor het land dat zich het meest coöperatief opstelt in Europees verband, komt evenmin als criterium in aanmerking. Omdat octrooien alles met techniek te maken hebben zou de meest rationele oplossing zijn als officiële taal de taal van de techniek te kiezen. Zijn we eerlijk dan is dat Engels. En het blijft Engels ook als het Verenigd Koninkrijk niet zou willen meedoen met de verdere

10 194 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 samenwerking in Europa. 22 ) De keuze voor één taal zou M ) V. Scordamaglia, The Common Appeal Court and the Future of Community Patent following the Luxembourg Conference I, l/c, biz schrijft "One has to accept that Europe, unlike the USA, will not be able to achieve its integration on the basis of one or a limited number of languages. The different languages are an essential part of the cultural characteristics of the Europeans. We have to accept that for politica! reasons, even in fields like the patent specifications, where our national cultures are not realy at issue, we shall have to operate with a large set of languages and carry the costs thereof." Hij heeft gelijk voorzover het om het recente verleden gaat, maar zeker met het oog op de toekomstige uitbreiding van de Gemeenschap moet Europa toch in staat zijn rationeel te werk te gaan? heel veel problemen zo al niet oplossen dan toch in ieder geval kleiner maken. Den Haag, 15 oktober Jurisprudentie Nr 47. Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 7 april (oogdruppels) Mrs G.W.M. Bodewes, H.J. van den Hul en S. de Wit. Art. 1 Rijksoctrooiwet j art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. In het midden gelaten is of en zo ja onder welke omstandigheden het aanvragen van een octrooi in Nederland in het algemeen onrechtmatig kan zijn, in casu is het aanvragen van octrooi niet onrechtmatig geacht omdat ook al is aan Fisons uiteindelijk octrooiverlening geweigerd, de Octrooiraad in eerste instantie in het onderwerp der octrooiaanvrage een uitvinding heeft gezien en Fisons in enkele andere landen voor haar uitvinding wel octrooi heeft verkregen. Artt. 43 en 44 Row.j" art. 6:162 B.W. Het uitbrengen van desbewustheidsexploiten door Fisons aan Mann en Tramedico hangende het beroep van Fisons tegen de beslissing van de Aanvraagafdeling waarbij deze na een door Mann ingestelde oppositie de verlening van octrooi op de openbaargemaakte aanvrage van Fisons heeft geweigerd, wordt jegens Mann en haar Nederlandse distributeur Tramedico niet onrechtmatig geacht, omdat het voor Fisons voor de hand lag om haar mogelijke recht op schadevergoeding bij een voor haar gunstige afloop van de beroepsprocedure bij de Afdeling van Beroep door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit zeker te stellen en het voor Mann mogelijk was om het risico van een eventueel in de toekomst aan Fisons te betalen schadevergoeding op een minder ingrijpende wijze af te dekken dan door staking van de distributie van het onder de openbaargemaakte aanvrage van Fisons vallende produkt. Zie voor het laatste nader het vonnis. Dr. Gerhard Mann, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH te Berlijn, Duitsland, eiseres, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen Fisons Plc. te Ipswich, Suffolk, Verenigd Koninkrijk, gedaagde, procureur Mr G.L. Kooy. 2. Feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende weersproken, alsmede op grond van de niet weersproken inhoud van overgelegde stukken, staat tussen partijen het volgende vast: (a) Fisons heeft in diverse landen, waaronder in Nederland, octrooi aangevraagd voor een werkwijze ter bereiding van een farmaceutisch preparaat met antiallergische werking. De Aanvraagafdeling van de Nederlandse Octrooiraad heeft, na een door Mann ingestelde oppositie tegen de openbaar gemaakte aanvrage van Fisons, bij beschikking van 14 mei 1986 geweigerd het gevraagde octrooi te verlenen wegens gebrek aan (voldoende) uitvindingshoogte; (b) In september 1986 verkreeg Mann, resp. haar distributeur in Nederland Tramedico Farma B.V. bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen een inschrijving in het Register van Geneesmiddelen voor VIVIDRIN oogdruppels, welke rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van de werkwijze, beschreven in de conclusies van de Nederlandse openbaarmaking van Fisons nr ; (c) In februari 1987 heeft Fisons zowel aan Mann als aan haar distributeur in Nederland, desbewustheidsexploiten doen betekenen; (d) Op 27 april 1988 heeft de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad het door Fisons tegen de beslissing van de Aanvraagafdeling van 14 mei 1986 ingestelde beroep, ongegrond verklaard; (e) In augustus 1991 heeft Mann zich schriftelijk jegens Fisons op het standpunt gesteld dat Fisons onrechtmatig zou hebben gehandeld en vordert Mann schadevergoeding. 3. Het geschil 3.1 Mann vordert te verklaren voor recht dat Fisons onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mann. Voorts vordert Mann Fisons te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente sedert 1 september 1991 tot de dag van algehele voldoening; alsmede Fisons te veroordelen in de proceskosten. 3.2 Mann grondt haar vordering op de stelling dat Fisons onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, enerzijds door Tramedico te noodzaken de verhandeling van VIVIDRIN op te schorten, zulks terwijl Fisons er ernstig rekening mee moest houden dat haar openbaarmaking de door Mann gestelde oppositie niet zou overleven, anderzijds door in Nederland octrooi aan te vragen voor niet-inventieve materie. 3.3 Fisons voert gemotiveerd verweer. 4. Beoordeling van het geschil 4.1 Het standpunt van Mann noopt de Rechtbank tot beantwoording van de navolgende twee vragen:

11 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr (a) Is het aanvragen van octrooi in Nederland voor de in rov. 2(a) bedoelde werkwijze onrechtmatig? (b) Is het in februari 1987 uitbrengen van desbewustheidsexploiten door Fisons aan Mann en haar Nederlandse distributeur Tramedico jegens hen onrechtmatig? 4.2 De Rechtbank laat in het midden of en zo ja onder welke omstandigheden het aanvragen van een octrooi in Nederland onrechtmatig kan zijn, nu, zo dit al mogelijk is, van een onrechtmatig handelen in casu géén sprake is. In elk geval heeft de Octrooiraad in eerste instantie in de aangeboden materie een uitvinding gezien. Dat eerst na oppositie geweigerd is het gevraagde octrooi te verlenen maakt duidelijk dat in casu de vraag of voldoende uitvindingshoogte bestond -in octrooizaken een onderwerp waarover zeer verschillend kan worden gedacht- niet met zekerheid viel te voorspellen. Dit wordt bevestigd door de omstandigheid dat - naar Fisons heeft gesteld en Mann niet gemotiveerd heeft betwist- Fisons in enkele andere landen, waaronder de Verenigde Staten, Japan, Zweden, NieuwZeeland, Israël en Denemarken, wél octrooi heeft verkregen op haar uitvinding. Onder deze omstandigheden kan van een onrechtmatige daad van Fisons jegens Mann geen sprake zijn. 4.3 Het in februari 1987 uitbrengen van desbewustheidsexploiten door Fisons aan Mann en Tramedico acht de Rechtbank jegens Mann evenmin onrechtmatig. 4.4 Tramedico heeft, zoals Mann in de inleidende dagvaarding stelt, de distributie van VIVIDRIN in Nederland gestaakt na ontvangst van het desbewustheidsexploit, omdat zij, zoals Mann stelt, "het risico niet wilde lopen" om schadevergoeding aan Fisons te moeten betalen indien het door Fisons tegen de beslissing van de Aanvraagafdeling ingestelde beroep zou slagen Aan Tramedico was -zo is namens Mann ter gelegenheid van het pleidooi desgevraagd bevestigd - door Mann echter een algehele vrijwaring gegeven. In dit licht is de beslissing van Tramedico om de distributie van VIVIDRIN te staken dan wel uit te stellen, niet wel te begrijpen. Voor een eventuele aan Fisons te betalen schadevergoeding had Tramedico dan immers verhaal kunnen nemen op Mann Voor Mann daarentegen lag het, zeker na de voor haar gunstige beslissing van de Aanvraagafdeling, voor de hand dat zij het risico van een eventueel in de toekomst aan Fisons te betalen schadevergoeding op een minder ingrijpende wijze zou afdekken, b.v. door ten behoeve van die (toekomstige) schadeclaim een financiële reserve in de vorm van een opslag op de prijs van VIVIDRIN, op te bouwen. Zeker in het licht van de niet onaanzienlijke, door Mann gestelde, schade zou deze oplossing meer voor de hand hebben gelegen dan een algehele staking van de distributie in Nederland. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft de raadsman van Mann desgevraagd bevestigd dat bij de beslissing om de distributie van VIVIDRIN te staken, géén rol heeft gespeeld de vraag of de verkoopprijs van VIVIDRIN, door een dergelijke prijsopslag ten behoeve van een schade-reserve, commercieel oninteressant zou worden Ook laten zich nog andere, minder ingrijpende oplossingen denken om eerdergenoemd risico van een toekomstige schadeclaim te verkleinen Mann heeft er bij pleidooi nog op gewezen dat Tramedico niet slechts een verplichting tot betaling van schadevergoeding riskeerde, maar tevens een terugnameverplichting van de oogdruppels en neusspray, welke terughaalverplichting Tramedico's reputatie in de branche zou schaden. Mann ziet daarbij echter over het hoofd dat zij, resp. Tramedico, een dergelijk risico óók zou hebben gelopen indien géén desbewustheidsexploit aan hen zou zijn betekend. 4.5 Voor Fisons lag het daarentegen voor de hand -gelet op art.43 ROW en de minstgenomen onzekere jurisprudentie omtrent de vraag of desbewustheid in casu óók kon worden verkregen anders dan door het uitbrengen van een daartoe strekkend deurwaardersexploit - haar mogelijk recht op schadevergoeding bij een voor haar gunstige afloop van de beroepsprocedure bij de Afdeling van Beroep zeker te stellen door het uitbrengen van een desbewustheidsexploit. 4.6 Op de hiervoor genoemde gronden is het uitbrengen van desbewustheidsexploiten door Fisons aan Mann niet onrechtmatig te achten. De vorderingen van Mann dienen dus aan haar te worden ontzegd. Mann dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten te worden veroordeeld. 5. Beslissing De rechtbank: - wijst de vorderingen af. - veroordeelt Mann in de kosten van deze procedure, tot op deze uitspraak aan de zijde van Fisons begroot op ƒ 250,- aan griffierecht en ƒ 2.840,- aan procureurssalaris. Enz. Nr 48. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 2 juni (ruit-beeldmerken) Mr H.F. van den Haak. Art. 1 Benelux Merkenwet. De tekens van Renault bezitten onderscheidend vermogen. Zij hebben door inburgering grote bekendheid verworven. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 en 2 BMW. Aan de hand van de maatstaf van het Union-arrest overeenstemming aanwezig geoordeeld tussen het teken van Manger en de beeldmerken van Renault. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 j" art. 39 BMW. Geen soortgelijkheid tussen de waren waarvoor Renault haar merken heeft gedeponeerd en de diensten van Manger (adviseurs op het gebied van verzekering, makelaardij in assurantiën waaronder autoverzekeringen). Een zekere consumptieverwantschap ("bij een auto hoort een autoverzekering ") is voor soortgelijkheid nog niet voldoende. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Wél gebruik van overeenstemmend teken in het economisch verkeer met mogelijkheid van schade voor Renault (o.a. mogelijkheid van verwarring doordat bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek de indruk kan ontstaan dat Renault en Manger in enigerlei opzicht zijn gelieerd). Régie Nationale des Usines Renault te Billancourt, Hautes-de-Seine, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.K. Garvelink, advocaat Mr M. Brainich von Brainich Felth te Amsterdam, tegen Johann Georg Manger, h.o.d.n. Fa. W. van Orden, te Zaandam, gemeente Zaanstad, gedaagde [in kort geding], procureur Mr H.M. van Dam, advocaat Mr N.E.M. van Gils te Amsterdam, en Régie Nationale des Usines Renault te Billancourt, Hautes-de-Seine, Frankrijk, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.K. Garvelink, advocaat Mr M. Brainich von Brainich Felth te Amsterdam, tegen Johann Georg Manger, h.o.d.n. Fa. J.G. Manger, te Zaandam, gemeente Zaanstad, verweerder [in kort geding], procureur Mr H.M. van Dam, advocaat Mr N.E.M. van Gils te Amsterdam.

12 196 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16juriil De vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd betwist alsmede op basis van overgelegde stukken, voor zover niet bestreden, staat in dit geding tussen partijen het volgende vast: a. Renault is een in Frankrijk gevestigde fabrikant van en groothandelaar in (vrachtauto's. Zij richt zich op de multi-nationale markt en opereert mede via nationaal - ook in Nederland - gevestigde dealers. b. Renault heeft overeenkomstig de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) bij het Benelux-Merkenbureau als beeldmerken voor onder andere de klassen zes, zeven, acht, negen, elf en twaalf gedeponeerd de hierna afgebeelde tekens: Op 9 november 1972 Op 1 februari 1979 c. Renault gebruikt deze tekens beide - dat wil zeggen dat momenteel het gebruik van het op 9 november 1972 gedeponeerde teken slechts op beperkte schaal plaatsvindt daar sedert 1 februari 1979 het op die datum gedeponeerde teken het "oudere" teken is gaan vervangen - als onderscheidingstekens voor haar waren - de (vrachtauto's - en daarmee samenhangende diensten. d. Manger q.q. is enig eigenaar en directeur van twee bedrijven, de firma W. van Orden en de firma J.G. Manger, onder welke namen hij de respectieve bedrijven exploiteert. e. Genoemde firma Van Orden is een in Zaandam gevestigde, op de Amsterdamse assurantiebeurs optredende onderneming, waaraan ongeveer vijftien werknemers zijn verbonden. De onderneming houdt zich bezig met makelaardij in assurantiën, waaronder motorrijtuigenverzekeringen. Zij kan bogen op een familietraditie van ruim tweehonderd jaren. f. Voormelde firma Manger, een eenmansbedrijf, treedt als gevolmachtigde van vijf verzekeringsmaatschappijen eveneens op genoemde beurs op. g. Manger q.q. heeft op 10 december 1987 overeenkomstig de BMW bij het Benelux-Merkenbureau als dienstmerk voor de klasse zesendertig gedeponeerd het hierna weergegeven teken, dat hij in de loop van 1979 in gebruik had genomen: Dit teken is een gestileerde weergave van de beginletters van de naam van de oprichter van het onder e. genoemde en naar die oprichter vernoemde bedrijf, W. van Orden. h. Manger q.q. voert dit teken ter onderscheiding van door hem in het kader van de bedrijfsuitoefening van bedoelde firma's aangeboden/verleende diensten. i. (...) Spoedeisend belang 3.2. Als het meest verstrekkend zal allereerst worden beoordeeld of het verweer, dat Renault geen spoedeisend belang heeft, doel treft. Dat is niet het geval. Afgezien van het gegeven dat (dreigende) schade geen vereiste is voor het kunnen slagen van de vordering, gebaseerd op de primaire grondslag, is - de visie van Renault volgend - aannemelijk dat zij schade lijdt, althans dreigt te lijden, indien en zolang Manger q.q. het gewraakte gebruik continueert. Het rechtens te respecteren belang van Renault bij een onverwijlde voorziening als verzocht is gelegen in het op doeltreffende wijze uitsluiten van bedoelde (mogelijkheid van) schade. De door Manger q.q. ter toelichting op dit onderdeel aangevoerde omstandigheden doen aan het aanwezig geoordeelde spoedeisend belang niet af, temeer daar is gebleken dat Renault eerst recentelijk van het gewraakte gebruik heeft kennis genomen. Merk als bedoeld in artikel 1 BMW 3.3. De tekens van Renault moeten worden aangemerkt als merken in de zin van artikel 1 BMW, daar zij voldoende onderscheidend vermogen bezitten in dier voege dat zij kunnen dienen om de waren en diensten van Renault te individualiseren/te identificeren als van haar afkomstig. Haar tekens zijn immers niet te eenvoudig om door het relevante publiek als onderscheidingstekens te worden opgevat; het betreft niet een "simpele" doch een door middel van balken op tweeërlei wijze gestileerde ruit, die voldoende sprekend is om door het in aanmerking komende publiek als identificatie-aanduiding te worden onderkend Zou dit onderscheidend vermogen op zichzelf inderdaad, zoals Manger q.q. betoogt, moeten worden gekwalificeerd als zwak, dan brengt dit zonder meer niet mee dat de beschermingsomvang van de merken van Renault beperkt is in dier voege dat de bescherming zich niet uitstrekt over andere, met haar merken overeenstemmende tekens. In het onderhavige geval kan daarvan temeer geen sprake zijn, daar tussen de merken van Renault en het teken van Manger q.q. in belangrijke mate gelijkenis bestaat - zie hierna onder en bovendien als onweersproken vast staat dat de merken van Renault door langdurig en intensief gebruik - door inburgering - grote bekendheid hebben verworven en dan ook (tenminste) als voldoende sterk gelden om uit hoofde van de BMW beschermbaar te zijn. Overeenstemmende tekens 3.5. Met betrekking tot zowel de primaire als de subsidiaire grondslag van de vordering geldt als vereiste dat het door Manger q.q. gebruikte teken als een met de beeldmerken van Renault overeenstemmend teken moet worden aangemerkt Voor de beoordeling van de vraag, of deze overeenstemming zich voordoet, geldt de in genoemd Union-arrest [BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 m.nt. LWH; B.I.E. 1984, p. 137 m.nt. D.W.F. V.; Red] geformuleerde maatstaf dat - mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, met name de onderscheidende kracht van het merk - bedoelde tekens, elk in hun geheel en/of onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand - dat wil zeggen een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek - associaties worden gewekt tussen de respectieve tekens. Daargelaten dat eerder relevant zijn de punten van overeenstemming dan de punten van verschil, gaat het hierbij niet om actief, uitpluizend vergelijken, maar om het bepalen van de totaal-indruk van die tekens

13 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr de resultante van een of meer van die het herinneringsbeeld bepalende factoren - die bij dat publiek is ontstaan Gemeten naar de onder 3.6. weergegeven maatstaf is voldaan aan bedoeld vereiste van overeenstemming. Als het meest in het oog springend - het element dat als het ware bij het publiek "blijft hangen" - moet de gestileerde ruit worden aangemerkt, die voorkomt in zowel de beeldmerken van Renault als het teken van Manger q.q. Deze respectieve tekens vertonen bij beschouwing op de voet van de maatstaf onder 3.6. aangegeven in belangrijke mate bedoelde gelijkenis. De "aangeplakte" halve ruit van het teken van Manger q.q. noch andere punten van verschil tasten dit ruitbeeld zozeer aan dat het gevaar, dat het teken van Manger q.q. doet denken aan de merken van Renault, geacht moet worden te zijn geweken Evenmin kunnen de verwijzing naar de oprichter van de bedrijven van Manger q.q. en de verschillen in samenstelling van het in aanmerking komende publiek het gevaar voor associatie elimineren. Immers, visueel gezien kan die verwijzing niet als zo evident worden aangemerkt dat voor het publiek, dat met het teken van Manger q.q. wordt geconfronteerd, voldoende kenbaar is dat daarmee de bedrijven van Manger q.q. zijn bedoeld; wat betreft het bedrijf firma J.G. Manger kan daarvan temeer geen sprake zijn, aangezien een verwijzing van de letters "W.v.O." naar genoemde handelsnaam niet aan de orde is. Voorts is onvoldoende gebleken dat de verschillen in samenstelling van het publiek zodanig gewicht hebben dat de kans op associatie is uitgesloten, hierbij betrokken dat Manger q.q. zich ook richt tot publiek buiten de Zaanstreek, nu hij mede optreedt op de Amsterdamse assurantiebeurs, terwijl ook ten processe is gebleken dat particulieren desgewenst gebruik kunnen maken van de door Manger q.q. aangeboden diensten. Bovendien kan uit de in het geding gebrachte folder van het bedrijf firma W. van Orden worden afgeleid dat Manger q.q. zich richt tot een publiek dat qua samenstelling niet is begrensd als door hem in deze procedure gepretendeerd Zouden echter toch de door Manger q.q. op dit punt aangevoerde omstandigheden meewegen ten gunste van het in deze door hem verdedigde standpunt, aan de daartegenover staande omstandigheden als onder 3.7. aangegeven moet desondanks meer gewicht worden toegekend, mede in het licht van het in overweging 3.4. besloten oordeel dat de onderscheidende kracht van de merken van Renault door inburgering eerder sterk dan zwak is. ARTIKEL 13A, EERSTE LID AANHEF EN ON DER 1, BMW Soortgelijkheid Voor de deugdelijkheid van de primaire grondslag is vereist dat de waren en/of diensten van Renault gelijksoortig zijn aan de diensten van Manger q.q Bij de beoordeling van de vraag of aan genoemd vereiste is voldaan, staat voorop - anders dan Manger q.q. meent - dat uit hoofde van artikel 13B juncto 39 BMW de voor de inschrijving van de merken van Renault en van het merk van Manger q.q. toegepaste rangschikking in klassen niet van beslissende betekenis is Voorts geldt bij de beoordeling van die vraag als criterium dat tussen de waren en/of diensten van Renault enerzijds en de diensten van Manger q.q. anderzijds zodanige punten van verwantschap bestaan, dat met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken te verwachten valt dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek aan die respectieve waren en diensten als zodanig, ongeacht de daarvoor gevoerde merken, dezelfde herkomst zal toekennen, in die zin dat bedoeld publiek de indruk heeft dat die diensten en waren door dezelfde onderneming aangeboden kunnen worden Aan dit criterium is in casu niet voldaan. Daargelaten dat tegenover de betwisting van Manger q.q. Renault onvoldoende feitelijk heeft geadstrueerd dat de diensten van Renault zich uitstrekken tot de advisering op het gebied van verzekeringen, is onvoldoende komen vast te staan dat zowel verkoop van auto's en daarmee samenhangende advisering in voormelde zin als makelaardij in assurantiën, waaronder autoverzekeringen, door dezelfde ondernemingen plegen te worden aangeboden. De enkele omstandigheid dat verkoop van auto's en (advisering met betrekking tot) autoverzekeringen op dezelfde verkooppunten - te weten: bij dealers van Renault - aan de orde (kunnen) zijn, is nog niet voldoende om soortgelijkheid aan te nemen; hetzelfde geldt ten aanzien van het - onbetwiste - bestaan van een zekere consumptie-verwantschap tussen waren en diensten - bij een auto behoort een autoverzekering Dit betekent dat de primaire grondslag faalt. ARTIKEL 13A, EERSTE LID AANHEF EN ON DER 2, BMW Elk ander gebruik in het economisch verkeer Vast staat dat Manger q.q. in het kader van de uitoefening van zijn bedrijven zich heeft bediend/bedient van zijn - als overeenstemmend met de merken van Renault geoordeelde - teken. Zonder geldige reden Vast staat dat Renault oudere (beeldmerkrechten heeft dan Manger q.q. die zijn in de loop van 1979 in gebruik genomen teken in 1987 als dienstmerk heeft gedeponeerd Voldoende aannemelijk is dat het omstreden gebruik plaatsvindt zonder geldige reden als nader verklaard in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 1 maart 1975, NJ 75, 472 (Claeryn/Klarein) [B.I.E. 1975, nr30, blz. 183, m.nt. V.d.Z.; Red.] en het arrest van de Hoge Raad van 20 januari 1989, R.v.d.W. 89, 36 (Tanderil II) [B.I.E. 1989, nr66, blz. 212; Red.]. Met name is niet, althans onvoldoende gebleken dat voor Manger q.q. een zodanige noodzaak bestond/bestaat juist het gewraakte teken te gebruiken, dat van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich van dat gebruik onthoudt. De op dit punt door Manger q.q. aangevoerde omstandigheden zijn voor het aanvaarden van het tegendeel niet concludent. Schademogelijkheid Voorop staat dat artikel 13A, eerste lid aanhef en onder 2, BMW niet meer eist dan dat schade kan worden toegebracht; het artikel bevat met name niet de eis dat ten processe komt vast te staan of, en zo ja, op welke wijze verwacht kan worden dat de kans op schade zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt/zal verwezenlijken (zie het arrest van de Hoge Raad van 13 januari 1984, NJ 84, 398, Pour Vous Madame) [B.I.E. 1984, nr81, blz. 257; Red.] Het bestaan van de mogelijkheid dat Manger q.q. door het gebruik van zijn teken aan Renault schade toebrengt, bestaande in, bijvoorbeeld, verwarring omtrent de herkomst der waren en diensten, verlies van exclusiviteit en/of kooplustopwekkend vermogen, is in het licht van de gegeven omstandigheden voldoende aannemelijk, hierbij mede betrokken de ruime mate van bekendheid van de beeldmerken van Renault. Wat betreft die verwarring is immers niet zonder meer onaannemelijk dat onder de gegeven omstandigheden - waaronder ook het bestaan van genoemde consumptie-verwantschap tussen de respectieve waren en diensten - bij een niet te verwaarlozen deel van het publiek de indruk kan ontstaan dat Renault en Manger q.q. in enigerlei zin met elkaar zijn gelieerd; het kan dan ook niet uitgesloten worden geacht dat relaties van Manger q.q. hun onwelgevallige gedragingen van Manger q.q. en/of kwaliteiten van zijn diensten mede betrekken op Renault, waarin de schademogelijkheid is gelegen De subsidiaire grondslag is dan ook deugdelijk. Slotsom en kosten Het vorenoverwogene voert tot de slotsom dat de gevraagde voorzieningen in beide zaken zullen worden gegeven, zij het dat er termen zijn Manger q.q. een termijn te gunnen zich aan te passen aan het te geven

14 198 Bijblad riële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 bevel; een termijn tot 1 september 1989 moet redelijk worden geacht. Voorts zijn er gronden de verzochte dwangsom te maximeren. Manger q.q. zal worden verwezen in de kosten van de procedure in beide zaken, daar hij in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. 4. Beslissingen De President, rechtdoende in kort geding: In beide zaken 4.1. Beveelt gedaagde respectievelijk verweerder uiterlijk op 31 augustus 1989 het gebruik van het onder sub g. weergegeven teken of enig daarmee overeenstemmend teken als bedoeld in de Eenvormige Beneluxwet op de Merken te staken en gestaakt te houden; 4.2. Bepaalt dat gedaagde respectievelijk verweerder die het aangaat (telkens) een dwangsom verbeurt van ƒ5.000,- (...) voor elke overtreding van het onder 4.1. gegeven bevel en/of voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, een en ander tot een maximum van ƒ ,- (...) ten aanzien van zowel gedaagde als verweerder; 4.3. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.4. Wijst af het meer of anders verzochte; In de zaak met KG nummer 235/ Veroordeelt gedaagde in de kosten van de procedure, aan de zijde van eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op ƒ301,25 aan verschotten en ƒ 750,- aan procureurssalaris; In de zaak met KG nummer 236/ Veroordeelt verweerder in de kosten van de procedure, aan de zijde van eiseres gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op ƒ250,- aan verschotten en ƒ 750,- aan procureurssalaris. Enz. Nr 49. Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 28 april (Greenflelds) Mrs G.W.M. Bodewes, H.R. Furstner en P.A.C.E. van der Kooij. Art. 3, tweede lid j art. 14 onder B, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Weliswaar is tussen een aantal partijen overleg gevoerd over exclusief gebruik van het merk door een drietal hunner, maar waar dit overleg niet tot resultaat heeft geleid kan, gelet op de verdere omstandigheden, niet worden gezegd dat Food from Britain (gedaagde in conventie) onbevoegd was om over het woord- en beeldmerk te beschikken. De depots van Agra (gedaagde in reconventie) komen in rangorde derhalve na het depot van Food from Britain, zodat de reconventionele vordering tot nietigverklaring moet worden toegewezen. Art. 5, aanhef en onder 3 BMW. Normaal gebruik als bedoeld in dit artikel kan ook worden gemaakt door een niet-ingeschreven licentiehouder. In casu heeft licentiehoudster Albert Heijn het merk gebruikt op een wijze die de indruk wekt dat men afzet voor de waren wilde vinden en behouden, en dat men niet enkel de bedoeling had het recht op het merk in stand te houden. 1. Agra Trading (U.K.) Ltd. te Londen, Groot- Brittannië, en 2. Agra Trading Ltd. te Blackrock, Dublin, Ierland, eiseressen in conventie, gedaagden in reconventie, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr A.R.T. Odle te Rotterdam, tegen Food from Britain te Londen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur Mr S.V. Langeveld, advocaat Mr J.W. Knipscheer te Amsterdam. De feiten 2. Als enerzijds gesteld, anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde produkties staat, voor zover hier van belang, het volgende vast: - gedaagde heeft bij het Benelux-Merkenbureau op 14 maart 1985 het gecombineerde woord- en beeldmerk Greenflelds gedeponeerd, welk merk vervolgens voor onder meer de klassen 29,30 en 31 is ingeschreven onder nummer ; - gedaagde heeft op 29 april 1986 aan Albert Heijn B.V. schriftelijk licentie verleend om dit merk te gebruiken voor onder meer voedselprodukten afkomstig uit Noord- Ierland; deze licentie is niet conform art. 11C Benelux-Merkenwet (BMW) in het Benelux-register ingeschreven; - eiseres sub 1 heeft bij het Benelux-Merkenbureau op 3 juni 1991 het gecombineerde woord- en beeldmerk Greenflelds alsmede het woordmerk Greenflelds gedeponeerd, welke merken vervolgens zijn ingeschreven onder respectievelijk nummers en ; - eiseres sub 1 heeft aan eiseres sub 2 schriftelijk licentie verleend om de beide merken te gebruiken voor waren uit de klassen 29, 30 en 31; deze licentie is per 8 augustus 1991 in het Benelux-register ingeschreven. De vorderingen, de grondslagen en de verweren 3. Eiseressen vorderen, samengevat, een verklaring voor recht dat gedaagde niet gerechtigd is geweest om over het gecombineerde woord- en beeldmerk Greenflelds in de Benelux te beschikken, voorts primair de vervallenverklaring van het merkrecht van gedaagde (met nevenvorderingen), subsidiair een verklaring voor recht dat eiseressen gerechtigd zijn tot gebruik van het genoemde merk (met nevenvorderingen). Eiseressen leggen aan hun vorderingen, kort gezegd, ten grondslag dat het vanaf het moment (eind 1984) waarop het merk Greenflelds tot stand was gekomen steeds de bedoeling is geweest dat dit merk exclusief gebruikt zou gaan worden door een drietal ondernemingen die gedaagde bij de marketing van hun agrarische produkten begeleide, te weten Abbey Meat Packers Ltd. (AMP), Unipork Ltd. (Unipork) en Northern Ireland Dairy Co-Operative (NIDCO) en dat gedaagde het merk niet voor zichzelf zou deponeren. Voorts stellen eiseressen dat gedaagde het merk sindsdien niet normaal heeft gebruikt als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW. Gedaagde heeft - als eiseres in reconventie - een verklaring voor recht gevorderd, inhoudende dat de hiervoor sub 2 genoemde depots d.d. 3 juni 1991 nietig zijn. Voorts vordert zij de doorhaling te bevelen van de inschrijvingen van de desbetreffende merken. In de derde plaats vordert zij eiseressen - gedaagden in reconventie - op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op haar merkrecht. Tenslotte vordert zij veroordeling van gedaagden in reconventie in de kosten van dit geding. Zij legt aan haar vorderingen, kort gezegd, ten grondslag dat haar merk in rangorde vóór de merken van gedaagden in reconventie komt, dat haar merk wel degelijk normaal is gebruikt als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW en dat gedaagden in reconventie de meergenoemde depots d.d. 3 juni 1991 te kwader trouw hebben verricht in de zin van art. 4 sub 6 a) BMW. 4. Partijen voeren over en weer gemotiveerd verweer. De beoordeling van het geschil in conventie 5. Gelet op art. 37B BMW zal de rechtbank haar bevoegdheid vaststellen ten aanzien van de kennisneming van de vorderingen, die op de BMW zijn gebaseerd. Aangezien eiseressen noch gedaagde in een der landen van de Benelux gevestigd zijn, is deze rechtbank ingevolge art. 37A BMW bevoegd van de vorderingen kennis te nemen. 6. Eiseressen hebben hun vorderingen nader

15 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr geadstrueerd door overlegging van een uitvoerige briefwisseling vanaf 21 november 1984 tot 6 juni Deze briefwisseling werd gevoerd door diverse belanghebbenden bij een project dat tot doel had de export van voedselprodukten onder het Greenfields-merk uit met name Noord-Ierland te bevorderen. Volgens eiseressen blijkt uit deze correspondentie, dat partijen het erover eens waren, dat niet Food from Britain, maar AMP, Unipork en NIDCO gezamenlijk het recht op het merk Greenfields zouden verkrijgen. Food from Britain was derhalve naar het oordeel van eiseressen niet gerechtigd het merk ten behoeve van zichzelf te gaan gebruiken. 7. Gedaagde heeft bij pleidooi naar voren gebracht, dat tussen AMP en de andere partijen bij het project onmin is ontstaan, mogelijkerwijs omdat AMP het alleenrecht wenste te hebben op het gebruik van het Greenfields-merk voor rundvlees. Het is echter, aldus gedaagde, steeds de bedoeling geweest dat alle Noord-Ierse vleesproducenten wier produkten aan bepaalde kwaliteitseisen voldeden in aanmerking zouden komen voor export onder het merk Greenfields. 8. Uit de sub 6 genoemde correspondentie is weliswaar af te leiden, dat er plannen hebben bestaan om het merk Greenfields exclusief te doen toekomen aan AMP, Unipork en NIDCO, maar eiseressen hebben ten pleidooie erkend dat nog geen samenwerkingsverband in de vorm van een rechtspersoon is opgericht, laat staan dat daaraan de rechten op het merk zijn overgedragen. Het ligt veeleer voor de hand dat er, zoals gedaagde aanvoert, tussen de bij het project betrokkenen onmin is gerezen. Immers AMP heeft in Groot-Brittannië in januari 1989 een procedure aangespannen tegen Food from Britain, Unipork en NIDCO, met wederom het merk Greenfields als inzet. Blijkens een daaromtrent overgelegde produktie heeft de Chancery Division van het High Court of Justice deze procedure op 15 mei 1992 geschorst in afwachting van de uitkomst van de onderhavige procedure. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de sub 3 vermelde vordering van eiseressen tot verklaring voor recht niet kan worden toegewezen. Dit oordeel wordt nog versterkt doordat in dit geding onduidelijk is gebleven waarom nu juist eiseressen belang bij deze vordering hebben: weliswaar is AMP naar verluidt een 100% dochter van Autocarve Limited, lid van de AGRA Groep waartoe ook eiseressen behoren, maar op zichzelf volgt daaruit nog niet dat de vordering als door eiseressen ingesteld toegewezen zou moeten worden. Eiseressen hebben een en ander tegenover de betwisting door gedaagde onvoldoende aannemelijk gemaakt. 9. Eiseressen hebben voorts de vervallenverklaring gevorderd van het merk van gedaagde wegens niet normaal gebruik als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW. Zij hebben daartoe in de eerste plaats aangevoerd, dat de door gedaagde aan Albert Heijn B.V. verleende licentie niet in het Benelux-register is ingeschreven, en dat nu de Toelichting op genoemde bepaling uitsluitend spreekt over normaal gebruik door de merkhouder of een ingeschreven licentiehouder het gebruik door Albert Heijn van het Greenfields-merk gezien art. 1 IC BMW niet aan eiseressen kan worden tegengeworpen. In de tweede plaats zijn eiseressen van mening dat, zo het gebruik door Albert Heijn al met voorbijgaan van art. 11C BMW tot de handhaving van het merkrecht zou kunnen bijdragen, dit gebruik op dermate kleine schaal heeft plaatsgevonden dat dit niet als normaal gebruik kan worden beschouwd. 10. Gedaagde heeft het betoog van eiseressen op beide sub 9 genoemde punten gemotiveerd bestreden, en naar de mening van de rechtbank terecht. Wat het eerste punt betreft acht de rechtbank het onwaarschijnlijk dat de wetgever aan het niet voldoen aan het in art. 11C BMW bepaalde de verstrekkende consequentie heeft willen verbinden, die eiseressen thans verdedigen. Weliswaar wordt in de Toelichting in dit verband inderdaad gesproken over een ingeschreven licentiehouder, maar in art. 5 sub 3 BMW is deze beperking niet met zoveel woorden opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank zal dus ook een niet als zodanig ingeschreven licentiehouder door normaal gebruik het verval van het merkrecht kunnen voorkomen. 11. Wat het tweede punt betreft - het gebruik op te kleine schaal - is de rechtbank van oordeel dat hetgeen gedaagde omtrent het gebruik door Albert Heijn naar voren heeft gebracht alleszins de conclusie wettigt dat hier sprake is geweest van normaal gebruik als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW. In 1986 is Albert Heijn bij wijze van proef in 10 filialen begonnen met de verkoop van rundvlees onder het merk Greenfields, welke aantal verkooppunten in 1987 werd uitgebreid. De aktie ging gepaard met promotiemateriaal in de vorm van folders met recepten, raambiljetten en plafondhangers. Landelijk werd het Greenfields-vlees in het voorjaar van 1988 geïntroduceerd. Alhoewel aan de rechtbank geen volledig overzicht is verstrekt van de onder het merk in de proefperiode en daarna met het Greenfields-vlees bereikte omzet, is zij, alles bijeen genomen, van oordeel dat van het merk Greenfields gebruik is gemaakt op een wijze die de indruk wekt dat men afzet voor de waren wilde vinden en behouden, en dat men niet enkel de bedoeling had het recht op het merk in stand te houden. 12. De primaire vordering van eiseressen tot vervallenverklaring van het merk van gedaagde moet derhalve eveneens worden afgewezen. Hetzelfde lot treft de daarmee samenhangende nevenvorderingen. 13. Ook de subsidiaire vordering van eiseressen, inhoudende een verklaring voor recht dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van het Greenfields-merk (met nevenvorderingen) moet, gezien het sub 6 tot en met 8 overwogene, worden afgewezen. 14. Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de kosten van het geding. De beoordeling van het geschil in reconventie 15. Uit het bovenstaande volgt, dat de in reconventie gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat de door Agra Trading (U.K.) Limited op 3 juni 1991 verrichte depots van resp. het gecombineerde woord- en beeldmerk Greenfields en het woordmerk Greenfields nietig zijn, moet worden toegewezen, en wel op grond van art. 3 lid 2 jo. 14B sub 1 BMW nu deze depots in rangorde na het depot van Food from Britain komen. 16. Ook de vordering de doorhaling te bevelen van de inschrijvingen van de desbetreffende merken, onder respectievelijk nr en , wijst de rechtbank toe. 17. De vordering om aan gedaagden in reconventie te verbieden inbreuk op het merkrecht te maken wijst de rechtbank echter af. Niet is immers komen vast te staan, dat gedaagden in reconventie reeds inbreuk hebben gepleegd noch dat dergelijke inbreuk te vrezen valt. De rechtbank betrekt in dit oordeel tevens het sub 8 omtrent de positie in deze van gedaagden in reconventie overwogene. 18. Gedaagden in reconventie zullen wel, als grotendeels in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van dit geding veroordeeld worden. Beslissing De rechtbank: In conventie: - wijst de vorderingen af; In reconventie: - verklaart de door Agra Trading (U.K.) Limited op 3 juni 1991 verrichte depots van respectievelijk het gecombineerde woord- en beeldmerk Greenfields en het woordmerk Greenfields nietig; - beveelt de doorhaling van de inschrijvingen van de desbetreffende merken onder respectievelijk nr en ; - wijst af de vordering inhoudende een verbod aan gedaagden in reconventie tot inbreuk op het merk Greenfields van eiseres in reconventie;

16 200 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 In conventie en in reconventie: - veroordeelt eiseressen in conventie/gedaagden in reconventie in de kosten van het geding, welke tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van de wederpartij worden begroot op f250,- aan griffierecht en f2.485,- aan procureurssalaris. - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr 50. Rechtbank van Koophandel te Brussel, 5 september (Collégien/Les Collégiens de Mélanie) Mrs R. Rubinstein, J. Raye en M. Daloze. Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet j art. 5 onder C, sub 2 Verdrag van Parijs. Het recht op een merk vervalt niet door een bescheiden verschil tussen het merk zoals het is gedeponeerd en het merk zoals het wordt gebruikt. In casu is het merk 'Collegien', hoewel gebruikt in een grafisch van het depot afwijkende uitvoering, niet vervallen. Het gebruik van dit enkele woord kan echter niet worden beschouwd als gebruik van de samengestelde, verbaal geheel verschillende merken 'Kid Set Collegien' en '«pret a porter» Collegien', die mitsdien door niet-gebruik zijn vervallen. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Blijkens het Juicy Fruit-arrest (Benelux-Gerechtshof 5 oktober 1982, B.I.E. 1983, p. 63, nr 24) moet het belang van de concurrenten van de merkhouder om gebruik te maken van een beschrijvend teken dat deel uitmaakt van een merk niet worden achtergesteld bij het belang van de merkhouder zelf. Dit geldt a fortiori indien het geschil een beschrijvend woord betreft dat niet als merk maar als uithangbord wordt gebruikt. Nu de woorden 'Les Collégiens', hoewel visueel benadrukt, in combinatie met het sterk onderscheidende 'Mélanie' en, blijkens het eveneens gebruikte 'Les petites Mélanie', ter aanduiding van de doelgroep van consumenten worden gebruikt, is van overeenstemming tussen het merk 'Collegien' en het teken 'Les Collégiens de Mélanie' geen sprake. S.A. Etablissements Olivier Guille & Fils te Briatexte, Frankrijk, eiseres in conventie, gedaagde in reconventie, advocaat Mr J.J. Evrard te Brussel, tegen S.A. Marjatex te Brussel, België, gedaagde in conventie, verweerster in reconventie, advocaat Mr Th. Van Innis te Brussel. Att. que la demande principale tend a entendre interdire toute utilisation de la marque "Les Collégiens" a peine d'astreinte; Qu'elle tend a interdire 1'utilisation de 1'enseigne "Les Collégiens de Mélanie" pour caractériser des magasins de vêtements; Qu'elle tend k entendre condamner la SA Marjatex au paiement de la somme de F è titre de dommages et interets et a entendre ordonner la publication du jugement dans quatre journaux a ses frais; Att. que la demande reconventionnelle tend a entendre constater 1'extinction du droit de marque né des trois enregistrements internationaux invoqués par la SA de droit francais Etablissements Olivier Guille & Fils et è entendre prononcer leur radiation pour Ie Benelux; Att. que toute action judiciaire visant a la protection d'une marque non déposée est irrecevable (cf articles 3 et 12 de la loi uniforme Benelux en matière de marques et de produits); Que seul Ie dépöt est attributif des droits a la marque; Que celui qui procédé au dépöt d'une marque complexe ne peut prétendre avoir par ce dépöt acquis des droits exclusifs sur un des éléments de cette combinaison même si eet element est essentiel; Que, si eet element peut a lui seul être considéré comme marque valable, il y a lieu de procéder également a son enregistrement; Att. qu'une marque déposée, dont il n'est fait aucun usage normal dans les trois années suivant son dépöt et durant les 5 dernières années, est éteinte en vertu de 1'article 5,3 de la loi uniforme Benelux; Que cependant Ie titulaire d'une marque déposée ne perd pas ses droits au seul motif qu'il y aurait une légere différence entre la marque telle que déposée et la marque telle qu'employée par ce titulaire (article 5C 2 de la Convention d'union de Paris); Att. que la demanderesse a fait usage du vocable "Collegien" (cf factures a des clients belges pour les années 1982 è 1988 et catalogues 1982 a 1989); Que la forme de la marque enregistrée Ie 27 décembre 1963 sous Ie n et renouvelée Ie 27 décembre 1983 sous Ie n R : differe du graphisme employé par Olivier Guille: Que cette différence non essentielle de graphisme n'altère pas Ie caractère distinctif de la marque; Que cette marque ne s'est dés lors éteinte par non usage; Att. que 1'emploi du seul mot Collegien ou dans Ie graphisme indiqué ci-dessus ne vaut pas usage des marques complexes n et , ces dernières étant totalement différentes dans leur expression verbale: Kid-Set Collegien ^prêt a combmer» Coilégienl Que ces marques complexes se sont donc éteintes par non usage; Att. que Marjatex a procédé a la radiation volontaire de 1'enregistrement du dépöt de la marque "Les Collégiens"; Que la marque Les Collégiens ayant été radiée et n'ayant pas été employee, la demande tendant a 1'interdiction d'utilisation ne peut être accueille; Att. que 1'enseigne "Les Collégiens de Mélanie" et la marque Collegien doivent être considerés dans leur ensemble sans en isoler Pun ou 1'autre element verbal è savoir Collegien ou Les Collégiens (Cour Benelux 20 mai 1983); Que Ie champ de protection d'une marque sera déterminé par son pouvoir distinctif; que plus faible sera Ie poivoir distinctif d'une marque, plus faible sera son

17 16 juni 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr champ de protection (Cour Benelux 5 octobre 1982); Qu'une marque a un faible pouvoir distinctif lorsqu'elle "se compose d'un ou de plusieurs mots descriptifs, en ce sens qu'il dêsigne une qualité du produit marqué" (Cour Benelux 5 octobre 1982); Qu'un mot est considéré comme descriptif lorsqu'il désigne la qualité ou Ie groupe de consommateurs auxquels les produits revêtus de la marque dans laquelle figure ce mot sont destinés; Que la marque "Collégien" est faible puisqu'elle est descriptive d'une categorie de consommateurs auxquels les produits marqués s'adressent; Que "lorsqu'une marque, encore qu'elle ne soit pas dépourvue de tout pouvoir distinctif, se compose d'un mot...descriptif..., l'intérêt des concurrents du titulaire de la marque a pouvoir faire usage de ce même mot...ne doit pas être moins pris en considèration que celui du titulaire" (Cour Benelux 5 octobre 1982); Que cette règle s'applique a fortiori lorsque Ie mot descriptif litigieux n'est pas employé comme marque mais comme enseigne; Que ce vocable "Les Collégiens", dans la combinaison utilisée pour 1'enseigne, est employé dans son acception générique avec un autre mot "Mélanie" dont Ie pouvoir distinctif est fort; Que Ie même magasin utilise d'ailleurs une autre enseigne "Les petites Mélanie" pour distinguer 1'autre categorie de consommateurs auxquels il s'adresse; Qu'en 1'espèce, même si Ie graphisme de 1'enseigne met en exergue "Les Collégiens", Ie public ne peut dès lors associer son emploi comme se rapportant a des produits de la demanderesse mais aux vêtements mis en vente par Mélanie et s'adressant è la categorie de concommateurs auxquels ces vêtements sont destinés; Que 1'enseigne "Les Collégiens de Mélanie" n'est donc pas ressemblante avec la marque "Collégien"; Qu'a défaut de ressemblance, la question relative a Fapplication de Partiele de 1'article 13A 1 ou 13A 2 de la loi Benelux est sans intérêt; Att. par conséquent que la demande principale doit être rejetée. Par ces Motifs, Le Tribunal Statuant contradictoirement; Vu la loi du 15 juin 1935; Dit la demande principale recevable et non fondée; En déboute la demanderesse et la condamne aux dépens; Dit la demande reconventionelle recevable et fondée; Constate 1'extinction du droit a la marque né des enregistrements n et ; Prononce la radiation de ces enregistrements en tant qu'ils couvrent le Benelux; Condamne la défenderesse sur reconvention, demanderesse au principal, aux dépens. Enz. Nr 51. Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 23 september (Spa/Sparx) Mrs A. van den Ende, A. Rigters en J.H.C, van Ginhoven. Art 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Ook indien men ervan uitgaat dat Spa een woordmerk is met grote onderscheidende kracht, kan niet gezegd worden dat tussen Spa enerzijds en Sparx anderzijds auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis bestaat dat iemand die met het woordmerk Sparx wordt geconfronteerd daarbij een verband zal leggen met het woordmerk Spa. Men dient immers de woorden Spa en Sparx elk in zijn geheel te beschouwen en de toevoeging van de letters "rx" bij Sparx slechts dan buiten beschouwing te laten indien ondanks deze letters de vorenbedoelde gelijkenis blijft bestaan. Het gaat daarbij om de totaalindruk. Wat het visuele aspect betreft kan niet worden gezegd dat de eerste drie letters van Sparx in die mate overheersen dat de laatste twee letters van ondergeschikte aard zijn. Mutatis mutandis geldt dit ook voor het auditieve aspect: Sparx wordt nu eenmaal duidelijk anders uitgesproken; zelfs bij Nederlandse dialecten moet worden aangenomen dat het niet voorkomt dat de laatste klanken (r, k en s) zodanig worden verwaarloosd dat men ze niet of nauwelijks hoort. Begripsmatig geldt dat het woord Sparx als zodanig geen betekenis heeft en hoogstens voor degenen die de Engelse taal redelijk machtig zijn een associatie zal wekken met (sparks =) vonken of flonkeringen, maar niet, althans in onvoldoende mate, met Spa. S.A. Spa Monopole N.V., Compagnie Fermière de Spa, te Spa, België, eiseres, procureur Mr H.C.E. de Vries, advocaat Jhr Mr H.Ph.J. Quarles van Ufford te Breda, tegen Melkunie Holland B.V. te Woerden, gedaagde, procureur Mr B.F. Keulen, advocaat Mr S. de Wit te 's-gravenhage. 2. Na vermindering van de eis, komt de vordering van Spa neer op de vordering als vermeld in het petitum sub 2 der dagvaarding, te weten tot nietigverklaring van de inschrijving (bedoeld zal zijn het depot) van het merk Sparx bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven onder nummer , voor zover die betrekking heeft op de Benelux en tot het uitspreken van de doorhaling van de inschrijving waardoor de vervallen verklaarde rechten zijn verkregen, alsmede tot veroordeling van de Melkunie in de proceskosten. Bovendien begrijpt de rechtbank dat Spa deze vordering beperkt tot nietigverklaring van het depot en doorhaling van de inschrijving van voornoemd merk, voorzover dit betreft de warenklasse Bij pleidooi heeft Spa verklaard die vordering op drie gronden te baseren, namelijk: a. enkele strijd van het woordmerk Sparx met het woordmerk Spa, omdat Spa eerder is gedeponeerd dan Sparx en omdat Spa een overeenstemmend, voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk is (art. 14B sub 1 juncto art. 3, lid 2 BMW); b. strijd van het woordmerk Sparx met het woordmerk Spa, omdat Sparx verwarring kan stichten met het algemeen bekende merk Spa (art. I4B sub 2 juncto art. 4, lid 5 BMW juncto art. 6 bis van het Verdrag van Parijs); c. strijd van het woordmerk Sparx met de handelsnaam Spa Monopole N.V. Compagnie Fermière de Spa. Tegen deze na vermeerdering en wijziging van de grondslagen tot stand gekomen grondslagen van de vordering heeft de Melkunie niet (langer) bezwaar gemaakt. 4. Voor de beoordeling van deze vordering op voornoemde grondslagen zijn de volgende feiten van belang, die vaststaan omdat ze enerzijds zijn gesteld en anderzijds zijn erkend of niet weersproken, dan wel volgen uit de in zoverre niet weersproken inhoud van in het geding gebrachte produkties: a. Spa brengt, ook in Nederland, mineraalwater in de handel onder de naam Spa, welk woord ook in haar handelsnaam voorkomt. Het depot van het woordmerk Spa heeft, blijkens het bewijs van inschrijving, op 21 februari 1983 plaatsgevonden bij het Benelux-Merkenbureau voor de warenklasse 32. Spa voert haar handelsnaam (de naam die in de kop van dit vonnis is vermeld) sedert haar oprichting in b. de Melkunie heeft, blijkens het bewijs van inschrijving, op 14 februari 1989 bij voormeld bureau het merk Sparx gedeponeerd voor (onder meer) de Benelux voor de warenklassen 29 en Blijkens punt 9 van de dagvaarding baseert Spa

18 202 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 haar stelling dat er hier sprake is van overeenstemmende tekens op de omstandigheid dat Sparx met dezelfde drie letters begint als Spa. 6. Tussen partijen is niet in geschil dat het ten dezen, voor zover het de warenklasse 32 betreft, gaat om soortgelijke waren. 7. De rechtbank is van oordeel dat, ook indien men ervan uitgaat dat Spa een woordmerk is met grote onderscheidende kracht, niet gezegd kan worden dat tussen Spa enerzijds en Sparx anderzijds auditief, visueel of begripsmatig een zodanige gelijkenis bestaat dat iemand die met het woordmerk Sparx wordt geconfronteerd daarbij een verband zal leggen met het woordmerk Spa. De rechtbank is mitsdien van oordeel dat, nu geen associatiegevaar bestaat, niet gesproken kan worden van overeenstemming tussen Spa en Sparx in de zin van de BMW. 8. Men dient immers de woorden Spa en Sparx elk in zijn geheel te beschouwen en de toevoeging van de letters "rx" bij Sparx slechts dan buiten beschouwing te laten indien ondanks deze letters de vorenbedoelde gelijkenis blijft bestaan. Het gaat daarbij om de totaalindruk. 9. Wat het visuele aspect betreft kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat de eerste drie letters van Sparx in die mate overheersen dat de laatste twee letters van ondergeschikte aard zijn. De rechtbank tekent hierbij aan dat het volgens Spa zelf ten dezen uitsluitend om het woordmerk als zodanig gaat en dus niet op de vormgeving daarvan. Spa heeft nog doen betogen dat er merken zijn die specialiteiten aangeven door er bepaalde medeklinkers - in het bijzonder de letter X - aan toe te voegen, doch ziet er daarbij aan voorbij dat de door haar bedoelde merken, opgesomd op blz. 9 van de pleitnota van Spa, die medeklinkers er, anders dan bij Sparx, afzonderlijk aan zijn toegevoegd. 10. Mutatis mutandis geldt het bovenstaande ook voor het auditieve aspect. Sparx wordt nu eenmaal duidelijk anders uitgesproken; zelfs bij Nederlandse dialecten moet worden aangenomen dat het niet voorkomt dat de laatste klanken (r, k en s) zodanig worden verwaarloosd dat men ze niet of nauwelijks hoort. De rechtbank tekent hierbij nog aan dat naar haar waarneming een poging van de raadsman van Spa ten pleidooie om de mening te doen postvatten dat Sparx zich leent voor een uitspraak als Spa..ruks (fonetisch weergegeven) deerlijk faalde. 11. Wat ten slotte het begripsmatige aspect betreft overweegt de rechtbank dat het woord Sparx als zodanig geen betekenis heeft en hoogstens voor degenen die de Engelse taal redelijk machtig zijn een associatie zal wekken met (sparks =) vonken of flonkeringen, maar niet, althans in onvoldoende mate, met Spa. 12. Uit het voorgaande vloeit voort dat de vordering niet toewijsbaar is op de eerste, in rechtsoverweging 3 sub a vermelde, grondslag. 13. Daaruit volgt weer dat de vordering evenmin toewijsbaar is voorzover deze is gefundeerd op de andere in rechtsoverweging 3 genoemde grondslagen. Immers, indien er geen associatiegevaar bestaat, kan a fortiori niet gesproken worden van verwarringsgevaar in de zin van 4, lid 5 BMW en evenmin van het stichten van verwarring die een daad van oneerlijke mededinging oplevert (de laatste grondslag van de vordering). 14. De vordering dient derhalve te worden afgewezen, zulks met passering van het bewijsaanbod van Spa. De rechtbank merkt hierbij op dat Spa ook niet heeft aangegeven wat zij zou willen bewijzen en zelfs heeft aangegeven dat, nu de Melkunie nog geen gebruik maakt van haar merk voor de warenklasse 32, verwarring niet kan worden bewezen. 15. Spa dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van de Melkunie te worden veroordeeld. Nu weliswaar de stukken vóór 1 januari 1992 zijn overgelegd, doch eerst daarna vonnis is gevraagd, zal de rechtbank het sinds 1 januari 1992 vigerende tarief toepassen. De beslissing De rechtbank: wijst de vordering af; veroordeelt Spa in de kosten dezer procedure aan de zijde der wederpartij gevallen, begroot deze tot op heden op ƒ 2.840,- voor salaris van de procureur en op ƒ 250,- aan verschotten en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr 52. Gerechtshof te 's-hertogenbosch, 28Juni (Blue Queen) Mrs C.W. Mouton, J.H.C. Zwitser-Schouten en J.M.W.M. van den Elzen. Art. 40, leden 1 en 2 Zaaizaad- en Plantgoedwet. De op schending van het kwekersrecht op het ras "Blue Queen" van het gewas roos gebaseerde voorlopige voorzieningen, die neerkomen op totale vernietiging van het planten teeltmateriaal van de klimroos "Indigoletta" niet toewijsbaar geacht, omdat de vaste deskundige bij de Raad voor het Kwekersrecht is teruggekomen op zijn aanvankelijk oordeel dat de bij de telers van "Indigoletta" in beslag genomen planten niet danwei onvoldoende onderscheidbaar zijn van de in beslag genomen monsters van "Blue Queen" gegeven de mogelijkheid dat de "Blue Queen" en de "Indigoletta" mutanten zijn van dezelfde moeder "Mainzer Fastnacht". Gerardus Leonardus Maria van de Laak te Lottum, gemeente Grubbenvorst, appellant [in kort geding], procureur Mr M.L.A. van Opstal, advocaat Mr A.H.J. Wolf te 's-gravenhage, tegen 1. H.A. Verschuren en Zonen B.V. v/h Koninklijke Kwekerijen H.A. Verschuren & Zonen B.V. te Haps, en 2. Kwekerij 't Hulder B.V. te Vierlingsbeek, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr R.J.H. van den Dungen. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-hertogenbosch, 31 augustus 1992 (Mr G.R. André de la Porte). Het geschil en de beoordeling daarvan Eiser is houder van het kwekersrecht op het ras "Blue Queen" van het gewas roos, welk ras op 28 januari 1981 onder volgnummer 5325 in het Nederlandse Rassenregister is ingeschreven met aantekening van verlening van kwekersrecht aan eiser door de Raad voor het Kwekersrecht te Wageningen. Blue Queen, een blauwe klimroos, is - volgens opgaaf bij de aanvraag van het kwekersrecht - een mutant van de blauwe struikroos "Mainzer Fastnacht." 2.2. Eiser verwijt gedaagden dat zij in ieder geval sedert 1985 plant- en teeltmateriaal van het ras Blue Queen onder de naam "Indigoletta" voor handelsdoeleinden voortbrengen, in het verkeer brengen, verder verhandelen, uitvoeren, voor een van deze doeleinden in voorraad hebben en deze handelingen doen verrichten. Gedaagden maken daarmee volgens eiser inbreuk op de aan eiser toekomende rechten als omschreven in de artikelen 40 lid 1 en 2 en 80 lid 1 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, hetgeen onrechtmatig is jegens eiser Eiser vordert op deze grond - zakelijk weergegeven -: a) dat het gedaagden wordt verboden plant- en teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen voor handelsdoeleinden voort te brengen, in het verkeer te brengen, verder te verhandelen, uit te voeren of voor een van deze doeleinden in voorraad te hebben dan wel deze handelingen te doen verrichten;

19 16 juni 1994 Bijblad b) dat het gedaagden wordt verboden plant- en teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen voor de eigen professionele bloemproduktie te vermeerderen en eindprodukten van dit ras bedrijfsmatig te produceren; c) dat het gedaagden wordt verboden voor het ras Blue Queen elke benaming die afwijkt van de in het Nederlands Rassenregister ingeschreven naam te gebruiken; d) dat gedaagden worden veroordeeld het bij hen in voorraad zijnde plant- en teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen op te rooien en te vernietigen en eiser in de gelegenheid te stellen daarbij aanwezig te zijn; e) dat gedaagden worden veroordeeld om aan eiser opgave te doen van degenen, die voor hen plant- en teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen voortbrengen; f) dat gedaagden worden veroordeeld aan eiser een lijst te verschaffen van degenen, van wie gedaagden planten teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen hebben gekocht of verkregen; g) dat gedaagden worden veroordeeld aan eiser een lijst te verschaffen van degenen, aan wie gedaagden planten teeltmateriaal van het rozenras Blue Queen hebben verkocht of ter beschikking hebben gesteld; h) dat gedaagden worden veroordeeld dit vonnis in het vakblad "De Boomkwekerij" te doen publiceren; een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ ,- voor elke overtreding van voormelde bevelen en veroordelingen Gedaagden stellen zich op het standpunt dat het ras Blue Queen op het tijdstip van de indiening door eiser van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht niet nieuw was, omdat vóór deze datum reeds teeltmateriaal in het verkeer was gebracht, waarvan het ras Blue Queen onvoldoende kan worden onderscheiden. Dit betreft enerzijds een blauwe klimroos die onder de naam "Climbing Blue Moon" in Engeland in het verkeer is gebracht en anderzijds de Indigoletta van gedaagden. Gedaagden hebben onder meer op deze grond een verzoek tot nietigverklaring van het kwekersrecht van eiser ingediend. De Raad voor het Kwekersrecht heeft dit verzoek bij beschikking d.d. 23 juni 1992 afgewezen. Gedaagden hebben in dit kort geding deze stelling herhaald. Nu echter deze stelling door de Raad voor het Kwekersrecht, die als bodemrechter is te beschouwen, is verworpen, dient in kort geding van het bestaan van het kwekersrecht van eiser te worden uitgegaan. Dat gedaagden tegen deze beslissing beroep hebben ingesteld, doen daaraan niet af In dit geding kan daarom alleen de vraag aan de orde komen, of de Indigoletta al dan niet voldoende kan worden onderscheiden van het ras Blue Queen. Volgens gedaagden is de Indigoletta evenals de Blue Queen een klimmutatie van de Mainzer Fastnacht, die echter op onder andere de volgende punten van de Blue Queen afwijkt: - de Blue Queen is een tweeslachtige plant met zowel bloemen als klimtakken, terwijl de Indigoletta het eerste jaar alleen uit klimtakken bestaat en pas het tweede jaar bloemen draagt; - de Blue Queen bloeit in het voorjaar, terwijl de Indigoletta in de zomer volop in bloei staat; - de Blue Queen is grof van takken, terwijl de Indigoletta heel rank is Eiser heeft ter ondersteuning van zijn stelling, dat de Indigoletta onvoldoende kan worden onderscheiden van zijn ras Blue Queen, verwezen naar een door de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij opgemaakt proces-verbaal d.d. 29 januari Blijkens dit proces-verbaal zijn in 1987, 1988 en 1990 bij eiser en bij de kwekers, die de Indigoletta voor gedaagde 't Hulder telen, planten ter vergelijking in beslag genomen. C.J. Barendrecht, onderzoeker bij het CPRO te Wageningen en in die hoedanigheid Vaste Deskundige van de Raad voor het Kwekersrecht, heeft geconstateerd dat de bij de telers van de Indigoletta in Eigendom, nr beslag genomen planten niet onderscheidbaar waren van de bij eiser in beslag genomen planten. Een en ander zou hebben geleid tot een strafrechtelijke veroordeling van gedaagden waartegen gedaagden hoger beroep hebben aangetekend, maar nu dat vonnis niet in het geding is gebracht kan in dit kort geding alleen rekening worden gehouden met de inhoud van het proces-verbaal van de A.I.D Gedaagden hebben betwist dat uit het in opdracht van de A.I.D. uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de Indigoletta onvoldoende onderscheidend is van het ras Blue Queen. Volgens hen zijn als gevolg van onwetendheid van de ambtenaren van de A.I.D. geen Indigoletta's in beslag genomen, maar planten die "terug sporten naar de moeder" (niet langer de kenmerken van de mutant hebben maar weer de kenmerken van de moeder van de mutant) dan wel halfplanten (planten die gedeeltelijk zijn teruggesport). Ook de van eiser afkomstige planten zijn teruggesporte of halfplanten. Aangezien de Blue Queen en de Indigoletta allebei Mainzer Fastnacht als moeder hebben, is het volgens gedaagden niet verwonderlijk dat bij de vergelijking van teruggesporte planten (die dus weer Mainzer Fastnacht zijn) of halfplanten geen verschillen worden aangetroffen. Dat wil volgens gedaagden echter niet zeggen dat de Indigoletta hetzelfde is als de Blue Queen, en evenmin dat er sprake is van inbreuk op het kwekersrecht van eiser; dat recht rust immers alleen op de mutant, niet op de moeder of op halfplanten De heer Barendrecht voornoemd is ter zitting als informant gehoord en heeft - zakelijk weergegeven - de volgende verklaring afgelegd: Mijn tegenover de A.I.D. afgelegde verklaring was op grond van de toen bekende feiten juist. De planten die ik heb vergeleken vertoonden geen enkel verschil of zaten heel dichtbij. Ik heb de ambtenaren van de A.I.D. gevraagd om planten met zoveel mogelijk bloemen mee te nemen (planten zonder bloem zijn moeilijk vergelijkbaar), en acht het mogelijk dat men daarom de verkeerde planten in beslag heeft genomen. Daarvoor zijn ook enige aanwijzingen: de in beslag genomen planten zijn in de grond gezet, en een aantal daarvan bleek niet te klimmen, waaronder vrijwel alle planten van eiser. Dit is op zichzelf uiterst eigenaardig. Eiser heeft inderdaad alleen kwekersrecht van de blauwe klimroos en niet op teruggesporte planten; hij heeft immers niet het kwekersrecht op de Mainzer Fastnacht. Bovendien is er nog een reden waarom de Blue Queen en de Indigoletta misschien toch wel verschillend zijn. Eiser heeft vroeger gezegd dat de Blue Queen een na oculatie ontstane mutant van de Mainzer Fastnacht is. Bij de aanvraag van kwekersrecht in België heeft hij echter opgegeven dat het een zaailing van een andere ouder is. Als de Blue Queen inderdaad een zaailing betreft en de Indigoletta een mutatie, dan zijn ze per definitie verschillend. Ik heb nadien aanwijzingen gekregen dat het inderdaad wel eens een zaailing zou kunnen betreffen: de Blue Queen loopt later uit en is roder van kleur. Ik weet nog niet of dat inderdaad verschillen oplevert De conclusies van het in opdracht van de A.I.D. uitgevoerde onderzoek vormen een sterke aanwijzing dat de Indigoletta niet dan wel onvoldoende onderscheidbaar is van de Blue Queen. Gelet op de ter zitting door Barendrecht afgelegde verklaring kan echter aan de juistheid van deze conclusies worden getwijfeld. Het is immers niet onmogelijk dat de vergeleken planten niet de Blue Queen en de Indigoletta betroffen maar halfplanten of teruggesporte planten, die niet door het kwekersrecht van eiser beschermd worden Onder die omstandigheid gaat de vordering van eiser, die er op neer komt dat gedaagden de teelt van de Indigoletta staken en al het plant- en teeltmateriaal van

20 204 Bijblad Industriële Eigendom, nr 6 16 juni 1994 de Indigoletta vernietigen, wel erg ver. Het belang van eiser, gelegen in de schade die hij lijdt als gevolg van de door hem gestelde inbreuk, vergt ook niet een dergelijke ingrijpende vordering. Gedaagden kweken de Indigoletta immers al minstens zeven jaar en hebben zich bereid verklaard om, mocht eiser uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, over de door hen geleverde planten licentierechten te betalen De vordering van eiser zal dan ook worden afgewezen. Eiser dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit geding te worden veroordeeld. De beslissing. De president: Wijst de vordering af; Veroordeelt eiser in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op ƒ250,-. Enz. b) Het Hof, enz. 4. De beoordeling 4.1. De grieven hebben de strekking het geschil in volle omvang aan het oordeel van de appèlrechter te onderwerpen. Zij zullen om die reden gezamenlijk worden behandeld Van de Laak is houder van het kwekersrecht op het ras "Blue Queen" van het gewas roos, welk ras op 28 januari 1981 onder volgnummer 5325 in het Nederlands Rassenregister is ingeschreven met aantekening van verlening van kwekersrecht aan Van de Laak door de Raad voor het Kwekersrecht te Wageningen. Blue Queen, een blauwe klimroos, is - althans volgens opgaaf bij de aanvraag van het kwekersrecht - een mutant van de blauwe struikroos "Mainzer Fastnacht." 4.3. Van de Laak verwijt geïntimeerden dat zij in ieder geval sedert 1985 plant- en teeltmateriaal van het ras Blue Queen onder de naam "Indigoletta" voor handelsdoeleinden voortbrengen, in het verkeer brengen, verder verhandelen, uitvoeren, voor een van deze doeleinden in voorraad hebben en deze handelingen doen verrichten. Geïntimeerden maken daarmee volgens Van de Laak inbreuk op de aan Van de Laak toekomende rechten als omschreven in de artikelen 40 lid 1 en 2 en 80 lid 1 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, hetgeen jegens Van de Laak onrechtmatig is Volgens Van de Laak maken geïntimeerden zich met de klimroos Indigoletta schuldig aan deze inbreukmakende handelingen, omdat de Indigoletta volgens Van de Laak niet te onderscheiden is van de Blue Queen, waarop zijn kwekersrecht rust Van de Laak baseert dit standpunt op het terzake opgemaakte proces-verbaal van de Algemene Inspectiedienst nr. 1518/91/001 d.d. 29 januari 1991 (in het kader van een strafrechtelijk onderzoek). Deze dienst (AID) concludeert - overeenkomstig het advies van Ir. C.J. Barendrecht, vaste deskundige bij de Raad voor het Kwekersrecht -, dat de bij de telers van Indigoletta in beslag genomen planten niet danwei onvoldoende onderscheidbaar zijn van de bij Van de Laak in beslag genomen monsters Ir. Barendrecht voornoemd heeft ter zitting van het kort geding op 19 augustus gehoord als informant van de President - zijn in januari 1991 tegenover de AID-ambtenaren afgelegde verklaring evenwel herroepen c.q. aangevuld op grond van de hem bekend geworden nieuwe feiten en omstandigheden. Zo heeft hij onder meer tegenover de President verklaard het mogelijk te achten dat destijds de verkeerde (namelijk teruggesporte) planten - dit zijn planten die weer de identiteit van het moederras aannemen - in beslag zijn genomen en dus vergeleken zijn in plaats van die van het ras Blue Queen, waarvoor kwekersrecht is verleend, en de Indigoletta van geïntimeerden Op die mogelijkheid is ook door T.F. Verschuren, directeur van geïntimeerde sub 1, tegenover de ambtenaren van de AID gewezen, toen hij op 8 januari 1991 verklaarde: "Je had de klimroos op het veld moeten bekijken dan had je kunnen zien dat deze een heel ander blad heeft dan de door u bedoelde Blue Queen. Nu is er alleen maar naar de bloeiwijze gekeken en dat is de grootste fout geweest. Jullie hebben een monster genomen van planten die zijn teruggesport en deze zijn identiek aan de moederplant, omdat het twee onafhankelijk van elkaar opgegroeide mutanten zijn." (zie bijlage V01/V02 bij het procesverbaal van de AID) Verder wordt door Ir. Barendrecht aangegeven, dat de Blue Queen van Van de Laak en de Indigoletta van geïntimeerden misschien toch wel verschillend zijn, uitgaande van de - in deze kort geding procedure en in de procedure tot nietigverklaring bij de Raad voor het Kwekersrecht in afwijking van zijn opgaaf bij de aanvraag van het kwekersrecht - door Van de Laak zelf ingenomen stellingname, dat de Blue Queen een (mutant van de) zaailing van de moeder "Mainzer Fastnacht" (ofwel "Tannacht") is en ervan uitgaande dat de Indigoletta een mutant van de Mainzer Fastnacht is. De heer Barendrecht stelt, uitgaande van de veronderstelling dat dit verhaal van Van de Laak klopt: "Als de Blue Queen inderdaad een zaailing betreft en de Indigoletta een mutatie, dan zijn ze per definitie verschillend." 4.8. Hieruit volgt dat de heer Barendrecht, die uitgaat van de zichzelf tegensprekende informatie van Van de Laak, dat de Blue Queen een mutant is van de Mainzer Fastnacht/Tannacht danwei een zaailing zou betreffen, en op elk van beide mogelijkheden zijn respectieve visie heeft gegeven, in elk van beide gevallen niet meer achter het eerder uitgevoerde onderzoek en zijn eerder tegenover de AID afgelegde verklaring staat Terecht overweegt de President dan ook in r.o. 4.1., dat - gelet op de ter zitting door Ir. Barendrecht afgelegde verklaring - aan de juistheid van de conclusies van de AID betreffende het onderscheid tussen de Indigoletta en de Blue Queen, welke conclusies zijn gebaseerd op het indertijd gegeven advies van Ir. Barendrecht en zijn neergelegd in het eerdergenoemde proces-verbaal, kan worden getwijfeld en dat onder die omstandigheden de door Van de Laak in kort geding gevorderde voorlopige voorzieningen, die neerkomen op totale vernietiging van het plant- en teeltmateriaal van de Indigoletta en staking van de teelt, wel erg ver gaan De slotsom uit het voorgaande is, dat de grieven geen doel kunnen treffen, dat de President terecht de vordering van Van de Laak heeft afgewezen, en dat het kort geding vonnis derhalve dient te worden bekrachtigd. Voor een nadere bewijsvoering, zoals door Van de Laak aangeboden, leent zich deze kort geding procedure niet. Van de Laak zal, als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze instantie. 5. De beslissing Het Hof: Bekrachtigt het kort geding vonnis van de President van de Rechtbank te 's-hertogenbosch d.d. 31 augustus 1992 waarvan beroep. Veroordeelt Van de Laak in de kosten van het geding in hoger beroep aan de zijde van geïntimeerden gevallen en tot op heden begroot op ƒ 300,- aan verschotten en op ƒ 4.200,- aan salaris voor de procureur. Enz.