Noot bij Hof Den Haag 28 mei 2013, zaaknummer: /01 (Taste of Nature Holding B.V. tegen Cresco Handels B.V.)

Transcriptie

1 Noot bij Hof Den Haag 28 mei 2013, zaaknummer: /01 (Taste of Nature Holding B.V. tegen Cresco Handels B.V.) Inleiding Taste of Nature en Cresco opereren beide op het gebied van de productie en verkoop van spruiten en zaailingen (eetbare jonge groenteplanten). Taste of Nature heeft een kiemplant van een radijs ontwikkeld die wordt gekenmerkt door een hoge mate van anthocyaan. Anthocyanine is een antioxidant en zorgt voor een rode, paarse of zwarte kleur van de plant en wordt gezien als een gezonde stof. Taste of Nature is de houder van een Europees octrooi EP ("EP '938 ') dat betrekking heeft op een plant, een spruit van een plant van de radijssoort Raphanus sativa met een verhoogd anthocyaninegehalte alsmede op werkwijzen voor de productie ervan. Cresco wordt ervan beschuldigd inbreuk te maken op de conclusies 1, 5, 8, 9 en 10 van EP 938 door verhandeling van de door haarzelf geproduceerde spruitplanten. Belangrijk is om te melden dat Taste of Nature de werkwijzeconclusies van EP 838 niet inroept tegen Cresco. Procesverloop Taste of Nature start een kort geding tegen Cresco teneinde een verbod op de verhandeling van de betreffende spruitplanten te verkrijgen. Echter, op 31 januari 2012 wijst de Haagse voorzieningenrechter de inbreukvordering van Taste of Nature af en stelt Cresco in het gelijk. De voorzieningenrechter acht het octrooi van Taste of Nature ongeldig in het licht van artikel 53 aanhef en onder b EOV. Dit artikel bepaalt dat Europese octrooien niet worden verleend voor: "b. ( ) of werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren ( ) Het is volgens de voorzieningenrechter aannemelijk dat op grond van voornoemd artikel niet alleen een wezenlijk biologische werkwijze, zoals klassieke veredeling, niet octrooieerbaar is, maar dat ook voor het voortbrengsel dat rechtstreeks wordt verkregen door het gebruik van die wezenlijke biologische werkwijze (zie artikel 64 lid 2 van het EOV) geen Europees octrooi mag worden verleend. Echter, in de bodemprocedure tussen partijen oordeelt de rechtbank anders. 1 De rechtbank meent dat voorop staat dat het deel van artikel 53 aanhef en onder b EOV waar Cresco een beroep op doet, blijkens de daarin gebruikte termen uitsluitend betrekking heeft op "werkwijzen". De door Taste of Nature geclaimde uitvinding betreft daarentegen niet uitsluitend een werkwijze 2, maar ook een plant, dat wil zeggen een voortbrengsel. Dat de geclaimde plant mede is gedefinieerd aan de hand van de productiewijze maakt dat volgens de rechtbank niet anders. 1 Rb. Den Haag 8 mei 2013, zaak- /rolnummer: C/09/ / HA ZA Het octrooi bevat ook werkwijze conclusies, maar die zijn niet door Taste of Nature ingeroepen.

2 Ook het hof oordeelt in kort geding dat het betoog van Cresco dat de werkwijzeuitzondering van artikel 53 aanhef en b EOV van toepassing moet zijn, omdat het Europees octrooi Taste of Nature anders het recht zou geven zich te verzetten tegen de vervaardiging van de geclaimde plant en zodoende indirect ook bescherming biedt aan de werkwijze waarmee de plant wordt vervaardigd, geen hout snijdt. 3 Het hof oordeelt voorts: Uitsluitend de geclaimde materie, dat wil zeggen de door de conclusies gedefinieerde uitvinding, moet voldoen aan de eisen van octrooieerbaarheid. Dat het vervaardigen van de geclaimde materie een aan de octrooihouder voorbehouden handeling is, maakt dat vervaardigen niet tot een onderdeel van de geclaimde materie. Een tegengesteld oordeel zou ook de ongerijmde consequentie hebben dat geen enkel product meer octrooieerbaar is omdat er altijd voorbehouden handelingen zullen zijn die niet aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoen, alleen al omdat vele voorbehouden handelingen niet nieuw en inventief zijn. Wij menen dat op deze redenering toch het een en ander valt af te dingen. Artikel 53 aanhef en onder b EOV Ratio Allereerst is het van belang om de ratio van artikel 53 aanhef en onder b EOV vast te stellen. Daarvoor verwijzen wij naar een uitspraak van de Grote Kamer van beroep in de befaamde Broccoli-zaak. 4 Na zorgvuldige overwegingen concludeert de Grote Kamer dat de bedoeling van de wetgever er op was gericht om klassieke veredelingsmethoden van octrooieerbaarheid uit te sluiten. Anders dan het hof lijkt te veronderstellen, gaat het hierbij overigens niet alleen om het uitsluiten van klassieke veredelingsmethoden om te komen tot nieuwe rassen, maar ook bestaande rassen. Uit de aangehaalde Broccoli-uitspraak leren we ook dat het gebruik van een technisch hulpmiddel in en ter ondersteuning van een verder wezenlijk biologische werkwijze niet betekent dat de werkwijze-uitzondering niet langer op zou gaan. Als het technische hulpmiddel voldoet aan de eisen van octrooieerbaarheid kan uiteraard voor het hulpmiddel als zodanig wel octrooi worden verkregen. Er kan wel een octrooi worden verkregen voor een werkwijze voor het verkrijgen van een plant met bepaalde eigenschappen indien er een aanvullende niet-triviale technische stap wordt toegepast, indien het toepassen van deze aanvullende technische stap op zichzelf toe leidt dat de eigenschap in het gen wordt gebracht of de eigenschap in het gen wordt gewijzigd (additional step of a technical feature, which step by itself introduces a trait into the genome or modifies a genome of the plant produced, so that the introduction or modification of that trait is not the result of the mixing of the genes of the plants chosen for sexucal crossing). Met andere woorden, de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV is het creëren van een safe harbour waardoor plantenkwekers ongemoeid klassieke veredelingsmethoden, al dan niet door gebruik te maken van technische 3 Zie r.o. 5.7 en verder. 4 GKvB 9 december 2010, G 01/08

3 hulpmiddelen (zoals klimaatkasten, kassen, etc.), kunnen blijven toepassen om bestaande of nieuwe plantenrassen te ontwikkelen. Werkwijze versus voortbrengsel Na de ratio van de werkwijze-uitzondering te hebben vastgesteld, rijst direct de vraag of ook de voortbrengselen (zoals in casu, planten en spruiten) verkregen door een in wezen biologische werkwijze kunnen worden beschermd door een octrooi. Die bescherming kan in ieder geval niet via artikel 64 lid 2 EOV plaatsvinden, want daarvoor is vereist dat er een Europees octrooi is verleend voor de werkwijze waardoor het voortbrengsel kan worden verkregen. Nu op grond van artikel 53 aanhef en onder b EOV geen Europees octrooi kan worden verleend voor een in wezen biologische werkwijze, is artikel 64 lid 2 EOV niet van toepassing. Overigens zijn wij met het hof van mening dat uit de vergelijking met de leer van het rechtstreeks verkregen voortbrengsel (artikel 64 lid 2 EOV) niet kan worden afgeleid dat nu er geen octrooibescherming bestaat voor een in wezen biologische werkwijze er dus ook geen bescherming kan zijn voor het voortbrengsel dat is verkregen via de nietbeschermde werkwijze. Op zichzelf zou dat immers best mogelijk kunnen zijn. Denk daarbij octrooieerbare uitvindingen die tot stand komen door toepassing van conventionele en dus niet octrooieerbare methoden. Bijvoorbeeld het via een bestaande glasblaastechniek produceren van een nieuw en inventief glazen voortbrengsel. Dan is er voor de werkwijze uiteraard geen octrooibescherming mogelijk, maar wel voor het daardoor verkregen voortbrengsel. Kortom, het antwoord op de vraag of ook de voortbrengselen (planten of dieren) verkregen door een in wezen biologische werkwijze kunnen worden beschermd door een octrooi kan niet worden gevonden in een analogische toepassing van artikel 64 lid 2 EOV. Met het hof zijn wij voorts van mening dat de uitspraken over het gebruik van menselijke embryo s (HvJ EU 18 oktober 2011, C-34/10 en GKvB 25 november 2008, G2/06) eveneens niet richtinggevend zijn voor beantwoording van de vraag of er bescherming mogelijk is voor de voortbrengselen van een in wezen biologische werkwijze die ingevolge van artikel 53 aanhef en onder b EOV van octrooibescherming is uitgesloten. Deze uitzondering is in de eerste plaats anders geredigeerd dan de werkwijze-uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV (al het commerciële gebruik van menselijke embryo s wordt in feite uitgesloten), maar bovendien ingegeven vanuit een sterke ethische gekleurde invalshoek. 5 Het principiële oordeel van het hof dat het voortbrengsel van een artikel 53 aanhef en onder b EOV werkwijze wel beschermd kan worden indien het voortbrengsel zelf aan de eisen van octrooieerbaarheid voldoet, steunen wij echter niet. Het hof abstraheert naar onze mening te veel van de ratio van artikel 53 aanhef en onder b EOV. Die ratio is zoals gezegd het creëren van een safe harbour voor kwekers waardoor zij ongemoeid klassieke veredelingsmethoden kunnen toepassen. Dat kan in onze ogen alleen als ook de voortbrengselen verkregen door toepassing van klassieke 5 Zie r.o. 5.8

4 veredelingsdoeleinden vrij zijn van mogelijke octrooiclaims. Als die voortbrengselen wel kunnen worden aangepakt is de safe harbour-bepaling van artikel 53 aanhef en onder b EOV zinledig. Wordt met de door ons voorgestane uitleg afbreuk gedaan aan bescherming voor nieuwe en inventieve planten of dieren? Neen. In de eerste plaats worden nieuwe plantenrassen ook beschermd onder de vigeur van de Zaai- en Plantgoedwet. Bovendien geldt de uitzondering alleen voor de in wezen biologische werkwijzen tot het verkrijgen van een plant of dier. Dus indien de werkwijze eveneens een niet-triviale technische stap omvat, gaat de uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV niet op en is octrooibescherming voor de werkwijze, het rechtstreeks verkregen voortbrengsel of het voortbrengsel via een product-by-process claim wel mogelijk. Het hof lijkt voorts te miskennen dat het bij de safe harbour bepaling uitsluitend gaat om het in wezen biologische werkwijzen voor het verkrijgen van planten of dieren. Het gaat dus niet aan om een vergelijking te maken met conventionele, tot de stand van de techniek behorende, werkwijzen. Indien door toepassing van dergelijke nietbeschermbare werkwijzen een nieuw en inventief voortbrengsel kan worden verkregen, is er natuurlijk wel octrooi mogelijk voor het voortbrengsel. Dat principe staat buiten kijf en wordt ook door de door ons voorgestane uitleg van artikel 53 aanhef en onder b EOV niet doorkruist. De uitzondering geldt immers uitsluitend voor in wezen biologische werkwijzen tot het verkrijgen van een plant of dier alsmede de via deze werkwijzen verkregen voortbrengselen. Tot slot zijn in artikel 53 aanhef en onder b EOV microbiologische werkwijzen of hierdoor verkregen voortbrengselen expliciet uitgezonderd van de safe harbour bepaling: "b. ( ) deze bepaling is niet van toepassing op microbiologische werkwijzen of hierdoor verkregen voortbrengselen. Het voorgaande betekent dus en dit lijkt de crux te zijn dat voortbrengselen van werkwijzen tot het verkrijgen van planten en dieren nog altijd beschermd kunnen worden door productconclusies, mits de voortbrengselen als zodanig voldoen aan de eisen van octrooieerbaarheid, maar alleen als de werkwijze tot verkrijging van de voortbrengselen worden gekenmerkt door een of meer niet-triviale technische maatregelen. Daardoor is de werkwijze niet langer in wezen biologisch en is de uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV niet van toepassing. Als aanvullende argumenten voor ons standpunt en tegen dat van het hof - kan nog worden gewezen op het feit dat de wetgever bij de uitgezonderde microbiologische werkwijzen wel expliciet spreekt van hierdoor verkregen voortbrengselen. Op grond van een wetsystematische en analogische interpretatie kan derhalve worden gesteld dat deze toevoeging met zich brengt dat dezelfde toevoeging ook moet worden gelezen bij de werkwijzen van wezenlijk biologische aard. Zonder deze toevoeging zouden de voortbrengselen van de voor octrooibescherming in aanmerking komende microbiologische werkwijzen ook beschermd zijn op grond van artikel 64 lid 2 EOV. Dus de toevoeging was niet nodig en volgens ons uitsluitend gedaan om duidelijkheid te geven over de reikwijdte van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b

5 EOV, namelijk dat de bepaling niet alleen ziet op de daarin vermelde werkwijzen, maar ook op het daardoor verkregen voortbrengsel. Ook de verwijzing naar artikel 3 lid 1 sub d ROW hierop heeft Cresco eveneens een beroep gedaan, maar tevergeefs is interpretatief van waarde voor de uitleg van de werkwijze-uitzondering zoals door ons bepleit. Tot slot merken wij op dat we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat het hof de door Cresco voorgestane uitleg te ver heeft doorgetrokken. Uit r.o. 5.7, laatste zin en r.o. 5.9 blijkt dat het hof gevolgtrekkingen maakt die verder gaan dan het relatief beperkte safe harbour domein van de plantenkweker. Door op grond van de ratio van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV aan te nemen dat de voortbrengselen van klassieke veredelingsmethoden ook vrij van octrooiclaims moeten blijven, wordt niets gezegd over de octrooieerbaarheid van nieuwe en inventieve voortbrengselen die worden verkregen door niet beschermbare methoden. Voor de door het hof gesignaleerde ongerijmde consequentie hoeft dan ook niet worden gevreesd. Voor uitholling van de werkwijze-uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV wel. Conclusie Wij menen dat het hof in kort geding en de rechtbank in de bodemprocedure een onjuiste uitleg hebben gegeven aan artikel 53 aanhef en onder b EOV. De ratio van deze vrijstelling is immers het creëren van een safe harbour voor onder meer plantenkwekers zodat zij vrij van octrooiclaims klassieke veredelingsmethoden kunnen toepassen. Dat kan alleen indien het voortbrengsel die worden verkregen door toepassing van deze klassieke veredelingsmethoden ook niets te duchten hebben van octrooiclaims. Het volgen van deze interpretatie betekent geenszins dat nieuwe en inventieve voortbrengselen verkregen door andere niet-beschermbare methoden ook niet langer voor octrooibescherming in aanmerking zouden komen. De uitzondering van artikel 53 aanhef en onder b EOV is immers beperkt tot alleen werkwijzen tot het verkrijgen van planten en dieren van wezenlijk biologische aard. Wim Maas (Deterink) Bram van Oeffelt (Patentwerk).