Misleidende verwarring: de slaafse nabootsingsleer geüpdatet door pony speelgoed

Transcriptie

1 Misleidende verwarring: de slaafse nabootsingsleer geüpdatet door pony speelgoed D.A. Grobokopatel Sinds de komst van afdeling 6.3.3A BW (hierna: Afd A BW) was het bestaan van de slaafse nabootsingsleer in B2C-verhoudingen 1 onzeker. 2 In het My Little Pony-arrest maakte de HR een einde aan deze dubieuze kwestie. 3 Met verwijzing naar de conclusie van A-G Peursem oordeelde de HR dat Afd A BW de slaafse nabootsingsleer niet heeft geharmoniseerd in B2Cverhoudingen. Sterker nog, de slaafse nabootsingsleer is naar zijn oordeel überhaupt niet geharmoniseerd in de EU. Dit oordeel doet enkele vragen rijzen, zoals: Waarom heeft de HR besloten deze koers te varen? Waarom heerste voor het My Little Pony-arrest een leer inhoudende dat de slaafse nabootsingsleer niet meer van toepassing was op consumententransacties? Hoe verhoudt Afd A BW zich tegenwoordig tot de slaafse nabootsingsleer? En hoe kan het dat er nog steeds tegengeluiden zijn? Alvorens deze materie inhoudelijk wordt behandeld, worden eerst de juridische achtergronden van de slaafse nabootsingsleer en Afd A BW behandeld. Vervolgens zullen voorgaande vragen worden toegelicht en beantwoord. Ten slotte zal worden afgesloten met een conclusie. 1 De slaafse nabootsingsleer De slaafse nabootsingsleer biedt aan designers/ondernemers bij afwezigheid van een IE-recht aanvullende bescherming krachtens art. 6:162 BW voor de uiterlijke vormgeving van hun product. Deze bescherming is o.a. gebaseerd op art. 10bis UvP. 4 Ondernemers/designers krijgen hierdoor de zorgplicht om met de uiterlijke vormgeving van hun producten geen nodeloos verwarringsgevaar te scheppen met de producten van hun concurrenten. 5 De HR stelt voorop dat nabootsen in beginsel mag, zelfs als dat ten nadele van de concurrent geschiedt. 6 Indien de nabootser echter zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan, raakt het relevante publiek nodeloos in de war ten aanzien van de herkomst van het product. 7 Daarmee wordt onrechtmatig gehandeld jegens de verkoper van het nagebootste product. De slaafse nabootsingsleer is niet zomaar van toepassing. Er dient eerst sprake te zijn van productverwarring. 8 Hierbij wordt gekeken of de totaalindruk van twee identieke producten voor verwarring zorgt ten opzichte van de herkomst of kwaliteit van het product. Productverwarring is echter onvoldoende. 9 Men moet nodeloos in de war raken. Dat is slechts mogelijk bij producten met onderscheidend vermogen, 10 met dien verstande dat het product zich van de andere in de handel zijnde gelijksoortige producten aanmerkelijk onderscheidt. 11 Door het hebben van een eigen plaats op de markt verkrijgen producten onderscheidend vermogen. 12 Alleen bij unieke producten wordt 1 In B2C-verhoudingen is de consument de afnemer. Bij B2B-verhoudingen is niet de consument de afnemer, maar juist een ondernemer. 2 Vgl. Geerts in zijn annotatie onder HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. P.G.F.A. Geerts (Wettbewerbscentrale/Plus). Zie ook P.G.F.A. Geerts, Verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en 6:162 BW, IER 2013/1, p HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063, NJ 2015/291 m.nt. D.W.F. Verkade (Simba/Hasbro). 4 HvJ EG, 2 maart 1982, 6-81, BIE 1982/86 m.nt. D.W.F. Verkade (IDG/Beele). 5 HR 31 mei 1991,ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, NJ 1992/391 m.nt. D.W.F. Verkade (Borsumij/Stenman). 6 HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 m.nt. P.A.N. Houwing (Hyster Karry Krane). 7 Id. 8 A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomsperspectief, BIE 1992/12, p HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (Drukasbak). 10 Id. 11 Ch. Gielen e.a., Kort Begrip van het intellectuele eigendom, Kluwer: Deventer 2014, p HR 16 maart 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4040, NJ 1968/268 m.nt. Hijmans van den Bergh (Plastic Stapelschalen). Vgl. ook HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummicub). 1

2 aanvullende bescherming krachtens art. 6:162 BW gerechtvaardigd. Leidt de totaalindruk van de in het geding zijnde producten ertoe dat het relevante publiek nodeloos in de war raakt, dan handelt de nabootser onrechtmatig jegens de nagebootste. Om nodeloos verwarringsgevaar te voorkomen dient de nabootser ervoor te zorgen dat zijn product in uiterlijke vormgeving voldoende afwijkt van unieke producten. De nabootser hoeft echter niet op alle punten waar afwijking mogelijk is, af te wijken. 13 De zorgplicht is namelijk vervuld zodra het uiterlijk van het product voldoende is aangepast, waardoor aan het product de juiste herkomst kan worden toegedicht. Het verwarringsbegrip wordt als een economische maatstaf gehanteerd. Dit begrip moet met de wezenlijke gedachte van de slaafse nabootsingsleer worden toegepast. Dat is dat het profiteren van de reputatie van andermans product slechts is toegestaan als daarvoor een economische rechtvaardigingsgrond bestaat. De economische rechtvaardigingsgrond ontbreekt doordat onnodig wordt geprofiteerd van de reputatie van andermans producten. Hierdoor kan het relevante publiek twijfelen over de herkomst van het product en profiteren nabootsers van de kwaliteitsgarantie van andermans product. Om de herkomstfunctie van een product met onderscheidend vermogen te respecteren, heeft de HR in het Hyster-arrest de nabootser in dit kader een zorgplicht opgelegd. 14 Ter afronding zal ter voorkoming van een Babylonische spraakverwarring nog worden gewezen op het volgende. Het begrip onderscheidend vermogen heeft in de slaafse nabootsingsleer niet dezelfde definitie als het gelijknamige begrip in het merkenrecht Afdeling 6.3.3A BW Afd A BW is gebaseerd op de OHP-Richtlijn 16. Deze afdeling biedt consumenten bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken van handelaren. Deze afdeling is daarom alleen van toepassing indien een consument de afnemer is en een handelaar een interactie verricht met de consument. Het begrip handelspraktijk wordt in art. 6:193a lid 1 sub d BW gedefinieerd als: iedere handeling, omissie gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoop bevordering, verkoop of levering van een product aan consumenten. Indien een handelaar een oneerlijke handelspraktijk verricht, handelt hij onrechtmatig jegens de consument. De structuur van de OHP-regelgeving valt in te delen in drie lagen. 17 De eerste laag vangt bij de algemene norm ex art. 6:193b lid 2 BW aan: zodra een handelaar in strijd met de eisen van professionele toewijding handelt, waardoor het vermogen van de gemiddelde consument om een geinformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, zodat de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt kan nemen dat hij anders niet had genomen, verricht de handelaar een oneerlijke handelspraktijk. De tweede laag bevat bijzondere vormen van oneerlijke handelspraktijken, te weten de misleidende (art. 6:193c-6:193f BW) en agressieve handelspraktijken (art. 6:193h BW). Deze handelspraktijken zijn per definitie in strijd met de professionele toewijding. 18 De derde laag bevat de zwarte lijsten van art. 6:193g BW en art. 6:193i BW. Deze handelspraktijken zijn onder alle omstandigheden oneerlijk. Afd A BW ziet op de gevallen waarin de gemiddelde consument kan worden benadeeld. Uitzonderlijke gevallen die zich slechts bij individuen kunnen voordoen, vallen niet onder de reikwijdte van deze afdeling. Daarvoor dient men naar de gebruikelijke civielrechtelijke leerstukken te grijpen. Men denke aan art. 3:44 en 6:228 BW. 13 HR 8 januari 1960, NJ 1960/415, m.nt. Hijmans van den Bergh (Scrabble) 14 D.W.F. Verkade, Verwarrende verwarring?, in: P. Tuit, L.H.L.M. Schellekens, E.J.R. van der Smit en S.J.A. Mulder (red.), Gratia Commercii, Opstellen aangeboden aan A.Van Oven, Tjeenk Willink: Zwolle 1981, p Voor meer informatie zie Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing, in: D. J. G. Visser (red.), Een eigen oorspronkelijk karakter, Delex: Amsterdam 2007, p Richtlijn 2005/29/EG. 17 D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, in: Monografieën BW 49a, Kluwer: Deventer 2009, p L. Steijger, 'Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland', NTER 2007/7, p

3 3 Toen het bestaan van de slaafse nabootsingsleer bij consumententransacties nog onzeker was Twijfels over het bestaan van de slaafse nabootsingsleer vinden hun oorsprong in de volgende gedachtegang. Vooropgesteld dient te worden dat de verwarringveroorzakende verkoop van namaakproducten kan worden gekwalificeerd als een gedraging of voorstelling van zaken van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering en/of verkoop van een product aan consumenten, waardoor sprake is van een handelspraktijk. Wegens de bijzondere ruime definitie van het begrip handelspraktijk, welke alle op consumenten gerichte commerciële gedragingen en communicatie bevat, 19 kan ook het slaafs nabootsen van andermans producten onder dit begrip vallen. Daarmee kan het slaafse nabootsingsleerstuk worden geschaard onder art. 6:193c lid 2 sub a BW. 20 Art. 6:193c lid 2 sub a BW vereist daarnaast dat de consument in zijn economische gedrag wordt beïnvloed. Deze eis leek geen complicaties op te leveren. Indien men (nodeloos) in de war raakt ten aanzien van de onderscheidende kenmerken van het product, wordt de consument vrijwel altijd in zijn economische gedrag beïnvloed. Althans, dat was de gedachte. Mocht het slaafse nabootsingsleerstuk niet onder art. 6:193c lid 2 sub a BW vallen, dan kan art. 6:193b lid 2 BW dit leerstuk absorberen. Het nodeloos wekken van verwarring wordt dan aangemerkt als een handeling die in strijd is met de vereisten van professionele toewijding. 21 Men schendt dan immers een op art. 6:162 BW gebaseerde zorgvuldigheidsnorm. 22 Doordat het slaafs nabootsen van andermans producten zorgt dat Afd A BW van toepassing is, is art. 6:162 BW niet meer de aangewezen grondslag om het slaafs nabootsen van andermans producten te sanctioneren. Let wel: dit geldt alleen in B2C-verhoudingen. Zoals reeds is vermeld, heeft de HR voorgaande stelling niet gevolgd. In casu ageerde Hasbro tegen de verkoop van de Simba Pony II door Simba c.s. Het Gerechtshof wees de slaafse nabootsingsvordering toe. In cassatie klaagden Simba c.s. dat het Gerechtshof de verkeerde maatstaf had toegepast. Volgens Simba c.s. is de slaafse nabootsingsleer in B2C-verhoudingen namelijk geharmoniseerd door Afd A BW. De HR ging hier niet in mee en maakte duidelijk dat de slaafse nabootsingsleer niet is geharmoniseerd door Afd A BW. In dit kader verwees de HR naar de conclusie van A-G Peursem. De inhoudelijke argumentatie van de A-G zal onderstaand kort aan bod komen. 4 Waarom de slaafse nabootsingsleer niet is geharmoniseerd door afdeling 6.3.3A BW Dat de slaafse nabootsingsleer niet is geharmoniseerd door Afd A BW, was eigenlijk al na de komst van de OHP-Richtlijn duidelijk. De Europese Commissie had in 2010 een uitgebreid onderzoek in de EU laten verrichten ten aanzien van de toepassing van aanvullende bescherming tegen slaafse nabootsers. 23 Het feit dat dat de waakhond van het Europese mededingingsrecht een zodanig onderzoek gelast na de inwerktreding van de OHP-Richtlijn, suggereert mijns inziens op zijn minst dat het slaafs nabootsen van andermans product niet is geharmoniseerd. Niettemin bleek uit dit onderzoek dat het slaafse nabootsingsleerstuk wegens gebrek aan harmonisatie niet uniform wordt toegepast. De lidstaten benaderen dit leerstuk vanuit verschillende perspectieven. Sommige lidstaten zien het leerstuk als een aanvulling op het IE-recht. Daarbij staat het belang van de concurrent voorop. Andere lidstaten beschouwen de slaafse nabootsingsleer als een consumentenbe- 19 Vgl. M.F.H. Broekman, De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, TvC 2005/176. Zie ook HvJ EU 23 april 2009, NJ 2009/273 (VTB-VAB/Total) en HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. P.G.F.A. Geerts (Wettbewerbscentrale/Plus). 20 Volgens dit artikel is een handelspraktijk misleidend indien door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van producten, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent. 21 Geerts, IER 2013/1, p Vgl Geerts, IER 2013/1, p Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes). Hogan Lovells Final Report for the European Commission on Parasitic Copying, MARKT 2010/20/D. 3

4 schermende maatregel. Het opvallende aan dit onderzoek is dat sommige lidstaten een oorspronkelijkheidseis hanteren. Nederland wil deze eis niet kennen aangezien wij werken met het onderscheidend vermogen-begrip. 24 Daarnaast ziet Nederland de slaafse nabootsingsleer niet als een IE-recht, maar als een onderdeel van het ongeoorloofde mededingingsrecht. Dat blijkt uit de rechtspraak waarin de vraag aan de orde kwam of een slaafse nabootsingscasus aanleiding geeft een beroep te doen op de volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv. Het antwoord luidde ontkennend. 25 Enfin, uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat de slaafse nabootsingsleer een bescherming is voor concurrenten, terwijl de OHP-Richtlijn juist consumenten beschermt. In zijn conclusie concludeert A-G Peursem o.a. naar aanleiding van dit onderzoek dat de slaafse nabootsingsleer niet is geharmoniseerd in de EU, ook niet door de OHP-Richtlijn. Art. 6:193c lid 2 sub a BW lijkt in beginsel dezelfde gevallen te bestrijken als de slaafse nabootsingsleer. Dit artikel spreekt echter van misleiding. Van misleiding is sprake indien door het scheppen van verwarring - c.q. het nabootsen van andermans product - de consument in zijn economische gedrag wordt beïnvloed. Dit staat ook wel bekend als de manipulatie-eis. De slaafse nabootsingsleer kent deze eis niet; het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar is voldoende om op te kunnen treden tegen nabootsers. Gedacht werd dat deze eis feitelijk gezien vrijwel altijd wordt vervuld, maar dat is toch niet altijd het geval. Bij convenience goods 26 bijvoorbeeld is het economische gedrag van de consument moeilijker te beïnvloeden. Dit kan het beste worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Stel dat bij een vaste roker na verloop van tijd een dringende behoefte naar nicotine ontstaat. De roker heeft echter geen aansteker. Dit leidt ertoe dat deze roker langzamerhand te maken krijgt met ontwenningsverschijnselen. Hij moet zo spoedig mogelijk zien te beschikken over een aansteker. Op zijn weg naar voldoening komt deze roker een kiosk tegen die (buiten zijn weten om) imitaties van BIC-aanstekers verkoopt. Het uiterlijk van de imitatie lijkt als twee druppels water op het origineel. Voor de roker maakt het niet uit of het nou een echte of neppe BIC-aansteker is. Zolang zijn reddingsmiddel maar vlammen produceert, kan de roker zijn euforische climax bereiken. De roker zal in dit geval geen beroep kunnen doen op Afd A BW. Imitatie of origineel, de roker had alsnog de aansteker aangeschaft. Zijn economische gedrag wordt niet beïnvloed. De rechthebbende van de BIC-aanstekers daarentegen zou de verkoop van de imitaties op grond van de slaafse nabootsingsleer kunnen bestrijden aangezien de vermeende inbreukmaker (wellicht bewust) aanhaakt op de investeringen van de rechthebbende. Men ziet dus dat de verkoop van namaakproducten er niet altijd toe leidt dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed. In dat soort gevallen kan alleen de gedupeerde rechthebbende worden beschermd tegen nabootsers die door de verkoop van namaakproducten aanhaken bij de reputatie van de producten van de rechthebbende. Daarnaast spreekt art. 6:193c lid 2 sub a BW niet over nodeloos verwarringsgevaar, maar over (louter) verwarringsgevaar. Bescherming krachtens de slaafse nabootsingsleer wordt slechts gerechtvaardigd in uitzonderlijke situaties. Zolang de nabootser de gradatie van nodeloosheid niet heeft bereikt, is nabootsen toegestaan. Daarmee wordt bedoeld dat slechts unieke producten bescherming genieten van de slaafse nabootsingsleer. De consument daarentegen wordt beschermd zodra de verkoop van namaakproducten ertoe leidt dat hij in zijn economische gedrag wordt beïnvloed. Hierbij hoeft het geen uniek product te betreffen. Niet is uitgesloten dat nabootsingen van producten zonder onderscheidend vermogen de consument kunnen misleiden. In ieder geval, zowel de Nederlandse als de communautaire wetsgeschiedenis geven geen aanleiding om aan te nemen dat de gemiddelde consumenten alleen kan worden misleid bij unieke producten. 24 HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (Drukasbak). 25 Vgl. Rb. Utrecht (vzr.) 27 april 2007, IEF 3893 (Heering/Milin) en Rb. Zwolle-Lelystad (vzr.) 18 september 2007, IEF 4706 (Schunselaar/Jade). 26 Dat zijn goederen die voor de consument gemakkelijk zijn te verkrijgen zonder dat de consument daarvoor bijzondere inspanningen hoeft te verrichten. Vgl. Verkade 1981, p

5 Het verschil tussen verwarring en misleiding is tevens terug te vinden in de gevallen waarbij de in het geding zijnde producten hun onderscheidend vermogen hebben verloren. Dat overkwam Kymco. 27 Doordat Kymco een lange tijd niet actief was geweest op de Nederlandse markt, hadden de scooters van Kymco hun eigen plaats op de markt verloren. De afwezigheid van het onderscheidend vermogen kan niet leiden tot de toewijzing van de slaafse nabootsingsvordering. Hierdoor kon Kymco niet optreden tegen de verkoop van de namaakvarianten die door Killerbee in het verkeer werden gebracht. Het Hof stelt echter wel vast dat de consument door een treffende gelijkenis ( ) wel in verwarring zou kunnen worden gebracht. Kymco heeft helaas nagelaten om zijn vordering te baseren op de OHP-regelgeving. Indien Kymco zijn vordering wel had gebaseerd op de OHP-regels, had de uitkomst wellicht anders kunnen uitvallen. In dit kader dient te worden opgemerkt dat bij de aankoop van scooters het aandachtsniveau van de gemiddelde consument wat hoger kan liggen omdat het een dure aankoop betreft. Dat neemt echter niet weg dat dezelfde casus zich kan voordoen bij goedkopere producten. Men denke aan supermarktproducten. De komst van Afd A BW kan vanwege de Schutznorm er voorts niet toe leiden dat de slaafse nabootsingsleer wordt geharmoniseerd. Een oneerlijke handelspraktijk is slechts onrechtmatig jegens de consument. Hoe kan een concurrent, die de dupe is van een nabootser, zijn schade vergoed krijgen als de nabootsing niet eens onrechtmatig is jegens deze concurrent? Niet. Het leerstuk van art. 6:162 BW is hierin duidelijk genoeg: geen onrechtmatigheid, geen schadevergoeding. Afd A is in dit kader namelijk in het leven geroepen om de schade van consumenten te vergoeden die zij leiden als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk. Ter verduidelijking volgt een voorbeeld. A verkeert in de veronderstelling dat hij een originele oplader van Apple heeft gehaald. Dit terwijl hij slechts een namaakvariant heeft aangeschaft. Nadat A zijn telefoon heeft opgeladen met deze kabel, blijkt zijn telefoon kapot te zijn gegaan. Voor dit soort gevallen kan A krachtens Afd A BW zijn reparatiekosten vergoed krijgen. Daarnaast kan hij uiteraard het geld terugkrijgen dat hij heeft betaald voor de namaakkabel. Apple daarentegen kan krachtens de slaafse nabootsingsleer zowel een verbod vorderen voor de verkoop van de namaakkabels, alsmede afdracht van de winst vorderen die de nabootser heeft gerealiseerd bij de verkoop van de namaakkabels. Kortom: beide leerstukken beschermen andere (financiële) belangen. Met inachtneming van het voorgaande valt te concluderen dat de slaafse nabootsingsleer en Afd A BW een andere Schutznorm hanteren. De slaafse nabootsingsleer beschermt de concurrent, terwijl Afd A BW de consument beschermt. Er bestaat een opvatting dat door toepassing van de correctie-langemeijer 28 de Schutznorm wordt uitgebreid tot concurrenten. Dit lijkt een logische gedachte aangezien concurrenten ook de bevoegdheid hebben gekregen om tegen oneerlijke handelaren op te treden. Echter, concurrenten verkrijgen deze ageerbevoegdheid slechts indien zij daarbij een rechtmatig belang hebben om consumentenbelangen te behartigen. 29 De ageermogelijkheid voor concurrenten bestaat hoogstwaarschijnlijk vanwege het feit dat ondernemers juist vaker procederen dan een gemiddelde consument. 30 Concurrenten beschikken door- 27 Hof Arnhem 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BL3568, IER 2010/15 m.nt. F.W. Grosheide (Kymco). 28 Deze correctie is van toepassing indien de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden, en de schending van die norm dus op zichzelf genomen geen aansprakelijkheid voor die schade schept, ondanks dat daarvoor aansprakelijkheid bestaat omdat onder de omstandigheden van het geval die schending bijdraagt tot het oordeel dat een zorgvuldigheidsnorm is geschonden die wel bescherming biedt tegen de in het geding zijnde schade. Vgl. HR 10 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY9317, NJ 2008/491 m.nt. J.B.M. Vranken (Astrazeneca c.s./menzis). 29 Vgl. C.J.J.C. Van Nispen e.a., Industriële eigendom deel 3. Vormen, namen en merken, Deventer: Kluwer 2012, p Vgl. L. Steijger, 'Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland', NTER 2007/7, p. 134; B M.F.H. Broekman, De richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, TvC 2005/5,, p. 182 en D.W.F. Verkade, Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame, in: Monografieën BW, Deventer: Kluwer 2011, p.10. 5

6 gaans over meer financiële middelen waardoor zij de stap om te procederen sneller zullen zetten. In het verlengde hiervan zal de consument gebaat zijn indien de ageerbevoegdheid van concurrenten ertoe leidt dat oneerlijke handelaren vaker worden gesanctioneerd. Daarmee worden meerdere oneerlijke handelspraktijken voorkomen. In dit kader zal het uitbreiden van de Schutznorm van Afd A BW via de correctie-langemeijer mijns inziens niet slagen. De reikwijdte staat duidelijk vast: het belang van de consument staat centraal. Dat concurrenten de ageerbevoegdheid hebben om het consumentenbelang te behartigen betekent niet dat zij ook hun eigen belangen mogen behartigen. Daarvoor bestaan namelijk afzonderlijke rechtsmiddelen. Derhalve valt niet in te zien waarom de correctie-langemeijer dient te worden toegepast indien de justitiabele reeds over adequate rechtsmiddelen beschikt om zijn belangen te kunnen dienen, namelijk de slaafse nabootsingsleer (en eventuele IE-rechten). Daarmee zal ook de rechtszekerheid in het geding komen. Duidelijk is dat art. 6:193c lid 2 sub a BW aanzienlijke verschillen vertoont met de slaafse nabootsingsleer. Voorstanders van de harmonisatie van de slaafse nabootsingsleer door de OHP-Richtlijn wijzen art. 6:193b BW als de volgende potentiële grondslag aan om hun denkwijze te versterken. 31 Gezien het feit dat Afd A BW consumentenbelangen dient, kan niet worden gezegd dat daarmee de slaafse nabootsingsleer, die concurrentenbelangen behartigt, is geharmoniseerd. Om het onderscheid tussen de slaafse nabootsingsleer en Afd A BW ten slotte enigszins te versterken, kan worden gewezen op de aard van Afd A BW. Deze afdeling bestrijkt namelijk geen bijzondere individuele gevallen, maar ziet slechts op de bescherming van de gemiddelde consument in abstracto. Dit terwijl de slaafse nabootsingsleer juist is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante (en bijzondere) omstandigheden van het specifieke geval. 5 De verhouding tussen de slaafse nabootsingsleer en Afd A BW In de wetsgeschiedenis van Afd A BW is geen aandacht besteed aan de verhouding met de slaafse nabootsingsleer. Dat is enigszins verbazingwekkend. Bij de verkoop van namaakproducten kunnen beide leerstukken namelijk tegelijk van toepassing zijn. Men denke hierbij aan de casus van de oplaadkabel. De wetgever heeft wel aandacht besteed aan de situaties waarin Afd A BW tegelijk van toepassing kan zijn met andere civiele leerstukken. Een dwalingscasus kan bijvoorbeeld een misleidende handelspraktijk opleveren. De wetgever heeft deze cumulatiemogelijkheden onderkend. Hij meent dat een consument zich zowel op Afd A BW als het verbintenissenrecht kan beroepen. 32 Hiermee verkrijgt de consument een keuzemogelijkheid tussen twee leerstukken. 33 Mijns inziens valt niet in te zien waarom de slaafse nabootsingsleer niet kan cumuleren met Afd A BW. De algemene opvatting over samenloop is namelijk dat zodra een casus onder verschillende wetsbepalingen kan vallen, deze wetsbepalingen in beginsel cumulatief toepasbaar zijn, tenzij een bijzondere wettelijke voorschrift zich hiertegen verzet. 34 Bij gebreke van een zodanige bepaling, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat een concurrent de verkoop van namaakproducten zowel via de slaafse nabootsingsleer als via Afd A BW kan bestrijden. Bij de eerste dient hij dan zijn eigen belang, terwijl hij met Afd A BW het consumentenbelang dient. De concurrent kan krachtens Afd A BW echter geen schade vergoed krijgen, maar in het belang van de gemiddelde consument wel een verkoopverbod en een rectificatie vorderen. Indien een concurrent te maken krijgt met een nabootser, is het niet onverstandig dat hij zijn vorde- 31 Vgl. P.G.F.A. Geerts, Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, in gielen, een bekend begrip, nr. 13, Kluwer: Deventer Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p Meer uitvoerig hierover: W.H. van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, TvC 2008/1, p D.W.F. Verkade, Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, in: Monografieën BW 49a, Kluwer: Deventer 2009, p

7 ring zowel op de slaafse nabootsingsleer als Afd A BW baseert. Afd A BW is namelijk gemakkelijker van toepassing. De concurrent hoeft niet aan te tonen dat zijn product onderscheidend vermogen heeft, maar hij hoeft slechts aan te tonen dat de consument kan worden misleid. Voorts kan de concurrent gebruik maken van de gunstige bewijslastomkering ex art. 6:193j BW. Zodra de concurrent stelt dat de consument kan worden misleid door de verkoop van namaakproducten, moet de nabootser bewijzen dat hij de juiste informatie heeft verstrekt om misleiding te voorkomen. Dit kan twee kanten op gaan. In het eerste geval zal de nabootser erkennen dat hij namaakproducten verkoopt, maar dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om de consument te verduidelijken dat het om een namaakproduct gaat. In het tweede geval zal de nabootser moeten bewijzen dat zijn producten geen namaakproducten zijn, waardoor de consument dus niet kan worden misleid. Dit zal lastig zijn indien de nabootser toch namaakproducten verkoopt. Mocht de nabootser niet slagen om de authenticiteit van het in het geding zijnde product hard te maken, dan zal de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van eisers overige vorderingen ervan uitgaan dat sprake is van verkoop van een namaakproduct. Let wel: de vordering gebaseerd op Afd A BW ziet slechts op het vorderen van een verkoopverbod. De schadevergoeding zal vervolgens op grond van de slaafse nabootsingsleer moeten worden beoordeeld. Bij deze vordering hoeft eiser niet aan te tonen dat sprake is van de verkoop van namaakproducten. Dat staat immers vast dankzij de bewijslastomkering van art. 6:193j BW. Mocht de slaafse nabootsingsvordering niet kunnen slagen, dan heeft de concurrent in ieder geval een verkoopverbod binnen weten te slepen. Door bij de verkoop van namaakproducten zowel te ageren op grond van Afd A BW als op grond van de slaafse nabootsingsleer, komt de eisende partij in een gunstigere bewijspositie te verkeren. De eisende partij heeft veel vrijheid in het afstemmen van beide leerstukken. Indien echter andere IE-rechten in het geding zijn, valt eiser aan te bevelen zijn Afd A-vordering zoveel mogelijk te beperken. In gevallen waarin Afd A BW en de slaafse nabootsingsleer van toepassing zijn, kan namelijk geen beroep worden gedaan op vergoeding van de volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv en geldt het gebruikelijke liquidatietarief. Zodra eiser tevens bescherming krachtens het merkenrecht kan inroepen, dient hij de verkoop van namaakproducten zoveel mogelijk op het merkenrecht te baseren. Zo wordt de hoogte van de proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv niet ten nadele van eiser beïnvloed. Om toch gebruik te kunnen maken van de bewijslastomkering ex art. 6:193j BW, dient eiser zijn Afd A-vordering te beperken tot bijvoorbeeld een rectificatie. Het verkoopverbod, de schadevergoeding en andere relevante nevenvorderingen zal eiser voorts via het merkenrecht kunnen vorderen. Daarmee komt de bewijslast ten aanzien van de authenticiteit van de in het geding zijnde producten te liggen op gedaagde, zonder dat de hoogte van de proceskostenveroordeling ten nadele van eiser wordt beïnvloed. Wel dient te worden gewezen op de mogelijkheid dat de rechter zodanige constructies zal kwalificeren als misbruik van recht. 6 Zijn er nog tegengeluiden? Een prominente aanhanger van de theorie dat de slaafse nabootsingsleer is geharmoniseerd door de komst van de OHP-Richtlijn is een van de zwaargewichten van de harde kern van het IE-recht: professor Geerts. Na het Simba/Hasbro-arrest blijft hij van mening dat de slaafse nabootsingsleer is geharmoniseerd. 35 Geerts meent dat het toepassingsgebied van de OHP-Richtlijn zich inderdaad niet uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen. Verwijzend naar considerans 6 meent hij dat de toepasselijkheid van de OHP-Richtlijn zijn begrenzing vindt in gevallen waarin alleen de economische belangen van concurrenten in het geding zijn. Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product schaadt volgens Geerts niet alleen de economische belangen van concurrenten, maar ook de belangen van consumenten. Nu de OHP-Richtlijn alles harmoniseert waarbij de consumentenbelangen worden behartigd, is volgens Geerts daarmee de slaafse nabootsingsleer in B2C-verhoudingen geharmoniseerd. Het Simba/Hasbro-arrest maakt dit 35 Zie P.G.F.A. Geerts, Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, in gielen, een bekend begrip, nr , Kluwer: Deventer 2015 en HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063, IER 2015/57 m.nt. P.G.F.A. Geerts (Simba/Hasbro). 7

8 niet anders. De HR heeft volgens Geerts niet de vraag moeten beantwoorden of het toepassingsgebied van de OHP-Richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen, maar de vraag of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een oneerlijke handelspraktijk kan worden gezien. Hij negeert de visie van de andere lidstaten ten aanzien van dit vraagstuk aangezien het HvJ het laatste oordeel hierover moet vellen. Zijn visie ondersteunt hij door te verwijzen naar de Belgische Mars/Gedon Pet-uitspraak. 36 Daarin werd de op de Belgische OHP-regels gebaseerde vordering toegewezen. Hiermee is volgens Geerts bevestigd dat de OHP-regels als een autonome rechtsbasis beschouwd moeten worden en afzonderlijk van de IE-rechten ingeroepen kunnen worden. Over Geerts visie valt wel het een en ander te zeggen. Pas als het HvJ Geerts theorie afwijst, is hij overtuigd. Ook al blijkt uit het onderzoek van de EC dat de slaafse nabootsingsleer is geharmoniseerd en (te) verschillend wordt toegepast in de EU, wil hij alsnog bevestiging van het HvJ. Maar als een selectieve lezing van een vonnis van een Belgische rechtbank zijn theorie kan bevestigen, wordt aan dit vonnis een voorbeeldfunctie toegekend. In het Mars/Gedon Pet-vonnis is zowel een beroep gedaan op de consumentenbeschermende als concurrentenbeschermende bepalingen. De Brusselse rechtbank heeft beide bepalingen gezamenlijk behandeld en op grond van deze bepalingen een verbod gelast. Dit vonnis illustreert juist de coëxistentie tussen bepalingen die het belang van de consumenten afzonderlijk dienen en het belang van de concurrent afzonderlijk dienen. Wat het ongeoorloofde mededingingsrecht betreft, zijn onze zuiderburen inderdaad vele mijlen verder dan wij. Zij weten in het ongeoorloofde mededingingsrecht een duidelijk onderscheid te maken tussen de behartiging van concurrenten- en consumentenbelangen. Daar komt nog bovenop dat art. 11 OHP-Richtlijn concurrenten de mogelijkheid biedt om in het consumentenbelang te ageren. Een concurrent kan hierdoor o.g.v. de OHPregels een verbod vorderen, terwijl hij zijn schade vergoed kan krijgen o.g.v. bijzondere wetgeving die zijn belangen beschermt, zoals het merkenrecht en de slaafse nabootsingsleer. Derhalve kan dit vonnis niet illustratief zijn voor de harmonisatie van de slaafse nabootsingsleer in B2Cverhoudingen door de OHP-regels. Het bevestigt enkel de coëxistentie van bepalingen die afzonderlijke belangen dienen, maar wel dezelfde feitelijke situaties kunnen bestrijken. Verder heeft de HR niet de verkeerde vraag beantwoord. Simba stelde in zijn cassatiemiddel dat de OHP-regels dienden te worden toegepast in plaats van de slaafse nabootsingsleer. De HR wees dit standpunt ten eerste af door te verwijzen naar AG Peursems conclusie. Daarin benadrukt Peursem in welke hoedanigheid de slaafse nabootsingsleer en de OHP-regels andere belangen dienen. Ten tweede bevestigt de HR dat de OHP-regels niet in concurrentenverhoudingen werkt. Daarmee bedoelt de HR dat de slaafse nabootsingsleer niet in B2B-verhoudingen geldt en dat de OHP-regels geen grond vormen om concurrenten schadevergoeding toe te kennen. Overtreding van de OHP-regels is namelijk slechts onrechtmatig jegens de consument. Voorts dient nog te worden vermeld dat considerans 6 van de OHP-Richtlijn slechts benadrukt dat de OHP-Richtlijn geen grond is om concurrentenbelangen te behartigen. Daarmee wordt onder andere bedoeld dat de OHP-Richtlijn voor concurrenten geen grondslag is om schadevergoeding te eisen en dat acties o.g.v. de OHP-Richtlijn niet zullen slagen indien de consument niet is misleid. Daarvoor bestaat afzonderlijke regelgeving. Dat de toewijzing van de slaafse nabootsingsleer ook voordelig kan werken jegens consumenten maakt dit niet anders. Feitelijke situaties worden wel vaker bestreken door verschillende wetgeving en daarbij geldt nou juist het uitgangspunt dat sprake is van coëxistentie, tenzij het tegendeel blijkt uit een bijzondere bepaling. Ten aanzien van de verhouding slaafse nabootsing/ohp ontbreekt een dergelijke bepaling, net als bij de verhouding wilsgebreken/ohp. Nederland is het enige land in de EU waarbij men kan worstelen met de vraag die in dit artikel centraal staat. Uit het onderzoek van de EC blijkt namelijk dat andere lidstaten het onderscheid tussen 36 Rb. van koophandel Brussel 29 oktober 2014, B (Mars/Gedon Pet). 8

9 de behartiging van concurrenten- en consumentenbelangen duidelijk inzien. In Nederland kennen wij dit onderscheid niet (echt). Het is de OHP-Richtlijn die ons het licht heeft laten zien. Anders dan Nederland kennen vele lidstaten bijvoorbeeld een originaliteitsvereiste. Zo n vereiste duidt er op zijn minst op dat concurrentenbelangen centraal staan. Bij gebreke van zo n vereiste, en bij het werken met het onderscheidend vermogensvereiste, kunnen inderdaad vraagtekens worden geplaatst bij de ratio van de slaafse nabootsingsleer. Nederland heeft slechts aanvullende bescherming willen toekennen aan bijzondere producten. Zodra een product uniek genoeg is, vindt onze HR dat aan dat product de juiste herkomst moet worden toegedicht. Indien een nabootser de HR hierin wil ondermijnen, biedt de HR concurrenten de mogelijkheid om de nabootser te wijzen op zijn zorgplicht om de uiterlijke vormgeving van zijn namaakproduct zodanig te wijzigen zodat de herkomst van dat product duidelijk is voor een ieder. De OHP-regels kunnen in dit kader de slaafse nabootsingsleer niet opvolgen. Daarin staat slechts de vraag centraal of een ongepaste gedraging van een ondernemer ertoe kan leiden dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed. In 5 is reeds uitgelegd waarom de normen uit de OHP-regels aanzienlijk verschillen van de slaafse nabootsingsleer. En dat om de volgende reden: doordat de OHP-regels zijn beperkt tot de behartiging van consumentenbelangen, zijn zij onvoldoende om de belangen van concurrenten adequaat te dienen. 7 Ter afronding De slaafse nabootsingsleer is in B2C-verhoudingen (nog lang) niet geharmoniseerd in de EU, ook niet door Afd A BW. Afd A BW beschermt consumenten, terwijl de slaafse nabootsingsleer concurrenten beschermt. Dat blijkt ook uit de toetsingsmaatstaven van beide leerstukken. Afd A BW vereist namelijk dat de consument wordt misleid. In dat kader moet verwarring gepaard gaan met de manipulatie-eis. De slaafse nabootsingsleer kent deze laatste eis niet en vereist bovendien dat sprake is van nodeloos verwarringsgevaar. Alleen bij unieke producten is aanvullende bescherming van het commune recht gerechtvaardigd. Dit terwijl Afd A BW de consument tevens tegen misleiding bij niet-unieke producten beschermt. Afd A BW legt namelijk de nadruk op de manipulatie-eis, terwijl de slaafse nabootsingsleer de bescherming van unieke producten in bijzondere gevallen centraal stelt. Dat Afd A BW de slaafse nabootsingsleer in B2C-verhoudingen niet kan harmoniseren blijkt ook uit het feit dat een oneerlijke handelspraktijk slechts onrechtmatig jegens de consument kan zijn. Hierdoor kan de nagebootste de schade die hij heeft geleden door de verkoop van namaakproducten door nabootsers, niet vergoed krijgen. De nagebootste kan alleen een verkoopverbod en een rectificatie in het belang van de consument vorderen. Voorts dient men het karakter van Afd A BW niet uit het oog te verliezen. Deze afdeling ziet slechts op gevallen dat de gemiddelde consument kan schaden. Specifieke gevallen welke door individualiteit worden gekenmerkt, dienen via de bestaande civiele leerstukken te worden bestreden zoals art. 3:44, art. 6:162 en/of art. 6:228 BW. Verder blijkt uit het door de Europese Commissie gelaste onderzoek naar de slaafse nabootsingsleer in de EU dat de slaafse nabootsingsleer niet geharmoniseerd is in de EU. Het is te ver gevoerd om de resultaten van dit onderzoek uitvoerig te bespreken. Wel blijkt dat lidstaten het slaafse nabootsingsleerstuk op verschillende manieren toepassen en dat de slaafse nabootsingsleer een bescherming is voor concurrenten. Dit is door de HR in het My Little Pony-arrest bevestigd. Dat geen sprake is van harmonisatie wil niet zeggen dat geen ruimte is voor cumulatie. De slaafse nabootsingsleer en Afd A kunnen feitelijk gezien wel dezelfde cases behelzen. Het valt de concurrent - die ageert tegen nabootsers - aan te bevelen gebruik te maken van de beschikbare cumulatiemogelijkheden. De cumulatiemogelijkheden geven de agerende concurrent voldoende creatieve vrijheid om in zijn dagvaarding gebruik te maken van de gunstige bewijslastomkering ex art. 6:193j BW, terwijl hij zijn schade krachtens de slaafse nabootsingsleer vergoed kan krijgen. Hierdoor versterkt de komst van Afd A BW niet alleen de positie van de consument in het handelsverkeer, maar ook de positie van de concurrent in een geschil inzake de verkoop van namaakproducten. Onze HR, de Europese Commissie en vele andere hooggeleerden hebben weliswaar bevestigd dat de OHP-Richtlijn (en de daarop gebaseerde Afd A BW) de slaafse nabootsingsleer niet kan harmoniseren, maar een oordeel van het HvJ EU ontbreekt nog steeds. Mijns inziens zal het 9

10 HvJ EU geen andersluidende uitspraken doen nu op communautair een aanzienlijke mate van consensus aanwezig is ten aanzien van het onderscheid tussen de OHP-Richtlijn en het slaafse nabootsingsleerstuk. Bij het afwachten van een andersluidend oordeel kan men mijns inziens wel wachten tot hij een ons weegt. Wat het wachten zeker waard zal zijn, is de komst van een geharmoniseerde slaafse nabootsingsleerstuk. Het is de vraag welke maatstaven hierbij zullen worden gehanteerd. Indien bijvoorbeeld een originaliteitseis wordt geïntroduceerd, kan de klassieke Nederlandse slaafse nabootsingsjurisprudentie linea recta naar de eeuwige jachtvelden. 10