Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

Transcriptie

1 verdieping Ars Aequi april Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future? Dick van Engelen* * Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Industriële Eigendom bij het Centrum voor Intellectuele Eigendomsrecht (CIER)/ Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij Ventoux te Utrecht. 1 Hof Den Haag 23 april 1998, BIE 2002, 8, p. 25; IER 1998, 30, p. 170, m.nt. De Wit; NIPR 1998, p. 317; IEPT (EGP v Boston Scientific). Uitspraken met een IEPTvermelding zijn gratis toegankelijk op 2 HvJ EG 13 juli 2006, nr. C-539/03, BIE 2006, 72, p. 372; IER 2006, 76; IEPT ( Roche v Primus cs). 3 HvJ EG 13 juli 2006, nr. C-4/03, BIE 2006, 73; IER 2006, 75; IEPT (GAT v LuK). 4 Zie: J.J. Brinkhof, HvJ EG Beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden, BIE 2006, p HvJ EU 17 oktober 2007, nr. C-98/06, IEPT (Freeport v Arnoldson). 6 HvJ EU 25 oktober 2010 nr. C-509/09 en C-161/10, IEPT (edate Advertising en MGN). 7 HvJ EU 1 december 2011, nr. C-145/10, IEPT ( Painer v Standard). 8 HvJ EU 19 april 2012, nr. C-523/10, IEPT (Wintersteiger v Products 4U). 9 HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-616/10, IEPT ( Solvay v Honeywell). De uitvinding van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de spin-in-het-web -leer, 1 schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus 2 en Gat v LuK, 3 waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn. 4 Een oude operawijsheid luidt echter: it ain t over till the fat lady sings. Dat geldt ook voor grensoverschrijdende jurisdictieperikelen. Recente arresten van het Hof van Justitie in een reeks van zaken, zoals Freeport, 5 edate, 6 Painer, 7 Wintersteiger, 8 en Solvay v Honeywell, 9 lijken de deur voor cross-border injunctions weer open te zetten. Alle reden om aan de hand van de recentere jurisprudentie de mogelijkheden tot grensoverschrijdend optreden in kaart te brengen. De recente wereldwijde schermutselingen tussen Apple en Samsung over de iphones, de ipads en de Galaxy s illustreren het praktisch belang van een duidelijk inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit terrein. 1 Grensoverschrijdende verboden Onder een grensoverschrijdend verbod verstaan we een verbod van een nationale rechter dat ziet op handelingen in het buitenland. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) beschermen onlichamelijke voorwerpen, zoals uitvindingen, merken of auteursrechtelijk beschermde werken. De onstoffelijke aard brengt met zich dat die immateriële voorwerpen niet aan één locatie gebonden zijn. Landsgrenzen staan de exploitatiemogelijkheden dus niet in de weg. Voor de juridische handhaving van die rechten ligt dat echter anders. Internationaal gangbaar was de aanname dat de zeggenschap jurisdictie van een rechter niet verder gaat dan de eigen landsgrenzen. Daarmee is het spanningsveld tussen de commerciële realiteit van een global economy en nationaal afgebakende rechtsmacht gegeven. Als men ervan uitgaat dat een nationale rechter alleen een verbod kan uitspreken dat ziet op binnenlandse activiteiten, dan moet bij een Europese octrooi-inbreuk in 27 landen een procedure gevoerd worden, als men voor alle lidstaten van de EU een verbod wil krijgen Als men ervan uitgaat dat een nationale rechter alleen een verbod kan uitspreken dat ziet op binnenlandse activiteiten, dan moet bij een Europese octrooi-inbreuk in 27 landen een procedure gevoerd worden, als men voor alle

2 272 Ars Aequi april 2013 verdieping lidstaten van de Europese Unie een verbod wil krijgen. Het mag duidelijk zijn dat 27 parallelle procedures in 27 verschillende landen voor de betrokken procespartijen een nachtmerrie is. De kosten zijn hoog en het risico dat de uitkomsten in de verschillende landen ook verschillend uitpakken is verre van denkbeeldig. Eenzelfde conflict kan op de met de EUmarkt concurrerende markt in de Verenigde Staten met één procedure worden afgedaan en die leidt dan tot een uniforme uitkomst voor alle 50 staten. Weten waar je aan toe bent hoort niet alleen bij rechtszekerheid, maar is ook voor het ontwikkelen van een marketing- en productontwikkelingsstrategie van groot belang. De Europese pluriformiteit of beter gezegd: chaos is dus ongewenst als we binnen Europa een efficiënt functionerende binnenmarkt willen realiseren, die de vergelijking met de Verenigde Staten goed kan doorstaan. Een stap in de goede richting werd in Nederland gezet met het Focus Veilig-arrest 10 van de Hoge Raad van Daar overwoog de Hoge Raad in een merkenzaak dat er geen reden is om aan te nemen dat er voor een veroordeling geen plaats zou zijn, wanneer het gaat om een verplichting die buiten Nederland moet worden nagekomen: Een meer beperkte opvatting [...] vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden. Klare taal, die er geen misverstand over laat bestaan dat een grensoverschrijdend verbod naar Nederlands procesrecht tot de mogelijkheden behoort. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de eisen die een toenemende globalisering aan de rechtspraak stelt. 2 Toepassing buitenlands recht Op activiteiten in het buitenland is uiteraard wel het daar geldende buitenlandse recht van toepassing, zodat de Nederlandse rechter vreemd recht zal moeten toepassen als hij een grensoverschrijdend verbod wil uitspreken. Dat zal het enthousiasme van de rechter en de procespartijen om die grensoverschrijdende route te gaan bewandelen danig temperen. De inhoudelijke behandeling blijft immers complex, en dus kostbaar. Als je bovendien toch buitenlands recht moet laten toepassen, is er 10 HR 24 november 1989, BIE 1991, 23, p. 86; NJ 1992, 404, m.nt Verkade; IEPT (Focus Veilig v Lincoln Electric).

3 verdieping Ars Aequi april ook veel voor te zeggen om die vragen dan ook maar gelijk door de daarin gespecialiseerde buitenlandse rechter te laten behandelen. Dergelijke praktische beslommeringen verklaren waarom het aantal grensoverschrijdende inbreukzaken buiten het octrooirecht beperkt is gebleven. Een Europees octrooi, dat onder het Europees Octrooiverdrag (EOV) verleend wordt, leidt tot nationale deeloctrooien voor één of meer van de aangewezen verdragslanden. Hoewel die nationale delen door het nationale octrooirecht beheerst worden, is dat toepasselijke nationale octrooirecht in vergaande mate geharmoniseerd. Die onder het EOV verleende nationale octrooien worden niet alleen Europese octrooien genoemd, maar het Verdrag leert ook dat het nationale recht daarop slechts van toepassing is voor wat betreft die onderwerpen die niet in het EOV geregeld worden (art. 2 EOV). Het verdrag geeft vervolgens zowel de verleningsvereisten voor een Europees octrooi als de criteria voor het bepalen van de beschermingsomvang van dat Europese octrooi. Daarmee zijn de voor een inbreukprocedure meest relevante onderwerpen geldigheid en beschermingsomvang Europees geharmoniseerd, en resteren voor het nationale recht vooral goederenrechtelijke vragen. Dat is beperkt tot zaken als aan wie de aanspraak op octrooi toekomt bij een uitvinding in dienstverband: de uitvinder of diens werkgever? Het gevolg van deze inhoudelijke harmonisatie van het Europees octrooirecht is dat het voor de Nederlandse rechter niet uitmaakt of hij op inbreuk- en geldigheidsvragen formeel bezien buitenlands octrooirecht moet toepassen. De perceptie en uitleg van techniek wordt bovendien niet verkleurd door de gebruikte taal of de culturele bagage van de waarnemer. Einsteins E=mc 2 geldt overal ter wereld, zodat verschillende taal- en cultuurgrenzen in het octrooirecht ook geen obstakel vormen. Een grensoverschrijdend verbod in een octrooizaak betekent voor de behandelende rechter en advocaten dus weinig extra werk. Dat verklaart de grote vlucht die deze zaken in Nederland namen na het Focus Veilig-arrest van de Hoge Raad van Internationale jurisdictie Wanneer duidelijk is dat de Nederlandse rechter een grensoverschrijdend verbod kan opleggen en dat de toepassing van vreemd recht in een octrooizaak in grote mate een formaliteit is, dan resteert in de praktijk vooral de vraag of de Nederlandse rechter wel bevoegd is om te oordelen over een zich in het buitenland afspelend geschil. De ontwikkeling van grensoverschrijdende verboden in octrooizaken betekende in de praktijk dan ook dat IE-advocaten en -rechters zich tevens dienden te bekwamen in internationale jurisdictievraagstukken. De ontwikkeling van grensoverschrijdende verboden in octrooizaken betekende in de praktijk dat IE-advocaten en -rechters zich tevens dienden te bekwamen in internationale jurisdictievraagstukken De bottleneck voor een grensoverschrijdend verbod wordt dan gevormd door de vraag of de Nederlandse rechter wel rechtsmacht heeft. Dat is het domein van de Europese Verordening van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ( Brussel I of EEX-Vo ). Die verving het nagenoeg gelijkluidende EEX- Verdrag van De verordening is van toepassing wanneer een verweerder zijn woonplaats in een lidstaat heeft (art. 4(4) EEX-Vo). In gevallen waarin een gedaagde niet in een lidstaat woonachtig of gevestigd is, is de internationale rechtsmacht van de rechter in beginsel een zaak van diens nationale recht. Dat zijn in Nederland de artikelen 1 t/m 10 Rv, waarin Brussel I echter is overgenomen, zodat naar Nederlands recht de nationale en internationale rechtsmachts bepalingen de facto gelijk zijn. Indien op basis van deze bevoegdheidsregels duidelijk is dat de rechter rechtsmacht jurisdictie ten opzichte van de gedaagde toekomt, is het vervolgens primair een zaak van het nationale (proces)recht van die rechter of hij een grensoverschrijdende maatregel kan treffen. Daaraan wordt echter wel een grens gesteld voor zover uit de internationale bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening voortvloeit dat die bevoegdheid niet grensoverschrijdend kan zijn. 4 Hoofdregel: een thuiswedstrijd voor de gedaagde (art. 2 EEX-Vo) De hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is dat inwoners van een Europese lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de rechter van die lidstaat. Indien eiser en

4 274 Ars Aequi april 2013 verdieping gedaagde dus niet in hetzelfde land wonen, speelt de eiser als regel een uitwedstrijd. Anders gezegd: wie eist, die reist, oftewel voor de fijnproevers actor sequitur forum rei. Een hoofdregel is geen hoofdregel wanneer er geen uitzonderingen op zijn. De EEX-Verordening kent die dan ook. De considerans van de Verordening geeft vervolgens de context voor het interpreteren van deze hoofdregel en de uitzonderingen. Onder 11 is te lezen dat de bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn; vandaar het uitgangspunt dat de bevoegdheid gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder. De considerans geeft aan dat op die hoofdregel uitzonderingen kunnen worden gemaakt in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. Onder 12 wordt verder opgemerkt dat er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken. Voorspelbaarheid, een goede rechtsbedeling en een band tussen de rechter en de vordering zijn dus de drie ingrediënten die door de rechter in zijn interpretatie verwerkt dienen te worden. In het Kalfelis-arrest van stelde het Hof van Justitie ook nog voorop dat een restrictieve uitleg van de reikwijdte van deze uitzonderingen op de hoofdregel in beginsel geboden is. De hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo is dat inwoners van een Europese lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de rechter van die lidstaat. Indien eiser en gedaagde dus niet in hetzelfde land wonen, speelt de eiser als regel een uitwedstrijd 5 Bijzondere bevoegdheid: plaats van het schadebrengende feit (art. 5(3) EEX-Vo) Artikel 5(3) EEX-Vo geeft een bijzondere bevoegdheidsregel voor verbintenissen uit onrechtmatige daad. Daarvoor is naast de rechter van de woonplaats van de gedaagde ook de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen bevoegd. Een inbreuk op een IE-recht is een onrechtmatige daad. De consequentie van artikel 5(3) EEX-Vo is dan dat bij een door een buitenlandse gedaagde in Nederland gepleegde inbreuk, de Nederlandse rechter altijd bevoegd is, omdat het schadebrengende feit zich in Nederland voordoet. De IE-rechthebbende kan voor het handhaven van zijn rechten dus kiezen tussen (i) de buitenlandse rechter van de woonplaats van de inbreukmaker, of (ii) de Nederlandse rechter vanwege de in Nederland gepleegde inbreuk. De vraag rijst vervolgens hoe de plaats van een inbreuk bepaald kan worden. Met name bij internetactiviteiten kan dat tot vraagtekens leiden. Als een Zweedse onderneming, via een op een server op de Caraïben draaiende website, zonder toestemming van de rechthebbende muziek aanbiedt, die door in Nederland wonende consumenten gedownload kan worden, is er dan sprake van een inbreukmakende openbaarmaking door de Zweedse aanbieder in Nederland? De rechtspraak leert dat dit het geval is indien de website op Nederland gericht is, 12 bijvoorbeeld doordat sprake is van een Nederlandstalige versie of doordat bestellingen vanuit Nederland geaccepteerd en uitgeleverd worden. Sinds het Bier-arrest 13 van het Hof van Justitie, in een Nederlandse procedure van Westlandse tuinders tegen Franse kalimijnen over de door verzilting van de Rijn ontstane schade, weten we dat een schadebrengend feit in de zin van artikel 5(3) EEX-Vo twee locaties kan hebben. Dat is allereerst de plaats van het schadeveroorzakende feit: de locatie waar het zout in de Rijn gedumpt wordt (Handlungsort). Dat is ten tweede de plaats waar de schade geleden wordt: de locatie waar het verzilte water schade aan de Nederlandse tuinders toebracht (Erfolgsort). In het Shevill-arrest 14 leerde het Hof, in een procedure over een onrechtmatige perspublicatie van de Engelse Fiona Shevill in het Franse blad Paris Match, dat de rechter van de plaats waar de schade geleden wordt (Erfolgsort) in die procedure Engeland alleen bevoegd is de in Engeland geleden schade toe te kennen. De rechter van de plaats waar de schade veroorzaakt wordt (Handlungsort) in die procedure Frankrijk is echter volgens het Hof wel grensoverschrijdend bevoegd en kan de volledige schade, waar ook geleden, behandelen. De plaats van het schadeveroorzakende feit viel in deze procedure samen met de woonplaats van de gedaagde uitgever, zodat de vraag rees of deze grensoverschrijdende bevoegdheid nu inderdaad behoort bij het Handlungsort van artikel 5(3) of dat het 11 HvJ EG 27 september 1988, nr. C-189/87, IEPT (Kalfelis). 12 Zie bijv. HR 7 december 2012, IEPT (H&M v G-Star). 13 HvJ EG 30 november 1976, nr. C-21/76, IEPT (Bier). 14 HvJ EG 7 maart 1995, nr. C-68/93, IEPT (Fiona Shevill).

5 verdieping Ars Aequi april Art. 94(2) Gemeenschapsmerkenverordening, art. 101(3) Gemeenschapskwekersrechtverordening, en art. 83(2) Gemeenschapsmodellenverordening. 16 Zie: Th.C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht, Den Haag: BJu 2007, nr HvJ EU 25 oktober 2010 nr. C-509/09 en C-161/10, IEPT (edate Advertising en MGN). 18 HvJ EU 19 april 2012, nr. C-523/10, IEPT (Wintersteiger v Products 4U). Hof misschien het oog had op het feit dat dit ook de op grond van de woonplaats van artikel 2 bevoegde rechter was. De grond voor die twijfel werd ook gevonden in de omstandigheid dat in de drie Gemeenschaps-IE-verordeningen inzake Gemeenschapsmerken, -modellen en -kwekersrechten de als Gemeenschapsrechter optredende nationale rechter, die enkel bevoegd is vanwege de plaats van inbreuk, geen grensoverschrijdende bevoegdheid heeft. 15 Dat was voor de Nederlandse rechter aanleiding om sinds het eind van de jaren negentig aan te nemen dat de op grond van artikel 5(3) bevoegde rechter geen grensoverschrijdende bevoegdheid had. 16 In het edate-arrest van maakte het Hof echter duidelijk dat de grensoverschrijdende bevoegdheid van de Franse rechter in de Fiona Shevill-situatie primair gebaseerd is op de plaats van het schadeveroorzakende feit van artikel 5(3). In die zaak ging het Hof vervolgens nog een stap verder. Anders dan bij Fiona Shevill ging het nu om een internetpublicatie. Het Hof overwoog daar dat het feit dat een internetpublicatie in beginsel wereldwijd is, een aanpassing van de Shevillregels vereiste. De rechter van de lidstaat waar alleen maar schade ondervonden wordt ( Erfolgsort) is alleen maar bevoegd ter zake van zijn eigen lidstaat. De rechter van de plaats van de uitgever is grensoverschrijdend bevoegd, zoals in Shevill ook al aangegeven, maar die grensoverschrijdende bevoegdheid komt ook toe aan de rechter van de plaats waar zich het centrum van de belangen van de gelaedeerde bevindt. Het Hof wil dus niet van een al te restrictieve uitleg van de bevoegdheidsregels weten en heeft daarbij uitdrukkelijk oog voor de praktische consequenties van een criterium en de voortschrijdende internationalisering vanwege bijvoorbeeld internet. Dat sluit aan bij wat de Hoge Raad in het Focus Veilig-arrest ook voor ogen stond bij het bevestigen van grensoverschrijdende jurisdictie van de Nederlandse rechter. In het Wintersteiger-arrest van trok het Hof van Justitie deze ruimhartige benadering van de op de plaats van inbreuk gegronde bevoegdheid door. Daar oordeelde het Hof dat een inbreuk op een Oostenrijks merk door gebruik van een Google AdWord op een Duitse website een site met een.de-domeinnaam bij zowel de Oostenrijkse rechter als de Duitse rechter aanhangig gemaakt kan worden. De Oostenrijkse rechter als rechter van de lidstaat van de inschrijving van het merk en de Duitse rechter als de rechter van de lidstaat van de plaats van vestiging. Binnen de kaders van artikel 5(3) kent het Hof dus grensoverschrijdende bevoegdheid toe aan de rechter van het Handlungsort, maar ook aan de rechter van het centrum van de belangen van de gelaedeerde of de rechter van de plaats van inschrijving van het geschonden merkrecht. Om nu te zeggen dat de lijn in deze rechtspraak helder is, gaat te ver, maar wel geven deze arresten aan dat het Hof van Justitie op zich het fenomeen van grensoverschrijdende bevoegdheden van nationale rechters zeker niet vijandig gezind is. Ook niet wanneer die rechter zijn bevoegdheid niet ontleent aan de woonplaats van de gedaagde van artikel 2, maar aan de plaats van het schadebrengende feit van artikel 5(3). Binnen de kaders van artikel 5(3) kent het Hof dus grensoverschrijdende bevoegdheid toe aan de rechter van het Handlungsort, maar ook aan de rechter van het centrum van de belangen van de gelaedeerde of de rechter van de plaats van inschrijving van het geschonden merkrecht 6 Bijzondere bevoegdheid: woonplaats andere verweerder (art. 6(1) EEX-Vo) Artikel 6(1) EEX-Vo geeft een tweede bijzondere bevoegdheidsregel, die het mogelijk maakt om bij meerdere potentiële gedaagden de zaak tegen alle gedaagden te kunnen aanbrengen bij één rechter. Dat dient dan een rechter te zijn die bevoegd is vanwege de woonplaats van één van die gedaagden (art. 2). Voorwaarde is verder dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Beslissend is dus (i) een nauwe band tussen de vorderingen, en (ii) een risico van onverenigbare beslissingen, indien de zaak tegen de verschillende gedaagden door verschillende gerechten behandeld wordt. Voor onder het Europees Octrooiverdrag verleende Europese octrooien geldt dat deze na verlening door het nationale recht van de aangewezen landen beheerst worden. Dat betekent dat het Duitse octrooi dat als Europees

6 276 Ars Aequi april 2013 verdieping octrooi verleend is, in Duitsland nietig verklaard kan worden, terwijl het corresponderende Nederlandse octrooi gewoon geldig blijft en door de Nederlandse rechter ook in stand gelaten kan worden. Dit was voor het Hof Den Haag reden om in zijn arrest in de zaak EGP v Boston Scientific van 23 april te oordelen dat de enkele omstandigheid dat in verschillende landen inbreuk gemaakt werd op de nationale delen van een Europees verleend octrooi niet voldoende was om van een nauwe band tussen de vorderingen te kunnen spreken en de zaak ter zake van alle op dat Europees verleende octrooi inbreukmakende gedaagden voor één gerecht te kunnen brengen. Dat lag volgens het Hof echter wel anders indien de gedaagden (i) behoren tot één concern, (ii) identieke producten op de markt brengen, en (iii) handelen op basis van een gemeenschappelijk plan. In dat geval was het volgens het Haagse Hof wel mogelijk om de zaak tegen alle gedaagden aan te brengen bij één gerecht, zij het dat dit dan het gerecht van de woonplaats van de spin-in-het-web diende te zijn. Dat betekent in de praktijk dat een procedure tegen de verschillende (dochter)vennootschappen van een Nederlandse multinational alleen voor de Nederlandse rechter gebracht kan worden, en eenzelfde procedure tegen de onderdelen van een Duitse multinational alleen voor de Duitse rechter. De vraag of de spin-in-hetweb -leer van het Haagse Hof in overeenstemming met artikel 6(1) is, werd door het Hof van Justitie uiteindelijk beantwoord in het Rochearrest van 13 juli 2006 De vraag of deze spin-in-het-web -leer van het Haagse Hof in overeenstemming met artikel 6(1) is, werd door het Hof van Justitie uiteindelijk beantwoord in het Roche-arrest van 13 juli Het Hof overwoog daar dat voor de toepasselijkheid van artikel 6(1) vereist is eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens ter zake van de verschillende gedaagden. Aangezien een Europees verleend octrooi na verlening uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien, was in de optiek van het Hof geen sprake van eenzelfde situatie, rechtens. Daarmee sneuvelde de mogelijkheid om bij een inbreuk op de nationale delen van een Europees verleend octrooi de zaak tegen meerdere gedaagden, die ieder in hun eigen land inbreuk plegen, voor één rechter te concentreren. Daar staat echter tegenover dat het arrest ook leerde dat dit wel kon indien wel sprake is van eenzelfde situatie, rechtens. Van die opening werd vervolgens door het Haagse Hof gebruik gemaakt om bij een inbreuk door meerdere gedaagden op een Europees gemeenschapsmerk de spinin-het-web -leer te handhaven. 21 Voor grensoverschrijdende octrooizaken betekende het Roche-arrest echter een drastische beperking van de mogelijkheden om een grensoverschrijdend verbod ter zake van een groep van gedaagden aan één rechter voor te leggen. Het op dezelfde dag gewezen arrest in de zaak GAT v LuK deed daar vervolgens nog een schep bovenop (zie hierna). De latere rechtspraak van het Hof van Justitie lijkt echter de vraag te rechtvaardigen of het Roche-arrest wel stand zal houden. 22 De voorwaarde van eenzelfde situatie, rechtens van het Roche-arrest sluit aan bij de overweging in het eerdere Réunion-arrest van dat de voor artikel 6 vereiste samenhang ontbreekt, indien de vorderingen tegen verschillende verweerders op verschillende rechtsgronden berusten (wanprestatie in plaats van onrechtmatige daad). In het op 11 oktober 2007 gewezen Freeport-arrest 24 kwam het Hof daarop terug. Het Hof gaf aan dat ook bij verschillende rechtsgronden sprake kan zijn van voldoende samenhang tussen de vorderingen en een risico van onverenigbare beslissingen. In het Painer-arrest van werd de vraag voorgelegd of bij een grensoverschrijdende inbreuk op auteursrechten op portretfoto s van het ontvoerde Oostenrijkse meisje Natascha Kampusch het feit dat de vorderingen op per lidstaat verschillende nationale auteursrechtelijke grondslagen berusten, aan toepassing van artikel 6(1) EEX-Vo in de weg staat. Het Hof trok de in Freeport ingezette lijn door en overwoog dat dit enkele feit de toepassing van artikel 6(1) niet blokkeerde. Het is slechts één van de elementen die de rechter bij zijn antwoord op de vraag of er gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat dient mee te wegen. In het Solvay-arrest van werd een variant op de Roche-casus aan het Hof voorgelegd. In Roche was de casus dat iedere gedaagde alleen in zijn eigen lidstaat inbreuk pleegde. Dat was reden om aan te nemen dat de situatie noch feitelijk, noch rechtens dezelfde was in al die landen, zodat er geen gevaar voor onverenigbare beslissingen zou 19 Hof Den Haag 23 april 1998, IEPT (EGP v Boston Scientific). 20 HvJ EG 13 juli 2006, nr. C-539/03, BIE 2006, 72, p. 372; IER 2006, 76; IEPT ( Roche v Primus cs). 21 Hof Den Haag 23 augustus 2007, IEPT (Bacardi v Mad Bat). 22 Th.M de Boer in zijn noot onder HvJ EU 1 december 2011, nr. C-145/10, NJ 2013, 66, IEPT (Painer v Standard). 23 HvJ EG 27 oktober 1998, nr. C-51/97, IEPT (Réunion). 24 HvJ EU 17 oktober 2007, nr. C-98/06, IEPT (Freeport v Arnoldson). 25 HvJ EU 1 december 2011, nr. C-145/10, IEPT ( Painer v Standard). 26 HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-616/10, IEPT ( Solvay v Honeywell).

7 verdieping Ars Aequi april Th.M. de Boer in zijn noten bij HvJ EU 1 december 2011, nr. C145/10, NJ 2013, 66; IEPT (Painer v Standard) en HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-616/10, NJ 2013, 67, IEPT ( Solvay v Honeywell). 28 Th.C.J.A. van Engelen in zijn noot bij HR 25 mei 2012, NJ 2013, 68, IEPT (AGA v Occlutech). 29 HvJ EG 13 juli 2006, nr. C-4/03, BIE 2006, 73; IER 2006, 75; IEPT (GAT v LuK). zijn. In Solvay werden twee Belgische en één Nederlandse Solvay-onderneming aangesproken, die ervan beticht werden in dezelfde landen met hetzelfde product inbreuk op het nationale deel van een Europees octrooi te maken. Daardoor is anders dan in Roche in ieder geval sprake van in veel grotere mate overeenstemmende feiten. Het Hof van Justitie antwoordde op vragen van de Haagse rechtbank dat hier wel sprake kan zijn van onverenigbare beslissingen. Dat is aan de nationale rechter om te beoordelen, waarbij hij rekening dient te houden met wat het Hof noemde de dubbele omstandigheid dat verweersters in het hoofdgeding ieder afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europees octrooi schenden. De ruimhartige koers van het Hof in Freeport, Painer en Solvay lijkt niet goed te rijmen met het Roche-arrest, zodat de gedachte dat het Hof misschien op zijn Roche-arrest terug zal komen niet naïef lijkt Zoals De Boer aangeeft lijkt deze ruimhartige koers van het Hof in Freeport, Painer en Solvay niet goed te rijmen met het Roche-arrest, zodat de gedachte dat het Hof misschien op zijn Roche-arrest terug zal komen niet naïef lijkt. 27 Daar valt wat mij betreft veel voor te zeggen. De nationale octrooirechten onder een Europees verleend octrooi verschillen in formeel opzicht niet van de nationale auteursrechten in de Painer-zaak. Daar komt vervolgens bij dat voor de nationale delen van een Europees verleend octrooi weliswaar geldt dat die onderworpen zijn aan nationaal recht, maar artikel 2(2) van het Europees Octrooiverdrag (EOV) leert dat dit alleen geldt voor zover dit verdrag niet anders bepaalt. Het Verdrag regelt niet alleen de door het Europees Octrooibureau te hanteren verleningscriteria, maar harmoniseert in artikel 69 EOV ook de beschermingsomvang. Daarmee is het nationale octrooirecht dat op Europese octrooien van toepassing is dus op alle wezenlijke, materiële onderwerpen geharmoniseerd. 28 De gedachte dringt zich zelfs op dat dit voor het Haagse Hof in zijn EGP-arrest van 1998 voldoende had kunnen zijn om te concluderen dat er in materieel opzicht sprake is van een voldoende (i) nauwe band en het gevaar van inhoudelijk (ii) onverenigbare beslissingen. Dat zijn immers de enige twee vereisten van artikel 6(1) EEX-Vo. Als het harmonisatieregime van artikel 2(2) EOV met zich brengt dat aan die materiële eisen voldaan kan worden, zoals uit het Painer-arrest lijkt te volgen, dan heeft de spin-in-het-web -leer een onnodig additioneel vereiste ingevoerd. 7 Exclusieve bevoegdheid: nietigheid geregistreerde IE-rechten (art. 22(4) EEX-Vo) Artikel 22(4) EEX-Vo bevat een exclusieve jurisdictieregel, die afwijkt van de hoofdregel van artikel 2 en de bijzondere bevoegdheidsregels van artikel 5(3) en artikel 6(1). Als het gaat om de registratie of geldigheid van geregistreerde IE-rechten, zoals octrooien, merken, modelrechten en kwekersrechten, is alleen het gerecht van de lidstaat van de registratie van dat recht bevoegd. Wanneer een rechter op grond van de eerder besproken gronden bevoegd is om over een grensoverschrijdende inbreuk te oordelen, rijst de vraag wat de impact van deze exclusieve bevoegdheid inzake de nietigheid is. In de inbreukprocedure zal de rechter zich ook een oordeel moeten vormen over de geldigheid van het geregistreerde IE-recht, al was het maar omdat dit nodig is voor het bepalen van de beschermingsomvang van het betreffende IE-recht. Nietigheid kan ook terugwerkende kracht hebben en dan is het duidelijk dat van inbreuk op een vernietigd IE-recht met terugwerkende kracht ook geen sprake kan zijn. Het inroepen van de nietigheid van een octrooi behoort tot de pavlovreacties van iedere beweerdelijke inbreukmaker De vraag rijst dan of als nietigheid van de betreffende buitenlandse geregistreerde IE-rechten als verweer wordt ingeroepen of in reconventie wordt gevorderd, dat met zich brengt dat de rechter in de inbreukprocedure niet langer bevoegd is. Het op dezelfde dag als het Roche-arrest gewezen arrest in de zaak GAT v LuK, 29 dat zag op het aan artikel 22(4) EEX-Vo identieke artikel 16(4) van het oudere EEX-Verdrag, leerde dat dit inderdaad het geval is. Dat betekende destijds de doodsteek voor menig grensoverschrijdende

8 278 Ars Aequi april 2013 verdieping octrooiprocedure. Het inroepen van de nietigheid van een octrooi behoort tot de pavlovreacties van iedere beweerdelijke inbreukmaker. De statistieken leren bovendien dat de kans van slagen van die nietigheidsverweren zelfs groot is, zodat een dergelijk verweer als regel ook niet als chicaneus aangemerkt kan worden. 8 Voorlopige maatregelen (art. 31 EEX-Vo) In reactie op het GAT-arrest oordeelde de Haagse rechtbank dat de GAT-leer per saldo zag op beslissingen in bodemprocedures, maar dat dit niet afdeed aan de bevoegdheid tot het nemen van voorlopige maatregelen. 30 Voor wat betreft de bevoegdheid van de nationale rechter kan in dit verband gewezen worden op de bijzondere bevoegdheidsgrond, zoals te vinden in artikel 31 EEX-Vo. Dat artikel bepaalt dat ook indien een gerecht van een andere lidstaat op grond van de verordening bevoegd is, dat er niet aan afdoet dat bij een andere nationale rechter voorlopige maatregelen kunnen worden gevraagd, indien diens nationale recht in die mogelijkheid voorziet. Tegen die achtergrond legde de Rechtbank Den Haag in het vonnis van 22 december 2010 in Solvay v Honeywell de prejudiciële vraag voor aan het Hof van Justitie of dit de mogelijkheid bood om een voorlopige maat regel te treffen, ondanks dat een nietigheidsverweer gevoerd werd waarvoor een buitenlandse rechter exclusief bevoegd is conform GAT v LuK op grond van artikel 22(4) EEX-Vo. 31 Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag bevestigend voor wat betreft de omstandigheden zoals in deze zaak aan de orde. Daarbij had het Hof oog op het feit dat de rechter die een voorlopige voorziening geeft geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert hoe de op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard. 32 De praktische impact van het Solvay-arrest blijkt bijvoorbeeld uit het vonnis van de Rechtbank Utrecht van 15 augustus 2012 in de zaak BI DE v Tevavan. 33 De Rechtbank Utrecht werd daar gevraagd om een oordeel over onrechtmatige betrokkenheid bij octrooiinbreuken in Portugal. Het verweer dat de Portugese octrooien nietig zouden zijn, deed er niet aan af dat de rechtbank zich verwijzend naar het Solvay-arrest bevoegd achtte een voorlopig verbod ter zake van betrokkenheid bij inbreuk op Portugese octrooien uit te spreken. Ondertussen is ook duidelijk dat Solvay niet alle vragen oplost. In zijn vonnis van 7 december 2012 in DeLaval v Boumatic 34 oordeelde dat Haagse voorzieningenrechter dat hij waarschijnlijk geen grensoverschrijdende bevoegdheid aan artikel 31 EEX-Vo kon ontlenen in een procedure tegen een Zweedse gedaagde ter zake van inbreuk op (a) een Europees octrooi in Nederland, Duitsland, Frankrijk en/ of Italië en (b) parallelle octrooien in Zweden, de Verenigde Staten en Japan. De rechtbank meende dat de enkele omstandigheid dat de Zweedse gedaagde eventueel in Nederland inbreuk pleegde onvoldoende aanknopingspunten bood om een reële band aan te kunnen nemen tussen de gevraagde verboden en de enkel op die Nederlandse inbreuk gebaseerde bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De voorzieningenrechter gaf aan dat prejudiciële vragen op zijn plaats waren, maar besliste dat het spoed eisende karakter van de gevorderde maatregelen zich daartegen verzet. Het slagveld overziend, kan geconcludeerd worden dat de recente reeks van arresten van het Hof van Justitie leert dat de mogelijkheden tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen bij nader inzien aanzienlijk ruimer zijn dan destijds verwacht leek te mogen worden 9 De status quo Het slagveld overziend, kan geconcludeerd worden dat de recente reeks van arresten van het Hof van Justitie, van na Roche v Primus en GAT v LuK uit 2006, leert dat de mogelijkheden tot het treffen van grensoverschrijdende maatregelen bij nader inzien aanzienlijk ruimer zijn dan destijds verwacht leek te mogen worden. Het grensoverschrijdend verbod is dus niet ter ziele, maar lijkt aan een tweede leven te beginnen. Daarbij lijkt vooral ook sprake van voortschrijdend inzicht van het Hof van Justitie, waardoor met name in de lijn der verwachtingen ligt dat het Hof mogelijk expliciet terug zal komen op het oordeel in de Roche-zaak. 30 Vzr. Rb. Den Haag 21 september 2006, IEPT ( Bettacare v H3 Products). 31 Rb. Den Haag 22 december 2010, IEPT (Solvay v Honeywell). 32 HvJ EU 12 juli 2012, nr. C-616/10, IEPT , ( Solvay v Honeywell), r.o Rb. Utrecht 15 augustus 2012, IEPT (BI DE v Teva). 34 Vzr. Rb. Den Haag 7 december 2012, IEPT ( DeLaval v Boumatic).

9 verdieping Ars Aequi april Ondertussen is ook de conclusie op zijn plaats dat het landschap nog steeds niet duidelijk in kaart is gebracht. Zo heeft het Hof tot nu toe weinig tot geen invulling gegeven aan het begrip onverenigbare beslissingen en andere subcriteria, die in de jurisprudentie gehanteerd worden. Zoals De Boer in zijn noot in de Nederlandse Jurisprudentie onder het Solvay-arrest aangaf (NJ 2013, 67) is er nog voldoende stof over voor een lange reeks van prejudiciële beslissingen. Dat is slecht nieuws voor de rechtspraktijk. Het goede nieuws is dat er dus ook nog voldoende stof voor (diepgravend analyserende en/of voorspellende) scripties over is. Kortom, elk nadeel heb z n voordeel om met Johan Cruijff te spreken.