Octrooirecht HOOFDSTUK Inleiding

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 2 Octrooirecht 2.1 Inleiding Het octrooirecht biedt bescherming voor uitvindingen op het gebied van de nijverheid. Een uitvinding kan heel in het algemeen worden omschreven als de oplossing voor een probleem, welke oplossing zichtbaar is gemaakt, geconcretiseerd, in een technische maatregel, en wel in de vorm van een voortbrengsel of een werkwijze. De bescherming geschiedt in de vorm van een tijdelijk monopolie, dat van overheidswege wordt verleend. De octrooihouder heeft het uitsluitend recht tot het verrichten van bepaalde handelingen met betrekking tot het geoctrooieerde voortbrengsel of de geoctrooieerde werkwijze. De rechtsgrond voor dit systeem van octrooibescherming is in hoofdzaak tweeërlei: enerzijds is het billijk te achten dat de uitvinder voor zijn werk wordt beloond, en wel op zodanige wijze dat hij in staat wordt gesteld gedurende de looptijd van het octrooi de geïnvesteerde researchkosten terug te verdienen, anderzijds vindt octrooiverlening alleen dan plaats, indien de uitvinder zijn uitvinding door middel van een uitvoerige beschrijving openbaar toegankelijk heeft gemaakt, met als gevolg dat anderen daarvan kennis kunnen nemen en daarop kunnen voortborduren. Octrooibescherming stimuleert aldus het verrichten van onderzoeksactiviteiten en bevordert de technologische ontwikkeling. In ons land is het octrooirecht geregeld in een rijkswet, die behalve in Nederland ook (zij het ten dele) gelding heeft in de Nederlandse Antillen, de Rijksoctrooiwet Daarnaast is voor ons land een aantal verdragen van belang, in het bijzonder het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt en het Verdrag inzake octrooirecht. Al vanaf de late middeleeuwen de oudst bekende regeling kwam in de toenmalige republiek Venetië in 1494 tot stand zijn er in diverse landen, waaronder het onze, door nationale, provinciale en stedelijke overheden octrooien verleend. Het ging daarbij niet uitsluitend om privileges op het terrein van de techniek, maar ook om alleenrechten op andere gebieden; te denken valt bijvoorbeeld aan een octrooi voor de heffing van tolgelden, de jacht op groot wild of het organiseren van een markt. De eerste op technische verworvenheden toegesneden octrooiwet werd in ons land in 1817 van kracht. In 1869 werd deze wet echter afgeschaft: de liberalistische stroming in de 19

2 2.1 Octrooirecht politiek, die sterk gekant was tegen handelsbeperkingen in de vorm van octrooimonopolies (de zogeheten anti-octrooibeweging) was hieraan mede debet. Nadat in 1883 het Unieverdrag van Parijs tot stand was gekomen (zie 1.3) begon de roep om een octrooiregeling weer sterker te worden. Dit resulteerde in de totstandkoming van de Octrooiwet in Naderhand kwamen in Europees en mondiaal verband verdragen tot stand, waarbij Nederland zich aansloot. Zo bijvoorbeeld het op initiatief van de Raad van Europa in 1963 in het leven geroepen Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, doorgaans het Verdrag van Straatsburg genoemd, dat regels bevat met betrekking tot de materiële vereisten voor octrooiverlening. Voorts het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, tot stand gekomen in Washington in 1970, kortweg het Samenwerkingsverdrag, dat het mogelijk heeft gemaakt een internationale octrooiaanvrage in te dienen die door één instantie aan onder andere het nieuwheidsvereiste wordt getoetst. De uitkomst van dit onderzoek heeft gelding in alle in de aanvrage vermelde bij het Verdrag aangesloten landen, hetgeen een besparing van kosten meebrengt: het alternatief is immers het aanvragen van octrooi in alle gewenste landen afzonderlijk, waarna in al deze landen tegen betaling eenzelfde onderzoek moet worden verricht. Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, kortweg het Europees Octrooiverdrag (EOV, München 1973), is in het leven geroepen om te komen tot een eenvormige procedure voor het verlenen van octrooien en tot een aantal uniforme regels inzake de aldus verleende octrooien. De centrale instantie is het Europees Octrooibureau (EOB), gevestigd te München, met een onderdeel in Rijswijk. Het door het EOB naar aanleiding van de uitkomsten van één centraal onderzoek verleende Europese octrooi heeft gelding in alle in de aanvrage aangewezen verdragstaten, met dien verstande dat de rechtsgevolgen van het octrooi worden beheerst door de bepalingen van nationaal octrooirecht. Het Europees octrooi moet men in zoverre dan ook beschouwen als een bundel van nationale octrooien. Het verdrag heeft niet alleen gelding in Nederland, maar ook (sinds medio 2007) in de Nederlandse Antillen. Het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, tot stand gekomen in 1975 en gewijzigd bij het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien (Luxemburg, 1989) brengt voor de gehele EU een uniform systeem van formeel en materieel octrooirecht tot stand, waarbij wederom een belangrijke rol is weggelegd voor het EOB. Ook hier geldt: één aanvrage en één onderzoek, gevolgd door verlening van één octrooi voor de hele Unie, maar nu met dezelfde inhoud en rechtsgevolgen in alle lidstaten. Dit Akkoord is niet in werking getreden. Dit houdt onder andere verband met het feit dat het Akkoord niet voorziet in de instelling van een supranationale rechterlijke instantie ter waarborging van uniforme rechtspraak. Weliswaar heeft de Europese Commissie in 2000, ter vervanging van het Akkoord, een voorstel ingediend voor een Gemeenschapsoctrooiverordening, met daarin de introductie van het Gemeenschappelijke Gerecht voor intellectuele eigendom, maar ook ten aanzien van deze verordening is anno 2010 nog geenszins zeker of en wanneer zij in werking zal kunnen treden. Het hiervoor genoemde Verdrag inzake octrooirecht kwam in 2000 in het kader van de WIPO tot stand. Het beoogt de formele aspecten van het octrooirecht in het verkeer tussen aanvrager of octrooihouder en het octrooiverlenende bureau te harmoniseren. Te denken valt hierbij onder meer aan internationale standaardisatie van formulieren en vereenvoudiging van procedures, met alle kostenbesparingen van dien. In 2007 is dit verdrag voor ons land in werking getreden. 20

3 Object van bescherming; materiële vereisten 2.2 De Octrooiwet uit 1910 (sinds 1968: Rijksoctrooiwet) werd in de loop der jaren aan de inhoud van deze verdragen aangepast. Op grond van deze wet was de Octrooiraad in Rijswijk belast met het onderzoek van de ingediende aanvragen (met name op nieuwheid en uitvindingshoogte, zie aanstonds 2.2) en met de verlening van octrooien. Ten einde deze taak goed te kunnen vervullen, beschikte de Octrooiraad over een groot aantal deskundigen op tal van gebieden van de techniek. Het Europese octrooi heeft echter een grote vlucht genomen, met als gevolg dat het aantal ingediende nationale octrooiaanvragen sinds de komst van het EOV drastisch is gaan dalen. Indien men zich dan realiseert dat de Octrooiraad self-supporting diende te zijn (voor onder meer het aanvragen en handhaven van octrooien moesten periodiek bepaalde bedragen (zogenaamde taksen) aan de Octrooiraad betaald worden), kan men zich voorstellen dat het onder de geschetste omstandigheden op een gegeven moment niet langer mogelijk was een dergelijke instantie ongewijzigd te laten voortbestaan. De wetgever heeft daarom, anticiperend op een verdergaande stijging van het aantal Europese, en een navenante verdere daling van het aantal nationale aanvragen, een nieuwe wettelijke regeling tot stand gebracht, en wel de Rijksoctrooiwet 1995, in werking getreden op 1 april Daardoor kon enerzijds afstand worden gedaan van het oude, arbeidsintensieve octrooiverleningssysteem, terwijl anderzijds vooral met het oog op de veronderstelde voorkeur van het midden- en kleinbedrijf een nationaal systeem van octrooiverlening werd geïntroduceerd op grond waarvan eenvoudiger, sneller en goedkoper bescherming te verkrijgen is dan onder het vroegere recht. Het materiële octrooirecht is, ten opzichte van de oude regeling (en dus ook ten opzichte van de inhoud van de hiervoor genoemde verdragen), in grote lijnen onveranderd gebleven. Het is deze nieuwe wet die in dit hoofdstuk aan de orde komt. De wetsartikelen die genoemd zullen worden, zijn vrijwel uitsluitend bepalingen van de nieuwe, tot ROW afgekorte, wet; daarnaast zal waar dit nuttig lijkt verwijzing plaatsvinden naar de corresponderende bepalingen van het EOV. De andere hiervoor vermelde verdragen blijven verder buiten beschouwing; de wet verwijst er soms wel naar. De oude Rijksoctrooiwet is, met het oog op de vóór 1 april 1995 ingediende aanvragen, nog een aantal jaren blijven bestaan (hetzelfde gold in zoverre voor de Octrooiraad). Met ingang van 1 september 2004 is deze wet echter vervallen en heeft de Octrooiraad opgehouden te bestaan. Zijn taak is overgenomen door het Bureau voor de industriële eigendom, dat tegenwoordig NL Octrooicentrum heet. Ter uitvoering van het in de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalde, bevat onder meer het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 nadere regels. Tot medio 2004 bestond daarnaast het zgn. Octrooigemachtigdenreglement. Octrooigemachtigden zijn personen die hun beroep maken van het behandelen van octrooiaanvragen en het vertegenwoordigen van hun cliënten bij octrooiverlenende instanties; zij zijn zowel technisch als juridisch geschoold; zie tegenwoordig nader art. 23a e.v. ROW. Ook voor enkele van de in het voorgaande genoemde verdragen geldt, dat de concrete toepassing van het daarin bepaalde in uitvoeringsreglementen en in zogeheten Protocollen gestalte heeft gekregen. 2.2 Object van bescherming; materiële vereisten Uitvinding Het object van bescherming is in het octrooirecht de uitvinding. Wet en verdrag vermelden dit begrip wel (art. 2 ROW, art. 52 EOV), maar geven er geen definitie 21

4 2.2 Octrooirecht van. Voor de betekenis van het begrip uitvinding als zodanig kan men nog altijd te rade gaan bij de Memorie van Toelichting (MvT) bij de Octrooiwet uit Daarin lezen wij, dat het begrip uit een drietal te onderscheiden elementen is opgebouwd, en wel een weten, een kunnen en een vooruitgang op het gebied van de aanwending van natuurkrachten. Het weten duidt in dit verband op het onderkennen van de mogelijkheid natuurkrachten aan te wenden. Het kunnen heeft betrekking op de wijze waarop het aanwenden van deze natuurkrachten kan worden gerealiseerd, of, zoals de MvT het uitdrukt, het maken van die mogelijkheid tot een van de menselijke wil afhankelijke werkelijkheid. De vooruitgang, waarover de MvT spreekt, beoogt aan te geven dat datgene wat langs de weg van het weten en het kunnen tot stand is gebracht een zekere meerwaarde moet hebben, iets verrassends moet bieden in die zin, dat de gevonden probleemoplossing (het technische effect ) voor een gemiddelde vakman op het desbetreffende gebied der techniek niet voor de hand lag. Een eenvoudig voorbeeld kan een en ander wellicht verduidelijken. Bekend is, dat etenswaren langer goed blijven wanneer ze luchtdicht worden verpakt (weten). Bekend is eveneens, dat er bepaalde manieren zijn om dit te verwezenlijken (kunnen). Een uitvinding kan nu gelegen zijn in een nog niet eerder toegepaste methode die efficiënter luchtdicht verpakken mogelijk maakt (vooruitgang). De genoemde driedeling maakt het tevens mogelijk, de uitvinding te onderscheiden van de ontdekking: dit laatste begrip duidt enkel op een weten, een kennen, en dus niet (ook) op de beide andere elementen. De loutere ontdekking van grote hoeveelheden aardgas in de bodem van Groningen is niet octrooieerbaar, wel eventueel de naar aanleiding van deze vondst ontwikkelde apparatuur om de profijtelijke bel te exploiteren. Ter verduidelijking van het begrip uitvinding geven wet en verdrag een nietuitputtende opsomming van materie die geen uitvinding is (art. 2 lid 2 ROW, art. 52 lid 2 EOV): a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden; b. esthetische vormgevingen; c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma s; d. presentaties van gegevens. De respectievelijke leden 3 van beide artikelen maken duidelijk dat de genoemde materie alleen als zodanig geen uitvinding vormt. Het zojuist gegeven voorbeeld van de ontdekking van een gasbel illustreert wat hiermee is bedoeld: krijgt deze ontdekking een bepaald technisch en economisch vervolg (in casu bijvoorbeeld de ontwikkeling van apparatuur om tot exploitatie van de gasbel te kunnen overgaan) dan kan wél van een uitvinding sprake zijn. Met betrekking tot de onder c. van octrooiering uitgesloten computerprogramma s geldt iets dergelijks: in beginsel kan wel octrooi verleend worden voor voortbrengselen (in het octrooirecht spreekt men in dit verband ook wel over inrichtingen) en werkwijzen waarbij dergelijke programma s worden toegepast. Er is overigens een EU-richtlijn op grond waarvan oorspronkelijke computerprogramma s auteursrechtelijk beschermd moeten worden; de Auteurswet is aan deze richtlijn aangepast. 22

5 Object van bescherming; materiële vereisten 2.2 Ingevolge art. 2a lid 1 ROW vallen onder de octrooieerbare uitvindingen weer wél uitvindingen die betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of die betrekking hebben op een werkwijze waarmee biologisch materiaal wordt verkregen, bewerkt of gebruikt. In het tweede lid wordt hiervan een viertal voorbeelden gegeven. Behalve aan materie die al dan niet als uitvinding wordt beschouwd, besteden wet en verdrag ook aandacht aan materie waarin wel een uitvinding gelegen kan zijn, maar die desondanks niet octrooieerbaar is. Op grond van art. 3 ROW (vergelijk ook het niet geheel gelijkluidende art. 53 EOV) zijn, enigszins verkort weergegeven, niet vatbaar voor octrooi: a. uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in strijd zou zijn met de openbare orde of de goede zeden; b. het menselijk lichaam in de verschillende stadia van zijn vorming en ontwikkeling; c. planten- of dierenrassen; d. werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren en hierdoor verkregen voortbrengselen; e. uitvindingen waardoor inbreuk wordt gemaakt op een aantal expliciet genoemde artikelen uit het Biodiversiteitsverdrag; f. methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling, en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam met uitzondering van voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden. In het tweede lid wordt vervolgens een vijftal voorbeelden gegeven van uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie in ieder geval in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden. Het bovenstaande vloeit voor een groot deel voort uit de tekst van de in 1998 tot stand gekomen EU-richtlijn betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen. Deze richtlijn beoogde om zonder overigens afbreuk te doen aan de tekst van art. 53 EOV in de lidstaten van de EU te komen tot uniformering van de regels met betrekking tot de octrooiering van levende materie. Behalve planten, dieren, en delen daarvan, kunnen daarom tegenwoordig onder bepaalde voorwaarden ook delen van het menselijk lichaam het voorwerp van een octrooiaanvrage zijn. Vanwege de ethische problemen die een en ander kan meebrengen, is in dit kader tevens overeenstemming bereikt over de vraag, welke uitvindingen niet octrooieerbaar zijn wegens strijd met de openbare orde of de goede zeden. Hiertoe behoren onder andere werkwijzen voor het klonen van mensen en werkwijzen tot wijziging van de genetische identiteit van dieren die geëigend zijn deze te doen lijden zonder aanzienlijk medisch nut voor mens of dier op te leveren. Planten- en dierenrassen zijn als zodanig niet octrooieerbaar. Voor plantenrassen bestaat een afzonderlijke regeling, neergelegd in de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, zie 1.3. De hiervoor bedoelde bepalingen van het Biodiversiteitsverdrag (Trb. 1993, 54) hebben onder andere betrekking op het soevereine recht van staten hun eigen hulpbronnen te 23

6 2.2 Octrooirecht exploiteren overeenkomstig hun eigen milieubeleid, alsmede op de toegang tot genetische rijkdommen. Geneeskundige behandelwijzen komen niet voor verlening van octrooi in aanmerking. Vanouds heeft men het om ethische redenen onjuist geacht dat dergelijke methoden gemonopoliseerd zouden kunnen worden. Anders ligt dit met betrekking tot de hiervoor onder f. genoemde voortbrengselen, waarbij in het bijzonder gedacht kan worden aan geneesmiddelen, maar ook aan allerhande medische instrumenten en gereedschappen. De Rijksoctrooiwet 1995 is eind 2004 aan de bepalingen van de richtlijn aangepast; zie in het bijzonder, naast de reeds genoemde nieuwe art. 2a en 3: art. 53a t/m 53c en art. 57 leden 5 en Materiële vereisten voor bescherming Art. 2 lid 1 ROW gebruikt het begrip uitvinding, in navolging van art. 52 lid 1 EOV, als het ware als een verzamelbegrip, dat nader moet worden ingeperkt om tot een octrooieerbare uitvinding te geraken. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een uitvinding dan ook aan drie eisen voldoen. Zij moet: a. nieuw zijn; b. op uitvinderswerkzaamheid berusten; en c. toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. In het onderstaande zullen wij nader op deze voorwaarden ingaan. a. Wat het betekent dat een uitvinding in octrooirechtelijke zin nieuw moet zijn, wordt uit de doeken gedaan in art. 4 ROW en art. 54 EOV. De kern wordt daarbij gevormd door de leden 1 en 2 van beide artikelen. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek, dat wil zeggen van al hetgeen voor de dag van indiening van de aanvrage openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Die het eerst komt, het eerst maalt. Nieuwheid speelt in het intellectuele eigendomsrecht een cruciale rol. Alleen datgene komt voor enigerlei vorm van bescherming in aanmerking, wat zich op een of andere wijze van het reeds bekende onderscheidt. Zoals uit dit hoofdstuk en uit de volgende hoofdstukken van dit boek nog zal blijken, verschilt dit nieuwe naargelang van het (subjectieve) recht in kwestie. In het octrooirecht geldt een streng, bijna absoluut nieuwheidsvereiste: is het onderwerp van een octrooiaanvrage, voor de dag van indiening, waar dan ook ter wereld openbaar toegankelijk gemaakt, dan strandt de aanvrage hierop. Openbaar geeft aan, dat indien de desbetreffende technische kennis uitsluitend toegankelijk was voor een paar deskundigen die over bijzondere faciliteiten beschikten, de nieuwheid niet geschaad is. Anderzijds behoort technische materie niet alleen tot de stand van de techniek, indien gepubliceerd in het Nederlands, maar ook indien gepubliceerd in een taal die de Nederlandse aanvrager niet machtig is. Wet en verdrag maken verder geen onderscheid ten aanzien van de persoon die openbaar toegankelijk heeft gemaakt. Dit impliceert, dat ook indien de aanvrager zélf degene is geweest die de inhoud van zijn aanvrage voortijdig wereldkundig heeft gemaakt, het octrooirecht bescherming onverbiddelijk afwijst. 24

7 Object van bescherming; materiële vereisten 2.2 De stand van de techniek wordt in art. 4 leden 3 en 4 ROW op een tweetal punten uitgebreid. Niet alleen eerder ingediende Nederlandse aanvragen, maar ook eerder ingediende Europese en internationale aanvragen (zie 2.1) behoren tot de stand van de techniek. Art. 54 lid 3 EOV bevat een vergelijkbare regeling. De wetgever heeft zoveel mogelijk willen voorkomen dat voor een en dezelfde uitvinding meer dan eens octrooi verleend wordt. Geheel onmogelijk is dit niet; denk bijvoorbeeld aan het geval dat twee personen onafhankelijk van elkaar op dezelfde dag voor dezelfde uitvinding een aanvrage indienen. Indien echter twee personen onafhankelijk ván en kort ná elkaar een octrooiaanvrage met betrekking tot dezelfde uitvinding zouden indienen, zou men, enkel afgaande op de tekst van art. 4 leden 1 en 2 ROW, niet kunnen stellen dat op het moment van indiening van de tweede aanvrage, de eerste aanvrage reeds tot de stand der techniek behoorde; het indienen van de eerste aanvrage bracht immers op zichzelf nog niet de openbare toegankelijkheid daarvan mede (zie voor het antwoord op de vraag, wanneer dit laatste wel het geval is, 2.3). Daaruit zou volgen dat, indien aan alle overige voorwaarden zou zijn voldaan, zowel op de eerste als op de tweede aanvrage octrooi verleend zou moeten worden. De regeling van art. 4 leden 3 en 4 ROW steekt daar echter een stokje voor. Bij wijze van fictie behoort ook een eerder ingediende aanvrage ten opzichte van een later ingediende aanvrage tot de stand van de techniek, zodat de latere aanvrage strandt op het nieuwheidsvereiste. Voorwaarde is wel, dat de eerder ingediende aanvrage uiteindelijk in het octrooiregister wordt ingeschreven dan wel wordt gepubliceerd op de wijze als in lid 4 bedoeld. Immers, gebeurt dit niet, dan betekent dit dat de aanvrage is ingetrokken; een eventuele tweede aanvrage verkrijgt in zo n geval de rang van eerste aanvrage. Deze oplossing van het zogenoemde collisieprobleem spoort met de in 2.1 vermelde rechtsgronden voor het systeem van octrooibescherming: de eerste die octrooi aanvraagt is kennelijk ook de eerste die bereid is zijn uitvinding op zodanige wijze te openbaren dat anderen daarop kunnen voortbouwen. In art. 5 ROW en art. 55 EOV wordt de stand van de techniek op twee wijzen beperkt: voor de bepaling van de nieuwheid van een uitvinding blijft buiten beschouwing de openbaarmaking van die uitvinding, niet eerder dan zes maanden voor de dag van indiening van de aanvrage, en wel als direct of indirect gevolg van hetzij (kort gezegd) een kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager, hetzij tentoonstelling van de uitvinding door de aanvrager op een van overheidswege gehouden of een zogenoemde erkende tentoonstelling. Openbaarmaking van een uitvinding als gevolg van misbruik ten opzichte van de aanvrager kan zich bijvoorbeeld voordoen, als een uitvinder iemand anders (vertrouwelijk) op de hoogte stelt van de door hem gedane uitvinding, waarna die ander deze geheime informatie publiceert. Afgaande op de tekst van art. 4 leden 1 en 2 ROW zou de uitvinder die vervolgens toch octrooi aanvraagt achter het net vissen: de inhoud van zijn aanvrage werd immers door toedoen van de publicatie openbaar toegankelijk. Komt echter vast te staan dat de publicatie het gevolg was van het schenden van een geheimhoudingsplicht door een derde, dan schiet de wetgever de (anders gedupeerde) uitvinder/ aanvrager te hulp: de publicatie wordt niet tot de stand van de techniek gerekend, mits er nog geen zes maanden zijn verstreken tussen het tijdstip van de publicatie en het moment van indiening van de aanvrage. 25

8 2.2 Octrooirecht Dient de uitvinder niet tijdig een aanvrage in (bijvoorbeeld omdat hij te laat van de publicatie op de hoogte is gesteld), dan rest hem de mogelijkheid het eventueel aan de ander ten onrechte verleende octrooi op te eisen of te laten vernietigen (zie 2.4 respectievelijk 2.9); heeft die ander geen octrooi aangevraagd, dan kan een actie op grond van onrechtmatige daad wellicht uitkomst bieden; heeft die ander wel octrooi aangevraagd, maar is het octrooi nog niet verleend, dan kan de uitvinder ook nog een rechtsvordering ter zake van deze aanvrage instellen (zie art. 39 ROW en 2.4). Ook voortijdige tentoonstelling van de uitvinding door de uitvinder zelf of diens rechtsvoorganger op bepaalde tentoonstellingen (zie de verwijzing in de wet naar een speciaal verdrag daaromtrent) is niet schadelijk voor de nieuwheid; ook hier geldt een termijn van maximaal zes maanden tussen tentoonstelling en indiening van de aanvrage. Men spreekt in dit verband wel over tentoonstellingsprioriteit (vergelijk 1.3). Niet altijd heeft in ons land degene die als eerste octrooi aanvraagt ook daadwerkelijk aanspraak op octrooi. Indien namelijk naderhand iemand anders voor dezelfde uitvinding een aanvrage indient en daarbij een beroep doet op het recht van voorrang, gaat deze laatste vóór (art. 9 ROW en art EOV). Wie in een der landen van de Internationale Unie tot bescherming van de industriële eigendom (vergelijk 1.3) een octrooi heeft aangevraagd, heeft twaalf maanden de tijd om in Nederland voor dezelfde uitvinding octrooi aan te vragen met (bij wijze van fictie) behoud van de oorspronkelijke indieningsdatum in het eerstbedoelde land. Heeft A dus bijvoorbeeld op 13 januari 2010 octrooi aangevraagd in Frankrijk, dan heeft hij nog tot 13 januari 2011 de tijd om, met een beroep op het recht van voorrang, in ons land octrooi aan te vragen. Dient A zijn Nederlandse aanvrage in op 13 oktober 2010 en voldoet hij aan een aantal wettelijke formaliteiten (zie bijvoorbeeld art. 9 lid 6 ROW) dan wordt deze tweede aanvrage geacht te zijn ingediend op 13 januari Mocht er in de periode tussen 13 januari en 13 oktober 2010 in ons land iets zijn gebeurd, wat normaal gesproken de nieuwheid van A s uitvinding in gevaar zou kunnen brengen, bijvoorbeeld een door B voor dezelfde uitvinding op 13 april 2010 in ons land ingediende aanvrage, dan blijft dit thans buiten beschouwing. B trekt aan het kortste eind nu A van de zogenoemde Unieprioriteit profiteert (zie in het bijzonder art. 9 lid 4 ROW). Vanzelfsprekend kent het octrooirecht van de andere Unielanden een spiegelbeeldige bepaling: wie eerst in ons land octrooi aanvraagt, geniet het recht van voorrang gedurende twaalf maanden in die andere landen. b. Een uitvinding moet niet alleen nieuw zijn, maar ook op uitvinderswerkzaamheid berusten. Ingevolge art. 6 ROW en art. 56 EOV is dit het geval, indien de uitvinding voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Aan het begin van deze paragraaf is reeds gebleken, dat het element niet voor de hand liggen ook een rol speelt bij het omschrijven van het begrip uitvinding als zodanig. Een vondst moet iets verrassends, iets vernuftigs in zich hebben, wil men kunnen spreken van een uitvinding. In zoverre vallen de uitvinding en de daaraan te stellen eis van uitvinderswerkzaamheid in feite samen. Dat het daarbij, zoals de genoemde artikelen zeggen, moet gaan om het resultaat van die uitvinderswerkzaamheid, geeft aan dat het in het octrooirecht uiteindelijk alleen om een concrete probleemoplossing te doen is en niet om de uitvinding als bezigheid, die daaraan doorgaans voorafgaat. 26

9 Verkrijging van het recht 2.3 De instantie die de inventiviteit, ook wel genoemd de uitvindingshoogte, van een uitvinding moet beoordelen (voor 1 april 1995 in ons land dus de Octrooiraad, zie 2.1, thans ingeval van een Europese octrooiaanvrage het EOB op grond van art. 94 jo. 56 EOV, en na verlening de rechter) dient daarbij in de huid te kruipen van de (veronderstelde) gemiddelde vakman op het desbetreffende gebied der techniek en zich vervolgens af te vragen of de uitvinding voor een dergelijke doorsnee deskundige, gegeven de stand der techniek op het moment van indiening van de aanvrage, al dan niet voor de hand lag. In dit verband wordt, anders dan bij de beoordeling van de nieuwheid (zie hiervoor onder a), niet tot de stand der techniek gerekend, de inhoud van eerder ingediende maar nog niet gepubliceerde aanvragen; zie de tweede volzin van art. 6 ROW en van art. 56 EOV. Van de inhoud van die aanvragen kon de vakman immers nog niet op de hoogte zijn. De beoordeling van de uitvindingshoogte is, mede doordat van het inzicht van een fictieve deskundige moet worden uitgegaan, doorgaans lastig. In de praktijk pleegt men daarom aan de hier besproken voorwaarde geen al te hoge eisen te stellen. c. Een uitvinding moet ten slotte toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Hiervan is volgens art. 7 lid 1 ROW en art. 57 EOV sprake, indien het onderwerp van de uitvinding kan worden vervaardigd of toegepast op enig gebied van de nijverheid, de landbouw daaronder begrepen. De MvT merkt op, dat met de in art. 7 gebruikte terminologie vatbaar voor toepassing op het gebied van de nijverheid hetzelfde is bedoeld als met de in de oude wet voorkomende zinsnede uitkomst op het gebied van de nijverheid. Destijds werd de term uitkomst wel omschreven als een praktisch resultaat, een (aantoonbaar) technisch effect dat door toedoen van de uitvinding verkregen moest worden. Daaraan beantwoordde dus niet de uitvinding die niet bleek te werken, bijvoorbeeld doordat zij in strijd was met de bestaande natuurwetten. Onder het oude recht gold als materiële voorwaarde voor bescherming ook nog, dat de uitvinding geconcretiseerd was in een voortbrengsel of een werkwijze. Dat bracht de Hoge Raad ertoe om, ter verduidelijking van de zinsnede op het gebied van de nijverheid te overwegen, dat, wanneer de uitvinding in een voortbrengsel bestond, het maken van dat voortbrengsel en, wanneer het om een werkwijze ging, het toepassen daarvan op het gebied der nijverheid moest liggen (HR 5 december 1930, NJ 1931, 270 (Riettuinen)). In deze betekenis zal men ook thans de woorden vervaardigd of toegepast in de genoemde artikelen moeten opvatten. De begrippen voortbrengsel en werkwijze worden in de wet nog wel met zoveel woorden genoemd in het kader van de inhoud van de bescherming; zie daarover 2.5. Het terrein van de nijverheid dient ruim uitgelegd te worden en omvat behalve de industrie, het ambacht en de landbouw, ook de bosbouw, de veeteelt en de visserij. 2.3 Verkrijging van het recht In deze paragraaf komen de formele voorwaarden voor het verkrijgen van octrooi aan de orde. Zoals in 2.1 werd uiteengezet, staat in dit hoofdstuk de Rijksoctrooiwet 1995 centraal. De bespreking van de hoofdlijnen van de verleningsprocedure geschiedt aanstonds aldus, dat eerst de gang van zaken onder de Rijksoctrooiwet ter 27

10 2.3 Octrooirecht sprake komt en vervolgens de procedure zoals opgenomen in het Europees Octrooiverdrag De nationale procedure Zoals in 2.1 reeds werd opgemerkt, heeft de Rijksoctrooiwet 1995 vooral met betrekking tot de verleningsprocedure voor grote veranderingen gezorgd. Het oude systeem met vooronderzoek heeft plaatsgemaakt voor een systeem dat de aanvrager, die aan een klein aantal formaliteiten voldoet, recht geeft op een octrooi. In de woorden van de MvT: een octrooi, verleend op basis van de nieuwe wet is in feite een ongetoetste rechtsaanspraak, met als gevolg dat de beoordeling van de technische merites van een geoctrooieerde uitvinding door de rechter dient plaats te vinden. De instantie die belast is met de behandeling van octrooiaanvragen, NL Octrooicentrum (zie art. 15), houdt zich in hoofdzaak bezig met het registreren van allerlei gegevens dienaangaande, vandaar dat het langs deze weg verkregen octrooi ook wel registratieoctrooi genoemd wordt. De belangrijkste etappes, die in de nationale procedure kunnen worden onderscheiden, zijn de volgende: a. indiening van de aanvrage; b. onderzoek naar de stand der techniek; c. inschrijving in het octrooiregister; d. octrooiverlening. Ten aanzien van elk van deze etappes volgt hieronder een korte toelichting. a. Indiening van de aanvrage vindt plaats met inachtneming van het in art. 24 ROW bepaalde. Het bureau toetst de in lid 1, onder e) gevraagde beschrijving niet langer inhoudelijk, ook niet aan de in art. 25 ROW genoemde criteria. Wil de aanvrage een officiële datum van indiening toebedeeld krijgen, dan moet voldaan zijn aan een drietal minimumeisen, vermeld in art. 29 lid 1 ROW. Elke aanvrage mag slechts op een enkele uitvinding of groep van uitvindingen betrekking hebben, aldus art. 27 ROW. Deze bepaling heeft vooral een financiële achtergrond: wanneer het toegestaan zou zijn verscheidene los van elkaar staande uitvindingen in één aanvrage samen te voegen, zou de Staat taksen (zie 2.1) mislopen. b. De aanvrager moet het bureau binnen dertien maanden na de datum van indiening dan wel na de eventuele voorrangsdatum schriftelijk verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek met betrekking tot het onderwerp van de aanvrage (art. 32 ROW). Laat de aanvrager geen nieuwheidsonderzoek uitvoeren, dan wordt de aanvrage niet in behandeling genomen (art. 32 lid 3 ROW). Indien de aanvrager dit wel laat doen, gelden art ROW. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bureau, waar nodig met inschakeling van het EOB. 28

11 Verkrijging van het recht 2.3 c. Inschrijving in het octrooiregister geschiedt zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden na de datum van indiening of na een eventuele voorrangsdatum (art. 31 ROW). De aanvrager kan schriftelijk verzoeken om inschrijving op een eerder tijdstip (art. 31 lid 2 ROW). Doet hij dit niet, dan betekent dit dus dat anderen, in het bijzonder zijn naaste concurrenten, gedurende anderhalf jaar na de indiening van de aanvrage in onzekerheid zullen verkeren omtrent het bestaan en de inhoud daarvan, en dat kan uiteraard in zijn voordeel zijn. Daar staat tegenover dat de (latere) octrooihouder alleen op basis van een ingeschreven aanvrage een redelijke vergoeding kan vorderen ingevolge het bepaalde in art. 71 lid 1 ROW (zie 2.7.1, onder 2).Vanaf het moment van inschrijving in het octrooiregister is de aanvrage voor een ieder toegankelijk (vergelijk art. 21 ROW). d. Octrooiverlening vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in art. 36 ROW. Op grond van art. 36 lid 1 ROW wordt het octrooi verleend na inschrijving van de aanvrage in het register, maar niet eerder dan twee maanden na verzending aan de aanvrager van het resultaat van het nieuwheidsonderzoek (vgl. art. 34 lid 4 ROW). De octrooiverlening geschiedt door het plaatsen van een gedateerde aantekening op de aanvrage. Het bureau geeft een octrooischrift uit, met afschrift aan de aanvrager (art. 36 leden 2 en 3 ROW), en doet van de verlening aantekening in het octrooiregister. Het octrooi geldt gedurende twintig jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening (art. 36 lid 6 ROW). Omdat er altijd enige tijd zal verstrijken tussen de indiening van de aanvrage en de verlening van het octrooi, wordt deze tussenliggende periode dus als het ware van de werkelijke ( effectieve ) beschermingsduur afgetrokken. Samengevat zijn de belangrijkste verworvenheden van de nationale verleningsprocedure dus de volgende: a) de toetsende instantie gaat slechts na of de aanvrage aan formele voorwaarden beantwoordt en verbindt zelf geen (negatieve) gevolgen aan het resultaat van het ingestelde nieuwheidsonderzoek; alleen de in art. 30, 32 lid 3 en 35 genoemde omstandigheden kunnen nog leiden tot weigering van het octrooi, b) de regeling kent geen oppositieprocedure: eventuele bezwaren van derden staan niet aan octrooiverlening in de weg (vergelijk art. 38 lid 1 ROW). De langs deze weg verkregen octrooien, waarbij geen inhoudelijke toetsing heeft plaatsgevonden en kritiek van derden geen invloed op de verlening heeft gehad, staan in meer gevallen dan onder het oude recht bloot aan opeisings- en nietigheidsacties (zie 2.4 respectievelijk 2.9). De wetgever heeft enkele maatregelen getroffen om aan de hieruit voortvloeiende verzwaring van de taak van de rechter tegemoet te komen De Europese procedure Wie voor zijn uitvinding niet uitsluitend een nationaal octrooi wenst, maar bescherming in zoveel mogelijk landen zoekt, kan gebruik maken van de in het Europees Octrooiverdrag (EOV) neergelegde procedure, die hem in staat stelt 29

12 2.3 Octrooirecht met behulp van één aanvrage octrooi te verkrijgen in alle in die aanvrage aangewezen Europese, bij dit verdrag aangesloten landen. De Europese procedure vertoont overeenkomsten en verschillen met de hiervoor besproken nationale procedure. In hoofdzaak kent zij de volgende stadia: a. indiening van de aanvrage; b. onderzoek naar de stand der techniek; c. publicatie van de aanvrage; d. verzoek tot het onderzoeken van de aanvrage; e. octrooiverlening. Ook over deze stadia volgen hieronder enkele opmerkingen. a. Bij de indiening van de aanvrage dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in art EOV. De Europese octrooiaanvrage kan worden ingediend bij het EOB in München, of bij het NL Octrooicentrum te Rijswijk (art. 75 lid 1 onder a EOV). De voorschriften waaraan de aanvrage moet voldoen zijn weergegeven in art. 78 en 81 EOV, waarin men zonder veel moeite de nationale voorschriften herkent, en in art. 79 EOV, waarin onder andere staat dat men bij wijze van hoofdregel ervan uitgaat, dat in het verzoek tot verlening van het Europees octrooi alle verdragsstaten zijn aangewezen. Voor de toekenning van een officiële datum van indiening stelt het uitvoeringsreglement bij het verdrag een aantal minimumeisen; vgl. art. 80 EOV. b. Het Europese nieuwheidsonderzoek geschiedt op basis van art. 92 EOV. De afdelingen voor het nieuwheidsonderzoek (die deel uitmaken van het onderdeel van het EOB te Rijswijk, art. 17 EOV) voeren het onderzoek naar de stand der techniek ambtshalve uit; anders dan onder ons nationale octrooirecht is het hier dus niet de aanvrager die het initiatief moet nemen. c. Publicatie van de aanvrage vindt plaats zo spoedig mogelijk na het verstrijken van een termijn van achttien maanden na de datum van indiening of na de voorrangsdatum (art. 93 EOV). Zoals dat onder ons nationale recht mogelijk is, kan de aanvrager ook in het kader van de Europese procedure verzoeken om eerdere publicatie. d. Op verzoek onderzoekt het EOB of de aanvrage en de uitvinding waarop de aanvrage betrekking heeft, voldoen aan de vereisten van het verdrag, aldus art. 94 EOV. Het onderzoek heeft in het bijzonder betrekking op alle materiële octrooivereisten, genoemd in art EOV. Alleen de aanvrager zelf is bevoegd dit verzoek in te dienen, en wel tot maximaal zes maanden na de datum waarop het verslag van het nieuwheidsonderzoek is gepubliceerd (regel 70 van het uitvoeringsreglement). De aanvrage wordt geacht te zijn ingetrokken, indien het hier bedoelde verzoek achterwege blijft. 30

13 Rechthebbende 2.4 e. Indien de onderzoekafdeling van oordeel is dat aan de bepalingen van het verdrag is voldaan, besluit zij tot verlening van het Europese octrooi (art. 97 EOV). Deze beslissing wordt pas van kracht op de dag waarop de vermelding van de octrooiverlening wordt gepubliceerd in het Europees Octrooiblad (lid 3). Zo spoedig mogelijk daarna wordt een Europees octrooischrift gepubliceerd (art. 98 EOV). Een bijzonder aspect van de Europese verleningsprocedure is, dat oppositie tegen het octrooi mogelijk is, zij het pas na de verlening, en wel binnen een termijn van negen maanden na de dag waarop de vermelding van de verlening is gepubliceerd (art. 99 EOV). De gronden voor oppositie en de verdere procedurele bepalingen staan in art EOV. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot beperking of herroeping van het Europese octrooi (art. 105a t/m 105c EOV). 2.4 Rechthebbende Bij wijze van hoofdregel is in het octrooirecht de aanvrager degene die recht op het octrooi heeft. Dikwijls zal de aanvrager tevens de uitvinder zijn, maar noodzakelijk is dit niet. De uitvinder kan de uitvinding bijvoorbeeld bij overeenkomst aan een ander hebben overgedragen. De wet omschrijft de hoofdregel aldus, dat de aanvrager als uitvinder wordt beschouwd en uit dien hoofde aanspraak op octrooi heeft (art. 8 ROW). Het verdrag gaat in wezen van hetzelfde standpunt uit, getuige art. 60 leden 2 en 3 EOV. De wetgever had in plaats van de aanvrager ook de uitvinder als uitgangspunt kunnen nemen. Daaraan zou echter het bezwaar gekleefd hebben, dat het bewijs, de uitvinding daadwerkelijk (en als eerste) gedaan te hebben, vaak moeilijk te leveren is. Bovendien zou een op dit uitgangspunt gebaseerde regeling op gespannen voet gestaan hebben met de rechtsgrond voor octrooibescherming: de uitvinder maakt zijn uitvinding niet per definitie op een zodanige wijze openbaar toegankelijk dat de maatschappij daarvan kan profiteren en erop kan voortborduren; pas na indiening van een aanvrage, gevolgd door inschrijving in het octrooiregister ontstaat de mogelijkheid daartoe. Op de zojuist geformuleerde hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen. Zij zullen in deze paragraaf aan de orde komen. Het betreft de volgende omstandigheden: a. de aanvrager is niet de eerste aanvrager; b. de eerste aanvrager heeft de uitvinding aan een ander ontleend; c. de eerste aanvrager heeft de uitvinding in dienst van een ander gedaan; d. de eerste aanvrager heeft de uitvinding in samenwerking met één of meer anderen gedaan. a. Zoals bij de bespreking van het nieuwheidsvereiste in 2.2 naar voren kwam, heeft alleen degene die in absolute zin de eerste aanvrage heeft ingediend, aanspraak op octrooi. Verscheidene casusposities, waarvoor deze regel van belang is, zijn denkbaar. Wij noemen er twee: het geval waarin twee personen onafhankelijk van elkaar dezelfde uitvinding hebben gedaan en op 31

14 2.4 Octrooirecht verschillende data ieder een eigen (nationale) aanvrage indienen; en het geval waarin iemand (A) in ons land als tweede een aanvrage indient voor dezelfde uitvinding als waarvoor een ander (B) reeds een aanvrage indiende, maar waarbij A een beroep doet op het recht van voorrang. In het eerste geval vist degene die als laatste de aanvrage indiende achter het net. Hij is weliswaar ook een aanvrager, maar (uitzondering op de hoofdregel) niet de eerste; en de inhoud van de eerste aanvrage behoort nu eenmaal tot de stand van de techniek (vergelijk art. 4 lid 3 ROW). In het tweede geval is de aanvrage van B in ons land relatief gezien de eerste, maar is die van A in absolute zin de oudste, doordat A nóg eerder in een ander land een aanvrage had ingediend en daarvan nu gebruik maakt door zich hier te lande op deze prioriteit te beroepen (zie art. 9 ROW). b. Zelfs indien iemand als eerste een aanvrage heeft ingediend, is dat niet altijd een garantie voor de aanspraak op octrooi. Dit is om te beginnen niet het geval bij de zogenoemde ontlening, veelal (minder neutraal) diefstal of bedrijfsspionage. Voor zover een aanvrager de inhoud van zijn aanvrage onrechtmatig aan een ander heeft ontleend, heeft hij geen recht op octrooi. De ander, met andere woorden de werkelijke uitvinder, behoudt zijn aanspraak op octrooi. Dient deze laatste daartoe zelf een aanvrage in, dan blijft de door de ontlener ingediende aanvrage bij de toetsing aan het nieuwheidsvereiste (het was immers een eerder ingediende aanvrage in de zin van art. 4 lid 3 of 4 ROW) buiten beschouwing (art. 11 ROW, zie ook art. 61 EOV). Dat art. 11 ROW alleen op de onrechtmatige ontlening betrekking heeft, moet worden afgeleid uit de zinsnede zonder diens toestemming. Opmerking verdient, dat deze toestemming betrekking heeft op het indienen van een octrooiaanvrage. Heeft iemand dus van de uitvinder toestemming gekregen om de uitvinding toe te passen, dan impliceert dit niet zonder meer dat hij ook gerechtigd is om octrooi aan te vragen. Van ontlening als bedoeld in art. 11 ROW kan dan wel degelijk sprake zijn. De in het artikel genoemde vervaardiging of toepassing dóór, dan wel beschrijvingen, tekeningen of modellen ván de uitvinder vormen geen uitputtende opsomming: ook aan mondelinge voordrachten, foto s, films, tapes, diskettes, cd-roms of welke andere informatiedragers dan ook kan technisch relevante kennis ontleend worden. Mocht de uitvinder tot indiening van een eigen aanvrage overgaan, terwijl de ontlener de uitvinding voordien reeds had openbaar gemaakt (dus niet door de (enkele) indiening van een aanvrage, maar bijvoorbeeld door publicatie in een vakblad), dan heeft de uitvinder voor het indienen van die eigen aanvrage tot zes maanden na de openbaarmaking de tijd (zie het in 2.2 besproken art. 5 lid 1 onder a ROW: het aldaar genoemde misbruik is in casu gelegen in de ontlening). c. Heeft iemand in dienst van een ander een uitvinding gedaan, dan heeft hij zelf aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de door hem ingediende aanvrage betrekking heeft. In dit laatste geval heeft de werkgever aanspraak op octrooi (art. 12 lid 1 ROW). Heeft de werknemer/uitvinder een Europese octrooiaanvrage ingediend, dan is het recht van de staat op het grondgebied waarvan hij overwegend 32

15 Rechthebbende 2.4 werkzaam is van toepassing, en als dit niet kan worden vastgesteld het recht van de staat op het grondgebied waarvan het bedrijf van zijn werkgever zich bevindt (art. 60 lid 1 EOV). De hoofdregel, dat de aanvrager aanspraak op octrooi heeft, geldt onverkort indien het gaat om een uitvinding, gedaan door een bijvoorbeeld als bedrijfsjurist of accountant aangestelde werknemer. Betreft het daarentegen een werknemer die een betrekking als onderzoeker heeft, hetgeen uit de arbeidsovereenkomst kan blijken of bijvoorbeeld valt af te leiden uit de plaats in het bedrijf waar hij is tewerkgesteld, dan heeft diens werkgever recht op octrooi voor de door de werknemer gedane uitvindingen. Dat het daarbij alleen gaat om uitvindingen van dezelfde soort (enz.) heeft tot gevolg dat, wanneer een bijvoorbeeld als scheikundige in een laboratorium werkzame persoon een uitvinding op een geheel ander terrein doet (bijvoorbeeld de werktuigbouwkunde), in principe hijzelf aanspraak op octrooi heeft. Ook in art. 12 leden 2 en 3 ROW is de wetgever ervan uitgegaan dat het octrooi voor de tijdens een stage of in dienst van een universiteit gedane uitvinding de werkgever toekomt. Hoewel lid 3 dit niet met zoveel woorden zegt, kan naar onze mening op grond van de wetsgeschiedenis worden verdedigd dat ook met betrekking tot de in dit lid bedoelde gevallen de regel van lid 1 geldt, te weten dat het moet gaan om een werknemer die uitvindingen van dezelfde soort (enz.) heeft gedaan. Van het in leden 1-3 bepaalde kan overigens, zo vermeldt lid 5, bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. Ook met betrekking tot de uitvinding in dienstverband geldt dat een door een nietgerechtigde ingediende aanvrage niet schadelijk is voor de nieuwheid van een nadien door de werkgever of stageverlener ingediende aanvrage (art. 12 lid 4). De uitvinder die geen aanspraak op octrooi kan doen gelden heeft wel het recht om in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld (art. 14 en 24 lid 1 onder b ROW, art. 62 en 81 EOV). Normaal gesproken zal in het salaris van iemand, die als onderzoeker is aangesteld rekening gehouden zijn met de mogelijkheid van door hem gedane, voor de werkgever profijtelijke uitvindingen. In een aantal gevallen echter heeft de werknemer/uitvinder, die op grond van het in de wet bepaalde een octrooi misloopt, recht op een extra vergoeding van de werkgever of stageverlener. De hoogte van dit bedrag moet worden bepaald aan de hand van het geldelijke belang van de uitvinding en met inachtneming van alle verdere omstandigheden van het geval. Elk beding waarbij hiervan wordt afgeweken is nietig (art. 12 leden 6 en 7 ROW). Het gaat hierbij uitsluitend om gevallen waarin de hoogte van het salaris in geen verhouding staat tot de waarde van de uitvinding. In een nog onder het oude recht gewezen arrest van de Hoge Raad stond de hier bedoelde billijke vergoeding centraal. Vraag was, aan de hand van welke maatstaf de hoogte van een dergelijke vergoeding bepaald zou moeten worden. Voorafgaand aan het arrest had de rechtbank geoordeeld, dat art. 10 lid 2 (oud) ROW (waarmee het nieuwe art. 12 lid 6 ROW inhoudelijk overeenstemt) een uitzonderingskarakter heeft: de bepaling heeft betrekking op het zich in de regel niet voordoende geval dat het overeengekomen loon niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi te omvatten. Verder was de rechtbank van mening geweest, dat het een onjuist uitgangspunt zou zijn de vergoeding uitsluitend te stellen op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van 33

16 2.4 Octrooirecht dit belang een veronderstelde licentieovereenkomst tussen werkgever en werknemer ten grondslag te leggen. De Hoge Raad bleek het met deze oordelen eens te zijn: ( ) Art. 10 lid 2 noemt het geldelijk belang der uitvinding als een gegeven dat mede van belang is voor het antwoord op de vraag welk bedrag een billijke vergoeding voor het gemis aan octrooi is: volgens lid 2 zijn evenzeer van belang de omstandigheden waaronder de uitvinding plaatshad. Voorts valt niet in te zien dat het een eis van billijkheid zou zijn om de vergoeding ( ) in beginsel af te stemmen op de voordelen die in de onderneming van de werkgever door de door deze laatste ontwikkelde wijze van benutting van de uitvinding worden behaald. (HR 27 mei 1994, NJ 1995, 136 (Hupkens/Van Ginneken)). Commentaar 1. In de praktijk blijkt het vaststellen van de hoogte van een extra vergoeding een lastige aangelegenheid. In bovenstaande zaak had één deskundige geadviseerd een bedrag van (omgerekend) ongeveer toe te kennen, terwijl twee andere deskundigen op een bedrag van ongeveer waren uitgekomen. Deze laatsten hadden zich daarbij overigens gebaseerd op het thans door de HR verworpen uitgangspunt (voordelen voor de werkgever). Of de bepaling van de hoogte van de vergoeding er door toedoen van dit arrest veel eenvoudiger op is geworden, valt echter te betwijfelen, omdat steeds weer andere omstandigheden een rol zullen spelen. 2. Bij deze omstandigheden valt, behalve aan de hoogte van het salaris van de werknemer, te denken aan andere door hem ontvangen voordelen, zoals gratificaties e.d., en aan allerlei faciliteiten die hij heeft genoten, zoals wanneer hij op kosten van de werkgever een proefschrift en artikelen over zijn uitvinding heeft kunnen schrijven. De hoogte van de extra vergoeding kan voorts negatief worden beïnvloed door het feit dat de werkgever, nadat de uitvinding gedaan was, nog veel kosten heeft moeten maken om bijkomende technische problemen te overwinnen en de uitvinding marktrijp te maken. 3. Juist vanwege de nadruk die hier wordt gelegd op de omstandigheden van het geval, is voor het aannemen van een recht op een billijke vergoeding niet voldoende noch vereist dat geen specifieke component in het loon is aan te wijzen voor het gemis aan octrooi in het algemeen, aldus HR 1 maart 2002, NJ 2003, 210 (TNO/Ter Meulen). d. Ten slotte heeft de aanvrager van een octrooi daarop geen aanspraak, althans niet als enige, indien de uitvinding is gedaan door verscheidene personen, die volgens een afspraak hebben samengewerkt. Deze personen hebben gezamenlijk aanspraak op octrooi (art. 13 ROW, art. 59 EOV). Alleen zij, die daadwerkelijk uitvindingsarbeid hebben verricht, komen voor het octrooi in aanmerking. Daartoe kan dus niet worden gerekend degene die het werk uitsluitend financieel, logistiek of administratief heeft ondersteund. Zie voor de gevolgen van een octrooi dat aan verscheidene personen gezamenlijk toekomt art. 66 ROW. Gedurende de verleningsprocedure heeft degene, die ingevolge één der in b) t/m d) besproken situaties aanspraak op octrooi meent te hebben, de mogelijkheid ter zake van de door een ander ingediende aanvrage een rechtsvordering aanhangig te maken, ten einde door de rechter te laten vaststellen, dat de aanspraak op octrooi hém, en niet de aanvrager, toekomt (art. 39 ROW, vergelijk ook art. 61 EOV). Is het octrooi eenmaal aan een niet-rechthebbende verleend, dan kan de 34