Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 oktober 1994, 62e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Mr J. Nicaise, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Prof. Mr C. J. J. C. van Nispen, Prof. Mr J. H. Spoor, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) Telefax (070) Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 100,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 15,-; het jaarregister afzonderlijk f 15,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Postbank gironr ABN-AMRO Bank rek.nr Inhoud Officiële mededelingen. Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 85. President Rechtbank *s-gravenhage, 14 april 1993, Wiva Verpakkingen/Van Egmond Mechanisch Transport (geen inbreuk, nu de Septobox wel de eerste twee kenmerkende maatregelen van het octrooi toepast maar, gezien de ter zitting getoonde Septoboxen, geen gebruik wordt gemaakt van de derde kenmerkende maatregel; hierna geen aanleiding meer gedaagde toe te laten tot het bewijs dat spoedeisend belang bij eiser ontbreekt). Nr 86. Hof 's-gravenhage, 13 juli 1993, H.G.J. Peeters/ Atmos (Isolux-constructie maakt geen inbreuk, omdat geoctrooieerde gootconstructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken). 2. Merkenrecht. Nr 87. President Rechtbank Amsterdam, 6 augustus 1992, Sigma Coatings/Wickes (diverse Histormerken bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen om de relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar van eiseres (verfwaren) te onderscheiden; tekens van Master stemmen op zoveel punten, juist ook in totaalbeeld, overeen met merken van Histor dat gevaar voor verwarring aannemelijk is). Nr 88. President Rechtbank Rotterdam, 7 augustus 1992, I. Arbeid Uurwerken/Seiko Nederland e.a. (horloge van eiseres - houdster van het merk OLYMPIC - voert de aanduiding OLYMPIC, horloge van gedaagde de aanduiding SEIKO en daaronder, minder prominent, de toevoeging "olympic"; gebruik van deze (beschrijvende) toevoeging gerechtvaardigd door de bijzondere omstandigheid dat gedaagde bevoegd is zich publiekelijk als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 te afficheren) (met noot Ste.). Nr 89. President Rechtbank 's-gravenhage, 21 februari 1994, Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP/Nederlandse Pers Associatie (NPA) - Netherlands Press Association (vervallenverklaring te verwachten van gedaagdes recht op het dienst(woord)merk NPA; overeenstemming aangenomen tussen merk "ANP" en teken "NPA"; niet aannemelijk dat gedaagde de afkorting NPA slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt; gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden levert geen geldige reden op voor het gebruik nu van de niet eerder gehanteerde afkorting NPA als handelsnaam). 3. Modellenrecht. Nr 90. Hof 's-gravenhage, 22 april 1993, Van der Bend/Haarlems Allergenen Laboratorium e.a. (niet aannemelijk dat vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect; het bestaan van octrooien (die betrekking zouden Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 62e jaargang NrlO Blz Rijswijk, 17 oktober 1994

2 314 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 hebben op vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige twee modellen) in landen als de V.S. en Canada op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de Benelux aan te nemen; uiterlijk van produkt van HAL en van gedeponeerde model stemmen in hoofdzaak overeen). 4. Handelsnaamrecht. Nr 91. Hof Amsterdam, 30 september 1993, Maxis en Makro Zelfbedieningsgroothandel/P. Karsten Beheer (geen verwarring te duchten bij gebruik van handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, alsook van namen MAXA AMSTERDAM en MAXA NEDERLAND enerzijds, en van door Makro eerder gevoerde handelsnamen MAKRO ZELFBEDIENINGS GROOTHANDEL, MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NEDERLAND anderzijds; aannemelijk dat het op waren door middel van een (prijs)sticker aangebrachte teken MAXIS opgevat zal worden als merk en als handelsnaam van Maxis; het teken MAXA stemt overeen met het merk MAXIS). 5. Onrechtmatige daad. Nr 92. Rechtbank Amsterdam, 10 maart 1993, Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) e.a./edition "Die Marke" e.a. (misleidende reclame door de onjuiste indruk in circulaire dat het een vorm van merkregistratie met rechtskracht tegen derden betreft; eiseressen zijn rechtspersonen als bedoeld in 6:196 B.W.; geen schending auteursrecht door overname deel circulaire in waarschuwingsbrief) (met noot S.B.). Nr 93. Hof Amsterdam, 12 december 1991, Stichting Konsumenten Kontakt/Korff Nederland (bewijslast t.a.v. de juistheid van een advertentie rust op de adverteerder; advertorial" is niet op zich misleidend, mits blijkt dat het een advertentie is; van rectificatie kan thans nog voldoende effect worden verwacht). 6. Kwekersrecht. Nr 94. President Rechtbank 's-gravenhage, 24 december 1991, Kwekerij De Adelaar e.a./fides Beheer e.a. (President niet onbevoegd; artt. 85 en 86 E.E.G.-Verdrag laten weliswaar bestaan en verdediging van kwekersrechten onverlet, maar dit geldt niet voor iedere wijze van uitvoering van die rechten; in casu leiden maatregelen van gedaagden tot beperking van mededinging, prijsverhoging van teeltmateriaal en nadeel voor zowel kleine vermeerderaars als telers, en kunnen aldus de handel tussen de Lid-Staten ongunstig beïnvloeden). Wetgeving. Verordening (EEG) Nr 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwprodukten en levensmiddelen (blz. 343/8). Mededelingen. Programma CIER-lezingen (blz. 348). Officiële mededelingen Personeel. Indiensttreding. De heer E. Koning is met ingang van 1 september 1994 als medewerker-binderij in tijdelijke dienst voor één jaar aangesteld bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 september 1994, nr Personeel 94024). Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Drs I.A.N. Vermeulen, ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 oktober 1994 eervol ontslag verleend (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 augustus 1994, nr Personeel 94026). Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat de heer Ir H.J.A. Brookhuis op zijn verzoek op 21 september 1994 in bovengenoemd Register is ingeschreven.

3 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Jurisprudentie Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De Septobox past de eerste twee kenmerkende maatre- elen van het octrooi toe; bij de ter zitting getoonde Septooxen worden bij "permanente vergrendeling" echter de f Nr 85. President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 14 april (afvalcontainer) Mr H.J. van den Hul. beide aanslagvlakken niet tegen elkaar gedrukt, waarschijnlijk omdat slechts een dunne strook vervormbaar materiaal is aangebracht, zodat dus geen gebruik wordt gemaakt van de derde kenmerkende maatregel. Het gaat te ver om op grond van de enkele mogelijkheid een dikkere strook vervormbaar materiaal in de groef aan te brengen aan te nemen dat met de vooromschreven Septoboxen indirecte inbreuk wordt gepleegd, hetgeen overigens ook niet door eiseres is gesteld. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Indien al niet aannemelijk moet worden geacht dat eiseres (aanzienlijk) meer dan een jaar heeft stilgezeten nadat zij op de hoogte kwam van de Septobox, zou er althans aanleiding zijn om gedaagde toe te laten tot het bewijs dat eiseres reeds in juni 1990 kennis droeg van de Septobox. Gelet op het oordeel over de beschermingsomvang is daarvoor evenwel geen aanleiding. Wiva Verpakkingen B.V. te Oosterhout, eiseres [in kort geding], procureur Prof. Mr W.A. Hoyng, octrooigemachtigde Ir P.N. Hoorweg, tegen Van Egmond Mechanisch Transport B.V. te Nijkerk, gedaagde [in kort geding], procureur Mr A.A.M. van der Valk, advocaat Prof. MrCh. Gielen te Amsterdam, octrooigemachtigde Mr Ir J.H.F, de Vries. 2. De feiten In dit geding wordt van de volgende feiten uitgegaan: - Wiva is rechthebbende op Europees octrooi voor een "container with locking cover", haar verleend op 19 juni 1989 en onder meer geldig in Nederland; - conclusie 1 van het octrooi luidt in de overgelegde Nederlandse vertaling als volgt: "Vat, in het bijzonder voor het opslaan van gevoelige produkten, bijvoorbeeld besmet afval, zoals ziekenhuisafval, welk vat (1) een bodemdeel (3) heeft, waarbij de door de bovenrand van de wanddelen begrensde open bovenzijde door een deksel (5) afsluitbaar is, waarvan het randdeel door de bovenrand van de opstaande wanddelen is gedragen, welk randdeel van het deksel een groef of kanaal (6) met dichtingsmiddelen (7, 12) heeft voor het opnemen van de bovenranden van de opstaande wanddelen (4), en waarbij het randdeel en de bovenranden zijn voorzien van integrale vergrendelmiddelen (9-11) voor het vergrendelen van het deksel (5) op het vat (1), waarbij het ene van de middelen is gevormd door flexibele lippen, elk waarvan is voorzien van een eerste aanslagvlak, waarbij het andere van de vergrendelmiddelen is gevormd door een uitstekende ribbe (10) voorzien van openingen (11) voor het opnemen van de flexibele lippen (9) en een tweede aanslagvlak waartegen het eerste aanslagvlak komt te liggen als het deksel (5) op het vat is vergrendeld, met het kenmerk, dat de openingen (11) op afstand van de opstaande wanddelen (4) zijn aangebracht en de afdichtingsmiddelen een aparte strook van vervormbaar materiaal (12) in de bodem van de groef (6) is, waarbij de afstand van het eerste aanslagvlak tot de bodem van de groef of kanaal (6) kleiner is dan de som van de dikte van de deformeerbare strook (12) en de afstand van het tweede aanslagvlak tot de bovenrand van de opstaande wanddelen (4)." - de figuren 1 en 2 van het octrooischrift zijn afgebeeld [hieronder; Red.]...; - Van Egmond brengt - kort gezegd - in Nederland een afvalcontainer onder het merk Septobox in het verkeer. De Septobox is afgebeeld [zie blz. 316; Red.]...;

4 316 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 Z^SERTOBOX wm^: m?- ïllia sluiting '«'ïfel - Wiva heeft in november 1992 een desbewustheidsexploit aan Van Egmond doen betekenen. 3. De vorderingen, de grondslag en het verweer 3.1 Wiva vordert - zakelijk weergegeven - 1. een verbod aan Van Egmond inbreuk te maken op Europees octrooi in de landen waarvoor het is verleend; 2. een bevel aan Van Egmond alle inbreukmakende containers welke zich nog onder haar afnemers in Nederland bevinden, terug te nemen en Wiva daarvan deugdelijk bewijs te verschaffen; 3. een bevel aan Van Egmond aan Wiva een lijst van afnemers in Nederland van de inbreukmakende containers te verschaffen; 4. veroordeling Van Egmond in de kosten van dit kort geding. 3.2 Wiva grondt haar vorderingen op de stelling dat Van Egmond door het in het verkeer brengen van haar Septobox inbreuk maakt op het Europese octrooi van Wiva. 3.3 Van Egmond voert het volgende aan als verweer: a. Wiva heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen nu zij bij het uitbrengen van het desbewustheidsexploit reeds bijna 2V4 jaar met de beweerde inbreuk bekend was; b. de Septobox valt niet binnen de (beperkte) beschermingsomvang van het octrooi van Wiva, zodat Van Egmond daarop geen inbreuk maakt. 4. Beoordeling van de vorderingen 4.1 Eerst zal worden ingegaan op de vraag of de Septobox valt binnen de beschermingsomvang van het Wiva octrooi. 4.2 Van Egmond stelt dat de permanente vergrendeling van de Septobox geschiedt door de over elkaar grijpende randen van deksel en wand, hetgeen reeds lang bekende stand van de techniek is ("Tupperware sluiting"). De nokken met de gaten zijn slechts een extra zekerheid die voor elke deskundige voor de hand ligt, gesteld voor het probleem dat de definitieve vergrendeling niet onder alle omstandigheden zekerheid biedt. 4.3 Op zichzelf is dit verweer onvoldoende om aan te nemen dat niet van inbreuk sprake is. Hetgeen Van Egmond stelt houdt in dat de "permanente" vergrendeling volgens de stand van de techniek onder omstandigheden (zoals gooi- en smijtwerk bij transport) niet volledig is, zodat onder die omstandigheden een "meer permanente", d.w.z. wel volledig betrouwbare afsluiting noodzakelijk is. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de leer van het Wiva octrooi dan is onder die omstandigheden van inbreuk sprake. 4.4 Aangenomen wordt dat de deskundige de nokken die zich bevinden in de (flexibele) bovenrand van de opstaande wanddelen zal beschouwen als flexibele lippen in de zin van het octrooi. Noch conclusie 1, noch de beschrijving sluiten bovendien uit dat de flexibele lippen (anders dan in het in fig. 1 van het octrooischrift getoonde uitvoeringsvoorbeeld) zich bevinden op de opstaande wanddelen en de openingen in de rand van het deksel. Wel dient hierbij in de derde kenmerkende maatregel voor "eerste aanslagvlak" te worden gelezen "tweede aanslagvlak" en vice versa. De deskundige lezer zal dit zonder meer begrijpen indien hij, net als Van Egmond, begrijpt dat het er in feite slechts om gaat dat de vervormbare strook in de vergrendelde toestand is vervormd (pleitnotitie mr. ir. De Vries, pag. 1). In het midden wordt gelaten of Wiva met haar specifieke formulering van de derde kenmerkende maatregel afstand heeft willen doen van de bescherming van de omgekeerde situatie. Erg aannemelijk is dat niet. 4.5 De Septobox voldoet derhalve aan de kop van conclusie 1 en past de eerste twee kenmerkende maatregelen toe: de openingen zijn aangebracht op afstand van de opstaande wanddelen en het afdichtingsmiddel is een aparte strook van vervormbaar materiaal. Blijft de vraag of ook is voldaan aan het derde onderdeel. 4.6 Zoals gezegd gaat het er bij de derde maatregel om dat de vervormbare strook in de vergrendelde toestand is vervormd en wel omdat de (verticale) afstand tussen het zich aan de deksel bevindende aanslagvlak en de bodem van de groef te klein is om zowel het gedeelte van het opstaande wanddeel vanaf het aanslagvlak tot de bovenrand van het wanddeel als de vervormbare strook toe te laten. De resulterende vervorming van de strook wekt hierin een op de bodem van de groef werkende tegenkracht op die het aanslagvlak op het deksel tegen het aanslagvlak zich bevindende op het wanddeel drukt en zo een permanente vergrendeling teweegbrengt. 4.7 Bij de ter zitting getoonde Septoboxen waren onder normale omstandigheden bij "permanente vergrendeling" de beide aanslagvlakken niet tegen elkaar gedrukt, maar bevond zich daartussen een afstand van bijna 1 mm. Onder die omstandigheden wordt dus geen gebruik gemaakt van de derde maatregel van de octrooiconclusie. De oorzaak is waarschijnlijk gelegen in het feit dat slechts een dunne strook van vervormbaar materiaal is aangebracht (hetgeen bij de overgelegde en nader onderzochte Septobox duidelijk zichtbaar is). Bij gegeven dikte van de vervormbare strook zal ook onder "niet normale" omstandigheden geen gebruik worden gemaakt van de derde kenmerkende maatregel omdat de beide daarin gedefinieerde afstanden vaste grootheden zijn. Het gaat te ver om op grond van de enkele mogelijkheid een dikkere strook vervormbaar materiaal in de groef aan te brengen aan te nemen dat met de vooromschreven Septoboxen indirecte inbreuk wordt gemaakt, hetgeen overigens ook niet door Wiva is gesteld. Terzijde wordt nog opgemerkt dat bij de onderzochte Septobox de adhesie van de vervormbare strook (een hot melt siliconen pasta) aan de bovenrand van het opstaande wanddeel een belangrijke bijdrage lijkt te leveren aan de vergrendeling. 4.8 De conclusie luidt dat niet aannemelijk is gemaakt dat de Septobox valt binnen de beschermingsomvang van het Wiva octrooi, zodat het gevorderde inbreukverbod met de nevenvorderingen dient te worden afgewezen. 4.9 Ten aanzien van het verweer van Van Egmond dat een spoedeisend belang ontbreekt wordt nog het volgende overwogen. Van Egmond stelt dat de Septobox door haar directeur Versluis in juni 1990 op de Interhospital Messe te

5 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Düsseldorf is getoond aan de verkoopleider van Wiva, de heer Van den Heuvel. Vervolgens is de Septobox op andere beurzen getoond, onder andere de Medica in maart De Septobox is in de loop van 1990 in Nederland op de markt gebracht en kende in 1991 een omzet van ƒ ,-. Tussen partijen is in confesso dat Wiva vóór november 1992 Van Egmond niet op de gestelde octrooiinbreuk heeft gewezen. Gelet op de rechtspraak van de President in octrooizaken moet, zo de gestelde feiten juist zijn, worden aangenomen dat in casu, mede gelet op de wederzijdse belangen, de gevraagde voorzieningen wegens het ontbreken van spoedeisendheid zouden worden geweigerd. Ter zitting heeft de heer Versluis de gestelde feiten bevestigd, terwijl de heer Van den Heuvel heeft verklaard in juni 1990 slechts een container te hebben gezien zonder nokken en zonder openingen. Zo op grond van het bovenstaande al niet aannemelijk zou worden geacht dat Wiva (aanzienlijk) meer dan een jaar heeft stilgezeten nadat zij op de hoogte kwam van de Septobox, dan zou er in casu aanleiding zijn Van Egmond toe te laten nader te bewijzen dat Wiva reeds in juni 1990 kennis droeg van de Septobox als bovenbedoeld. Gelet op hetgeen hierboven onder 4.8 werd overwogen is hiervoor thans geen aanleiding Wiva zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen. 5. Beslissing De President, rechtdoende in kort geding: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Wiva in de kosten, tot op deze uitspraak aan de kant van Van Egmond begroot op ƒ275,- aan verschotten en ƒ 2500,- voor salaris. Enz. Nr 86. Gerechtshof te 's-gravenhage, 13 juli (ventilatieluik) Mrs J.F. van Nieuwkuyk, G. Hamaker en R.A. Grootoonk. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet en art. 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag. De uitvinding is gelegen in de combinatie van twee maatregelen, waarbij de tweede maatregel berust op de gedachte dat men de gewenste goot als gevolg van de toepassing van de U-vormige profielen óók kan vormen door het been aan de bovenzijde van de lamelle in de richting van het midden van de lamelle te verlengen. Het (ruimere) inzicht dat men een goot kan verkrijgen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken is in het onderhavige octrooi niet geoctrooieerd. Omdat de gootconstructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken, moet worden geconstateerd dat in de Jsolux-constructie is gekozen voor een andere gootconstructie. Deze is ook principieel anders, omdat zij helpt bereiken dat wind en regen nauwelijks nog in de U-vormige dwarsorganen tussen de deksels kunnen binnendringen. Geen inbreuk aangenomen. Hubertus Gerardus Jacobus Peeters te Milsbeek, appellant, procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr J.A. van Arkel te Rotterdam, tegen Atmos B.V. te Uden, geïntimeerde, procureur Mr L.A.D. Keus, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam. a) Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 26 februari 1992 (Mrs J.J. Brinkhof, H.J. van den Hul en R.C.D.E. Hasekamp). Overwegingen ten aanzien van het recht In conventie en in reconventie 1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet dan wel onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overlegde producties, staat tussen partijen het navolgende vast Peeters [gedaagde in conventie, eiser in reconventie; Red.] is houder van het voor Nederland geldende Europese octrooi (hieronder ook kortweg "het octrooi" genoemd), dat betrekking heeft op een ventilatieluik De conclusies van dit octrooi luiden in de Nederlandse vertaling als volgt: "1. Ventilatieluik omvattende een op het dak of aan de gevel van een bouwwerk te monteren raamwerk (1) waarvan de opening door in hoofdzaak U-vormige met de benen daarvan naar buiten gekeerde, dwarsorganen (2, 3, 4) in een aantal vakken (5) is verdeeld, en elk vak door een afzonderlijk scharnierbaar deksel (7) afsluitbaar is, en de bovenrand (14) van elk vak voorzien is van een verende elastische pakking, die samenwerkt met een bijbehorend deksel en waarbij de deksels aan dezelfde zijde van de vakken liggen, met het kenmerk, dat het bovenvlak (10) van elk der deksels (7) een afzonderlijke lamelle is, en dat ten minste de aangrenzende evenwijdig met een dwarsorgaan (2, 3, 4) verlopende rand van de deksels een geprofileerd langsprofiel (8) is bestaande uit een U-vormig deel (16) waarbij aan de binnenzijde van de benen (17, 18) flexibele materiaalstroken (19, 21; 20, 22) zijn bevestigd voor het afdichtend vastklemmen van de tussen de beide benen (17, 18) van een U-vormig deel (16) aan te brengen lamelle (10), waarbij aan het ene, aan de buitenzijde van het raamwerk (1) gelegen been (18) een ten opzichte van zijn bovenvlak verlengd gedeelte (27) is aangevormd door (bedoeld zal zijn: "voor", rechtbank) het tezamen met de flexibele materiaalstrook (20) en met de aangebrachte lamelle (10) vormen van een goot (29). 2. Ventilatieluik volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat ten minste de flexibele materiaalstrook (20) bevestigd aan de zijde van het ene been (18) een tot buiten het U-vormige deel (16) stekende afdichtrand (28) bezit, die klemmend rust tegen de aangebrachte lamelle (10) en tegen het ene been (18), waarbij dan deze afdichtrand (29) tezamen met het verlengde gedeelte (27) de goot (29) vormt. 3. Ventilatieluik volgens conclusies 1 en 2, met het kenmerk, dat elk langsprofiel (6) binnen zijn U-vormige deel (16) is voorzien van een op de bodem (23) daarvan aangebrachte richel (24) die als aanslag dient voor de vast te klemmen lamelle (10), en van de afvoergoot (25) voor het afvoeren van eventueel condenswater, waarbij een der wanden van deze afvoergoot wordt gevormd door de bodem (23), terwijl de andere wand daarvan wordt gevormd door het ten opzichte van een der benen uitstekende materiaalstrook (19, 21) van het U- vormige deel (16)". Van dit octrooischrift maken deel uit twee figuren, welke hierna zijn opgenomen (...) [alleen fïg. 2 is overgenomen; Red.].

6 318 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober Atmos brengt onder de naam "Isolux" ventilatieluiken in de handel. De constructie van deze ventilatieluiken is weergegeven in een schets, gevoegd bij een door Atmos overlegd rapport van de octrooigemachtigde Ir. B.M.C. Voncken, welke hierna als figuur 3 is opgenomen Isolux 2. Atmos vordert in conventie - zakelijk weergegeven - een verklaring voor recht dat de constructie van deze "Isolux" ventilatieluiken niet valt onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi en een verbod aan Peeters om zijn rechten uit dit octrooi uit te oefenen jegens Atmos, op straffe van een dwangsom, met een veroordeling van Peeters in de proceskosten. 3. Peeters voert tegen deze vordering gemotiveerd verweer en stelt daartoe dat de Isolux-constructie binnen de beschermingsomvang van het genoemde octrooi valt. 4. Peeters vordert in reconventie - zakelijk weergegeven - een verklaring voor recht dat de Isoluxconstructie onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi valt, alsmede een verbod aan Atmos om inbreuk te maken op dit Europese octrooi, onder verbeurte van een dwangsom, alsmede veroordeling van Atmos in de proceskosten. 5. Atmos verzet zich tegen toewijzing van de vordering in reconventie. 6. Dienaangaande wordt het volgende overwogen Er bestaan twee verschillen tussen de constructie volgens het Europese octrooi en de Isoluxconstructie. In de eerste plaats het feit dat er volgens het octrooi twee stroken flexibel materiaal toegepast worden tussen de lamellen en de U-vormige langsprofielen (te weten aan zowel de boven- als de onderzijde van de lamellen), terwijl in de Isolux-constructie één strook flexibel materiaal wordt toegepast (aan de bovenzijde van de lamellen). In de tweede plaats zijn de vorm en plaatsing van de waterafvoergoot in beide constructies verschillend, namelijk aan de buitenzijde van de lamellen volgens het octrooi, en naast de lamellen bij de Isoluxconstructie. Partijen verschillen hierover niet van mening De vraag die partijen verdeeld houdt is of deze verschillen essentieel zijn Voor de beantwoording van die vraag dient het octrooi te worden uitgelegd. Voor een Europees octrooi dient dit te geschieden aan de hand van artikel 69 lid I van het Europees Octrooiverdrag (EOV). Krachtens dit artikel wordt het uitsluitend recht bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij niettemin de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Dit is nader uitgewerkt in het Protocol van uitleg bij deze verdragsbepaling De beschrijving van het octrooi van Peeters leert dat de uitvinding volgens het octrooi een ventilatieluik betreft, door U-vormige dwarsorganen verdeeld in een aantal vakken, waarbij elk vak afsluitbaar is door een deksel. Bij de ventilatieluiken volgens de in het octrooischrift als uitgangspunt voor de stand der techniek genomen Franse octrooiaanvrage (in de Nederlandse vertaling van het Europese octrooi is ten onrechte sprake van "het Franse octrooischrift ") worden de deksels als één geheel vervaardigd volgens de spuitgietmethode. Een eerste nadeel hiervan is dat voor (vrijwel) elke materiaalsoort en/of iedere afmeting van de deksels een andere matrijs nodig is, wat deze methode kostbaar maakt. Dit bezwaar wordt in de constructie volgens de uitvinding ondervangen door het bovenvlak van elk deksel te vervaardigen uit een afzonderlijke, desgewenst op eenvoudige wijze op maat te maken lamelle, terwijl de evenwijdig aan de dwarsorganen verlopende rand van de deksels bestaat uit een U-vormig langsprofiel. Atmos maakt in de Isolux-constructie eveneens gebruik van een afzonderlijke lamelle en een U-vormig langsprofiel voor elk deksel Een tweede nadeel van de constructie volgens de Franse octrooiaanvrage betreft de wijze van waterafvoer. Wanneer door regen of sneeuw een laag water op de buitenzijde van het (gesloten) deksel is gevormd, zal bij het openen van het deksel dit water naar de laagste zijde stromen, dat wil zeggen in de richting van het ventilatieluik, en daarbij eventueel in de daaronder gelegen ruimte terecht komen. Dit bezwaar wordt in de constructie volgens de uitvinding ondervangen doordat aan de binnenzijde van de beide benen van het U-vormig langsprofiel flexibele materiaalstroken zijn bevestigd voor het afdichtend vastklemmen van de tussen die benen aan te brengen lamelle, waarbij aan het ene, aan de buitenzijde van het raamwerk gelegen been (18) een ten opzichte van zijn bovenvlak verlengd gedeelte (27) is aangevormd voor het tezamen met de flexibele matenaalstrook (20) en met de aangebrachte lamelle (10) vormen van een goot (29). Dit nadeel wordt bij de Isolux-constructie op een andere wijze opgeheven, en wel door een combinatie van de twee in rechtsoverweging 6.1. aangegeven maatregelen In de eerste plaats wordt bij de Isolux-constructie slechts één strook flexibel materiaal toegepast en wel aan de buitenzijde van het deksel (figuur 3, letter S). Daarmee valt de constructie niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi van Peeters. Dit verschil acht de rechtbank echter niet wezenlijk. Naar uit de beschrijving van het octrooischrift blijkt (bladzijde 4, regels 5-12 van de Nederlandse vertaling) heeft de flexibele strook aan de binnenzijde van de lamelle (fïg. 2, verwijzingscijfer 19) slechts een essentiële functie in samenhang met de in conclusie 3 beschreven voorkeursuitvoering, waarbij deze strook (19) met de bodem (23) van het U-vormig profiel een goot vormt voor het afvoeren van eventueel condenswater In de tweede plaats wordt bij de Isoluxconstructie de waterafvoergoot (G) niet gevormd door het aan de buitenzijde gelegen vlak van de lamelle tezamen met het verlengde bovenvlak van het aan de buitenzijde gelegen been van het U-vormig dwarsprofiel, maar door de "bodem" (B) van dat profiel en een daaraan evenwijdig plaatdeel (P) dat op dezelfde plaats als het binnenste been (B2) aan het langsprofiel is bevestigd. De

7 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr goot (G) is daardoor in hoofdzaak naast de lamelle gelegen. Ook in dit opzicht valt de Isolux-constructie niet onder de letterlijke tekst van conclusie 1 van het octrooi Dit laatstgenoemde verschil wordt door de rechtbank wezenlijk geacht. Naar het oordeel van de rechtbank gaat het bij de uitvinding volgens het octrooi om een combinatie van de in de rechtsoverwegingen 6.4 en 6.5 beschreven oplossingen. Het toepassen van losse lamellen bij ventilatieluiken in plaats van integrale geêxtrudeerde deksels (zie rechtsoverweging 6.4) ligt op zichzelf voor de hand. Het is een feit van algemene bekendheid dat een constructie bestaande uit lamellen en langsprofielen reeds algemeen gebruikelijk is in bijvoorbeeld de glasruiten-industrie. Deze voor de hand liggende constructie kan derhalve niet wezenlijk zijn voor de uitvinding volgens het octrooi. Ook de algemene gedachte om de langsprofielen voor de waterafvoer te gebruiken ligt op zichzelf voor de hand. In feite is er geen andere mogelijkheid om een voorziening voor de waterafvoer te treffen dan onder gebruikmaking van de langsprofielen. De uitvinding volgens het octrooi berust naar het oordeel van de rechtbank op het inzicht het (bovenste been van het) langsprofiel in combinatie met het bovenvlak van de lamelle te gebruiken als goot voor de waterafvoer (zie rechtsoverweging 6.5). Daarmee beperkt de uitvinding zich tot constructies waarbij het water langs de bovenzijde van het deksel wordt afgevoerd. Doordat daartoe alleen verlenging van het aan de buitenzijde van de lamelle gelegen been nodig is, wordt een eenvoudige oplossing verkregen. Bij de Isolux-constructie wordt het (regen)water niet langs het oppervlak van de lamelle afgevoerd, doch (in hoofdzaak) door een goot, gelegen naast de lamelle. Hiertoe is een extra plaatdeel (P) nodig, waardoor een minder eenvoudige constructie van het U-profiel wordt verkregen. Die constructie vormt naar het oordeel van de rechtbank een wezenlijk andere oplossing voor het probleem van de waterafvoer. De door Atmos gekozen oplossing is - naar zij stelt - ontleend aan de zogenaamde "klep op klep"-constructie en tracht de voordelen van die constructie te verenigen met de voordelen van de "vierzijdige klepoplegging", waarop het octrooi gebaseerd is. Zo wordt met de Isoluxconstructie tevens bereikt, dat wind en regen minder vat op de constructie hebben dan bij de constructie volgens het octrooi het geval is. Dat een dergelijk bijkomend voordeel te bereiken is door de waterafvoer zoveel mogelijk naast de lamellen te doen plaatsvinden in plaats van over de lamellen, is in het octrooi niet te lezen De conclusie uit het bovenstaande luidt dat de in rechtsoverweging 6.2 gestelde vraag of verschillen tussen de constructie volgens het octrooi van Peeters en de Isolux-constructie van Atmos essentieel zijn, bevestigend moet worden beantwoord. Met de Isolux-constructie maakt Atmos dus geen inbreuk op het octrooi. Dit houdt in dat de vordering in conventie zal worden toegewezen, met veroordeling van Peeters als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in conventie Gelet op het bovenstaande zal de vordering in reconventie worden afgewezen, met veroordeling van Peeters als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie. Beslissing De rechtbank: In conventie: - Verklaart voor recht dat de Isolux-constructie niet valt onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi ; - Verbiedt Peeters zijn rechten uit het Europese octrooi uit te oefenen jegens Atmos, haar toeleveranciers en/of haar afnemers voorzover het betreft de Isoluxconstructie, zolang niet bij rechterlijk gewijsde mocht zijn uitgemaakt dat die constructie wel onder de beschermingsomvang van het Europese octrooi van Peeters valt, op straffe van een dwangsom van ƒ ,- voor iedere overtreding van dit verbod; - Veroordeelt Peeters in de kosten van dit geding in conventie, tot op deze uitspraak aan de kant van Atmos begroot op ƒ2208,70; - Verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad. In reconventie: - Wijst de vorderingen af; - Veroordeelt Peeters in de kosten van dit geding in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de kant van Atmos begroot op ƒ 930,-. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 3. Het hof gaat uit van hetgeen de rechtbank in overweging 1 van haar vonnis heeft overwogen. Dit betekent tevens dat het hof (met verwijzing naar hetgeen hierna onder 13 wordt overwogen) voorshands alleen acht slaat op de (tekening van de) Isolux-constructie, zoals die bij conclusie van eis door Atmos is overgelegd en door de rechtbank op blz. 2c van haar vonnis is weergegeven. 4. Vast staat voorts dat er tussen de constructie van ventilatieluiken volgens het onderhavige Europese octrooi van Peeters en de bij conclusie van eis overgelegde Isolux-constructie twee verschillen bestaan. Het eerste verschil is daarin gelegen dat er volgens het octrooi twee stroken flexibel materiaal toegepast worden tussen de lamelle en de U-vormige langsprofielen (één aan de bovenzijde van de lamelle en één aan de onderzijde van de lamelle), terwijl in de Isolux-constructie slechts één strook flexibel materiaal wordt toegepast (en wel aan de bovenzijde van de lamelle). En in de tweede plaats zijn de vorm en plaatsing van de waterafvoergoot verschillend. Het is op dit moment voldoende om met betrekking tot dit verschil op te merken dat de goot in de constructie volgens de hoofdconclusie van het octrooi wordt verkregen door verlenging van het been aan de bovenzijde van de lamelle, terwijl die goot in de Isolux-constructie een min of meer L-vormig profiel heeft, waarvan het korte been aansluit op de onderzijde van het langsprofiel, dat de lamelle omklemt, en waarvan het lange been is gepositioneerd aan de achterzijde van dat profiel, en wel zo dat het zich tot boven het denkbeeldige verlengde van de lamelle uitstrekt. 5. Grief III strekt ten betoge dat het octrooi de vakman, als eerste stap leert, dat de afvoergoot volgens het octrooi wordt gevormd door het met elkaar laten samenwerken van lamelle en langsprofiel, en in aansluiting daarop voert Peeters aan (i) dat deze eerste stap ook bij de Isolux-constructie wordt toegepast (grief IV) en (ii) dat de goot in die constructie "in hoofdzaak" boven de lamelle is gelegen (memorie van grieven, onder 6, en grief II). Door aldus te stellen kiest Peeters voor een uitleg van zijn octrooi, waarin het hof hem niet kan volgen. 6. Uitgangspunt voor de uitleg van het onderhavige (Europese) octrooi dient te zijn artikel 69 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag, krachtens welke bepaling het uitsluitend recht wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van de conclusies. Daarvan uitgaande verdient in de eerste plaats opmerking dat conclusie 1 van het octrooi een combinatie van kenmerken openbaart, welke combinatie, kort gezegd, bestaat uit (a) een voor elk deksel afzonderlijke lamelle die is geklemd in (ten minste) twee U-vormige langsprofielen met flexibele materiaalstroken tussen de binnenzijden van de beide benen van elk langsprofiel en de lamelle, en uit (b) een verlengd gedeelte aan het bovenste been van het langsprofiel, zó dat het verlengde been, de flexibele strook aan de bovenzijde van de lamelle, en de

8 320 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 lamelle tezamen een goot vormen, die (als gevolg van de verlenging van het been) geheel boven de (eigenlijke) lamelle is gelegen. In de beschrijving van het octrooi wordt benadrukt dat deze vorming van de goot "specifiek" is. Weliswaar wijst de beschrijving op de mogelijkheid de goot te vergroten door die verlenging "buitenwaarts" te buigen, doch ook wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, blijft de goot geheel boven de (eigenlijke) lamelle gelegen. Gesteld noch gebleken is dat de in het octrooischrift opgenomen tekeningen enig bijzonder licht op de conclusie(s) werpen: figuur 2 toont bovenal dat conclusie 1 een zogenaamde "portretconclusie" is. 7. Tussen maatregel (a) enerzijds en maatregel (b) anderzijds bestaat in beginsel technisch geen noodzakelijk verband: maatregel (a) voorziet in een zodanig gewijzigde constructie van de deksels, dat afgezien kan worden van de vele specifieke matrijzen die bij de vervaardiging van de deksels volgens de Franse octrooiaanvrage (van welke aanvrage in de beschrijving van het onderhavige Europese octrooi wordt uitgegaan) nodig waren en dat nu voor een groot aantal verschillende dekseldikten ongeacht materiaalsoort volstaan kan worden met éën enkele matrijs, terwijl maatregel (b) een voorziening biedt om het op een deksel liggende water af te voeren. 8. De rechtbank heeft in haar vonnis terecht van algemene bekendheid geoordeeld dat een constructie bestaande uit een lamelle met langsprofielen algemeen gebruikelijk is in bijvoorbeeld de glasruiten-industrie. Hierbij dient te worden bedacht dat de bekende van lichtdoorlatend materiaal vervaardigde ventilatieluiken volgens de Franse octrooiaanvrage in gevels van bouwwerken kunnen worden aangebracht, en dan tevens als ruit fungeren. De onder 6 beschreven maatregel (a) was derhalve op het onderhavige vakgebied bekend. 9. Voorts refereert de Franse octrooiaanvrage aan een ventilatieluik bekend uit de oudere Nederlandse octrooiaanvrage , waarbij de deksels van het luik aan de scharnierzijde een opstaande rand hebben. Die opstaande rand fungeert in samenhang met het bijbehorende deksel als waterkering en dus als goot. In deze bekende constructie wordt de afvoergoot dus gevormd door het met elkaar samenwerken van het deksel en het randgedeelte daarvan aan de scharnierzijde. 10. Het onder 6-9 overwogene leidt het hof tot de conclusie dat, voor zover het de hoofdconclusie betreft, de uitvinding van het onderhavige Europese octrooi is gelegen in de combinatie van de in overweging 6 beschreven twee maatregelen, en dat daarbij de tweede maatregel berust op de gedachte dat men de gewenste goot als gevolg van de toepassing van de U-vormige profielen oók kan vormen door het been aan de bovenzijde van de lamelle in de richting van het midden van de lamelle te verlengen. Grief III stuit hier op af: het (ruimere) inzicht dat men een goot kan verkrijgen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken is in het onderhavige Europese octrooi van Peetere niet geoctrooieerd. 11. Omdat de in de conclusie van het onderhavige Europese octrooi opgenomen goot-constructie als specifiek moet worden aangemerkt, en niet mag worden verruimd tot elke goot die is verkregen door lamelle en langsprofiel te laten samenwerken, moet worden geconstateerd dat Atmos in haar Isolux-constructie voor een andere gootconstructie heeft gekozen door de goot te vormen met behulp van een min of meer L-vormig profiel, waarvan het korte been aansluit op de onderzijde van het langsprofiel, dat de lamelle omklemt, en waarvan het lange been is gepositioneerd aan de achterzijde van dat profiel, en wel zo dat het zich (slechts) boven het (denkbeeldige) verlengde van de lamelle uitstrekt. Deze andere constructie is ook principieel anders, en wel omdat bedoeld L-vormig profiel (gelijk Mr. Steinhauser in eerste aanleg, pleitnota, blz. 14/15, heeft gesteld) helpt bereiken dat wind en regen nauwelijks nog in de U-vormige dwarsorganen tussen de deksels (in de gesloten stand van het ventilatieluik) kunnen binnendringen. (Deze laatste stelling wordt in de memorie van grieven, onder 10, weliswaar bestreden met het argument dat het water niet voor het grootste deel naast de lamellen wordt afgevoerd, doch dat argument is ondeugdelijk: het voordeel, waar Mr. Steinhauser op doelt, manifesteert zich in het bijzonder tijdens of na een regenbui, wanneer de deksels van het ventilatieluik dicht zijn.) 12. Van geen belang is dat de Isolux-constructie mede gebruik maakt van het inzicht dat men een deksel kan vormen door een losse lamelle en (ten minste) twee U-vormige langsprofielen. Evenmin is van belang of de wijze waarop de lamelle in de Isolux-constructie (met slechts één flexibele strook aan de bovenzijde van de lamelle) wordt geklemd een wijze van klemming is, welke gelijkwaardig is aan de wijze waarop de lamelle volgens het octrooi (met twee flexibele stroken, één aan de bovenzijde en één aan de onderzijde van de lamelle) in de (U-vormige) langsprofielen is geklemd. De omstandigheid dat de in overweging 6 vermelde kenmerken in het onderhavige Europese octrooi van Peetere niet in op elkaar voortbouwende conclusies, zijn vervat, doch als combinatie in de eerste conclusie van dat octrooi zijn ondergebracht, brengt - in samenhang met hetgeen in overweging 8 is overwogen - mee dat de Isolux-constructie doordat daarin voor de in overweging 6 genoemde maatregel (b) een principieel andere oplossing is gekozen dan die welke specifiek in het octrooi is voorzien, in zijn geheel buiten de beschermingsomvang van het octrooi valt. 13. In het bijzonder grief VI vraagt aandacht voor de tekening die Atmos bij pleidooi in eerste aanleg heeft overgelegd. Blijkens die tekening staat (of stond) Atmos nog een variatie voor ogen, waarbij het lange been van het in de Isolux-constructie opgenomen L-vormig profiel aan de bovenzijde zó is omgebogen, dat het uiteinde daarvan zich (mede) uitstrekt boven de (eigenlijke) lamelle. Hierbij rijst in de eerste plaats de vraag, in hoeverre de vorderingen van partijen mede op een constructie overeenkomstig die tekening betrekking hebben: aan de oorspronkelijke vorderingen van Atmos (in conventie) ligt een constructie overeenkomstig die tekening niet ten grondslag, en Atmos heeft haar vorderingen in hoger beroep ook niet alsnog tot die tekening uitgebreid: zij deelt mede (memorie van antwoord, onder 10) dat de definitieve uitvoeringsvorm van de Isoluxconstructie inmiddels vaststaat en verwijst daarbij naar de bij de memorie van antwoord overgelegde productie 1, waarin het uiteinde van het lange been van het L-vormig profiel zich juist niet tot boven de eigenlijke lamelle uitstrekt; bovendien concludeert Atmos (simpelweg) tot bekrachtiging van het vonnis. Uit het procesdossier in eerste aanleg, zoals door partijen (en in het bijzonder Peetere) aan het hof overgelegd, blijkt niet dat Peetere aan zijn vorderingen in eerste aanleg ten grondslag heeft gelegd dat Atmos voornemens is een constructie toe te passen overeenkomstig die (blijkbaar bij pleidooi overgelegde) tekening. En in de memorie van grieven is een daartoe strekkende stelling al evenmin opgenomen, terwijl Peetere zijn vordering in hoger beroep (ten aanzien van het vonnis, voor zover in reconventie gewezen) beperkt heeft gehouden tot een vordering tot vernietiging van het vonnis en toewijzing van "de reconventionele vordering", welke vorderingen echter slechts betrekking hadden op de Isolux-constructie, zoals die op blz. 2c van het vonnis is weergegeven. Het hof concludeert hieruit dat een constructie volgens bedoelde bij pleidooi in eerste aanleg door Atmos overgelegde tekening niet in de rechtstrijd van partijen is betrokken, zodat het hof zich van een oordeel over een eventuele constructie volgens die tekening dient te onthouden. 14. Gelet op het voorgaande behoeven de grieven van Peetere geen verdere bespreking en dient het vonnis, waarvan beroep, te worden bekrachtigd. Enz.

9 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Beslissing Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Peeters in de kosten van het hoger beroep, welke kosten tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van Atmos worden begroot op ƒ 350,- aan griffierecht en ƒ 4.200,- voor salaris. Enz. Nr 87. President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 6 augustus (Histor/Master) Mr J.C. van Dijk. Art. 1 Benelux Merkenwet. De diverse Histormerken, zoals ook feitelijk door eiseres gebruikt, bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen om de relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar van eiseres (verfwaren) te onderscheiden. Deze merken zijn ook niet te eenvoudig om tot merk te dienen. Zij bezitten voldoende individualiteit. Zij worden niet bepaald door de aard van de verfwaar; het betreft geen technisch-functionele vorm die voor verfwaar onontbeerlijk is. Evenmin beïnvloeden de Histormerken de wezenlijke waarde van de waar. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het gaat vooral om de vraag waar merk en teken overeenstemmen en niet waar deze verschillen. De namen "Histor" en "Master" stemmen sterk overeen. Bij het TV-spel Lingo zou men drie roze stippen winnen voor de goede letters op de juiste plaats. Met de erkenning van de gelijkenis tussen de uitmonstering van de Masterverf en de Histormerken is tevens erkend dat de tekens van Master op zoveel punten (vooral op het oog, maar ook op het oor en in de geest van de waarnemer) juist ook in totaalbeeld overeenstemmen met de merken van Histor, bij beschouwing van merken en tekens elk in hun geheel en in onderling verband, dat het gevaar voor verwarring bij het grote publiek dat dergelijke verf koopt, aannemelijk is. Als bijzondere omstandigheid die dit associatiegevaar temeer mogelijk maakt, geldt dat gedaagde de kleuren en andere toevoegingen van eiseres aan de merken mede heeft nagevolgd. Nu gevaar voor verwarring aannemelijk is, ligt daarin besloten dat het publiek merken en tekens met elkaar associeert. De merken zijn beoordeeld zoals deze zijn gedeponeerd door de merkhouder. Bij beoordeling van de tekens is enkel uitgegaan van wat door gedaagde als tekens ter onderscheiding van zijn waren in feite wordt gebruikt. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Voorschot ad f op de schadevergoeding toegewezen. Sigma Coatings B.V. te Uithoorn, eiseres [in kort geding], procureur Mr P.A.M. Hendrick, tegen Wickes B.V. te Breda, gedaagde [in kort geding], gemachtigde Mr R.A. de Jonge te Utrecht. 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Partijen verhandelen ieder verf in blikken. Sigma verkoopt onder de merken van "Histor", Wickes onder de tekens van "Master". b. Sigma is houdster van de Benelux-merken die zijn ingeschreven onder de nummers (beeldmerk Histor), (blokband), (beeldmerk levend wit), (beeldmerk Histor exterieur), (woordmerk Histor) en (logo Histor). c. Wickes verhandelt Masterverf in uitmonsteringen die gelijken op die van Sigma. d. Sigma heeft Wickes tevergeefs gesommeerd inbreuk op haar merken te staken. 2. Sigma vordert - kort gezegd - het staken van inbreuk op haar merkrechten, en het anderszins jegens haar onrechtmatig handelen van Wickes, alsmede een verbod tot reclame voor verf onder het teken Master, steeds op straffe van een dwangsom. Voorts vordert Sigma een voorschot op schadevergoeding. 3. Wickes erkent de gelijkenis tussen de uitmonstering van de Masterverf en de Histormerken. Daarmee is tevens erkend dat de tekens van Master op zoveel punten (vooral op het oog, maar ook op het oor en in de geest van de waarnemer) juist ook in totaalbeeld overeenstemmen met de merken van Histor, bij beschouwing van merken en tekens elk in hun geheel en in onderling verband, dat het gevaar voor verwarring bij het grote publiek dat dergelijke verf koopt, aannemelijk is. Als bijzondere omstandigheid die dit associatiegevaar temeer mogelijk maakt, geldt dat Wickes de kleuren en andere toevoegingen van Sigma aan de merken mede heeft nagevolgd. Nu gevaar voor verwarring aannemelijk is, ligt daarin besloten dat het publiek merken en tekens met elkaar associeert. 4. De merken zijn beoordeeld zoals deze zijn gedeponeerd door de merkhouder. Bij beoordeling van de tekens is enkel uitgegaan van wat door Wickes als tekens ter onderscheiding van zijn Masterwaren in feite wordt gebruikt. 5. Tevergeefs betoogt Wickes dat de Histormerken zo zwak zijn dat dezen geen bescherming toekomt. De diverse Histormerken, zoals ook feitelijk door Sigma gebruikt, bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen, als bedoeld in artikel 14A sub 1 onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), om de relatief alledaagse en veelvuldig te gebruiken waar van Histor te onderscheiden. Sigma heeft bij de stukken gewaarmerkte afschriften gevoegd uit het register van Benelux-depots. De Histormerken zijn tussen partijen onbetwist en behoeven daarom geen beschrijving. Naar rechtsoordeel op voorhand, zijn deze merken niet te eenvoudig om tot merk te dienen. Zij bezitten, anders dan Wickes betoogt, voldoende individualiteit. De Histormerken worden niet bepaald door de aard van de verfwaar. Het betreft geen technisch-functionele vorm die voor verfwaar onontbeerlijk is. Evenmin ontberen de Histormerken bescherming omdat zij de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden. De merken zijn niet zo gebruikelijk dat zij niet onderscheidend kunnen werken. 6. Het gaat vooral om de vraag waar merk en teken overeenstemmen en niet, zoals Wickes betoogt, waar deze verschillen. De namen "Histor" en "Master" stemmen sterk overeen. Bij het TV-spel "Lingo" zou men drie roze stippen winnen voor de goede letters op de juiste plaats. 7. Op grond van het bovenstaande is aannemelijk dat door Wickes onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van tekens die met de diverse merken van Histor overeenstemmen, voor (onbetwist) dezelfde waren, als waarvoor de merken zijn ingeschreven. Wickes brengt immers tekens aan op waren van een ander merk dan Histor, terwijl die tekens inbreuk maken op de exclusieve rechten van Sigma. Het is onbetwist dat Sigma hierdoor de gestelde schade lijdt. 8. Sigma heeft, nu de norm gesteld onder 1 van onderdeel A van artikel 13 BMW is geschonden door Wickes, recht en belang bij na te melden voorziening. Het verbod tot iedere inbreuk impliceert het verbod tot verder onrechtmatig handelen op dit punt alsmede een verbod tot promotie van Master-producten, zodat geen bijzondere andere voorzieningen voor onrechtmatig handelen op die punten zijn vereist. Eventueel (dreigend) anderszins onrechtmatig handelen van Wickes, is niet door Sigma gesteld. De dwangsom wordt gesteld op maximaal 10 miljoen gulden. 9. Het gevraagde voorschot op schadevergoeding als bedoeld in artikel 13 onder A BMW is niet betwist, en kan dus worden toegewezen. Het bedrag tot voldoening

10 322 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 waarvan Wickes zal worden veroordeeld, geldt als voorschot ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn. 10. Wickes wordt, als de m het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing: 1. Gebiedt Wickes inbreuk op de merkrechten van Sigma te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van ƒ ,- voor elke overtreding, met een maximum van ƒ ,-. 2. Veroordeelt Wickes aan Sigma te voldoen een bedrag van ƒ ,- (...). 3. Veroordeelt Wickes in de kosten van het geding tot op deze uitspraak aan de zijde van Sigma begroot op ƒ407,95 aan verschotten, waaronder ƒ300,- aan vastrecht, en op ƒ 800,- salaris procureur. 4. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 5. Wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd. Enz. Nr 88. President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 7 augustus (Olympic) Mr T. Fransen. Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De behoefte aan een onmiddellijke voorziening gaat niet zonder meer verloren door de omstandigheid dat eiseres met het vragen van die voorziening heeft gewacht. Partijen moeten met elkaar kunnen onderhandelen zonder dat het recht wordt prijsgegeven om de president in kort geding te adiëren. Bovendien hebben een aantal winkeliers nog horloges als ten processe bedoeld in voorraad en bieden die ten verkoop aan. De mogelijkheid dat daaruit schade ontstaat is op zich al voldoende om een zaak spoedeisend te maken. Art. 4, aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet. Eiseres heeft een rechtscheppend depot verricht van het merk OLYMPIC. Van misleiding in de zin van artikel 4 onder 2 BMW is geen sprake. Daaraan doet niet af dat eiseres tevens een beeldmerk heeft gedeponeerd waarop mede vijf olympische ringen staan afgebeeld. Bovendien is er geen nietigheidsactie ingesteld. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Het horloge van eiseres voert in kapitalen de aanduiding OLYMPIC en het horloge van gedaagde in kapitalen de aanduiding SEIKO en daaronder minder prominent de toevoeging "olympic", waarmee de wijzerplaat van het horloge van gedaagde op dit onderdeel weliswaar in beschrijvende zin overeenstemt met die van eiseres maar niet in zodanige mate dat het horloge van gedaagde zich aldus niet in voldoende mate onderscheidt van dat van eiseres. Mede gelet op de inhoud van de rondom de horloges gevoerde publiciteit, het tijdelijke karakter van gedaagdes verkoopactie en de gelimiteerde oplage van de horloges, is komen vast te staan dat gedaagde de aanduiding "olympic" ook niet gebruikt om zich daarmee te onderscheiden van het horloge van eiseres, doch slechts om daarmee uit te dragen dat zij sponsor is van de Olympische Spelen 1992 en door het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van die Spelen. 1 ) Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Het gebruik van de toevoeging "olympic" wordt gerechtvaardigd door de bijzondere omstandigheid, dat gedaagde bevoegd is zich publiekelijk als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 te afficheren, waardoor van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij zich van dat gebruik onthoudt, ondanks de door dat gebruik mogelijk aan de merkhouder toe te brengen schade}) I. Arbeid Uurwerken B.V. te Amsterdam, eiseres pn kort geding], procureur Mr W. Haagman, advocaat Mr R.E. Jonen te Amsterdam, tegen 1. Seiko Nederland B.V. te Rotterdam, gedaagde [in kort geding], procureur Mr F.A. Tromp, advocaat Mr C.A.J. Crul te Amsterdam, en 2. Vereniging The International Olympic Committee te Lausanne, Zwitserland, en 3. Vereniging Het Nederlands Olympisch Comité te Arnhem, requiranten tot voeging, procureur Mr F. Waardenburg, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper te 's-gravenhage. 2. De vaststaande feiten. In dit kort geding wordt uitgegaan van de volgende feiten. 2.1 Arbeid is krachtens depot in de Benelux rechthebbende op het merk "olympic", ingeschreven onder nummer (beeldmerk) en (woordmerk) voor waren in onder andere de categorieën 9 en 14, zijnde dames- en herenhorloges en overige uurwerken. Arbeid brengt deze uurwerken sedert 1956 in de handel. 2.2 Het I.O.C. is de organisatie die voor de om de vier jaren plaatsvindende Olympische Spelen verantwoordelijk is; het N.O.C, is de Nederlandse ("dochterorganisatie die in het bijzonder betrokken is bij de Nederlandse deelneming aan Olympische Spelen. 2.3 Seiko brengt onder de naam "seiko" eveneens uurwerken in de handel en is door het I.O.C. benoemd tot exclusief en officieel tijdwaarnemer tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona en bevoegd dit wereldkundig te maken en in het kader daarvan promotie-aktiviteiten te ontplooien. Ter gelegenheid van deze Olympische Spelen heeft Seiko in een gelimiteerde oplage een serie sport-horloges uitgebracht: de "Seiko Olympic Collection 1992". De horloges zijn voorzien van een olympische gravure en verpakt in een olympische geschenkendoos: op de wijzerplaat van de horloges staat onder het merk "seiko" de aanduiding "olympic" en daaronder weer "Chronograph" of "World Timer". De koper ontvangt een certificaat waarop vermeld staat dat het gaat om een horloge uit een gelimiteerde oplage, speciaal gemaakt voor de Olympische Spelen. 3. De inzet van dit kort geding. 3.1 Stellende een spoedeisend belang te hebben bij de gevraagde voorziening vordert Arbeid - samengevat - dat Seiko op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt geboden: a. elk gebruik van het merk "olympic" te staken; b. het vonnis waarin Seiko wordt geboden het gebruik van het merk "olympic" te staken in zowel de vakbladen als in de week- en dagbladen te publiceren; c. haar afnemers te berichten dat de geleverde horloges inbreuk maken op de exclusieve rechten van Arbeid, tevens met verzoek die horloges aan Seiko te retourneren; d. aan Arbeid een lijst met afnemers toe te zenden. 3.2 Arbeid legt aan haar vorderingen in essentie de stellingen ten grondslag: (a) dat Seiko door gebruik te maken van het woord "olympic" inbreuk maakt op de bij uitsluiting aan Arbeid toekomende merkrechten, immers wordt het merk door Seiko, zonder toestemming van Arbeid, gebruikt voor soortgelijke waren als waarvoor het merk door Arbeid is ingeschreven en wordt gebruikt, althans maakt Seiko zonder geldige reden in het economisch verkeer gebruik van het merk onder zodanige omstandigheden dat aan Arbeid schade kan worden en wordt toegebracht; 1 ) Zie de noot aan het slot van het vonnis, blz. 324; Red.

11 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr (b) dat Arbeid van het inbreukmakend gedrag van Seiko schade ondervindt omdat de onderscheidende kracht van het merk van Arbeid wordt aangetast; immers het voor de Seiko horloges in dit geval kenmerkende deel ("olympic") is identiek aan de merknaam waaronder Arbeid haar produkten op de markt brengt; (c) dat Seiko zich niet kan beroepen op het van het I.O.C. verkregen recht om als exclusief en officieel tijdwaarnemer promotie-aktiviteiten te ontplooien omdat het I.O.C. (en met haar het N.O.C.) niet het recht heeft de ten processe bedoelde horloges in de handel te brengen en zij derhalve aan derden niet meer rechten kan overdragen dan zij zelf heeft. 4. Het verweer van Seiko, het I.O.C. en het N.O.C. Door Seiko en/of het I.O.C. en/of het N.O.C, zijn de volgende verweren gevoerd. 4.1 Arbeid heeft geen spoedeisend belang bij haar vorderingen: in de eerste plaats omdat Arbeid te lang gewacht heeft met het instellen van haar vordering en in de tweede plaats omdat de actie voorbij is en enkele winkels de horloges nog slechts mondjesmaat in voorraad hebben terwijl andere winkels inmiddels zijn uitverkocht; de groothandel heeft geen horloges meer in voorraad. 4.2 Het merk waarop Arbeid zich beroept kan misleiding teweegbrengen en dus aan nietigverklaring blootstaan als bedoeld in artikel 4 aanhef en sub 2 jo. art. 14A aanhef en sub lc van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna: BMW). Immers kan het merk van Arbeid de suggestie wekken dat (ook) deze produkten van Arbeid op basis van sponsoring of van enige andere relatie tot hét I.O.C, het N.O.C, of de Olympische Spelen in het verkeer worden gebracht. Arbeid werkt dit bovendien in de hand door in reclame-uitingen gebruik te maken van het symbool van de olympische ringen, op welk gebruik zij geen recht heeft. Daarom mag voorshands in dit tekort geding niet worden uitgegaan van geldigheid van het woordmerk "olympic" waarop Arbeid zich beroept. 4.3 Het merkenrecht berust op een afweging van - aan de ene kant - de gerechtvaardigde behoefte van ondernemers om hun produkten of diensten door een onderscheidingsteken ten opzichte van de produkten en diensten van anderen te individualiseren en - aan de andere kant - de gerechtvaardigde behoefte van andere ondernemers om vrij te kunnen beschikken over het scala van aanduidingen en refererende mededelingen die bij het aanbieden van produkten of diensten gebruikt kunnen worden en waarop concurrenten geen monopolierechten mogen claimen. In dit geval: door het woord "olympic" te kiezen belet Arbeid Seiko om op rechtmatige wijze tot uitdrukking te brengen dat Seiko in tegenstelling tot Arbeid wèl officiële betrekkingen met de Olympische Spelen onderhoudt. 4.4 Het bepaalde in artikel 13 A aanhef en onder 1. van de BMW moet worden gezien als "gebruik ter onderscheiding van waren en diensten" en is thans derhalve niet van toepassing omdat Seiko de aanduiding "olympic" niet gebruikt ter onderscheiding van haar waren van die van anderen, maar als verwijzing naar de Olympische Spelen. 4.5 Het bepaalde in artikel 13A aanhef en onder 2. van de BMW betreft ieder ander gebruik, zonder geldige reden, onder omstandigheden die schade kunnen opleveren voor de merkhouder en is thans evenmin van toepassing. Voorzover Arbeid inderdaad schade lijdt beroept Seiko zich op het feit dat zij door het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van de Olympische Spelen van 1992 te Barcelona en bevoegd is dit uit te dragen. Seiko doet dit door op een bescheiden plaats op de wijzerplaat van haar horloges het woord "olympic" te gebruiken. 5. De beoordeling. 5.1 Gelet op artikel 37 BMW wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de President van deze rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen daar Seiko is gevestigd binnen het arrondissement Rotterdam. 5.2 Het verweer dat Arbeid geen spoedeisend belang heeft omdat zij te lang zou hebben gewacht en dat de aktie inmiddels voorbij is, wordt verworpen. De behoefte aan een onmiddellijke voorziening gaat niet zonder meer verloren door de omstandigheid dat Arbeid met het vragen van die voorziening heeft gewacht. Partijen moeten met elkaar kunnen onderhandelen zonder dat het recht wordt prijsgegeven om de president in kort geding te adiëren. Door Arbeid is onweersproken gesteld dat zij geprobeerd heeft om met Seiko in minnelijk overleg tot een oplossing te geraken, zodat wij van de juistheid van die stelling uitgaan. De bereidwillige houding van Arbeid mag er niet toe leiden dat zij thans het slachtoffer wordt van haar eigen welwillendheid. Bovendien is ter terechtzitting aannemelijk geworden, dat een aantal winkeliers nog horloges als ten processe bedoeld in voorraad hebben en ten verkoop aanbieden. De mogelijkheid dat uit de verkoop schade ontstaat voor Arbeid is op zich al voldoende om een zaak spoedeisend te maken. 5.3 Anders dan gedaagden stellen (zie 4.2) gaan Wij ervan uit dat Arbeid voor wat betreft de (woord)- merknaam "olympic" een rechtscheppend depot heeft verricht. Van misleiding in de zin van artikel 4 sub 2 BMW is naar Ons voorlopig oordeel geen sprake. Bovendien hebben noch Seiko noch andere belanghebbenden (waaronder gedaagden) een nietigheidsaktie op grond van artikel 14A sub 1 sub a (of c) BMW, waaraan geen termijn is verbonden, ingesteld. Mede gelet hierop gaat het in dit kort geding te ver om de geldigheid van het onder nr gedeponeerde woordmerk olympic" in twijfel te trekken. Daaraan doet niet af dat Arbeid onder nr een beeldmerk heeft gedeponeerd waarop mede vijf olympische ringen staan afgebeeld. 5.4 In dit kort geding staat daarom thans centraal de vraag of het gebruik door Seiko van de met het merk van Arbeid ("Olympic") overeenstemmende aanduiding "olympic" valt onder "het gebruik" voor waren als bedoeld in artikel 13A sub 1 BMW dan wel onder "elk ander gebruik" als bedoeld in artikel 13A sub 2 BMW. 5.5 Artikel 13A aanhef en sub 1 BMW. Beschouwing van de horloges van partijen leert dat het horloge van Arbeid in kapitalen de aanduiding "OLYM PIC" voert en het horloge van Seiko in kapitalen de aanduiding "SEIKO" en daaronder minder prominent de toevoeging "olympic", waarmee de wijzerplaat van het horloge van Seiko op dit onderdeel weliswaar in beschrijvende zin overeenstemt met die van Arbeid maar naar Ons voorlopig oordeel niet in zodanige mate dat het horloge van Seiko zich aldus niet in voldoende mate onderscheidt van dat van Arbeid. Arbeid kan zich derhalve niet met vrucht beroepen op artikel 13A aanhef en sub 1 BMW. 5.6 Mede gelet op de inhoud van de rondom de horloges gevoerde publiciteit, het tijdelijke karakter van Seiko s verkoopaktie en de gelimiteerde oplage van de horloges is komen vast te staan dat Seiko de aanduiding "olympic" ook niet gebruikt om zich daarmee te onderscheiden van het horloge van Arbeid doch slechts om daarmee uit te dragen dat zij sponsor is van de Olympische Spelen 1992 en door het I.O.C. is aangewezen als de officiële tijdwaarnemer van die Spelen. 5.7 Artikel 13A aanhef en sub 2 BMW. Bij de toepassing van het tweede onderdeel spelen de volgende elementen een rol: dat "bij ander gebruik" schade aannemelijk is, tenzij de aangesprokene kan aantonen dat zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke aan dat gebruik het in beginsel onrechtmatig karakter ontnemen, en dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken dat van hem in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zich - niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder

12 324 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 toegebrachte schade - van dat gebruik onthoudt. 5.8 Arbeid heeft ten betoge dat de mogelijkheid van schade bestaat in het bijzonder aangevoerd, dat het onderscheidend vermogen wordt aangetast. Die mogelijkheid is niet geheel denkbeeldig te achten. Daar tegenover staat dat Seiko naar Ons voorlopig oordeel aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de toevoeging "olympic" wordt gerechtvaardigd door een zodanig bijzondere omstandigheid, dat van haar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij zich van dat gebruik onthoudt, ondanks de door dat gebruik mogelijk aan de merkhouder toe te brengen schade. De bijzondere omstandigheid en noodzaak als hiervoor bedoeld is daarin gelegen dat Seiko, een internationaal vermaard fabrikant van horloges en andere tijdmeetinstrumenten, als officieel sponsor van de Olympische Spelen 1992 optreedt en bevoegd is zich publiekelijk als zodanig en als officieel tijdwaarnemer van die Olympische Spelen te afficheren, hetgeen naar Ons voorlopig oordeel het gebruik van het woord "olympic" op de horloges, die Seiko in een beperkte oplage in het kader van de Olympische Spelen ten verkoop aanbiedt, rechtvaardigt. Daarbij hebben wij tevens in aanmerking genomen dat de aanduiding "olympic" op de wijzerplaat minder prominent staat afgebeeld dan de merknaam "seiko" en de aanduiding ook overigens - naar is gebleken in de door Seiko verspreide folders, alsmede in de ter zitting getoonde Ster-spot en andere reclamemateriaal - in een naar de Olympische Spelen 1992 verwijzende context en steeds in samenhang met de merknaam "seiko" wordt gebruikt. 5.9 Uit het hiervoor overwogene volgt, dat de vorderingen van Arbeid zullen worden afgewezen. Arbeid zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. 6. De beslissing. De President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam rechtdoende in kort geding: Wijst af de vordering van Arbeid. Veroordeelt Arbeid in de kosten van dit kort geding, tot op heden aan de zijde van Seiko begroot op ƒ 250,- aan verschotten en op ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur en aan de zijde van het I.O.C. en het N.O.C, in totaal begroot op ƒ250,- aan verschotten en op ƒ 1.200,- aan salaris voor de procureur. Enz. ') Onderscheiden, misleiden en beschrijven. Tegen de tijd dat de Olympische Spelen worden gehouden, brengt men net als wanneer de WK-voetbal plaatsvinden, produkten in het verkeer die op de een of andere wijze naar die spelen verwijzen. Daarbij zal men ook gebruik maken van het woord "olympisch" of het Engelse "olympic". Dat gegeven op zich betekent niet dat niemand een merkrecht op OLYMPIC kan vestigen, bijvoorbeeld omdat het misleidend zou zijn. Daar staat tegenover, dat degene die een merkrecht op dat woord heeft gevestigd, zich niet kan verzetten tegen een gebruik van het woord in de betekenis die het heeft, dus in beschrijvende of toespelende zin. Dat beginsel vinden we in het Juicy Fruit arrest van het BenGH (B.I.E. 1983, p. 63) tot uitdrukking gebracht, maar ook in artikel 2 BMW, dat het de drager van een naam toestaat die naam te gebruiken ondanks het bestaan van een daarmee overeenstemmend merk, mits niet als merk. In de onderhavige zaak diende mitsdien te worden onderzocht of Seiko "olympic" als merk gebruikte. Neen, vond de rechter. Daarover kun je echter van mening verschillen. Uit het vonnis blijkt immers, dat Seiko "olympic" in kleinere letters direct onder haar in grote letters afgebeelde merk SEIKO had vermeld. Verdedigbaar is dat zij daarmede het merk SEIKO OLYMPIC gebruikt. Er zou duidelijk slechts sprake zijn geweest van een gebruik in beschrijvende zin, wanneer een aanduiding als "olympic sponsor" o.i.d. ware gebruikt. Het lijkt een gelukkiger oplossing in dit soort gevallen de overeenstemming van de hand te wijzen, zoals de president - eigenlijk ten overvloede - deed. De wijze waarop hij de overeenstemming beoordeelt, is echter niet juist. Hij vergelijkt de beide wijzerplaten met elkaar, in plaats van het gebruik dat Seiko maakt van het teken OLYMPIC te vergelijken met het merk, zoals het gedeponeerd is. Voor wat betreft de toetsing aan artikel 13A, lid 1 onder 2 meent de president dat Seiko een geldige reden heeft. Het is de vraag of die benadering spoort met het zware "onoverkomelijke noodzaak"-criterium van het BenGH (Klarein, B.I.E. 1975, p. 183). Hij kwalificeert die onoverkomelijke noodzaak als een "bijzondere omstandigheid". Het lijkt mij niet vol te houden dat er voor Seiko een noodzaak is op deze wijze mede te delen dat zij sponsor is. Ook hier zal de oplossing gezocht moeten worden in de afwezigheid van overeenstemming. Nr 89. President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 21 februari (ANP/NPA) Mr E.J. Numann. Ste. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering j art. 13 onder A Benelux Merkenwet. Omdat in hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat in een hoofdprocedure de vervallenverklaring van gedaagdes recht op het merk NPA zal worden uitgesproken met doorhaling van het depot daarvan, zal in dit kort geding verder aan het bestaan van dat depot worden voorbijgegaan. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMW. Niet aannemelijk is dat gedaagde de afkorting NPA slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt. Het mag als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat persbureaus en andere organisaties die nieuwsvoorziening verzorgen, zoals gedaagde, hun berichten op de telex-, fax- en computernetwerken vergezeld doen gaan van hun, veelal afgekorte naam, die dan niet slechts de nieuwsbron - en daarmede de betreffende onderneming - aanduidt, doch tevens de door die onderneming geleverde dienst onderscheidt. Een aanwijzing daarvoor vormt ook het feit dat gedaagde aanleiding heeft gevonden NPA als dienstmerk te deponeren. Gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk ANP, vertonen dit merk en het teken NPA elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de afkorting NPA associaties worden gewekt met het merk ANP. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Het gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden levert geen geldige reden op voor het gebruik nu van de niet eerder gehanteerde afkorting NPA als handelsnaam. Stichting Algemeen Nederlands Persbureau ANP te 's-gravenhage, eiseres [in kort geding], procureur Mr G.M.H. Hoogvliet, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te

13 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Amsterdam, tegen Coöperatieve Vereniging Gemeenschappelijke Pers Dienst/Netherlands Press Association W.A., thans geheten: Nederlandse Pers Associatie (NPA)/Netherlands Press Association W.A. te 's-gravenhage, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R. Laret. 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Eiseres is opgericht in 1934 en is sedertdien werkzaam als persbureau dat als zodanig diensten verleent op het gebied van nieuwsvoorziening ten behoeve van de pers en van andere media, dat sedert tientallen jaren belast is met de redaktie, produktie en presentatie van de nieuwsbulletins op de Nederlandse radio, bekend als de "Radionieuwsdienst ANP" en dat daarnaast aanverwante diensten verricht in de vorm van nieuwstelefoonlijnen, Teletekst-nieuwspagina's en foto- en grafiekendiensten. Eiseres geniet, in het bijzonder onder de haar handelsnaam "ANP", hier te lande vanouds grote bekendheid en een zeer goede reputatie. b. Eiseres is gerechtigde tot enkele Benelux-depots van dienst(woord)merken, waaronder "ANP-NIEUWS- TELEFOON", "ANP-SPORTLIJN" en "RADIO NIEUWSDIENST VERZORGD DOOR HET ANP", welke dateren van 1987 (met een beroep op verkregen recht, teruggaande tot 1986, resp. 1976). Op 22 december 1993 heeft eiseres voorts bij het Benelux-Merkenbureau een depot verricht van het dienst(woord)merk "ANP" voor - kort gezegd - onafhankelijke nieuwsdiensten d.m.v. tekst, beeld en geluid, alsmede het uitzenden van radio- en televisieprogramma's en het maken van fotografische werken. c. Gedaagde is in 1936 als vereniging opgericht onder de naam "GEMEENSCHAPPELIJKE PERSDIENST" als samenwerkingsverband van dagbladuitgevers, met als taak het verzorgen van de nieuwsvoorziening voor de leden. In 1985 heeft gedaagde haar rechtsvorm omgezet in een coöperatieve vereniging W.A. en haar statutaire naam gewijzigd in "COÖPERATIEVE VERENIGING GEMEENSCHAPPELIJKE PERSDIENST/NETHER- LANDS PRESS ASSOCIATION W.A.". d. Op 14 januari 1987 heeft gedaagde bij het Benelux-Merkenbureau het dienst(woord)merk "NPA" gedeponeerd voor (onder meer) het vergaren en distribueren van berichten en voor persagentschappen. Bij dat depot is, op de voet van het bepaalde in art. 41 Benelux-Merkenwet (BMW), een beroep gedaan op een verkregen recht sedert Eiseres heeft intussen gedaagde voor deze rechtbank gedagvaard (dan wel zal dit op korte termijn doen) terzake van vervallenverklaring van het evenbedoelde merkrecht ingevolge art. 5 sub 3 BMW en doorhaling van de inschrijving. e. Eind 1992 werd het voornemen bekend van gedaagde en de "Stichting Pers Unie" - eveneens een samenwerkingsverband van dagbladen - om tot een samengaan te geraken. Aan dat voornemen is uitvoering gegeven doordat de Persunie per 1 januari 1994 is opgehouden te bestaan en is opgegaan in gedaagde. Bij die gelegenheid heeft gedaagde haar naam gewijzigd in "NEDERLANDSE PERS ASSOCIATIE (NPA)/ NETHERLANDS PRESS ASSOCIATION". f. Gedaagde heeft zich, in elk geval tot 1985, bij gebruik van een afkorting altijd aangeduid als "GPD". Thans bedient zij zich van de afkorting "NPA". 2. Tegen dit laatste - het gebruik van de afgekorte aanduiding "NPA" - keert eiseres zich in dit kort geding. Zij doet haar vordering steunen zowel (met een beroep op haar handelsnaam "ANP") op art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) als (met een beroep op haar recht op het dienstmerk "ANP") op art. 5a Hnw en art. 13A BMW en voert daartoe aan - voor wat betreft de ingeroepen handelsnaam - dat de door gedaagde gevoerde handelsnaam "NPA" slechts in geringe mate afwijkt van haar handelsnaam en merk "ANP" en dat als gevolg daarvan verwarring bij het publiek te duchten is. Aan haar op art. 13 A BMW gebaseerde vordering legt eiseres de stelling ten grondslag dat het door gedaagde gebruikte teken "NPA" overeenstemt met haar merk "ANP" en wordt gebruikt ter onderscheiding van de diensten waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven, resp. door gedaagde wordt gebruikt onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres daardoor schade kan worden toegebracht. Bij dit alles acht eiseres gedaagdes merkinschrijving, bedoeld in r.o. 1 onder d., zonder betekenis, gelet op de door haar ingestelde vordering tot vervallenverklaring van dat merkrecht en doorhaling der inschrijving. 3. Gedaagde voert gemotiveerd verweer, dat, voor zover nodig, hierna aan de orde zal komen. Dat eiseres een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen heeft is door gedaagde niet betwist en volgt ook uit de aard van het gevorderde. De bevoegdheid van de president van deze rechtbank volgt uit het bepaalde in art. 37A BMW. 4. Vooropgesteld moet worden dat gedaagde de stelling van eiseres dat zij zich ook na haar naamswijziging van 1985 in afgekorte vorm als "GPD" is blijven aanduiden en de afkorting "NPA" eerst sedert de fusie tussen GPD en SPU is gaan gebruiken, niet weersproken heeft. Gedaagde heeft in dit verband slechts aangevoerd dat zij reeds tientallen jaren, ook in Nederland, mede de naam "Netherlands Press Association" voert, doch niet dat de toenmalige, alom als "GPD" bekend staande Gemeenschappelijke Persdienst zich ook van de afkorting "NPA" bediende. Van hantering van die afkorting binnen het Benelux-gebied is ook niet gebleken; integendeel vermeldt gedaagdes briefpapier, zoals zij dat drie maanden geleden nog gebruikte (prod. 2 eiseres), slechts de afkorting "GPD". Dat brengt mede dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten is dat in de in r.o. 1 onder d. bedoelde procedure de vervallenverklaring van gedaagdes recht op het merk "NPA" zal worden uitgesproken met doorhaling van het depot daarvan. In dit kort geding zal daarom verder aan het bestaan van dat depot worden voorbijgegaan. 5. Allereerst zal de merkenrechtelijke grondslag van de vordering worden onderzocht. Afgezien van de (hierna te bespreken) vraag of "ANP" en "NPA" overeenstemmende tekens in de zin van art. 13A BMW zijn, is daarvoor van belang of gedaagde de gewraakte afkorting slechts als handelsnaam gebruikt, zoals zij stelt, of mede ter onderscheiding van haar diensten, zoals eiseres betoogt. In het laatste geval kan eiseres zich immers - aangenomen dat de tekens overeenstemmend geoordeeld moeten worden - ingevolge art. 13A onder 1 BMW zonder meer tegen zodanig gebruik verzetten, terwijl haar dat recht blijkens art. 13A sub 2 BMW tegen handelsnaamgebruik slechts toekomt indien het bestreden gebruik plaatsvindt zonder geldige reden, in het economisch verkeer en onder zodanige omstandigheden dat aan eiseres schade kan worden toegebracht. 6. Dat gedaagde de afkorting "NPA" slechts ter aanduiding van haar onderneming gebruikt is niet aannemelijk. Het mag als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat persbureaus en andere organisaties die nieuwsvoorziening verzorgen, zoals gedaagde, hun berichten op de telex-, fax- en computernetwerken vergezeld doen gaan van hun, veelal afgekorte, naam, die dan niet slechts de nieuwsbron - en daarmede de betreffende onderneming - aanduidt, doch tevens de door die onderneming geleverde dienst onderscheidt. Een aanwijzing daarvoor vormt ook het feit dat gedaagde aanleiding heeft gevonden "NPA" als dienstmerk te deponeren. Indien overeenstemming van de tekens aanwezig geoordeeld moet worden, dient gedaagde het gebruik van het teken "NPA" ter onderscheiding van haar diensten derhalve in elk geval te staken. 7. Tegen het gebruik van "NPA" als handelsnaam kan

14 326 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 eiseres zich op grond van haar merkrecht slechts verzetten indien aan de aan het slot van r.o. 5 genoemde voorwaarden is voldaan. Gedaagde heeft niet willen bestrijden dat bedoeld gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer. Wel betwist zij zonder geldige reden te handelen, waartoe zij zich erop beroept dat zij reeds tientallen jaren, ook in Nederland, zonder bezwaar van welke zijde ook, (mede) de benaming "Netherlands Press Association" voert en dat "NPA" daarvan de logische afkorting is. 8. Dat betoog kan gedaagde niet baten, aangezien het gebruik van de (handels)naam "Netherlands Press Association" in het verleden geen geldige reden oplevert voor het gebruik van de niet eerder gehanteerde afkorting "NPA" thans, al was het slechts omdat aan gedaagde andere mogelijkheden tot afkorting van haar handelsnaam ten dienste staan, die in elk geval niet geacht kunnen worden overeen te stemmen met het merk van eiseres, zoals (het namens eiseres gesuggereerde) "NEPA", of bijvoorbeeld "NEPAS". 9. De vraag of het gebruik van de handelsnaam "NPA" door gedaagde onder zodanige omstandigheden plaatsvindt dat eiseres schade kan worden toegebracht, lost zich op in de hierna te bespreken kwestie van de overeenstemming der tekens. Indien overeenstemming tussen eiseresses merk en gedaagdes handelsnaam moet worden aangenomen (bij gelijksoortigheid van de geleverde diensten), behoeft het immers geen nader betoog dat het gebruik van die alsdan als verwarringwekkend te bestempelen handelsnaam schadelijk voor eiseres kan zijn. Het voeren van die handelsnaam is gedaagde in dat geval ook ingevolge art. 5a Hnw niet toegestaan. Dat de diensten ter onderscheiding waarvan eiseres haar merk gebruikt voor een deel - nieuwsvoorziening aan dagbladen - dezelfde, althans soortgelijk zijn aan de diensten die gedaagde levert, is in dit geding niet bestreden. 10. Het vorenoverwogene brengt mede dat voor de toewijsbaarheid van de (merkenrechtelijke) vordering van eiseres beslissend is of het merk "ANP" en het teken "NPA" overeenstemmend zijn in de zin van de BMW. De daarvoor te hanteren maatstaf is of, mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van het merk "ANP", dit merk en het teken "NPA", elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, geconfronteerd met de afkorting "NPA" associaties worden gewekt met het merk "ANP". 11. Naar het voorlopig oordeel van de president is dat het geval. Het gaat hier niet om twee volgens de normale (taal)morfologische regels uit dezelfde letters gevormde woorden, doch om twee afkortingen die uit dezelfde drie letters zijn opgebouwd (waarvan de combinatie NP in die volgorde in beide afkortingen voorkomt). Het is een algemene ervaringsregel dat bij het (visueel of auditief) waarnemen van afkortingen geringe met andere afkortingen bestaande verschillen minder gemakkelijk worden opgemerkt - waardoor bij het reproduceren daarvan ook eerder vergissingen worden gemaakt - dan in het geval van normaal uitspreekbare (d.w.z. naar de regels der morfologie gevormde) woorden. Aan gedaagde kan worden toegegeven dat een verschillende aanvangsletter dat associatiegevaar kan verminderen, doch daar staat in het onderhavige geval tegenover dat de aanduiding "ANP" hier te lande zeer grote bekendheid geniet en - naar namens gedaagde ook is betoogd - onmiddellijk met eiseres en haar nieuwsvoorziening in verband wordt gebracht, zodat het een zeer grote onderscheidende kracht bezit. 12. Gedaagdes stelling dat het in aanmerking komende publiek - afgezien van incidentele leveranciers van meubilair en dergelijke om wier associaties eiseres zich ook wel niet zal bekommeren - slechts bestaat uit haar eigen leden en potentiële nieuwsbronnen en daarmede uit "welingelichte" personen, die voldoende op de hoogte zijn van de bestaande persbureaus om niet aan de gevreesde associatie ten prooi te vallen, gaat niet op. Die veronderstelling wordt reeds gelogenstraft door tenminste twee van de door eiseres aangetoonde gevallen van verwarring (prod. 9 en 10), waarbij een voor gedaagde bestemde en haar naam, resp. "NPA" dragende envelop voorzien was van een adres (postbusnummer) van eiseres, welke zendingen afkomstig waren van onderscheidenlijk de Provinciale Zeeuwse Courant (lid van gedaagde zelf) en de NOS. Bovendien kan niet staande worden gehouden dat het relevante publiek uitsluitend uit de door gedaagde genoemde categorieën van deskundigen bestaat, aangezien toch ook met zekere regelmaat burgers van buiten de perswereld - besturen van allerlei instellingen en organisaties bijvoorbeeld - persberichten willen doen uitgaan naar het ANP en dan, niet of minder goed op de hoogte dan de in de perswereld ingevoerden, het slachtoffer van een vergissing kunnen worden. Tenslotte behoren ook de lezers van kranten die bij hun berichtgeving de bron plegen te vermelden tot het relevante publiek: regelmatige confrontatie van die lezers met vermelding van de nieuwsbron NPA zal afbreuk doen aan de onderscheidende kracht van het merk ANP. Gedaagde heeft er ook nog op gewezen dat aan associatie in de weg staat dat bij de afkorting ANP het lidwoord "het" behoort en bij NPA het lidwoord "de". Nog afgezien daarvan dat er niet op kan worden vertrouwd dat het taalgebruik van anderen in dit opzicht steeds correct zal zijn (getuige bijvoorbeeld het lot van het tegenwoordig dikwijls als "het NRC" aangeduide dagblad), werpt dit argument geen gewicht in de schaal, nu afkortingen van persbureaus als herkomstaanduiding van nieuwsberichten in de regel juist zonder lidwoord worden gebezigd (zoals de door eiseres als prod. 6 overgelegde kranteberichten ook laten zien). 13. Al het vorenoverwogene leidt tot de slotsom dat gedaagde met het voeren van de handelsnaam en van het merk "NPA" binnen de Benelux inbreuk maakt op eiseresses uitsluitende recht op haar merk "ANP". Het leidt voorts tot het oordeel dat gedaagde met het voeren van die handelsnaam mede inbreuk maakt op het recht van eiseres op haar handelsnaam "ANP", nu eerstgenoemde slechts in geringe mate afwijkt van laatstgenoemde, beide partijen landelijk werkzaam zijn en, zoals reeds werd overwogen, door het gebruik van die naam bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van eiseres en gedaagde te duchten valt. 14. Het gevraagde verbod is derhalve, invoege als na te melden, toewijsbaar, zij het dat gedaagde enig respijt zal worden gegund. Als de in het ongelijk gestelde partij dient gedaagde in de proceskosten te worden verwezen. Beslissing: De President Verbiedt gedaagde ingaande vier weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen het Benelux-gebied als handelsnaam dan wel als merk van de aanduiding "NPA", dan wel van enige andere met het merk "ANP" van eiseres overeenstemmende aanduiding, dan wel van een andere niet of slechts in geringe mate van eiseresses handelsnaam "ANP" afwijkende handelsnaam; Bepaalt dat gedaagde een dwangsom zal verbeuren van ƒ ,- voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel van ƒ5.000,- voor iedere dag dat gedaagde dit verbod mocht overtreden, zulks ter keuze van eiseres; Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 1.790,-; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

15 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr Nr 90. Gerechtshof te 's-gravenhage, 22 april (testkamers) Mrs J.J. Brinkhof, R.A. Grootoonk en M. Wellink-Volmer. Art. 2 onder 1 Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Niet aannemelijk geacht dat de vierkante vorm van de testkamers die deel uitmaken van het als model gedeponeerde diagnostisch testmateriaal noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, nu blijkt dat met elke niet ronde ("patchtest"-) vorm hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met de vierkante. Art. 4, aanhef en onder 1, aanhef en sub a BTMW. Zelfs als de door HAL ingeroepen, in landen als de V.S. en Canada verleende octrooien betrekking zouden hebben op vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige twee modellen of daarmee slechts ondergeschikte verschillen zouden vertonen, is het bestaan van die octrooien in die landen op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de Benelux aannemelijk te oordelen. Hetzelfde geldt voor de overige door HAL overgelegde bescheiden: zie nader het arrest. Gezien de gemotiveerde betwisting door Van der Bend van de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van diagnostische testkamertjes met de vierkante vorm zonder en met hechtpleister in de Benelux voor de depotdata, had het op de weg van HAL gelegen bescheiden over te leggen die die bekendheid alsnog aannemelijk konden maken. Art. 14 onder 1 BTMW. Voor de vraag of slechts sprake is van ondergeschikte verschillen is van belang dat het produkt van HAL en het produkt waarvan het uiterlijk door Van der Bend als model gedeponeerd is, dezelfde gebruiksfunctie hebben. Het feit dat het uiterlijk van het produkt van HAL en het door Van der Bend gedeponeerde model in hoofdzaak overeenstemmen, omdat deze elk in zijn geheel beschouwd, zoveel gelijkenis vertonen dat daardoor, mede gezien voornoemde identieke gebruiksfunctie, het publiek de bedoelde produkten gemakkelijk met elkaar zal kunnen verwarren, is voldoende om aan te nemen dat het produkt van HAL een uiterlijk vertoont dat met het door Van der Bend gedeponeerde model slechts ondergeschikte verschillen vertoont. De door HAL genoemde punten van verschil kunnen daaraan niet afdoen omdat deze van zo ondergeschikte betekenis zijn in het totaalbeeld dat het model en het uiterlijk van het produkt van HAL elk bij het publiek zal achterlaten, dat deze worden overheerst door de punten van overeenstemming daarin. Daarbij komt dat de door HAL genoemde verschillen in grootte van de pleister en die van de kamertjes reeds irrelevant zijn omdat uit het inschrijvingsbewijs van het gedeponeerde model - en daar gaat het om - blijkt dat (bepaalde) afmetingen niet (als kenmerkende eigenschap) zijn vermeld. Van der Bend B.V. te Brielle, appellante [in kort geding], procureur Mr S. de Wit, advocaat Mr R.H. Stam te 's-gravenhage, tegen 1. Haarlems Allergenen Laboratorium B.V. te Haarlem, en 2. HAL Allergenen Laboratorium B.V. te Haarlem, geïntimeerden [in kort geding], procureur Mr E. Kars, advocaat Mr E. Bongers te Haarlem. a) President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 26 augustus 1991 (Mr H.J. van den Hul). 4. Beoordeling van het geschil 4.1 De President ontleent zijn bevoegdheid op grond van artikel 29 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) aan de woonplaats van gedaagde sub HAL heeft onweersproken gesteld dat het litigieuze testmateriaal door haar in de handel wordt gebracht. Gedaagde sub 1 is slechts de holding en heeft niets met het in het verkeer brengen van testmateriaal van doen. De vorderingen voorzover gericht tegen gedaagde sub 1 zullen daarom worden afgewezen met veroordeling van Van der Bend in de kosten van gedaagde sub 1, begroot op nihil. 4.3 Vervolgens stelt HAL dat de door Van der Bend verrichte depots nietig zijn op grond van art. 2 lid 1 BTMW omdat de vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Dit verweer slaagt. In de door Van der Bend overgelegde brochure "Van der Bend square chambers" staat ondermeer te lezen: "Deze nieuwe patch test chamber combineert alle voordelen van de chamber-technieken: VIERKANTE VORM. Dit is één van de differentieel diagnostische kenmerken, die bij contactallergisch onderzoek een "delayed-type" allergische reactie onderscheiden van een toxische reactie. BETERE AFDRUK OP DE HUID. gebruik van square chambers geeft een betere indicatie via de afdruk op de huid na verwijderen van de patchtesters." In de door HAL overgelegde brochure van de zelfde naam heet het: "The new test chamber combines all the advantages of chamber technique with a square application area for the allergen. This makes it easier to differentiate between allergie test reactions and toxic reactions, since an allergie reaction often results in a more diffuse, circular skin infiltration, while a toxic reaction causes local tissue damage that corresponds to the shape of the test chamber". Hieruit blijkt dat de karakteristieke kenmerken van de modellen van Van der Bend, en met name de vierkante vorm, ook naar de woorden van Van der Bend zelf noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technisch effect. Niet gezegd kan worden dat de gekozen vorm (uitsluitend) dient om het produkt van Van der Bend zich te laten onderscheiden van de produkten van anderen door middel van de onderscheidende kracht van het uiterlijk van zijn produkt. Weliswaar stelt van der Bend dat ook met andere vormen dan de vierkante hetzelfde technisch effect kan worden bereikt, maar de president is met HAL van oordeel dat deze vormen (gedacht kan worden aan veelhoeken anders dan het vierkant) daartoe minder geschikt zijn. 4.4 De conclusie luidt dat de depots van Van der Bend reeds op de hier aangevoerde grond een eventuele nietigheidsactie niet zullen overleven. Het verweer van nietnieuwheid van de gedeponeerde modellen kan dus buiten beschouwing blijven. Eveneens kan buiten beschouwing blijven of het produkt van HAL inbreuk maakt op het (in dit geval uitsluitend relevante) depot van 5 juli 1988 of daar mee meer dan ondergeschikte verschillen vertoont. 4.5 De door Van der Bend gevraagde voorzieningen dienen dus te worden geweigerd, met veroordeling van Van der Bend in de kosten van deze procedure. Beslissing De president, rechtdoende in kort geding: Verleent het gevraagde verstek tegen gedaagde sub 2. Weigert de gevraagde voorzieningen. Veroordeelt Van der Bend in de kosten van deze procedure, aan de zijde van gedaagden tot op deze

16 328 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 uitspraak begroot op nihil en aan de zijde van verweerster op ƒ 950,-. Enz. b) Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 3. Nu Van der Bend geen grief richt, noch bezwaar maakt tegen de afwijzing door de President van haar vordering jegens geïntimeerde sub 1, is het hof met laatstgenoemde van oordeel dat zij ten onrechte in het onderhavige hoger beroep is gedagvaard. Derhalve zal Van der Bend niet ontvankelijk worden verklaard in haar appel jegens en veroordeeld worden in de proceskosten van geïntimeerde sub 1, welke op nihil begroot worden. 4. Onder de feiten - sub 2 van het vonnis - staat vermeld dat Van der Bend rechthebbende (onder meer) in de Benelux is (onder andere) op een model (voor het uiterlijk van diagnostisch testmateriaal) gedeponeerd op 31 augustus 1984 onder nr. DM/ Uit het - in beide instanties - overgelegde inschrijvingsbewijs van dit depot blijkt dat het hier gaat om een internationaal depot dat zich juist niet uitstrekt tot de Benelux, maar waarbij een beroep gedaan is op prioriteit gegrond op het Benelux-depot d.d. 12 maart 1984, nr , van welk depot ook een inschrijvingsbewijs is overgelegd. Nu in het vonnis sub 2 staat dat Van der Bend op grond van eerstgenoemd modeldepot rechthebbende in de Benelux is en dat HAL in de Benelux testmateriaal op de markt brengt, kan de President - en ook Van der Bend in haar inleidende dagvaarding - geen ander depot bedoeld hebben dan het ook uit 1984 daterende Benelux-depot en berust de vermelding van een ander(e) dag, maand en nummer op een vergissing. Deze visie blijkt ook uit de op dit punt onweersproken pleitnotities in eerste instantie (bv. sub 6, 17, 18, 19, 20 en 23) van de zijde van Van der Bend en uit de - onweersproken - bevestiging van deze visie ten pleidooie in hoger beroep van diezelfde zijde. 4.1 Gezien het feit dat voornoemd beroep op prioriteit voor het internationale depot gebaseerd is op het Benelux-depot, gaat het hof er van uit dat de in het vonnis sub 2 m.b.t. het internationale depot weergegeven tekeningen, van welke partijen bovendien steeds - naast die van na te noemen modeldepot van zijn uitgegaan, ook een weergave zijn van het model waarvoor het onderhavige Benelux-depot is verricht. 4.2 In aanmerking genomen het sub 4 en 4.1 overwogene en het niet bestreden zijn in hoger beroep van de sub 2 van het vonnis weergegeven feiten, gaat het hof van het volgende uit: a) Van der Bend is in de Benelux rechthebbende op modellen voor het uiterlijk van diagnostisch testmateriaal, resp. berustend op het Benelux-depot d.d. 12 maart 1984, nr en op het - naar het hof begrijpt - internationale depot d.d. 5 juli 1988, nr. DM/011293, volgens - wederom resp. - de sub 4.3 weergegeven tekeningen; b) HAL brengt in de Benelux diagnostisch testmateriaal op de markt; c) in alle gevallen gaat het - kort gezegd - om rijen van vijf vierkante testkamers voor het testen van reacties op contactallergenen; bij het model uit 1988 en het product van HAL zijn twee rijen van vijf kamers naast elkaar aangebracht op een hechtpleister »i I^TS: t«5s a' ra 5. Met grief 1 en 2 bestrijdt Van der Bend het oordeel van de President dat het verweer van HAL slaagt dat de door Van der Bend verrichte depots nietig zijn op grond van art. 2 lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW), omdat de voor de modellen van Van der Bend kenmerkende vierkante vorm (van de testkamers) noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. 5.1 Van der Bend heeft ook reeds in eerste instantie - zie sub 4.3, laatste alinea van het vonnis - de bewering van HAL dat de vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect, c.q. het vergemakkelijken (in sommige gevallen) van het onderscheid tussen een allergische en een toxische reactie, gemotiveerd bestreden (o.a.) met haar stelling dat ook met andere vormen dan de vierkante, bv. drie-, zes- of achthoekige, voornoemd technisch effect kan worden verkregen. Ten pleidooie in hoger beroep heeft Van der Bend als realiter beschikbaar alternatief bovendien een rechthoek genoemd. Ondanks deze bestrijding heeft HAL, hoewel zulks mede gezien grief 1 op haar weg lag, haar voornoemde eigen bewering, alsook haar bewering dat de alternatieve vormen minder geschikt zijn, niet aannemelijk gemaakt. Met name heeft zij bv. niet een verklaring of publicatie van een deskundige overgelegd waarin gewezen wordt op economische, technische of andere nadelen bij de uitvoering of toepassing van de door Van der Bend genoemde alternatieve vormen. 5.2 Van der Bend daarentegen heeft in hoger beroep haar stelling wel aannemelijk gemaakt door de (als productie overgelegde) brief d.d. 1.3.'93 met een verklaring afkomstig van twee hoogleraren van de afdeling dermatologie, c.q. contactallergie, van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven, alwaar de onderhavige huidallergietests worden uitgevoerd. Uit deze brief blijkt onweersproken dat met elke niet ronde ('patchtest'-)vorm hetzelfde resultaat kan worden bereikt als met de vierkante. Alsdan is er reeds daarom geen noodzaak om de testkamers wél die vierkante vorm (als uiterlijk) te geven. Ter adstruering van haar stelling heeft Van der Bend voorts ten pleidooie getoond de op p. 8 van haar pleitnotities weergegeven - niet weersproken - testresultaten bij gebruik van vierkante, driehoekige, ronde en rechthoekige vormen (voor het - van elk testkamertje deel uitmakende - filtreerpapier waarop de verschillende stoffen worden aangebracht). 5.3 Uit het sub 5 tot en met 5.2 overwogene vloeit voort dat niet aannemelijk is geworden, dat de vierkante vorm van de testkamers noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Nu HAL hierop de nietigheid op grond van art. 2 lid 1 BTMW heeft 1.2

17 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr gebaseerd, ontbreekt een reële mogelijkheid dat de onderhavige depots reeds op die grond een eventuele nietigheidsactie niet zullen overleven en slagen derhalve de grieven. 6. Het slagen van de grieven betekent echter niet reeds dat de sub 1 genoemde vordering van Van der Bend toewijsbaar is. HAL heeft nog andere weren aangevoerd waaraan de President destijds niet toe is gekomen en die nu wel bespreking behoeven. 7. HAL heeft ook betoogd dat de onderhavige depots nietig zijn op grond van art. 4 lid 1 sub a BTMW, omdat - volgens haar - reeds in de zestiger jaren diagnostische testkamertjes als de onderhavige bekend waren binnen de belanghebbende kring in de Benelux. 7.1 Om die bekendheid in de Benelux vóór 12 maart 1984 voor wat betreft de vierkante testkamertjes zonder pleister en vóór 5 juli '88 voor wat betreft deze kamertjes op hechtpleister aannemelijk te maken heeft HAL reeds in eerste instantie, onder overlegging van de betreffende octrooischriften, gewezen op drie (aanvragen voor) octrooien omstreeks 1960 in Canada en de V(erenigde) S(taten van Amerika). Zelfs als deze octrooien betrekking zouden hebben op vierkante diagnostische testkamertjes als de onderhavige twee modellen of daarmee slechts ondergeschikte verschillen zouden vertonen - Van der Bend betwist dit - is het bestaan van drie octrooien, c.q. octrooischriften, in landen als de V.S. en Canada - zoals Van der Bend terecht aanvoert - op zichzelf onvoldoende om bekendheid in de Benelux (in de zin van art. 4 lid 1 sub a BTMW) aannemelijk te oordelen. 7.2 Ook door de overige door HAL hiertoe reeds in eerste instantie overgelegde bescheiden, de in dit verband vage - deels door Van der Bend betwiste - verklaringen van H.P. Grolle en J. Gerber, beiden werkzaam voor het Duitse bedrijf Imtradex Service, en de brochures van diagnostisch testmateriaal (TRUE Test, Curatest en Finn Chamber) van twee Duitse bedrijven en een Fins bedrijf, is voornoemde bekendheid in de Benelux niet aannemelijk geworden. Dat, zoals Gerber verklaart, de vierkante vorm van de testkamertjes alsook het principe van twee rijen van die kamertjes op een pleister geen vinding is van Van der Bend, is irrelevant voor het nieuwheidsvereiste. De vage bewering van Gerber dat beide kenmerken reeds in de zestiger en zeventiger jaren bekend geworden zijn op basis van Amerikaanse en Finse patentaanvragen, zegt niets over feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring in de Benelux. Dit geldt ook voor de, eveneens vage, bewering van Grolle dat hij reeds in 1978 in de V.S. epikutaan testkamertjes in vierkante vorm onder ogen heeft gekregen. De beweringen over het in 1985 in Duitsland op pleister zetten van de Van der Bend-kamertjes en die over het tonen door Gerber aan Van der Bend van een dergelijk product in aanwezigheid van een (niet met name genoemde) derde eind mei '88 te Heidelberg op een 'Tagung* - indien al waar - zijn eveneens onvoldoende om tot die bekendheid te leiden, nu hieruit bv. niet blijkt dat zulke producten vóór 5 juli '88 in de Benelux op de markt zijn gebracht of aangeboden of anderszins bekendheid hebben verkregen in de belanghebbende kring in de Benelux. 7.3 Ook de brochures maken die bekendheid niet aannemelijk, reeds niet omdat uit die brochures blijkt, zoals ten pleidooie ook onweersproken door Van der Bend is gesteld, dat de TRUE Test geen betrekking heeft op (test)kamertjes en de overige tests slechts testkamers met een ronde vorm betreffen. Derhalve is voor die bekendheid ook irrelevant of - zoals door HAL is betoogd - één of meer van deze (drie) tests al vóór de depotdata op een dermatologisch wereldcongres of een tentoonstelling aan de orde zijn geweest, of op de markt zijn gebracht. Ten pleidooie in hoger beroep heeft HAL nog gewezen op - niet door haar overgelegde - publicaties, genoemd in de reeds in eerste instantie overgelegde folder van Van der Bend. Echter, deze publicaties kunnen evenmin tot de voor de nietigheid van de depots vereiste bekendheid leiden, nu Van der Bend onweersproken heeft gesteld dat deze publicaties slechts de nadelen van de bestaande ronde vorm bespreken en geen betrekking hebben op testkamertjes met een vierkante vorm. 7.4 Gezien de gemotiveerde betwisting door Van der Bend (ook) reeds in eerste instantie van de feitelijke bekendheid in de belanghebbende kring van diagnostische testkamertjes met een vierkante vorm zonder en met hechtpleister in de Benelux vóór de depotdata, had het op de weg van HAL gelegen bescheiden over te leggen - zoals vóór die data in de Benelux verbreide publicaties over dergelijk testmateriaal of verklaringen van de zijde van handelaren in diagnostisch testmateriaal in de Benelux en/of van dermatologen aldaar - die die bekendheid alsnog aannemelijk konden maken. Nu zij dit niet gedaan heeft, gaat het hof er van uit dat de onderhavige modellen ten tijde van de depots geen nieuwheid ontbeerden, zodat ook het sub 7 genoemde verweer van HAL tegen de vordering van Van der Bend niet slaagt. 8. Volgens art. 14 lid 1 BTMW kan Van der Bend zich op grond van elk van haar onderhavige modelrechten slechts verzetten tegen inbreuk op het betreffende model als het product van HAL hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Van der Bend gedeponeerde model of daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Van der Bend heeft het verweer van HAL dat zulks niet het geval is, gemotiveerd bestreden. Het hof oordeelt hierover als volgt. 8.1 Nu het in 1988 door Van der Bend gedeponeerde model door de aanwezigheid van de hechtpleister meer gelijkenis vertoont met het uiterlijk van het product van HAL dan het in 1984 gedeponeerde model, zal het hof zich bij de vergelijking met het (uiterlijk van) het product van HAL beperken tot dit model. Derhalve kan in het midden blijven of, zoals HAL betoogt, de President in overweging 4.4 van het vonnis die beperking reeds heeft aangebracht en/of het hof hieraan gebonden is, omdat Van der Bend hiertegen geen grief gericht heeft. 8.2 Voor de vraag of slechts sprake is van ondergeschikte verschillen is van belang dat - zoals onweersproken door Van der Bend is gesteld en voorts blijkt uit het sub 4.2 onder c) overwogene - het product van HAL en het product waarvan het uiterlijk door Van der Bend in 1988 als model gedeponeerd is, dezelfde gebruiksfunctie hebben. 8.3 Het hof is van oordeel dat het uiterlijk van het - ten pleidooi getoonde - product van HAL en het door Van der Bend in 1988 gedeponeerde model, als afgebeeld op p. 4, in hoofdzaak overeenstemmen, omdat deze elk in zijn geheel beschouwd, zoveel gelijkenis vertonen dat daardoor, mede gezien voornoemde identieke gebruiksfunctie, het publiek de sub 8.2 genoemde producten gemakkelijk met elkaar zal kunnen verwarren. Zulks is voldoende om aan te nemen dat het product van HAL een uiterlijk vertoont dat met het door Van der Bend in 1988 gedeponeerde model slechts ondergeschikte verschillen vertoont. 8.4 Wat de punten van overeenstemming betreft heeft Van der Bend, behalve op de karakteristieke vierkante vorm van de testkamertjes en de twee rijen van vijf van die kamertjes naast elkaar op een hechtpleister, ook onweersproken gewezen op de omstandigheid dat die kamertjes geen scherpe randen vertonen. Het hof voegt daar uit eigen waarneming nog de rechthoekige vorm van de hechtpleisters aan toe. Voorts heeft het hof bij het beoordelen van de overeenstemming in aanmerking genomen dat HAL niet (voldoende gemotiveerd) betwist heeft de stelling van Van der Bend dat van de op de markt zijnde tests voor huidallergie Van der Bend de enige is met vierkantgevormde testkamertjes. Dat de vierkante vorm voor het onderhavige model een karakteristiek kenmerk is, is reeds door de President sub 4.3, één na laatste alinea, van het vonnis

18 330 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 vastgesteld en in hoger beroep niet bestreden. 8.5 Aan het sub 8.3 genoemde oordeel kunnen de door HAL ten pleidooie (pleitnotities sub 5) genoemde punten van verschil met het model van 1988 niet afdoen, omdat deze het verwarringsgevaar bij het publiek niet weg kunnen nemen. Dit komt omdat deze verschillen - een verbindingsstukje tussen de kamertjes bij het model van Van der Bend en de afdeklaag bij de pleister van HAL - van zó ondergeschikte betekenis zijn in het totaalbeeld dat het model en dat het uiterlijk van het product van HAL elk bij het publiek zal achterlaten, dat deze worden overheerst door de punten van overeenstemming daarin, nu deze laatste ook de karakteristieke kenmerken, als genoemd sub 4.2 onder c) en sub 8.4 en als afgebeeld op p. 4, omvatten. De door HAL genoemde verschillen in grootte van de pleister en die van de kamertjes zijn reeds irrelevant, omdat uit het inschrijvingsbewijs van het door Van der Bend gedeponeerde model - en daar gaat het om - blijkt dat (bepaalde) afmetingen niet (als kenmerkende eigenschap) zijn vermeld. 9. Uit het vorenoverwogene vloeit voort dat de sub 1 genoemde - op modelinbreuk gebaseerde - vordering van Van der Bend toewijsbaar is. Derhalve zal het door Van der Bend bestreden vonnis voor zover gewezen tussen haar en HAL worden vernietigd. HAL zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van beide instanties worden verwezen. Beslissing Het Gerechtshof: - verklaart Van der Bend niet ontvankelijk in haar appel jegens geïntimeerde sub 1 en veroordeelt Van der Bend in de kosten van het hoger beroep van geïntimeerde sub 1, welke tot aan deze uitspraak worden begroot op nihil; - vernietigt het vonnis van de President van de Rechtbank te 's-gravenhage d.d. 26 augustus 1991 voor zover gewezen tussen Van der Bend en HAL; - beveelt HAL in de Benelux de vervaardiging, verkoop, te koop aanbieding, verhuur, te huur aanbieding, tentoonstelling, levering en het gebruik dan wel het in voorraad hebben van een model, respectievelijk uiterlijke vorm van diagnostisch testmateriaal dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het door Van der Bend gedeponeerde model, dat berust op haar internationale depot d.d. 5 juli 1988, nr. DM/011293, dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont, met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden; - beveelt HAL binnen 10 dagen na het wijzen van dit arrest voornoemd testmateriaal bij haar afnemers terug te halen; - beveelt HAL een dwangsom te betalen van ƒ5.000,- voor elke keer of elke dag dat in strijd met enig verbod of bevel als vermeld wordt gehandeld; - verklaart voornoemde bevelen uitvoerbaar bij voorraad; - veroordeelt HAL in de kosten van beide instanties, welke aan de zijde van Van der Bend tot aan deze uitspraak worden begroot op ƒ 6.435,35. Enz. Nr 91. Gerechtshof te Amsterdam, 30 september (MAKRO en MAXIS/MAXA) Mrs L. Frijda, P.C. Kop en D.H.M. Peeperkorn. Art. 5 Handelsnaamwet. De handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOT HANDEL, evenals de namen MAXA AMSTERDAM en MAXA NEDERLAND, wijkt niet in zo geringe mate af van de door Makro eerder gevoerde handelsnamen MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, MAKRO AM STERDAM en MAKRO NEDERLAND, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Naast de beschrijvende bestanddelen "zelfbedieningsgroothandel", respectievelijk "Amsterdam" en "Nederland" vormen de woorden MAXA respectievelijk MAKRO de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen, in die zin dat vooral deze woorden ertoe dienen de ondernemingen te individualiseren en zij verschillen zowel auditief als visueel in overwegende mate. De aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging leidt niet tot een ander oordeel. Artt. 1 en 5, aanhef en onder 4 Benelux Merkenwet. Het Hof acht het voldoende aannemelijk dat het bij Maxis winkelende publiek het op waren (die geen merkprodukten van anderen zijn) door middel van een (prijs)sticker prominent aangebrachte teken MAXIS zal opvatten als een teken dat ertoe dient deze waren te onderscheiden als afkomstig van Maxis en derhalve als merk. Daaraan doet niet af dat het publiek dit aldus afgebeelde teken tevens zal kunnen opvatten als een aanduiding van de handelsnaam van Maxis. Juist in het geval dat merk en handelsnaam gelijkluidend) zijn, is het mogelijk dat het teken tot zowel het een als het ander dient. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 BMWj" art. 5a Hnw. De lettertekens MAX(I) hebben door de daarin besloten, voor de hand liggende verwijzing naar iets wat groot of het grootste is, niet een zodanig onderscheidend vermogen dat ieder gebruik van (een samenstelling met) deze tekens in merk of handelsnaam reeds doet neigen naar de conclusie dat er sprake is van overeenstemmende tekens; nochtans dient het teken MAXA te worden beschouwd als een met het merk MAXIS overeenstemmend teken, omdat het daarvan te weinig onderscheidend is en auditief visueel en begripsmatig een grote gelijkenis vertoont. 1. Maxis B.V. te Utrecht, en 2. Makro Zelfbedieningsgroothandel CV. te Amsterdam, appellanten [in kort geding], procureur Mr P.V. Eijsvoogel, advocaat Mr S. de Wit te 's-gravenhage, tegen P. Karsten Beheer B.V. te Oosterblokker, gemeente Drechterland, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr A.J. Bakhuijsen. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 8 juli 1993 (Mr M.Y.C. Poelmann). Gronden van de beslissing in de gevoegde zaken: 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten: a. Makro exploiteert reeds jaren een keten van zelfbedieningsgroothandels onder de naam MAKRO ZELFBE DIENINGSGROOTHANDEL. b. Maxis exploiteert reeds jaren een keten van zelfbedieningswarenhuizen onder de naam MAXIS. c. Maxis heeft in 1972 het woordmerk MAXIS gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor een groot aantal waren (klassen 1 tot en met 34), waaronder levensmiddelen. d. Karsten [gedaagde in beide, gevoegde, zaken; Red.] is voornemens binnenkort een zelfbedieningsgroothandel voor levensmiddelen onder de naam MAXA te openen in onder andere Amsterdam, nabij de vestiging aldaar van Makro. In deze vestiging zal zich onder meer een vershal bevinden waarin gespecialiseerde groothandelsleveranciers onder eigen naam hun waren zullen aanbieden. Toegang zullen alleen hebben vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen, voorzien van een pasje van Maxa en een legitimatiebewijs. e. In de door Karsten verspreide folders en brochures wordt deze vestiging aangeduid met de naam MAXA, gevolgd door ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. f. Op 27 augustus 1992 is het woordmerk MAXA bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd voor de klassen 3, 29, 30, 31, 32, 33. Dit betreft, met uitzondering van

19 17 oktober 1994 Bijblad Industriële Eigendom, nr klasse 3, levensmiddelen en dranken. In de zaak met rolnummer KG 93/1724P: 2. Makro vordert thans een bevel aan Karsten het gebruik van de handelsnaam MAXA ZELFBEDIE NINGSGROOTHANDEL voor een groothandel in Nederland te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom als in de dagvaarding omschreven. Zij stelt daartoe dat door het voeren van de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL bij het publiek verwarring te duchten valt tussen de ondernemingen van Makro onder de naam MAKRO ZELFBE DIENINGSGROOTHANDEL en die van Karsten onder de naam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL. 3. Karsten heeft ter afwering van de vordering aangevoerd dat het woord "zelfbedieningsgroothandel" geen deel zal uitmaken van de handelsnaam. Deze zal luiden MAXA NEDERLAND B.V. of kortweg MAXA. Ten aanzien van het gebruik van het woord "zelfbedieningsgroothandel" in combinatie met het woord MAXA stelt zij dat dit woord beschrijvend van aard is en slechts wordt gebruikt om aan te geven wat de ondernemingsactiviteit is. Zij wijst er daarbij op dat dit woord bij meerdere zelfbedieningsgroothandels deel uitmaakt van de handelsnaam. 4. Dit verweer slaagt. Met Karsten zijn Wij van oordeel dat het woord "zelfbedieningsgroothandel" beschrijvend van aard is en op zich genomen onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Als het bepalend bestanddeel van de handelsnaam MAKRO ZELFBEDIE NINGSGROOTHANDEL moet het woord MAKRO beschouwd worden. De woorden MAKRO en MAXA zijn zo verschillend dat naar Ons voorlopig oordeel zelfs m combinatie met het woord "zelfbedieningsgroothandel" verwarring bij het publiek niet te duchten valt. 5. De vordering wordt derhalve afgewezen met veroordeling van Makro in de kosten van deze procedure. In de zaak met rolnummer KG 93/1723P: 6. Maxis vordert een bevel aan Karsten het gebruik van de naam respectievelijk het teken MAXA voor een zelfbedieningsgroothandel in Nederland te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom. Zij stelt hiertoe: - dat Karsten door het gebruik van het teken MAXA voor soortgelijke waren als waarvoor MAXIS haar merk heeft gedeponeerd direct dan wel indirect inbreuk maakt op het merk MAXIS; - dat Karsten door het gebruik van de naam MAXA onrechtmatig jegens haar handelt, omdat deze naam verwarring bij het publiek kan veroorzaken tussen haar onderneming onder de naam MAXIS en die van Karsten onder de naam MAXA. 7. Allereerst moet beoordeeld worden of MAXA moet worden beschouwd als een met MAXIS overeenstemmend teken en of, zoals MAXIS heeft betoogd en Karsten betwist, de twee woorden auditief zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken MAXA wordt geconfronteerd associaties met het merk MAXIS worden gewekt. 8. Beide woorden bestaan uit twee lettergrepen, waarbij de eerste lettergreep wordt gevormd door de letters M A X. De tweede lettergreep is geheel verschillend. Bij MAXIS wordt die gevormd door de letters I S, hetgeen een gesloten lettergreep oplevert, en bij MAXA door de letter A, hetgeen een open lettergreep oplevert. Dit geeft aan de toehoorder een verschillend klankbeeld. Naar Ons voorlopig oordeel is er dan ook tussen het merk MAXIS en het teken MAXA wel enige auditieve overeenstemming, doch niet een zodanige dat, mede gelet op het in aanmerking komende publiek, van associatiegevaar gesproken kan worden. 9. Voorts is, anders dan MAXIS stelt, de lettercombinatie MAX niet zodanig bijzonder en weinig voorkomend (denk aan maximum, maximaal), dat het enkele feit dat deze lettercombinatie deel uitmaakt van de naam MAXIS meebrengt dat alleen al op die grond tot overeenstemming moet worden geconcludeerd. 10. Ook kan niet worden gezegd dat de handelsnaam MAXA inbreuk maakt op de handelsnaam MAXIS, nu die beide namen niet zodanig gelijkluidend zijn dat daardoor verwarringsgevaar bij het publiek kan ontstaan. Hierbij speelt een rol dat beide ondernemingen zich ieder tot een geheel ander publiek richten: Maxis tot de consument voor een groot aantal waren, waarvan de levensmiddelen en dranken slechts een onderdeel uitmaken en MAXA tot bedrijven en instellingen die uitsluitend met pasje en legitimatiebewijs toegang hebben en alleen voor levensmiddelen en dranken. 11. De vordering wordt derhalve afgewezen met veroordeling van Maxis in de proceskosten. Beslissing: in de zaak met rolnummer KG 93/1723: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt Maxis in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Karsten begroot op ƒ275,- wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 3. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. in de zaak met rolnummer KG 93/1724: 4. Weigert de gevraagde voorziening. 5. Veroordeelt Makro in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Karsten begroot op ƒ275,- wegens vastrecht en op ƒ 800,- aan salaris procureur. 6. Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. b) Het Hof, enz Grief I richt zich tegen de afwijzing van de vordering van Makro. Deze vordering is gegrond op het eerder rechtmatig gebruik door Makro van de handelsnaam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL, in hoger beroep aangevuld met MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NEDERLAND Karsten heeft bestreden dat zij de handelsnaam MAXA ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL voert. De juistheid van dit verweer kan in het midden blijven. Het hof zal er echter in het navolgende bij wijze van veronderstelling van uitgaan dat Karsten voor haar onderneming een zodanige handelsnaam voert Blijkens de toelichting houdt de grief allereerst in dat de president ten onrechte de handelsnamen van partijen niet in hun geheel heeft vergeleken maar uitsluitend het bestanddeel MAXA met MAKRO, daarbij het bestanddeel "zelfbedieningsgroothandel" negerend. Bovendien heeft de president, aldus Makro, dit gedaan omdat laatstgenoemd woord beschrijvend is. Ook dit acht Makro niet juist omdat, zo stelt zij, het bij de beoordeling van de vraag of een handelsnaam onrechtmatig wordt gebruikt niet van belang is of die naam of onderdelen ervan beschrijvend zijn maar slechts of door dat gebruik bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten Zowel het een als het ander gaat niet op. Dat blijkt uit de laatste zin van rechtsoverweging 4 van het vonnis. De president heeft de beide handelsnamen in hun geheel vergeleken. Daarbij heeft zij wel onderscheiden tussen het bepalend en het beschrijvend deel van die namen. Zij heeft die delen echter niet gescheiden ("geknipt", zoals Makro het ten pleidooie uitdrukte) om vervolgens uitsluitend de bepalende delen te vergelijken Voorts kan het beschrijvend karakter van een (bestanddeel van een) handelsnaam wel degelijk van belang zijn voor de beoordeling van de vraag of bij het publiek gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen is te duchten Naar het oordeel van het hof is het bestanddeel "zelfbedieningsgroothandel" - evenals de geografische aanduidingen "Amsterdam" en "Nederland" - beschrijvend. Het voegt de kenmerken van de activiteiten van de ondernemingen van partijen - een zelfbedieningswinkel

20 332 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1994 gericht op de detaillist - samen tot een woord dat kan worden opgevat als soortnaam. In dit verband is aan het hof opgevallen dat Makro (evenals Maxis) zelf in de dagvaarding in prima (en opnieuw in het nieuwe, hierboven in 1.5. weergegeven petitum van haar vordering) het woord zelfbedieningsgroothandel als soortnaam gebruikt De kern van de grief is dat, anders dan de president oordeelde, de handelsnaam MAXA ZELFBE DIENINGSGROOTHANDEL, evenals MAXA AM STERDAM en MAXA NEDERLAND, in zo geringe mate afwijkt van de door Makro eerder gevoerde handelsnaam MAKRO ZELFBEDIENINGSGROOT HANDEL, MAKRO AMSTERDAM en MAKRO NE DERLAND, dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is Naast de beschrijvende bestanddelen "zelfbedieningsgroothandel" respectievelijk "Amsterdam" en "Nederland" vormen de woorden MAXA respectievelijk MAKRO de kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen, in die zin dat vooral deze woorden ertoe dienen de ondernemingen te individualiseren. De woorden MAXA en MAKRO verschillen zowel auditief als visueel in overwegende mate. Deze verschillen onderscheiden de handelsnamen van partijen, ook wanneer deze in hun geheel worden waargenomen, in zodanige mate dat het hof het voorshands niet aannemelijk acht dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Karsten en Makro te duchten is Wanneer het hof bij het bovenstaande de aard van de ondernemingen van partijen betrekt alsmede hun plaats van vestiging, leidt dat niet tot een ander oordeel. Wat de aard van de ondernemingen betreft, gaat het hier weliswaar om zelfbedienings(groot)handels die zich richten op hetzelfde segment van het publiek en hetzelfde assortiment voeren, maar juist dit type zelfbedieningswinkels pleegt in zijn handelsnaam te verwijzen naar het grootschalig karakter van zijn activiteiten. Door het gebruik van de woorden MAXA respectievelijk MAKRO bestaat er voor het publiek in voldoende mate verschil in de aanduiding van die grootschaligheid Wat de plaats van vestiging van de ondernemingen betreft, geldt in de eerste plaats dat de ondernemingsactiviteiten van Makro het gehele land bestrijken, zodat het (enkele) feit dat MAXA zich evenals MAKRO te Amsterdam heeft gevestigd (en zich ook op andere plaatsen wil vestigen waar reeds MAKRO-vestigingen zijn), niet met zich brengt dat daardoor (eerder) gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten. Evenmin kent het hof - in verband met dat verwarringsgevaar - betekenis toe aan het feit op zich, dat MAXA zich te Amsterdam in de onmiddellijke nabijheid van MAKRO heeft gevestigd. Beide ondernemingen richten zich vooral op het auto-gebruikend publiek en zijn (met het oog op dat publiek) grootschalig. Een locatie nabij de op- en afritten van autowegen en aan de rand van een stad, in een industriegebied ligt dan voor de hand Ook de door Makro gestelde bijzondere omstandigheden - in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen hiervoor is overwogen - brengen het hof niet tot een ander oordeel. Het gaat daarbij, zakelijk, om de volgende stellingen (...): Karsten heeft haar zelfbedieningsgroothandel gevestigd naast (in feite aan weerszijden van) net hoofdkantoor van Makro, Karsten spreekt van "de" MAXA'S zoals men ook spreekt van "de" MAKRO'S, Karsten heeft op haar routebeschrijving naar de MAXA-groothandel de ligging van de MAKRO aangegeven als herkenningspunt, Karsten richt zich op de klantenkring van Makro en zij laat niet na zulks uitdrukkelijk te vermelden, de tekst op de pasjes die toegang moet geven tot de MAXA is gelijk aan die op het pasje van de MAKRO en Karsten verspreidt evenals Makro tweewekelijks een folder voor haar winkel Het gaat hier in hoofdzaak om activiteiten waarbij Karsten aanhaakt bij activiteiten van Makro. Karsten zet zich echter ook tegen die activiteiten af, met name door vergelijking van haar MAXA('s) met de MAKRO('s). Voorts geldt dat men een klantenkring nu eenmaal niet kan monopoliseren en dat het tweewekelijks verzenden van een folder niet iets bijzonders is. De tekst op de achterkant van de pasjes heeft niet of nauwelijks eigen karakter, de vormgeving van de voorkant is volkomen verschillend. Het aanduiden van een winkel of onderneming met "de", tenslotte, behoort tot het gewone Nederlandse taalgebruik Het hof verenigt zich derhalve met het oordeel van de president. Grief I faalt. Op dezelfde gronden faalt de algemene grief III voor zover deze betrekking heeft op het hoger beroep van Makro Grief II richt zich tegen de afwijzing van de vordering van Maxis. Daarbij geldt dat Maxis deze in de eerste instantie heeft gegrond zowel op inbreuk op haar rechten op het merk MAXIS als op haar eerder gebruik van de naam MAXIS als handelsnaam. Desgevraagd heeft Maxis bij de pleidooien in hoger beroep echter doen mededelen dat zij niet heeft bedoeld enige grief te richten tegen de afwijzing van haar vordering ook voor zover deze is gegrond op haar recht op de handelsnaam MAXIS (rechtsoverweging 10 van het beroepen vonnis). Aan het hof staat derhalve uitsluitend ter beoordeling of Karsten door het gebruik van het teken MAXA inbreuk maakt op merkrechten van Maxis Karsten heeft aangevoerd dat niet is gebleken dat Maxis het teken MAXIS, zoals zij stelt, al meer dan twintig jaar als merk gebruikt, dat Maxis het teken MAXIS uitsluitend gebruikt voor de aanduiding van haar onderneming (...) en dat Maxis geen waren onder het merk MAXIS verhandelt maar (nagenoeg uitsluitend) waren afkomstig van derden (...). In dit verband heeft zij bestreden dat het gebruik van het teken MAXIS op de door Maxis ten pleidooie getoonde waren te beschouwen is als merkgebruik Wat dit laatste betreft, heeft Maxis bij gelegenheid van de pleidooien aan het hof een aantal artikelen uit haar assortiment getoond die waren voorzien van een (prijs)sticker waarop het beeldmerk MAXIS prominent staat afgebeeld. Het gaat daarbij om merkprodukten van anderen alsmede om waren - getoond werden voedselprodukten - die niet waren voorzien van enig ander teken dan die sticker In ieder geval waar het gaat om waren die niet als het merkprodukt van een ander kunnen worden beschouwd, in het bijzonder om de verder niet van een merk voorziene voedselprodukten die Maxis ten verkoop aanbiedt, acht het hof het voorshands voldoende aannemelijk dat het bij Maxis winkelend publiek het op deze waren door middel van een (prijs)sticker prominent aangebrachte teken MAXIS zal opvatten als een teken dat ertoe dient deze waren te onderscheiden als afkomstig van Maxis en derhalve als merk Daaraan doet niet af dat het publiek dit aldus afgebeelde teken tevens zal kunnen opvatten als een aanduiding van de handelsnaam van Maxis. Juist in het geval dat merk en handelsnaam gelijk(luidend) zijn, is het immers mogelijk dat het teken tot zowel het een als het ander dient Ook overigens heeft Karsten niet voldoende gesteld om een beroep op verval van het merkrecht van Maxis wegens niet-gebruik te schragen. Nu, naar onbetwist vast staat, Maxis in 1972 het woordmerk MAXIS bij het Benelux Merkenbureau heeft gedeponeerd voor een groot aantal waren (klassen 1 tot en met 34), dient het hof derhalve op grond van dit depot van het merkrecht van Maxis uit te gaan Aan de orde is thans de vraag of het door Karsten gebruikte MAXA een met MAXIS overeenstemmend teken is. Bij het antwoord op deze vraag stelt het hof voorop dat de lettertekens MAX(I) door de daarin besloten, voor de hand liggende verwijzing naar iets wat groot of het grootste is (maximum, maximaal) niet een