Structuur en doel van een octrooispecificatie

Transcriptie

1 Structuur en doel van een octrooispecificatie De structuur van een octrooispecificatie wordt onderstaand omschreven, met enige uitleg van de concepten van de octrooiwetgeving die hieraan ten grondslag liggen en waar de specificatie op gericht moet zijn. Aan het einde van deze tekst bevindt zich een gedeelte waarin aanvragers richtlijnen krijgen voor het controleren van specificaties die wij namens hen opstellen. Algemeen doel Het doel van een octrooispecificatie is te voldoen aan de rol van de octrooihouder in de monopolie overeenkomst die een octrooi voorstelt. In ruil voor een volledige bekendmaking van de uitvinding ontvangt de octrooihouder een in tijdsduur begrensd monopolie op de uitvinding. Gedurende die tijdsduur heeft de octrooihouder het recht anderen ervan te weerhouden om zonder zijn toestemming met de uitvinding te werken. Dit monopolie duurt over het algemeen twintig jaar, hoewel er meestal wel jaarlijkse verlengingskosten moeten worden betaald. Nadat het octrooi is verlopen komt de uitvinding in het publieke domein en kan niet opnieuw worden geoctrooieerd. Indien nodig kan een octrooi worden afgedwongen tegen inbreukmakers via een gerechtelijke procedure. Een octrooispecificatie is een rechtsgeldig document. Derden en rechtbanken moeten het kunnen begrijpen, zodat de grenzen van de bescherming die het biedt nauwkeurig kunnen worden afgebakend. Structuur van de specificatie Een octrooispecificatie bestaat gewoonlijk uit de volgende onderdelen, in de aangegeven volgorde: Een titel om de uitvinding te identificeren. Een verklaring over het vakgebied waarop de uitvinding betrekking heeft. Een uitleg van de huidige stand der techniek/wetenschap als achtergrond: wat was er al bekend vóór deze uitvinding. Een verklaring over een objectief technisch probleem dat de uitvinding probeert op te lossen of over een doel dat met de uitvinding moet worden bereikt. Verklaringen over de uitvinding die in beschermingsomvang en inhoud overeenkomen met de conclusies, met inbegrip van alle verklaringen over technische voordelen die worden behaald met de uitvinding. Een lijst van eventuele figuren en een korte samenvatting wat daarin wordt getoond. Een omschrijving van specifieke voorbeelden van de uitvinding, meestal met verwijzingen naar de figuren. De conclusies. Een uittreksel. De figuren. Een sequentie-opsomming (in zaken die betrekking hebben op sequenties van nucleotiden en aminozuren). De titel Deze mag relatief weinig informatie vrijgeven indien het gewenst is dat zolang mogelijk geheimhouding wordt gehandhaafd (de volledige specificatie wordt gewoonlijk na 18 maanden gepubliceerd, maar het feit dat een aanvrage is ingediend en door wie en met welke titel is gewoonlijk vrij snel na indiening beschikbaar bij de octooiraad). Het vakgebied van de uitvinding Het begin van de specificatie is een korte paragraaf waarin het vakgebied waar de uitvinding in ligt wordt samengevat.

2 Vaak wordt dit zo breed mogelijk omschreven, zodat de lezer een idee krijgt van het grootst mogelijke bereik van de uitvinding zoals omschreven en geclaimd in de rest van de specificatie. De achtergrond van de stand der techniek/wetenschap In dit gedeelte worden relevante documenten over 'voorafgaande stand der techniek/wetenschap' genoemd waarvan de aanvrager zich bewust is en wordt een samenvatting gegeven van de stand der techniek/wetenschap in het vakgebied voordat de uitvinding was gedaan. Het doel van dit gedeelte is een achtergrond te schilderen waarmee de uitvinding wordt gecontrasteerd en zo de niet direct voor de hand liggende technische bijdragen aan de stand der techniek/wetenschap uit te lichten. Verklaringen over objectieve technische problemen die er waren gerezen in het vakgebied voordat de uitvinding werd gedaan kunnen een positieve bijdrage leveren. Verklaring over het doel van de uitvinding In het algemeen is dit eenvoudigweg een verklaring dat met de uitvinding wordt gepoogd de in het bovenstaande gedeelte benoemde problemen in de eerdere stand der techniek/wetenschap te overwinnen of op z'n minst te beperken. Het genoemde doel moet niet te ambitieus zijn. Verklaringen over de uitvinding Het doel moet worden bereikt door de uitvinding zoals deze wordt uiteengezet in dit gedeelte. De verklaringen over de uitvinding komen wat betreft structuur, breedte en beschermingsomvang meestal overeen met de conclusies (zie onderstaand). Soms kan er eenvoudigweg naar de conclusies worden verwezen en zijn er geen afzonderlijke verklaringen. Er zijn hoofdverklaringen over de uitvinding overeenkomend met de taal en de beschermingsomvang van iedere onafhankelijke conclusie. Hierin worden alleen de essentiële kenmerken van de uitvinding genoemd. Vervolgens zijn er de verdere uitleggen van de uitvinding. Deze komen overeen met de taal en de beschermingsomvang van de afhankelijke conclusies en hierin worden de voorkeurskenmerken of de optionele kenmerken van de uitvinding genoemd. Er mogen ook verklaringen van voordeel worden opgenomen, waarin nuttige technische effecten die horen bij iedere verklaring over de uitvinding worden samengevat, die meestal overeenkomen met het/de doel(en), en waarin wordt uitgelegd hoe dit/deze doel(en) worden bereikt. In sommige verklaringen wordt het bereik aan variaties en modificaties dat mogelijk is toegelicht. Zie ook de opmerkingen onderstaand over de conclusies. De lijst met figuren Hierin worden uitsluitend de gebruikte figuren geïdentificeerd. De specifieke omschrijving Dit gedeelte van de specificatie is op basis van conventie onbegrensd, afhankelijk van de beschermingsomvang van de geclaimde uitvinding. In dit gedeelte geeft de aanvrager een omschrijving van een of meer voorbeelden van de uitvinding. De omschrijving is van zodanige diepte en precisie dat een gemiddeld bekwame lezer van de specificatie in staat is met de uitvinding te werken. Dit geldt niet alleen voor het specifieke voorbeeld, maar moet ook in belangrijke mate gelden voor het volledige bereik aan verschillende opties. Daarom moeten in dit gedeelte de zo volledig mogelijke technische details van specifieke voorbeelden van de uitvinding uiteen worden gezet. Het kan bijvoorbeeld een essentiële stap in een geclaimde uitvinding zijn dat element A wordt verwarmd tot tussen 50 C en 100 C. Buiten deze grenswaarden werkt de uitvinding niet. Er kunnen specifieke voorbeelden worden gegeven die laten zien dat 75 C het beste is, maar andere voorbeelden laten zien dat ook bij 55 C en 95 C (of daaromtrent) redelijke resultaten worden bereikt. Ook kunnen voorbeelden worden gegeven die laten zien dat verwarming tot 40 C of tot boven 110 C eenvoudigweg geen acceptabele resultaten oplevert. Voor vele aspecten van uiteenlopende uitvindingen waarbij variaties op een thema mogelijk zijn kan voor een dergelijke aanpak worden gekozen. Er moeten zoveel belichamingen of aspecten van de uitvinding als praktisch mogelijk is worden opgenomen en specifieke modificaties en variaties die mogelijk zijn moeten worden omschreven.

3 De wetgeving van sommige landen, met name die van de VS, vereist dat in de octrooispecificatie de 'best mode' (beste manier) bekend wordt gemaakt die bekend is aan de uitvinder om de uitvinding uit te voeren. Wanneer in een octrooispecificatie de 'best mode' niet is opgenomen, kan het octrooi worden geweigerd. De Conclusies Hierin wordt de beschermingsomvang van het octrooimonopolie dat de aanvrager wenst uiteengezet. Soms worden bij een eerste octrooiaanvrage de conclusies niet meteen ingediend, maar ze moeten uiteindelijk worden ingediend. Conclusies zijn een aantal genummerde paragrafen, die ieder bestaan uit één enkele zin. De eerste conclusie is onafhankelijk, maar de tweede en alle daarop volgende conclusies verwijzen over het algemeen naar en omvatten de inhoud van de eerste conclusie (en eventueel de daarop volgende conclusies), op zodanige wijze dat ze een nauwere reikwijdte hebben omdat ze meer beperkingen bevatten. Er kan meer dan één onafhankelijke conclusie zijn. Iedere onafhankelijke conclusie dient twee conflicterende doelen. Het eerste doel is dat de conclusie iets moet definiëren dat nieuw en inventief is in vergelijking met de voorafgaande stand der techniek/wetenschap, omdat het octrooi anders niet zal worden verleend. De conclusie moet voldoende specifieke details bieden om het onderscheid met de eerdere stand der techniek/wetenschap aan te geven. Vaak voert een octrooionderzoeker tijdens het beoordelen van een aanvrage aan dat de formulering van de conclusie leest als eerdere stand der techniek/wetenschap. Soms moet een amendement worden gemaakt om meer details toe te voegen. Amendementen worden vaak gemaakt door eigenschappen van afhankelijke conclusies op te nemen in de onafhankelijke conclusie, waardoor deze beperkter wordt in beschermingsomvang. Het tweede doel van een onafhankelijke conclusie is de beschermingsomvang van de bescherming die het octrooi zal bieden te definiëren. Dergelijke conclusies moeten daarom zo breed mogelijk zijn, met zo weinig mogelijk beperkingen. In het eerder omschreven voorbeeld zou er, als een conclusie verklaart dat element A moet worden opgewarmd tot tussen 70 C en 80 C en een derde partij alles doet wat de conclusie vereist maar element A tot slechts 60 C opwarmt, geen sprake zijn van enige inbreuk op enige conclusie die deze beperking bevat. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle punten van een onafhankelijke conclusie van essentieel belang zijn voor de werking van de uitvinding. Hieruit wordt duidelijk dat in een onafhankelijke conclusie een evenwicht moet worden gevonden tussen een zeer grote beschermingsomvang en de definitie van iets nieuws. De afhankelijke conclusies verwijzen terug naar eerdere conclusies, zowel afhankelijke als onafhankelijke, en vaak vormen conclusies 'geneste' of geschakelde structuren. De afhankelijke conclusies noemen de kenmerken van voorkeur of de optionele kenmerken, die kunnen worden gebruikt om de beschermingsomvang bescherming die het octrooi zal bieden onder de onafhankelijke conclusies verder te beperken en daarmee te versmallen. Eén doel van afhankelijke conclusies is om zo mogelijk nuttige posities om op terug te vallen te creëren, voor het geval dat de onafhankelijke conclusies om enige reden niet octrooieerbaar zijn. Afhankelijke conclusies hebben de moeilijke opgave te anticiperen op een eerdere stand der techniek/wetenschap waarvan het bestaan nog niet bekend is. Een deel van de afhankelijke conclusies moet gericht zijn op de verwachte commerciële belichamingen van de uitvinding. De conclusies moeten duidelijk en bondig zijn. De conclusies moeten bovendien technisch worden ondersteund door de omschrijving, met andere woorden, vanuit de specifieke omschrijving en de gegeven voorbeelden van de uitvinding moet de geclaimde uitvinding redelijkerwijze geloofwaardig zijn.

4 Uittreksel Indien aanwezig, is het doel van het uittreksel om te helpen bij de officiële classificatie van de aanvrage bij publicatie en om een tekst te leveren aan de hand waarvan derden de aanvrage kunnen vinden tijdens het zoeken naar aanvragen. De uittreksel mag kort zijn en er wordt eenvoudigweg een samenvatting in algemene termen vereist van waar de specificatie over gaat. De figuren Deze mogen relatief grof zijn, zolang ze maar duidelijk zijn en de vereiste informatie tonen. Ze staan bekend als 'informele' tekeningen en worden gebruikt om de initiële aanvraagkosten onder controle te houden. Te zijner tijd kan vervanging door 'formele' tekeningen, die vaak worden getekend door een tekenaar, worden vereist tegen aanvullende kosten, om voorafgaand aan publicatie van de aanvrage te voldoen aan de vereisten van de Patent Office. Controleer of de tekeningen technisch juist zijn en alle benodigde informatie bevatten. Wanneer vóór indiening nog correcties of aanvullingen nodig zijn, verzoeken we u ons dit te melden. Sequentie-lijst Deze is vereist bij biologische uitvindingen waarin nucleotiden- en/of aminozuursequenties aanwezig zijn. De lijst wordt gepresenteerd als tekstdocument met een speciaal formaat, zodat octrooi verlenende instanties deze informatie kunnen extraheren en tijdens het onderzoek van de aanvrage gemakkelijk documenten over de eerdere stand der techniek/wetenschap kunnen doorzoeken, en tevens het document zelf kunnen doorzoeken wanneer dit op zijn beurt een eerdere stand der techniek/wetenschap vormt voor andere, latere aanvragen. Het opstellen van de octrooispecificaties In het volgende gedeelte worden richtlijnen gegeven voor waar onze cliënten de aandacht op moeten richten bij het beoordelen ter goedkeuring van een door ons opgestelde octrooispecificatie voordat deze wordt ingediend bij de octrooiraad. We verzoeken u om voordat de aanvrage wordt ingediend ons op de hoogte te stellen van alle wijzigingen die u nodig acht in het licht van de onderstaande opmerkingen en het doel van de specificatie zoals we dat bovenstaand uiteen hebben gezet: Eerdere stand der techniek/wetenschap Wanneer we de volledige bekende eerdere stand der techniek/wetenschap kennen die relevant is voor de uitvinding, helpt dat ons een geschikt 'objectief' probleem te formuleren dat wordt overwonnen door de gedefinieerde uitvinding. Het maakt het voor ons mogelijk het verschil van de uitvinding uit te tekenen. Octrooiwetgeving gaat ervan uit dat de uitvinder ten tijde van het doen van de uitvinding bekend is met de volledige eerdere stand der techniek/wetenschap. Het is waarschijnlijk dat enige relevante eerdere techniek/wetenschap, uiteindelijk op enig moment aan het licht zal komen en zal worden toegepast bij het beoordelen van een uitvinding in een octrooi of in een aanvrage. In de Verenigde Staten is er de verplichting tot oprechtheid ( duty of candor ) en moeten aan de US Patent Office alle documenten bekend worden gemaakt die door een redelijke octrooionderzoeker zouden worden beschouwd als belangrijk voor het besluit om een octrooi al dan niet te verlenen. Nalaten dit te doen kan het recht van octrooi ongeldig maken, zelfs in gevallen waarin een document niet noodzakelijkerwijze tot een andere uitkomst van de beoordelingsprocedure zou hebben geleid. Wanneer tijdens enige fase van een aanvrage die in behandeling is in de VS een dergelijke document aan het licht komt, is het van essentieel belang dit op z'n minst onder de aandacht te brengen van de US Patent Office. Dergelijke vereisten bestaan niet in andere jurisdicties, maar het is

5 in het belang van de aanvrager om prompt en op de meest adequate manier te reageren op alle nieuwe, vermoede eerdere stand der techniek, teneinde de kansen op geldige rechten veilig te stellen. Doelen en bereikte doelen Breng ons op de hoogte van alle aanpassingen waarvan u denkt dat ze nodig zijn van de manier waarop het doel is geformuleerd of van de mate waarin doelen op dit moment worden bereikt door de uitvinding. Best Mode Controleer en zorg ervoor dat wij beschikken over een voorbeeld van de op dit moment best bekende belichaming van de uitvinding. Nawerkbaarheid Het voldoen aan de vereiste tot nawerkbarheid van een octrooi betekent dat de uitvinding op zodanig volledige wijze moet worden bekendgemaakt dat een persoon van gemiddelde bekwaamheid in het vakgebied (d.w.z. de denkbeeldige persoon die is gecreëerd door de wet als iemand die bekend is met de stand der techniek/wetenschap en beschikt over alle relevante algemene kennis, maar niet over uitvinderscapaciteiten) op in feite alle geclaimde gebieden de uitvinding kan laten werken. Wanneer de gemiddeld bekwame persoon dit doet, mag hij niet in een positie terechtkomen waarin hij als gevolg van ontbrekende technische informatie wordt geconfronteerd met een buitensporige inspanning. Wel is in redelijke mate routinematig uitproberen toelaatbaar. Hoewel we kunnen suggereren of een octrooispecificatie voldoende is of niet, zijn we niet een 'persoon die bekwaam is in het vakgebied'. Deze kwestie, of de specificatie feitelijk voldoende omschrijving biedt of niet, moeten we doorverwijzen naar technische experts. Laat uw uitvinder of technische expert de specificatie aandachtig nakijken om er zeker van te zijn dat deze werkelijk de vereiste technische details uitgebreid omschrijft. Conclusies Controleer deze aandachtig. De onafhankelijke conclusie of conclusies definiëren de uitvinding in zijn breedste en meest generieke vorm. De onafhankelijke conclusies mogen alleen de essentiële kenmerken opnoemen, en niet de kenmerken van voorkeur of de optionele kenmerken. Laat het ons weten wanneer u denkt dat de onafhankelijke conclusies een kenmerk bevatten dat niet essentieel is. Een bruikbare aanpak is uzelf in de positie van een derde te plaatsen die de uitvinding wil gebruiken zonder inbreuk te maken op de conclusie: welk kenmerk zou zo'n persoon kunnen weglaten zonder de essentiële functionaliteit van de uitvinding te verliezen? Laat het ons eveneens weten wanneer er technische kenmerken zijn die zouden kunnen worden gebruikt om de omvang van de onafhankelijke conclusies te beperken (nu of in de toekomst) en die nog steeds commerciële waarde zouden hebben en niet reeds worden gedekt door een afhankelijke conclusie. Zoals hierboven is vermeld met betrekking tot 'in staat stellen', is het de uitvinding zoals deze is gedefinieerd in de conclusies die 'in staat moet stellen' en moet dit 'in staat stellen' plaatsvinden in in feite het volledige bereik aan geclaimde kenmerken. Sequentie-lijsten Normaal gesproken gebruiken we de sequentie-informatie zoals u die ons hebt aangeleverd, zonder wijzigingen. Controleer deze daarom om er zeker van te zijn dat de sequenties en hun descriptoren juist zijn. Heel vaak zitten er fouten in sequenties. Die fouten worden niet altijd ontdekt of worden pas duidelijk wanneer meer sequentiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Stel ons op de hoogte van type- of verwerkingsfouten voordat we de aanvrage indienen.

6 Laat het ons eveneens onmiddellijk weten wanneer er revisies of wijzigingen van sequenties zijn die voortvloeien uit verdere sequentiewerkzaamheden. Figuren Laat het ons weten als er betere tekeningen beschikbaar zijn of als we betere tekeningen hadden moeten gebruiken.