Onzuivere vergelijkende reclame: naast onrechtmatige daad ook merkinbreuk? Deterink Advocaten en Notarissen mr. W.J.G. Maas/mr. C. de Boer Kennedyplein 201 5611 ZT Eindhoven Telefoon: +31 (0)40 26 26 774 Mrs. Wim Maas en Charlotte de Boer zijn advocaat bij Deterink Advocaten en Notarissen te Eindhoven Onzuivere vergelijkende reclame leidt regelmatig tot juridische geschillen. Deze zaken zijn vaak feitelijk van aard, maar daardoor niet minder complex. Naast de feitelijke complexiteit zijn er ook dogmatische vragen die menig praktijkjurist bezighouden. Het O2- arrest van het Hof heeft een aantal van die vragen van een duidelijk antwoord voorzien. Een belangrijke vraag is echter tot op heden gedeeltelijk onbeantwoord gebleven. Wanneer kan bij onzuivere vergelijkende reclame naast het commune recht ook een beroep worden gedaan op het merkenrecht? De praktische relevantie van deze vraag is groot. Bij merkinbreuk staan er immers, zeker sinds de invoering van de Handhavingsrichtlijn, meer en ingrijpendere maatregelen tot beschikking van de merkhouder. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op dit onderwerp. Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (hierna: Reclamerichtlijn) is de rechtspraak lange tijd verdeeld geweest over hoe men moest omgaan met de samenloop tussen de Merkenrichtlijn en (nieuwe) Reclamerichtlijn. Met het O2-arrest 1 lijkt het Hof van Justitie een antwoord op een aantal van deze vragen te hebben gegeven. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemmend is met het merk van een concurrent ook in het kader van vergelijkende reclame neerkomt op gebruik ter onderscheiding van waren. 2 Hiervoor in de literatuur ook wel aangenomen dat merkgebruik in het kader van vergelijkende reclame zou kwalificeren als ander gebruik, zoals alleen de Benelux dat kent onder artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE. 3 Met deze beslissing heeft het Hof die leer definitief terzijde geschoven. Voorts heeft het Hof bepaald dat de houder van een merk niet is gerechtigd om een derde te verbieden zijn merk of een overeenstemmend teken te gebruiken in vergelijkende reclame, mits die reclame voldoet aan de eisen die de Reclamerichtlijn stelt aan geoor- 1 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2). 2 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o. 36. 3 Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht, nr. 1206; annotatie van Kabel onder Vzr. Rb. Arnhem 16 augustus 2006, IER 2006/5, p. 285. 1
loofde vergelijkende reclame. 4 Hiermee creëert het Hof een safe harbour voor de adverteerder in geval van zuivere vergelijkende reclame teneinde te ontkomen aan de sterke arm van de merkenwetgeving. Met deze antwoorden geeft het Hof de handvatten waarnaar de praktijk sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Reclamerichtlijn zo naarstig op zoek was. Er blijft echter nog één belangrijke vraag onbeantwoord. Wat als de vergelijkende reclame niet zuiver is? Stel dat de reclame bijvoorbeeld misleidend is ten aanzien van de prijzen die de concurrent rekent én het merk van die concurrent wordt daarbij genoemd. Is er dan sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame, merkinbreuk of allebei? Het zal voor de praktijkjurist duidelijk zijn dat deze ogenschijnlijk vooral dogmatische discussie ook grote pragmatische waarde heeft. Het regime van de Merkenrichtlijn kent door de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn naast de volledige proceskostenveroordeling ook een aantal bijzondere maatregelen, zoals bijvoorbeeld een ex parte verzoek en het bewijsbeslag. Ook kan er bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk een verbod worden gevraagd voor de hele Gemeenschap. Het is derhalve zeer wezenlijk om te weten hoe om te gaan met merkgebruik in onzuivere vergelijkende reclame. Daarop zal in deze bijdrage nader worden ingegaan. Onzuivere vergelijkende reclame Artikel 6:194a BW bepaalt dat vergelijkende reclame geoorloofd is indien deze: a. niet misleidend of een misleidende handelspraktijk als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g is; b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt; d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent; e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; 4 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o. 45. 2
f. voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming; g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam. Als aan één van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan is er sprake van onzuivere vergelijkende reclame en handelt de adverteerder onrechtmatig. Dat is op zichzelf helder. De oneerlijk behandelde concurrent kan dan een verbod eisen, rectificatie en schadevergoeding op basis van het commune recht. In het O2-arrest heeft het Hof echter bepaald dat de concurrent ook op basis van zijn merk kan optreden als er sprake is van gevaar voor verwarring. Het begrip verwarring komt in zowel de Merkenrichtlijn als de Reclamerichtlijn voor en met moet volgens het Hof hetzelfde worden uitgelegd. 5 Bij verwarring wekkend gebruik van een merk in vergelijkende reclame kan de merkhouder dus voor twee ankers gaan liggen: naast een commune onrechtmatige daad is het ook merkinbreuk. Maar hoe zit dat nu als er geen sprake is van verwarring in vergelijkende reclame, maar bijvoorbeeld wel van misleiding? Duidelijk is dat misleiding leidt tot onzuivere vergelijkende reclame (zie artikel 6:194a sub a BW). De adverteerder handelt dus onrechtmatig. Maar kan de aangevallen concurrent in dit geval ook een actie op basis van zijn merk instellen, indien zijn merk wordt gebruikt in de onzuivere vergelijkende reclame? In de (tot op heden zeer beperkte) post-o2 literatuur wordt wel aangenomen dat onzuivere vergelijkende reclame, die geen verwarring wekt, alleen aangepakt kan worden op basis van de Reclamerichtlijn. 6 Wij menen dat dit standpunt onjuist is. In de considerans bij de Reclamerichtlijn wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de samenloop tussen de Merkenrichtlijn en de Reclamerichtlijn. 5 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o. 49. 6 Annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p. 219. In zijn pre-o2 artikel HvJ EG over merkgebruik in vergelijkende reclame (BMM bulletin 2007/3, p. 108) schrijft Reeskamp dat hij slechts ruimte ziet voor toepassing van de Merkenrichtlijn bij onzuivere vergelijkende reclame, indien het gaat om niet-naleving van een van de merk-gerelateerde voorwaarden uit de Reclamerichtlijn (niet kleineren, niet profiteren en niet verwarren); Ook Gielen meent, althans pre-o2, dat bij merkgebruik in onzuivere vergelijkende reclame geen beroep gedaan kan worden op het merkenrecht (Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, Tjeenk Willink 2000, p. 458). 3
(13) Bij artikel 5 van de Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [6] worden de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten verleend waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten. (14) Voor een doeltreffende vergelijkende reclame kan het evenwel noodzakelijk zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam. (15) Een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, vormt geen inbreuk op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen. Uit deze overwegingen leiden wij af dat de Europese wetgever onderkent dat de merkhouder in beginsel ook in het kader van vergelijkende reclame een exclusief recht heeft op grond waarvan het derden kan worden verboden hetzelfde merk of een overeenstemmend teken te gebruiken. Maar als de adverteerder het merk van een concurrent betrekt in een zuivere vergelijking en dus aan de voorwaarden van de Reclamerichtlijn voldoet, kan de concurrent daar op basis van haar merk niets tegen ondernemen. Met andere woorden, de Europese wetgever schept een uitzondering op het exclusieve merkenrecht (safe harbour) voor gebruik van een merk door een derde in het kader van zuivere vergelijking. Als er dus geen zuivere vergelijking plaatsvindt, kan er naar onze mening, mits er natuurlijk sprake is van merkinbreuk, altijd worden opgetreden op basis van de Merkenrichtlijn. Ons standpunt lijkt voor de hand te liggen. Toch is er onduidelijkheid op dit vlak. Zoals zo vaak, wordt ook nu die onduidelijkheid door het Hof zelf in het leven geroepen. In r.o. 69 oordeelt het Hof namelijk als volgt: 69. Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid. 4
Uit deze laatste zinsnede wordt wel afgeleid dat de merkhouder in geen enkel geval zijn merkenrecht kan inzetten tegen gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame, indien er geen verwarringsgevaar is. 7 Dat is naar onze mening om meerdere redenen onterecht. Allereerst ziet het oordeel van het Hof uitsluitend op artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn. Voor een geslaagd beroep op sub b is het aantonen van verwarringsgevaar noodzakelijk. Dat betekent noodzakelijkerwijs dat als er geen verwarringsgevaar is, de merkhouder zich dus niet überhaupt niet op basis van sub b kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken door een derde; dus ook niet tegen het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken in vergelijkende reclame. Of de reclame nu zuiver is of niet, doet er dan inderdaad niet toe. Er is simpelweg niet voldaan aan de eisen die artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn stelt en van merkinbreuk kan dan geen sprake zijn. Voorts verwijzen naar r.o. 50 van het arrest van het Hof: 50. In het geval dat een adverteerder in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, kan laatstgenoemde hetzij niet aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, zodat hij niet gerechtigd is om het gebruik van dit teken te doen verbieden op grond van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, hetzij wel aantonen dat er verwarringsgevaar bestaat, en kan de adverteerder zich dus niet tegen een dergelijk verbod verzetten op grond van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, aangezien de betrokken reclame niet aan alle in deze bepaling vermelde voorwaarden voldoet. Uit deze rechtsoverweging leiden wij af dat ook het Hof als uitgangspunt neemt dat in beginsel kan worden opgetreden op basis van de Merkenrichtlijn, indien niet is voldaan aan alle voorwaarden die de Reclamerichtlijn aan zuivere vergelijkende reclame stelt. Het hof bepaalt immers dat een adverteerder zich niet kan verzetten tegen een verbod op grond van merkinbreuk, indien er verwarringsgevaar bestaat. Deze overweging bevestigt dat alleen bij het voldoen aan alle voorwaarden uit de Reclamerichtlijn aan het regime van de Merkenrichtlijn kan worden ontkomen. Voor de goede orde: dit betekent niet dat als er aan een of meerdere voorwaarden van de Reclamerichtlijn niet is voldaan, dat er dan automatisch sprake is van merkinbreuk. Neen, er moet natuurlijk ook afzonderlijk aan de voorwaarden voor merkinbreuk worden voldaan alvorens een merkhouder het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame kan verbieden. 7 Zie annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p. 219 5
Wij concluderen dan ook dat uit de laatste zinsnede van r.o. 69 van het arrest van het Hof niet meer kan worden afgeleid dan dat er daadwerkelijk staat: als er geen verwarring is, dan kan de merkhouder niet op basis van sub b optreden tegen de onzuivere vergelijkende reclame. Hiermee is geenszins gezegd dat de merkhouder niet zou kunnen optreden tegen de onzuivere vergelijkende reclame op basis van sub a, lid 2 en eventueel lid 5 van artikel 5 van de Merkenrichtlijn, ook als er geen gevaar voor verwarring bestaat. Deze verhandeling is overigens verre van theoretisch. Dat willen wij illustreren met het volgende (puur fictieve) voorbeeld. Stel nu dat in een TV-commercial van Vodafone wordt gezegd dat mobiel bellen met Vodafone goedkoper is dan met KPN. Het beeldmerk van KPN wordt een aantal seconden duidelijk in beeld gebracht. De TV-commercial is echter misleidend. Vodafone blijkt namelijk alleen in de piekuren goedkoper te zijn dan KPN, maar in de daluren niet. Voor iemand die (al dan niet bewust) vaak in de daluren belt, is een abonnement van KPN aantoonbaar goedkoper. Kortom, niet voor iedereen is bellen met Vodafone dus voordeliger. Het is duidelijk dat KPN op basis van de Reclamerichtlijn kan optreden tegen Vodafone. Maar mag zij ook haar beeldmerk inroepen tegen Vodafone? Dat zou immers als voordeel kunnen hebben dat zij ook de volledige proceskosten zou kunnen vorderen. Het zal u niet verbazen dat wij menen dat KPN inderdaad ook kan ageren op basis van haar merkenrecht. Dat er geen gevaar voor verwarring is doet daar niet aan af. KPN kan naar onze mening op basis van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn ageren. 8 Het aantonen van verwarringsgevaar is dus niet vereist. Het wordt verondersteld aanwezig te zijn. 9 Het gaat hier immers om een identiek teken en dezelfde diensten. Ook is er in dit voorbeeld sprake van gebruik in het economisch verkeer. Zoals reeds blijkt uit de inleiding, is de vraag of het gebruik van een merk door een concurrent in het kader van vergelijkende reclame door het Hof in het O2-arrest onomwonden bevestigend beantwoord. 10 8 Zie ook de annotatie van Hoogenraad bij HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), IER 2008/4, p. 220. 9 Sinds het Opel/Autec-arrest (HvJ EG 25 januari 2007, IER 2007/28, p. 116) lijkt het Hof van de rechter te verlangen dat er ook bij sub a moet worden onderzocht of er in elk concreet geval daadwerkelijk sprake is van verwarring. Dit oordeel van Hof staat op gespannen voet met artikel 16 lid 1 TRIPs, haar eigen BMW/Deenikarrest (HvJ EG naar HvJEG 23 februari 1999, zaak C-63/97, NJ 2001, 134) en is in de literatuur kritisch ontvangen. 10 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o. 36. 6
Ten slotte kunnen we ook vaststellen dat de misleidende TV-commercial van Vodafone niet aan de voorwaarden van de Reclamerichtlijn voldoet, waardoor de safe harbour van de Reclamerichtlijn voor Vodafone geen redding biedt. 11 KPN kan derhalve naar onze mening met succes haar merkenrecht inroepen tegen Vodafone en daarbij alle maatregelen die de Handhavingsrichtlijn haar biedt inzetten. Wij menen dat zulks ook gerechtvaardigd is. Indien een derde ter meerdere eer en glorie van zichzelf en ten koste van de merkhouder gebruik maakt van een beschermd merk, zou het niet zo moeten zijn dat deze derde er beter van afkomt dan een reguliere inbreukmaker. Dat strookt ook niet met de bedoeling van Europese wetgever. Conclusie Het 02-arrest heeft op een aantal belangrijke punten ontegenzeggelijk duidelijkheid gebracht ten aanzien van merkgebruik in vergelijkende reclame. Maar toch niet op alle punten. Eén van deze punten is of een merkhouder mag optreden op basis van haar merkrecht indien er weliswaar geen verwarringsgevaar ontstaat door het gebruik van zijn merk door een adverteerder, maar wel op andere punten sprake is van een onzuivere vergelijking. Juist op dit punt is het arrest van het Hof niet zo duidelijk als we graag hadden gezien. De laatste zinsnede van r.o. 69 is de boosdoener. Na een (te) snelle lezing van deze overweging kan de gedachte doen postvatten dat bij een onzuivere vergelijking, maar geen verwarringsgevaar, een merkhouder haar exclusieve merkrechten niet kan handhaven tegen de adverteerder. Met deze bijdrage tonen wij aan dat deze lezing onjuist is. Het Hof heeft zich immers louter gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn. In dat kader is het logisch dat als er geen verwarring is het er niet toe doet of al dan niet aan de andere voorwaarden van de Reclamerichtlijn is voldaan. Zonder verwarring immers geen merkinbreuk onder sub b. Maar hieruit mag men niet afleiden dat de merkhouder in alle andere gevallen van onzuivere vergelijkende reclame, waar geen verwarringsgevaar bestaat, haar merkrecht ook niet zou mogen uitoefenen. In tegendeel. De bedoeling van de Reclamerichtlijn is om uitsluitend een safe harbour te creëren voor de zuivere vergelijking, maar voor de adverteerder die zich schuldig maakt aan een onzuivere vergelijking heeft de Europese wetgever geen compassie willen opbrengen. Hiertegen kan in veel gevallen ook op basis van het merkenrecht effectief worden opgetreden. Het gaat immers in veel gevallen om een sub a situatie, dat wil zeggen: gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren en diensten. Het aantonen van verwarringsgevaar is dan niet vereist, maar wordt verondersteld. Kortom, de rol van het 11 HvJ 12 juni 2008, C-533/06 (O2), r.o. 45. 7
merkenrecht bij vergelijkende reclame is nog altijd vele malen groter dan wel na het O2- arrest wordt aangenomen. 8