Bewijslastverdeling bij gestelde uitputting

Transcriptie

1 Cassatiemiddel Schending van het recht inz. artikel 2.23 lid 3 BVIE (art. 13A lid 9 BMW oud), zoals deze bepaling geïnterpreteerd en toegepast dient te worden in het licht van art 7 lid 1 van de Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten (hierna: "de Merkenrichtlijn") en de arresten Hof van Justitie EG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, IER 2004, 4 ("Davidoff-arrest"), Hof van Justitie EG 8 april 2003, IER 2003, 49 ("Van Doren/Lifestyle-arrest"), Benelux Gerechtshof 6 december 1999, IER 2004, 14 ("Kipling/GB Unic-arrest"), Benelux Gerechtshof 6 juli 1979, NJ 1980, 344 ("Mecadox-arrest") en HR 22 september 2006, C05/098, RvdW 2006, 885 ("Kruidvat/Lancôme-arrest"), en/of tot nietigheid leidend verzuim van vormen, doordat het Gerechtshof in zijn te dezen bestreden arrest in het principaal appel heeft overwogen: "4.7 Door partijen is uitvoerig ingegaan op de vraag of in een geval van een selectief distributiesysteem zoals dat door Lancaster wordt gehanteerd de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht, op de merkhouder komt te rusten dan wel bij de derde die zich op uitputting van diens merkrecht beroept. Zij hebben hierbij, evenals de rechtbank, verwezen naar het arrest HvJ EG 8 april 2003, IER 2003, 49 (Van Doren/Lifestyle). Verder zijn partijen ingegaan op een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 14 oktober 2004, IER 2005, 12 (Lancôme/Kruidvat) en heeft Lancaster gewezen op een onderdeel van de conclusie van AG Huydecoper van 12 mei 2006 in verband met het cassatieberoep tegen laatstgenoemd arrest dat inmiddels is verworpen (HR 22 september 2006, LJN AX3069). 4.8 Door Uijtdewillegen is erop gewezen (o.m. mva punt 15/16) dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij op 27 oktober 2000 in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht. Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht."

2 4.9 Nu eerst vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door Uijtdewillegen gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren." en (mede) op deze gronden de vonnissen van de Rechtbank te 's-hertogenbosch heeft bekrachtigd met veroordeling van Lancaster in de kosten van het principaal appel, zulks om de navolgende, zonodig in onderlinge samenhang te beschouwen redenen. Bewijslastverdeling bij gestelde uitputting 1. Doordat Uijtdewillegen in de Benelux waren waarvoor de merken (ook) voor de Benelux zijn ingeschreven, voorzien van de Merken (onder de Merken) aanbiedt en in het verkeer brengt, maakt Uijtdewillegen in beginsel inbreuk op de merkrechten van Lancaster uit hoofde van art 2.20(1)(a) BVIE. Op die regel kan een uitzondering gelden wanneer de betrokken merkrechten voor wat betreft deze specifieke, individuele producten (Hof van Justitie 1 juli 1999, IER 1999, 44) zijn "uitgeput". Voor een dergelijke "uitputting" (soms ook wel "uitdoving" genoemd) is nodig dat de betrokken waren door de merkhouder, of met zijn toestemming (bijvoorbeeld door een licentiehoudster) in de Europese Economische Ruimte ("EER") in het verkeer zijn gebracht (art 2.23 lid 3 BVIE (art 13A lid 9 BMW oud) gebaseerd op art 7 lid 1 Merkenrichtlijn). Dat kan een expliciete toestemming of impliciete toestemming zijn (wanneer uit elementen en omstandigheden met zekerheid bijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen), maar kan niet worden afgeleid uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder (zo volgt uit het Davidoff-arrest). Wanneer Uijtdewillegen zich op deze uitzonderingsbepaling wenst te beroepen, hetgeen zij gedaan hebben, dan berust de bewijslast van die stelling (dat er sprake is van uitputting) in beginsel op Uijtdewillegen. Naar "nationaal" Benelux-recht volgt dit uit het Mecadox-arrest, bevestigd in (ov. 18 van het) het Kipling/GB-Unicarrest (hetgeen overigens ook in overeenstemming is met art 150 Rv), in welk laatste arrest ook (in ovv 19-20) bevestigd werd, dat het feit dat de aangesproken derde de gemerkte waren binnen de EER gekocht heeft, geen aanleiding kan zijn om te komen tot een andere bewijslastverdeling. Een dergelijke bewijslastverdeling naar nationaal recht is niet in strijd met de bepalingen van de Merkenrichtlijn of het EG-Verdrag. Zie terzake ovv van het Van Doren/Lifestyle-arrest, waar eenzelfde bewijslastverdeling naar Duits recht in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht werd geoordeeld. Uit die opmerking kan afgeleid worden dat dit een bewijslastverdeling is die wordt voorgeschreven door (de nationale equivalent van) art 7 lid 1 Merkenrichtlijn, maar zelfs voor zover dat niet het geval mocht zijn, geldt in ieder geval dat de "nationale" bewijslastverdeling zoals door het Benelux Gerechtshof voorgeschreven, in overeenstemming is met alle regels van het Gemeenschapsrecht, inclusief de Merkenrichtlijn. Voorts blijkt uit het Davidoff-arrest (ov. 54), dat in ieder

3 geval wanneer de waren voor het eerst buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, het aan de aangesproken derde (hier: Uijtdewillegen) is om aan te tonen dat de benodigde toestemming van de merkhouder bestaat, en het niet aan de merkhouder is om het ontbreken van toestemming te bewijzen. Deze bewijslastverdeling geldt in beginsel ook wanneer zoals in het onderhavige geschil- getwist wordt over de vraag of de waren voor het eerst binnen of buiten de EER in het verkeer zijn gebracht (Van Doren/Lifestyle-arrest, ovv ; althans blijkt daar in ieder geval uit dat de bewijslastverdeling zoals terzake in de Benelux voorgeschreven, in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht). Uitzondering: omkering van de bewijslast 2. Het Hof van Justitie EG heeft in de zaak Van Doren/Lifestyle in ovv overwogen dat onder bepaalde omstandigheden met het oog op artikel 28 en 30 EG-Verdrag, een uitzondering moet worden gemaakt op bovengenoemde hoofdregel (dat de aangesproken derde moet bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput). Deze uitzondering moet volgens het Hof van Justitie EG worden gemaakt indien de aangesproken derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. "42. ( )De vereisten van de onder andere in artikel 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd." De uitzonderingssituatie kan zich volgens het Hof van Justitie EG met name voordoen wanneer er sprake is van een exclusief distributiesysteem. 3. Uit het voorgaande volgt dat van een omkering van de bewijslast terzake van uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE (art 7 lid 1 Merkenrichtlijn) -in die zin dat niet de aangesproken derde dient te bewijzen dat de gemerkte waren met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, maar de merkhouder dient te

4 bewijzen dat de gemerkte waren door haar buiten de EER in het verkeer zijn gebrachtsprake kan zijn als: A) partijen twisten over de vraag of de gemerkte waren voor het eerst binnen of buiten de EER in het verkeer zijn gebracht; B) de aangesproken derde aantoont dat; C) er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten (voor de gemerkte waren) worden afgeschermd wanneer de derde het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht (wat zich met name kan voordoen wanneer de merkhouder de gemerkte waren binnen de EER in de handel brengt middels een exclusief distributiesysteem). 4. Blijkens de hiervoor aangehaalde ovv. 4.7 tot en met 4.9 heeft het Hof de hiervoor onder 1 tot en met 3 geschetste bewijslastverdelingsregels niet, althans onjuist toegepast. 5. Het Hof noemt (in ov. 4.7) weliswaar het Van Doren/Lifestyle-arrest, maar het Hof past de daarin genoemde bewijslastverdelingsregels (expliciet) niet toe, terwijl die in deze zaak wel toepassing hadden behoren te vinden. 6. Immers: in ov. 4.8 wordt verwezen naar de stelling van Uijtdewillegen (en vervolgt het Hof kennelijk met een eigen oordeel) dat alvorens de hiervoor bedoelde kwestie van bewijslastverdeling aan de orde kan komen, eerst zal dienen vast te staan dat de originele producten waarop Lancaster zich beroept en die zij op 27 oktober 2000 in beslag heeft doen nemen aanvankelijk buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet. Alleen wanneer de producten voor de markt buiten de EER bestemd waren en aanvankelijk aldaar in het verkeer gebracht, en vervolgens toch binnen de EER op de markt zijn gebracht komt de kwestie aan de orde van de bewijslastverdeling met betrekking tot de wijze waarop die originele producten binnen de EER in de handel zijn gebracht, bij welke (juridische) benadering het Hof zich (klaarblijkelijk) aansluit, zowel doordat het Hof zich al in ov. 4.8 aansluit bij die redenering (althans die tot de zijne maakt), als door hier in ov. 4.9 direct op te laten volgen Nu eerst vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn en door Uijtdewillegen gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren. Dit kan niet anders begrepen worden dan dat het Hof zich bij de redenering, kwalificatie en regels zoals omschreven in ov. 4.8, aansluit en die tot de zijne maakt. Wanneer het Hof iets anders bedoeld heeft te zeggen, is het arrest onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, omdat dan niet (voldoende) duidelijk gemaakt wordt waarop het Hof de door haar geformuleerde bewijslastverdeling dan gebaseerd heeft, en heeft het onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtengang.

5 7. Het geschil heeft zich in twee instanties (expliciet) toegespitst op de vraag wie van beide partijen belast zou moeten worden met het bewijs met betrekking tot de vraag of de betrokken (en in beslag genomen) gemerkte waren voor het eerst binnen of buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Er is bijna geen processtuk aan te wijzen waarin dit element niet aan de orde komt, maar kortheidshalve wordt hier volstaan met een verwijzing naar de Memorie van grieven in principaal appel onder 15, 17-19, 31-32, 43-45, 47-48, de Memorie van Antwoord in principaal appel zijdens Uijtdewillegen onder 2 ("In deze procedure staat de vraag centraal op welke partij de bewijslast rust omtrent de vraag of goederen die voorzien zijn van een merk al dan niet met toestemming van de merkhouder in de Europese Economische Ruimte (EER) in het economisch verkeer zijn gebracht"), 3-4, 11, 14-16, 19, de Memorie van Antwoord in incidenteel appel zijdens Lancaster onder 2 ("Tussen partijen staat vast, dat de centrale vraag in deze procedure is, op welke partij de bewijslast rust omtrent de vraag of van een merk voorziene producten, met toestemming van de merkhouder, voor het eerst in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Lancaster c.s. stellen, dat de bewijslast in casu rust op Uijtdewillegen. Uijtdewillegen betwist dat"), de pleitnota zijdens Lancaster in appel onder 2, 10-13, 26, en de pleitnota in appel zijdens Uijtdewillegen onder Hoewel partijen zich dus (terecht en steeds) op het standpunt hebben gesteld dat het voor de verdeling van de bewijslast in de onderhavige zaak (waar het gaat om de vraag wie moet bewijzen waar de gemerkte producten het eerst door of met toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer zijn gebracht; binnen of buiten de EER) de regels zoals geformuleerd in het Van Doren/Lifestyle-arrest moeten worden toegepast, heeft het Hof die regels juist (expliciet en ten onrechte) buiten toepassing gelaten. Voor zover het Hof de hiervoor aangehaalde stellingen van partijen anders begrepen zou hebben, is s Hofs oordeel onvoldoende met redenen omkleed want, in het licht van de inhoud van deze stukken, onbegrijpelijk. 8. s Hofs oordeel is voorts rechtens onjuist en onvoldoende met redenen omkleed, want in het licht van de processtukken onbegrijpelijk, waar het in ov. 4.8 overweegt: Immers, wanneer de producten in eerste instantie door of namens Lancaster in de EER in het verkeer zijn gebracht, speelt de hele kwestie niet en Anders dan in de andere zaken waarnaar door partijen werd verwezen, staat in de onderhavige zaak niet vast dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht, waar in dergelijke situaties juist de bewijslastverdelingsregels als geformuleerd in het Van Doren/Lifestyle-arrest toegepast (hadden) moeten worden. De in dat arrest geformuleerde regels zien juist op de verdeling van de bewijslast met betrekking tot de vraag of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel gebracht zijn (ov 4.9), en dit laatste is geen te beantwoorden vóórvraag (ook blijkens ov van het Van Doren/Lifestyle-arrest), voordat de bewijslastverdelingsregels van het genoemde arrest kunnen en moeten worden toegepast (waar het Hof blijkens de passage Nu eerst vastgesteld dient te worden of de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel

6 gebracht zijn en door Uijtdewillegen gemotiveerd wordt betwist dat daarvan sprake is, is het aan Lancaster om terzake bewijs te leveren in ov. 4.9 ten onrechte wel van uit gaat). 9. s Hofs oordeel is voorts onvoldoende gemotiveerd want onbegrijpelijk, nu beide partijen in hun stukken er ook herhaaldelijk op gewezen hebben dat bij de beoordeling van de voorliggende vraag, de bewijslastverdelingsregels van het Van Doren/Lifestylearrest van doorslaggevende betekenis zijn. Het oordeel van het Hof moet dan ook als verrassingsbeslissing gekwalificeerd worden en het Hof is aldus buiten de rechtsstrijd van partijen getreden. 10. Voor een omkering van de bewijslast, in die zin dat, in een situatie als hier aan de orde, waarin partijen twisten over de vraag of de gemerkte producten voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, de bewijslast terzake op de merkhouder (Lancaster) wordt gelegd (zoals het Hof doet in ov. 4.9), is voorwaarde dat de aangesproken derde (Uijtdewillegen) heeft aangetoond dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten (voor de gemerkte waren) worden afgeschermd wanneer deze derde het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht (wat zich met name kan voordoen wanneer de merkhouder de gemerkte waren binnen de EER in de handel brengt middels een exclusief distributiesysteem). Het Hof heeft daaromtrent niets vastgesteld (zelfs niet dat Uijtdewillegen een dergelijke marktafscherming aannemelijk heeft gemaakt, laat staan aangetoond), reden ook om thans in cassatie uit te gaan van de juistheid van de stellingen van Lancaster terzake, zoals hierboven in alinea 8 (Inleiding) verwoord. s Hofs oordeel is derhalve rechtens onjuist, waar het de bewijslast desondanks- (toch, ondanks de (hoofd)regels van bewijslastverdeling in kwesties als deze, zoals omschreven in het Van Doren/Lifestyle-arrest) op Lancaster laat drukken, en voorts, in het licht van het feitelijk uitgangspunt in cassatie, onvoldoende gemotiveerd, want onbegrijpelijk. Voor zover s Hofs oordeel anders begrepen zou moeten worden, is het arrest onvoldoende met redenen omkleed, omdat een andere uitleg met de tekst van het arrest, zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet te verenigen valt. 11. Voor zover s Hofs oordeel zo begrepen zou moeten worden dat het geoordeeld heeft dat Uijtdewillegen (afdoende) aangetoond heeft dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten (voor de gemerkte waren) worden afgeschermd wanneer zij het bewijs moeten leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht, dan is dat oordeel niet alleen onvoldoende gemotiveerd, omdat het niet terug te vinden is in het bestreden arrest, maar ook rechtens onjuist. Vast staat dat Lancaster gebruik maakt van een systeem van selectieve distributie waarbij dépositairs onderling (binnen de Europese Gemeenschap: internationaal) in gemerkte waren mogen handelen. In dergelijke situaties valt (tenminste: in beginsel) niet aan te nemen

7 dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten (voor de gemerkte waren) worden afgeschermd (vgl. HR 22 september 2006, RvdW 2006, 885 (Kruidvat/Lancôme) en de conclusie van A-G Huydecoper daarbij; Gerechtshof 's- Gravenhage 18 augustus 2005, IER 2005, 86 (Pelicar/Kia); J.K. van Hezewijk, Van Doren/Lifestyle sports: de invloed van het distributiesysteem op de bewijslast bij uitputting, IER 2003, p ). Althans is s Hofs oordeel dan onvoldoende met redenen omkleed, omdat het niet heeft aangegeven waarom, ondanks deze inrichting van Lancasters distributiesysteem, tóch sprake is van een reëel gevaar van marktafscherming. 12. Voorzover aangenomen zou moeten worden dat het Gerechtshof in rechtsoverwegingen 4.7 tot en met 4.9 aanneemt dat er in het onderhavige geval andere redenen zijn om de bewijslast om te keren, is dit rechtens onjuist (omdat de bewijsregels in situaties als hier aan de orde duidelijk, en anders dienen te worden toegepast; zie hiervoor), althans onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd, nu dergelijke omstandigheden door het Hof niet genoemd worden. OP GROND VAN DIT MIDDEL: zullen mijn requiranten concluderen dat het de Hoge Raad zal behagen te vernietigen het arrest waartegen het is gericht, met zodanige verdere beslissingen als de Hoge Raad zal vermenen te behoren, kosten rechtens.