Uitgifte afgeleverd aan: Repertorium nummer: 533 Op: UOR: Kost: V O N N I S: geveld door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende te Turnhout, provincie Antwerpen, zetelende zoals in kort geding, op vrijdag, zesentwintig januari tweeduizend en zeven. Aanwezig: De Heer L. Goossens, Mevrouw L. Coomans, Voorzitter; Hoofdgriffier A/06/1804 INZAKE N.V. UNILEVER, vennootschap naar Nederlands recht, met vennootschapszetel gevestigd te NL-3013 AL Rotterdam / Nederland, Weena 455, alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Philippe Peters, advocaat te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 177/6 (ref. 75004204 BRU C 115888/1). Eisende partij TEGEN N.V. IJSBOERKE ICE CREAM INTERNATIONAL, met vennootschapszetel gevestigd te B- 2460 Kasterlee, Gierlebaan 100, RPR Turnhout KB nummer 0438.625.684, alhier ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Tom Heremans, advocaat te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178 (ref.32784). Verwerende partij Gezien de inleidende dagvaarding betekend op 1 september 2006 door het ambt van Yves Eyskens, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in vervanging van gerechtsdeurwaarder Peter Segers met standplaats te Turnhout. De vordering van eiseres zoals ze werd aangepast in conclusies, strekt er toe: Ten aanzien van de hoofdvordering van Unilever : deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg : vast te stellen dat IJsboerke, door het produceren, verpakken, exporteren en commercialiseren van haar Ice Cream Dessert' ijstaart inbreuk pleegt op de merkrechten van Unilever en aldus in strijd met de eerlijke handelspraktijken handelt; IJsboerke te verbieden haar 'Ice Cream Dessert ijstaart nog verder te produceren, te verpakken, te exporteren of te commercialiseren dan wel eender welke andere vorm, die identiek of overeenstemmend is met de Benelux vormmerken nr. 536046 en nr. 636757 van Unilever te gebruiken, op straffe van een dwangsom van 250 EUR per overtreding, met dien verstande dat elk product of elke afbeelding van de gewraakte vorm op eender welke drager een afzonderlijk gebruik uitmaakt; de publicatie van het tussen te komen vonnis op kosten van IJsboerke te bevelen in twee nationale dagbladen naar keuze van Unilever, meegedeeld op het tijdstip van de betekening van het vonnis, waarbij de kosten van publicatie en beëdigde vertaling naar het Frans terugvorderbaar zijn op eenvoudig vertoon van de pro forma facturen. Ten aanzien van de tegenvordering van IJsboerke : deze onontvankelijk te verklaren in zoverre de nietigheid en de doorhaling van de hoger genoemde vormmerken van Unilever worden gevorderd en voor het overige ongegrond te verklaren; Pagina 1 van 6
in ondergeschikte orde, deze in haar geheel ongegrond te verklaren; Ten aanzien van de kosten : IJsboerke te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding begroot op 209,94 dagvaardingskosten en 242,94 rechtsplegingsvergoeding. Hiertoe wordt geargumenteerd op grond van 13 A 1a en b BMW. 1. Eiseres is titularis van verschillende merkinschrijvingen geldig in de Benelux, waaronder: het Benelux vormmerk nr. 536046 d.d. 18 oktober 1993 : het Benelux vormmerk nr. 636757 d.d. 15 september 1998: Deze vormmerken zijn ingeschreven voor consumptie-ijs en ijstaarten (merkenklasse 30) en worden sinds jaren onder het merk "Viennetta" verhandeld. Deze vormmerken hebben een zeer sterk onderscheidend karakter, hetgeen reeds meermaals door de rechtspraak in de Benelux herhaald werd [...] dat de sierlijke, golvende patronen de onderscheidende kenmerken zijn van (de afbeeldingen van) de Viennetta-ijstaarten zoals deze als merk zijn ingeschreven" [Gerechtshof 's-gravenhage, 4 juni 1998] ; "Van betekenis is dat de markante vorm van de Viennetta zeer geschikt is om de taart als het product van [Unilever] van andermans producten te onderscheiden" [Vz. Rb. 's-hertogenbosch, 8 november 1993). 2. Verweerster produceert en verhandelt eveneens ijs en ijstaarten. Zij is een rechtstreekse en belangrijke concurrent van eiseres. Eiseres heeft onlangs vastgesteld dat Verweerster een ijstaart produceert, die zoniet identiek is met de vormmerken van eiseres, hiermee zeer sterk overeenstemt. Verweerster verhandelt deze taart en voert ze onder andere uit op de Engelse markt. De volgende producten van de vennootschap Iceland Foods Ltd. vermelden immers het internationale erkenningsnummer van gedaagde "B RI 149 EC", naast de vermelding dat ze in België worden geproduceerd : 3. Verweerster handelt manifest te kwader trouw. In november 1998 werd zij immers reeds door euseres gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, teneinde veroordeeld te worden tot de staking van het gebruik van de vorm van de ijstaart "Finesse" en de betaling van een schadevergoeding van BEF 5.000.000 : Pagina 2 van 6
Verweerster en eiseres hebben in 2000 een dading gesloten, waarbij verweerster zich ertoe verbonden heeft om elk gebruik van het gewraakte teken na 30 juni 2000 definitief te staken en de geldigheid van de vormmerken van eiseres niet te betwisten. Eiseres heeft zich ertoe verbonden om voor de betrokken periode waarin deze vorm van de taart gebruikt werd, geen schadevergoeding te eisen. Hiertegenover vraagt verweerster: M.b.t. de hoofdvordering: De vorderingen van Unilever ontvankelijk doch ongegrond te verklaren; M.b.t. de tegenvordering: De Benelux merkinschrijvingen voor de vormmerken van de Viennetta-ijstaart met nummers 536046 en 636757 nietig te verklaren en te bevelen dat de merkinschrijvingen worden doorgehaald: op basis van artikel 2.28.1.b B.V.I.E., wegens gebrek aan enig onderscheidend vermogen; op basis van artikel 2.28.1.a B.V.I.E. en artikel 2.1.2 B.V.I.E., aangezien de vorm de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt; In ondergeschikte orde de heropening der debatten te bevelen teneinde de partijen toe te laten te concluderen over de juiste prejudiciële vragen die aan het Hof van Justitie moeten worden gesteld. Unilever te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 118, 99 EUR. Gehoord ter zitting van 12 januari 2007, de raadslieden van partijen in hun middelen en uitleg, waarna de stukken werden neergelegd door beide partijen, de debatten werden gesloten en de zaak in beraad werd genomen. I.- Ten aanzien van de bevoegdheid. 1.- Uitsluiting van contractuele tekortkomingen. Verweerster merkt op dat eiseres in conclusies verwijst naar de dading van januari 2000 die tussen partijen is afgesloten; waaruit wordt afgeleid dat de vordering van eiseres een contractuele grondslag heeft. Volgens eiseres is dit argument vreemd aan de hoofdvordering en betreft het enkel een verweer op de tegenvordering. Ondergeschikt stelt eiseres dat haar vordering minstens slechts ten dele een contractuele grondslag heeft: de stakingsrechter blijft bevoegd indien los van het contract een handeling tevens strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken. Beoordeling: Zelfs indien de argumentatie betrekking zou hebben op de hoofdvordering, kan een stakingsvordering ingesteld worden indien de gedraging los van het contract een schending oplevert van de eerlijke handelsgebruiken. 2.- Art. 96 WHPC: de niet toepasselijkheid van de wet op daden van namaking. Verweerster stelt het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 in vraag. De stakingsrechter te Antwerpen heeft een nieuwe vraag gesteld, die inmiddels gepubliceerd is in het staatsblad op 17 januari 2007. Eiseres merkt terecht op dat deze vraag betrekking heeft op het modellenrecht art. 3.16 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake intellectuele eigendom (BVIE), en niet art. 2.20.1 (voorheen art. 13 A1 BMW). Het aangevoerde middel is dus niet relevant. II.- Inzake de tegenvordering Logischerwijze dient vooreerst de tegeneis in beoordeling genomen te worden; een stakingsvordering is uiteraard zonder voorwerp indien de gevorderde nietigverklaring wordt toegestaan. Pagina 3 van 6
Volgens Unilever is de bevoegdheid van de stakingsrechter op limitatieve wijze omschreven, en strekt ze niet uit tot een nietigverklaring. Hierbij wordt uit het oog verloren dat de toelaatbaarheid van een tegeneis beoordeeld moet worden in het licht van art. 563 Ger. W.; wat tevens de vaste rechtspraak is van het Hoven van Beroep te Antwerpen en Luik. In deze wordt geoordeeld dat de tegeneis ontstaan is uit het feit dat aan de grondslag ligt van de oorspronkelijke vordering, en zodoende binnen de bevoegdheid valt van de stakingsrechter. De dadingsovereenkomst van 27 januari 2000 bepaalt onder art. 2, derde lid: Mits strikte naleving door Unilever van haar in artikel 2 opgenomen verplichtingen zal Ijsboerke haar vordering tot nietigverklaring van het depot nummer 804.879 niet handhaven en maakt het zich sterk dat de vennootschappen van de groep Ijsboerke, of een derde aan wie de groep Ijsboerke bepaalde rechten zou verschaffen of hebben verschaft, de geldigheid van voornoemd depot niet zullen aanvechten. De verplichting van Unilever houdt in dat geen schadevergoeding gevorderd wordt in verband met de verkoop door Ijsboerke van de ijstaart Finesse, welke verkoop moest stopgezet worden uiterlijk 30 juni 2000. Deze situatie is derhalve achterhaald. Ijsboerke erkent dus de rechtsgeldigheid van het merk, en heeft zich het recht ontzegd om het depot te betwisten. De vereisten voor een merk zoals omschreven in art. 2.1 BVIE kunnen dus niet in vraag gesteld worden. De tegeneis moet dan ook als ongegrond afgewezen worden. III.- De hoofdeis Verweerster is van oordeel dat de hoofdeis ongegrond is: a. er is geen gebruik van de Benelux merkenrechten in de Benelux; b. de gebruikte tekens zijn niet identiek aan de merken van Unilever (art. 2.20. 1a BVIE) c. ondergeschikt: de ijstaarten geven geen aanleiding tot verwarring (art. 2.20. 1 b. BVIE). 1.- Goederen bestemd voor uitvoer. Verweerster houdt voor dat de traditionele rechtspraak een merkinbreuk vaststelde, wanneer de kwestieuze goederen hier werden geproduceerd (zelfs indien ze geëxporteerd werden naar landen waar geen bescherming van toepassing was); maar dat deze stelling moet herzien worden in het licht van het Class-arrest van het Hof van Justitie EG, waarbij eiseres eveneens betrokken was. Eiseres beroept zich op art. 2.20.2 BVIE: onder het gebruik van een merk wordt verstaan (a) het aanbrengen van het merk op de waren of de verpakking; (c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken. Verder preciseert eiseres dat inzake het Class arrest, het ging om een transit van originele niet-communitaire merkgoederen, en de vraag of de merkhouder zich hiertegen kan verzetten. Terwijl het hier gaat om een concurrent die zonder toestemming van de merkhouder, het teken aanbrengt op goederen en deze stockeert in het beschermd gebied met het oog op transport naar het buitengebied. Art. 9 van de Namaakverordening van 22 juli 2003 (Verordening EG nr. 1383/2003) bepaalt dat een douanekantoor de goederen vasthoudt waarvan wordt vermoed dat zij een inbreuk uitmaken op het intellectuele eigendomsrecht. Na afloop van de procedure mogen deze goederen krachtens art. 16 niet uitgevoerd worden. Namaak vormt een bedreiging van de kenniseconomie van de Gemeenschap; het is irrelevant of nagemaakte goederen in het economisch verkeer worden gebracht, dan wel zich in transit bevinden. Aldus de commentaar op het Classarrest (Isabelle Buelens, Originele goederen in transit: geen merkinbreuk, TBH 2006.6 blz. 633). Pagina 4 van 6
Binnen het kader van huidige procedure is het dus zonder belang dat de goederen uitsluitend voor uitvoer bestemd zijn, en blijven de bepalingen van art. 2.20.2 onverkort van toepassing. Een duidelijke bepaling is overigens niet vatbaar voor interpretatie. 2.- art. 2.20.1a: verbod wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Eiseres voert aan dat een teken gelijk is aan een merk, ook wanneer het onbeduidende verschillen vertoont die aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. De specifieke vormen van haar Viennetta - ijstaart worden omschreven als volgt: - zijkant: enkele lagen met een golfpatroon, gescheiden door dunne rechte lagen; - bovenkant: een aan de zijkanten golvende laag met in het midden een lange donkerbruine streep; - de dunne chocoladelaagjes tussen de verschillende ijsroomlagen. Zij is van oordeel dat deze gegevens volledig terug te vinden zijn in het litigieuze teken. Verder wordt aangevoerd dat niet wordt betwist dat het litigieuze teken wordt gebezigd door verweerster voor dezelfde waren, en ter onderscheiding van haar ijstaarten. De vermelding van een andere naam op de verpakking wil niet zeggen dat het teken niet identiek is. Verweerster wijst op de verschillen: - haar ijstaart Ice-cream dessert is volledig wit met een chocoladebruine versiering bovenaan; bij eiseres gaat het om drie kleuren; - de vorm van de ijsroomkrullen zijn dezelfde in de drie lagen; bij eiseres zijn de krullen van de drie lagen telkens verschillend; - de scheiding onder de bovenste laag is een rechte witte lijn; bij eiseres een driekleurige lijn. Verweerster noemt deze verschillen opmerkelijk omdat de consument keuzebewust is omdat hij moet kiezen tussen verschillende smaken. Zij onderstreept verder dat de vorm van haar ijstaart niet ter onderscheiding van haar waren wordt aangewend; het gaat gewoon om een aantrekkelijke vorm, die door de klanten niet in verband wordt gebracht met de oorsprong van de waar. De oorsprong wordt aangetoond door de benaming ICELAND op de verpakking. Beoordeling. De vereisten art. 2.1 BVIE werden besproken bij de behandeling van de tegeneis. De aanspraken van eiseres steunen niet op de dading, maar op een gedeponeerd merk, dat derhalve bescherming geniet. Het probleem van de kleurverschillen wordt ondervangen door het zwart-witte vormmerk. Het totaal concept is identiek; het kleine verschil in de krullen is dermate onbeduidend dat het niet zal opgemerkt worden door een gemiddelde consument die de beide vormen als identiek zal aanzien. De verpakking van verweerster doet hieraan geen afbreuk daar de beschermde vorm van de waar identiek is. De aanspraken van eiseres worden derhalve gegrond bevonden. 3.- Onrechtmatige mededinging Los van elke overeenkomst moet het gebruik van een identiek merk beschouwd worden als een daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, waardoor de beroepsbelangen van eiseres kunnen geschaad worden. De stakingsvordering op hoger gemelde basis is gegrond, en de gevraagde dwangsom is redelijk. Daar de goederen niet bestemd zijn voor de Belgische markt, is een publicatie van het vonnis in de nationale pers niet zinvol. Met inachtneming van de artikels 2.30.34.36.37 en 41 der wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Pagina 5 van 6
OM DEZE REDENEN De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, zetelende in kort geding, recht doende op tegenspraak: Verklaart de hoofdeis en tegeneis ontvankelijk, en wijst de tegeneis af als ongegrond; Verklaart de hoofdeis gegrond in navolgende mate: Stelt vast dat verweerster, door het produceren, verpakken, exporteren en commercialiseren van haar Ice Cream Dessert, een inbreuk pleegt op de merkenrechten van eiseres en zodoende een inbreuk pleegt op art. 93 WHPC; Beveelt de staking ervan onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per overtreding, met dien verstande dat elk product of elke afbeelding van de gewraakte vorm op eender welke drager een afzonderlijke inbreuk uitmaakt; Veroordeelt verweerster in de kosten van het geding, en begroot deze kosten in hoofde van: eiseres op: - dagvaarding en rolstelling: 209,38 - rechtsplegingsvergoeding: 242,94 en in hoofde van verweerster op: - rechtsplegingsvergoeding: 242,94 Beveelt dat onderhavig vonnis zal ter kennis gebracht worden aan de Heer Minister van Economisch Zaken zoals voorgeschreven in artikel 100 van de wet op de handelspraktijken. De voorlopige tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt opgelegd door art. 100 W.H.P.C. L. COOMANS L. GOOSSENS Pagina 6 van 6