Zumex - Zumex DomJur 2001-57 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/746 Datum: 28-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: De vennootschap naar vreemd recht Zumex Maquinas y Elementos S.A., gevestigd te Moncada (Valencia), Spanje, eiseres in conventie, verweerster in reconventie procureur: mr. H.C. Grootveld, advocaat: mr. A.W.G. Artz te Rotterdam, tegen De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zumex Benelux B.V., kantoorhoudende te Gouda, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur: mr. E. Grabandt, advocaat: mr. J.C.J. Wouters te Rotterdam; Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding: Eiseres -hierna ook: Zumex Maquinas- heeft gedaagde -hierna ook: Zumex Benelux- doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 18 juli 2000. Ter zitting heeft de raadsman van Zumex Maquinas de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Zumex Benelux heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd. Zumex Benelux heeft voorts een eis in reconventie ingesteld. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen. Overwegingen ten aanzien van het recht: De feiten 1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a. Zumex Maquinas is een te Spanje gevestigde fabrikant van fruitpersmachines. Zij heeft sedert het begin van de jaren zestig haar producten aangeduid onder de naam ZUMEX. b. Krachtens internationale registratie, die onder meer gelding heeft voor de Benelux, en die is gebaseerd op een nationaal Spaans depot, is Zumex Maquinas rechthebbende op het volgende beeldmerk: c. Zumex Maquinas heeft voorts op 4 mei 2000 het woordmerk ZUMEX gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. d. Op 1 februari 1989 is de heer J. Duchateau aangesteld als alleenverkoper voor Nederland van de door Zumex Maquinas geproduceerde fruitpersmachines welke onder de naam ZUMEX werden verkocht. Met toestemming van Zumex Maquinas is Duchateau activiteiten gaan ontwikkelen via een eenmanszaak onder de handelsnaam Zumex
Nederland. Die handelsnaam werd door Duchateau op brieven, facturen en dergelijke gebruikt in een in opdracht van Zumex Maquinas ontworpen en ook door haar (tevoren en nadien) gehanteerde stilering, welke er als volgt uitziet: e. In april 1992 heeft Duchateau zijn eenmanszaak omgezet in een B.V. met de statutaire naam Zumex Benelux B.V., welke B.V. in dit geding als partij optreedt. f. Bij brief van 26 juni 1997 heeft Zumex Maquinas de alleenvertegenwoordigingsrelatie met Zumex Benelux opgezegd. Nadien heeft Zumex Maquinas toch nog enige orders via Zumex Benelux uitgeleverd. Sedert (in elk geval) eind 1999 hebben partijen geen zaken meer met elkander gedaan. Zumex Maquinas heeft inmiddels Horequip B.V. te Giethoorn als haar distributeur voor de Benelux aangesteld. g. Zumex Benelux heeft op 11 juni 1997 bij het Benelux-Merkenbureau het volgende beeldmerk gedeponeerd: h. Zumex Benelux verhandelt thans in de Benelux fruitpersmachines die niet van Zumex Maquinas afkomstig zijn. Als gevolg daarvan is op de relevante markt verwarring ontstaan. i. Zumex Benelux heeft via haar gemachtigde H. van der Voet bij brief van 14 april 2000 Horequip B.V., de nieuwe distributeur van Zumex Maquinas, gesommeerd onmiddellijk te stoppen met elke vorm van gebruik van de naam ZUMEX bij het verhandelen van de van Zumex Maquinas afkomstige fruitpersmachines. j. Zumex Benelux heeft op haar naam de domeinnaam www.zumex.nl laten registreren. Zij heeft onder die naam een website in gebruik waarop zij de door haar verhandelde producten aanprijst. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer 2. Zumex Maquinas vordert (samengevat) dat Zumex Benelux zal worden bevolen op straffe van een dwangsom: ieder gebruik van de aanduiding ZUMEX te staken; ieder gebruik van een handelsnaam waarin de aanduiding ZUMEX voorkomt te staken; binnen 4 weken de statutaire naam Zumex Benelux B. V. te wijzigen;
de domeinnaam www.zumex.nl aan Zumex Maquinas over te dragen; iedere uitlating aan derden te staken met de strekking dat Zumex Benelux in de Benelux of elders gerechtigd zou zijn tot het merk ZUMEX. 3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Zumex Maquinas aan die vordering ten grondslag (samengevat) dat aan haar de oudste rechten op het merk ZUMEX toekomen zodat het aan Zumex Benelux niet vrijstaat dat merk te gebruiken als onderscheidingsteken voor haar diensten of waren en/of als handelsnaam, terwijl Zumex Benelux zich evenmin als rechthebbende op het merk ZUMEX mag gedragen. 4. Zumex Benelux heeft tegen de vordering van Zumex Maquinas gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer er naar de kern op neerkomt dat niet Zumex Maquinas, doch zij zelf het uitsluitend recht heeft op het gebruik van het teken ZUMEX in de Benelux, zowel als merk als in haar handelsnaam. Op die grond vordert Zumex Benelux in reconventie (samengevat) dat het Zumex Maquinas zal worden verboden de aanduiding ZUMEX verder te gebruiken. Tegen toewijzing van die vordering heeft Zumex Maquinas zich verzet. Beoordeling van het geschil In conventie en reconventie 5. Voor zover het bepaalde in artikel 37a Benelux-Merkenwet (BMW) ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vordering, nu Zumex Benelux in dit arrondissement kantoor houdt. 6. Het meest verstrekkende verweer van Zumex Benelux in conventie houdt in dat Zumex Maquinas bij haar vordering geen spoedeisend belang heeft. Dat verweer wordt verworpen. Zumex Benelux heeft betoogd dat aan de verwarring die op de relevante markt is ontstaan doordat er thans op die markt van twee verschillende fabrikanten afkomstige fruitpersmachines onder de naam ZUMEX worden verhandeld een einde dient te komen waartoe de vordering in reconventie strekt. Niet valt in te zien waarom die verwarring dan niet tevens aan Zumex Maquinas een spoedeisend belang verschaft om haar gepretendeerde rechten in kort geding geldend te maken. 7. Voor het overige staat in dit geding (slechts) centraal de vraag aan wie van partijen de oudste rechten toekomen op het gebruik als merk, handelsnaam en domeinnaam van het teken ZUMEX. Vragen naar overeenstemming en onderscheidend vermogen zijn niet aan de orde. Partijen zijn het er -blijkens hun over en weer ingestelde vorderingen en de daaraan ten grondslag gelegde stellingen- geheel over eens dat één van hen het gebruik van het teken ZUMEX in de Benelux ten gunste van de ander zal moeten staken. 8. Naar het voorlopig oordeel van de president kan Zumex Maquinas de sterkste rechten op het teken ZUMEX doen gelden. Daartoe is het volgende redengevend. 9. Vaststaat dat de oudste van de in het geding zijnde merkregistraties, te weten die van het beeldmerk, weergegeven onder 1 sub b, op naam staat van Zumex Maquinas. Zumex Benelux heeft betoogd dat aan die registratie voor wat betreft de vraag naar de huidige rechten in de Benelux geen betekenis toekomt, omdat Zumex Maquinas het in die registratie vervatte merk nimmer in de Benelux heeft gebruikt. 10. Voorzover Zumex Benelux daarmee bedoelt betekenis te hechten aan de -op zich vaststaande- omstandigheid dat Zumex Maquinas het beeldmerk als-geheel (dat wil zeggen: met inbegrip van de stilering) nimmer in de Benelux heeft gebruikt, wekt
zulks in de eerste plaats verbazing, nu Zumex Benelux ook zelf rechten op het gebruik van het woord ZUMEX pretendeert op basis van een gestileerde registratie (oftewel een beeldmerk) daarvan. In de tweede plaats is dat standpunt onjuist. Voorzover al niet in het algemeen een in een beeldmerk opgenomen woord de registratie van een woordmerk impliceert, maakt van het door Zumex Maquinas geregistreerde beeldmerk in elk geval het woord ZUMEX een zodanig kenmerkend onderdeel uit, dat Zumex Maquinas door gebruik van het woord ZUMEX als merk in de Benelux het betreffende beeldmerk aldaar in stand heeft gehouden. 11. Mocht Zumex Benelux hebben bedoeld te stellen dat Zumex Maquinas het teken ZUMEX nimmer in de Benelux heeft gebruikt nu uitsluitend Zumex Benelux aldaar activiteiten verrichtte, faalt dat betoog op de grond dat Zumex Benelux dat teken slechts gebruikte als vertegenwoordiger en met toestemming van Zumex Maquinas, zodat dit gebruik aan Zumex Maquinas moet worden toegerekend. 12. Uit een en ander volgt dat naar verwachting in een bodemprocedure de registratie door Zumex Benelux van het in r.o. 1 sub g weergegeven beeldmerk als zijnde te kwader trouw gedaan zal worden aangemerkt. Dat betekent dat Zumex Maquinas zowel op basis van de in no. 1 sub b weergegeven registratie als op grond van haar depot van het woordmerk ZUMEX zich in de Benelux kan verzetten tegen het gebruik van dat teken door Zumex Benelux als merk, handelsnaam en domeinnaam. 13. De slotsom luidt dat de vorderingen in conventie toewijsbaar zijn, met dien verstande dat aan Zumex Benelux niet meer en anders zal worden verboden dan het gebruik van de aanduiding ZUMEX, nu geen grondslag is gesteld voor het mede gevorderde verbod tot het gebruiken van een daarmee overeenstemmend teken. Verder zal aan Zumex Benelux enig respijt worden verschaft opdat zij haar bedrijfsvoering kan aanpassen aan de uit te spreken veroordeling. Tenslotte is er aanleiding tot matiging van de mede gevorderde dwangsom als nader te melden. De vordering in reconventie zal worden afgewezen. Zumex Benelux zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden verwezen in de op deze procedure vallende kosten. 14. Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gerede twijfel onderhevig is of artikel 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de president een 'reasonable period' bepalen waarbinnen eiseres uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelet op de considerans en op art. 41 lid 2 TRIPS-verdrag is de president van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure onder die omstandigheden momenteel te stellen ware op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. Beslissing: De president: In conventie Gebiedt gedaagde uiterlijk vier weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de aanduiding ZUMEX waaronder het in no. 1 onder g van dit vonnis weergegeven beeldmerk; Gebiedt gedaagde uiterlijk vier weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van een handelsnaam waarin de aanduiding ZUMEX voorkomt;
Gebiedt gedaagde binnen vier weken na betekening van dit vonnis de statutaire naam Zumex Benelux B.V. dusdanig te hebben gewijzigd dat daarin de aanduiding ZUMEX niet meer voorkomt; Veroordeelt gedaagde om met onmiddellijke ingang al datgene te doen wat aan haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam www.zumex.nl zonder enige restrictie op naam wordt gezet van respectievelijk wordt overgedragen aan een nader door eiseres op te geven derde, een en ander in overeenstemming met artikel 14 van het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening via de provider van gedaagde binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, zowel per telefax als aangetekend schrijven, van een mede door de betreffende door eiseres opgegeven derde ondertekend verzoek daartoe, en daartoe op eerste verzoek door voornoemde Stichting eventueel nader verlangde informatie te verstrekken, een en ander onder vergoeding van eventueel door voornoemde Stichting te maken kosten, alsmede van alle in dit verband te voeren correspondentie binnen 24 uur na verzending dan wel ontvangst, een afschrift aan de raadsman van eiseres, mr. A.W.G. Artz te zenden; Gebiedt gedaagde met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden iedere uitlating aan derden met als strekking dat gedaagde in de Benelux of elders gerechtigd zou zijn tot het merk ZUMEX en een handelsnaam met daarin voorkomend de aanduiding ZUMEX; Bepaalt dat gedaagde een dwangsom van f 10.000,-- verbeurt voor ieder niet nagekomen verbod of voor iedere overtreding van het gegeven verbod alsmede voor iedere dag dat de niet-nakoming of de overtreding voortduurt: Veroordeelt gedaagde in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op fl 511,74 aan verschotten en fl 1.550,-- aan procureurssalaris; Wijst af het meer of anders gevorderde; Bepaalt dat eiseres (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan een bodemprocedure zal moeten aanspannen over de vraag of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormelde merk- en handelsnaam rechten en dat, indien eiseres zulks nalaat, bovenstaande verboden/geboden zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; In reconventie Wijst de vordering af; Veroordeelt eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van verweerster begroot op nihil aan verschotten en fl 775,-- aan procureurssalaris; In conventie en reconventie Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffer. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.