Achtergrond. De Nederlandse wetgever is bezig met een nieuw auteurscontractenrecht. 1 Daarmee beoogt hij de positie van de

Spelen met vuur Over de nodeloze uitbreiding van fictief makerschap in het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad en de onvermijdelijke afschaffing van het opdrachtgeversauteursrecht in de toekomst In zijn Vuurkorven-arrest van 25 oktober 2013 heeft de Hoge Raad op basis van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom fictief makerschap voor opdrachtgevers van industriële vormgeving globaal erkend. In het geval van industriële vormgeving komt het auteursrecht in beginsel toe aan de opdrachtgever. Dat geldt zelfs dan wanneer de tekening of het model niet in aanmerking komt voor een Benelux-depot. Daarmee verruimt de Hoge Raad nodeloos het toepassingsgebied van fictief opdrachtgeversauteursrecht en vergroot hij de daarmee gepaard gaande problemen: nationale auteurs- en Europese modelrechten komen in verschillende handen terecht; opdrachtgevers worden niet aangemoedigd om de uitoefening van het auteursrecht contractueel te regelen; de rechtsonzekerheid omtrent morele rechten en de handhaving van het auteursrecht in andere landen neemt toe. Aangezien de rechtspraak deze problemen blijkbaar niet weet op te lossen is nu de wetgever aan zet. M.R.F. Senftleben Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtsanwalt te Den Haag en voorzitter van de redactie van dit tijdschrift. Achtergrond De Nederlandse wetgever is bezig met een nieuw auteurscontractenrecht. 1 Daarmee beoogt hij de positie van de fysieke maker in zijn (contractuele) relatie met de exploitant te versterken. 2 In het licht van dergelijke initiatieven ligt het voor de hand om behoedzaam om te gaan met gevallen van fictief makerschap. Het is evident dat het ontnemen van makerschap en dus de toekenning van het auteursrecht aan de exploitant ab initio de meest verstrekkende ingreep in de auteursrechtelijke bevoegdheden van de fysieke maker met zich meebrengt. Verder is het met name in Nederland oppassen geblazen met fictief makerschap. Afgezien van het fictieve werkgeversauteursrecht ex art. 7 Aw dat in vergelijkbare vorm ook in veel andere landen erkend is, bevat de Auteurswet met het aanvullende openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw nu al een rare verdere regeling van fictief makerschap waarvoor gezien de uiterst zwaarwegende gevolgen voor de fysieke maker geen voldoende rechtvaardiging bestaat. 3 In andere landen leidt de openbaarmaking van een werk zonder vermelding van de naam van de fysieke maker tot inbreuk op het persoonlijkheidsrechtelijke droit de paternité. In Nederland wordt een dergelijke handeling door art. 8 Aw met fictief makerschap beloond. Men kan zich afvragen of deze regeling niet in strijd is met art. 6bis van de Berner Conventie. Terecht benadrukken Spoor/Verkade/Visser dan ook dat art. 8 Aw slechts van toepassing kan zijn als de werkelijke auteur kennis droeg van de voorgenomen openbaarmaking, daartegen geen bezwaar had en geen naamsvermelding verlangde. 4 1 Ministerie van Veiligheid en Justitie 12 juni 2012, Wetsvoorstel auteurscontractenrecht, Kamerstukken II 2011/12, 33 308, AMI 2013, p. 23. Voor achtergrondinformatie, zie B.J. Lenselink, Auteurscontractenrecht 2.0 Het wetsvoorstel inzake het auteurscontractenrecht, AMI 2013/1, p. 7; J.P. Poort/J.J.M. Theeuwes, Prova d Orchestra Een economische analyse van het voorontwerp auteurscontractenrecht, AMI 2010/5, p. 137-145; Exportschlager deutsches Urhebervertragsrecht? Het voorontwerp auteurscontractenrecht in Duits perspectief, AMI 2010/5, p. 146-158; D. Peeperkorn, De lange geschiedenis van het auteurscontractenrecht, AMI 2010/5, p. 167-170; H. Cohen Jehoram, Komend auteurscontractenrecht, IER 2008, p. 303. 2 In deze zin reeds Ministerie van Justitie 1 juni 2010, Voorontwerp auteurscontractenrecht, AMI 2010/5, Katern, p. 2. Ten aanzien van de situatie in Nederland kwam het IViR-rapport uit het jaar 2004 tot de conclusie dat de structurele economische ongelijkheid van contractspartijen in combinatie met contractsvrijheid op het terrein van de auteurscontracten leidt tot onrechtvaardige contractspraktijken op aanmerkelijke schaal. Zie P.B. Hugenholtz & L.M.C.R. Guibault, Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?, Amsterdam: Instituut voor Informatierecht 2004, p. 76. 3 J.H. Spoor/D.W.F. Verkade/D.J.G. Visser, Auteursrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 48, omschrijven dit als volgt: De ratio van deze bepaling is niet aanstonds duidelijk. Deze duidelijkheid lijkt echter noodzakelijk in het geval van een wetsbepaling die de fysieke maker het exclusieve recht op zijn schepping ontneemt. In het licht van deze verstrekkende gevolgen is ook het onderstrepen van de bewijsfunctie van art. 8 Aw niet voldoende. Zie hierover J.M.B. Seignette, noot onder Hof Den Haag 12 oktober 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:BO8544, IER 2011, 6; M. Onclin, Artikel 8 Auteurswet moet blijven bestaan, IER 2004, p. 71. Voor een verdere schets van de ontstaansgeschiedenis zie L. Heslenfeld & C. Mastenbroek, Artikel 8 Auteurswet: Van ondergeschoven kindje tot zorgenkindje, IER 2004, p. 42 (42-43). 4 Spoor/Verkade/Visser, supra noot 3, p. 50. 2 0 1 4 / 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 4 1

Ondanks dergelijke voorwaarden rijst echter de vraag of de fysieke maker zich ook ervan bewust was dat instemming met de openbaarmaking het verlies van het auteursrecht tot gevolg zal hebben. 5 Anders dan bij overdracht is ter bescherming van de maker geen akte vereist 6 en zou een akte ook niet goed passen bij een regeling inzake de originaire rechtsverkrijging (en dus juist niet een latere rechtsverkrijging via exploitatieovereenkomst). Aangezien fictief makerschap nu echter nog verder strekt dan een overdracht van het auteursrecht 7 blijft de regeling zelfs onevenwichtig wanneer de door Spoor/Verkade/Visser gesuggereerde aanvullende voorwaarden worden gesteld. 8 Kortom: een terughoudende toepassing lijkt geboden. Afschaffing van art. 8 Aw zou uiteraard de nog betere en consequentere oplossing zijn. 9 Een potentieel conflict met art. 6bis van de Berner Conventie zou op deze wijze kunnen worden voorkomen. Bovendien zou dit ook goed passen binnen de gedachte achter het Wetsvoorstel auteurscontractenrecht om de positie van de fysieke maker te versterken. Vuurkorven-zaak In het recente Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad 10 staat nu een verder geval van fictief makerschap centraal dat evenals art. 8 Aw in opdracht vervaardigde werken betreft. 11 In deze zaak ging het kort samengevat om het volgende: in het kader van haar productielijn Fancy Flames bracht Esschert een vuurkorf in de handel die door een freelance ontwerper was gemaakt. De concurrent S&S kwam met een product op de markt dat dezelfde designelementen bevatte. Voor Esschert was dit aanleiding om een kort geding te starten en onder beroep op (onder meer) het auteursrecht een verbod van de verdere verhandeling van de S&S vuurkorven en daarmee samenhangende informatie te vorderen. S&S voerde hiertegen verweer door (onder meer) te stellen dat Esschert niet eens auteursrechthebbende was. Daarmee rees de vraag of Esschert als opdrachtgever het auteursrecht had verworven. De basis voor dit betoog lag in het zogenaamde opdrachtgeversauteursrecht een verder geval van fictief makerschap op het terrein van industriële vormgeving dat buiten de Auteurswet in art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE is geregeld. Dit opdrachtgeversauteursrecht zorgde naar aanleiding van de uitspraak van het Hof Amsterdam in de zaak Voortman/HS Design reeds vijf jaar geleden voor veel discussie. 12 De Voortman-zaak kwam neer op de vraag of voor de toepassing van de regels uit het Benelux-verdrag een modeldepot vereist was. Doorslaggevend was daarbij het Electrolux-arrest uit 2007 waarin het Benelux-Gerechtshof had overwogen dat de regeling van opdrachtgeversmodellenrecht in art. 6 lid 2 BTMW (inmiddels art. 3.8 lid 2 BVIE) [ ] mede betrekking moet hebben op niet-gedeponeerde modellen of tekeningen. Anders zou de BTMW verhinderen dat die ander, de opdrachtgever of de werkgever, reeds voor het depot thans de inschrijving van het depot tot de uitvoering van het voortbrengsel overeenkomstig het model zou kunnen overgaan. 13 Het Benelux-Gerechtshof was verder van mening dat de aanname van opdrachtgeversmodellenrecht zonder modeldepot nodig was om de opdrachtgever in staat te stellen de voor de inschrijving noodzakelijke gebruikshandelingen te verrichten. In Voortman/HS Design heeft het Hof Amsterdam deze overwegingen doorgetrokken naar art. 3.29 BVIE en daarmee fictief opdrachtgeversauteursrecht expliciet erkend. 14 Het Benelux-Gerechtshof was in de Electrolux-uitspraak echter wel erop bedacht de toepassing van opdrachtgeversmodellenrecht ex art. 6 lid 2 BTMW ook weer niet onnodig uit te breiden: Hieruit volgt dan dat enkel de opdrachtgever die van plan is een voortbrengsel naar het model te vervaardigen en vervolgens te verhandelen, als ontwerper moet worden beschouwd. 15 In het licht van deze voorgeschiedenis 16 lag het in de lijn der verwachting dat de Hoge Raad in de Vuurkorven-zaak tenminste zou nagaan of de vuurkorf van Esschert überhaupt in aanmerking zou komen voor modelrechtelijke bescherming onder het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Immers, industriële vormgeving die niet aan de basiseisen van het Benelux-verdrag voldoet en dus ook niet in aanmerking komt voor depot, kan onmogelijk uiteenvallende rechten een Benelux-modellenrecht voor Esschert en een auteursrecht voor de ontwerper ten gevolge hebben. Dit potentiële conflict tussen twee verschillende rechthebbenden beogen de art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE te voorkomen. Dergelijke conflictgevallen vormen dus ook het kader waarbinnen fictief makerschap ondanks de zwaarwegende gevolgen voor de fysieke maker kan worden gerechtvaardigd. Zonder een tekening of model dat aan de basiseisen voor modelrechtelijke bescherming onder het 5 Dat zal meestal niet het geval zijn. Zie Heslenfeld & Mastenbroek, supra noot 3, p. 45-46. 6 Zie art. 2 lid 2 Aw ten aanzien van het aktevereiste bij overdracht. 7 Immers, bij fictief makerschap komt het auteursrecht niet eens in handen van de fysieke maker. Hij kan dus ook niets meer overdragen of op andere wijze exploiteren. 8 Nog verder gaande voorwaarden zouden uiteraard op zijn plaats zijn. Zie in dat opzicht de verwijzing naar de opvattingen van De Beaufort en Gerbrandy in Spoor/Verkade/Visser, supra noot 3, p. 50. 9 Voor afschaffing ook Heslenfeld & Mastenbroek, supra noot 3, p. 47. 10 HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036, Vuurkorven ; zie elders in dit nummer. 11 Zie Spoor/Verkade/Visser, supra noot 3, p. 50-51 over de praktische betekenis van art. 8 Aw en de toepassing van de bepaling op werken die door freelancers meestal in de reclame- en designbranche in opdracht werden vervaardigd. 12 Hof Amsterdam 3 februari 2009, AMI 2009/3, nr. 8 (Voortman/HS Design). 13 Benelux-Gerechtshof 22 juni 2007, Electrolux, NJ 2007, 500, r.o. 11. 14 D.J.G. Visser, Opdrachtgeversauteursrecht, AMI 2009/3, p. 97 (98). 15 Benelux-Gerechtshof, ibid., r.o. 15. 16 De beperking van het toepassingsgebied wordt eveneens benadrukt in de noot 4 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 2 0 1 4 / 2

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom voldoet, bestaat geen rechtvaardiging voor de uitholling van het auteursrechtelijke grondbeginsel dat de natuurlijke maker als originaire rechthebbende wordt beschouwd. 17 Hierbij gaat het immers om de essentiële auteursrechtelijke overweging dat de fysieke maker in beginsel de vruchten van zijn creatief werk moet kunnen plukken (economische ratio) en dat hij tevens zijn door het werk weerspiegelde persoonlijkheid moet kunnen waarborgen (persoonlijkheidsrechtelijke ratio). Afwijkingen van dat grondbeginsel vergen een gedegen onderbouwing. Daar komt nog een Europese dimensie bij. Volgens de Auteurswet is in beginsel de fysieke maker originaire rechthebbende. Hetzelfde geldt op basis van de Europese Gemeenschapsmodellenverordening. 18 Om conflicten met Europees recht zo veel mogelijk te vermijden ligt het ook vanuit dat perspectief voor de hand om het uitzonderingsgeval van fictief opdrachtgeversauteursrecht op basis van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom ook slechts in die gevallen toe te passen waar geen alternatief bestaat. Bij industriële vormgeving die niet aan de basiseisen van het Benelux-verdrag voldoet is echter a priori geen sprake van een dergelijke uitzonderingssituatie. Uitspraak van de Hoge Raad Ondanks deze noodzaak van een behoedzame toepassing van het opdrachtgeversauteursrecht zag de Hoge Raad in de Vuurkorven-zaak echter geen aanleiding om terughoudend te zijn. Hij opent veeleer de doos van Pandora met de volgende overweging: Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is evenwel niet vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE, maar is voldoende dat het voortbrengsel een (tekening of) model is in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE, dus het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan vormt. 19 De Hoge Raad kiest dus nodeloos voor algemene toepassing van fictief makerschap in het geval van in opdracht gecreëerde industriële vormgeving. Daarmee worden ontwerpers door de Hoge Raad bewust achtergesteld ten opzichte van alle andere groepen van auteurs. Met deze uitspraak zijn ontwerpers van industriële vormgeving nu in het algemeen blootgesteld aan originaire verkrijging van het auteursrecht door de exploitant. Ter rechtvaardiging van dit resultaat zou aangevoerd kunnen worden dat in vergelijking met de eerdere rechtstoestand niet veel is veranderd. Immers, in het Electroluxarrest van het Benelux-Gerechtshof was reeds komen vast te staan dat ook zonder modeldepot sprake kon zijn van opdrachtgeversmodellenrecht. Met de afwijzing van het depotvereiste kwam een centrale drempel voor de ruime toepassing van opdrachtgeversmodellenrecht te vervallen. Tekeningen en modellen worden in de Benelux slechts in bescheiden aantallen ingeschreven. De voornaamste basis voor de bescherming van industriële vormgeving in Nederland is het auteursrecht. Had het Benelux-Gerechtshof in 2007 ervoor gekozen de toepassing van art. 6 lid 2 BTMW (thans art. 3.8 lid 2 BVIE) van het bestaan van een inschrijving afhankelijk te maken, dan was het toepassingsgebied van opdrachtgeversauteursrecht op basis van art. 3.29 BVIE dus ook van meet af aan marginaal gebleven. 20 Met de afwijzing van het depotvereiste in de Electrolux-uitspraak was dus reeds het hek van de dam. En toch verbaast het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad. In de discussie over het Voortman-arrest van het Amsterdamse Hof kwam duidelijk naar voren dat de praktische gevolgen van het opdrachtgeversauteursrecht onoverzichtelijk en onbevredigend zijn. 21 Naast het auteursrecht bestaat het gemeenschapsmodellenrecht. Dit recht komt toe aan de ontwerper. 22 Het Nederlandse auteursrecht en het Benelux-modellenrecht voor de opdrachtgever dissoneren dus met een Europees gemeenschapsmodellenrecht voor de ontwerper. Aangezien de Gemeenschapsmodellenverordening ook een niet-ingeschreven modelrecht toekent aan de ontwerper doet zich dit conflict tussen verschillende rechthebbenden regelmatig voor. 23 De exploitatie van industriële vormgeving kan dus gefrustreerd worden indien opdrachtgever en ontwerper het niet eens kunnen worden over de commercialisering van de tekening of het model. Als de opdrachtgever in de Benelux bovendien wil overgaan tot depot, en de ontwerper hetzelfde zou willen doen op Europees niveau, dan culmineert dit conflict zelfs in de vraag of twee conflicterende inschrijvingen voor verschillende rechthebbenden kunnen ontstaan. 24 onder het arrest door H. Vanhees, De houder van auteurs- en/of modelrechten op een al dan niet gedeponeerd, in opdracht vervaardigd model, Rechtskundig Weekblad 2007-08, p. 1450 (1451). Anders echter J. Keustermans, De overgang van auteursrechten op niet-gedeponeerde tekeningen en modellen, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2008, p. 411 (412), die de door het Benelux-Gerechtshof gekozen benadering juist te restrictief vindt. 17 H. Vanhees, Opdrachtgeversauteursrecht: een (Belgische) reactie, AMI 2009/5, p. 179 (180); P.G.F.A. Geerts, Tekeningen en modellen, in: C. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2011, p. 145 (194-195). Anders nu echter Geerts in zijn noot onder het Vuurkorven-arrest, IER 2014, 6, para. 10. 18 Art. 14 lid 1 GModVo. 19 HR 25 oktober 2013, Vuurkorven, r.o. 4.2.2. 20 V. van den Eijnde, Opdrachtgeversauteursrecht, dank je de koekoek!, AMI 2009/5, p. 182 (184). 21 Idem, p. 185; D.J.G. Visser, Naschrift, AMI 2009/5, p. 186 (187). 22 Art. 14 lid 1 GModVo. 23 Dit geldt tenminste voor de periode van drie jaar waarbinnen dit niet-ingeschreven modellenrecht van kracht is. 24 Zie A.A. Quaedvlieg, Het opdrachtgeversmodelrecht als Fremdkörper, BIE 2009, p. 393 (393), die bovendien verwijst naar art. 25 lid 1 GModVo dat de Nederlandse auteursrechthebbende wellicht in staat zou kunnen stellen om de nietigheid van het Europese Gemeenschapsmodel in te roepen. In een dergelijk geval zou het conflict tussen fictief opdrachtgeversauteursrecht in Nederland en Europees gemeenschapsmodelrecht duidelijk naar voren komen. Of het Unierecht dan daadwerkelijk moet wijken is echter zeer de vraag. 2 0 1 4 / 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 4 3

Europees recht als katalysator In deze situatie had de Hoge Raad het Europese recht als katalysator kunnen gebruiken. Zoals reeds uiteengezet had het Electrolux-arrest van het Benelux-Gerechtshof betrekking op art. 6 lid 2 BTMW, het huidige art. 3.8 lid 2 BVIE. Op zich bestond dus ruimte om het Voortman-arrest van het Hof Amsterdam niet te volgen en art. 3.29 BVIE in het licht van het Europese Gemeenschapsmodellenrecht restrictief uit te leggen. Uit art. 3.29 BVIE volgt pas het opdrachtgeversauteursrecht. Door een restrictieve toepassing van die bepaling had de Hoge Raad dus ook paal en perk kunnen stellen aan het fictieve opdrachtgeversauteursrecht. 25 De Hoge Raad had bij dit alles steun kunnen vinden in het inmiddels gewezen Luksan-arrest van het Europese Hof. Daarin werd de originaire toewijzing van filmexploitatierechten aan de producent in 38 lid 1 van het Oostenrijkse Urheberrechtsgesetz als in strijd met Europees recht gebrandmerkt. 26 Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de originaire toewijzing van modelexploitatierechten aan de opdrachtgever op basis van de modelrechtelijke regeling in art. 3.8 lid 2 en 3.29 BVIE in strijd is met de regelingen in de Gemeenschapsmodellenverordening die nu juist de ontwerper als rechthebbende aanwijzen. Daar komt nog bij dat Advocaat-Generaal Hammerstein in zijn conclusie expliciet op het dreigende conflict met Europees recht had gewezen. Hammerstein benadrukte de voorrang van het Europese recht en het beginsel van Unietrouw waardoor de Nederlandse rechter gehouden is om nationaal recht zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met het Europese recht. 27 De aanbeveling van de Advocaat-Generaal was dan ook om het opdrachtgeversauteursrecht niet verder uit te breiden en het auteursrecht op de vuurkorf toe te wijzen aan de ontwerper. 28 De Hoge Raad volgde Hammerstein daarin echter niet. Hij verwees veeleer naar art. 96 lid 2 GModVo waarin bevestigd wordt dat een Gemeenschapsmodel tevens beschermd kan worden door het nationale auteursrecht, en waarin verder te lezen is dat elke lidstaat de omvang en de voorwaarden van auteursrechtelijke bescherming bepaalt, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid. Tegen deze achtergrond komt de Hoge Raad tot de volgende conclusie: De omstandigheid dat uit kracht van de GModVo een ander modelrechthebbende kan zijn dan de naar nationaal (Benelux) recht auteursrechthebbende, leidt, gelet alleen al op art. 96 lid 2 GModVo, evenmin tot een conflict van regels waarin de Beneluxregeling moet wijken voor de Unierechtelijke. 29 Deze formalistische overweging is verbazingwekkend. 30 Strikt genomen zijn de art. 3.8 lid 2 en 3.29 BVIE namelijk geen auteursrechtelijke bepalingen. Volgens het nationale Nederlandse auteursrecht zou het auteursrecht juist toekomen aan de ontwerper als fysieke maker. Dat de Gemeenschapsmodellenverordening in art. 96 lid 2 ruimte laat voor nationale regelingen inzake het auteursrecht betekent dus nog niet dat deze bepaling ook ruimte laat voor regionale modelrechtelijke regelingen die haaks staan op zowel het Gemeenschapsmodellenrecht alsook het nationale auteursrecht. Verdere bezwaren Maar zelfs wanneer men geneigd zou zijn om de Hoge Raad in zijn analyse van de Europese randvoorwaarden te volgen betekent de enkele mogelijkheid om een ruim nationaal opdrachtgeversauteursrecht te introduceren nog niet dat deze stap ook verantwoord (laat staan wenselijk) kan worden geacht. In feite zijn wat dit punt betreft om verschillende redenen verdere twijfels op z n plaats. Verwarring in de praktijk Ten eerste leidt het uiteenvallen van Benelux-modellenrecht en Nederlands auteursrecht voor de opdrachtgever en (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodellenrecht voor de ontwerper tot de reeds boven beschreven onoverzichtelijke en onbevredigende situatie waarbij de ene rechthebbende de exploitatie door de andere rechthebbende kan torpederen. Conflicten over de uitoefening van de verschillende rechten liggen voor de hand. Gelijkheidsbeginsel Ten tweede gaat de Hoge Raad geheel voorbij aan de nationale auteursrechtelijke regeling. Zelfs wanneer het juist zou zijn dat de Beneluxregeling niet hoeft te wijken voor de Unierechtelijke, dan is daarmee nog niet gezegd dat de nationale auteursrechtelijke regeling voor de Beneluxregeling moet wijken. Art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE beogen klaarblijkelijk een potentieel conflict tussen verschillende rechthebbenden te voorkomen voor het geval dat een Beneluxmodel wordt ingeschreven. Wanneer de industriële vormgeving echter niet aan de modelrechtelijke basisvoorwaarden van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom voldoet kan een dergelijk samenloopconflict a priori niet ontstaan. Zoals reeds boven uiteengezet is dan sprake van een nodeloze uitbreiding van het fictief opdrachtgeversauteursrecht ten nadele van de ontwerper die volgens de Auteurswet in beginsel originaire rechthebbende is. Zoals eveneens reeds aangevoerd stelt de Hoge Raad daarmee ontwerpers bewust achter ten opzichte van alle andere makers van literaire en artistieke werken. De rechtvaardiging voor een dergelijke stap ontbreekt in een situatie waar het dreigende conflict tussen verschillende rechthebbenden dat 25 In dit opzicht had de rechtsontwikkeling in België als bron van inspiratie kunnen dienen. Zie H. Vanhees, supra noot 16, p. 179-180. 26 HvJ EU 9 februari 2012, zaak C-277/10, Luksan/Van der Let, punt 72. 27 Conclusie A-G Hammerstein 28 juni 2013, ECLI:NL:PHR:2013:60, r.o. 2.36. 28 Idem, r.o. 2.37. 29 HR, ibid., r.o. 4.2.3. {waar precies verwijst deze noot naar?} 30 Anders echter Geerts, supra noot 16, para. 12, die de motivering van de Hoge Raad overtuigend acht. 4 4 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 2 0 1 4 / 2

het Benelux-verdrag beoogt te regelen, zich niet kan voordoen. In het auteursrecht is nergens een grond te vinden voor een zwakkere rechtspositie van ontwerpers. Persoonlijkheidsrechten Ten derde valt te bedenken dat het auteursrecht naast exploitatierechten ook persoonlijkheidsrechten omvat. Het werk wordt als een materialisering van de persoonlijkheid van de maker beschouwd. Daarom blijft steeds een band tussen de natuurlijke maker en zijn werk bestaan. In gevallen van fictief makerschap rijst dan ook de vraag of de fysieke maker ondanks fictief makerschap nog steeds de persoonlijkheidsrechten kan inroepen. Bij consequente toepassing van het gedachte van fictief makerschap zou een dergelijk beroep op persoonlijkheidsrechten door de fysieke maker uitgesloten zijn. Fictief makerschap betekent immers rechtsverkrijging ab initio: geen overdracht, geen licentie. De fictieve maker wordt rechthebbende, zonder tussenstappen. Met dit concept is moeilijk te rijmen dat bepaalde bevoegdheden, zoals de persoonlijkheidsrechten, bij de fysieke maker zouden achterblijven. 31 In de praktijk wordt deze uiterst verstrekkende consequentie echter niet noodzakelijkerwijs getrokken. 32 Rechters hebben veeleer de neiging om in gevallen van fictief makerschap de regels over de niet-overdraagbaarheid van persoonlijkheidsrechten analoog toe te passen met het gevolg dat de fysieke maker ondanks fictief makerschap zijn persoonlijkheidsrechten kan blijven uitoefenen. In de zaak Tariverdi/Stadsomroep overwoog het Hof Amsterdam in de context van het openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw bijvoorbeeld als volgt: De wetgever heeft in artikel 25 lid 1 aanhef bepaald dat de fysieke maker van een werk zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen zich kan beroepen op zijn persoonlijkheidsrechten ( droit moral ). De wetgever heeft echter niet met zoveel woorden bepaald dat, indien artikel 8 Aw van toepassing is, het persoonlijkheidsrecht ook aan de fictieve maker toekomt. Bij deze stand van zaken oordeelt het hof dat, hoewel denkbaar is dat ook een fictieve maker onder omstandigheden belang kan hebben bij de rechten van artikel 25 Aw, bij toepasselijkheid van artikel 8 Aw de fysieke maker hoe dan ook de rechten uit artikel 25 Aw blijven toekomen. 33 Deze oplossing is voor de fysieke maker op zich gunstig. Hij blijft immers houder van persoonlijkheidsrechtelijke bevoegdheden. Op het terrein van fictief makerschap kan deze opsplitsing van exploitatie- en persoonlijkheidsrechten echter rare consequenties hebben. Art. 8 Aw is daar een goed voorbeeld van. Fictief makerschap ontstaat volgens deze bepaling juist door openbaarmaking zonder vermelding van de naam van de fysieke maker. Wanneer deze fysieke maker nu echter nog steeds de persoonlijkheidsrechten in handen heeft ontstaat de absurde situatie dat hij op basis van art. 25 lid 1 sub a Aw zijn recht op naamsvermelding alsnog zou kunnen inroepen. Daarmee zou de hele constructie waarop fictief makerschap in dit geval is gebaseerd namelijk openbaarmaking zonder naamsvermelding op losse schroeven komen te staan. Uit de nadere omstandigheden van de openbaarmaking moet dus op de één of andere manier worden afgeleid dat de fysieke maker volgens art. 25 lid 3 Aw afstand heeft gedaan van het naamsvermeldingsrecht. 34 Dat deze vicieuze cirkel op gespannen voet staat met de garantie van het droit de paternité in art. 6bis van de Berner Conventie ligt voor de hand. In het algemeen is het uiteenvallen van exploitatie- en persoonlijkheidsrechten bij fictief makerschap een bron van rechtsonzekerheid. Anders dan in overdrachtssituaties blijkt noch uit de Auteurswet noch uit het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom dat de persoonlijkheidsrechtelijke bevoegdheden van de fysieke maker blijven bestaan. De werkgever, openbaarmaker of opdrachtgever die op een solide rechtspositie als fictieve maker vertrouwt zal dus verbaast zijn om te horen dat hij niet geheel vrij over het werk kan beschikken. Rechtszaken over latere wijzigingen van werken die door freelancers in opdracht werden vervaardigd illustreren de rechtsonzekerheid die op dit terrein ontstaat. 35 Met het Vuurkorven-arrest breidt de Hoge Raad deze rechtsonzekerheid verder uit. Foute aannames en daarmee gepaard gaande conflicten over de uitoefening van persoonlijkheidsrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van industriële vormgeving kunnen nu in het algemeen ontstaan nog los van de vraag of de tekening of het model überhaupt in aanmerking komt voor een Benelux-depot. De toewijzing van het auteursrecht aan de ontwerper volgens de algemene auteursrechtelijke regels was voor de opdrachtgever daarentegen aanleiding geweest om in het kader van contractuele afspraken duidelijkheid over de uitoefening van het auteursrecht te creëren. 36 Onaangename 31 Voor toekenning van de persoonlijkheidsrechten aan de fictieve maker Spoor/ Verkade/Visser, supra noot 3, p. 362, die hiervoor echter het argument aanvoeren dat ook een maker ex art. 7 of art. 8 onder omstandigheden wel degelijk belang kan hebben bij de rechten van art. 25. 32 Tegen de toekenning van persoonlijkheidsrechten aan de fictieve maker ook D.J.G. Visser, Overdracht van auteursrecht op logo s: wenselijk!, AMI 2006/5, p. 145 (149-150); N. van Lingen, Morele rechten van fictieve makers, in: G.J. Bijleveld e.a. (red.), Qui bene distinguit bene docet (Gerbrandy-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 191; A.A. Quaedvlieg, Auteur en aantasting, werk en waardigheid, Tjeenk Willink: Zwolle 1992, p. 26; S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 290. 33 Hof Amsterdam 31 juli 2003, Tariverdi/Stadsomroep, AMI 2004/1, nr. 2, r.o. 4.1.5 (noot J.M.B. Seignette). Voor een overzicht van relevante rechtspraak waarin met name in oudere arresten ook anders werd geoordeeld, zie Spoor/Verkade/Visser, supra noot 3, p. 362. 34 Heslenfeld & Mastenbroek, supra noot 3, p. 45-46, verwijzen bijvoorbeeld naar praktische of esthetische redenen voor het achterwege laten van de naamsvermelding die de fysieke maker bekend waren. 35 Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 16 december 2003, ECLI:NL:GHSHE:2003:AO1618, Zeno/Agio, BIE 2005, 26, r.o. 7.2; Rb. Almelo 25 september 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BX8407, r.o. 4.9 en 4.10. Uitvoerig over het gevaar van rechtsonzekerheid verder Heslenfeld & Mastenbroek, supra noot 3, p. 46-47. 36 Ook Quaedvlieg, supra noot 22, p. 394-395, geeft duidelijk de voorkeur aan contractuele oplossingen. De resultaten van rechtsverkrijging via fictief makerschap omschrijft hij treffend als volgt: De Electrolux/Voortman rechtspraak treft dus talloze auteurs-opdrachtnemers aan als Pearl Harbor op zondagmorgen: argeloos dobberend op illusies van veiligheid. Voor contractuele oplossingen ook Visser, supra noot 29, p. 150. 2 0 1 4 / 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 4 5

verrassingen waren de opdrachtgever zonder de bedrieglijke schijn van een solide rechtspositie op basis van fictief makerschap dan bespaard gebleven. Internationaal privaatrecht Ten vierde komt daar nog bij dat contractuele afspraken, zoals een wereldwijd geldende overdracht van het auteursrecht, ook vanuit conflictenrechtelijk perspectief geen kwaad kan. Met het Vuurkorven-arrest voegt de Hoge Raad aan het reeds bestaande repertoire van rare gevallen van fictief makerschap een verder geval betreffende industriële vormgeving toe. Zoals reeds besproken neemt Nederland ten aanzien van fictief openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw een wereldwijde uitzonderingspositie in. In andere landen zijn vergelijkbare regelingen niet te vinden. De fictieve maker die in Nederland op grond van een openbaarmaking zonder vermelding van de naam van de fysieke maker het auteursrecht heeft verworven kan zich echter in andere landen niet noodzakelijkerwijs op deze Nederlandse rechtspositie beroepen. Uitgangspunt voor de beoordeling van een auteursrechtelijke claim in het buitenland is het gelijkheidsbeginsel dat in art. 5 lid 1 van de Berner Conventie is neergelegd. Daarnaast bepaalt art. 5 lid 2 van de Berner Conventie als volgt: Bijgevolg worden, buiten de bepalingen van deze Conventie, de omvang van de bescherming, zowel als de rechtsmiddelen, die de auteur worden gewaarborgd ter handhaving van zijn rechten, uitsluitend bepaald door de wetgeving van het land, waar de bescherming wordt ingeroepen. De meningen over de strekking van art. 5 lid 2 zijn verdeeld. Aan de ene kant kan worden betoogd dat de bepaling slechts de omvang van bescherming regelt. Om de maker vast te stellen zou dan wellicht de lex originis en dus in gevallen van Nederlandse werken Nederlands recht toegepast kunnen worden. 37 Aan de andere kant is verdedigbaar dat art. 5 lid 2 als een specifieke verwijzing naar de lex loci protectionis moet worden opgevat en dat dus de maker moet worden vastgesteld op basis van het auteursrecht van het land waar de bescherming wordt ingeroepen. In Nederland heeft laatstelijk Schaafsma dit tweede standpunt in zijn proefschrift ingenomen. 38 In andere landen is de vraag inmiddels door de rechter beslist. In het afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld de Franse Cour de cassation in de zaak Fabrice X/ABC International voor de lex loci protectionis gekozen. 39 Voor Nederlandse fictieve makers, zoals opdrachtgevers van industriële vormgeving, betekent dit dat de toekenning van het auteursrecht ten aanzien van Nederland, in Frankrijk geen stand zou houden. De Franse rechter zou de maker veeleer op basis van het Franse auteursrecht vaststellen en bij gebrek aan vergelijkbare regelingen inzake fictief makerschap de ontwerper als auteursrechthebbende beschouwen. De solide rechtspositie in Nederland kan dus makkelijk een zwakke rechtspositie in andere landen versluieren. Opdrachtgevers die op grond van de erkenning van fictief makerschap in Nederland geen aanleiding zien om contractuele afspraken te maken over de uitoefening van het auteursrecht in het buitenland kunnen dus bij de uitbreiding van hun activiteiten naar andere landen voor verrassingen komen te staan. Ook vanuit het perspectief van het internationale privaatrecht is de verdere uitbreiding van fictief opdrachtgeversauteursrecht in het Vuurkorven-arrest dus twijfelachtig. Met de algemene toepassing van art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE op industriële vormgeving creëert de Hoge Raad een verdere vreemde eend in de bijt naast het reeds langer bestaande en niet minder twijfelachtige openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw. Conclusie Het Vuurkorven-arrest van de Hoge Raad is betreurenswaardig. Het laat zien dat in de Nederlandse rechtspraak de nodige terughoudendheid bij de toepassing van de regels omtrent fictief makerschap ontbreekt. Uiteindelijk is nu de wetgever aan zet. Aangezien art. 8 Aw op gespannen voet staat met art. 6bis van de Berner Conventie en de globale erkenning van fictief opdrachtgeversauteursrecht ten aanzien van industriële vormgeving op basis van art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE in het licht van het Europese modellenrecht, de auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten, het internationale privaatrecht en de uit dit alles resulterende rechtsonzekerheid problematisch moet worden geacht, bestaat voldoende aanleiding om zowel het opdrachtgeversauteursrecht ex art. 3.29 en 3.8 lid 2 BVIE alsook het openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw af te schaffen. 40 37 Zie S. Ricketson & J.C. Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights The Berne Convention and Beyond, Oxford: Oxford University Press 2006, Vol. 1, p. 375-376, voor een overzicht van de verschillende opties en Vol. 2, p. 1320-1321, ten aanzien van de toepassing van de lex originis. Voor toepassing van de lex originis ook P. Goldstein & P.B. Hugenholtz, International Copyright Principles, Law, and Practice, Oxford: Oxford University Press 2010, p. 134-136. Zie verder M.M.M. van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights Alternatives to the Lex Protectionis, Den Haag/Londen/New York: Kluwer Law International 2003, p. 181, die een functionele conflictregel voorstelt waarbij de gewone woonplaats van de fysieke maker uitgangspunt voor de vaststelling van het toepasselijke recht zou zijn. 38 S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling, Deventer: Kluwer 2009, p. 358-363. 39 Cour de cassation 10 april 2013, zaak nr. 11-12508, Fabrice X/ABC Intercontinental Inc., GRUR Int. 2013, p. 955. 40 De noodzaak om art. 8 Aw af te schaffen wordt eveneens benadrukt door Heslenfeld & Mastenbroek, supra noot 3, p. 46-47, onder verwijzing naar het risico van te grote rechtsonzekerheid. 4 6 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 2 0 1 4 / 2

Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrechtrichtlijn? 1 Op verzoek van de redactie zette ik mij aan een reactie op het artikel van W.L.G. During, Rekken en strekken met de UsedSoft-formule, in het vorige nummer van dit blad. 2 Al lezend (met bewondering voor de veelheid van behandelde aspecten, en grotendeels met instemming bij haar bevindingen) en schrijvend kwam ik tot de conclusie dat ik, liever dan een kritisch commentaar bij Durings artikel, een eigen beantwoording zou leveren van de vraag of de door het HvJ EU in het arrest UsedSoft 3 gebouwde constructie 4 zich leent voor toepassing ook op ander auteursrechtelijk werk dan computerprogrammatuur. Ik kom, net als During, tot een grotendeels positief antwoord op de vraag, zij het langs een andere weg. Voordat ik die weg insla bespreek ik nog enkele kenmerken van het UsedSoft-arrest. H. Struik Mr. H. Struik is advocaat te Utrecht. Begrippen Voor het gemak zal ik een vijftal begrippen hanteren die het mogelijk maken om over de uitputtingscasus in wat kortere zinnen te schrijven dan (bijv.) het HvJ EU en waarvan de betekenis uit onderstaande tekening genoegzaam blijkt: Van een uitgeput exemplaar zal ik spreken als het heb over een exemplaar van het werk ten aanzien waarvan de rechthebbende zich niet met een beroep op zijn distributierecht kan verzetten tegen verdere verspreiding. De Auteursrechtrichtlijn 5 duid ik meestal aan als ArRl en de Softwarerichtlijn 6 als SWRl. Strekking arrest Aanleiding tot het UsedSoft-arrest waren drie vragen hier vereenvoudigd weergegeven van het Duitse Bundesgerichtshof (BGH): 1 Als ik een uitgeput exemplaar verkrijg, ben ik dan een rechtmatige verkrijger in de zin van art. 5.1 SWRl? 2 Zo ja, geldt als uitgeput exemplaar óók een exemplaar dat met toestemming van rechthebbende is verkregen door downloaden van internet? 3 Zo ja, kan dan ook iemand die een tweedehands softwarelicentie koopt zich beroepen op uitputting en op de rechtmatige-verkrijgerstatus teneinde een (andere) kopie van internet te downloaden indien de vorige licentienemer zijn kopie heeft gewist? Het HvJ EU behandelt deze vragen niet in hun volgorde maar voegt ze samen en herformuleert ze, maar als men uit het arrest de antwoorden haalt op de vragen zoals voorgelegd, levert dat (wederom: gesimplificeerd) het volgende op: 1 De auteur dankt mr. J.L. Verlinden, stagiaire op zijn kantoor, voor haar bijdrage aan het onderzoek voor dit artikel. 2 W.G.L. During, Rekken en strekken met de UsedSoft-formule, AMI 2014/1, p. 1-10. 3 HvJ EU 3 juli 2012, zaak C-128/11, NJ 2013/118 m.nt. P.B. Hugenholtz (UsedSoft/ Oracle). 4 Ik spreek liever van constructie dan van een (UsedSoft-)formule, zoals During doet. Want wat het hof in dit arrest levert is veeleer een bouwsel (overigens met nogal wat donkere hoeken) dan een formule, d.w.z. een regel waarmee, zoals in de wiskunde, een grote groep vergelijkbare vragen of gevallen eenduidig kan worden opgelost. 5 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, PbEG 2001, L 167, p. 10. 6 Richtlijn 2009/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma s, PbEU 2009, L 111, p. 16-22. 2 0 1 4 / 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 4 7

1 Ja (pt. 75-77 en 80) 2 Ja, mits in het verkeer gebracht met verlening van een niet in de tijd beperkte gebruikslicentie en tegen een waarde-conforme vergoeding (pt. 48 en 72) 3 Ja, vanwege het onverbrekelijk verband tussen die licentie en de kopie op de website en de vorige licentienemer moet zijn kopie onbruikbaar maken (pt. 84 en 85) Antwoord 1 is (althans voor mij 7 ) niet verrassend. Antwoorden 2 en 3 construeert het HvJ EU, zoals bekend, met behulp van het onverbrekelijk verband tussen de kopie van de programmatuur en het daarvoor verleende gebruiksrecht, die een ondeelbaar geheel vormen (pt. 44, 47 en 84). In feite hanteert het hof echter zoals deze analyse op basis van de BGH-vragen leert twee verschillende onverbrekelijke verbanden, namelijk: voor het antwoord op vraag 2: het onverbrekelijk verband tussen de aan gebruiker 1 verleende gebruikslicentie en het exemplaar dat gebruiker 1 destijds door download heeft verkregen (pt. 44 en 47); voor het antwoord op vraag 3: het onverbrekelijk verband tussen de aan gebruiker 1 verleende (en door hem doorverkochte ) gebruikslicentie en het exemplaar dat gebruiker 2 nog moet verkrijgen door download (pt. 84). Die laatste constructie blijft voor mij het element van het arrest dat het moeilijkst is in te passen in de juridische en taalkundige logica. Het hof zegt in punt 84: Gelet op dit onverbrekelijk verband tussen de kopie op de website van de houder van het auteursrecht zoals die naderhand is verbeterd en bijgewerkt en de licentie voor het gebruik van die kopie, brengt wederverkoop van de gebruikslicentie de wederverkoop mee van die kopie in de zin van artikel 4, lid 2 [Softwarerichtlijn] en geldt hiervoor de uitputting van het distributierecht op grond van deze laatste bepaling [ ] (onderstreping toegevoegd, HS). Daarom (pt. 85) geldt de verkrijger van de tweedehands gebruikslicentie óók als rechtmatige verkrijger van het exemplaar op de website van de rechthebbende zodat hij vervolgens bevoegd is dat exemplaar te verkrijgen door het maken van de downloadkopie. De constructie dat korter gezegd iemand iets mag downloaden omdat hij dat reeds rechtmatig heeft verkregen, plaatst mijns inziens voorwaarde en rechtsgevolg in een omgekeerde volgorde: niet is het rechtsgevolg daar omdat aan de voorwaarde is voldaan, maar omdat het rechtsgevolg er is, mag de voorwaarde worden vervuld. Toch zullen wij het met de uitkomst van deze beslissing moeten doen waarbij te hopen is dat het HvJ EU bij een volgende gelegenheid nog eens een betere onderbouwing weet te verwoorden. Bijgewerkte software Intussen is van belang nog te wijzen op het hier door het hof gehanteerde element zoals naderhand verbeterd en bijgewerkt, dat bepalend is voor de praktische toepassing van dit arrest. Dit element gaat terug op een feit dat in het verwijzingsarrest was opgenomen omtrent het aanbod van UsedSoft aan haar klanten (pt. 25): Daarbij gaf zij aan dat alle licenties betrekking hadden op bijgewerkte software, aangezien de door de oorspronkelijke licentienemer met Oracle gesloten overeenkomst inzake software updates nog steeds geldig was [ ] De frase dat de licenties betrekking hadden op bijgewerkte software is wat onduidelijk; 8 waar het om gaat is dat in alle gevallen, naast de gebruikslicentie van de initiële afnemer, steeds ook sprake was van een nog lopende onderhoudsovereenkomst voor de gelicentieerde software. Die gaf recht op het downloaden van probleem-oplossende patches en updates van de software (pt. 21). Nu had Oracle betoogd (pt. 64): uitputting t.a.v. de kopie die gebruiker 1 heeft gedownload kan hoe dan ook geen rechtvaardiging zijn voor het later opnieuw downloaden van een kopie van de website, omdat die uitputting niet werkt t.a.v. die latere gewijzigde versie. Maar dan haalt het HvJ EU deze lopende onderhoudscontracten van stal: het legt uit (pt. 65) dat weliswaar de uitputting zich alleen uitstrekt tot kopieën die het voorwerp zijn geweest van een eerste verkoop in de Unie door de houder van het auteursrecht, maar dat de sluiting van zo n onderhoudscontract bij gelegenheid van de verkoop en het op grond daarvan later beschikbaar komen van gewijzigde software in die omstandigheden betekent dat de uitputting zich ook uitstrekt tot die latere gewijzigde versies (pt. 67 en 68). Dit betekent, voor software die door de leverancier regelmatig wordt gewijzigd (en dat zal voor bijna alle zakelijke software het geval zijn), dat het recht om na aankoop van een tweedehands softwarelicentie de beschikbare actuele versie te downloaden alleen bestaat indien de tweedehands-verkoper ook beschikte over een onderhoudsover- 7 Zie Struik/Van Schelven/Hoorneman, Softwarerecht, Deventer (Kluwer) 2010, p. 159 ( 7.3), en ook reeds de eerste druk 1995, p. 82. 8 Dit is in de Nederlandse versie van het arrest ook onjuist vertaald. In het Engels luidt deze passage in pt. 25: In doing so it pointed out that the licences were all current in the sense that the maintenance agreement concluded between the original licence holder and Oracle was still in force en in het Duits: Dabei wies sie darauf hin, dass alle Lizenzen in dem Sinne aktuell seien, als der vom ursprünglichen Lizenznehmer mit Oracle abgeschlossene Wartungsvertrag noch fortwirke De Nederlandse vertaling van het arrest bevat trouwens meer ernstige slordigheden; zo staat in pt. 26, laatste zin, Oracle waar UsedSoft moet staan en is in pt. 73 lawful acquirer (nota bene een citaat van het hof uit art. 5.1 SWRl) vertaald met eerste verkrijger. 4 8 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 2 0 1 4 / 2

eenkomst nog liep op het moment dat de te downloaden versie van de programmatuur op de website van leverancier beschikbaar kwam. 9 Eigen exemplaar vernietigen Een andere interessante beperking die het hof aanlegt is de overweging dat gebruiker 1 na de tweedehands-transactie zijn eigen kopie van de programmatuur onbruikbaar moet maken (pt. 70, 78 en 87). Hij moet dat doen op het moment van de wederverkoop daarvan, en dat moet hij doen om geen inbreuk te maken op het exclusieve reproductierecht van de rechthebbende (pt. 70). De vraag rijst wat (auteursrechtelijk) rechtens is als hij dat niet doet. Het hof formuleert dit moeten niet met zoveel woorden als een voorwaarde om ten aanzien van de door gebruiker 2 verworven kopie van uitputting te kunnen spreken; zo beschouwd lijkt er dan geen basis te zijn om, als blijkt dat gebruiker 1 zijn exemplaar niet onbruikbaar gemaakt heeft, gebruiker 2 aan te spreken wegens inbreuk op auteursrecht. In de genoemde passages van het arrest wordt ook opgemerkt dat het gebruiker 1 is die inbreuk op het reproductierecht zou maken wanneer hij zijn kopie niet onbruikbaar maakt. Maar waaruit bestaat die inbreuk precies? Vermoedelijk moet men aannemen dat kopie 1, die ooit rechtmatig ontstond in het kader van de aanschaflicentie, zogezegd van kleur verschiet en alsnog een ongeoorloofde verveelvoudiging wordt waartegen de rechthebbende vervolgens kan optreden met de gebruikelijke middelen zoals beslag, sequestratie/vernietiging en/of gebruiksverbod met dwangsom. En de middle man UsedSoft? Gaat die vrijuit als de houders van de door hem tweedehands doorverkochte licenties verzuimen hun eigen exemplaar van de software te vernietigen? Het lijkt mij goed denkbaar dat het in ieder geval jegens de rechthebbende onrechtmatig is als hij onvoldoende maatregelen neemt om dat te voorkomen, en ook denkbaar dat hij heeft te gelden als een tussenpersoon in de zin van art. 26d Aw, d.w.z. iemand wiens diensten door anderen worden gebruikt om inbreuk te plegen. Tegen zo n tussenpersoon kan ook een ex parte-verbod worden gevorderd. 10 UsedSoft ook voor gewoon werk? During neemt in haar artikel de lezer mee op een zoektocht naar het antwoord op de vraag of de benadering van het HvJ EU voor computerprogramma s, opgehangen aan s hofs uitleg van de SWRl, ook zal opgaan voor auteursrechtelijk werk in het algemeen onder de ArRl. Zij onderscheidt in die benadering vier stappen, een indeling die ik niet onmiddellijk logisch vind maar die wel de beslispunten dekt. Ik zou geneigd zijn in hoofdzaak twee beslispunten te zien: (i) als verkrijging 1 geschiedt door downloaden van internet, is dan het distributierecht uitgeput? en (ii) vormt de verkrijging en het gebruik door gebruiker 2 inbreuk op het reproductierecht? Daarnaast moet worden bedacht dat analoge toepassing van de UsedSoft-constructie op gewoon auteursrechtelijk werk hoe dan ook steeds zal vereisen dat gebruiker 1 zijn exemplaar verwierf met een niet in de tijd beperkt gebruiksrecht en tegen een vergoeding die overeenstemt met de economische waarde van dat exemplaar, en dat gebruiker 2 dat exemplaar van hem kocht tezamen met dat gebruiksrecht. De constructie van het UsedSoft-arrest is namelijk zozeer gestoeld op het onverbrekelijk verband tussen (i) overdracht door gebruiker 1 van zijn gebruiksrecht en (ii) verschaffing van het uitgeputte exemplaar van het werk, dat het in ieder geval veilig is om ervan uit te gaan dat, voor een analoge toepassing van die constructie op niet-softwarewerken, steeds vereist zal zijn dat zowel het dat gebruiksrecht als het exemplaar worden overgedragen, omdat het hof immers pas dan verkoop en dus uitputting aanwezig acht. Dat zo n gebruiksrecht door de rechthebbende als niet-overdraagbaar is bestempeld vormt daarvoor dan geen beletsel (UsedSoft-arrest pt. 77). Uitputting en Auteursrechtrichtlijn Wanneer verkrijging 1 geschiedt door het downloaden van het werk door gebruiker 1 vanaf een website van de rechthebbende, is er onder de ArRl dan sprake van uitputting t.a.v. het daardoor ontstane exemplaar van het werk? Het sterkste argument daartegen is de overweging in de considerans van de ArRl ( 29): Het vraagstuk van de uitputting rijst niet in het geval van diensten en in het bijzonder onlinediensten. Dit geldt eveneens voor een materiële kopie van een werk of een andere zaak, die door een gebruiker van een dergelijke dienst met de toestemming van de rechthebbende wordt vervaar digd. Oracle en de Europese Commissie hadden dit argument uit de ArRl gebruikt om te betogen dat ook onder de SWRl downloaden niet tot uitputting leidt. De redenen waarom het hof dat argument 9 Dit doet de vraag rijzen of ook die onderhoudsovereenkomst deel is van het ondeelbaar geheel, en of die (c.q. de rechten daaruit) ook aan gebruiker 2 moet worden overgedragen, maar hierover zwijgt het arrest. 10 Hoewel de wet (art. 1019e Rv.) ten onrechte alleen het ex parte-verbod tegen de vermeende inbreukmaker regelt. De Handhavingsrichtlijn voorziet echter uitdrukkelijk ook in zo n verbod tegen de tussenpersoon (art. 9.1 sub a) en art. 1019e Rv. zal dus moeten worden aangepast. De rechtspraak richt zich terecht naar de Handhavingsrichtlijn: zie Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 7 mei 2010, IEPT 20100507 (Bi-wear) en Vzr. Rb. Den Haag 18 jan 2013, IEPT 20130325 (Piguet c.s./elcatel). 2 0 1 4 / 2 ami T I J D S C H R I F T V O O R A U T E U R S -, M E D I A - & I N F O R M A T I E R E C H T 4 9