Slender You - Gedaagde DomJur 2001-117 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 99/1418 Datum: 07-07-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: 1. [eiseres 1], wonende te Crossville, Tennessee (Verenigde Staten), 2. Slender You International Inc., gevestigd en kantoorhoudende te Crossville, Tennessee (Verenigde Staten), eiseressen, procureur: mr W.F.M. Smit, tegen [gedaagde], wonende te 's-gravenhage, gedaagde, procureur: mr E. Grabandt, gemachtigde: mr M. Schabbing te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding Eiseressen - hierna ook gezamenlijk aan te duiden als: Slender You - hebben gedaagde hierna ook: [gedaagde] - doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 15 december 1999. Ter zitting heeft Slender You een akte vermeerdering eis genomen, waartegen door [gedaagde] geen bezwaar is gemaakt. Mr Smit heeft de vordering van Slender You toegelicht aan de hand van een pleitnota en producties. [gedaagde] heeft verweer gevoerd bij monde van mr Schabbing, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd. Ter zitting heeft de president een mondelinge tussenuitspraak gedaan, inhoudende, kort gezegd, een verbod aan [gedaagde] enigerlei beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot de merkinschrijving SLENDER YOU en de domeinnaamregistratie slenderyou.nl. De zaak is vervolgens pro forma aangehouden tot 24 juni 2000 teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te beproeven. Ter terechtzitting van 28 juni 2000 is de behandeling voortgezet en hebben mrs Smit en Schabbing wederom het woord gevoerd aan de hand van pleitnotities en producties. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen. Overwegingen ten aanzien van het recht De feiten 1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a. Eiseres sub 1 is krachtens diverse (internationale) merkregistraties rechthebbende op enkele woord/beeldmerken, waarvan onderdeel uitmaakt de tekst: SLENDER YOU en SLENDER YOU FIGURE SALON(S). Eiseres sub 1 is de echtgenote van de bestuurder en enig aandeelhouder van eiseres sub 2. b. Eiseres sub 2 is producent van elektronisch aangedreven bewegingsapparatuur, welke onder de naam SLENDER YOU via een distributienetwerk wereldwijd wordt verkocht en geleverd aan exploitanten van schoonheidssalons. c. [gedaagde] was sedert 1991 distributeur/agent van SLENDER YOU bewegingsapparatuur in Nederland.
d. [gedaagde] is houder van een beeldmerk, gedeponeerd op 6 september 1996 bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer 0874082 (inschrijvingsnummer 0589549) voor een reeks van waren in de klassen 35, 37, 41 en 42, waaronder bouw en reparaties van onder meer apparatuur voor schoonheidssalons. Het depot van [gedaagde] ziet er als volgt uit: SLENDER YOU LOGO e. Op 18 juni 1999 heeft eiseres sub 1 bij het Benelux-Merkenbureau een beeldmerk gedeponeerd, waarvan onderdeel uitmaakt de tekst: SLENDER YOU FIGURE SALON. Dit depot is aldaar ingeschreven onder nummer 0656875 voor waren in de klassen 10, 28, 35, 37, 41 en 42. f. Op 15 september 1999 heeft [gedaagde] de internet-domeinnaam slenderyou.nl op zijn naam geregistreerd. De vorderingen, de grondslag daarvoor en het verweer 2. Slender You vordert - na vermeerdering van eis - dat het de president behage bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: a. gedeponeerd op 6 september 1996 bij het Benelux-Merkenbureau en geldig tot en met 6 gedaagde te gelasten binnen twee dagen na dagtekening van het in dezen te wijzen vonnis over te gaan tot doorhaling van het merk Slender You nummer 0589549 ten name van Erik J.H.M. [gedaagde] september 2006 en Erik J.H.M. [gedaagde] te gelasten tot medewerking aan het stellen van bovengenoemd merk ten name van Dianne Kay [eiseres 1]; b. gedaagde te veroordelen met onmiddellijke ingang de verkoop te staken en gestaakt te houden van SLENDER YOU-bewegingsapparatuur voor het Benelux grondgebied en zich te onthouden van alle aan SLENDER YOU gerelateerde activiteiten voor het Benelux grondgebied in de breedste zin des woords; c. gedaagde te veroordelen met onmiddellijke ingang het gebruik van de domeinnaam "slenderyou.nl" te staken en gestaakt te houden en kosteloos over te dragen aan Slender You International Inc. en/of Dianne K. [eiseres 1]; alles op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van ƒ 1000 per dag voor iedere dag dat gedaagde in gebreke blijft aan voornoemd vonnis gevolg te geven, kosten rechtens. 3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Slender You aan die vorderingen ten grondslag, kort gezegd, dat: - [gedaagde] het merk SLENDER YOU te kwader trouw heeft gedeponeerd in de zin van art. 4 sub 6 Benelux-Merkenwet (BMW); - het depot tevens onrechtmatig is in de zin van art. 6:162 BW, te meer daar [gedaagde] ook het merk SLENDER WORLD van de directe concurrent van Slender You heeft gedeponeerd; - het gebruik van de domeinnaam slenderyou.nl een inbreuk is op het merk SLENDER YOU als bedoeld in art. 13-A lid 1 onder a BMW. 4. [gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd, dat, voorzover nodig, hierna aan de orde zal komen.
Beoordeling van het geschil Bevoegdheid 5. Voorzover het bepaalde in art. 37-A BMW ook van toepassing is op de bevoegdheid van de president in kort geding, is de president bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen, nu gedaagde in dit arrondissement woonachtig is. Depot te kwader trouw? 6. Krachtens art. 14-B lid 2 juncto art. 4 sub 6 BMW kan iedere belanghebbende binnen vijf jaar de nietigheid inroepen van een te kwader trouw verricht depot. Art. 4 sub 6 BMW geeft daarvan als voorbeelden: a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied. 7. Tussen partijen is in confesso dat [gedaagde] ten tijde van het depot al meer dan drie jaar een handelsrelatie had met Slender You en uit dien hoofde wist dat Slender You binnen de laatste drie jaren zowel in het Beneluxgebied als daarbuiten gebruik heeft gemaakt van de (merk)naam SLENDER YOU, alsmede dat Slender You aan [gedaagde] geen toestemming heeft verleend voor een depot van een SLENDER YOU-merk. 8. Voorshands moet dan ook worden geconcludeerd dat het depot te kwader trouw is verricht. Dat eiseres sub 1 een tweetal Benelux-inschrijvingen d.d. 20 juli 1987 met betrekking tot (het beeldmerk) SLENDER YOU FIGURE SALON(S) heeft laten expireren en [gedaagde] werd geconfronteerd met inbreuken waartegen hij als agent niet kon optreden, zijn omstandigheden die aan het vorenstaande niet afdoen, nu daarin geen rechtvaardiging is gelegen voor het eigenmachtige depot. Dat zou mogelijk anders zijn indien [gedaagde] bereid zou zijn geweest op eerste verzoek van Slender You het merk aan haar over te dragen, doch van een dergelijke bereidheid is niet gebleken. 9. Nu met een grote mate van waarschijnlijkheid te verwachten valt dat het door [gedaagde] verrichte depot in een bodemprocedure nietig verklaard zal worden, bestaat er aanleiding gedaagde te bevelen zijn merkdepot door te halen. Onder de gegeven omstandigheden is dat niet een voorziening die te ingrijpend is voor een kort geding. Toewijzing van die vordering is niet verenigbaar met de gevorderde medewerking aan tenaamstelling van het merk ten name van eiseressen. Overigens onrechtmatig? 10. Op welke grond het depot van [gedaagde] onrechtmatig zou zijn afgezien van de gestelde kwade trouw op grond waarvan door [gedaagde] geen merkrecht wordt verkregen, is door Slender You onvoldoende onderbouwd, zodat op deze grondslag de vorderingen niet toewijsbaar zijn. Dat [gedaagde] ook het in no. 3 bedoelde
Domeinnaam depot van het merk SLENDER WORLD heeft verricht raakt de rechtsgeldigheid van het SLENDER YOU-depot niet. 11. De registratie door [gedaagde] van de domeinnaam slenderyou.nl, die eiseressen belet die naam zelf te registreren, levert "gebruik" van het merk op, nu de naam Slender You een onderdeel vormt van het beeldmerk van eiseres sub 1, zodat de domeinnaam auditief (en begripsmatig) volledige overeenstemming vertoont met het niet-figuratieve gedeelte van het merk van eiseressen. Het behoeft voorts geen betoog dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring dreigt met het merk SLENDER YOU wanneer het met de domeinnaam wordt geconfronteerd. 12. [gedaagde] heeft ter terechtzitting van 28 juni 2000 gesteld dat hij tot het gebruik van de domeinnaam slenderyou.nl gerechtigd is op grond van een door hem op 20 juni 1988 gesloten koopovereenkomst met het in 1990 gefailleerde Belgische bedrijf Slender You Benelux N.V. betreffende een Slender You-apparaat. Dit verweer mist doel, nu omtrent het gebruik van de domeinnaam in de koopovereenkomst - gelet op de tijd waarin die is aangegaan: uiteraard - niets is opgenomen. 13. De vorderingen tot staking van het gebruik van en tot overdracht van de domeinnaam slenderyou.nl zijn toewijsbaar. Verkoop apparatuur 14. Ook indien wordt aangenomen dat [gedaagde] geen officieel distributeur van Slender You meer is, is niet aannemelijk geworden dat [gedaagde] niet langer gerechtigd is SLENDER YOU-apparatuur te verhandelen, zodat de daarop betrekking hebbende vorderingen zullen worden afgewezen. Trips 15. Ambtshalve wordt nog overwogen dat aan gerede twijfel onderhevig is of art. 50 lid 6 van het TRIPS-verdrag (Tractatenblad 1994, 235) rechtstreekse werking heeft. Ter vermijding van de daardoor mogelijke, ongewenste, onzekerheid en de onwenselijke mogelijke gevolgen daarvan zal de president een "reasonable period" bepalen waarbinnen eiseressen uiterlijk een bodemprocedure zullen moeten aanspannen, zodat in elk geval aan de bewuste verdragsbepaling is voldaan. Alle omstandigheden in aanmerking genomen en ook gelet op de considerans en op art. 41 lid 2 TRIPS-verdrag is de president van oordeel dat een redelijke uiterste termijn voor het aanspannen van de bodemprocedure onder die omstandigheden momenteel te stellen ware op zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis. 16. [gedaagde] zal als de (in overwegende mate) in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de proceskosten van Slender You. Beslissing De president: Beveelt gedaagde om binnen één week na betekening van dit vonnis door te halen de Benelux-merkinschrijving nummer 0589549 voor alle waren waarvoor die inschrijving is verricht; Beveelt gedaagde om na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam slenderyou.nl te staken en gestaakt te houden en die domeinnaam op verzoek van eiseres sub 1 of eiseres sub 2 binnen één week aan eiseres sub 1 of eiseres sub 2 over te dragen;
Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van ƒ 1000 voor iedere dag dat hij aan een der voormelde bevelen geen gehoor mocht geven; Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op ƒ 512,15 aan verschotten en ƒ 1550 aan procureurssalaris; Bepaalt dat eiseressen (tenzij zulks reeds eerder door gedaagde mocht zijn gedaan) binnen zes maanden nadat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, een bodemprocedure zullen moeten aanspannen over de vraag of voormeld depot van gedaagde te kwader trouw is verricht en of gedaagde inbreuk heeft gemaakt op voormeld merkrecht van eiseres sub 1 en dat, indien eiseressen zulks nalaten, bovenstaande bevelen zullen zijn vervallen vanaf het moment dat genoemde termijn zal zijn verstreken; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde. Aldus gewezen door mr E.J. Numann en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juli 2000 in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.