RECHTBANK 's-gravenhage sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 30 januari 2004 (bij vervroeging), gewezen in de zaak met rolnummer KG 03/1455 van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dance Valley B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend, eiseres, procureur mr. R. van 't Hoft, advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven, tegen: de stichting [gedaagde], statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, gedaagde, in persoon verschenen, bijgestaan door mr. drs. A.W. van der Linden, juridisch medewerker bij Pellicaan Advocaten te Rosmalen. Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding Bij exploot van 24 oktober 2003 heeft eiseres gedaagde gedagvaard om te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda van 19 november 2003. De hierop gevolgde procedure heeft geleid tot een vonnis van 3 december 2003 van genoemde voorzieningenrechter waarin deze zich onbevoegd heeft verklaard van de vorderingen van eiseres kennis te nemen en de zaak in de stand waarin deze zich op dat moment bevond heeft verwezen naar de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Behandeling van de zaak ten overstaan van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is vervolgens bepaald op 15 januari 2004. Bij exploot van 12 december 2003 heeft eiseres gedaagde opgeroepen om te verschijnen op voornoemde zitting van 15 januari 2004. Gedaagde is ter zitting verschenen bij haar penningmeester [penningmeester], door de voorzitter van gedaagde (schriftelijk) gevolmachtigd tot het vertegenwoordigen van gedaagde in rechte. De raadsman van eiseres heeft de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties (nader) toegelicht. De raadsman van gedaagde heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van de stukken, de pleitnotities daaronder begrepen. Het vonnis is bepaald op 5 februari 2004, doch bij vervroeging uitgesproken op heden. Overwegingen ten aanzien van het recht De feiten 1. Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 15 januari 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. a. Eiseres organiseert sinds 1995 onder de naam "Dance Valley" jaarlijks een openlucht dancefestival in recreatiegebied Spaarnwoude. Tijdens dit festival, dat voornamelijk wordt bezocht door jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van
15 tot 35 jaar, worden op verschillende podia door diskjockeys uiteenlopende muziekstijlen ten gehore gebracht. Voor een bezoek aan "Dance Valley" dient entreegeld te worden betaald. b. "Dance Valley" wordt bij potentiële bezoekers onder de aandacht gebracht via de website www.dancevalley.nl, via posters en flyers en via reclamecampagnes op radio en televisie. Van het festival wordt verslag gedaan op het Internet, op radio en op televisie en in regionale en landelijke dagbladen. In 2003 (op 2 augustus) is "Dance Valley" bezocht door 40.000 bezoekers. c. Eiseres organiseert onder de naam "Dance Valley" ook dancefestivals in de Verenigde Staten van Amerika, in Spanje, in Scandinavië en in Japan. d. Op 17 augustus 2000 heeft eiseres bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, hierna BHIM, een aanvraag ingediend tot inschrijving van de woordcombinatie "Dance Valley" als gemeenschapsmerk. De aanvraag is gepubliceerd op 21 mei 2001. Het BHIM heeft het gemeenschapsmerk op 9 januari 2002 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven onder registratienummer 001813278, welke inschrijving is gepubliceerd op 18 februari 2002. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; in het bijzonder muziekuitgeverijen en het organiseren van evenementen). e. Gedaagde organiseert sinds 1999 in de binnenstad van Tilburg, tezamen met de aldaar gevestigde horecabedrijven, een jaarlijks terugkerend openlucht dancefestival dat gratis toegankelijk is. Tot en met het jaar 2002 vond dit festival verspreid over drie dagen plaats en traden er voornamelijk bands op. In 2003 is de duur van het festival teruggebracht tot één dag en is de naam van het festival gewijzigd in "dancehill". Op het festival van 2003, dat plaatsvond op 23 augustus en dat is bezocht door ruim 20.000 mensen, hebben voornamelijk diskjockeys opgetreden (op verschillende podia). f. Het door gedaagde georganiseerde festival wordt bekostigd uit - onder meer - subsidies van de gemeente Tilburg, uit donaties en uit sponsorgelden. g. Gedaagde geeft op het Internet een website uit onder de naam www.dancehill.com. h. Vanaf 25 augustus 2003 heeft eiseres gedaagde meermalen gesommeerd het gebruik van de benaming "dancehill" onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Gedaagde heeft aan deze sommaties geen gehoor gegeven. i. Op 5 september 2003 heeft gedaagde het woord- en beeldmerk "dancehill" gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau voor - onder meer - klasse 41 (organiseren en houden van recreatieve en muzikale evenementen; opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; vastleggen van muziek op dragers). Het depot is ingeschreven onder nummer 0735811. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer 2. Eiseres vordert om gedaagde: 1. te gebieden om direct, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn na de betekening van dit vonnis, ieder gebruik van het merk "dancehill" of enig ander met het merk "Dance Valley" overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden; 2. te gebieden om binnen een in goede justitie te bepalen termijn na de betekening van dit vonnis op haar website mededeling te doen dat het haar
ingevolge dit vonnis niet is toegestaan om het merk "dancehill" te gebruiken en dat er geen enkel verband bestaat tussen het door gedaagde georganiseerde dancefestival en de activiteiten van eiseres, in het bijzonder de door eiseres onder het merk "Dance Valley" georganiseerde openlucht dancefestivals; 3. te veroordelen tot betaling van een dwangsom van 5.000,-- voor iedere dag dat zij na de betekening van dit vonnis met de uitvoering daarvan in gebreke blijft; 4. te veroordelen om als voorschot op de door eiseres geleden en nog te lijden schade aan eiseres te betalen het bedrag van 10.000,-- althans een zodanig bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent dat behoort; 5. te veroordelen in de kosten van deze procedure. 5. Aan deze vorderingen legt eiseres het volgende ten grondslag. De opzet van het door gedaagde georganiseerde dancefestival is vrijwel identiek aan de opzet van "Dance Valley". Bij beide festivals is sprake van meerdere podia en van meerdere muziekstromingen die ten gehore worden gebracht (soms door dezelfde artiesten). Ook de doelgroep van de festivals is dezelfde, namelijk jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Er is dus sprake van soortgelijke diensten. Met het festival beoogt gedaagde ook, evenals eiseres, economisch voordeel. Er is voorts sprake van auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen het merk "Dance Valley" en het merk "dancehill". Deze omstandigheden, gevoegd bij het feit dat "Dance Valley" een bekend merk is en dat beide festivals in 2003 kort na elkaar plaatsvonden, hebben het gevaar doen ontstaan dat het relevante publiek beide merken gaat verwarren althans de indruk krijgt dat ook dancehill" door eiseres wordt georganiseerd. Gedaagde trekt in ieder geval ongerechtvaardigd voordeel uit en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van eiseres. Ook is sprake van aantasting van de exclusiviteit van het merk "Dance Valley". Gedaagde maakt zich dus schuldig aan merkinbreuk en dient deze inbreuk te staken en gestaakt te houden. Eiseres heeft voorts belang bij een rectificatie, te publiceren op de website van gedaagde. Met een dergelijke rectificatie kan op een effectieve wijze aan het relevante publiek kenbaar worden gemaakt dat "Dance Valley" en "dancehill" niets met elkaar te maken hebben. Eiseres heeft voorts schade geleden als gevolg van de organisatie van "dancehill" en het feit dat de website van gedaagde nog steeds "in de lucht" is. Deze schade dient gedaagde te vergoeden. Indien gedaagde eiseres om toestemming voor het organiseren van het festival zou hebben gevraagd, zou eiseres een licentievergoeding hebben bedongen. Deze vergoeding zou zijn gebaseerd op het entreegeld voor "Dance Valley" in 2003 (een bedrag van 67,50). Rekening houdend met het feit dat "dancehill" in 2003 door ruim 20.000 mensen is bezocht, is een voorschot op de schadevergoeding van 10.000,-- gerechtvaardigd. Eiseres heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen. Het festival zoals door gedaagde georganiseerd, is weliswaar voorbij, maar de website van gedaagde is nog immer toegankelijk. 4. Gedaagde heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Dit verweer zal, voorzover nodig, hierna worden besproken. De beoordeling van het geschil Bevoegdheid 5. De voorzieningenrechter is, op grond van het bepaalde in artikel 92, sub a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: Gemeenschapsmerkverordening) j artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de onderhavige vorderingen.
Spoedeisend belang? 6. Gedaagde heeft als meest verstrekkend verweer opgeworpen dat eiseres geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Eiseres is immers reeds geruime tijd op de hoogte van de activiteiten die gedaagde ontplooit, aldus gedaagde. Dit betoog faalt. De vorderingen van eiseres strekken er (onder meer) toe een einde te maken aan door haar als stelselmatige inbreuk op haar merkrecht aangemerkte handelingen waarvan zij stelt doorlopende schade te ondervinden. Het spoedeisend karakter van de vorderingen is hiermee gegeven. De enkele omstandigheid dat eiseres enige tijd heeft laten verlopen alvorens gedaagde in rechte te betrekken, maakt dit niet anders. Wettelijk kader 7. In de onderhavige zaak wordt het wettelijk kader gevormd door hetgeen is bepaald in de Gemeenschapsmerkverordening. De voor de onderhavige zaak relevante bepalingen uit die Verordening, zijnde artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 9, eerste lid, sub b en sub c, corresponderen met de artikelen 1 en 13A, lid 1, sub b en sub c, van de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW). 8. Op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van de Gemeenschapsmerkverordening wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. 9. Ingevolge artikel 9, lid 1, sub a, van de Gemeenschapsmerkverordening geeft het gemeenschapsmerk de houder het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor soortgelijke waren of diensten, te verbieden, indien door dat gebruik verwarring bij het publiek kan ontstaan, waarbij verwarring het gevaar van associatie met het merk omvat. Onderscheidend vermogen? 10. Gedaagde heeft aangevoerd dat het merk van eiseres onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet meer dan een beschrijving van een locatie is. 11. Aan dit verweer wordt voorbij gegaan. Het gaat hier om een gemeenschapsmerk dat door het BHIM is onderzocht op zijn geldigheid in verband met het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen voor de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Deze toetsing geschiedt grondig en kritisch, hetgeen betekent dat de argumenten als thans door gedaagde aangedragen reeds in het kader van de registratieprocedure zijn onderzocht. Nu het merk is geregistreerd, er geen oppositie is ingesteld (ook niet door gedaagde) en niet is gesteld of gebleken dat er door gedaagde dan wel door derden een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt bij het BHIM, moet in het kader van dit kort geding er van worden uitgegaan dat het BHIM terecht geen absolute weigeringsgrond aanwezig heeft geacht. Naar analogie van artikel 95 van de Gemeenschapsmerkverordening zal de voorzieningenrechter het ingeroepen merk dan ook als geldig beschouwen. Bekendheid
12. Eiseres heeft betoogd dat het woordmerk "Dance Valley" onder het relevante publiek, zijnde jongeren en jonge volwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, grote bekendheid geniet. Eiseres heeft in dit verband gewezen op het grote aantal mensen dat het festival en de website van eiseres bezoekt, op de aandacht die in verschillende media aan het festival wordt besteed, op de grote mate van bekendheid die de artiesten die op het festival optreden genieten, op de omvang van haar reclame-uitgaven (jaarlijks circa 500.000,--) en op de enorme merchandising (verkoop van - onder meer - kleding en cd's) waarmee het festival is omgeven. Eiseres heeft voorts gewezen op de grote vlucht die de danceindustrie de laatste jaren heeft genomen. Een en ander is door gedaagde niet gemotiveerd weersproken. Er dient derhalve van uit te worden gegaan dat het teken "Dance Valley", zoals sedert 1995 door eiseres gebruikt als benaming voor een jaarlijks terugkerend open lucht dancefestival, in Nederland bij het relevante publiek bekend is en derhalve ook als een bekend merk in de zin van de Gemeenschapsmerkverordening kan worden aangemerkt. Gebruik in het economisch verkeer? 13. Gedaagde heeft betoogd dat van gebruik van het woordmerk "dancehill" in het economisch verkeer geen sprake is. Meer in het bijzonder heeft gedaagde daartoe aangevoerd dat zij geen winstoogmerk heeft en voorts dat zij uitsluitend een ideëel (namelijk sociaal-cultureel) doel nastreeft. Dit betoog kan niet worden gevolgd. Het door gedaagde georganiseerde dancefestival wordt, zoals gedaagde zelf naar voren heeft gebracht, gedeeltelijk (voor ongeveer 40%) gefinancierd met sponsorgelden uit het bedrijfsleven. Het festival dient dus ook de commerciële belangen van de sponsoren. Dat met het festival geen enkel economisch voordeel wordt beoogd, kan reeds hierom niet worden volgehouden. Soortgelijke diensten? 14. Het teken "dancehill" wordt, anders dan gedaagde voorts nog heeft aangevoerd, gebruikt ter aanduiding van een soortgelijke dienst als waarvoor het merk "Dance Valley" is ingeschreven, namelijk voor een ééndaags openlucht dancefestival waarop diverse muziekstijlen ten gehore worden gebracht door voornamelijk diskjockeys. In dit verband is voorts van belang dat de diensten waarvoor eiseres en gedaagde hun merken hebben ingeschreven beiden behoren tot (in het geval van gedaagde, onder meer) klasse 41. Dat de plaats waar en de data waarop de betreffende festivals plaatsvinden niet dezelfde zijn en ook de publicitaire uitingen rond en de programmering van de festivals niet, althans niet geheel, overeenstemmen, doet aan de soortgelijkheid van de door eiseres en gedaagde aangeboden diensten niet af. Aannemelijk is dat het relevante publiek de door gedaagde aangeboden dienst beschouwt als naar haar aard verwant met de door eiseres aangeboden dienst. Overeenstemming? 15. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of het teken "dancehill" overeenstemt met het merk "Dance Valley" is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het merk en het teken (indirecte verwarring). Bij deze beoordeling dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. 16. Voorop gesteld moet worden dat, nu "Dance Valley" moet worden
aangemerkt als een bekend woordmerk, zich al snel verwarringsgevaar kan voordoen. 17. De woordmerken van eiseres en gedaagde bevatten beiden het bestanddeel "dance". In beide woordmerken is dit bestanddeel het eerste woord uit de woordcombinatie en wordt het als zodanig benadrukt indien het wordt uitgesproken. In zoverre vertonen de beide woordmerken auditieve gelijkenis. Ook begripsmatig liggen de woordmerken niet ver uit elkaar. In beide gevallen wordt hetzelfde element, te weten "dance", verbonden met een geografische aanduiding, namelijk "valley" (vallei) respectievelijk "hill" (heuvel). Deze omstandigheden, gevoegd bij hetgeen onder rechtsoverweging 16 is overwogen, rechtvaardigen de conclusie dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen eiseres als rechthebbende op het woordmerk "Dance Valley" en het woordmerk "dancehill". In ieder geval bestaat het gevaar dat het merk "Dance Valley" zal verwateren, dat wil zeggen aan onderscheidende kracht zal inboeten. Door het gebruik van het woordmerk "dancehill" maakt gedaagde derhalve inbreuk (in de zin van zowel artikel 9, lid 1, sub b, als artikel 9, lid 1, sub c, van de Gemeenschapsmerkverordening) op het woordmerk "Dance Valley". De vorderingen 18. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de vordering tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuk, door een dwangsom versterkt, toewijsbaar. De dwangsom zal wel worden gemaximeerd en voorts zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. 19. Voor toewijzing van de vordering om gedaagde te gebieden op haar website een mededeling te doen inhoudende dat het haar op grond van dit vonnis niet is toegestaan om het merk "dancehill" te gebruiken en dat er geen enkel verband bestaat tussen het door gedaagde georganiseerde festival en de activiteiten van eiseres, bestaat eveneens aanleiding, nu deze vordering in het verlengde ligt van de vordering tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuk. De termijn waarbinnen gedaagde aan dit gebod moet voldoen, zal worden bepaald op één week na de betekening van dit vonnis. 20. Het mede gevorderde voorschot op schadevergoeding is niet toewijsbaar, nu eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt er een spoedeisend belang bij te hebben om reeds thans over dit bedrag te kunnen beschikken. De stelling dat de website van gedaagde nog steeds "in de lucht" is, is daartoe onvoldoende. Bovendien heeft eiseres slechts een richtsnoer voor een schadeberekening gegeven en deze berekening niet nader uitgewerkt en onderbouwd. 21. Op grond van het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dient de voorzieningenrechter bij het treffen van een voorlopige voorziening in een merkzaak, zonodig ambtshalve, een redelijke termijn voor het instellen van eis in de hoofdzaak te bepalen. Deze termijn zal in de onderhavige zaak worden bepaald op zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. Kosten 22. Gedaagde zal, als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij, met de
proceskosten van eiseres worden belast. De beslissing De voorzieningenrechter: Gebiedt gedaagde ieder gebruik van het merk "dancehill" of enig ander met het merk "Dance Valley" overeenstemmend teken onmiddellijk na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden. Gebiedt gedaagde om binnen één week na de betekening van dit vonnis op haar website de mededeling te doen dat het haar ingevolge dit vonnis niet is toegestaan om het merk "dancehill" te gebruiken en dat er geen enkel verband bestaat tussen het door gedaagde georganiseerde festival en de activiteiten van eiseres, in het bijzonder de door eiseres onder het merk "Dance Valley" georganiseerde open lucht dancefestivals. Bepaalt dat eiseres de eis in de hoofdzaak instelt binnen zes maanden, te rekenen vanaf de datum van dit vonnis. Bepaalt dat gedaagde een dwangsom verbeurt van 5.000,-- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan één of meer van voornoemde geboden te voldoen, met een maximum van 1.000.000,--. Bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder rechtsoverweging 18 is vermeld. Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseres begroot op 976,20, waarvan 703,-- aan salaris procureur, 205,-- aan griffierecht en 68,20 aan dagvaardingskosten. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. von Maltzahn en (bij vervroeging) uitgesproken ter openbare zitting van 30 januari 2004 in tegenwoordigheid van de griffier. JB