Datum van inontvangstneming : 29/06/2012

Transcriptie

1 Datum van inontvangstneming : 29/06/2012

2 Vertaling C-252/12-1 Zaak C-252/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 mei 2012 Verwijzende rechter: Court of Appeal of England and Wales Datum van de verwijzingsbeschikking: 26 april 2012 Verzoekende partijen: Specsavers International Healthcare Limited Specsavers BV Specsavers Optical Group Limited Specsavers Optical Superstores Limited Verwerende partij: Asda Stores Limited Beschikking van 26 april 2012 van (omissis) de Court of Appeal in het beroep tegen een vonnis van de High Court of Justice, Chancery Division, ingesteld door 1) Specsavers International Healthcare Limited, 2) Specsavers BV, 3) Specsavers Optical Group Limited, en 4) Specsavers Optical Superstores Limited (verzoekende partijen) tegen Asda Stores Limited (verwerende partij), (omissis) Besloten is bepaalde vragen over de juiste uitlegging van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, en 15 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: verordening inzake het gemeenschapsmerk ) voor een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie naar het Hof van Justitie van de Europese Unie te verwijzen. NL

3 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 (omissis) De Court of Appeal verklaart: 1) Verweersters gebruik van de slogans Be a real spec saver at Asda en Spec savings at Asda vormde een inbreuk op de gemeenschapsmerken nrs , , , en , in strijd met artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk; 2) verweersters gebruik van het logo van Asda (als weergegeven in bijlage 2 bij het arrest van deze rechter van 31 januari 2012) vormde een inbreuk op de gemeenschapsmerken nrs , en , in strijd met artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, indien gebruikt als onderdeel van de samengestelde marketingcampagne die Asda in oktober 2009 heeft gestart en waarin de slogans Be a real spec saver at Asda, Spec savings at Asda en het logo van Asda ook werden gebruikt. De Court of Appeal beveelt: 1. Voor zover deze zaak betrekking heeft op gemeenschapsmerk nr wordt zij aangehouden totdat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen de in de bijlage bij deze beschikking opgenomen vraag heeft beantwoord (omissis) [De weggelaten delen van deze beschikking hebben betrekking op bevelen en andere maatregelen die niet relevant zijn voor de prejudiciële vragen] (omissis) * Bijlage 1 Dit is een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Court of Appeal of England and Wales in de zaak tussen 1) Specsavers International Healthcare Limited; 2) Specsavers BV; 3) Specsavers Optical Group Limited; en 4) Specsavers Optical Superstores Limited (verzoekende partijen) (omissis) (hierna: Specsavers ) en Asda Stores Limited (verwerende partij) (omissis) (hierna: Asda ). 2 Met deze verwijzing verzoekt de Court of Appeal om uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, en met name van de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van deze verordening. (omissis) * (omissis) 2

4 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. Partijen 3 Specsavers is een vooraanstaande marktdeelnemer in de markt voor optische hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk en drijft ruim 630 winkels in het Verenigd Koninkrijk, die oogtests en brillen aan consumenten aanbieden. Zij streeft ernaar haar klanten waar voor hun geld, kwaliteit, keuze en service te bieden. Specsavers gebruikt voor haar zakelijke activiteiten op ruime schaal het woordmerk SPECSAVERS. Zij gebruikt ook een logo (het schaduwlogo ) dat is opgebouwd uit overlappende ovalen met het woord Specsavers erin: 4 Asda exploiteert een grote en bekende keten supermarkten in het Verenigd Koninkrijk, die bij het publiek bekend staat om de voordelige producten. In sommige van de grotere supermarkten is een opticiensafdeling die oogtests en brillen aan consumenten aanbiedt. Samenvatting van het verzoek 5 De prejudiciële vragen zijn gerezen in een geding dat Specsavers in oktober 2009 aanhangig heeft gemaakt en waarin zij stelde dat Asda in een nieuwe reclamecampagne die kort daarvoor van start was gegaan, inbreuk had gemaakt op zes van haar gemeenschapsmerken. De Court of Appeal kon het geschil voor vijf van de zes ingeroepen merken beslechten (de SPECSAVERS-woordmerken en de SPECSAVERS-logo s zie hierna). Hij oordeelde dat Asda inbreuk had gemaakt op deze gemeenschapsmerken in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, maar wees de eis op grond van artikel 9, lid 1, sub b, af omdat er geen verwarringsgevaar was. Deze verwijzingsbeslissing heeft enkel betrekking op de eis ten aanzien van een van de zes gemeenschapsmerken die door Specsavers waren ingeroepen, gemeenschapsmerk nr , dat de volgende grafische voorstelling omvat (door partijen bij het geding het woordloze logo genoemd): 3

5 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 6 Het woordloze logo is niet ingeschreven voor of beperkt tot een bepaalde kleur en de inschrijving wordt weergegeven in zwart-wit. 7 Asda stelt dat dit gemeenschapsmerk krachtens de artikelen 15 en 51 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk vervallen dient te worden verklaard wegens niet gebruiken. Specsavers bestrijdt de stelling van Asda en stelt voorts dat Asda inbreuk heeft gemaakt op het woordloze logo. Dit verzoek om een prejudiciële beslissing heeft betrekking op zowel het niet gebruiken als de inbreuk. De campagne van Asda 8 Het geschil ontstond als volgt. Medio 2008 maakte Asda zich zorgen over de positie van haar opticiensafdeling in de markt en besloot zij dit bedrijfsonderdeel opnieuw te positioneren en nieuw leven in te blazen. Het lijdt geen twijfel dat Specsavers de concurrent was waar Asda zich in de eerste plaats tegen richtte toen zij in oktober 2009 een advertentiecampagne startte waarin de volgende logo s en slogans werden gebruikt: Logo s 4

6 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. Slogans: Be a real spec saver at Asda Spec savings at ASDA 9 De tint groen van de logo s is hetzelfde lichtgroen dat door Asda op ruime schaal voor haar onderneming wordt gebruikt. Gedurende ongeveer zes weken vanaf het begin van de campagne werden de eerste slogan en het Asda-logo in nauwe samenhang gebruikt in de supermarkten en online, hoewel de slogan ook na deze periode enkele malen is gebruikt. Kort na het begin van de campagne, op 19 oktober 2009, daagde Specsavers Asda voor de rechter. Zij voerde inbreuk op zes gemeenschapsmerken aan, waaronder het woordloze logo, in de zin van artikel 9, lid 1, sub b en c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. De aanvullende merken waarop zij een beroep deed, waren: de gemeenschapsmerken nrs en , beide voor het woord SPECSAVERS ( SPECSAVERS-woordmerken ); en gemeenschapsmerken nrs , en voor het logo met de overlappende ovalen en het woord Specsavers erin ( SPECSAVERS-logo s ). 10 De campagne was als volgt ontwikkeld: 11 In december 2008 opperde Asda de nieuwe campagne te baseren op drie pijlers, dat wil zeggen drie centrale ideeën: standaardprijzen, een breed aanbod en een professionele houding. De grondslag van Asda s prijsbeleid was een basisprijs ongeacht de voorgeschreven lens of het gekozen type lens. In feite waren er twee prijzen: een voor basismonturen en een voor designmonturen. Met de verbreding van het aanbod werd beoogd een divers publiek van alle leeftijden en achtergronden aan te spreken. Met de professionele houding werd het spreekt haast voor zich professionele dienstverlening bedoeld. 12 Na een presentatie van de ideeën op 1 april 2009 gaf een hooggeplaatste manager van Asda, Bendel, het campagneteam de opdracht de campagne tegen Specsavers te richten. In de daaropvolgende drie maanden werd de campagne verder uitgewerkt. Uit interne documenten van Asda blijkt dat Specsavers steeds het doelwit van de voorgestelde campagne was. Asda wilde zich presenteren als de betere optie dan Specsavers, met name wat prijs betreft. 13 Op 26 augustus 2009 werd het materiaal opnieuw aan Bendel gepresenteerd. Hij was niet tevreden en meende dat de campagne nog meer op Specsavers moest worden toegespitst. Dat blijkt duidelijk uit twee documenten. Het eerste, een e- mail van 26 augustus, bevat deze aantekeningen over de vergadering: [...] herziening van teksten en marketingcampagne met het oog op frontale aanval op Specsavers met prijs en aanbod als speerpunten [...]. 5

7 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 Nick heeft Brilliantmedia geïnstrueerd om opnieuw te bezien hoe we Specsavers frontaal en agressief kunnen aanvallen [...]. Teksten voor start opticienscampagne op 19 oktober herschrijven tot een openlijk agressieve campagne tegen Specsavers. Het tweede document, een Powerpoint-dia van enkele dagen later, bevat onder meer: en Een duidelijke boodschap herziening van de teksten en marketingcampagne zodat Specsavers frontaal wordt aangevallen, met prijs en aanbod als speerpunten. Specsavers is is onze versie van mijn buurtsuper, we moeten aanbod en prijs dus met hen vergelijken. 14 Het volgende stadium in de ontwikkeling van de campagne was een grondiger onderzoek van het reclame- en promotiemateriaal van Specsavers zelf om slogans te vinden die op ironische of humoristische wijze konden worden verbeterd of aangepast. Specsavers bekende slogan Should ve gone to Specsavers was een van de slogans die in overweging werden genomen en die Asda voorstelde te herschrijven tot Should ve gone to Asda. 15 Rond augustus 2009 richtte Asda de aandacht ook op de logo s van Specsavers, zoals blijkt uit een van 28 augustus aan haar externe reclameconsultants, Checkland Kindleysides: Kunt u uitzoeken hoe een logo voor Asda Opticians in de stijl van Specsavers eruit zou zien? [...] In dit stadium gaat het om een experiment, enkel het logo. Een van de medewerkers van het project, Langrish-Dixon, was in die periode manieren aan het uitproberen om voort te borduren op het advertentiemateriaal van Specsavers. Hij creëerde een proefversie die er zo uitzag: 16 Begin september verzocht een ander lid van het campagneteam van Asda, Maria Barnett, Checkland Kindleysides om wat proefversies voor schapreclame met een, in haar woorden, logo voor Asda Opticians dat Specsavers parodieert. Zij gaf 6

8 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. aan dat het moest lijken op Specsavers. Het materiaal dat Checkland Kindleysides leverde, bevatte onder meer het volgende logo, beschreven als Logo 1, lijkt het meest op Specsavers : 17 In een interne Asda-nota werd dit logo omschreven als een Asda-versie van Specsavers imitatie. 18 Uit een van Maria Barnett van 14 september 2009 bleek hoe enthousiast en bemoedigend de betrokkenen waren over de gekozen insteek: Rick [Bendel] en Darren zijn echt enthousiast over het nieuwe opticiensaanbod vanaf oktober. Zij hebben ons gezegd Specsavers op hun eigen terrein aan te vallen. Spannend! We moeten de advertenties, het logo en de teksten van Specsavers parodiëren. Op dezelfde dag verzocht Barnett Checkland Kindleysides om wat nieuwe proefversies, maar met een aangepast logo waarin de ovalen niet overlapten. 19 Ondertussen had Langrish-Dixon op 17 september 2009 enkele nieuwe, door hem gecreëerde proefversies gepresenteerd aan Bendel en een andere hooggeplaatste werknemer van Asda, Pritchard. Deze zagen er als volgt uit: 7

9 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 Dit document toont aan dat Asda het onderscheidend vermogen van de overlappende ovalen in het woordloze logo van Specsavers onderkende (zie hierna). 20 Bendel vond dat Asda direct moest zijn tegen de klanten en er niet omheen draaien. De teamleden moesten de boodschap overbrengen dat Asda-opticiens goedkoper waren dan Specsavers en de campagne moest humoristisch en brutaal zijn, zonder het Specsavers-logo te kopiëren. Daarnaast moest de campagne agressief zijn en wilde hij dat Asda de woorden spec en savers zou gebruiken. 21 (omissis) Er werd een marketinginstructie opgesteld en naar twee reclamebureaus gestuurd, Checkland Kindleysides en Fallon. Als doelstellingen werden genoemd: Duidelijk laten merken dat wij goedkoper zijn dan Specsavers Onze transparante prijzen waarin alles is inbegrepen, onder de aandacht brengen Duidelijk maken dat de kwaliteit van onze producten gelijk is aan die van Specsavers Ons aanbod is even breed als dat van Specsavers 22 Pritchard stelde ook een informatieblad op met modellen van de winkelruimte, maar zonder logo s. Zij verzocht om schapreclame met een hoofdmededeling, bijvoorbeeld Save on Specs at Asda. In de posters moest een vergelijking worden getrokken met Specsavers en moest de spot worden gedreven met de stijl van Specsavers. Een belangrijke instructie over de kleuren was: We hoeven ons niet te houden aan de standaardkleuren van Asda. Asdagroen lijkt op het groen van Specsavers en kan bijdragen tot de associatie, maar we kunnen het gebruiken op een gestileerdere, minder vlakke manier. Gebruik meer wit met het groen zodat de winkelruimte een designindruk maakt [...]. 23 Op 21 september stelde Checkland Kindleysides nog enkele ideeën voor schapreclame, posters en ander materiaal voor. Een daarvan bevatte een logo met twee niet overlappende, donkergroene ellipsen tegen een lichter groene achtergrond met de woorden ASDA en Optician in witte letters in de ellipsen. Een noot in de marge lichtte toe: Asda-groen ligt dicht tegen het groen van Specsavers aan. Een donkerder logo is ook erg in de stijl van Specsavers en sluit aan op ons lichtgroen. 24 Dit idee werd door het Asda-team uitgewerkt en op 23 september stelde het Bendel deze drie opties voor: 8

10 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. 25 Het eerste logo, optie 1, werd omschreven als het Specsavers-logo. Het tweede logo, optie 2, werd omschreven als lijkt op Specsavers. Het derde logo, optie 3, werd omschreven als Alternatief logo onze eigen versie. 26 Ook uit dit document blijkt, net als uit het document dat in punt 19 werd genoemd, dat Asda het onderscheidend vermogen van de overlappende ovalen in het woordloze logo van Specsavers onderkende. 27 Een van Pritchard van 24 september aan een collega toont wat zij dacht: We willen niet de indruk wekken dat we Specsavers kopiëren (bijvoorbeeld een logo en kleuren die te veel op die van hen lijken). Dan lijkt het alsof we wanhopig zijn of arme stakkers, en worden we een gemakkelijk doelwit voor hen! Alleen vergelijken, de draak met hen steken, wij zijn immers beter, bieden onze klanten meer waar voor hun geld met een even goed aanbod [...]. Zij streefde dus naar een vergelijking met Specsavers. 28 Fallon werkte aan slogans en mailde op 25 september (omissis) de slogan: Be a real spec saver at Asda. Er werd juridisch advies ingewonnen. Een bepaalde slogan waarin werd gesuggereerd dat de prijzen bij Asda lager waren dan bij 9

11 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 Specsavers, werd niet goedgekeurd omdat de adviseurs meenden dat het te moeilijk was deze bewering te onderbouwen, maar real spec saver was volgens hen waarschijnlijk aanvaardbaar. 29 Wat de logo s betreft, keurde de juridische dienst de niet-overlappende ovalen wel goed maar de overlappende ovalen niet. De dienst stelde voor het kleurenschema om te draaien, dus een groene tekst tegen een witte achtergrond. Langrish-Dixon gaf daarop het volgende commentaar: We willen de boodschap niet te veel afzwakken en de impact verliezen. 30 Op 2 oktober stuurde Checkland Kindleysides herziene proefversies met het Asdalogo in vrijwel definitieve vorm en de twee omstreden slogans. (omissis) 31 Uiteindelijk werd gekozen voor het eerste logo in punt 8 hierboven. Het is ook gebruikt op oproepkaarten in een versie van het tweede logo in punt 8, waarin de kleuren waren omgedraaid. 32 Na aanvullend juridisch advies op 5 oktober gaf Martin, Asda s hoofd winkelbeleving, zijn goedkeuring aan de definitieve versie in een van 7 oktober aan Raybould: Uitstekend werk Nicki - een sterk resultaat voor de winkelruimte - volgens mij ziet het er goed uit en zijn we erin geslaagd zo dicht mogelijk tegen Specsavers aan te leunen. 33 Asda gaf vervolgens toestemming voor het gebruik van het logo en de slogans en op 19 oktober ging de campagne van start. 34 De bedoeling van Asda was het publiek ervan te doordringen dat Asda beter was dan Specsavers en met de reclamecampagne wilde zij zichzelf met Specsavers vergelijken. Specsavers was steeds de voornaamste concurrent en het doelwit van de campagne en zat voortdurend in het achterhoofd van het campagneteam. Daartoe hield het team steeds voor ogen hoe Specsavers zich presenteerde. Procesverloop 35 De behandeling in eerste aanleg vond plaats in april 2010 en het hoger beroep werd in oktober 2011 behandeld. Op 31 januari 2012 werd een deelvonnis gewezen. De beschrijving in deze verwijzingsbeslissing is derhalve gebaseerd op definitieve feitelijke vaststellingen. Zoals hierboven vermeld heeft de Court of Appeal de zaak voor vijf van de zes door Specsavers ingeroepen merken afgedaan (namelijk de SPECSAVERS-woordmerken en de SPECSAVERS-logo s). De Court of Appeal oordeelde inzonderheid dat gebruik van de slogans een inbreuk was in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, en dat het gebruik van het Asda-logo een 10

12 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. inbreuk was in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, indien gebruikt als onderdeel van een samengestelde reclamecampagne. 36 De Court of Appeal oordeelde dat de omstreden activiteit zonder geldige reden was en dat Asda niet had aangetoond dat haar reclamecampagne vergelijkende reclame vormde in de zin van richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen. Dientengevolge oordeelde het dat Asda zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel had getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze vijf beschermde gemeenschapsmerken. 37 De Court of Appeal kwam tot de conclusie dat enkele vragen voor een prejudiciële beslissing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie moesten worden verwezen om het geschil over het zesde en laatste gemeenschapsmerk, het woordloze logo, te beslechten. Verval van het woordloze logo 38 Asda vorderde vervallenverklaring van het woordloze logo krachtens de artikelen 15 en 51 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk wegens nietgebruik. Specsavers beriep zich op gebruik van het schaduwlogo met het woord SPECSAVERS in de ovalen. Specsavers betoogde dat het gebruik van het schaduwlogo tevens gebruik van het woordloze logo opleverde en dat er ruim voldoende bewijs was dat de overlappende ovalen in het schaduwlogo een zelfstandige onderscheidende rol in dit merk hadden en gebruik van het schaduwmerk ook gebruik van het woordloze logo opleverde. 39 Volgens de Court of Appeal rezen hierdoor twee vragen, een feitelijke vraag en een rechtsvraag. De feitelijke vraag was of het woordloze logo onderscheidend was voor Specsavers door het gebruik van het schaduwlogo, ofwel, met andere woorden, of de gemiddelde consument het woordloze logo herkent wanneer hij het schaduwlogo ziet. De rechtsvraag is of het gebruik van het schaduwmerk derhalve gebruik van het woordloze logo oplevert. 40 Met betrekking tot de feitelijke vraag oordeelde de Court of Appeal in punt 172 van zijn arrest (met name op grond van Asda s eigen handelwijze en documenten): [...] In de eerste plaats was er bewijs voor gebruik op ruime schaal van het schaduwlogo. In de tweede plaats en nog belangrijker wijzen interne documenten van Asda zelf erop dat zij van mening was dat een logo met overlappende ovalen zou worden herkend als een aanduiding van of verwijzing naar Specsavers. Ik denk aan de proefversie die door Langrish Dixon is gecreëerd 11

13 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 (genoemd in punt 15 1 hierboven), die hij duidelijk zag als in de stijl van Specsavers; het materiaal dat door Checkland Kindleysides werd geleverd (genoemd in punt 16 2 hierboven), dat in een interne nota van Asda werd beschreven als Asda-versie van Specsavers imitatie ; de aanvullende proefversies die door Langrish Dixon werden gecreëerd (genoemd in punt 19 3 hierboven) waarin wordt gesteld dat een teken met overlappende ovalen zeer herkenbaar is; en de opties die aan Bendel werden gepresenteerd (genoemd in punt 24 4 hierboven) waaronder, als optie 1, een logo met overlappende ovalen, dat intern als het Specsavers-logo werd omschreven. Zoals gezegd is het redelijk te veronderstellen dat Asda inzicht had in de aard van de markt, de kenmerken van de gemiddelde consument en andere kwesties die van invloed zijn op de manier waarop de gemiddelde consument zou reageren op het gebruik van de voorgestelde logo s en ik geloof dat dit materiaal daarom overtuigend bewijs is van de manier waarop het schaduwlogo wordt opgevat. (omissis) 41 Met betrekking tot de rechtsvraag oordeelde de Court of Appeal dat de uitlegging van de artikelen 15 en 51 op dit punt onzeker was. Hij legde met name uit welke problemen hij ondervond om de redenering van het Hof van Justitie in het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punten 81-86) in overeenstemming te brengen met de beslissing van het Hof in het arrest van 7 juli 2005, Société des produits Nestlé/Mars UK (C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, met name de punten en de punten 23 en 24 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott) en het arrest van het Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM (T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, met name de punten 31-38). 42 De Court of Appeal verzoekt derhalve om een antwoord op de volgende vragen van uitlegging van de artikelen 15 en 51 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk: [vragen A tot en met C in punt 51] (omissis) 43 De Court of Appeal heeft over deze vragen geen voorlopig standpunt gegeven. Inbreuk op het woordloze logo 44 Bij de beoordeling van de vraag of inbreuk is gemaakt op het woordloze logo werden partijen ook verdeeld gehouden door de vraag of bij de globale toets voor inbreuk in de zin van artikel 9, lid 1, sub b en c, rekening moet worden gehouden met de grotere bekendheid van het logo in de kleur groen, de kleur waarin Specsavers haar merk altijd heeft gebruikt. 1 (omissis) 2 (omissis) 3 (omissis) 4 (omissis) 12

14 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. 45 Dit was een belangrijk punt omdat de Court of Appeal van oordeel was dat het personeel van Asda bij de ontwikkeling van de campagne het onderscheidende vermogen van de overlappende ovalen in het woordloze logo van Specsavers had onderkend. 46 Specsavers stelt dat een merk dat niet beperkt is tot een bepaalde kleur, ingeschreven is voor alle kleuren. Daarnaast stelt Specsavers dat een eventuele grotere bekendheid van een merk in een bepaalde kleur wordt meegewogen in de globale beoordeling. Aangezien Asda ook de kleur groen gebruikt (zij het een andere tint) is het volgens Specsavers veel waarschijnlijker dat de gemiddelde consument een sterker verband legt met het logo van Specsavers dan wanneer heel andere kleuren zouden zijn gebruikt. 47 Asda stelt dat een eventuele grotere bekendheid in een bepaalde kleur van een merk dat qua kleur niet beperkt is, NIET dient te worden meegewogen in de globale beoordeling om vast te stellen of er sprake was van een inbreuk. Volgens Asda komt rekening houden met de bekendheid in een bepaalde kleur neer op rekening houden met een element dat geen deel uitmaakt van de inschrijving en kan zulks praktische problemen veroorzaken, aangezien derden dan niet kunnen afgaan op de gegevens in het register. 48 De Court of Appeal kwam tot de conclusie dat het niet duidelijk was hoe de regeling moest worden uitgelegd. 49 Derhalve verzoekt de Court of Appeal tevens om een antwoord op de volgende vragen: [vragen D en E in punt 51] (omissis) 50 Nadat de Court of Appeal tot de conclusie was gekomen dat een verzoek om een prejudiciële beslissing over deze kwestie noodzakelijk was, heeft hij in punt 96 van zijn arrest zijn voorlopig standpunt gegeven: Een merk dat in zwart-wit is ingeschreven, (omissis) 5 (omissis) is ingeschreven voor alle kleuren. De rechtspositie verschilt dus sterk van de afbeeldingen van wolken in het arrest L Oréal 6 [verwijzing naar het arrest van de Court of Appeal of England and Wales in de zaak L Oréal/Bellure, waarin L Oréal zich beriep op enkele geassocieerde afbeeldingen van wolken die geen onderdeel vormden van de ingeroepen inschrijving], die geen onderdeel waren van het merk zoals het is ingeschreven. Voorts heeft het Hof van Justitie herhaaldelijk, bijvoorbeeld in het arrest van 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Meyer Inc (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507) verklaard dat de bekendheid van een ouder merk in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van 5 (omissis) 6 (omissis) 13

15 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-252/12 14 verwarringsgevaar. Het verwarringsgevaar is met name des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is en merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht. Zoals het Hof van Justitie in het arrest van 11 november 1997, Sabel/Puma (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191) heeft uiteengezet, dient bovendien rekening te worden gehouden met de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis, met inbegrip van de totaalindruk die daardoor wordt opgeroepen, met name met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Als een logo dat in zwartwit is ingeschreven derhalve door gebruik een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen in bijvoorbeeld de kleur groen, lijkt mij dat een element waarmee in de globale beoordeling rekening moet worden gehouden. Ik erken dat het Gerecht in de zaak Procter & Gamble, T-129/00 oordeelde dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvan de aanvraag geen kleur vermeldt, onderzocht moet worden ongeacht de kleur. Maar dat lijkt mij een heel andere situatie. In die zaak had de verzoeker inschrijving aangevraagd van een merk voor in wezen alle kleuren en in die context is de vaststelling dat het merk enkel onderscheidend vermogen heeft in een bepaalde kleur voor hem van geen of beperkte waarde. In het geval van een merk dat in feite in zwart-wit is ingeschreven, is het onderscheidend vermogen voor alle kleuren aanvaard en gaat het om een ander punt, namelijk of het merk door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen als geheel of voor een of meer onderdelen ervan. Ik zie geen reden waarom kleur niet een van deze onderdelen zou kunnen zijn, noch denk ik dat daardoor praktische problemen worden veroorzaakt, aangezien derden hoe dan ook in aanmerking moeten nemen of een merk door gebruik een groter onderscheidend vermogen heeft verkregen. 51 Derhalve verzoekt de Court of Appeal of England and Wales om een antwoord op de volgende vragen over de artikelen 9, lid 1, sub b en c, 15 en 51 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk: A. Indien een handelaar houder is van afzonderlijk ingeschreven gemeenschapsmerken voor i) een beeldmerk; ii) een woordmerk; en deze beide tezamen gebruikt, kan dit dan gebruik van het beeldmerk voor de toepassing van de artikelen 15 en 51 van verordening nr. 207/2009 opleveren? Zo ja, hoe dient het gebruik van het beeldmerk te worden beoordeeld? B. Maakt het daarbij verschil of:

16 SPECSAVERS INTERNATIONAL HEALTHCARE E.A. i) het woordmerk over het beeldelement is geplaatst? ii) de handelaar ook de combinatie van het beeldelement en het woordmerk als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven? C. Hangt het antwoord op vraag A of B ervan af of het beeldelement en de woorden door de gemiddelde consument worden opgevat als i) afzonderlijke tekens; of ii) tekens met elk een zelfstandige onderscheidende rol? Zo ja, hoe? D. Is de kleur (of kleuren) waarin de verwerende partij het omstreden teken gebruikt, relevant bij de globale beoordeling van i) het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, sub b, of ii) het ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, indien een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal heeft gebruikt in een bepaalde kleur of kleurencombinatie, waardoor het bij een aanzienlijk deel van het publiek (in een deel van, maar niet in de gehele Gemeenschap) met die kleur of kleurencombinatie geassocieerd is geraakt? Zo ja, hoe? E. Zo ja, is het voor de globale beoordeling relevant dat de verwerende partij zelf bij een aanzienlijk deel van het publiek geassocieerd is geraakt met de kleur of kleurencombinatie die zij voor het omstreden teken gebruikt? 15