Het alternatieve probleem en het bonus-effect in de beoordeling van inventiviteit

Transcriptie

1 Het alternatieve probleem en het bonus-effect in de beoordeling van inventiviteit AIPPI Symposium Zeist 11 maart René van Duijvenbode NLO Den Haag vanduijvenbode@nlo.nl Peter Dorna AOMB IP Consultants Eindhoven p.dorna@aomb.nl 1

2 Voor een rechtsgeldig octrooi is onder andere vereist dat de uitvinding 1. Nieuw en 2. Inventief is ten opzichte van Stand van de Techniek 3 Stand van de Techniek is alle informatie die publiek beschikbaar was op het moment van indiening van de octrooiaanvraag 4 2

3 Wanneer wordt een uitvinding inventief geacht? Als de uitvinding voor de vakman niet voor de hand ligt in het licht van de Stand van de Techniek Praktische benadering: Problem Solution approach 5 Problem Solution approach 1. Vaststellen wat de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek (closest prior art) is 2. Vaststellen wat het verschil is tussen de uitvinding en de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek 3. Vaststellen welk (objectieve) probleem wordt opgelost door dat verschil 4. Vaststellen of die oplossing voor de hand ligt, in de praktijk veelal in het licht van verdere Stand van de Techniek 6 3

4 Could Would approach Could Om gebrek aan inventiviteit aan te tonen is het vereist (maar op zich onvoldoende) dat het verschil tussen uitvinding en dichtsbijzijnde Stand van de Techniek gevonden kan worden. Would De relevante vraag is of de vakman verwacht zou hebben dat door de ontbrekende maatregel, die op zich bekend is uit de verdere Stand van de Techniek, toe te passen bij de dichtstbijzijnde Stand van de Techniek, het objectieve probleem opgelost zou worden. Een dergelijke verwachting zou bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op voordelen die in de verdere Stand van de Techniek worden verbonden aan de ontbrekende maatregel, welke voordelen aansluiten bij de objectieve probleemstelling. 7 Would Zou de vakman zoeken naar de ontbrekende maatregel in de Stand van de Techniek om het probleem op te lossen, Zou de vakman de verdere Stand van de Techniek die de ontbrekende maatregel leert in onverweging nemen, Zou de vakman de ontbrekende maatregel uit de verdere SvdT dan toepassen in de dichtstbijzijnde SvdT, en Zou de vakman verwachten dat die ontbrekende maatregel in dichtstbijzijnde SvdT een effect levert, en in welke mate? 8 4

5 Consequentie van de Problem Solution benadering is dat het objectieve probleem afhangt van de gekozen dichtstbijzijnde Stand van de Techniek! Voorbeeld Uitvinding: SvdT I: SvdT II: A + B + C + D A + B + C A + B + D Verschil tussen uitvinding en SvdT I: D Verschil tussen uitvinding en SvdT II: C D lost een ander (objectief) probleem op dan C. Dit zijn alternatieve problemen die voor dezelfde uitvinding van toepassing zijn 9 Is het nodig dat een uitvinding een verbetering vormt ten opzichte van de Stand van de Techniek? Voorbeeld Uitvinding: SvdT: A + B + C + D A + B + C + E Maatregelen D en E zijn verschillend maar de oplossingen die zij bieden zijn gelijkwaardig. Het objectieve probleem zou dan geformuleerd kunnen worden als het verschaffen van een alternatieve oplossing. Case Law: een dergelijke probleemstelling staat inventiviteit niet in de weg. 10 5

6 Alternatief probleem Alternatieve oplossing Onverwacht/verrassend effect Bonus effect 11 CASUS 1 Vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert. Conclusie 1: vaccin voor gele koorts, omvattende actieve stof en adjuvans: CI Beschrijving: aangetoond dat specifieke adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I). Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele koorts: waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen. X 12 6

7 CASUS 2 Vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert. 13 Conclusie 1: vaccin voor gele koorts, omvattende actieve stof en adjuvans: CI Beschrijving: aangetoond dat specifieke adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I). Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele koorts: X waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen. VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II Adjuvantia met CI, Br en I conserveren vaccins in warm klimaat. CASUS 3 vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert. Conclusie 1: vaccin voor gele koorts, omvattende actieve stof en adjuvans: Adjuvantia die geschikt zijn in vaccins voor gele koorts: 14 CI Beschrijving: aangetoond dat specifieke adjuvans zorgt voor snellere immuunrespons dan andere (zoals Br en I). Het adjuvans conserveert het vaccin in warm klimaat waarbij X halogeen, alkyl, aryl, -OH, Halogeen niet verder benoemd. Vakman kent CI, Br en I als gangbare halogenen. VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II Adjuvantia met CI, Br en I conserveren vaccins in warm klimaat. X 7

8 CASUS 4 vaccins met actieve stof en adjuvantia tegen gele koorts zijn bekend. Gele koorts komt voor in warm Zuid-Amerika en Afrika. Adjuvans is een stof die immuunrespons van vaccin stimuleert. Conclusie 1: vaccin voor gele koorts, omvattende actieve stof en STOF: Beschrijving: o CI Stof conserveert vaccin tegen gele koorts in warm klimaat. o Er is geen vergelijking met andere vaccins. o Er wordt aangetoond dat de stof ook immuunrespons versnelt (adjuvans) De stof: CI Conserveert vaccins in warm klimaat Stof niet bekend als adjuvans vaccin tegen gele koorts niet genoemd 15 ( ) an effect which was to be expected as the result of an obvious measure could not contribute to recognition of the required inventive step, even if the scale of this effect was surprising ( ) An effect whose scale surpassed the skilled person's hopes merely represented a bonus effect following inevitably from the use of an obvious measure ( ) Case Law Book of the Boards of Appeal of the European Patent Office 7 TH Edition 2013; I.D

9 CASUS 5 Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen 17 Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. concentreren, 3. hitte-steriliseren, 4. toevoegen suikers, en Beschrijving: Eiwitten en suikers komen pas na sterilisatie in contact met elkaar: verbetert houdbaarheid poeder. Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen ingekapselde eiwitten, 2. toevoegen suikers, 3. concentreren, 4. hitte-steriliseren, en SvdT erkent probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie. Oplossing is inkapseling: verbetert houdbaarheid poeder. CASUS 6 Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. concentreren, 3. hitte-steriliseren, 4. toevoegen suikers, en Beschrijving: Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder. Concentreren voor sterilisatie bespaart energie 18 Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. hitte-steriliseren, 3. concentreren, 4. toevoegen suikers en vitaminen, en Beschrijft niet het probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie Beschrijft wel dat hitte bij sterilisatie vitaminen kapot maakt 9

10 CASUS 7 Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen 19 Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. concentreren, 3. hitte-steriliseren, 4. toevoegen suikers, en Beschrijving: Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder. In het octrooi staat niets over belang van volgorde van concentratiestap Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. hitte-steriliseren, 3. concentreren, 4. toevoegen suikers en vitaminen, en Beschrijft niet het probleem van reactie van eiwitten en suikers bij sterilisatie Beschrijft wel dat hitte bij sterilisatie vitaminen kapot maakt Any effect provided by the invention may be used as a basis for reformulating the technical problem, as long as that effect is derivable from the application as filed A reformulation of the problem also may be appropriate if an alleged effect of a described feature could be deduced by the skilled person from the application in the light of the prior art or if new effects submitted subsequently during the proceedings were implied by or related to the technical problem initially suggested. In relation to new effects it was not permissible to change the nature of the invention Case Law Book of the Boards of Appeal of the European Patent Office 7 TH Edition 2013; I.D

11 CASUS 8 Eetbare poeders in SvdT worden gemaakt door eiwitten en suikers te mengen en daarna te hitte-steriliseren en te sproeidrogen Conclusie 1: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. concentreren, 3. hitte-steriliseren, 4. toevoegen suikers, en Beschrijving: Eiwitten en suikers pas na sterilisatie bij elkaar: verbetert houdbaarheid poeder. Beschrijft: Werkwijze voor bereiding poeder, omvattende: 1. Oplossen eiwitten, 2. toevoegen suikers, 3. concentreren, 4. hitte-steriliseren, en VERDERE STAND VAN DE TECHNIEK II Beschrijft dat eiwitten en suikers bij sterilisatie reageren en dit sproeidrogen bemoeilijkt. Door suikers na sterilisatie toe te voegen, makkelijker sproeidrogen. De bereiding simpeler

12 Voorbeeld bonuseffect skatebord voorste en achterste bord torsie belast verbindingselement zwenkwielen voor en achter hellende scharnierassen T 1713/11 betreffend EP B1 23 SvdT I DE Skateboard - voorste en achterste bord - torsie belast verbindingselement - zwenkwielen voor en achter - hellende scharnierassen 24 12

13 SvdT II US Skateboard - voorste en achterste bord - torsie belast verbindingselement - zwenkwielen voor en achter - hellende scharnierassen 25 Dichtstbijzijnde Stand van de Techniek? of Aufgabe der Erfindung ist es, durch eine einfache konstruktive Massnahme ein derartiges Sportgerät witerzubliden, dass eine Fortbewegung auf ebener Fläche ohne Abstossen möglich ist. With one foot on each section, the rider can tilt the sections independently for very rapid turning and manoeuvring with a minimum of body lean

14 Dichtstbijzijnde Stand van de Techniek? of Objectieve Probleem zoals probleem geformuleerd ten opzichte in EP van SvdT I : B1 to provide a skateboard which is much more steerable than the conventional skateboard and which can be accelerated without the rider s stamping onto the ground. disclosed in SvdT I. 27 OPPOSANT: Oplossing wordt in SvdT gegegeven binnen het kader van de objectieve probleemstelling. Er is dus geen sprake van inventiviteit. OCTROOIHOUDER: BEROEPSKAMER: Combinatie van twee-delig bord en hellende scharnierassen maakt het skateboard veel wendbaarder dan de vakman op basis van SvdT I en SvdT II verwacht. Dit betreft een onverwacht extra effect. Voor zover dit waar zou zijn this would constitute nothing more than a bonus of the obvious combination of the teachings of D5 and D

15 Hartelijk dank! Vragen? René van Duijvenbode NLO Den Haag Peter Dorna AOMB IP Consultants Eindhoven 29 15