RECHTBANK 's-gravenhage sector civiel recht - voorzieningenrechter Vonnis in kort geding van 24 december 2004, gewezen in de zaak met rolnummer KG 04/1324 van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tempur Benelux B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Ede, 2. de vennootschap naar Deens recht Dan-Foam ApS, gevestigd en kantoorhoudende te Aarup, Denemarken, eiseressen, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. T.H. Bosboom te Arnhem, tegen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slaaptotaal Raamsveld B.V., gevestigd te Hillegom, gedaagde, procureur mr. L. de Wit. 1. De feiten Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 7 december 2004 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan. 1.1. Eiseres sub 1 (hierna: Tempur Benelux), opgericht in 2001, en eiseres sub 2 (hierna: Dan-Foam), hierna gezamenlijk ook Tempur c.s. te noemen, maken beide onderdeel uit van het Tempur-concern. Dan-Foam is de hoofdvestiging binnen Europa. Tempur Benelux vertegenwoordigt Tempur binnen de Benelux.Dan Foam maakt in de periode van 1993 tot 2001 in de Benelux gebruik van DFC Comfort BV te Ede als distributeur van haar producten. 1.2. Tempur c.s. houden zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van matrassen, hoofdkussens en aanverwante producten onder het merktempur. Deze producten bevatten onder meer Tempur-schuim, een visco-elastisch materiaal dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor het NASA-ruimtevaartprogramma. Dan-Foam heeft dit materiaal met toestemming van NASA verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor toepassing in matrassen, kussens en aanverwante producten voor de consumentenmarkt. Het materiaal is door Dan-Foam in 1989 voor het eerst op de markt gebracht. 1.3. Het door Tempur ontwikkelde materiaal is door de NASA goedgekeurd en officieel erkend en is vervolgens gecertificeerd door de Space Foundation van NASA. Tempur voert het volgende logo van de NASA
KG 04/1324 2 1.4. Dan-Foam is onder meer houdster van de navolgende merken: - het Benelux woordmerk Tempur is op 10 april 1992 gedeponeerd en 01/1993 geregistreerd (registratienummer 516564) onder andere voor de klasse 10 (matrassen en kussens voor medisch gebruik) en klasse 20 (matrassen en kussens met drukverlagend en warmtegeleidend schuimplastic); - het Benelux woordmerk Tempur is 7 juni 1993 gedeponeerd en 01/1994 geregistreerd (registratienummer 532326) voor onder de klasse 20 (matrassen) en klasse 22 (vulmateriaal); - het Benelux woord/beeldmerk DFC Tempur is op 28 juli 1993 gedeponeerd en 05/1994 geregistreerd (registratienummer 536923) voor onder andere de klasse 20 (matrassen) en klasse 22 (vulmateriaal) en ziet er als volgt uit: - het Gemeenschaps woordmerk Tempur is op 20 mei 1999 gedeponeerd en op 13 juni 2001 geregistreerd (registratienummer 001200179) voor onder andere de klasse 10 (matrassen en kussens met drukverlagend en warmtegeleidend schuimplastic) - het Gemeenschaps woord/beeldmerk Tempur is op 4 mei 1999 gedeponeerd en op 16 november 2000 geregistreerd. (registratienummer 001167923) voor de klassen 10 (matrassen en kussens voor medisch gebruik) en 20 (matrassen en kussens met drukverlagend en warmtegeleidend materiaal) en ziet er als volgt uit: 1.5. Tempur Benelux is ten aanzien van voornoemde merkrechten licentiehouder in de Benelux. 1.6. Gedaagde (hierna: Slaaptotaal) exploiteert een winkel in Hillegom. Zij verkoopt slaapkamerartikelen, waaronder matrassen, kussens, dekbedden en andere zaken op slaapkamergebied. Zij maakt onderdeel uit van de Sabeko Groep, een groep van zelfstandige detailhandelaars in Nederland die gezamenlijk producten inkoopt en producten op slaapkamergebied ontwikkelt. 1.7. Slaaptotaal is houdster van onder meer het Benelux woord/beeldmerk HRD Tempo Excellent Revolutionair Slaapcomfort, gedeponeerd op 23 september 1998 (registratienummer 648205), dat er als volgt uitziet: met als kleuren: groen, zwart en wit. 1.8. Tempur c.s. hebben onlangs een bodemprocedure jegens Slaaptotaal aangespannen, onder meer strekkende tot nietigverklaring en doorhaling van het hiervoor 1.7. genoemde woord/beeldmerk. 1.9. In een folder van recente datum heeft Slaaptotaal onder meer gesteld:
KG 04/1324 3 Ervaar nu het unieke gewichtsloze slapen van de wereldberoemde NASA matras ( ) Ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van NASA bedden in Europa, is er nu een unieke jubileum uitgave ( ). En verder: speciaal ontwikkelde NASA jubileum matras, een absolute NASA topper een fantastische, orginele NASA matras nu tijdelijk voor heerlijk lage jubileumprijzen. 1.10. Slaaptotaal biedt matrassen aan onder de naam: NASA-Jubilee, NASA Bullflex en NASA Matras. Zij gebruikt in haar publicaties onder meer de navolgende afbeelding: 2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer Tempur c.s. vorderen zakelijk weergegeven : I. Slaaptotaal te veroordelen om binnen de Benelux iedere inbreuk op de merkrechten van Tempur c.s. te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik door Slaaptotaal van de tekens Tempo, Tempo Excellent, Tempo-Foam en het logo Tempo Excellent alsmede daarmee overeenstemmende tekens voor matrassen, kussens en aanverwante producten; II. Slaaptotaal te veroordelen om binnen de Benelux ieder onrechtmatig handelen jegens Tempur c.s. te staken en gestaakt te houden, waaronder het doen van misleidende mededelingen in advertenties en reclame inzake de door haar te verkopen matrassen en kussens en aanverwante producten met traagschuim of een vergelijkbare substantie, het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de producten, de onderscheidingstekens en de advertenties en reclame-uitingen van Tempur c.s. en het op ongeoorloofde wijze profiteren van de naamsbekendheid en de goede reputatie van het merk of de handelsnaam Tempur c.s. en haar producten; III. Slaaptotaal te bevelen Tempur c.s. een schriftelijke verklaring te doen toekomen waaruit onder andere het totale aantal verkochte inbreukmakende producten van Slaaptotaal volgt, met vermelding van namen en adressen van professionele afnemers aan wie de producten verkocht zijn en van leveranciers, alsmede een specificatie van de totale winst die deze producten hebben opgeleverd, dit alles onder overlegging van bewijsstukken; IV. Slaaptotaal te veroordelen tot betaling van een dwangsom. Daartoe voeren Tempur c.s. het volgende aan. Slaaptotaal maakt bij herhaling inbreuk op de merkrechten van Tempur c.s.. Zo maakt zij bij het aanprijzen van haar matrassen en kussens met traagschuim gebruik van de inbreukmakende tekens Tempo Excellent, Tempo en Tempo Foam. Het logo Tempo Excellent is gebaseerd op het beeldmerk en de logo s van Tempur c.s.. Dit beeldmerk en deze logo s werden door Tempur c.s. reeds geruime
KG 04/1324 4 tijd gebruikt voordat Slaaptotaal met het Tempo Excellent logo op de markt kwam. Het gebruik van de tekens Tempo Excellent, al dan niet in combinatie met het door Slaaptotaal gebruikte logo, en Tempo en Tempo-Foam vormt een inbreuk op de Benelux- en Europese woord- en beeldmerken van Tempur c.s. Het beeldmerk Tempo Excellent is te kwader trouw gedeponeerd, aangezien Tempur c.s. ten tijde van het depot reeds jaren op de markt waren met hun Tempur producten, waarmee zij grote bekendheid hadden opgebouwd. Daarbij werd zowel het woordmerk Tempur als het logo met de liggende vrouw en het kruis intensief gebruikt. Voorts heeft Slaaptotaal zich schuldig gemaakt aan misleidende reclame en onrechtmatig handelen, door de wijze van aanbieden van haar matrassen en kussens. Deze biedt zij immers aan onder de namen NASA-Jubilee, NASA Bullflex en NASA-matras, waarmee zij ten onrechte suggereert dat haar matrassen origineel NASA materiaal zouden bevatten, dan wel afkomstig zouden zijn van NASA. Zij maakt ook gebruik van (een variant op) het officiële logo van NASA Certified Technology, zonder daartoe toestemming te hebben van de Space Foundation van NASA. Zij misleidt aldus het publiek en haakt hiermee op ongeoorloofde wijze aan bij de historie en bekendheid van Tempur c.s. Tempur c.s. hebben spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen. Zij lijden immers aanzienlijke financiële schade die dagelijks oploopt door het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van Slaaptotaal. Slaaptotaal voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken. 3. De beoordeling van het geschil Spoedeisend belang 3.1. Slaaptotaal voert aan dat zij de in geding zijnde producten al sinds 1998 verkoopt en dat er door tijdsverloop geen spoedeisend belang meer is. 3.2. Overwogen wordt dat volgens vaste rechtspraak de houder van een intellectueel eigendomsrecht niet behoeft te dulden dat een ander voortgaat of dreigt voort te gaan met inbreuk te maken op dat recht. Nu Tempur c.s stellen dat er sprake is van voortgaande inbreuk op hun merkrechten, is voldaan aan het vereiste van spoedeisend belang. Inbreuk op merkrechten van Tempur c.s.? artikel 13A lid 1 onder b BMW/ artikel 9 lid 1 onder b van de Gemeenschapsmerkverordening 3.3. Tempur c.s beroepen zich op deze artikelen, die het gebruik verbieden van een teken in het economisch verkeer dat gelijk is of overeenstemt met het Benelux- of Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. 3.4. Volgens Tempur c.s bestaat er gevaar voor verwarring bij het publiek tussen: - de woordmerken TEMPUR en de door Slaaptotaal gebruikte tekens Tempo, Tempo Excellent en Tempo Foam; voorts tussen - het woord/beeldmerk TEMPUR, zie r.o. 1.4, laatste gedachtestreepje en het door Slaaptotaal gebruikte logo, zie r.o. 1.7.
KG 04/1324 5 3.5. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens dienen merk en teken globaal beoordeeld te worden naar de totaalindruk die beide maken. Het gaat er om of merk en teken auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het relevante publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt (directe verwarring) dan wel dat de indruk wordt gewekt dat er enig verband bestaat tussen het de rechthebbende op het merk en de rechthebbende op het teken (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking te worden genomen, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren. 3.6. Voorop gesteld wordt dat het merk TEMPUR voor waren als matrassen en kussens zeer onderscheidend is. Daarbij komt dat visueel de overeenkomst tussen het woordmerk TEMPUR en het teken TEMPO groot is. Zij hebben de eerste lettergreep met elkaar gemeen. De tweede lettergreep begint met dezelfde letter p, gevolgd door de letter o, respectievelijk de letters ur Auditief hebben zij de eveneens de eerste lettergreep gemeen. Bij TEMPO zal; het accent eerder op de eerste lettergreep en bij TEMPUR eerder op de tweede lettergreep liggen. Dat neemt niet weg dat de klanken van de twee lettergrepen, indien zij vlot na elkaar worden uitgesproken niet zo ver uit elkaar liggen. 3.7. Daarnaast geldt dat de woordmerken TEMPUR onder meer zijn ingeschreven als onderscheidingsteken voor matrassen met drukverlagend en warmtegeleidend materiaal en Slaaptotaal het teken TEMPO (al dan niet in combinatie met de woorden Excellent en Foam) eveneens voor dergelijke matrassen, en dus voor identieke waren, gebruikt. 3.8. Bij het relevante publiek zal onder deze omstandigheden bij kennisneming van de woordmerken TEMPUR en het teken TEMPO verwarring worden gewekt, dan wel de indruk kunnen ontstaan dat de waren van Slaaptotaal afkomstig zijn van Tempur c.s, althans dat ertussen deze ondernemingen een (economische) band bestaat. Het teken TEMPO maakt derhalve inbreuk op de onder 1.4. vermelde woordmerken van Tempur c.s. Dat geldt ook voor de combinatie van TEMPO met de woorden EXCELLENT en FOAM, daar woorden de betekenis van toevoegingen aan het teken TEMPO hebben. 3.9. Ten aanzien van het ingeschreven en onder r.o. 1.7. afgebeelde woord/beeldmerk, verder te noemen het logo, van Slaaptotaal geldt dat daarin domineert het woord TEMPO, dat voorzien is van figuratieve elementen, zoals een liggende vrouw, een wit kruis op een zwart schijf en voorts de letters HRD, het woord Excellent en (in een zwarte balk) de woorden: revolutionair slaapcomfort. 3.10. Nu het woord TEMPO in dit logo domineert, moet op grond van dezelfde overwegingen als opgenomen in r.o. 3.6-3.9 worden aangenomen dat dit logo gevaar voor verwarring met de oudere woordmerken TEMPUR kan opleveren en derhalve inbreuk maakt op deze oudere merken. Dit betekent dat er in dit geding vanuit dient te worden gegaan, dat het logo van Slaaptotaal in de lopende bodemprocedure op grond van artikel 3 lid 2 onder b BMW nietig zal worden verklaard.
KG 04/1324 6 3.11. Ter afwering van het gevorderde verbod heeft Slaaptotaal zich op rechtsverwerking beroepen (artikel 14bis BMW en artikel 53 Gemeenschapsverordening). Hieraan wordt voorbijgegaan, daar Slaaptotaal niet aan haar stelplicht te dien aanzien heeft voldaan. Overigens zou dit verweer haar niet hebben gebaat. In dit geding is komen vast te staan dat Slaaptotaal vanaf 1989 bekend was met de naam TEMPUR voor bedproducten en dat zij wist dat de woordmerken TEMPUR ten tijde van het depot/de inschrijving van het logo nog gebruikt werden. Slaaptotaal was derhalve bij de inschrijving van het logo te kwader trouw. Artikel 14bis lid 1 BMW kent, anders dan artikel 14 B lid 2 BMW geen vervaltermijn van 5 jaar. 3.12. Slaaptotaal zal derhalve niet alleen de woordmerken van Tempur c.s., maar ook het woord/beeldmerk van Tempur c.s moeten respecteren. Dit betekent dat Slaaptotaal zich van het gebruik van het teken TEMPO, al dan niet in combinatie met tekens EXCELLENT en FOAM ( zie r.o. 3.9.) ter onderscheiding van haar waren dient te onthouden. Misleidende reclame en onrechtmatig aanhaken? 3.13. Op grond van artikel 6:194 BW is een reclame uiting onrechtmatig indien deze een mededeling bevat die misleidend is ten aanzien van - onder meer - de aard en samenstelling van de aangeboden waar, alsmede de herkomst daarvan. 3.14. Gelet op de verschillende door Slaaptotaal overgelegde reclameuitingen, waarin het woord NASA veelal in combinatie met het woord traagschuim of het woord foam wordt gebruikt, wordt aannemelijk geacht dat het woord NASA in combinatie met het woord schuim de betekenis van traagschuim of drukverlagend schuim heeft gekregen. Tempur c.s kunnen daarom het gebruik van het woord NASA ter aanduiding van een drukverlagend schuim niet - met een beroep de aan Tempur gegeven certificering van haar product - monopoliseren. Niet toelaatbaar zijn daarentegen formuleringen, zoals in r.o. 1.9. vermeld, waarin gesuggereerd wordt dat het schuimmateriaal afkomstig is van de NASA, bij voorbeeld door gebruik van het bijvoeglijke naamwoord orgineel. 3.15. Het onder 1.10. afgebeelde logo suggereert dat de door Slaaptotaal aangeboden producten iets met de NASA technologie te maken hebben. Dat is niet het geval. Daarom is dit logo misleidend. 3.16. Gelet op hetgeen reeds is overwogen bestaat voor een afzonderlijke toetsing van de uitingen van Slaaptotaal aan artikel 6: 162 BW geen plaats. Slotsom 3.17. Het gevraagde verbod van inbreuk op de woord- en beeldmerken van Tempur c.s. is toewijsbaar. Toewijsbaar is verder deels de vordering inzake misleidende mededelingen. De overige vorderingen zijn niet toewijsbaar deels om redenen als hiervoor is overwogen en voor het overige, omdat zij het kader van dit geding te buiten gaan, waarbij in aanmerking wordt genomen dat niet aannemelijk is dat Tempur c.s bij toewijzing een spoedeisend belang hebben. Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate
KG 04/1324 7 waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. Slaaptotaal zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis. 4. De beslissing De voorzieningenrechter: beveelt Slaaptotaal om binnen één week na de betekening van dit vonnis binnen de Benelux iedere inbreuk op de onder 1.4. vermelde merkrechten van Tempur c.s. te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het gebruik van de tekens Tempo, Tempo Excellent, Tempo-Foam en het logo Tempo Excellent voor matrassen, kussens en aanverwante producten; beveelt Slaaptotaal om binnen één week na de betekening van dit vonnis binnen de Benelux ieder onrechtmatig handelen jegens Tempur c.s. te staken en gestaakt te houden, te weten: - het in advertenties of anderszins bij het aanbieden en verkopen van matrassen, kussens en aanverwante producten ten onrechte stellen of suggereren dat deze producten afkomstig zijn van de NASA, het originele NASA materiaal zouden bevatten dan wel zouden zijn gecertificeerd, gelicenseerd of anderszins zijn goedgekeurd door de NASA, de Space Foundation of andere aan de NASA gelieerde organisaties; - het in advertenties of anderszins bij het aanbieden en verkopen van matrassen. kussens en aanverwante producten gebruik maken van de onder r.o.1.10 vermelde afbeelding; bepaalt dat Slaaptotaal een dwangsom verbeurt van 25.000,-- voor iedere dag dat zij in gebreke blijft aan één of meer van voornoemde geboden of verboden te voldoen, zulks met een maximum van 2.500.000,--; bepaalt dat bovenstaande dwangsom vatbaar is voor matiging op de wijze zoals onder r.o. 3. 18. is vermeld; veroordeelt Slaaptotaal in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Tempur c.s. begroot op 1.127,40, waarvan 816,-- aan salaris procureur, 241,-- aan griffierecht en 70,40 aan dagvaardingskosten; bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Tempur c.s. niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts Slaaptotaal een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare zitting van 24 december 2004 in tegenwoordigheid van de griffier. hf