Eiseres - [W] Montage DomJur 2011-670 Rechtbank Almelo Zaak-/rolnummer: 118234 / KG ZA 11-31 Datum: 16-03-2011 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo, rechtdoende in kort geding, in de zaak van: [eiseres] gevestigd te [plaats], eiseres, verder te noemen [eiseres], advocaat: mr. B.T.J.A. van Aalst te Enschede, tegen [gedaagde], h.o.d.n. [W] Montage, wonende te [plaats], gedaagde, verder te noemen [gedaagde], advocaat: mr. F. Kolkman te Wierden. Het procesverloop [eiseres] heeft gevorderd als vermeld in de dagvaarding. De zaak is behandeld ter terechtzitting van 28 februari 2011. Ter zitting zijn verschenen: namens [eiseres] de heer [Y], directeur, bijgestaan door mr. Van Aalst en [gedaagde], bijgestaan door mr. Kolkman. De standpunten zijn toegelicht. Het vonnis is bepaald op vandaag. De beoordeling van het geschil en de motivering van de beslissing 1.1 In deze zaak staat het navolgende vast. 1.2 [eiseres] is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de verkoop en installatie van onder andere kozijnen, schuifpuien, dakkapellen, zonweringen, serres en garagedeuren. [eiseres] is meer dan 15 jaar geleden begonnen als eenmanszaak, waarna in 2001 [eiseres] B.V. is opgericht. 1.3 Op 14 september 2009 zijn de aandelen van [eiseres] in handen gekomen van Gubra Beheer B.V., welke vennootschap tevens enig bestuurder van [eiseres] is geworden. Daarvoor waren de aandelen in handen van de heer B.A. [W] en [W] B.V., waarvan G.B.J. [W] bestuurder was. Voorts waren zij bestuurder van [eiseres]. B.A. [W] en G.B.J. [W] zijn de vader en broer van [gedaagde]. 1.4 [gedaagde] was in dienst bij [eiseres], maar heeft per 1 oktober 2010 ontslag genomen, waarna de familiaire band tussen [eiseres] en de familie [W] geheel is verbroken. 1.5 [gedaagde] heeft per 7 september 2009 de eenmanszaak [W] Montage opgericht, welke onderneming zich onder meer richt op de verkoop en montage van zonweringen, rolluiken, kunststof en aluminium kozijnen en beglazing. [gedaagde] exploiteert in dat kader de website www.[w]montage.nl, welke domeinnaam hij ook heeft geregistreerd. 1.6 [eiseres] gebruikte de handelsnamen [eiseres], [W] en [W] B.V. al voordat [gedaagde] de handelsnaam [W] Montage gebruikte. 1
1.7 [eiseres] is statutair gevestigd in [plaats], maar was tot 2002 gevestigd aan de [adres] in [plaats], het huidige vestigingsadres van [W] Montage. Standpunt [eiseres] 2.1 Bij dagvaarding vordert [eiseres] zakelijk weergegeven een verbod voor [gedaagde] om de naam [W] Montage dan wel enige andere op [gedaagde] gelijkende aanduiding te gebruiken (met inbegrip van de domeinnaam [w]montage.nl) op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert [eiseres] een veroordeling van [gedaagde] in de kosten van deze procedure, te begroten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en verzoekt [eiseres] de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt te stellen drie maanden. 2.2 [eiseres] stelt daartoe dat [gedaagde] met het gebruik van de jongere handelsnaam [W] Montage inbreuk maakt op haar eigen oudere handelsnamen [eiseres], [W] dan wel [W] B.V. De handelsnaam [W] Montage is nagenoeg identiek aan, althans wijkt slechts in zeer geringe mate af van haar handelsnamen. Bovendien is de aard van de ondernemingen identiek en zijn beide ondernemingen dicht bij elkaar gevestigd. Daarenboven speelt voorts een grote rol dat [gedaagde] als oud-werknemer op een voormalig vestigingsadres zijn onderneming is gestart. Als gevolg hiervan is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. [gedaagde] handelt dan ook in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Daarnaast stelt zij dat het gebruik door [gedaagde] van de handelsnaam [W] Montage, meer in het bijzonder ook door de registratie en het gebruik van de domeinnaam www.[w]montage.nl, onrechtmatig jegens haar handelt in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 2.3 Ondanks diverse sommaties daartoe is [gedaagde] niet overgegaan tot het staken van het gebruik van de naam [W] Montage en de domeinnaam [w]montage.nl. 2.4 [eiseres] stelt een spoedeisend belang bij het gevorderde verbod te hebben nu een voortdurende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten worden gemaakt, waardoor zij schade lijdt. Standpunt [gedaagde] 3.1 [gedaagde] voert verweer, concludeert tot afwijzing van de vorderingen. 3.2 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. De overwegingen van de voorzieningenrechter: Spoedeisend belang 4.1 De voorzieningenrechter overweegt allereerst dat [eiseres] haar spoedeisend belang bij een voorlopige voorziening als gevorderd voldoende aannemelijk heeft gemaakt. [gedaagde] heeft dit ook niet betwist, zodat de voorzieningenrechter toekomt aan de materiële beoordeling van het geschil. Handelsnaamrecht 4.2 Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. 4.3 [eiseres] heeft onweersproken gesteld dat zij en haar rechtsvoorgangers ruim 15 jaar lang de handelsnamen [eiseres], [W] en [W] B.V. hebben gevoerd. Ook is niet betwist dat [eiseres] binnen de branche grote bekendheid geniet. 4.4 [eiseres] komt op tegen het gebruik van de handelsnaam [W] Montage door [gedaagde]. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. 2
4.5 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter staat vast dat [eiseres] de handelsnamen [eiseres], [W] en [W] B.V. eerder gebruikte dan [gedaagde]. [W] Montage is immers in september 2010 opgericht en kan dus als zodanig niet eerder dan die datum gebruik hebben gemaakt van de handelsnaam [W] Montage. Hiervoor is reeds overwogen dat [eiseres] al ruim 15 jaar gebruik maakt van haar handelsnamen. Verwarringsgevaar 4.6 [gedaagde] voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt nu beide handelsnamen een afwijkend woordbeeld hebben en zodanig anders klinken dat zij geen verwarring wekken. De kenmerkende bestanddelen van de handelsnamen zijn [plaats] en Montage, hetgeen inhoudt dat bij [eiseres] de nadruk ligt op de plaats van vestiging en bij [gedaagde] Montage op aanduiding van de werkzaamheden. De montagewerkzaamheden worden bovendien niet uitgevoerd door [eiseres] gedaan, maar door AD Montage B.V. Voorts hebben beide ondernemingen een andere rechtsvorm, meer in het bijzonder een besloten vennootschap en een eenmanszaak. 4.7 De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gelijkluidendheid van de beide handelsnamen is gegeven - hetgeen ook niet is betwist door [gedaagde] - nu [eiseres] ook enkel onder de naam [W] handelt en gaat daarbij voorbij aan het verweer van [gedaagde] dat de nadruk in beide handelsnamen op [plaats] dan wel Montage zou liggen. 4.8 De aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging worden in de wet genoemd als omstandigheden die in aanmerking kunnen worden genomen bij de mogelijkheid van verwarring. De aard van de ondernemingen is nagenoeg gelijk: het zijn beide ondernemingen die, blijkens de overgelegde uittreksels uit het handelsregister, zich richten op de verkoop en montage van glas, kunststof en aluminium kozijnen en zonwering. Het moge zo zijn dat zij zich richten op verschillende doelgroepen ([eiseres] richt zich met name op aannemers, terwijl [gedaagde] zich meer richt op de particuliere markt), dat neemt niet weg dat er een zekere overlap is van potentiële klanten, wat de mogelijkheid van directe verwarring geeft (daargelaten het hierna genoemde indirecte verwarringsgevaar). De plaats van vestiging draagt bij aan het verwarringsgevaar, nu beide ondernemingen op geringe afstand van elkaar - en door [gedaagde] nota bene op de voormalige vestigingsplaats van [eiseres] - worden gedreven. Nu de wet door het gebruik van het woord gevaar aangeeft dat de enkele reële mogelijkheid van verwarring al relevant is, moet de conclusie luiden dat er direct verwarringsgevaar bestaat in die zin dat personen die [eiseres] willen benaderen, terecht komen bij [gedaagde] en vice versa. Uit de door [eiseres] overgelegde stukken blijkt reeds dat goederen bestemd voor [gedaagde] bij [eiseres] zijn afgeleverd, zodat [eiseres] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gevaar voor verwarring te duchten is en reeds daadwerkelijk heeft voorgedaan. 4.9 Voorts is er indirect verwarringsgevaar in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat er een economische en/of juridische band bestaat tussen beide ondernemingen, met het risico dat [eiseres] wordt aangesproken op de prestaties van [gedaagde]. Het is immers naar het oordeel van de voorzieningenrechter zeer wel denkbaar dat [W] Montage door het publiek als een onderdeel van [eiseres] zal worden gezien, temeer nu [gedaagde] tot voor kort nog in dienst was bij [eiseres]. 4.10 Het verweer van [gedaagde] dat hem niet kan worden verboden om zijn eigen naam als handelsnaam te voeren kan hem naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet baten. De werking van artikel 5 Hnw kan immers meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigen naam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft. 4.11 Gelet op de omstandigheid dat [eiseres] het eerst en rechtmatig de handelsnaam [eiseres] heeft gevoerd, alsmede de omstandigheid dat door het gebruik van [gedaagde] van de handelsnaam [W] Montage en de domeinnnaam [W]montage.nl gevaar voor verwarring bij het publiek is duchten, handelt [gedaagde] in strijd met artikel 5 Hnw door de naam [W] Montage als handelsnaam te gebruiken. De vorderingen van [eiseres] kunnen daarom worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarbinnen [gedaagde] zijn handelsnaam [W] Montage dient te staken en gestaakt te houden zal worden bepaald op 3
twee weken na betekening van dit vonnis. Tot slot zal de gevorderde dwangsom worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. Termijn instellen hoofdzaak 4.12 De voorzieningenrechter zal de termijn waarbinnen een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv moet worden ingesteld, bepalen op drie maanden na heden. De proceskosten 4.13 [gedaagde] zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Ten aanzien van de hoogte van die kosten overweegt de voorzieningenrechter als volgt. 4.14 [eiseres] heeft met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van [gedaagde] gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens de door [eiseres] als productie 14 overgelegde specificaties 3.265,86 (exclusief BTW) bedragen, alsmede een aanvullend bedrag ad 413,40 (exclusief BTW) aan voorbereidingen en een bedrag ad 826,80 (exclusief BTW) aan geschatte resterende (na)werkzaamheden, derhalve in totaal een bedrag ad 4.506,06 (exclusief BTW). Artikel 1019h Rv is de implementatie van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn neemt als uitgangspunt dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. De termen 'redelijk en evenredig' en 'billijkheid' geven hierbij aan dat de veroordeling in de proceskosten enerzijds afhankelijk is van de complexiteit van de vordering en anderzijds van de mate van verwijtbaarheid van de inbreuk. Voorts dienen de gevorderde kosten tijdig te worden opgegeven en gespecificeerd zodat de wederpartij zich daartegen naar behoren kan verweren (HR 30 mei 2008, NJ 2008,556). 4.15 Om te beoordelen wat onder redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten moet worden verstaan, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken. Volgens deze tarieven zijn in eenvoudige kort gedingen kosten ter hoogte van maximaal 6.000,-- redelijk en evenredig te noemen. In de onderhavige zaak moet worden geoordeeld dat de vordering niet als gecompliceerd kan worden aangemerkt, nu de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van deze zaak van zeer eenvoudige aard zijn. Het bedrag dat door de advocaat van [eiseres] aan kosten wordt gevorderd, komt mede gezien het feit dat de geschatte resterende werkzaamheden, waaronder de zittingsduur, wel erg ruim is berekend, te hoog voor. De door [eiseres] gevorderde kosten worden tot een bedrag van 3.600,-- (exclusief BTW) redelijk en evenredig geoordeeld en toegewezen. De beslissing De voorzieningenrechter: I. Gebiedt [gedaagde] om binnen twee weken na betekening van dit vonnis het gebruik van de handelsnaam [W] Montage, en iedere andere handelsnaam die verwarring kan wekken met de onderneming van [eiseres], te staken en gestaakt te houden. II. Gebiedt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis al het nodige te doen om de registratie van de domeinnaam [W]montage.nl door te halen en daarvan schriftelijk bewijs te doen toekomen aan de advocaat van [eiseres]. III. Bepaalt dat [gedaagde] voor iedere keer dat hij in strijd handelt met het bepaalde onder I., en voor iedere dag of gedeelte daarvan dat dit handelen voortduurt, aan [eiseres] een dwangsom verbeurt van 2.500,- tot een maximum van 25.000,- IV. Bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op drie maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis. V. Veroordeelt [gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van 4
[eiseres] begroot op 644,31 aan verschotten en 3.600,-- aan salaris van de advocaat, te vermeerderen met de BTW. VI. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. VII. Wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen te Almelo door mr. M.L.J. Koopmans, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 maart 2011, in tegenwoordigheid van de griffier. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5